Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Arturo Rodríguez Arias
Caso No. D2008-0826
1. Las Partes
La Demandante es Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias representada por UBILIBET, España.
La Demandada es Arturo Rodríguez Arias, con domicilio en Asturias, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <asturies.info>.
El registrador del citado nombre de dominio es Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de mayo de 2008. El 29 de mayo de 2008 el Centro envió a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de junio de 2008 Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de junio de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 13 de junio de 2008.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de julio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma del procedimiento
La Demandante solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en español, al ser ambas partes del procedimiento de nacionalidad española.
El Demandado, por su parte, solicita se sustancie en bable y alternativamente en Mirandés (dialecto del asturiano hablado por las gentes de Miranda de Douro) y en castellano.
Este Experto, haciendo uso de las facultades que se le reconocen en el artículo 11 del Reglamento y, teniendo en cuenta lo peticionado por las partes acuerda que la presente decisión sea en español, como idioma que conocen ambas partes.
5. Antecedentes de Hecho
El Demandante es el Ente Publico de Comunicación del Principado de Asturias como titular de las marcas ASTURIES ( Expediente ante la OEPM M2660282) y ASTURIAS (Expediente ante la OEPM M2660283) concedidas en junio de 2006 según certificado aportado por el propio Demandante.
Igualmente el Demandante aporta títulos o alega la titularidad de otras marcas que pertenecen bien a otros órganos de la Administración Pública Asturiana bien a entidades mercantiles instrumentales del Gobierno de Asturias. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS PARAISO NATURAL
- Marca española denominativa ASTURIAS EXPORTA
- Marca española denominativa ASTURIASEMPRENDE
- Marca comunitaria denominativa con gráfico INFOASTURIAS
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS+
- Marca comunitaria denominativa con gráfico SABOREANDO ASTURIAS
- Marca española denominativa ASTURIAS EN LA RED
- Marca española denominativa ASTURIAS EXTERIOR
- Marca española denominativa ASTURIAS AHORA
- Marca española denominativa ASTURIAS PARAÍSO DIGITAL
- Marca española denominativa ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO
- Marca comunitaria denominativa con gráfico RECREA ASTURIAS
- Marca comunitaria denominativa con gráfico ASTURIAS TESORO CULTURAL”.
Asimismo, la Demandante, directamente o a través de órganos o entidades administrativamente dependientes del Gobierno Asturiano, es titular de más de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominación “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que como titular de las marcas “asturies” (Asturias en asturiano o bable) y “asturias” puede apreciarse identidad total con el nombre de dominio propiedad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusión que ello crea.
Considera que el Gobierno de Asturies, uno de cuyos entes es el propio Demandante, es titular, ya sea de forma directa o bien indirecta, de numerosas marcas, como “asturias +”, que incluyen el topónimo “Asturias” junto a vocablos como “info, en la red, emprende, exterior, ahora, exporta, paraíso digital, espacio educativo, saboreando, recrea, tesoro cultural o paraíso natural”, siendo estos términos no exclusivos de carácter genérico, debe entenderse que el uso excluyente del que goza el Gobierno por la titularidad de las referidas marcas es sobre la denominación “Asturias”.
Por lo demás, alega que el Gobierno de Asturias es propietario de más de ochenta nombres de dominio donde el vocablo principal de los mismos es “Asturias” por lo que hace que el Principado de Asturias sea conocido por el usuario de Internet con la denominación “Asturias” (nombre reconocido y protegido constitucional y estatutariamente).
El nombre de dominio objeto de la presente disputa coincide exactamente con una marca titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusión a los usuarios o internautas.
Asimismo, considera que carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por el hecho de que carecer de derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Por lo demás entiende que el Demandado ni se identifica con el nombre o los apellidos del Demandado además de carecer de derechos o intereses legítimos en el momento en que procedió a registrar el nombre de dominio.
Igualmente alega que el nombre de dominio se encuentra inactivo por lo que es mas que evidente que el Demandado cuando lo registró era consciente de que con ello se estaba apropiando de un signo distintivo ajeno.
Considera probada la notoriedad y renombre de la denominación “Asturies” para identificar la región de Asturies o a los entes públicos vinculados a ella, así como la amplia difusión de las marcas con la denominación “Asturies”. Además, dado que el registrante tiene su domicilio en Asturies, es imposible que desconociera la existencia del Gobierno de Asturies o el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias en el momento del registro del nombre de dominio <asturies.info>.
Aboga además por la aplicación del artículo 34 de la Ley de Marcas para impedir el uso de la marca de su propiedad.
Finalmente, en cuanto al uso del nombre de dominio, considera que habida cuenta de que el nombre de dominio se encuentra inactivo desde hace siete años, no cabe alegar buen uso.
En conclusión, manifiesta el Demandante que la denominación “asturies” es inherentemente distintiva de la región sobre la que la Demandante ejerce su potestad pública y además coincide con sus marcas. El registro de este nombre en circunstancias donde no tiene ningún otro sentido per se que no sea el de identificar a la región de Asturies o los entes públicos vinculados a la misma, donde el Demandado no es conocido bajo esa denominación y cuando no se está usando de buena fe, confirma que durante el registro y uso del nombre de dominio, el Demandado era consciente de la reputación de la denominación “asturies” y de los derechos legítimos del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias sobre tal nombre.
B. Demandado
El Demandado se opone en su escrito a la Demanda en base a las siguientes alegaciones:
- Que el registro del nombre de dominio se efectuó el 14 de septiembre de 2001.
- Ser asturiano hablante y militante del movimiento democrático por la defensa y oficialización de la lengua asturiana.
- El Principado de Asturias no reconoce el bable por lo que aún se refuerza su derecho a registrar un topónimo.
- Carecer el Demandado de ánimo de lucro y tener el Demandante, como organismo que gestiona la televisión y la radio asturiana de un evidente ánimo de lucro.
- La falta de contenido se debe a la falta de dinero y tiempo y no a carecer de un proyecto claro.
7. Debate y conclusiones
El Párrafo 15 (a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad española será de aplicación las leyes españolas y comunitarias en materia de propiedad industrial, Caso OMPI No. D2007-0448, Tiempo Libre, S.A. v. Virtual Adventures Online S.L.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante fundamenta la presente Demanda tanto en la existencia de diversas marcas de su propiedad como en otras marcas que no siendo de su titularidad pertenecen a otras entidades, o compañías mercantiles afectas al Gobierno de Asturias. Ahora bien, tal y como establece la Política, el primero de los elementos que debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares a las marcas de las que aquélla es titular.
Pues bien, en relación al primer grupo de marcas, la comparación del nombre de dominio <asturies.info> con la marca de servicios ASTURIES de las que es propietario el Demandante debe llegar al reconocimiento de su identidad total y, en relación a la marca ASTURIAS que es confusamente similar. El hecho de que el registro del nombre de dominio en disputa se haya realizado siete años antes del registro de las marcas del demandante no deben tener influencia al analizar este primer elemento de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o MADRID 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598).
Por lo que se refiere al segundo grupo de marcas, es decir, el numerosísimo grupo de marcas propiedad del Gobierno de Asturias y de diversos entes administrativos asturianos, o sociedades mercantiles de él dependientes, en los que apoya su pretensión y, cuya característica principal consiste en que el término geográfico “asturias” compone un elemento denominativo más de las marcas, entendemos que la inclusión de dicho término, en el conjunto de la denominación de la que se compone cada una de las marcas aportadas, no supone el reconocimiento automático y de forma independiente del término “asturias” como marca registrada.
En definitiva, este experto considera que el Demandante ha probado el cumplimiento de este primer requisito del artículo 4 a.i) de la Política, por ser idéntico o confusamente similar el nombre de dominio a las marcas “ASTURIES y ASTURIAS de su titularidad.
B. Derechos o intereses legítimos
De la prueba aportada a este procedimiento, así como de las manifestaciones realizadas por las partes, debemos concluir que la utilización del nombre de dominio en disputa por el Demandado no encaja en ninguno de los supuestos que recoge el artículo 4 c) de la Política para que pueda considerarse que el Demandado ostenta un derecho o un interés legítimo. Es decir:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Lo cierto es que en numerosas resoluciones del Centro han reconocido derechos o intereses legítimos de aquellos Demandados cuando se había registrado una denominación geográfica como nombre de dominio; por ejemplo, las decisiones en Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promoción Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525: Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva, Caso OMPI No. D2007-1382 ; Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A., Caso OMPI No. D2007-1233 y Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Xosé Sbardu/Xosé Ramón Álvarez, Caso OMPI No. D2008-0673).
En este caso, el nombre de dominio no se ha utilizado en siete años, y el Demandado invoca su condición de defensor de la lengua bable. Sin embargo, en consideración que el nombre de dominio no fue registrado de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluación del segundo requisito de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para evaluar si el registro del nombre de dominio fue realizado de mala fe hay que partir de las siguientes circunstancias determinantes: 1) el registro del nombre de dominio se produjo en septiembre de 2001, fecha en la que la Demandante no había registrado las marcas “asturies” y “asturias” sino cinco años después. 2) la Demandante no ha demostrado tener un derecho marcario exclusivo como marca notoria sobre los términos “asturies” o “asturias” que permita la aplicación del artículo 34 de la Ley de Marcas y, 3) los términos de este procedimiento coinciden bien con la denominación generalmente reconocible de la Administración Pública asturiana bien con un topónimo antes que con una marca.
Por tanto, y a la vista de los elementos de prueba aportados a este procedimiento, este Experto considera que no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registró el nombre de dominio lo hiciera con intención de infringir derechos de marcarios, pues no existían los mismos, sino que lo efectuara por constituir un topónimo, lo que impide que pueda calificarse el registro como de mala fe.
El hecho de que la Demandante forme parte de la Administración pública asturiana, y que por extensión se le pudiera reconocer el derecho a utilizar la denominación oficial del Gobierno de Asturias, o la denominación por la que generalmente es reconocible dicha Administración, no supone, per se, el reconocimiento de un derecho marcario. En este sentido, Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Alberto Tascon Ruiz, Caso OMPI No. DES2008-0015.
Así pues, no se considera probada la mala fe del Demandado en el registro del nombre de dominio, y por ello no queda cumplido el requisito de la mala fe en el registro establecido por el artículo 4 a.(iii) de la Política. Consecuentemente, no es necesario entrar en el análisis del uso del nombre de dominio.
8. Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 22 de julio de 2008