Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Audiodescripciones S.A. c. Santiago Lazaro Vela
Caso No. DES2008-0001
1. Las Partes
La parte demandante es Audiodescripciones S.A., Sevilla, Espa�a, representada por Polo Patent, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Santiago Lazaro Vela, Zaragoza, Espa�a, representada por Hern�ndez Garc�a Abogados, Espa�a (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iphone.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demandante present� su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 9 de enero de 2008. El 10 de enero de 2008, el Centro envi� a ESNIC por medio de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El mismo d�a ESNIC envi� al Centro, por v�a de correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los correspondientes contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 23 de enero de 2008. El Centro verific� que la Demanda, junto con la modificaci�n a la Demanda, cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el 28 de enero de 2008, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 17 de febrero de 2008. El escrito de contestaci�n a la Demanda (en adelante, la “Contestaci�n a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 15 de febrero de 2008.
El Centro nombr� a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 26 de febrero de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante
La Demandante es una empresa espa�ola especializada en el desarrollo de elementos de telecomunicaciones as� como al dise�o y ejecuci�n de proyectos vinculados a los mencionados elementos.
Entre otros registros, la Demandante es titular de la marca espa�ola No. 2.552.633 IPHONE, registrada con efectos desde el 28 de julio de 2003, en la clase 38 del Nomenclator Internacional de marcas. De acuerdo con lo acreditado en la Demanda y sus anexos, la citada marca ha sido utilizada por la Demandante desde 2003 para identificar un sistema de audio-gu�as que transmite informaci�n en diversos idiomas a trav�s del tel�fono m�vil del usuario.
Este sistema ya se encuentra implantado en diversas ciudades de Espa�a como, por ejemplo, en C�rdoba. El ayuntamiento de dicha ciudad ha contratado desde 2003 a la Demandante para el uso de la mencionada tecnolog�a en relaci�n con itinerarios de visita de los principales lugares de inter�s hist�rico y tur�stico de la ciudad. La Demandante ha acreditado que la marca IPHONE de su titularidad ha sido incluida en todos los folletos promocionales de tales itinerarios, as� como en otros materiales promocionales e informativos.
El Demandado
De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el Demandado pertenece al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Arag�n. M�s all� de este dato, el Demandado no ha aportado m�s informaci�n sobre �l ni sobre sus actividades profesionales.
El Nombre de Dominio
El 16 de diciembre de 2005 el Demandado registr� el Nombre de Dominio. En el momento en que se emite esta decisi�n el mismo se encuentra desactivado. De acuerdo con lo indicado por el Demandado en la Contestaci�n a la Demanda el registro del Nombre de Dominio respondi� a la voluntad de servirse del mismo para vender aparatos de telefon�a m�vil desde el momento en que el modelo iPhone, dise�ado y fabricado por la compa��a estadounidense Apple, Inc., se encuentre disponible en Espa�a.
Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante ha acreditado que tras registrarse, el Nombre de Dominio se conect� a un sitio web desde el que se ofrec�a p�blicamente en venta. A tal efecto, la Demandante, por medio de uno de sus trabajadores, se puso en contacto con el Demandado, ofreciendo un precio de 500 Euros. Esta oferta fue rechazada en una comunicaci�n del Demandado, en la que �ste indic� que s�lo tendr�a en cuenta “ofertas serias”, entendiendo por tales aqu�llas “con un m�nimo de 5 n�meros”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda la Demandante alega:
- Que es titular de una marca mixta espa�ola basada en el nombre “iPhone”, que ha venido utilizando desde 2003 para la promoci�n de sus productos y servicios de telecomunicaciones, habiendo conseguido una significativa implantaci�n en el mercado espa�ol;
- Que el Nombre de Dominio es id�ntico a la marca titularidad de la Demandante, ya que la �nica diferencia existente entre ellos es la inclusi�n del sufijo .es en el Nombre de Dominio, respondiendo dicho sufijo a la extensi�n territorial para los nombres de dominio espa�oles;
- Que el Demandado no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio dado que ni lo ha utilizado, ni ha hecho preparativos demostrables de utilizarlo, en relaci�n con un uso de buena fe, ni ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, ni desarrolla actividad alguna vinculada al sector de la telefon�a, ni ha realizado un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio;
- Que el Demandado registr� de mala fe el Nombre de Dominio al dedicarse profesionalmente a la administraci�n de fincas, una actividad completamente desvinculada del �mbito de la telefon�a. Asimismo, actu� de mala fe cuando, al responder a una propuesta de transferencia del Nombre de Dominio remitida por la Demandante, respondi� que solamente considerar�a “ofertas serias”, esto es, “con un m�nimo de cinco n�meros”. Tampoco actu� de buena fe al ignorar el requerimiento remitido por la Demandante, indic�ndole que el registro y cualquier eventual uso del Nombre de Dominio supondr�a una violaci�n de sus derechos y, por tanto, deber�a transferirlo a favor de la Demandante a fin de evitar un procedimiento como el presente; y
- Que, atendiendo a las razones expuestas, el registro del Nombre de Dominio deber�a transferirse a su favor.
B. Demandado
En la Contestaci�n a la Demanda el Demandado alega:
- Que omite la Demandante en la Demanda que la marca iPhone alegada es gr�fica, por lo que de tratarse de una marca estrictamente denominativa ser�a de imposible registro;
- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa de registro de nombres de dominio .es, la cual liberaliza el registro de tales nombres de dominio;
- Que el nombre “iPhone” corresponde a un tipo de telefon�a m�vil no implantada en este momento en Espa�a, por lo que no existe un riesgo real de confusi�n con la marca titularidad de la Demandante, dado que el Nombre de Dominio se identifica plenamente con un objeto o cuesti�n ajena a la Demandante, que con la Demanda demuestra su inter�s por aprovecharse de ello;
- Que en ning�n momento la Demandante, en su calidad de titular de la marca IPHONE, ha realizado actuaci�n alguna tendente a asegurarse el registro del Nombre de Dominio, lo cual constituye una evidencia clara de su falta de inter�s en el mismo;
- Que el registro del Nombre de Dominio se registr� y se pretende utilizar para servir como plataforma para la futura venta de aparatos de telefon�a m�vil bajo el sistema iPhone, a partir del momento en que dicho sistema se encuentre disponible en Espa�a; y
- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda deber�a ser desestimada.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Pol�tica respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho an�lisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaci�n de las circunstancias aplicables a este caso, se servir� de la interpretaci�n dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraci�n del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero S.p.A. y Ferrero Ib�rica, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es id�ntico o confusamente similar con una denominaci�n sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluy�ndose dentro de la definici�n de dicho concepto establecida por el art�culo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espa�a.
En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca espa�ola basada en la denominaci�n “iPhone”, la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, id�nticas al Nombre de Dominio. En este sentido, debe rechazarse el argumento del Demandado indicando que el car�cter gr�fico (de hecho es mixto) de la marca alegada por la Demandante impide su consideraci�n como base para la Demanda. A tal efecto hay que tener en cuenta que el elemento denominativo obvio de la mencionada marca lo constituye precisamente el nombre “iPhone” y, por tanto, dicho nombre es el que debe tenerse en cuenta a la hora de comparar la marca con el Nombre de Dominio.
Tampoco la inclusi�n del sufijo “.es” debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraci�n t�cnica actual del sistema de nombres de dominio. As� lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag�n c. Oscar Espinosa Com�n, Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos — de car�cter meramente enunciativo — en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma leg�tima. En concreto, tales supuestos son:
(i). Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii). Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii). Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio corresponder� a una plataforma para la venta de equipos de telefon�a m�vil iPhone. En relaci�n con dicha alegaci�n, cabe realizar las siguientes observaciones:
- Seg�n la opini�n del Experto, una descripci�n como la indicada por el Demandado constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o inter�s genuinamente leg�timo. Dif�cilmente el prop�sito se�alado podr�a constituir un derecho o inter�s leg�timo, en cuanto que el mismo, en cualquier caso, se basar�a en el uso no autorizado de una marca ajena, lo cual impide imaginar que dicho uso podr�a realizarse en el marco de una oferta de buena fe de productos o servicios.
- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, el Demandado no ha aportado acreditaci�n alguna respecto al proyecto indicado en la Contestaci�n a la Demanda. As�, dicha falta de aportaci�n por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecuci�n del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o inter�s leg�timo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en Petr�leo Brasileiro, S.A. – PETROBRAS c. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022; Transacciones Internet de Comercio Electr�nico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc., Caso OMPI No. DES2006-0026; y Umdasch AG y �sterreichische Doka Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. David Besada Pires).
Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .es. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificaci�n normativa de registro de nombres de dominio .es, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.
Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procedi� al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. La aceptaci�n de este argumento llevar�a al absurdo de considerar leg�timo el registro de cualquier nombre de dominio id�ntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos espec�ficamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al p�blico. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ning�n podr�a considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuesti�n.
Por lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
Por lo que respecta al registro del Nombre de Dominio es dif�cil creer la versi�n ofrecida por el Demandado (respondiendo el registro del Nombre de dominio a la voluntad de asegurarse un medio para la distribuci�n en Internet de equipos de telefon�a m�vil iPhone). Aparte de que dicho uso requerir�a, en su caso, una serie de autorizaciones a fin de evitar la eventual infracci�n de los derechos de terceros, es dif�cil aceptar que un registro que se produjo el 16 de diciembre de 2005 pudiera tener por objeto la distribuci�n de un producto que no fue p�blicamente anunciado hasta mediados de 2007.
Dicha impresi�n se ve reforzada precisamente en relaci�n con el uso hecho por el Demandado del Nombre de Dominio. En efecto, analizando este uso debe considerarse que el mismo dif�cilmente se podr�a considerar como hecho de buena fe, si se tienen en cuenta los siguientes factores:
- El Demandado, al ser contactado por la Demandante, se mostr� inmediatamente dispuesto a transferir el Nombre de Dominio a cambio de una remuneraci�n claramente superior a los gastos soportados para registrar y mantener el Nombre de Dominio. Esta conducta parece diametralmente opuesta a cualquier posici�n de buena fe;
- El Demandado no ha presentado argumento convincente alguno para justificar un futuro uso del Nombre de Dominio. En este sentido, cabe insistir en el hecho que dif�cilmente el uso previsto del Nombre de Dominio (asoci�ndolo a una plataforma de venta a trav�s de Internet de tel�fonos iPhone) podr�a realizarse sin infringir los derechos de la Demandante o, en su caso, de Apple, Inc., propietaria de la tecnolog�a vinculada a los equipos de telefon�a m�vil iPhone o incluso de terceros.
Atendiendo a todos estos factores, el Experto debe considerar probado que el Demandado registr� y ha usado el Nombre de Dominio de mala fe.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <iphone.es> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 11 de marzo de 2008