Las Demandantes son "Dr. Martens" International Trading GmbH, con domicilio en Graefelfing, Alemania y "Dr. Maertens" Marketing GmbH, con domicilio en Seeshaupt, Alemania, representadas por Beetz & Partner, Alemania.
El Demandado es zahra Genc, con domicilio en Múnich, Alemania.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <botasdrmartens.es> (el "nombre de dominio en disputa").
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de octubre de 2016. El 20 de octubre de 2016, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de octubre de 2016, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, las Demandantes presentaron una modificación a la Demanda el 2 de noviembre de 2016. El Centro verificó que la Demanda y la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la modificación a la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de noviembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de noviembre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 6 de diciembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Las Demandantes son titulares de las siguientes marcas, actualmente en vigor:
- Marca de la Unión Europea número 3573904 DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE (figurativa), en la que se integran los términos "Dr. Martens Air Cushion Sole", solicitada el 8 de diciembre de 2003 y concedida por resolución de 19 de abril de 2005, para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor internacional (calzados y partes de los mismos).
- Marca de la Unión Europea número 4212312, denominativa, DR. MARTENS, solicitada el 22 de diciembre de 2004 y concedida por resolución de 2 de marzo de 2006, para distinguir productos de las clases 3 y 9 del nomenclátor internacional.
- Marca internacional número 584207, denominativa, DR. MARTENS, concedida por resolución de 28 de febrero de 1992 para distinguir productos de las clases 25 y 18 del nomenclátor internacional. En la actualidad esta marca internacional produce efectos en distintos Estados, entre los cuales no se encuentra España.
- Marca internacional número 575311, denominativa, DR. MARTENS, concedida por resolución de 18 de julio de 1991 para distinguir productos de las clases 25 y 18 del nomenclátor internacional. En la actualidad esta marca internacional produce efectos en distintos Estados, entre los cuales no se encuentra España.
- Marca internacional número 625915 DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE (figurativa), en la que consta la denominación "Dr. Martens Air Cushion Sole", concedida por resolución de 28 de febrero de 1992 para distinguir productos de las clases 25. En la actualidad esta marca internacional produce efectos en distintos Estados, entre ellos España.
El nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> fue registrado el 26 de agosto de 2015.
Bajo el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> se contiene una página web en la que se ofrece la comercialización de diferentes botas y zapatos, figurando asimismo en el contenido de dicha web, y de manera destacada, la marca DR. MARTENS.
Sintéticamente expuestas, las alegaciones de las Demandante son las siguientes:
- El nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Unión Europea e internacionales prioritarias de las Demandantes integradas por el signo DR. MARTENS, signo, según las Demandantes, por el que es mundialmente conocida su actividad. A su juicio, la simple adición del elemento "botas" no impide el riesgo de confusión en la mente de los usuarios de Internet, por referirse a los productos y ser descriptivo.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es>, porque el nombre de dominio en disputa no es fruto de una creación independiente del Demandado, ni éste desarrolla una actividad legítima bajo el nombre de dominio en disputa que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de las Demandantes, porque el Demandado no cuenta con licencia o autorización de las Demandantes, y porque aunque bajo el nombre de dominio <botasdrmartens.es> se ofrecen calzados originales mostrando la marca DR. MARTENS, el Demandado no tiene derecho a incluir la marca famosa en el nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A este respecto, alegan las Demandantes que el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de las Demandantes en cuanto a los productos que figuran en su página web. Y a este respecto, sostienen las Demandantes que la notoriedad de la marca DR. MARTENS acreditaría la mala fe del Demandado, existiendo mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
Por todo ello, las Demandantes solicitan al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución en la que ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es>.
El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
La Demanda en un procedimiento bajo el Reglamento prosperará cuando el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de forma especulativa o abusiva.
Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es". Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" en sus siglas en inglés), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión en aplicación del Reglamento Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores, de las que cabe citar, por ejemplo y entre otras muchas, OSRAM GmbH v. LED SMC ESPANA S.L., Caso OMPI No. DES2013-0030; Rain Forest, S.L. v. Mario Rieger, Caso OMPI No. DES2013-0031; o Mizuno Kabushiki Kaisha y Mizuno Iberia, S.L.U. c. Diego Buendía Pérez, Caso OMPI No. DES2013-0040.
Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio en disputa sea "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos".
Se requiere, por tanto, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), "la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles". Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por "Derechos Previos": "1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".
En el presente procedimiento se ha constatado que las Demandantes son titulares, entre otras, de una marca denominativa de la Unión Europea (y por lo tanto con efectos en España) DR. MARTENS, así como de una marca figurativa de la Unión Europea, y de una marca internacional con efectos en España, figurativa, integrada por la denominación "Dr. Martens Air Cushion Sole". .
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de las Demandantes, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que las Demandantes tienen Derechos Previos. Debe compararse, por tanto, si existe similitud entre "Dr. Martens" (que es el elemento dominante de todas las marcas), por un lado, y el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es>, por el otro.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio en disputa es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, tampoco es importante que el nombre de dominio en disputa reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (así, por ejemplo, Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, supra; Sanofi-Aventis, Société Anonyme c. Piotr Walczak, Caso OMPI No. DES2006-0038; Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Ricardo Bobroff, Caso OMPI No. DES2007-0002). Y cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio en disputa se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los nombres de dominio (así, Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc., Caso OMPI No. D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199; o Punt Roma, S.L. c. Gonçalo Cruz, Caso OMPI No. DES2015-0009).
Por lo demás, es un criterio consolidado entre las decisiones de grupos de expertos que aplican el Reglamento, considerar que existe similitud entre una marca y un nombre de dominio formado por dicha marca más la adición de un elemento genérico o descriptivo, en especial si se trata de marcas conocidas. Así, por ejemplo, Mattel Inc., Mattel España S.A. v. Glaciar State S.L., Caso OMPI No. DES2009-0040; General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. Dña. Laura Barroeta Carretero, Caso OMPI No. DES2009-0050; Ints It Is Not The Same, GmbH. v. Carlos Gil Belmonte, Caso OMPI No. DES2010-0016; o Aktiebolaget Electrolux v. Marius Viorel Bonea, Caso OMPI No. DES2010-0020. Y esta doctrina se aplica igualmente por los grupos de expertos que aplican la UDRP. Así por ejemplo, entre otras muchas, las decisiones de los casos Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Caso OMPI No. D2003-0888; Compagnie Générale des Etablissements Michelin-Michelin & Cie. v. Tgifactory, Caso OMPI No. D2000-1414; CHANEL, INC. v. ESTCO TECHNOLOGY GROUP, Caso OMPI No. D2000-0413; Credit Lyonnais v. Jehovah Technologies Pte LTD, Caso OMPI No. D2000-1425.
Y esta doctrina ha sido aplicada en casos anteriores, en relación con el añadido del término "botas" a la marca DR. MARTENS. Así, en "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. huwai, Caso OMPI No. D2014-0968; y en "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. onepiece onepiece, Caso OMPI No. D2014-1128. Y en relación con el término "zapato" ("shoe" en lengua inglesa), en "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. WhoisGuard, Inc. / Michael Schutt, Caso OMPI No. D2015-2288.
Aplicando estos criterios este Experto considera que se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Bien miradas las cosas, se impone al demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado), lo cual, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se ha reconocido en numerosas decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, supra, o la de los casos Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0033; Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizcaíno Galantini/(43061800), Caso OMPI No. DES2009-0002; Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme, Caso OMPI No. DES2009-0038; Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited v. Gorka Valencia Casado, Caso OMPI No. DES2010-0002; Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L, Caso OMPI No. DES2010−0006; Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L, Caso OMPI No. DES2010-0007; o Harrah's Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting, Caso OMPI No. DES2010-0012.
Una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b) v) que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante".
Naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio en disputa no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda. En este sentido, entre otras ver, Motorola, Inc. v. NewGate Internet Inc., Caso OMPI No. D2000-0079; Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; o HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. K.G. c. Daniel Eickmann, Caso No. DES2015-0020.
La Demandante realiza varias alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es>, alegaciones que ya han sido resumidas en el apartado 5.A de esta Decisión. A la vista de las alegaciones que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que es un criterio interpretativo seguido por numerosas resoluciones previas, entender la falta de contestación de la demanda como un indicio de la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del demandado. Como destaca la resolución Kuapay Inc. v. Leonardo Weissberg, Caso OMPI No. DES2013-0028, "No es un principio desconocido en el ámbito jurídico que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretada como aceptación tácita de las mismas". Y en sentido similar se han expresado otras muchas resoluciones, como por ejemplo: Instituto Superior de Derecho y Economía c. Cursos Multimedia, S.L., Caso OMPI No. DES2014-0038; Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme, supra; Andrea Spackova v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), Juan Ferrera Silva, Caso OMPI No. DES2010-0025; o UNIVERSIDAD DE JAÉN V. DOMAIN SPA LLC, Caso OMPI No. DES2010-0040 (donde también se aplica esta doctrina al caso en el que "la contestación a la Demanda es sumamente lacónica", sin que el demandado afronte la cuestión sobre los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
En el presente caso la Demanda ha sido notificada formalmente al Demandado. Y como han destacado decisiones previas, como la dictada en el caso Xfera Moviles, S.A. c. Domainprojects S.L., Caso OMPI No. DES2014-0026, "para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Demandado no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento". En consecuencia, el hecho de que la notificación por correo postal no haya podido realizarse por ser incorrecta la dirección del Demandado que figura en la base de datos del WhoIs no afecta en modo alguno a la corrección de la notificación (y más, si cabe, si se tiene en cuenta los correos electrónicos notificando la Demanda y sus anexos enviados por el Centro a la dirección de correo electrónico de contacto del Demandado, así como utilizando el apartado de mensajes de la propia página web del Demandado, sin que conste en el expediente que estos correos electrónicos no hayan sido recibidos por el Demandado).
En cualquier caso, y al margen de la referida doctrina del valor indiciario de la ausencia de contestación a la Demanda, no consta ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> por parte del Demandado, porque no consta que el Demandado tenga derecho de marca o de otro tipo sobre los signos en cuestión, ni que esté vinculado a la Demandante, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante (extremos expresamente negados por las Demandantes), ni que el Demandado haya sido conocido en el mercado bajo el nombre "Dr. Martens".
Sin entrar en la existencia o no de actos de infracción de los derechos de marca de la Demandante, para lo cual este Experto carece de competencia, y circunscribiéndonos exclusivamente a la valoración de la existencia o no de un derecho o interés legítimo por parte del Demandado a los efectos del Reglamento, tampoco se puede entender que el Demandado posea un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> basado en el hecho de estar haciendo un uso descriptivo de la marca ajena para referirse a los productos originales de la Demandante revendidos en la web del Demandado.
Debe tenerse presente que las Demandantes alegan que, aunque el Demandado "conduzca una plataforma en el Internet para ofrecer calzados originales mostrando la marca Dr. Martens", no tendría derecho a incluir la marca en el nombre de dominio en disputa. Parecería, por tanto, que las botas que se comercializan bajo el nombre de dominio en disputa son botas originales introducidas en el mercado por el titular de la marca DR. MARTENS o con su consentimiento, siendo objeto de reventa "online" por parte del Demandado. Sin embargo, en otros fragmentos de la Demanda se sostiene lo contrario, al afirmarse que la principal actividad del Demandado "es la comercialización de calzado que, en algún que otro modelo, es similar a las famosas botas "Dr. Martens"", y que "su principal actividad es la fabricación de un calzado similar al que comercializa los demandantes".
Por lo tanto, no ha quedado convenientemente acreditado si los productos que comercializa el Demandado son o no productos originales objeto de reventa. Pero en cualquiera de las hipótesis, el Demandado carecería de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Ello es así, a juicio de este Experto, porque ni el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> ni la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa contienen elemento alguno que deje claro que la persona que está detrás de ellos es un sujeto distinto al titular de la marca DR. MARTENS, que eventualmente pretenda usar dichas marcas con finalidades meramente descriptivas. Por el contrario, los usuarios de Internet, a la vista del nombre de dominio en disputa y la página web pueden creer, erróneamente, que detrás de él se encuentra la Demandante o alguien que cuenta con su consentimiento, cuando ese no es el caso. Sobre todo si se tiene en cuenta el muy destacado uso de la marca DR. MARTENS en el contenido de la web alojada bajo el nombre de dominio en disputa. En sentido similar, BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. K.G. c. Daniel Eickmann, supra; The Rival Company v. DVO Enterprises, Caso OMPI No. D2002-0265; Vorwerk España Management, S.L. S.Com v. Óscar Martínez, Caso OMPI No. D2010-0485; o Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Iberia, S.A.U. c. Manuel Perez, Caso OMPI No. DES2014-0034; y OKI Europe Limited, Sucursal en España c. Anzana Tendencias S.L., Caso No. DES2016-0002.
Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.
Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por el demandante ((artículo 13.b) vii) 3 del Reglamento), que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Según las Demandantes, y como ya se ha indicado en el apartado 5.A, concurriría este requisito porque el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, habría intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de las Demandantes en cuanto a los productos que figuran en su página web. Y a este respecto, sostienen las Demandantes que la notoriedad de la marca DR. MARTENS acreditaría la mala fe del Demandado, existiendo mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro Derecho Previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo) sobre el que el demandante ostenta un Derecho Previo. De este modo, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, supra. General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. Leo van den Akker, Caso OMPI No. DES2009-0020; o en el caso Facebook Inc. c. Usta Cafer, Caso OMPI No. DES2009-0006. Y en la misma línea se muestran los grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. supra; Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos).
En este sentido, la notoriedad de la marca es un elemento que puede determinar su conocimiento por el sujeto que registra el nombre de dominio. Así, por ejemplo, Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca v. Juan González Domínguez, Caso OMPI No. DES2011-0034. A este respecto múltiples resoluciones anteriores han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede, en determinadas circunstancias, ser constitutivo de mala fe (entre otras Sanofi Aventis c. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008 donde, dada la amplia difusión del producto distinguido con la marca, se "entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente la marca del Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca"; y según Petroleo Brasileiro s/a - Petrobras c. d. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022, "el registro de un Nombre de Dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe").
En el presente caso las Demandantes invocan la fama y renombre de su marca DR. MARTENS, que califican como mundialmente conocida, y aludiendo a la Ley española de Marcas sostienen que sería renombrada o, en todo caso notoria, por ser conocida en el sector.
No obstante, las Demandantes no realizan el más mínimo esfuerzo probatorio para acreditar el alegado renombre o notoriedad, aunque tampoco se puede desconocer que la notoriedad o renombre de las marcas DR. MARTENS en el mundo ha sido reconocida por varias resoluciones anteriores del Centro1.
Sin embargo, y al margen de la prueba en el presente procedimiento de dicha notoriedad o renombre, sí es cierto que en el presente caso concurren elementos de hecho de los que se deduce que el Demandado conoce la marca DR. MARTENS de las Demandantes, como es la circunstancia de que se use el nombre de dominio en disputa para ofrecer calzado con las marcas DR. MARTENS.
En efecto, el hecho de que bajo el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> se realicen actividades económicas de venta de productos del mismo tipo de aquellos para los cuales están registradas las marcas de las Demandantes, y que se haga con un uso muy destacado de las marcas de las Demandantes, implica un intento de atraer, con ánimo de lucro, usuario de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web (extremo éste que es una de las circunstancias que, según el artículo 2 del Reglamento, determinan la mala fe del Demandado en el uso del nombre de dominio en disputa).
Todo lo anterior es también un indicio de que el conocimiento de la marca de las Demandantes también se tenía en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Porque es ciertamente improbable que el Demandado no fuera conocedor de la marca de las Demandantes cuando registró el nombre de dominio en disputa, dado que el nombre de dominio en disputa está compuesto por la marca de las Demandantes junto con una referencia al tipo de productos a los que dicha marca se aplica. (Así también, en "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. WhoisGuard, Inc. / Michael Schutt, Caso OMPI No. supra).
Y estas circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, permiten concluir que el registro del nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> se produjo de mala fe, pues el registrante no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.
Asimismo, con relación a la mala fe en el registro debe tenerse en cuenta que, tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz Ortiz, Caso OMPI No. DES2006-0028; Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro, Caso OMPI No. DES2006-0036; o Laboratorios Inibsa, S.A. v. Paco Perez Pereira, Caso OMPI No. DES2008-0027), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. En este caso, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio en disputa por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio en disputa.
En definitiva, por tanto, también se cumple, a juicio de este Experto, el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio en disputa y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <botasdrmartens.es> sea transferido a las Demandantes.
Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto
21 de diciembre de 2016
1 "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. onepiece onepiece, supra ("The DR. MARTENS trademark is famous all over the world"); "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. huwai, Caso OMPI No. D2014-0968 ("The Panel is satisfied that the Complainants have established that they have rights to the trade mark DR. MARTENS and that DR. MARTENS is a famous trade mark"), Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH v. Roberto Bolanero, Caso OMPI No. D2014-1101 (que alude a "long-established use and reputation in, inter-alia, Uruguay"), "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. WhoisGuard, Inc. / Michael Schutt, supra (que se refiere a la "Complainant's well-known trademark").