WIPO Arbitration and Mediation Center

ARBITRAAL VONNIS

Google, Inc. v. Roelof Piersma

Zaaknr. WIPO2006NL15

In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
De Verenigde Staten van Amerika

(Eiseres)

en

Roelof Piersma
Ericastraat 19
9648 GP Wildervank
Nederland

(Verweerder)

Scheidsgerecht:

Mr. T.F.W. Overdijk
Amsterdam

Dit arbitraal vonnis wordt door mij gewezen als arbiter in een geschil onder toepassing van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (“de Regeling”) tussen Google, Inc. (Eiseres) en Roelof Piersma (Verweerder) met betrekking tot de domeinnamen <egoogle.nl> en <e-google.nl> (“de Domeinnamen”).

1. Partijen

Eiseres in deze arbitrage is Google, Inc., te Mountain View, Verenigde Staten van Amerika (hierna: Eiseres), vertegenwoordigd door Prof. Mr M. de Cock Buning (De Brauw Blackstone Westbroek), te Amsterdam, Nederland.

Verweerder in deze arbitrage is de heer Roelof Piersma te Wildervank, Nederland. De Verweerder heeft geen Verweer gevoerd.

2. Domeinnaam en Deelnemer

De domeinnamen in geschil zijn <egoogle.nl> en <e-google.nl>. De Domeinnamen zijn beide geregistreerd door Your Name Webhosting te Nijmegen, Nederland. Your Name Webhosting is Deelnemer van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland. Door tussenkomst van de Deelnemer is een registratiecontract tot stand gekomen tussen Verweerder en SIDN.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is op 7 november 2006 per e-mail, respectievelijk op 10 november 2006 per post bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Center) ingediend. Het Center heeft op 7 november 2006 per e-mail een ontvangstbevestiging aan Eiseres gestuurd.

Op 7 november 2006 heeft het Center bij SIDN een verzoek ingediend tot verificatie in het register van de door Eiser overgelegde gegevens betreffende de Domeinnaam.

In antwoord op het verificatieverzoek heeft SIDN op 8 november 2006 per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder is van de Domeinnaam en heeft het de administratieve en technische contactgegevens gestuurd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat het de status quo van de Domeinnamen heeft bevroren en dat deze status in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.

Overeenkomstig artikel 7 van de Regeling heeft het Center op 8 november 2006 gecontroleerd of de Eis voldoet aan de voorwaarden als gesteld in (artikel 6 van) de Regeling en heeft zij vervolgens de ontvangst van het door Eiseres verschuldigde bedrag bevestigd. Het Scheidsgerecht verenigt zich met deze bevindingen van het Center.

In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center op 13 november 2006 Verweerder formeel van het indienen van de Eis in kennis gesteld, onder toezending van een afschrift van de Eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 13 november 2006 aanhangig gemaakt.

Het Center heeft Verweerder op 11 december 2006 in kennis gesteld van het feit dat hij nagelaten heeft binnen de in de ‘Melding van Eis en Aanhangig maken van Arbitrage’ gestelde termijn een Verweerschrift in te dienen. Met inachtneming van het verzoek van Eiseres overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van een arbiter heeft het Center daarbij overeenkomstig artikel 10.1 van de Regeling aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden. In antwoord op deze email ontving het Center op 12 december 2006 een email van Verweerder stellende dat

“Heb alles al met Rose Hagen van google geregeld..met vriendelijke groet stefan.”

Een verzoek van het Center per email om deze verklaring nader uit te leggen bleef onbeantwoord.

Het Center heeft vervolgens op 22 december 2006 Tjeerd F.W. Overdijk, kantoorhoudende te Amsterdam, als enig arbiter in dit geschil aangesteld.

Het Scheidsgerecht is correct samengesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling overgelegd.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres exploiteert de internet-zoekmachine Google en is houdster van de volgende merken:

- Benelux woordmerk GOOGLE, geregistreerd op 10 september 2001 onder nummer 694499 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42

- Benelux beeldmerk GOOGLE, geregistreerd op 21 maart 2005 onder nummer 762753 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42

- Gemeenschapswoordmerk GOOGLE, geregistreerd op 12 maart 1999 onder nummer 1104306 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42

- Gemeenschapswoordmerk GOOGLE, geregistreerd op 29 maart 2005 onder nummer 4316642 voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 35

hierna gezamenlijk: “de Merken”.

Verweerder heeft op 12 december 2005 de domeinnaam <e-google.nl> geregistreerd en op 20 december 2005 de domeinnaam <egoogle.nl>. Zoals uit de door Eiseres in het geding gebrachte producties blijkt, exploiteerde Verweerder via het domein <e-google.nl> tot voor kort een website met een internet zoekmachine onder de naam “eGoogle”. Het domein <egoogle.nl> wordt thans doorgeleid naar het domein <e-google.nl>.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft gemotiveerd – en met onderbouwing door diverse in het geding gebrachte stukken — aangegeven waarom Verweerder volgens haar met de registratie en het gebruik van de Domeinnamen inbreuk maakt op haar Merken en daarmee handelt in strijd met de artikelen 9 lid 1 sub b en c van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (“GMVO”) en de artikelen 13A lid 1 sub b, c en d van de Benelux Merkenwet (BMW). Laatstgenoemde bepalingen van de Benelux Merkenwet zijn in Nederland sinds 1 september 2006 vervangen door de gelijkluidende artikelen 2.20 lid 1 sub b, c en d van het Beneluxverdrag inzake de IntellectueleEigendom (BVIE).

Ter onderbouwing van haar beroep op artikel 9 lid 1 sub b GMVO en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE stelt Eiseres onder meer dat de tekens <egoogle.nl> en <e-google.nl> in sterke mate overeenstemmen met de Merken. Er is sprake van zowel auditieve als visuele overeenstemming. Voorts worden de tekens <egoogle.n> en <e-google.nl> gebruikt voor identieke, althans soortgelijke waren als waarvoor de Merken worden gebruikt, namelijk internetdiensten, in de vorm van een zoekmachine aangeduid met de naam “eGoogle”. Nu haar Merken (zeer) bekend zijn – bij uitstek in een elektronische omgeving - is volgens Eiseres het gevaar voor directe en indirecte verwarring bij het relevante publiek daarmee gegeven.

Aangezien de Merken als bekende merken kunnen worden aangemerkt, maakt Verweerder volgens Eiseres tevens inbreuk op van artikel 9 lid 1 sub c GMVO en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door de registratie en het gebruik van de Domeinnamen wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van de Merken en trekt Verweerder ook ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van de Merken. Ten slotte wordt door Verweerder tevens afbreuk gedaan aan het onderscheidende vermogen van de Merken. Volgens Eiseres bestaat immers het gevaar dat de onderscheidendheid van de Merken verwatert doordat een concurrent een vrijwel gelijkluidende domeinnaam en aanduiding gebruikt om zijn concurrerende diensten aan te prijzen. Voor zover geen sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, dan moet volgens Eiseres in ieder geval worden geconcludeerd dat sprake is van inbreuk in de zin van 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Eiseres stelt voorts dat Verweerder door het registreren en gebruiken van de Domeinnamen tevens de voorschriften van artikel 5 Handelsnaamwet (“Hnw”) overtreedt. Door het intensieve gebruik door Eiseres van de naam GOOGLE met name via haar zoekmachine (in Nederland via de website “ www.google.nl”) heeft zij bekendheid bij het publiek gevestigd. Gezien de aard van beide ondernemingen en de gelijksoortige aard van de diensten die zij aanbieden onder een vrijwel gelijkluidende naam, is bij het publiek verwarring te duchten. Aangezien Verweerder’s gebruik van de Domeinnamen als het voeren van een handelsnaam kan worden gekwalificeerd, maakt hij aldus inbreuk op de Merken in de zin van artikel 5a Hnw.

Op de hiervoor beschreven gronden vordert Eiseres dat het Scheidsgerecht zal bepalen dat:

- Eiseres houdster zal worden van de domeinnamen <egoogle.nl> en <e-google.nl> in plaats van de Verweerder en dat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder;

- Verweerder verboden wordt domeinnamen vergelijkbaar met de betreffende domeinnamen <egoogle.nl> en <e-google.nl> te registreren, al dan niet versterkt met een dwangsom van EUR 1.000 per dag dat hij dit verbod overtreedt;

- Verweerder in de proceskosten zal worden veroordeeld, inclusief de maximaal toewijsbare kosten van juridische bijstand, die op het moment van indienen van deze Eis in ieder geval EUR 7.000 bedroegen (EUR 2.250 arbitragekosten en EUR 4.750 aan kosten voor juridische bijstand); en

- Het vonnis, in overeenstemming met artikel 23.5 van de Regeling, uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Toepasselijkheid van de Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht

Verweerder heeft op 12 december 2005 de domeinnaam <e-google.nl> geregistreerd en op 20 december 2005 de domeinnaam <egoogle.nl>. Op grond van artikel 21.2 van het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen (“Reglement voor Registratie”), dat ten tijde van deze registraties van kracht was, heeft Verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en / of het gebruik van de Domeinnamen de Domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) en / of een recht op een Nederlandse handelsnaam. De SIDN heeft aan het Center bevestigd dat de Regeling van toepassing is op de Domeinnaam. Met instelling van de vorderingen door Eiseres is tussen partijen een arbitrageovereenkomst tot stand gekomen. Van deze arbitrageovereenkomst kan niet worden gezegd dat deze zal leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de partijen staan (artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Tussen partijen is derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen.

Gelet op het voorgaande en op de aan de Eis ten grondslag liggende merk- en handelsnaamrechten stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavig geschil tussen Eiseres en Verweerder te beslechten.

Toepasselijk recht, plaats van arbitrage, taal

Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht. In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland.

Wat betreft de procestaal wordt opgemerkt dat Eiseres gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika, terwijl Verweerder is gevestigd in Nederland. Nu echter Eiseres zich heeft laten bijstaan door een Nederlandse advocaat en deze advocaat in het Nederlands gestelde stukken heeft ingediend, stelt het Scheidsgerecht vast dat de procestaal Nederlands is.

Beoordeling van het geschil

Geen Verweer

Aangezien Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, zal het Scheidsgerecht overeenkomstig artikel 9.4 van de Regeling het geschil op basis van de Eis beslechten en de vorderingen van Eiseres toewijzen, tenzij deze het Scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

Merkenrecht

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient in dit geschil – voorzover het de grondslag merkinbreuk betreft — beoordeeld te worden of Verweerder door de registratie en / of het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op (een) Beneluxmerkrecht(en) (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) waartoe Eiseres gerechtigd is.

Op grond van de Eis en de in het geding gebrachte stukken heeft Eiseres genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op de Merken. Voorts heeft Eiseres aangetoond dat de tekens <egoogle.nl> en <e-google.nl> door Verweerster gebruikt zijn voor identieke diensten als waarvoor de Merken worden gebruikt, namelijk internetdiensten, meer specifiek in de vorm van een zoekmachine aangeduid met de naam “eGoogle”.

Bij vergelijking van de Domeinnamen en de Merken dient de toevoeging ‘.nl’ aan de Domeinnamen – als enkel verwijzend naar het internet – buiten beschouwing te worden gelaten (Vgl. Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, IER 1996, blz. 44, Ouders Online, alsmede Cisco-Linksys LLC v. Paintlife B.V., WIPO2004NL3 (<linksys.nl>)). Het Scheidsgerecht is van oordeel dat de tekens <egoogle.nl> en <e-google.nl> in sterke mate overeenstemmen met de (woord-)Merken van Eiseres, zowel in auditieve als in visuele zin. Aldus kan directe en / of indirecte verwarring bij het relevante publiek ontstaan. Verweerder maakt met de registratie en het (eerdere) gebruik van de Domeinnamen derhalve inbreuk op artikel 9 lid 1 sub b GMVO en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Op grond van het hiervoor overwogene is het Scheidsgerecht van oordeel dat de vordering voorzover gegrond op merkinbreuk geenszins onrechtmatig of ongegrond voorkomt (cf. artikel 9.4 van de Regeling) zodat deze vordering zal worden toegewezen. Hierdoor behoeven de overige grondslagen van de Eis — in het bijzonder artikelen 9 lid 1 sub c GMVO en 2.20 lid 1 sub c en d BVIE — geen nadere bespreking.

Handelsnaamrecht

Gezien de beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag kan de vordering gebaseerd op het gestelde handelsnaamrecht buiten behandeling blijven.

De vorderingen

Zoals reeds overwogen zal de vordering dat Eiseres in plaats van Verweerder houdster zal worden van de Domeinnamen worden toegewezen. De gevorderde verklaring ex artikel 3:300 B.W. is eveneens toewijsbaar.

In verband met de overige door Eiseres ingestelde vorderingen stelt het Scheidsgerecht voorop dat artikel 9.4 van de Regeling niet meebrengt dat het Scheidsgerecht verplicht is alle vorderingen, al dan niet volledig, toe te wijzen zoals deze door Eiseres in de Eis zijn geformuleerd ¹ .

Het gevorderde verbod om vergelijkbare domeinnamen te registreren wordt eveneens toegewezen. Eiseres heeft voldoende gesteld en Verweerder heeft niet weerlegd dat er een reële dreiging bestaat dat Verweerder na de beslissing in deze zaak vergelijkbare domeinnamen zal registreren. Gelet op de preprocessuele houding van Verweerder is die dreiging ook niet onaannemelijk. Mede vanwege die aannemelijk geachte dreiging is een versterking van het verbod met de gevorderde dwangsom op zijn plaats, zij het dat deze moet worden gemaximeerd. Ter voorkoming van afbakenings- en executieproblemen zal het Scheidsgerecht een ‘vergelijkbare domeinnaam’ definiëren als een domeinnaam waarvan het woordmerk ‘GOOGLE’ het hoofdbestanddeel is. Daarmee wil het Scheidsgerecht niet aangeven dat andere variaties op het merk GOOGLE geen inbreuk op het merk zullen maken, maar slechts dat het te ver voert om allerlei denkbare vergelijkbare domeinnamen reeds thans onder de reikwijdte van een te geven verbod te brengen.

Kosten

Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Verweerder op grond van artikel 28.8 van de Regeling worden veroordeeld in de kosten van deze arbitrage die Eiseres heeft gemaakt, waaronder het honorarium van de arbiter en de administratiekosten van het Center, alsmede de redelijkerwijs gemaakte en, wat het bedrag betreft, de redelijke kosten van rechtsbijstand van Eiseres. Aangezien het bij de in artikel 28.8 bedoelde kosten van de arbitrage gaat om een vergoeding van rechtsbijstand, kunnen de kosten voor advies (volgens de door Eiseres geleverde specificatie € 1.250,-) niet in aanmerking worden genomen. Verder neemt het Scheidsgerecht in overweging:

- dat in het onderhavige geval duidelijk sprake is van merkinbreuk te kwader trouw door Verweerder;

- dat Eiseres door de preprocessuele houding van Verweerder genoodzaakt was tot het instellen van de vorderingen;

- dat Eiseres zich voldoende heeft ingespannen om Verweerder te bewegen tot een minnelijke overdracht van de Domeinnamen.

Hoewel door Eiseres geen kopieën van ontvangen declaraties zijn geproduceerd, is uit de in de Eis verstrekte specificatie voldoende duidelijk dat de kosten voor het opstellen van de Eis en de daarmee direct verbonden werkzaamheden een veelvoud hebben bedragen van het forfaitaire bedrag van € 1.000,- dat is vermeld in bijlage 4 van de Regeling. Een en ander in aanmerking genomen zal het Scheidsgerecht de redelijke kosten van rechtsbijstand vaststellen op € 3.500,-.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Mede gelet op de door Eiseres gestelde voortdurende schade als gevolg van de inbreuk zal de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad worden toegewezen.

7. Beslissing

Onder verwijzing naar artikel 3 van de Regeling en het hiervoor overwogene beslist het Scheidsgerecht als volgt:

(1) Eiseres zal houdster worden van de domeinnamen <egoogle.nl> en <e-google.nl> nadat Eiseres via een deelnemer bij SIDN een aanvraag tot wijziging domeinnaamhouder bij SIDN heeft ingediend zoals bepaald in het Reglement voor Registratie van SIDN;

(2) Op voet van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek kan deze uitspraak in de plaats treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder, dat in dat geval geacht wordt te zijn voorzien van de benodigde toestemming door Verweerder;

(3) Verweerder wordt verboden domeinnamen te registreren waarvan het merk GOOGLE het hoofdbestanddeel is;

(4) Indien Verweerder met de naleving van het onder 3 gegeven verbod in gebreke blijft, zal hij aan Eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- (duizend Euro) verbeuren, alsmede een dwangsom van € 1.000,- (duizend Euro) voor iedere dag, een gedeelte daarvan als geheel te nemen, dat hij met de naleving van het verbod in gebreke blijft, met bepaling dat het totaal van de eventueel te verbeuren dwangsommen niet meer kan bedragen dan € 50.000,- (vijftigduizend Euro);

(5) Verweerder wordt veroordeeld tot betaling aan Eiseres van een totaalbedrag van € 5.750,- (bestaande uit een bedrag van € 2.250,- voor de kosten van deze arbitrage, alsmede een deel van de kosten van juridische bijstand van Eiseres ten bedrage van € 3.500,-), te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW;

(6) Dit vonnis is tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

(7) Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Tjeerd F.W. Overdijk
Arbiter
Amsterdam

29 december 2006

¹ Consitex S.A. Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. Ermenegildo Zegna International N.V. v. Mattia Gerolanda, Zaaknr. WIPO2003NL1, d.d. 17 oktober 2003 (inzake de domeinnaam <ermenegildozegna.nl>).