WIPO Arbitration and Mediation Center

ARBITRAAL VONNIS

Loadit B.V. v. Xiro Unlimited Entertainment B.V.

Zaaknr. WIPO2006NL3

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loadit B.V., statutair gevestigd te Wervershoof en kantoorhoudende te Zwaag, Nederland.

Verweerster in deze arbitrageprocedure is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xiro Unlimited Entertainment B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland.

2. Domeinnaam en Deelnemer

De Domeinnaam in het geschil is <loadit.nl>, die door Verweerster via Hostnet B.V., te Amsterdam, Nederland, is geregistreerd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is op 21 februari 2006 per e-mail, en op 23 februari 2006 per post overeenkomstig de regeling bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Center”) ingediend.

Op 21 februari 2006 heeft het Center Eiseres een ontvangstbevestiging van de Eis gestuurd en SIDN per e-mail om de gegevens betreffende de Domeinnaam gevraagd.

Op 21 februari 2006 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerster de huidige houdster van de Domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat zij de status quo van de Domeinnaam op 21 februari 2006 heeft bevroren, welke staat in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.

Het Center heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling en heeft in overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling Verweerster op 24 februari 2006 formeel van het indienen van de Eis op de hoogte gesteld, onder toezending van een afschrift van de Eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 24 februari 2006 aanhangig gemaakt.

Bij e-mail van 15 maart 2006 heeft Verweerster met instemming van eiseres een nader uitstel voor het indienen van het Verweerschrift ingediend. Het Center heeft naar aanleiding van deze e-mail de aanhangig gemaakte arbitrageprocedure geschorst tot 31 maart 2006.

Op 30 maart 2006 heeft Verweerster een Verweerschrift ingediend. Het Center heeft op 30 maart 2006 de ontvangst van dit Verweerschrift aan Verweerster bevestigd. Mede gelet op de consent van Eiseres met het uitstel voor het indienen van het Verweerschrift door Verweerster, constateert het Scheidsgerecht dat het Verweerschrift tijdig is ingediend.

Met inachtneming van het verzoek van Eiseres overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van één arbiter heeft het Center op 30 maart 2006, overeenkomstig artikel 10.1 van de Regeling, aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.

Met inachtneming van de wensen van partijen heeft het Center op 11 april 2006 Wolter Wefers Bettink als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het Scheidsgerecht is van mening dat het correct is aangesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot benoeming arbiter tevens verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid als vereiste op grond van artikel 10.9 van de Regeling ondertekend en aan het Center doen toekomen.

Eiseres heeft bij e-mail van 19 april 2006 bij het Center het verzoek ingediend om te mogen reageren op het Verweerschrift van Verweerster, hetgeen het Scheidsgerecht bij e-mail van 24 april 2006 heeft afgewezen. Daarop heeft Eiseres bij e-mail van 25 april 2006 gereageerd met een nadere toelichting van het verzoek en een verzoek om pleidooi, indien het Scheidsgerecht het verzoek een schriftelijke reactie te geven mocht afwijzen. Bij e-mail van 25 april 2006 heeft het Scheidsgerecht ook dat verzoek afgewezen.

Omdat partijen in Nederland gevestigd zijn is de procestaal onder toepassing van artikel 17.1 van de Regeling Nederlands.

4. Feitelijke Achtergrond

Merkenrechten

Eiseres is houdster van het beeldmerk LoadIT, gedeponeerd onder nummer 1069855 op 18 januari 2005 en ingeschreven op 11 juni 2005 in het Benelux Merkenregister. Het beeldmerk is geregistreerd voor waren in de klassen 9 (waaronder magnetische en machineleesbare kaarten die gecodeerde informatie bevatten en kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens) en 16 en diensten in klasse 42 (waaronder het ontwikkelen van software).

Eiseres voert sinds begin 2005 ter onderscheiding van haar software en haar daarmee te leveren diensten de naam Loadit. Sinds januari 2006 luidt haar statutaire naam bovendien Loadit B.V.

Domeinnnaam

Volgens opgave van SIDN is de domeinnaam <loadit.nl> op 11 november 2005 door Verweerster geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres beschikt voor de Benelux over een beeldmerk LoadIT. Dit beeldmerk wordt gebruikt ter onderscheiding van software van Eiseres en daarmee te leveren diensten.

Eiseres is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van software ten behoeve van de transportbranche.

Op 29 april 2004 heeft Eiseres een ontwikkelingsovereenkomst gesloten met XXess Holding B.V. In deze overeenkomst werd bepaald dat XXess in opdracht van Eiseres software zou ontwikkelen, die later het LoadIT-systeem is genoemd. XXess werd bij het sluiten van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.A. Landvreugd, die handelde in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Landvreugd Holding B.V., de enig aandeelhouder van XXess. Landvreugd Holding B.V. is tevens vertegenwoordiger van Verweerster. De heer Landvreugd is administratief contactpersoon van Verweerster voor de Domeinnaam.

XXess is in gebreke gebleven om aan haar verplichtingen te voldoen. Dientengevolge heeft Eiseres de ontwikkelingsovereenkomst per 15 april 2005 ontbonden. In de periode dat Eiseres en XXess samenwerkten in het kader van de ontwikkelingsovereenkomst, is XXess in de persoon van de heer Landvreugd op de hoogte geraakt van het voornemen om het te ontwikkelen systeem LoadIT te gaan noemen. De heer Landvreugd is bij verschillende besprekingen aanwezig geweest, onder meer op 25 februari 2005, waarin besproken is dat het te ontwikkelen systeem LoadIT genoemd zou gaan worden.

XXess heeft haar werkzaamheden voortgezet onder de naam van Xiro Unlimited Entertainment B.V. (Verweerster). De heer Landvreugd heeft alle activiteiten van XXess overgeheveld naar een nieuwe entiteit. Blijkens het handelsregister houdt Verweerster zich bezig met “ontwikkeling, onderhoud en beheer van het XXess RFID software platform”.

Tot op heden heeft Verweerster nog geen gebruik gemaakt van de Domeinnaam voor het aanbieden van goederen of diensten in het commerciële verkeer. Zou Verweerster tot een dergelijk gebruik in de toekomst overgaan, dan zou dit echter een inbreuk op het merkrecht van Eiseres met zich brengen. Verweerster richt zich, blijkens het handelsregister, op de exploitatie van het XXess platform, zodat aannemelijk is dat zij de Domeinnaam zou willen gebruiken voor het aanbieden van het LoadIT-systeem. Dientengevolge maakt Verweerster inbreuk op het merkrecht van Eiseres in de zin van artikel 13A lid 1 sub a en b van de Benelux Merkenwet. De mogelijkheid dat bij het publiek direct of indirect verwarring wordt gewekt tussen de Domeinnaam van Verweerster en het beeldmerk van Eiseres is zeer reëel.

Daarnaast zou het gebruik van de domeinnaam <loadit.nl> door Verweerster kunnen worden aangemerkt als gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk waarbij onterecht voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Eiseres, in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW. Nu Verweerster ten tijde van de registratie van de Domeinnaam reeds geruime tijd op de hoogte was van het voornemen van Eiseres om de aanduiding LoadIT te gaan gebruiken, moet worden aangenomen dat Verweerster de Domeinnaam bewust geregistreerd heeft om de bedrijfsuitoefening van Eiseres dwars te zitten.

Eiseres vordert dat zij houder zal worden van de Domeinnaam in kwestie en dat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN vereiste formulier Wijziging domeinnaamhouder. Tevens vordert zij dat Verweerster verboden wordt domeinnamen vergelijkbaar met de betreffende Domeinnaam te registreren op straffe van een dwangsom en een veroordeling in de proceskosten van Verweerster inclusief de kosten van juridische bijstand en tevens uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het arbitraal vonnis.

B. Verweerster

Verweerster handelt in de entertainment/culturele branche met een duidelijk accent op zogenaamde Latin dance events, waarbij diensten en producten worden aangeboden onder het merk Salsation. De handelsformule van Verweerster is een combinatie van eten + taxi + dansen in veel verschillende clubs in grote steden.

Verweerster ontkent dat zij zich bezighoudt met ontwikkeling, onderhoud en beheer van het XXess RFID software platform. Zij is ook niet voornemens dat te doen.

Verweerster heeft de Domeinnaam op 11 november 2005 geregistreerd en is van plan de aanduiding ‘ Loadit’ als handelsnaam te gebruiken. Op de datum van het Verweerschrift is nog geen werkende website in gebruik onder de Domeinnaam. Door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam wordt geen inbreuk ingevolge artikel 13A lid 1 onder a en b BMW gemaakt. De domeinnaam <loadit.nl> wordt door Verweerster niet gebruikt voor soortgelijke waren of diensten. Er dreigt verder geen verwarringsgevaar tussen <loadit.nl> en het beeldmerk van Eiseres. ‘Loadit’ is gangbaar Engelse taal en wordt niet per se geassocieerd met het beeldmerk van Eiseres.

Verweerster stelt zich tevens op het standpunt dat geen inbreuk gemaakt wordt op de merkenrechten van Eiseres ingevolge artikel 13A lid 1 onder d BMW. Verweerster profiteert niet van de reputatie van het beeldmerk van Eiseres. Verweerster is van plan om de Domeinnaam te gebruiken als platform voor informatie en publicaties over Latijns-Amerikaanse en Italiaanse dansevenementen en overige culturele evenementen.

Het is niet aannemelijk dat door de feitelijke ingebruikneming van de Domeinnaam (of door het niet-gebruiken van die domeinnaam) ongerechtvaardigd voordeel wordt of zal worden getrokken uit of afbreuk wordt of zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk van Eiseres.

Verweerster verzoekt het Scheidsgerecht de Eis af te wijzen en een vonnis te wijzen dat bepaalt dat Eiseres veroordeeld wordt in de kosten van de procedure, met inbegrip van Verweerders kosten van juridische bijstand.

6. Oordeel en Bevindingen

Toepasselijkheid Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht

Verweerster heeft de Domeinnaam geregistreerd op 11 november 2005. Op grond van artikel 21 van de Regeling welke ten tijde van de registratie van kracht was, heeft Verweerster zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de geregistreerde domeinnaam, de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkenrecht (inclusief de rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft bevestigd dat de Regeling voor .nl domeinnaam arbitrage van toepassing is op de Domeinnaam. Het instellen van de Eis door Eiseres houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tussen partijen in.

Gebaseerd op het voorgaande, alsmede op het aan de Eis ten grondslag liggende, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavige geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan partijen ter vrije bepaling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.

Plaats van arbitrage

In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht.

Beoordeling

Eiseres beschikt over een beeldmerk dat als meest prominent onderdeel het teken LoadIT bevat. Vast staat dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerster plaatsvond na de registratie van het LoadIT-merk van Eiseres.

Het Scheidsgerecht stelt vast dat de domeinnaam <loadit.nl> een teken is dat overeenstemt met het LoadIT-merk van Eiseres.

Eiseres heeft onbestreden gesteld dat (i) zij een overeenkomst heeft gesloten met XXess Holding B.V., betreffende het ontwikkelen van een softwaresysteem, dat uiteindelijk het LoadIT-systeem is geworden, (ii) de heer Landvreugd namens XXess Holding B.V. deze overeenkomst heeft getekend, (iii) de heer Landvreugd besprekingen heeft bijgewoond waarin hij ervan op de hoogte geraakt is dat (a) Eiseres de te ontwikkelen software in de markt wilde zetten onder de naam LoadIT en (b) Eiseres daartoe een merkdepot had gedaan, en (iv) de ontwikkelingsovereenkomst is beëindigd toen XXess in gebreke bleef met de nakoming daarvan.

Er kan derhalve vanuit worden gegaan dat de heer Landvreugd, die middels Landvreugd Holding B.V. bestuurder is van Verweerster (en bestuurder was van XXess), wist dat Eiseres de naam LoadIT wilde gaan gebruiken voor de te ontwikkelen software en van plan was daarvoor een merkdepot te verrichten. Deze kennis van (de bestuurder van) haar bestuurder dient aan Verweerster te worden toegerekend.

Verweerster bestrijdt dat zij in strijd handelt met artikel 13A, eerste lid, onder b BMW, omdat zij de Domeinnaam niet gebruikt voor enige website en, zo begrijpt het Scheidsgerecht, ook niet zal gebruiken voor het aanbieden van waren of diensten die soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor Eiseres het merk LoadIT heeft gedeponeerd. In dat verband heeft Verweerster ontkend dat zij zich bezighoudt met ontwikkeling, onderhoud en beheer van het XXess RFID software platform. Ter ondersteuning daarvan heeft Verweerster een uittreksel uit het Handelsregister overgelegd waarin haar activiteiten zijn omschreven als “organiseren, exploiteren van evenementen alsmede het financieren en deelnemen in activiteiten”. Dit uittreksel is gedateerd 3 januari 2003.

Eiseres heeft echter een recent uittreksel van het Handelsregister overgelegd, gedateerd 10 januari 2006, waarop bij de bedrijfsomschrijving van Verweerster staat vermeld: “ontwikkeling, onderhoud en beheer van het XXess RFID software platform”. Verweerster heeft in het Verweerschrift geen verklaring gegeven voor deze wijziging in de bedrijfsomschrijving, laat staan een die te rijmen valt met haar stelling dat zij zich niet bezighoudt met ontwikkeling, onderhoud en beheer van het XXess RFID software platform. Verweerster heeft, integendeel, gemeend haar stelling, dat zij “handelt in de entertainment-/culturele branche met een duidelijk accent op zgn. Latin dance events”, te moeten onderbouwen met een verouderd uittreksel uit het Handelsregister.

Gezien deze feiten en omstandigheden is het Scheidsgerecht van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat Verweerster zich zal bezighouden met activiteiten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Eiseres haar merk heeft gedeponeerd. Daarmee staat echter onvoldoende vast dat er een reële dreiging bestaat dat Verweerster de Domeinnaam zal gebruiken voor het aanbieden van die waren en diensten, nog daargelaten dat niet ieder gebruik van een domeinnaam kwalificeert als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, waarop artikel 13A lid 1 sub b BMW ziet.

Het Scheidsgerecht is dan ook van oordeel dat Eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt of dreigt te gebruiken op een wijze waartegen Eiseres op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW kan optreden.

Het Scheidsgerecht is van oordeel dat Verweerster door de registratie en het door haar aangekondigde gebruik van de Domeinnaam wel in strijd handelt met artikel 13A lid 1 sub d BMW, omdat de Domeinnaam gebruikt wordt (of gebruikt dreigt te worden) anders dan ter onderscheiding van waren en door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van Eiseres.

In dit verband is allereerst van belang dat het enkele registreren van de domeinnaam <loadit.nl>, kan worden gezien als gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW. Dit is ook aangenomen in WIPO2005NL3 (<lonsdale.nl>), 30 maart 2005, DomJur 2005-220 en in een reeks van uitspraken van de civiele rechter, waaronder Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, KG 1999/608 (<klm-alitalia.com>), Hof Amsterdam 7 december 2000, DomJur 2001-45 (<passies.com>), Pres. Rb. Amsterdam 23 augustus 2001, DomJur 2002-157 (<dikkerboom.com>), Rb. Amsterdam 27 februari 2002, DomJur 2002-139 (<xs41.nl>) en Rb. Almelo 26 februari 2003, DomJur 2003-173 (<smartpoint.nl>).

Verweerster heeft geen geldige reden voor de registratie of het gebruik van de domeinnaam <loadit.nl>. Verweerster heeft niet aangegeven wat de noodzaak voor haar is om juist deze domeinnaam te registreren c.q. te kunnen gebruiken. Evenmin is gebleken dat Verweerster over een eigen recht zou beschikken dat een geldige reden zou kunnen vormen.

Het Scheidsgerecht is voorts van mening dat Verweerster door de enkele registratie van de domeinnaam <loadit.nl> op ongerechtvaardigde wijze afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het LoadIT-merk van Eiseres. Door de registratie van de domeinnaam <loadit.nl> verhindert Verweerster dat Eiseres haar merk via internet kan gebruiken als Nederlandse domeinnaam, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van Eiseres, nu dit Eiseres verhindert (het kenmerkende deel van) haar merk in een corresponderende Nederlandse domeinnaam te gebruiken.

Het door Verweerster naar eigen zeggen voorgenomen gebruik van de Domeinnaam als platform voor informatie en publicaties over Latijns-Amerikaanse en Italiaanse dansevenementen en overige culturele evenementen zal er voorts toe leiden dat aan het onderscheidend vermogen van het merk van Eiseres afbreuk wordt gedaan, omdat de exclusiviteit van het merk vermindert.

De wijze waarop deze afbreuk aan het onderscheidend vermogen is of zal worden gedaan is bovendien ongerechtvaardigd, omdat aannemelijk is dat Verweerster deze domeinnaam uitsluitend heeft geregistreerd om Eiseres dwars te zitten. Vaststaat immers dat Verweerster op grond van haar contractuele relatie met Eiseres op de hoogte was van het voornemen van Eiseres onder het merk LoadIT software aan te bieden en daarvoor een merk te deponeren, dat Verweerster de domeinnaam <loadit.nl> heeft geregistreerd nadat Eiseres de overeenkomst met Verweerster had beëindigd, terwijl Verweerster voor die tijd geen gebruik maakte van of recht had op de naam of het teken Loadit. Het feit dat Verweerster tot op heden geen enkele activiteit met de Domeinnaam heeft ontplooid, onderstreept deze intentie.

Het Scheidsgerecht is dan ook van oordeel dat Verweerster door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Eeiseres op het merk LoadIT, waartegen Eiseres op grond van artikel 13A lid 1 sub d BMW kan optreden. Daarmee is voldaan aan de grondslag zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Regeling.

Het Scheidsgerecht zal om die reden de vordering van Eiseres, dat Eiseres houder zal worden van de domeinnaam <loadit.nl> in plaat van Verweerster toewijzen. In dit kader bepaalt het Scheidsgerecht voorts dat dit vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN op grond van artikel 24.3 van het Reglement voor registratie voorgeschreven formulier voor wijziging domeinnaamhouder.

De vordering van Eiseres om Verweerster te verbieden domeinnamen “vergelijkbaar met de domeinnaam <loadit.nl>” te registreren op straffe van verbeurte van een dwangsom, wordt door het Scheidsgerecht afgewezen, omdat deze onvoldoende bepaald is. Wel wordt het - in die vordering besloten - verbod toegewezen om domeinnamen te registreren die inbreukmakend overeenstemmen met het Benelux merk LoadIT van Eiseres.

Omdat Verweerster overwegend in het ongelijk gesteld wordt, zal zij op voet van artikel 28.8 van de Regeling in de kosten van deze arbitrage veroordeeld worden. Het Scheidsgerecht zal de gevorderde kostenveroordeling toewijzen.

In overeenstemming met artikel 23.5 van de Regeling verklaart het Scheidsgerecht dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist.

7. Beslissing

Refererend aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande, beslist het Scheidsgerecht als volgt.

1. Loadit B.V. zal houdster worden van de domeinnaam <loadit.nl>, nadat Eiseres via een deelnemer bij SIDN een aanvraag tot wijziging domeinnaamhouder heeft ingediend, zoals bepaald in het Reglement voor registratie van SIDN, en waarbij dit vonnis op voet van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt van de toestemming van Xiro Unlimited Entertainment B.V.

2. Xiro Unlimited Entertainment B.V. wordt verboden domeinnamen te registreren die inbreukmakend overeenstemmen met het Benelux merk LoadIT, geregistreerd onder nummer 769082, op straffe van een aan Loadit B.V. te betalen dwangsom van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000.

3. Xiro Unlimited Entertainment B.V. wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage ten bedrage van € 2.250 alsmede in de kosten van juridische bijstand van Loadit B.V. ten bedrage van € 1.000, in totaal € 3.250.

4. Het Scheidsgerecht verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

5. Het Scheidsgerecht wijst het meer of anders gevorderde af.

Wolter Wefers Bettink
Arbiter

25 April 2006