Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI

La demandante es la mercantil Myrurgia, S.A., con domicilio en la calle Mallorca, 351, 08013-Barcelona, España. El demandado es Javier Iv�n Madroño, con domicilio en carretera de Villacast�n, 20 �4C, 40006-Segovia, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mirurgia.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos de Am�rica.

Una Demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Pol�tica Uniforme"), seg�n fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Pol�tica Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 19 de abril de 2001, por medio de correo electr�nico, con confirmaci�n de 20 de abril, y con acuse de recibo por parte del Centro de 20 de abril de 2001.

Una solicitud de verificaci�n de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 20 de abril de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 25 de abril de 2001, confirmando el Registrador: (i) que el nombre de dominio objeto de controversia hab�a sido registrado ante dicho Registrador; (ii) que el titular de dicho nombre de dominio es Javier Iv�n Madroño Espeso, con el domicilio m�s arriba indicado (�nicamente se menciona la diferencia de que la letra correspondiente a la vivienda es la G); (iii) que constan los datos de contacto administrativo y dem�s necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (iv) que la Pol�tica Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con el titular del nombre de dominio disputado est� en vigor; y (v) que actualmente dicho nombre se encuentra en estado "Active".

La demanda fue notificada al Demandado el 26 de abril de 2001, tanto por correo ordinario, como por correo electr�nico (Demanda sin anexos), como a trav�s del fax (demanda sin anexos), d�ndose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificaci�n fue realizada al Demandante, as� como al Registrador.

El 16 de mayo de 2001, se notific� tanto al Demandante como al Demandado la falta de personaci�n de este �ltimo en el procedimiento y la consiguiente ausencia de la contestaci�n a la demanda.

En fecha de 29 de mayo de 2001, se notific� a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, as� como la fecha prevista para que �ste comunicase al Centro su Decisi�n, fecha que se fij� en no m�s tarde del 11 de junio de 2001, de conformidad con el Par�grafo 15 del Reglamento.

Dado que la parte demandante ha redactado su escrito de demanda en el idioma castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Par�grafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisi�n.

Es preciso hacer una narraci�n de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, sobre la denominaci�n de cada una de las partes, as� como de la actividad usual en el mercado de la Demandante, al ser la �nica parte personada en el procedimiento.

La Demandante es una mercantil de amplio y reconocido prestigio en el mercado español de la perfumer�a. Como tal compañ�a fue constituida el 28 de julio de 1916, siendo su objeto social el de la "elaboraci�n de toda clase de perfumer�a, esencias y dem�s productos similares" (Documento n�m. 5 de la Demanda).

La Demandante tiene hoy d�a una implantaci�n importante dentro del sector de la perfumer�a y de la cosm�tica (v�anse los Documentos n�ms. 6 y 7 de la Demanda). Seg�n las cifras aportadas por la Demandante, no siendo contestadas o puestas en entredicho por la Demandada, las cifras de facturaci�n han aumentado en los �ltimos cinco años en aproximadamente unos cien millones de d�lares. Las cifras sobre la expansi�n de las ventas de los productos y servicios de la Demandante rondan en 1998, los 32.000 millones de pesetas (Documento n�m. 9 de la Demanda).

La Demandante prueba con profusi�n de documentos (v�anse los Documentos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Demanda) el car�cter notorio de las actividades y productos comercializados y difundidos en el mercado por Myrurgia, S.A. no s�lo en el �mbito nacional, sino tambi�n en el internacional.

La Demandante es titular de derechos de marca sobre el signo <myrurgia> tanto en España (Documento n�m. 18 de la Demanda), como marca internacional (v�ase Documento n�m. 19 de la Demanda).

Por �ltimo, demuestra la Demandante que dedica una parte importante de su presupuesto a la actividad publicitaria, en concreto, entre un 15 y un 20 % (Documento n�m. 8).

El Demandado registr� el nombre de dominio cuestionado el 24 de octubre de 1999, ante Network Solutions, Inc.

El dominio controvertido es <mirurgia.com>. Actualmente, consta registrado a�n a nombre del Demandado.

No consta probado, que el Demandado tenga derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el nombre de dominio controvertido.

Consta probado que hubo una correspondencia entre las partes, con car�cter previo a la presentaci�n de la Demanda que ha dado lugar a la actual controversia, de la que se deducen los repetidos intentos de la Demandante de proceder a la resoluci�n pac�fica de la misma (Documentos n�ms. 24 y 25).

La Demandante afirma:

Que es titular de varios registros de marca nacional e internacional sobre el signo distintivo <myrurgia>, todos ellos debidamente registrados o reconocidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, as� como de un dominio de Internet denominado <myrurgia.com>.

Que el dominio disputado es similar con los registros de marcas y el dominio anteriormente mencionado hasta el punto de crear o existir confusi�n entre ellos.

Que la marca <myrurgia> de la Demandante es una marca notoria en España.

Que Javier Iv�n Madroño Espeso no posee ning�n derecho sobre el dominio <mirurgia.com>, como demuestra el hecho de que el Demandado no haya respondido en ning�n momento a los continuos requerimientos de la Demandante.

Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece de contenido alguno, estando en situaci�n inactiva.

Que los dominios con el sufijo <.com> tienen como finalidad la de desarrollar uso comercial a trav�s de los mismos.

Que el Demandado registr� y en la actualidad est� usando el nombre de dominio discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente carece de contenido alguno desde pr�cticamente el momento en el que fue registrado.

Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusi�n en el p�blico respecto a la marca y nombre de dominio sobre los que la Demandante ostenta derechos, d�ndose los requisitos y circunstancias previstos en la Pol�tica Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio <mirurgia.com> a aqu�lla.

La parte Demandada no ha contestado a la Demanda.

El Par�grafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolver� la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Pol�tica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcci�n jur�dica de la decisi�n de este Panel, �ste no ha de verse limitado necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Pol�tica Uniforme, sino que puede tambi�n recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podr�n ser de aplicaci�n nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, adem�s, no conste que no residen en un mismo pa�s o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jur�dico.

En el presente caso, por consiguiente, ser�n de aplicaci�n junto con las reglas de la Pol�tica Uniforme y del Reglamento, la legislaci�n española sobre protecci�n de marcas y signos distintivos, as� como la regulaci�n sobre prohibici�n de pr�cticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Pol�tica Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se est� utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisi�n, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Par�grafo 10.(d) del Reglamento, determinar� la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relaci�n con los hechos sobre los que gira la controversia.

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses leg�timos de los que el Demandante fuese titular en su normal actividad, ya sea actual o prevista, en el mercado.

Se dar� el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta o total reproducci�n de los elementos fon�ticos b�sicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados, mientras que habr� similitud que causa confusi�n cuando subjetivamente el Panel llegue a esta conclusi�n a partir de una serie de criterios de comparaci�n, tales como el hecho de que el nombre de dominio disputado y los derechos marcarios puestos en juego est�n formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o que lo est�n a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. Asimismo, el nombre de dominio es similar hasta el punto de causar confusi�n cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o cualquier otro derecho leg�timo del Demandante hasta el punto de causar confusi�n sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o crear en el p�blico el riesgo de asociaci�n con las que el Demandante desarrolle pac�fica y leg�timamente en el mercado.

El riesgo de confusi�n puede ser debido a una identidad sustancial entre las palabras o letras usadas por el Demandante (como marca) para identificarse en el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podr� apreciarse, entre otros criterios, por la elevada coincidencia en el nombre de dominio cuestionado de los elementos que conforman el derecho de marca (o cualesquiera otros comerciales leg�timos) del Demandante.

Por otra parte, para proceder a la comparaci�n entre los signos distintivos enfrentados no es relevante tener en cuenta la part�cula TLD. Las part�culas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la comparaci�n, ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciaci�n respecto al nombre de dominio cuestionado.

A la vista de todo lo anterior, resulta evidente que el titular del nombre de dominio lo ha formado a partir del derecho de marca del Demandante sobre el signo <myrurgia>, variando solamente la letra <y> por la letra <i>. A la hora de formar el nombre de dominio controvertido, el Demandado no ha añadido part�culas que puedan suponer o añadir un factor de diferenciaci�n con respecto de la marca notoria <myrurgia>, propiedad de la Demandante. Hay que tener en cuenta que, fon�ticamente, tanto <myrurgia> como <mirurgia> tienen la misma pronunciaci�n.

Literalmente, pues, y efectuando la comparaci�n no cabe duda de que, aunque no se produce una identidad exacta entre el nombre de dominio cuestionado y el derecho de marca registrado en España y en otros pa�ses a favor de la Demandante, s� se produce una similitud que tiende a la confusi�n entre ambos.

Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <mirurgia.com> es similar hasta el punto de causar confusi�n con la marca española <myrurgia> que es propiedad de la Demandante, as� como con su dominio <myrurgia.com>.

En conclusi�n, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Par�grafo 4.a.(i) de la Pol�tica Uniforme.

Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominaci�n de la que el Demandado sea titular.

El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado su derecho de marca <myrurgia> y empezado a operar en el mercado, como prueba de inter�s leg�timo que, entre otras, propone la Pol�tica Uniforme.

Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado sobradamente la existencia de varios registros de marca en España y en otros pa�ses, as� como el desarrollo y ejecuci�n de una actividad comercial notoria en el sector de los perfumes y esencias cosm�ticas, debo llegar a la conclusi�n de que el Demandado no tiene inter�s leg�timo o derecho alguno en el nombre de dominio <mirurgia.com> que deba ser m�s digno de protecci�n que el que poseen los distintos registros de marca, el nombre de dominio alegado y los intereses comerciales en el mercado español e internacional de la Demandante.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Par�grafo 4.a.(ii) de la Pol�tica Uniforme.

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideraci�n, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de varios registros de marca <myrurgia>.

Debido al hecho de los registros anteriormente mencionados; a la difundida actividad comercial desarrollada por la Demandante (no negada por el Demandado); al car�cter notorio de su actividad y en el �mbito geogr�fico, comercial y jur�dico en el que conviven Demandante y Demandado, debe entenderse que el Demandado ten�a conocimiento en el momento del registro del dominio, y posteriormente a la hora de usarlo, del derecho marcario y/o intereses leg�timos de la Demandante sobre el vocablo <myrurgia>.

Por consiguiente, el Panelista ha de llegar a la l�gica, razonable y leg�tima conclusi�n de que el Demandado era completamente consciente de que el registro del nombre de dominio <mirurgia.com>, sobre el que el Demandado no tiene derecho o inter�s leg�timo, fue algo deliberado, no casual, hecho con el �nimo subjetivo de querer as� causar un daño y perjudicar los derechos e intereses leg�timos del Demandante.

Recurriendo a la Ley de Competencia Desleal española, cuyo art�culo 5 sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe, se llega inevitablemente al mismo resultado. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es il�cito (punto de vista subjetivo), sino antes bien el que objetivamente resulta contrario a las m�nimas exigencias de un comportamiento �tico y conforme a los buenos usos y pr�cticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el tipo de actividad llevada a cabo por el Demandado (esto es, registro de un nombre de dominio coincidente con marca notoria), el uso de un t�rmino o vocablo que causa confusi�n con otros existentes en el mercado nacional e internacional registrados a favor del Demandante, as� como la ausencia de un inter�s leg�timo digno de protecci�n por parte del Demandado deben llevar a la conclusi�n de que, efectivamente, el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputaci�n ganado por otro en el mercado.

As� pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <mirurgia.com> fue registrado y est� siendo usado de mala fe.

De acuerdo con lo dispuesto en los Par�grafos 4 (i) de la Pol�tica Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es similar hasta el punto de poder causar confusi�n respecto de derechos de marca de su titularidad, as� como a un nombre de dominio de su titularidad; que el Demandado carece de inter�s leg�timo o derecho en el uso del nombre en cuesti�n, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses leg�timos sobre dicho nombre dignos de protecci�n; que el Demandado est� usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia del nombre de dominio <mirurgia.com> al Demandante, seg�n los remedios jur�dicos por �l solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Unico

Fecha: 11 de junio de 2001