Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La demandante es la mercantil Myrurgia, S.A., con domicilio en la calle Mallorca, 351, 08013-Barcelona, España. El demandado es Javier Iván Madroño, con domicilio en carretera de Villacastín, 20 –4C, 40006-Segovia, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mirurgia.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos de América.

Una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 19 de abril de 2001, por medio de correo electrónico, con confirmación de 20 de abril, y con acuse de recibo por parte del Centro de 20 de abril de 2001.

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 20 de abril de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 25 de abril de 2001, confirmando el Registrador: (i) que el nombre de dominio objeto de controversia había sido registrado ante dicho Registrador; (ii) que el titular de dicho nombre de dominio es Javier Iván Madroño Espeso, con el domicilio más arriba indicado (únicamente se menciona la diferencia de que la letra correspondiente a la vivienda es la G); (iii) que constan los datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (iv) que la Política Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con el titular del nombre de dominio disputado está en vigor; y (v) que actualmente dicho nombre se encuentra en estado "Active".

La demanda fue notificada al Demandado el 26 de abril de 2001, tanto por correo ordinario, como por correo electrónico (Demanda sin anexos), como a través del fax (demanda sin anexos), dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.

El 16 de mayo de 2001, se notificó tanto al Demandante como al Demandado la falta de personación de este último en el procedimiento y la consiguiente ausencia de la contestación a la demanda.

En fecha de 29 de mayo de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 11 de junio de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

Dado que la parte demandante ha redactado su escrito de demanda en el idioma castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisión.

Es preciso hacer una narración de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, sobre la denominación de cada una de las partes, así como de la actividad usual en el mercado de la Demandante, al ser la única parte personada en el procedimiento.

La Demandante es una mercantil de amplio y reconocido prestigio en el mercado español de la perfumería. Como tal compañía fue constituida el 28 de julio de 1916, siendo su objeto social el de la "elaboración de toda clase de perfumería, esencias y demás productos similares" (Documento núm. 5 de la Demanda).

La Demandante tiene hoy día una implantación importante dentro del sector de la perfumería y de la cosmética (véanse los Documentos núms. 6 y 7 de la Demanda). Según las cifras aportadas por la Demandante, no siendo contestadas o puestas en entredicho por la Demandada, las cifras de facturación han aumentado en los últimos cinco años en aproximadamente unos cien millones de dólares. Las cifras sobre la expansión de las ventas de los productos y servicios de la Demandante rondan en 1998, los 32.000 millones de pesetas (Documento núm. 9 de la Demanda).

La Demandante prueba con profusión de documentos (véanse los Documentos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Demanda) el carácter notorio de las actividades y productos comercializados y difundidos en el mercado por Myrurgia, S.A. no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.

La Demandante es titular de derechos de marca sobre el signo <myrurgia> tanto en España (Documento núm. 18 de la Demanda), como marca internacional (véase Documento núm. 19 de la Demanda).

Por último, demuestra la Demandante que dedica una parte importante de su presupuesto a la actividad publicitaria, en concreto, entre un 15 y un 20 % (Documento núm. 8).

El Demandado registró el nombre de dominio cuestionado el 24 de octubre de 1999, ante Network Solutions, Inc.

El dominio controvertido es <mirurgia.com>. Actualmente, consta registrado aún a nombre del Demandado.

No consta probado, que el Demandado tenga derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio controvertido.

Consta probado que hubo una correspondencia entre las partes, con carácter previo a la presentación de la Demanda que ha dado lugar a la actual controversia, de la que se deducen los repetidos intentos de la Demandante de proceder a la resolución pacífica de la misma (Documentos núms. 24 y 25).

La Demandante afirma:

Que es titular de varios registros de marca nacional e internacional sobre el signo distintivo <myrurgia>, todos ellos debidamente registrados o reconocidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como de un dominio de Internet denominado <myrurgia.com>.

Que el dominio disputado es similar con los registros de marcas y el dominio anteriormente mencionado hasta el punto de crear o existir confusión entre ellos.

Que la marca <myrurgia> de la Demandante es una marca notoria en España.

Que Javier Iván Madroño Espeso no posee ningún derecho sobre el dominio <mirurgia.com>, como demuestra el hecho de que el Demandado no haya respondido en ningún momento a los continuos requerimientos de la Demandante.

Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece de contenido alguno, estando en situación inactiva.

Que los dominios con el sufijo <.com> tienen como finalidad la de desarrollar uso comercial a través de los mismos.

Que el Demandado registró y en la actualidad está usando el nombre de dominio discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente carece de contenido alguno desde prácticamente el momento en el que fue registrado.

Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusión en el público respecto a la marca y nombre de dominio sobre los que la Demandante ostenta derechos, dándose los requisitos y circunstancias previstos en la Política Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio <mirurgia.com> a aquélla.

La parte Demandada no ha contestado a la Demanda.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcción jurídica de la decisión de este Panel, éste no ha de verse limitado necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrán ser de aplicación nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, además, no conste que no residen en un mismo país o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.

En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, así como la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el Demandante fuese titular en su normal actividad, ya sea actual o prevista, en el mercado.

Se dará el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta o total reproducción de los elementos fonéticos básicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados, mientras que habrá similitud que causa confusión cuando subjetivamente el Panel llegue a esta conclusión a partir de una serie de criterios de comparación, tales como el hecho de que el nombre de dominio disputado y los derechos marcarios puestos en juego estén formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o que lo estén a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. Asimismo, el nombre de dominio es similar hasta el punto de causar confusión cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o cualquier otro derecho legítimo del Demandante hasta el punto de causar confusión sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o crear en el público el riesgo de asociación con las que el Demandante desarrolle pacífica y legítimamente en el mercado.

El riesgo de confusión puede ser debido a una identidad sustancial entre las palabras o letras usadas por el Demandante (como marca) para identificarse en el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podrá apreciarse, entre otros criterios, por la elevada coincidencia en el nombre de dominio cuestionado de los elementos que conforman el derecho de marca (o cualesquiera otros comerciales legítimos) del Demandante.

Por otra parte, para proceder a la comparación entre los signos distintivos enfrentados no es relevante tener en cuenta la partícula TLD. Las partículas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la comparación, ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciación respecto al nombre de dominio cuestionado.

A la vista de todo lo anterior, resulta evidente que el titular del nombre de dominio lo ha formado a partir del derecho de marca del Demandante sobre el signo <myrurgia>, variando solamente la letra <y> por la letra <i>. A la hora de formar el nombre de dominio controvertido, el Demandado no ha añadido partículas que puedan suponer o añadir un factor de diferenciación con respecto de la marca notoria <myrurgia>, propiedad de la Demandante. Hay que tener en cuenta que, fonéticamente, tanto <myrurgia> como <mirurgia> tienen la misma pronunciación.

Literalmente, pues, y efectuando la comparación no cabe duda de que, aunque no se produce una identidad exacta entre el nombre de dominio cuestionado y el derecho de marca registrado en España y en otros países a favor de la Demandante, sí se produce una similitud que tiende a la confusión entre ambos.

Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <mirurgia.com> es similar hasta el punto de causar confusión con la marca española <myrurgia> que es propiedad de la Demandante, así como con su dominio <myrurgia.com>.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominación de la que el Demandado sea titular.

El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado su derecho de marca <myrurgia> y empezado a operar en el mercado, como prueba de interés legítimo que, entre otras, propone la Política Uniforme.

Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado sobradamente la existencia de varios registros de marca en España y en otros países, así como el desarrollo y ejecución de una actividad comercial notoria en el sector de los perfumes y esencias cosméticas, debo llegar a la conclusión de que el Demandado no tiene interés legítimo o derecho alguno en el nombre de dominio <mirurgia.com> que deba ser más digno de protección que el que poseen los distintos registros de marca, el nombre de dominio alegado y los intereses comerciales en el mercado español e internacional de la Demandante.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideración, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de varios registros de marca <myrurgia>.

Debido al hecho de los registros anteriormente mencionados; a la difundida actividad comercial desarrollada por la Demandante (no negada por el Demandado); al carácter notorio de su actividad y en el ámbito geográfico, comercial y jurídico en el que conviven Demandante y Demandado, debe entenderse que el Demandado tenía conocimiento en el momento del registro del dominio, y posteriormente a la hora de usarlo, del derecho marcario y/o intereses legítimos de la Demandante sobre el vocablo <myrurgia>.

Por consiguiente, el Panelista ha de llegar a la lógica, razonable y legítima conclusión de que el Demandado era completamente consciente de que el registro del nombre de dominio <mirurgia.com>, sobre el que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo, fue algo deliberado, no casual, hecho con el ánimo subjetivo de querer así causar un daño y perjudicar los derechos e intereses legítimos del Demandante.

Recurriendo a la Ley de Competencia Desleal española, cuyo artículo 5 sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe, se llega inevitablemente al mismo resultado. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es ilícito (punto de vista subjetivo), sino antes bien el que objetivamente resulta contrario a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el tipo de actividad llevada a cabo por el Demandado (esto es, registro de un nombre de dominio coincidente con marca notoria), el uso de un término o vocablo que causa confusión con otros existentes en el mercado nacional e internacional registrados a favor del Demandante, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección por parte del Demandado deben llevar a la conclusión de que, efectivamente, el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputación ganado por otro en el mercado.

Así pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <mirurgia.com> fue registrado y está siendo usado de mala fe.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es similar hasta el punto de poder causar confusión respecto de derechos de marca de su titularidad, así como a un nombre de dominio de su titularidad; que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre dignos de protección; que el Demandado está usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia del nombre de dominio <mirurgia.com> al Demandante, según los remedios jurídicos por él solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Unico

Fecha: 11 de junio de 2001