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ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Pans & Company International, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García

Case No: D2002-0908

Demandantes: PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.A., domiciliada en c/ Josep Ferrater i Mora, 2-4, 08019 Barcelona (España) y PANSFOOD, S.A. con el mismo domicilio que la anterior.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Victor Guix Estudio Jurídico, c/ Paseo de Gracia, 66, 1º, 2ª, 08007 Barcelona (España).

Demandado: D. Eugenio Bonilla García, c/ Aguzanieves, 41, Miranda de Ebro, 09200 Burgos (España).

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <panscompany.com>.

La entidad registradora de los nombres de dominio es Network Solutions (Verisign, Inc).

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro", el día 1 de octubre de 2002, habiendo sido recibida confirmación en papel el día 10 de octubre de 2002.

3.2 La demanda fue presentada contra D. Eugenio Bonilla García.

Comunicada la demanda por "El Centro" a la entidad registradora, NETWORK NETWORK SOLUTIONS (VERISIGN, INC) con fecha 3 de octubre de 2002, la entidad registradora contestó con fecha 4 de octubre haciendo constar que el titular registral del nombre de dominio objeto de la demanda era D. Eugenio Bonilla García..

3.3 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 10 de octubre de 2002, al demandado a la dirección que en la entidad registradora figuraba como contacto administrativo y de facturación.

En la misma fecha se envió la demanda con su documentación por DHL al domicilio del demandado en Miranda de Ebro, Burgos (España).

3.4 Con fecha 11 de octubre de 2002, las demandantes procedieron a enmendar la demanda para sustituir la dirección de la entidad registradora mencionada en la demanda, por la nueva dirección: 21355 Ridgetop Circle, Dulles, VA 20160, USA.

3.5 Con fecha 31 de octubre de 2002, el Centro comunicó a ambas partes la falta de personación del demandado y la falta de contestación a la demanda.

3.6 El 11 de noviembre de 2002, se notificó a las partes la designación de un panel compuesto por un solo miembro en la persona de D. Alberto Bercovitz.

4.1. Las entidades demandantes son PANS & COMPANY, S.L. y PANSFOOD, S.A. tienen su origen en la Compañía SERVIFOOD INVERSIONES, S.L., perteneciendo todas ellas al grupo CORPORATION AGROLIMEN, S.A.

PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L. es la titular de 30 marcas registradas con la denominación "PANS & COMPANY" entre las que se destacan las números 1.596.450 y 1.596.451 solicitadas ambas el 29 de octubre de 1990 y concedidas el 5 de mayo de 1992. Sobre ambas marcas tiene una licencia exclusiva la sociedad PANSFOOD, S.A. que es la que gestiona la cadena PAN & COMPANY.

Las marcas "PANS & COMPANY" son notoriamente conocidas y acreditadas en España para distinguir una cadena de mas de 200 restaurantes de bocadillería, tanto de propiedad de PANSFOOD, S.A. como en régimen de franquicia; además a partir de 1990 PANSFOOD, S.A. ha efectuado importantes inversiones publicitarias en la promoción de la marca PANS & COMPANY estimadas a precio de tarifa y para el período comprendido entre 1991 y 2000 en 1.975 millones de pesetas.

4.2 El Demandado es una persona física, D. Eugenio Bonilla García, cuyo domicilio de contacto está en Miranda de Ebro (Burgos) España.

El nombre de dominio <panscompany.com> aparece registrado a nombre del demandado.

4.3 El panelista ha podido comprobar personalmente que el nombre de dominio <panscompany.com> está activo y que se utiliza para hacer publicidad de otro nombre de dominio <acens.com>. En la página web de "acens" se ofrece un programa de afiliación en virtud del cual los afiliados con nombres de dominio pueden ganar dinero por cada servicio que se contrate en la web de acens, cuando el visitante ha sido introducido en esa web a través del nombre de dominio del afiliado.

Las demandantes afirman:

5.1.1 Que la demanda se basa en la manifiesta semejanza incompatibilizadora, rayana en la identidad, entre las marcas registradas números 1.596.450 y 1.596.451 "PANS & COMPANY" de las que las demandantes son titular y licenciataria exclusiva respectivamente y el nombre de dominio solicitado <panscompany.com>, susceptible de crear un más que evidente error de confusión y/o riesgo de asociación en los consumidores (apartado 4ª.i) de la Política).

En efecto, realizando un análisis comparativo de dichas denominaciones resulta que, aparte de la terminación "com", el dominio solicitado por el Sr. Bonilla reproduce íntegramente las marcas de la demandante, limitándose a suprimir la conjunción "&", lo que provoca peligrosas afinidades que coadyuvan a crear riesgo de confusión en claro perjuicio de los derechos e las demandantes y, por supuesto, de los usuarios o consumidores. En este sentido, es importante tener en cuenta que el signo "&" no es reconocido como carácter válido para formar parte de un nombre de dominio, por lo que la expresada diferencia entre las denominaciones enfrentadas no responde a la voluntad del solicitante sino a la imposibilidad de registrar el dominio <pans&company.com>.

Además del mencionado riesgo de confusión, el registro del nombre de dominio <panscompany.com> puede generar un riesgo de asociación en los usuarios de la Red que, caso de utilizarse el mismo, pueden ser inducidos, por su similitud con las marcas notorias de las demandantes, a pensar que lo que se ofrezca o aparezca en el dominio objeto del presente procedimiento tiene un mismo origen empresarial que los productos y servicios ofrecidos por PANSFOOD, S.A. y que PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L., titular de las marcas "PANS & COMPANY".

En efecto, es indudable que, preexistiendo la marca "PANS & COMPANY" para distinguir una reputada cadena de restaurantes de comida rápida notoriamente conocida en España y otros países, la aparición del sitio con el nombre de dominio <panscompany.com>, con casí idéntica denominación, puede llevar a los usuarios a asociarla erróneamente con las demandantes, con el consiguiente aprovechamiento del prestigio ajeno que ello comporta, además de los perjuicios que pueda provocar en los usuarios.

5.1.2 Que el demandado, Sr. Eugenio Bonilla García, no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <pancompany.com> objeto de la demanda por cuanto no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el párrafo 4.c) de la política.

En efecto, no tienen constancia ni existe prueba alguna de que el titular haya utilizado, o haya efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio, o cualquier nombre correspondiente al nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de que el titular del nombre de dominio haya recibido cualquier aviso de la presente controversia.

Además, el Sr. Bonilla no hace ningún tipo de uso, ya sea legítimo y leal o no comercial o de cualquier otro tipo, del nombre de dominio que pudiese justificar el registro de la denominación "PANSCOMPANY", aparte de haber ofertado el nombre de dominio objeto de la presente demanda a subasta, con clarísimo ánimo de lucro al querer venderlo al mejor postor, como se expone más adelante.

Finalmente, el demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto el nombre de dominio <panscompany.com> ya que por una parte, dada la notoriedad de la marca "PANS & COMPANY", no es creíble que la elección del nombre de dominio y su registro se deban a un acto involuntario y casual.

5.1.3 Que existen diversos motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio <panscompany.com> ha sido registrado y utilizado de mala fe, según lo dispuesto en el párrafo 4.b) de la Política.

En primer lugar, el registro del nombre de dominio <panscompany.com> se hace a pesar de que es público y notorio que la marca "PANS & COMPANY" es una marca notoria y renombrada y por lo tanto con pleno conocimiento de que se están invadiendo los derechos de las demandantes, lo que pone de manifiesto la evidente mala fe del demandado, más aún cuando este último tiene su domicilio en España, lugar donde la marca "PANS & COMPANY" es notoriamente conocida, siendo imposible que el Sr. . Bonilla desconociera la marca "PANS & COMPANY" con anterioridad al registro del nombre de dominio <panscompany.com>.

En segundo lugar, el demandado, dado el prestigio y reputación de la referida marca, pensó que podría tener mucho interés para sus propietarios, o incluso para terceros competidores, tener registrado el nombre de dominio correspondiente a la denominación "panscompany", por ello registró el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender el mismo a las demandantes PANS & COMPANY INTERNACIONAL, S.L. y PANSFOOD, S.A., o a cualquier tercero.

Así, el 22 de marzo del 2000, el demandado lanzó una oferta de subasta del "artículo" <panscompany.com>, consistente en los "Derechos de Dominio en Internet", por un precio inicial de 50.000.000 pesetas en la página web "ibizar.com".

La referida página web está dedicada a la compra-venta de diversas clases de objetos. El inicio de dicha subasta estaba previsto para el 29 de febrero del 2000, y el final para el siguiente día 29 de marzo, no constando ninguna puja por dicho artículo en la fecha en que las demandantes tuvieron conocimiento de la misma. En acreditación de este hecho acompañan las demandantes como anexo nº 10, copia de la página web "ibizar.com".

Evidentemente, la cantidad de 50 millones de pesetas solicitada por el dominio <panscompany.com> supera los costos que están relacionados directamente con el mismo y que efectivamente desembolsó el demandado en relación al nombre de dominio objeto del procedimiento, lo que es una evidente muestra de la mala fe del Sr. Bonilla.

En estas circunstancias, las demandantes, a través de sus asesores legales en materia de Propiedad Industrial, Victor Guix Estudio Jurídico, requirieron fehacientemente al Sr. Bonilla, instándole, básicamente, a que pusiera fin al uso y ofertas del nombre de dominio <panscompany.com> que venía realizando, según es de ver en la copia de la carta-requerimiento que acompañan señalada como anexo nº 11.

La respuesta del demandado a los asesores jurídicos de las demandantes, Victor Guix Estudio Jurídico, fue básicamente que el dominio aludido fue registrado para el uso general de una Cooperativa de Trabajo Asociado para la realización de prestaciones de servicios en todo tipo de empresas, de ahí el prefijo Pan –según el demandado-, concluyendo literalmente "caso que el posible uso de nuestro dominio perjudique tan grandemente a sus representados, realicen una oferta", según aparece en el anexo nº 12 acompañado por las demandantes.

Pese a los intentos de las demandantes de solucionar el conflicto surgido con el Sr. Bonilla en la vía amistosa, no pudo ponerse fin al referido conflicto y las mismas se vieron obligadas a formalizar la presente demanda ante ese Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En tercer lugar, el Sr. Bonilla decidió alquilar su página web.

Todos estos comportamientos del demandado son objetivamente contrarios a la buena fe y se traducen en la confusión en el consumidor, y en la explotación de la reputación ajena, con manifiesta violación de los derechos que le confieren a PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L. y a PANSFOOD, S.A.

El demandado no ha contestado a la demanda.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de las demandantes y el demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2 Falta de contestación a la demanda por parte del demandado.

El demandado no ha contestado a la demanda. Por ello el panel debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por el demandante. Evidentemente el panel no puede resolver a favor de la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (Casos números D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner; D2001-1183 Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez y D2001-1479 Retevisión Móvil, S.A. v. Miguel Menéndez).

6.3 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas de las demandantes.

Las demandantes son respectivamente titular y licenciataria exclusiva de las marcas "PANS & COMPANY" (números 1.596.450 y 1.596.401).

Es evidente que el nombre de dominio <panscompany.com> es idéntico a las marcas con la denominación "PANS & COMPANY" con la única diferencia de suprimir los espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión de espacios es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (vid., por ejemplo, los casos OMPI nº 2000-0098 (marzo24, 2000), 2000-0239 (mayo 26, 2002), 2001-0397 (junio 8, 2001) y 2001-1479 (Marzo 7, 2002).

6.3.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del nombre de dominio.

El demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual que le permita utilizar las marcas "PANS & COMPANY" o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de las demandantes para registrar el nombre de dominio <panscompany.com>.

El demandado, al no contestar a la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que él tuviera derechos o legítimos intereses en relación con los nombres de dominio objeto de esta controversia.

De las pruebas aportadas por las demandantes resulta que el demandado, en el correo electrónico enviado el 15 de junio de 2000, a D. Victor Guix, como única explicación para fundamentar el registro del nombre de dominio <panscompany.com>, afirma que "fue registrado para el uso general de una Cooperativa de Trabajo Asociado que realizará prestaciones de servicios en todo tipo de empresas, de ahí el prefijo Pan ("totalidad")". Pero evidentemente esta explicación no puede ser tomada en cuenta. En primer término porque no se da absolutamente ninguna referencia a la supuesta Cooperativa de Trabajo Asociado, esto es ni a su fecha de constitución ni a su inscripción en el Registro correspondiente.

Pero además, siendo renombrada en España la marca "PANS & COMPANY" es difícilmente creible que se adoptara un nombre de dominio idéntico sin conocer que se estaba utilizando esa marca tan conocida en el mercado español.

Mas el propio uso que se ha hecho de la página con el nombre de dominio <panscompany.com> pone de manifiesto que esa supuesta Cooperativa de Trabajo Asociado no existe, puesto que en la página con el nombre de dominio mencionado no se ha hecho referencia a esa supuesta cooperativa ni a los productos o servicios que supuestamente podía suministrar. Por el contrario, se ha ofrecido el nombre de dominio en subasta y ahora está alquilado para servir de acceso a la página web de acens.

Así pues, hay que concluir que el demandado, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <panscompany.com>.

6.3.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

PANS & COMPANY es una marca renombrada en España por cuanto identifica una cadena de restaurantes de bocadillería con más de doscientos establecimientos; y además se ha hecho una intensa publicidad para promover esa cadena. Por eso y, porque como se ha visto, no aparece ningún interés legítimo para que el demandado pudiera solicitar el nombre de dominio <panscompany.com>, hay que considerar que ese nombre de dominio fue registrado de mala fe. Evidentemente al registrar el nombre de dominio el demandado tenía que saber que era idéntico a la marca renombrada PANS & COMPANY

Además, el uso posterior del nombre de dominio que ha hecho el demandado pone claramente de manifiesto no sólo que ha sido usado de mala fe, sino además que se solicitó con una finalidad claramente ilegítima.

De las pruebas aportadas por las demandantes resulta que el demandado ha sacado a subasta el nombre de dominio y que ha pedido a las demandantes que "caso que el posible uso de nuestro dominio perjudique tan grandemente a sus demandados, realicen una oferta". El propio panelista ha podido comprobar por sí mismo que el nombre de dominio está activo y se utiliza para reconducir a los visitantes a la página web a otra página con el nombre de dominio <acens.com> de manera que el nombre de dominio está alquilado para reconducir los visitantes a otra página web.

Según la "política uniforme", en el apartado 4.b (prueba del registro y uso de mala fe) constituye una prueba del registro y uso de mala fe del nombre de dominio la existencia de "circunstancias que indiquen que se ha registrado o se ha adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el propósito de venderlo, alquilarlo o transferir de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de comercio o de servicio o a un competidor de ese demandante, por una cantidad que excede de los costes directamente relacionados con el nombre de dominio".

En el presente caso se da manifiestamente el supuesto previsto en la "política uniforme": se ha sacado a subasta el nombre de dominio; se ha pedido al titular de la marca que haga una oferta, y actualmente el nombre de dominio está alquilado. Es por tanto indudable que la adquisición y el uso del nombre de dominio <panscompany.com> por el demandado se han efectuado de mala fe.

Por lo demás, hay que señalar que la utilización que en la actualidad se hace del nombre del dominio para reconducir a los visitantes de la página web "panscompany.com" a otra página web distinta, no sólo viola el derecho exclusivo que corresponde a las demandantes sobre la marca PANS & COMPANY, sino que además constituye una manifiesta actuación de competencia desleal, al inducir a error a los visitantes de la página con el nombre de dominio <pancompany.com> que creerán sin duda que acceden a un sitio relacionado con los titulares de la marca, cuando no es así, siendo reconducidos a la página web de otra entidad que nada tiene que ver con la titular y licenciataria de la marca. Esta conducta constituye asímismo una utilización abusiva de la reputación ajena.

Por todo ello hay que concluir que el demandado ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <panscompany.com>.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Panel resuelve que las demandantes han probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio <panscompany.com> sea transferido a las demandantes.