Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Promotora San Ignacio v. Rodrigo Montilla

Caso No. D2006-0548

1. Las Partes

La Demandante es Promotora San Ignacio, representada por D’empaire Reyna Berm�dez Abogados, Venezuela, con domicilio en Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.

El Demandado es Rodrigo Montilla, representado por Luis Alejandro Henr�quez, Venezuela, con domicilio en Guatire, Estado de Miranda, Venezuela.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es NameSecure, L.L.C. (“NameSecure”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 30 de abril de 2006. El 1 de mayo de 2006, el Centro envi� a NameSecure v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 5 de mayo de 2006, NameSecure envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y t�cnico. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17�de�mayo de 2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 6 de junio de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de junio de 2006.

El Centro nombr� a Roberto Bianchi como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 15 de junio de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con arreglo al p�rrafo 11 del Reglamento, el Panel confirma que el idioma del procedimiento es el espa�ol ya que as� lo han acordado las partes, al haber aceptado la Demandante mediante email del 24 de mayo de 2006 al Centro un pedido del Demandado. En el presente caso el Panel decide que no es necesario que la Demandante traduzca la Demanda del ingl�s al espa�ol.

4. Antecedentes de Hecho

Seg�n las copias presentadas de certificados no cuestionados por el Demandado, la Demandante Promotora San Ignacio, C.A. es titular de los siguientes registros de marcas y nombres comerciales otorgados por el SAPI (Servicio Aut�nomo de la Propiedad Intelectual) de Venezuela:

Con fecha 8 de junio de 2004 Rodrigo Montilla, con direcci�n en Centro Comercial Buenaventura, Guatire, Estado de Miranda, Venezuela, registr� el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho de la Demandante son las siguientes:

- Las marcas BUENAVENTURA tales como BUENAVENTURA VISTA PLACE SHOPPING CENTER pertenecen al grupo de shopping centers que contribuy� al �xito de Promotora San Ignacio, compa��a especializada en la construcci�n de shopping centers y administraci�n de inmuebles. Los malls BUENAVENTURA y BUENAVENTURA VISTA PLACE est�n ubicados en la ciudad de Guatire, Estado de Miranda. Ambos contienen restaurantes, bancos, teatros, oficinas de profesionales, estaciones de servicio, etc.

- El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es confundiblemente similar a las marcas BUENAVENTURA de la Demandante, ya que ni la extensi�n “.com”, ni las letras “cc” -que significan “centro comercial”- alcanzan a distinguir el nombre de dominio de la marca.

- El Demandado no hace un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios desde que ambas partes de esta disputa pertenecen a la misma �rea geogr�fica. Con relaci�n al p�rrafo 4.c.ii. de la Pol�tica, es legalmente imposible que el Demandado pueda obtener el registro de la marca BUENAVENTURA ante la oficina venezolana de marcas. Con relaci�n al p�rrafo 4.b.iii., el Demandado est� incurriendo en competencia ileg�tima y desleal, al tratar de desviar a consumidores con el fin de confundir, y de da�ar el renombre de las marcas de la Demandante con un objetivo claramente de lucro.

- Es evidente que el Demandado ten�a mala fe al momento del registro del nombre de dominio, ya que ten�a conocimiento del derecho de la Demandante sobre la marca; sac� ventaja de ello apropi�ndose indebidamente del t�rmino “buenaventura”con el prop�sito de impedirle su acceso a la red. Al momento del registro del nombre de dominio, las marcas BUENAVENTURA hab�an adquirido prestigio y notoriedad, por el grado de conocimiento que ten�an. Ese tipo de marcas goza de un elevado est�ndar de protecci�n, como lo demuestra su regulaci�n en el t�tulo XIII de la decisi�n�486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Art. 6 bis del Convenio de Par�s, del que Venezuela es parte. La conducta del Demandado al usar los principales elementos de las marcas del Demandante permite inferir que el Demandado tuvo el prop�sito de perturbar la actividad comercial de dichas marcas, y de atraer a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de confusi�n en cuanto a su origen. Tal perturbaci�n consiste en el da�o causado a la reputaci�n y prestigio de las marcas, las p�rdidas econ�micas derivadas de los productos y servicios que no podr� vender la Demandante como consecuencia de la violaci�n de su derecho de exclusividad, y la p�rdida de poder distintivo de Promotora San Ignacio, C.A.

- En cuanto al posible uso de mala fe, la Demandante remite a la decisi�n D2000-0239, seg�n la cual “quien registra un nombre de dominio de mala fe, lo usar� de mala fe, porque la mala fe estar� unida al conocimiento existente al momento del registro, de estar da�ando, sin causa leg�tima, los derechos de un tercero”.

B. Demandado

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho del Demandado son las siguientes:

- El Demandado Rodrigo Montilla es el administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura (“CC Buenaventura”), y fue autorizado por la Junta de Propietarios y de Condominio para representarlos, contratar y velar por los intereses de los copropietarios del referido Centro Comercial. El 15 de septiembre de 2004, el se�or Montilla, en su car�cter de Administrador del CCBuenaventura, suscribi� un contrato con la empresa Inversiones Jaca Media, C.A., para que esta �ltima registrara el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> y desarrollara la p�gina Web del CC Buenaventura que responder�a a dicha direcci�n. Del referido contrato se desprende que el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es propiedad del Centro Comercial Buenaventura. Esto �ltimo tambi�n se desprende de la Declaraci�n Jurada del Sr.�Montilla ante Notario P�blico.

- El Centro Comercial Buenaventura fue construido y vendido en Propiedad Horizontal por la empresa Promotora Buenaventura, C.A., tal como se desprende del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Ver anexo “D”) y no por la Demandante, la empresa Promotora San Ignacio, C.A. El Centro Comercial Buenaventura es conocido en el mercado nacional desde hace m�s de 10 a�os bajo dicha denominaci�n. Desde 2005 ha venido utilizando de forma pac�fica e ininterrumpida el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> donde se encuentra hospedada la p�gina Web del CC Buenaventura.

- Del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Anexo “D”), se desprende que la referida denominaci�n le fue atribuida al inmueble donde opera el referido Centro Comercial por la empresa constructora Promotora Buenaventura, C.A., en el a�o 1996, es decir que desde hace m�s de 10 a�os el referido Centro Comercial es conocido, publicitado y denominado como Centro Comercial Buenaventura y CC Buenaventura.

- El Demandado niega que la marca BUENAVENTURA sea notoria, y que el Demandante haya cumplido con lo exigido por el art�culo�222 de la decisi�n 486 de la Comunidad Andina para acreditar tal car�cter de notoriedad. El nombre comercial Centro Comercial Buenaventura del Demandado y el nombre comercial Buenaventura Vista Place, fundamento de la demanda, han venido coexistiendo pac�ficamente en el mercado desde hace muchos a�os, sin que a la fecha se haya producido confusi�n en el mercado.

- El se�or Montilla, actuando en representaci�n del Condominio del Centro Comercial Buenaventura, solicit� ante el Servicio Aut�nomo de la Propiedad Industrial SAPI, las siguientes marcas:

- Dichas solicitudes de registro fueron publicadas en el Bolet�n de la Propiedad Industrial 476 de fecha 19 de diciembre de 2005 y no fueron objetadas por ning�n tercero dentro del plazo de 30 d�as establecido en el art�culo�146 de la Decisi�n 486 de la Comisi�n de la Comunidad Andina. En consecuencia, las mismas pasar�n a examen de fondo, tiempo en el cual el registrador decidir� acerca de su concesi�n o negativa.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n

El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> contiene �ntegramente la palabra BUENAVENTURA que, como se ha visto en la secci�n 4 supra, es una marca denominativa registrada el 15 de abril de 2005 a nombre de la Demandante, y que protege servicios de transporte y almacenaje de la clase 39, y de publicidad y otros servicios comerciales de la clase 35. Los derechos de la Demandante Promotora San Ignacio sobre las marcas denominativas BUENAVENTURA datan del 23�de abril de 2004, fecha de solicitud de las marcas, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 8 de junio de2004. Considerando que el nombre de dominio contiene en forma completa la marca BUENAVENTURA, la adici�n de las letras “cc” al comienzo del nombre de dominio y el agregado del gTLD “.com” no alcanzan para distinguirlo de las marcas BUENAVENTURA de la Demandante de un modo que impida la confusi�n con la marca de la Demandante.

Por consiguiente, la Demandante ha probado el primer elemento de la Pol�tica,

B. Derechos o intereses leg�timos

Mediante el Documento de Condominio y Reglamento Interno del Centro Comercial Buenaventura, el Demandado prob� que desde aproximadamente 1996 existe en Guatire, Distrito Zamora del Estado Miranda, Venezuela, un desarrollo inmobiliario y centro comercial con la denominaci�n Centro Comercial Buenaventura. El Demandado se�or Montilla tambi�n prob� con actas de Asamblea de copropietarios que �l se desempe�a como administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura, y que la asamblea de los cond�minos del mismo le encarg� registrar el nombre de dominio aqu� en disputa, que coincide con su denominaci�n, ya que “CC” es la abreviatura de “Centro Comercial”. De tal modo, el Panel tiene por probado que el Centro Comercial ha registrado –a trav�s de su administrador se�or Montilla- el nombre que utiliza en su giro comercial como nombre de dominio. Adem�s, tal Centro Comercial funciona desde 1996 con esa denominaci�n, con lo cual el uso del nombre es anterior a la solicitud de registro por la Demandante de las marcas BUENAVENTURA.

Conforme al p�rrafo 4.c.ii.) de la Pol�tica, un demandado puede demostrar que tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio si prueba que �l (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. Con los documentos agregados como anexos a la contestaci�n de demanda, el Demandado prob� que la entidad que administra es conocida corrientemente por el nombre de dominio desde aproximadamente 1996. Adem�s, aunque ello no sea un requisito del p�rrafo 4.c.ii., seg�n datos precisos proporcionados por el Demandado, este present� las solicitudes de marca CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA (Y DISE�O) ante la oficina venezolana de marcas durante el a�o 2005, declarando que esas solicitudes han sido publicadas, sin recibir oposici�n durante el per�odo de 30 d�as fijado al efecto. Ver punto 5 B supra.

De esto se infiere que la Demandante no ha conseguido probar el segundo elemento de la Pol�tica, lo que sella el destino de la demanda.

Debe destacarse que la Pol�tica de ICANN no proporciona un procedimiento para establecer qui�n tiene mejor derecho a registrar y usar un nombre de dominio; simplemente determina que si un demandado tiene alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, entonces corresponde rechazar la demanda. Ver Empresa Municipal Promoci�n Madrid vs. Planners Planners, Caso OMPI No.�D2002-1112. (“La “Pol�tica Uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio” tiene como aspiraci�n �nicamente la de resolver una parte peque�a de los conflictos que puedan plantearse. Concretamente, aspira tan s�lo a resolver aquellos supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro abusivo, sin pretender que sean resueltos bajo su �mbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en relaci�n con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.”). Ver tambi�n Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa�a v. Mariscal y Rivaya, OMPI Caso No.�D2001-0571 (“[E]l objetivo de la “Pol�tica Uniforme” es resolver conflictos entre titulares de derechos invocables conforme a la pol�tica, y quienes han registrado un dominio que puede resultar incompatible con aquellos. No es objetivo de la pol�tica el determinar, con car�cter universal, qui�n goza de mejor derecho respecto de un dominio o denominaci�n [...]”).

Esto significa que este Panel no se pronuncia sobre el derecho que, m�s all� del muy restringido alcance de este procedimiento, pueda tener el Centro Comercial Buenaventura o el se�or Montilla actuando en nombre y representaci�n del Centro Comercial Buenaventura, para utilizar esa denominaci�n o una abreviatura tal como “CC Buenaventura” como nombre comercial de iure o de facto, ni si tal uso est� o no en infracci�n de marcas y/o nombres comerciales y/o normas sobre prohibici�n de la competencia desleal. Para determinar en esas cuestiones es m�s apropiada la intervenci�n de los tribunales judiciales competentes que act�an en procedimientos que permiten abundante producci�n de prueba y amplio debate contradictorio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Aunque lo concluido en la secci�n anterior es suficiente para rechazar la demanda, la demanda tambi�n debe rechazarse porque no se ha probado que el registro del nombre de dominio haya sido de mala fe, y que el nombre de dominio se use de mala fe. La Demandante no ha alegado ni probado que con el registro el Demandado haya pretendido lucrar vendiendo el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor (Pol�tica, p�rrafo 4.b.i.), ni que el nombre de dominio se haya registrado con el prop�sito de impedir que el titular de las marcas BUENAVENTURA refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una conducta de esa �ndole (Pol�tica, p�rrafo 4.b.ii.). En efecto, de acuerdo con la prueba existente en este caso, no hay evidencia de una “conducta de esa �ndole” (es decir, que el Demandado haya registrado varios otros nombres de dominio que correspondan a marcas ajenas), ni de que la finalidad del Demandado al registrar el dominio haya sido obstaculizar la presencia de la marca BUENAVENTURA en Internet, en lugar de promover la difusi�n en Internet de la existencia y actividades de los comercios del Centro Comercial Buenaventura, el cual, como se ha visto en el punto anterior, ten�a derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio.

El p�rrafo 4.b.iii. de la Pol�tica (“usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”) tampoco parece aplicable al presente caso. En primer lugar, la Demandante no ha probado que ella y el Demandado (o el Centro Comercial al que representa el se�or Montilla) sean competidores. Mientras que la Demandante alega ser una compan�a especializada en la construcci�n de shopping centers, la administraci�n y bienes ra�ces en Venezuela por largo tiempo (“company specialized in shopping centers construction, management and real estate in Venezuela for a long time”, seg�n la demanda en ingl�s), el Demandado afirma que la empresa constructora del Centro Comercial Buenaventura fue Promotora Buenaventura, C.A, y no la empresa aqu� Demandante. No hay alegaci�n ni prueba en el expediente que haya identidad o relaci�n entre Promotora Buenaventura, C.A. y Promotora San Ignacio, S.A. En segundo lugar, no se ha presentado prueba alguna de la que surja que el nombre de dominio se haya registrado “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial” de la Demandante (o la de cualquier otra persona o entidad).

La Demandante alega que el Demandado incurri� en la conducta del p�rrafo 4.b.iv. de la Pol�tica (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea”). Sin embargo, de la visita que en fecha 28 de junio de 2006 ha realizado este panelista al sitio web bajo el nombre de dominio no surge del uso del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ninguna finalidad de mala fe del Demandado. El sitio tiene como t�tulo: “El portal del Centro Comercial Buenaventura”. El “Directorio” permite buscar por ramos de los comercios (ver “www.ccbuenaventura.com/directorio/categorias.js”). Existe una secci�n de promociones y premios con bonos de compra a redimir en alg�n comercio integrante del Centro Comercial (“www.ccbuenaventura.com/noticias/promocion_clases.jsp”). Hay tambi�n una secci�n de informaci�n general con amplios datos sobre el Centro Comercial, incluyendo datos de c�mo llegar al mismo (“www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”). Existe un “link” de noticias en “www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”.

Seg�n lo aprecia este Panel, el contenido del sitio web corresponde al propio Centro Comercial Buenaventura, y no hace referencia alguna, ni positiva ni negativa, a la Demandante Promotora San Ignacio, o a otro centro comercial, ni se percibe un intento de aprovechamiento de mala fe de la reputaci�n o prestigio ajenos, ni hay denigraci�n a terceros. En resumen, el Panel considera que no se ha probado que el nombre de dominio se haya registrado o se est� utilizando de mala fe.

7. Decisi�n

Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i.) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto �nico desestima la Demanda.

Roberto Bianchi
Experto �nico

Fecha: 28 de junio de 2006