Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.
Caso Nº D2006-1277
1. Las Partes
La Demandante es Millennium & Copthorne International Limited con domicilio en Singapur, representada por Clifford Chance, LLP, España.
La Demandada es Allium Hotels S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por Ramón Gallardo Hermida, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <hotelmillennium.com> y <hotelmillenni.com>. El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de 2006. El 4 de octubre de 2006 el Centro envió a Tucows, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 5 de octubre de 2006 Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. Dado que el acuerdo de registro está en inglés y la demanda se presentó en castellano, el 11 de octubre de 2006 el Centro le requirió a la Demandante que modificara la demanda, o solicitara al Panel que el idioma del procedimiento sea el castellano, expresando sus motivos. El 25 de octubre de 2006 la Demandante presentó nuevamente su demanda, solicitando formalmente que el idioma del procedimiento sea el castellano. El Centro verificó que la nueva demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de octubre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el 14 de noviembre de 2006. El Escrito de Contestación a la demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2006.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante fundó su pedido en cuanto al idioma del procedimiento en que la Demandada es una sociedad de nacionalidad española, inscripta en el registro mercantil de Barcelona y domiciliada en esa ciudad, que está en castellano la página web bajo los nombres de dominio en disputa, y que las intimaciones hechas por la Demandante a la Demandada se hicieron en castellano. Como la Demandada contestó la demanda en castellano, considera el Experto que hay un acuerdo de hecho al respecto. Por tanto, el Experto decide que el procedimiento continúe en castellano (Párrafo 11(a) del Reglamento).
En fecha 6 de diciembre de 2006 el Experto emitió la Orden de Procedimiento No. 1, solicitando información adicional a la Demandada. El Centro comunicó la Orden a las Partes el mismo día. Con fecha 11 de diciembre de 2006 la Demandada envió un email al Centro, con copia a la Demandante, adjuntando su respuesta a la Orden No. 1. Con fecha 13 de diciembre de 2006 la Demandante remitió un email al Centro, con copia a la Demandada, adjuntando sus observaciones sobre las respuestas de la Demandada. El 11 de diciembre de 2006 por Orden de procedimiento No. 2 se dispuso ampliar en siete días el plazo de que dispone el Experto para remitir su decisión al Centro.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto considera verdaderos los siguientes hechos y circunstancias por estar probados, o no estar controvertidos, o haber sido constatados directamente por el Experto en uso de sus atribuciones reglamentarias:
4.1 La Demandante integra el grupo MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC, una cadena internacional conocida en la industria hotelera. La cadena cuenta con 103 hoteles en 18 países de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Asia, Oriente Medio, Norte de África y Norteamérica.
4.2 La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias (en adelante las “marcas MILLENNIUM”):
(a)MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS (denominativa), número 312.140, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.
(b)MILLENNIUM (denominativa), número 310.623, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.
(c)MILLENNIUM CLUB (marca denominativa), número 310.649, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.
4.3 El 19 de septiembre de 2000 la Demandada registró el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.
4.4 El 18 de julio de 2001 la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) el registro de la marca mixta HOTEL MIL.LENNI, para distinguir servicios de hoteles etc., de la clase internacional 42. La Demandante formuló oposición fundándose en las marcas MILLENNIUM.
4.5 El 20 de mayo de 2002 la OEPM denegó la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI (ver 4.4.) por entender que “es incompatible con las marcas opositoras... por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusión/asociación entre ellas”.
4.6 El 28 de mayo de 2002 la Demandada registró el nombre de dominio <hotelmillenni.com>.
4.7 El 5 de marzo de 2003 se dictó resolución desestimando el recurso de alzada interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors S.L. contra la resolución indicada en 4.5.
4.8 El 23 de octubre de 2003 la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Oct LLC. dictó sentencia de aquiescencia de un acuerdo entre la Demandante y la cadena hotelera Best Western International, Inc. Por ese acuerdo se le prohibió a Best Western en forma permanente que acepte o incluya entre los miembros de su cadena a un hotel que incorpore la marca “Millennium”, o que a sabiendas incluya entre sus miembros a cualquier hotel que incorpore cualquier marca confundiblemente similar a la marca Millennium, y se le ordenó que elimine toda referencia a “Millennium” o “Millenni” del sitio web de Best Western, que instruya a otros sitios web y sitios de reserva hotelera que eliminen toda referencia a “Millennium” y “Millenni” de la porción de sus sistemas que se refiera a Best Western, y que requiera a su licenciataria Best Western de España eliminar todas las referencias a “Millennium”, “Millenni”, “Mil.Lennium” y “Mil.Lenni” de su sitio web y sistema de reservas a más tardar el 1ro. de enero de 2004.
4.9 El 17 de noviembre de 2004 la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en un juicio promovido por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L., confirmando la sentencia de primera instancia por la cual se había ordenado a Mil.Lenium Hotel Inversors cesar en el uso de la denominación MILLENIUM para el hotel sito en Ronda de St. Pau número 14, Barcelona, prohibiéndole promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio <hotel-millenium.com1> 1 por infringir los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Además, condenó a Mil.Lenium Hotel Inversors a pagar daños y perjuicios, y las costas de primera y segunda instancia. Esa sentencia está firme.
4.10 El 5 de enero de 2006 la Demandante requirió a la Demandada mediante Burofax que se abstuviera inmediatamente de utilizar el dominio <hotelmillennium.com> para promocionar y distinguir servicios hoteleros o productos o servicios de las clases 35 y 42, que renunciara inmediatamente al nombre de dominio, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar cualquier tipo de confusión entre los servicios prestados por ambas entidades. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.
4.11 En algún momento después de recibir el requerimiento mencionado en 4.10., la Demandada dejó inactiva la página web a la que dirigía el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.
4.12 El 10 de marzo de 2006 la Demandante reiteró el requerimiento indicado en 4.10. supra, exigiendo además la transferencia gratuita del nombre de dominio <hotelmillennium.com>. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.
4.13 El 9 de junio de 2006 la Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso administrativo interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors contra la resolución de la OEPM indicada en 4.7 (ver también 4.5).
4.14 El 31 de julio de 2006 la Demandante requirió por Burofax a la Demandada que en forma inmediata se abstuviera de utilizar el nombre de dominio <hotelmillenni.com> para promover y distinguir los servicios hoteleros que la Demandada presta en Barcelona, o cualquier producto o servicio de las clases 35 y 43 de la actual clasificación internacional, que renunciara al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, que cediera gratuitamente su titularidad a la Demandante, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar la confusión entre los servicios prestados por la Demandante y la Demandada. No consta respuesta alguna a ese requerimiento
4.15 Mediante una visita a los URLs correspondientes, el Experto constató que actualmente no existe una página web activa bajo el nombre de dominio <hotelmillennium.com>, y que en cambio sí está activo el sitio web www.hotelmillenni.com de la Demandada, en el que se ofrecen los servicios del Hotel Millenni u Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, integrante de la cadena hotelera Apsis.
5. Alegaciones de las Partes
Resumidamente, las partes alegan lo siguiente:
A. Demandante
- Los nombres de dominio en disputa incorporan las marcas MILLENNIUM de la Demandante. Hay riesgo de confusión y asociación con dichas marcas porque esos nombres de dominio recogen la palabra “hotel”, que describe los servicios que prestan Demandante y Demandada. La inversión del orden de las palabras “hotel” y “millennium” no disminuye el riesgo de confusión y asociación con las marcas MILLENNIUM. Existe un vínculo societario y familiar entre Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. y Allium Hotels, S.L. ya que las mismas personas han ostentado y siguen ostentando cargos de responsabilidad en una y otra sociedad.
- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, el mero hecho que la terminación “-um” de las Marcas MILLENNIUM haya sido suprimida no impide que pueda identificarse con ellas y los servicios a los que ellas se dirigen. Hay patente semejanza fonética, gráfica y conceptual, lo que determina la concurrencia de riesgo de asociación del origen empresarial y de confusión en los usuarios.
- Allium Hotels carece de derecho e interés legítimo respecto a los nombres de dominio en disputa, y no dispone de ningún tipo de autorización o licencia de la Demandante para el uso de dichas marcas. Todo uso que la Demandada pueda hacer de dichos nombres de dominio es de mala fe.
- Los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. La Demandante solicitó las marcas MILLENNIUM en 1996 y registró los nombres de dominio <millenniumhotels.com> y <millenniumhotel.com> el 29 de enero de 1999 y 14 de septiembre de 1999, respectivamente. Debe presumirse que la Demandada, que opera en el mismo sector - hotelero - que la Demandante, tenía conocimiento de la existencia y notoriedad de dichas marcas cuando registró los nombres de dominio en disputa. Cuando la Demandada solicitó el registro del segundo de los dominios, ya tenía conocimiento de la demanda interpuesta por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors por infracción de las marcas MILLENNIUM.
- Dado el prestigio de la cadena MILLENNIUM y la notoriedad de las marcas MILLENNIUM, la Demandada intentó aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputación y prestigio de la Demandante. A través de ambos nombres de dominio la Demandada publicitó sus propios servicios hoteleros, y los sigue publicitando en la actualidad a través del sitio web www.hotelmillenni.com.
- Allium Hotels ha sacado a relucir su mala fe en el uso del nombre de dominio <hotelmillennium.com>, al querer mantener y seguir ejercitando el uso pasivo y la titularidad de un nombre de dominio que no está legitimada a utilizar, por constituir una infracción de los derechos de marca de la Demandante.
- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, la Demandada no ha contestado el requerimiento de fecha 31 de julio de 2006, lo que pone de manifiesto su la mala fe. A la luz de los precedentes judiciales dictados en relación con nombres de dominio y marcas muy similares, la Demandada sabe que no puede usar los nombres de dominio aquí en disputa.
B. Demandado
- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillennium.com>, la Demandada no objeta que es idéntico a las marcas de la Demandante, ni que origina confusión con ellas. El procedimiento ante el Juzgado de Primera instancia Número 36 y luego en la Audiencia Provincial de Barcelona lo promovió la Demandante contra la entidad MIL·LENIUM HOTEL INVERSORS, S.L., y no contra ALLIUM HOTELS, S.L. La mercantil ALLIUM HOTELS, S.L. es una empresa distinta de MIL·LENIUM HOTEL INVERSORS, S.L. De todos modos, la Demandada no puede cuestionar resoluciones firmes que debe respetar, y respeta.
- ALLIUM HOTELS, S.L. ostenta derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio <hotelmillennium.com>, puesto que lo registró. Con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la adversa, la Demandada utilizaba el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio y ha hecho un uso de éste legítimo y leal.
- La Demandada agrega textualmente lo siguiente: “Sin embargo, en relación con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, número 36 de los de Barcelona decretó en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”2 2.
- El nombre de dominio <hotelmillennium.com> no se utiliza de mala fe. La Demandada, tras recibir el requerimiento remitido por la actora en fecha 5 de enero de 2006, dejó inactiva la pagina web a la que dirigía el nombre de dominio litigioso. No tiene ninguna intención de volver a utilizarlo en un futuro para publicitar sus servicios, y no tiene ningún inconveniente en transferirlo a la Demandante. De este modo cesó en el uso del nombre de dominio, cumpliendo con el requerimiento efectuado por la Demandante.
- La Demandada renuncia al nombre de dominio <hotelmillennium.com>. No ha procedido a cederlo gratuitamente a la Demandante porque técnicamente no puede hacerlo. Por ello, la Demandada no ha actuado en momento alguno con mala fe.
- El nombre de dominio <hotelmillenni.com> no crea confusión con respecto a las marcas de la Demandante. No incorpora en su totalidad ninguna de ellas, pues se trata de designaciones distintas. El servicio prestado por la Demandada no puede confundirse con el de la Demandante dado que este último es de una imagen y calidad diferente, y se encuentra ubicado fuera del territorio español. En el momento de iniciarse los hechos, la Demandada pertenecía a la cadena BEST WESTERN y actualmente, a la cadena APSIS HOTEL, ambas cadenas de prestigio, y distintas a la que pertenece la Demandante, que le ofrecen ventajas y beneficios propios de su pertenencia a ella y que presta un servicio distinto al de la Demandante. La Demandante no tiene ningún establecimiento en España ni consta que lo vaya a tener en un futuro.
- MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED reconoció ante un Tribunal de Justicia la inexistencia de confusión por parte de los consumidores. En los procedimientos judiciales instados por la actora contra la mercantil HOTEL INVERSORS, S.L., que no ALLIUM HOTELS, S.L., única y exclusivamente se ha peticionado el cese en el uso de la denominación MILLENIUM. La adversa se ha interesado siempre en que no se utilice la marca MILLENIUM, que no la denominación MIL·LENNI, y admite tácitamente que la denominación MIL·LENNI no le afecta, pues de otro modo no puede entenderse que en su día no peticionara judicialmente también el cese en el uso de dicha denominación.
- La Demandada tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en su condición de empresa registrante del mismo. Con anterioridad a la presente controversia, esta parte viene utilizando el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios, tal y como se desprende del documento No. 16 acompañado a la demanda. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido y ha hecho un uso de éste legítimo y leal.
- La Demandada jamás tuvo la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de servicios de la adversa, pues no le hace falta. ALLIUM HOTELS, S.L. pertenecía a la cadena BEST WESTERN, cadena de prestigio, que le ofrecía las ventajas y los beneficios propios de su pertenencia a ella, y ahora pertenece a la cadena APSIS HOTEL.
- El nombre de dominio <hotelmillenni.com> no se utiliza de mala fe, ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. La Demandada y MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED no compiten entre sí, por lo que resulta absurdo afirmar que ALLIUM HOTELS, S.L. ha actuado de mala fe.
- Sorprende que la Demandante afirme que hubo mala fe en la actuación de la Demandada, cuando la propia MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED suscribió con la entidad BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC, cadena a la que perteneció la Demandada, un acuerdo de no-agresión mutua que se recoge en la sentencia de aquiescencia dictada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva Cork, de fecha 23 de octubre de 2003, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Host LLC. Nótese que dicho acuerdo se firmó en el año 2003, con posterioridad al registro, por parte de la Demandada, del nombre de dominio litigioso. En consecuencia, con dicho acuerdo se respetaba tácitamente el uso por la Demandada del nombre de dominio <hotelmillenni.com>.
6. Debate y conclusiones
6.1. Nombre de dominio <hotelmillenium.com>
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante afirma que el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas comunitarias MILLENNIUM, y la Demandada admite que es idéntico a ellas. El Experto concluye que el primer elemento de la Política está probado.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que la Demandada no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que carece de autorización o licencia de la Demandante para utilizarlo. Toca a la Demandada, entonces, alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, punto 2.1, en “https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.
La Demandada afirma que ostenta derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio <hotelmillennium.com> puesto que lo registró. El Experto considera que ese argumento no es válido. De aceptarse, cualquier demandado en un procedimiento UDRP tendría automáticamente derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio por el mero hecho del registro, lo que es absurdo. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI N° D2005-1139 , citando a Christie's Inc. v. Nicholas Stirpe, Caso OMPI No. D2001-0044, (“El simple registro únicamente no puede constituir tales derechos”).
Asimismo, la Demandada alega que, con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la Demandante, utilizaba el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, la Demandada no ha negado que conociera la existencia de la cadena al momento de registrar el dominio.
Asimismo, la Demandada alega que ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio. Sin embargo, la denominación social ALLIUM HOTELS no coincide con el nombre de dominio <hotelmillennium.com>. Por otra parte, más adelante la Demandada alega que es conocida corrientemente por el nombre de dominio <hotelmillenni.com>. Ver 6.2.B.
De todos modos, la propia Demandada afirma textualmente: “Sin embargo, en relación con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, número 36 de los de Barcelona decretó en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”. El Experto considera que si la Demandada admite esa prevalencia de la marca de la Demandante, no puede alegar derechos o intereses legítimos al nombre de dominio en cuestión. Además, la Demandada declara que renuncia al nombre de dominio <hotelmillennium.com>, y que lo hubiera cedido gratuitamente a la Demandante de haber podido hacerlo técnicamente. Como no puede presumirse la gratuidad de los actos de una mercantil, en opinión de este Experto, un propósito de renuncia no resulta demasiado creíble. La Demandada tampoco explica claramente qué razones técnicas le impidieron ceder el nombre de dominio a la Demandante, si realmente estaba dispuesta a hacerlo.
Por todo ello, el Experto opina que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante alega que Allium Hotels opera en el mismo campo de negocios que la Demandante, y que tenía conocimiento de la existencia y notoriedad de las marcas MILLENNIUM cuando registró el nombre de dominio en disputa. La Demandada afirma que no lo registró ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. Agrega que la Demandante y ella no compiten entre sí, por lo que resulta absurdo afirmar que ha actuado de mala fe.
La Audiencia Provincial de Barcelona declaró que promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio <hotel-millenium.com> (con guión y una sola “n”) infringe los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Ver 4.9. supra. Es de notar que la Demandada en su contestación de demanda ni siquiera menciona por qué motivo registró el nombre de dominio <hotelmillennium.com>. De allí, este Experto puede concluir que el registro del nombre de dominio, casi idéntico a la marca de la Demandante, con toda probabilidad fue realizado para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un servicio que figure en su sitio Web, en los términos de la Política, párrafo 4(b)(iv). Como mínimo, esa posibilidad debe haber sido tenida en cuenta por la Demandada desde el momento del registro. Nótese que la Política no exige que la confusión efectivamente se produzca, sino que es suficiente con crear esa posibilidad.
El hecho que después del requerimiento de la Demandante la Demandada haya eliminado todo contenido del sitio web inclina a creer que se trata de un reconocimiento implícito de que el uso activo del nombre de dominio era de mala fe.
Por otra parte, la actual ausencia de contenido en el sitio web, no cambia el hecho que existió uso de mala fe, ya que una vez usado de mala fe el nombre de dominio, queda satisfecho el párrafo 4(b)(iv) de la Política. Ver Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Martín, Caso OMPI N° D2000-1679 (“La interrupción actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilización de mala fe en el sentido de la Política, Parágrafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Política exigiendo que la utilización de mala fe continúe después que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldría a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resolución desfavorable, el fácil expediente de interrumpir o eliminar toda publicación de contenidos en el sitio web, dejándolo inactivo a todo efecto práctico. Eso debe descartarse por absurdo.” )
El Experto considera probado que el nombre de dominio se registró y se usa de mala fe.
6.2. Nombre de dominio <hotelmillenni.com>
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Contrariamente a lo que sostiene la Demandada, para determinar si se ha cumplido con el primer requisito de la Política, es insustancial si coinciden o no la imagen, calidad o localización de los servicios respectivamente prestados por Demandante y Demandada. Hay consenso entre los panelistas de la OMPI en que para determinar si se ha reunido el primer elemento de la Política simplemente hay que comparar la marca con el nombre de dominio. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/#12 .
La Demandada sostiene que el nombre de dominio <hotelmillenni.com> no crea confusión con respecto a las marcas de la Demandante, y que no incorpora en su totalidad ninguna de ellas. Sin embargo, descartado el gTLD “.com”, las diferencias no son significativas. En el nombre de dominio faltan la partícula final “um” y la palabra “resorts”, presentes en la marca MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS. La falta de la partícula “um” no es significativa, dado que en comparación con “millenium”, la palabra“millenni” también contiene tres sílabas, las dos primeras idénticas, y la tercera, muy parecida. La palabra “hotel” figura tanto en la marca como en el nombre de dominio, siendo indiferente el orden de los términos. No parece significativa la ausencia de la palabra “resorts” en el nombre de dominio; tanto “hotel” como “resort” son establecimientos o lugares donde se proporcionan servicios de alojamiento por un precio. A pesar de que - como se verá más adelante - la cuestión del idioma en que están escritas las palabras “millennium” y “millenni” tiene su importancia cuando se considera la cuestión de la mala fe, en la simple comparación que debe efectuarse para establecer el primer elemento de la Política, “millenni” en catalán y “millennium” en inglés (o latín) significan lo mismo.
De todo esto el Experto concluye que el nombre de dominio <hotelmillenni.com> es confundiblemente similar a la marca sobre la que tiene derechos la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
Frente a la alegación de la Demandante, de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, la Demandada afirma que, con anterioridad a la presente controversia, viene utilizando el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios. Cita como prueba el documento número 16 anexo a la demanda, una impresión de la página web existente en http://www.hotelmillenni.com, sitio web de la Demandada, obtenida e impresa el 26 de septiembre de 2006. Allí se ofrecen los servicios hoteleros del Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Saint Pau, 14, Barcelona, y figura que el hotel integra la cadena de hoteles Apsis.
De este modo la Demandada aludió al párrafo 4(c)(i) de la Política (“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”), aunque sin dar mayores precisiones. Por tanto, el Experto dictó la Orden de procedimiento No. 1, pidiendo a la Demandada que indicara con la mayor precisión posible: a) la fecha exacta de comienzo de la utilización del nombre de dominio <hotelmillenni.com> o de un nombre correspondiente a dicho nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de servicios; b) la modalidad de la utilización; c) si lo que utilizó es el nombre de dominio citado o un nombre correspondiente al mismo, y en el segundo caso, cuál, y d) una descripción de la oferta de servicio, explicando por qué la misma debe considerarse de buena fe.
La Demandada respondió a la Orden declarando que el 28 de Mayo de 2002 es la fecha de comienzo de la utilización del nombre de dominio <hotelmillenni.com> en relación con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, como bien observó la Demandante, la Demandada no aportó prueba alguna de que ese nombre de dominio se comenzara a usar en esa fecha. Considera el Experto que la Demandada tampoco presentó prueba de la fecha en que su hotel comenzó a denominarse “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”. Por su parte, la Demandante manifiesta que si bien desconoce la fecha exacta en la que tuvo lugar el paso del hotel de la cadena Best Western a la cadena Apsis, este cambio se realizó con toda probabilidad con posterioridad a la firma del acuerdo mencionado en 4.8. supra, dado que la cadena hotelera APSIS HOTELS se creó en 2003.
Por cierto, el párrafo 4(c)(i) de la Política no exige que el uso bona fide se remonte a la fecha de registro. Puede ser posterior al registro, con tal que sea anterior a la recepción de cualquier aviso de la controversia. Por eso cabe preguntarse desde cuándo hay una controversia entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio <hotelmillenni.com>, y cuándo recibió aviso la Demandada de una controversia. La mayoría de los expertos hacen coincidir ese aviso con la recepción de la demanda en el procedimiento UDRP. Así por ejemplo, en Televisa V. Retevision Interactiva S.A., Caso OMPI No. D2000-0264, la demandada había registrado un nombre como designación societaria y como nombre de una de sus subsidiarias, y numerosas marcas con ese nombre antes de la notificación de la demanda. Además, el conocimiento de la controversia debe ser posterior al registro de la marca por parte del demandante. Ver Phone-N-Phone Services (Bermuda) Ltd. v. Shlomi (Salomon) Levi, Caso OMPI No. D2000-0040 (la controversia no puede haber existido antes de que por lo menos hayan comenzado a emerger derechos de la marca).
Este Experto opina que el significado de los términos “controversia” (“dispute”) y “noticia” (“notice”) en la Política sugiere que la noticia relevante a los fines del párrafo 4(b)(i) puede recibirse antes de la notificación de la demanda en el procedimiento UDRP, puesto que del párrafo 4 de la Política se desprende que una disputa o controversia es anterior al procedimiento UDRP y que “disputa” no es igual a “procedimiento” o a “la acción que toma el demandante para iniciar los procedimientos”. Ver Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises, and J. D. Sallen Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0461.
En el presente caso parece claro que cuando la Demandada registró el nombre de dominio ya existía una controversia entre la aquí Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors, en la que se opusieron las marcas comunitarias de la Demandante a una solicitud de marca prácticamente idéntica al nombre de dominio en disputa. Como se ve en 4.5. supra, el 20 de mayo de 2002 la OEPM había denegado la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI presentada por la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors S.L., por entender que “es incompatible con las marcas opositoras [...] por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusión/asociación entre ellas”. Sin embargo, como afirma la Demandada, la controversia no era con ella, sino con Mil.Lenium Hotel Inversors.
No escapa al Experto que la Demandada registró el nombre de dominio <hotelmillenni.com> el 28 de mayo de 2002 , es decir apenas ocho días después de la denegatoria mencionada (ver 4.6 supra). No se puede descartar que cuando registró el nombre de dominio la Demandada pudiera estar en conocimiento que existía la mencionada controversia. En particular no puede excluirse que haya existido algún tipo de comunicación o entendimiento entre la Demandada y la mercantil Mil.Lenium teniendo en cuenta que la dirección del hotel en cuestión es Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, la misma en que la sociedad Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene su sede social. Ver Anexo 7 y Documento 1 del Anexo 11 al escrito de demanda. Otro posible nexo entre las mercantiles, según surge de la prueba anexa a la demanda, es que la Sra. Gracia López Gerard, integrante del órgano de administración de la Demandada Allium Hotels, S.L., es o ha sido consejero y secretario de Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L.
De todos modos, aún si la Demandada hubiera tenido noticia de la mencionada controversia al registrar el nombre de dominio, no está probado que la mencionada disputa entre la Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors involucre también a la Demandada, o que esta sea un alter ego de Mil.Lenium, o que Mil.Lenium lo sea de la Demandada. El Experto no puede ignorar que en este procedimiento la Demandada sostuvo expresamente que ambas mercantiles son personas jurídicas distintas entre sí. En otros términos, el Experto no puede, sin más, levantar el velo societario. Ver Caesars Entertainment, Inc. f/k/a Park Place Entertainment Corporation v. Ad Dreamer Inc., Caso OMPI No. D2005-0293 (“[S]uch issues as piercing corporate veils or finding an individual or other entity liable in the stead of a named party are simply not matters that need to be made in the context of UDRP proceedings”)3.3
A la pregunta del Experto sobre la oferta de servicios para la que se utilizó el nombre de dominio, y por qué la misma debería considerarse de buena fe, la Demandada respondió que se trata de los servicios propios de una cadena hotelera de prestigio, sin la intención de desviar a los consumidores de manera inequívoca o de empañar el buen nombre de la adversa. Agregó que ofrece sus servicios de buena fe porque no pretende aprovecharse ni de los clientes de la adversa ni de sus marcas o reputación, pues la adversa no tiene abierto en España ningún establecimiento hotelero, ni intención de abrirlo.
Es verdad que, como observa la Demandante, la Demandada no ha mencionado en este contexto la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que estableció que existe un riesgo de asociación del origen empresarial y de confusión en los usuarios entre las Marcas MILLENNIUM de la Demandante y los términos “hotel mil·lenni”. Sin embargo, al considerar la mala fe a los fines de la Política, además del riesgo de asociación, debe considerarse la intención de aprovecharlo. Esa intención de la Demandada no ha sido probada. Ver punto “C” infra.
La Demandada también alega que “[a]simismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, y que ha hecho un uso de éste legítimo y leal.” De tal modo, la Demandada invoca el párrafo 4(c)(ii) de la Política (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”).
Es evidente que la denominación de la mercantil Allium Hotels no coincide con el nombre de dominio. En la orden de procedimiento No. 1 el Experto también pidió a la Demandada que ampliara la información suministrada, preguntándole: e) Desde qué fecha la Demandada es conocida corrientemente por el nombre de dominio hotelmillenni.com o un nombre a él correspondiente, f) Desde qué fecha ha hecho un uso del nombre de dominio <hotelmillenni.com>, g) La modalidad de la utilización, y h) Por qué el uso indicado en “f)” y “g)” debe considerarse legítimo y leal.
La Demandada contestó que usa el nombre de dominio <hotelmillenni.com> desde el 28 de mayo de 2002, a lo que la Demandante observó que el cambio de denominación de “Hotel Millennium” por “Hotel Millenni” es más reciente y tiene como causa la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en fecha 17 de noviembre de 2004 (ver 4.9), y el cambio de cadena hotelera de BEST WESTERN a APSIS HOTELS.
Dada la discrepancia de las Partes en cuanto a la fecha de uso del nombre de dominio, y a si la Demandada ha sido corrientemente conocida por el nombre de dominio y, en su caso, desde qué fecha, en fecha 15 de diciembre de 2006 el Experto, en uso de sus atribuciones, visitó el sitio de Internet Archive, que guarda “instantáneas” de millones de páginas web. El Experto encontró que la versión más antigua disponible del sitio web existente en http://www.hotelmillenni.com es de fecha 11 de julio de 2004, y está archivada en http://web.archive.org/web/20040711024159/http://www.hotelmillenni.com/.
El Experto pudo observar, de izquierda a derecha, un cuadro con el nombre MILLENNI y cuatro asteriscos impresos sobre otra imagen en gris del edificio, la imagen del mismo edificio de varios pisos en fotografía a color y, a continuación, un cuadro con los datos de dirección, teléfonos y correo electrónico del establecimiento HOTEL APSIS MILLENNI. La página contiene, además, información y “links” internos sobre las instalaciones, servicios y reservas. De dicha pagina web surge que la Demandada exhibe públicamente en Internet al “Hotel Millenni” y “Hotel Apsis Millenni”, publicitando y vendiendo servicios de hotelería que se prestan en Barcelona por lo menos desde julio de 2004.
Por cierto no está probado que la Demandada utilizara en la Red el nombre “Millenni” desde el 28 de mayo de 2002; además, asiste razón a la Demandante en cuanto a que no es probable que la utilización haya comenzado antes de octubre de 2003, cuando se firmó el acuerdo entre la aquí Demandante y la cadena Best Western Internacional. Ver 4.8. supra. Sin embargo, no puede descartarse que el uso haya comenzado antes de julio de 2004. El Internet Archive muestra que se archivaron páginas de fechas anteriores, aunque no estaban disponibles al momento de la consulta por el Experto.
El Experto concluye que el uso del nombre de dominio por la Demandada en relación con una oferta bona fide de servicios hoteleros en Barcelona se remonta a por lo menos dos años antes de la notificación de la Demanda en el presente procedimiento, con lo que la Demandada está claramente comprendida dentro de la circunstancia de la Política, párrafo 4(c)(i). Puesto que el hotel integra la cadena Apsis desde por lo menos julio de 2004, el Experto también considera probado que la Demandada o el hotel eran “conocidos corrientemente” en los términos de la Política, párrafo 4(c)(ii) (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”). Ver FUNDUS Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH v. Adlon Hotel, Caso OMPI No. D2001-0339 (rechazando la demanda del Hotel Adlon de Berlin, entre otros motivos, porque el demandado operaba normalmente una empresa hotelera denominada “Adlon Hotel” en San José, California, ubicada a miles de kilómetros de Berlín, Alemania).
Por todo lo anterior, el Experto concluye que la Demandante no ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
C) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Aunque a esta altura no es estrictamente necesario examinar el tercer elemento de la Política, el Experto cree que tampoco se probó la mala fe de la Demandada en los términos establecidos en la Política. No se ha alegado ni probado que la Demandada haya registrado el nombre de dominio con la finalidad principal de vendérselo a la Demandante o de lucrar indebidamente con la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio (Política, párrafo 4(b)(i)), ni con la finalidad de impedir que la Demandante refleje alguna de sus marcas en un nombre de dominio correspondiente (Política, párrafo 4(b)(ii)), ni fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (Política, párrafo 4(b)(iii)).
Alega la Demandante que la Demandada registró el nombre de dominio <hotelmillenni.com> en un intento de aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputación y prestigio de los servicios hoteleros de la cadena hotelera de la Demandante.
No puede descartarse que la Demandada, al registrar el nombre de dominio, haya tenido conocimiento de la existencia previa de la Demandante y los servicios hoteleros que presta en otros países. Sin embargo de allí no se desprende necesariamente que al registrar o utilizar el nombre de dominio la Demandada haya “intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea” (Política, párrafo 4(b)(iv)).
Tanto el documento 16 anexo a la demanda como la mencionada página web guardada en Internet Archive, refieren exclusivamente al hotel cuatro estrellas “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”, y exhibe una descripción de los servicios, indicando como correo electrónico <millenni@apsishotels.com>. En relación con la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del sitio web, surge del texto y configuración de la página que se trata de un hotel ubicado en Barcelona, que funciona realmente como tal, y que está afiliado a la cadena Apsis. Tanto la afiliación comercial como la localización encuadran al hotel dentro de una cadena distinta de la Demandante. Por lo tanto, del uso probado del nombre de dominio el Experto no infiere que exista una intención de aprovechamiento parasitario del prestigio de la cadena hotelera de la Demandante.
Finalmente, aunque a los fines de establecer el primer elemento de la Política el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas de la Demandante, lo cierto es que no es idéntico a las mismas; además, “millenni” es una palabra en catalán, la lengua del lugar en que opera efectivamente el hotel, y la Demandante no posee establecimiento hotelero alguno en España.
En consecuencia, el Experto considera que tampoco se ha probado el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <hotelmillennium.com> sea transferido a la Demandante.
En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, por no haberse probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que el mismo se ha registrado y se usa de mala fe, se desestima la demanda.
La presente decisión se adopta en el limitado marco de estos procedimientos, y de ninguna manera prejuzga sobre las determinaciones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes, en procedimientos en los que se ofrezca y produzca todo tipo de prueba admisible, y con amplio debate, en cuanto a los derechos que conforme a la legislación aplicable puedan o no tener las Partes.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 18 de diciembre de 2006
1 1 Con guión intermedio y una sola “n”.
2 2 Se refiere a <hotelmillennium.com>.
3 3 Entre sus observaciones a las respuestas de la Demandada a la Orden No. 1, la Demandante alegó que Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene una participación en el capital de la Demandada, adjuntando prueba documental. El Panel no considerará dicha alegación y prueba porque excede manifiestamente lo requerido en la Orden, porque la Demandante podía haber acompañado dicha prueba a la Demanda, y porque otorgarle a esta altura del procedimiento un plazo la Demandada para que pueda ejercer su defensa al respecto prolongaría excesivamente la duración de este procedimiento, que ya sido extendida una vez.