Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
Caso N° D2007-0168
1. Las Partes
El Demandante es el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, con domicilio en Barcelona, España, representado por JAUSAS, España.
El Demandado es el Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informática de Catalunya con domicilio en Barcelona, España, representado por Eduard Elias i Vila.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <coeic.cat >, <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net>.
Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Entorno Digital, S.A., eNom, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de febrero de 2007. El 8 de febrero de 2007 el Centro envió a Entorno Digital, S.A; eNom; e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 8 de febrero de 2007 eNom envió al al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y técnico. El 28 de febrero de 2007, Entorno Digital, S.A. e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 5 de marzo de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de marzo de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de marzo de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de marzo de 2007.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de abril de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento:
El idioma de registro de los nombres de dominio <coeic.net>, <coeic.info> y <coeic.com> es el inglés. No obstante, el Demandante solicita en la modificación de la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son españolas y están domiciliadas en España; la demanda y la contestación están redactadas en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducción al español de la documentación presentada en catalán.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18 de diciembre de 1986 y por la resolución del Conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña de 30 de enero de 1987. El Demandante está inscrito con el número EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
- El Demandante es titular de la marca española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el N° 2.478.652, consistente en la denominación COEIC concedida el 7 de enero de 2003, para los servicios de representación, asesoría y defensa de los ingenieros (clase 42).
- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papelería, tarjetas de felicitación, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones gráficas y representaciones gráficas, pósteres, fotografías, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.
- El Demandante es titular del nombre de dominio <eic.es> desde el 19 de octubre de 1996.
- El Demandado es un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Autónomas de España, la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9 de abril, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya N° 167, de 2 de abril de 2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, N° 3371, de 19 de abril de 2001.
- Los Estatutos del Demandado, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, fueron aprobados por “Resolución del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña JUS/2068/2002, de 9 de julio, por la que habiéndose comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Cataluña los Estatutos del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3680, de 18 de julio de 2002). En el artículo 1 de estos Estatutos se dispone que el Colegio también podrá usar su acrónimo, formado por las letras COEIC (“El Col·legi podrà usar també el seu acrònim, format per les lletres COEIC”)
- El nombre de dominio <coeic.net> fue registrado el 12 de marzo de 2001. El nombre de dominio <coeic.info> fue registrado el 15 de febrero de 2006. El nombre de dominio <coeic.com> fue registrado el 3 de marzo de 2003. El nombre de dominio <coeic.cat> fue registrado el 18 de febrero de 2006.
- El Demandado solicitó el registro de la marca COEIC para distinguir servicios de la clase 41, solicitud que le fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas por medio de resolución publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el día 16 de noviembre de 2004.
- Los nombres de dominio <coeic.net> y <coeic.info> remiten al sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en informàtica de Catalunya, denominación que engloba al Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica y al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica. El nombre de dominio <coeic.cat> no está en uso. Por su parte, bajo el nombre de dominio <coeic.com> se ofrece una página web en la que se puede encontrar diferente información sobre viajes, medios de comunicación, vacaciones, etc.
- El 27 de enero de 2005, el Demandante remitió por carta un requerimiento al Demandado solicitándole formalmente que dejara de utilizar el acrónimo COEIC, así como el nombre de dominio <coeic.org>. De igual modo, el 23 de mayo de 2005 el Demandante requirió al Demandado por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acrónimo y del referido nombre de dominio.
- El 2 de octubre de 2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Demandado una comunicación en la que afirma que la utilización de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infracción de los derechos de marca de la que es titular el Demandante; y en la que se le advertía al Demandado que se iniciarían las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelación de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Demandado mediante burofax remitido el 9 de octubre de 2006, en el que manifiesta que no utiliza el acrónimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo además que en el artículo 1º de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante, se dispone que el Colegio podrá usar su acrónimo COEIC.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El Demandado, según el Demandante, habría actuado de mala fe al registrar los nombres de dominio, por cuanto siendo conocedor de que el acrónico COEIC es utilizado desde antaño por el Col.legi d´Enginyers Industrials de Catalunya, y pese a la existencia de la marca del Demandante, y al conocimiento que el Demandado tenía de ella, registró los nombres de dominio apoyándose tan sólo en que los Estatutos redactados por ella misma prevén que dicha entidad podrá utilizar el acrónimo “COEIC”.
- La utilización por el Demandado de los nombres de dominio <coeic.cat >, <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net> con denominación idéntica a la de la marca COEIC anteriormente registrada por el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, constituye (según el Demandante) una vulneración del derecho de la marca del Demandante, por infringir el derecho de exclusiva que otorga la marca a quién la tiene registrada.
- A juicio del Demandante su marca goza de la condición de notoria en el sentido del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y régimen de la marca notoria.
- Tras recordar que los nombres de dominio <coeic.cat> y <coeic.com> no están siendo usados, cita el Demandante la regulación de la Ley española de marcas de 2001 sobre el uso obligatorio de la marca registrada, así como diferente jurisprudencia sobre los tipos de usos de una marca que permiten concluir que se cumple la carga de uso obligatorio de la marca. Pero el Demandante no extrae ninguna consecuencia sobre la relevancia de esta normativa y de esta jurisprudencia en relación a un nombre de dominio.
- A continuación expone el Demandante que aunque la demanda se presenta seis años después del registro del nombre de dominio <coeci.net>, a efectos de evitar una eventual aplicación de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la acción argumenta el Demandantes que el plazo de prescripción habría sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Demandado.
- Tras las alegaciones de carácter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relación con los requisitos que exige la Política para que prospere la demanda. Así, considera que los nombres de dominio son idénticos a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparación de los productos o servicios a los que se aplica la marca, con los productos o servicios que se ofrecen bajo los nombres de dominio en conflicto, si se realiza dicha comparación se comprueba que con los nombres de dominio <coeic.net> y <coeic.info> se crea confusión entre los agente del sector de la ingeniería, perjudicándose la labor y función que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no podía desconocer la notoriedad de la denominación; porque el Demandado en ningún momento ha solicitado autorización de la Demandante para la utilización de su marca, y porque aunque el Demandado sea una Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia, e inscrito en el correspondiente registro oficial, dicha inscripción no le otorga un derecho de marca sobre el acrónico COEIC. Finalmente, entiende el Demandante que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. En primer lugar, porque se han registrado con el fin de impedir que el Demandante reflejara la marca de la que es titular en un nombre de dominio. En segundo lugar, existiría mala fe según el Demandante, porque el registro se hizo con conocimiento del uso del acrónimo COEIC por parte del Demandante y de su marca, y siendo consciente el Demandado de que se podía inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del nombre de dominio. Finalmente, argumenta el Demandante que el Demandado ha registrado el término COEIC respecto de todos los dominios posibles, excepto el .eu, pretendiendo así que el Demandante no refleje su marca en un nombre de dominio.
- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resolución por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio <coeic.cat > <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net>.
B. Demandado
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- Admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominación y las iniciales de la denominación del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusión alguna.
- Afirma la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposición en su artículo primero según la cual el Colegio podrá usar también su acrónimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9 de julio de 2002 por la Generalitat de Cataluña y eso establece el legítimo derecho del Demandado a usar dicho acrónimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Además, considera el Demandado que los estatutos del Demandante no mencionan acrónimo alguno y que en el momento en que se creo el colegio demandante la lengua catalana estaba prohibida en España, de modo que lo que se crea es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, en castellano, cuyas iniciales son COIIC y no COEIC, denominación que (siempre según el Demandado) es usada por el Demandante de forma extraoficial sin ningún derecho real.
- Los nombres de dominio en conflicto no han sido registrados ni se están usando de mala fe. Según el Demandado, dichos nombres de dominio no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Según el Demandado, el Demandante abrió su página web en el año 1996 con el dominio <eic.es> y nunca mostró el más mínimo interés por ningún dominio “coeic”. Según el Demandado, tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, ya que los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Informática, ni los Ingenieros en Informática pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Además, afirma el Demandado que un Colegio Oficial es un organismo de Derecho público, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ningún negocio del Demandante. De igual modo, explica el Demandado que no usa los nombres de dominio de forma engañosa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque no está interesados en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Además, reitera que no se ha producido ninguna confusión hasta la fecha.
- Con relación a la mala fe de la que lo acusa el Demandante, el Demando afirma también que no tuvo conciencia del conflicto por el uso de las iniciales COEIC hasta el año 2003, cuando el Demandante registró la marca y se entablaron las primeras conversaciones. El uso anterior de las iniciales COEIC por parte del Demandante no fue conocido por el Demandado, ni podía serlo, porque no existía un uso público y notorio, y así lo acreditaría según el Demandado, el hecho de que la documentación aportada por el Demandante para probar ese uso notorio se refiera a documentación interna o dirigida a terceros a las que el Demandado difícilmente podría tener acceso.
- Afirma asimismo el Demandado que en el año 2002, recibió una propuesta de adquisición del nombre de dominio <coeic.org>, por parte de una empresa americana que no le inspiró ninguna confianza. Fue entonces, cuando decidió intentar el registro de la marca COEIC y posteriormente procedió al registro de los dominios <coeic.com>, <coeic.net> y <coeic.info>, que estaban libres. A su entender el Demandante ha actuado con absoluta dejadez en relación con el registro como nombre de dominio de sus iniciales en catalán. Además, el Demandado reconoce que por un error la redirección de los dominios <coeic.com> y <coeic.cat> no está operativa, quedando el primero redirigido a la página por defecto del registrador e inaccesible el segundo.
- Considera finalmente el Demandado que el Demandante actúa con prepotencia agresiva (pese a la antigüedad del Demandante, el Demandante sólo registra su marca en 2003, dos años después de la creación del Demandado, según el Demandado con la intención de iniciar el presente conflicto), que silencia lo que no le conviene (en especial que su denominación oficial es la española y no la catalana), que realiza argumentaciones torticeras (pues a juicio del Demandado pretende estar usando las iniciales COEIC de forma pública y notoria cuando lo único que ha aportado son documentos internos en los que las iniciales COEIC se usan residualmente), que realiza una exposición parcial de los hechos, que utiliza un victimismo mentiroso (afirma el Demandante que el Demandado ha acaparado todos los dominios posibles, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con las siglas eic, cuando dicho dominio <eic.es> lo solicitó en el año 1996, lo cual demuestra que no tuvo que solicitarlo por culpa de los dominio del Demandado, que son muy posteriores); que existen contradicciones malévolas, mentiras descaradas; utilización malintencionada del procedimiento arbitral, incumplimiento sistemático de la palabra dada, falsa voluntad de negociación, y mala fe en dilatar los tiempos. Por todo lo anterior, entiende el Demandado que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.
- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el párrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de una marca española constituida por la denominación COEIC.
De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <coeic.cat > <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net> y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [--United Feature Syndicate, Inc. c. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans), Caso OMPI N° D-2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa.
Por lo demás, es indiferente que los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y los productos para los que está registrada la marca del Demandante sean idénticos o semejantes. Porque frente a lo que sucede en el Derecho español y comunitario de marcas, en la Política lo único que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo. Y es claro que entre la marca COEIC y los nombres de dominio en conflicto puede originarse dicha confusión (con independencia de que al Demandado le consten o no casos concretos de confusión).
Sobre la base de lo expuesto, este Experto único considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos -Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, OMPI N° D2000-0120; D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, o- Caja de Ahorros del Mediterráneo c. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca sería posible dictar una resolución favorable al demandante. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones en- Motorola, Inc. c. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI N° D2000-0079, - Soria Natural, S.A. c. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI N° D2004-0803).
El Demandante afirma en su demanda que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no podía desconocer la notoriedad de la denominación COEIC; porque el Demandado en ningún momento ha solicitado autorización del Demandante para la utilización de su marca; y porque pese a ser el Demandado una Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia, e inscrita en el correspondiente registro oficial, dicha inscripción no le otorga un derecho de marca sobre el acrónimo COEIC.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos
Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega sus Estatutos, en cuyo artículo primero se contiene una disposición según la cual el Colegio podrá usar también su acrónimo, formado por las letras COEIC. Estos Estatutos fueron hallados acorde a la legalidad el 9 de julio de 2002 por la Generalitat de Cataluña, y según el Demandado eso establece el legítimo derecho del Demandado a usar dicho acrónimo, antes del registro de la marca COEIC por parte del Demandante.
Pues bien, este Experto considera que el Demandado goza de un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en conflicto, en la medida en que dichos nombres de dominio están compuestos por el signo COEIC, que es el acrónimo de su denominación oficial. Además el artículo 1 de los Estatutos del Demandado recoge expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acrónimo COEIC.
Todas estas circunstancias permiten constatar la existencia de un interés legítimo a favor del Demandado. En este mismo sentido, múltiples resoluciones de Grupos de expertos precedentes han reconocido que un demandado en un procedimiento sometido a la Política no sólo puede salir exitoso del procedimiento si demuestra que posee un derecho de marca. Puede también hacer valer que el nombre de dominio que utiliza coincide totalmente o parcialmente con su denominación social. Así, entre otras muchas resoluciones OMPI, -Eauto, Inc. c. Eauto Parts, Inc, Caso OMPI N° D2000-0121; - “VeriSign Inc. c. Venesign C. A, OMPI caso N° D2000-0303. Y si constituye un interés legítimo usar como nombre de dominio total o parcialmente la denominación de una sociedad, también lo es usar la denominación de un Colegio Profesional, ya sea en extenso, ya en forma de acrónimo, mucho más cuando el uso de dicho acrónimo es habitual y además se prevé en los estatutos del Colegio Profesional.
De hecho, también existen resoluciones precedentes que han reconocido que una persona física que registra como nombre de dominio las iniciales de su nombre y apellidos, tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio. Y ello sin necesidad de ser generalmente conocido por esas iniciales. Así, por ejemplo, International Youth Hostel Federation c. Ivor Yevgeni Haya-Filkov, Caso OMPI N° D2002-0720.
De este modo, si en estos casos se reconoce un interés legítimo sobre el nombre de dominio, con mayor razón cuando el uso de las iniciales es habitual, como es el caso, y además se prevé con anterioridad al registro de la marca que ahora invoca el Demandante.
El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneración del mismo, con cita de jurisprudencia española en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo demás dispone el artículo 34 de la Ley española de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infracción de marca de conformidad con la Ley española. Esa es una tarea que sólo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados márgenes de los procedimientos regidos por la Política, en los que únicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.
En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislación española, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. c. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Darío Fernández de Villavicencio Greb, Caso OMPI N° D2003-0149
El apartado 15 a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicación, para suplir las eventuales lagunas de la Política y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (Véanse a título meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos -Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI N° D2000-0001; - Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, c. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI N° D 2000-0004;- Transacciones Universales S.A. c. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI N° D2000-0484; -Seur España, S.A. c. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI N° D2000-0691).
Pero la aplicación de la legislación nacional de forma complementaria a la Política no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.
Así pues, si el Demandante considera que el Demandado hace un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la vía jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley española de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamación en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no ha sido registrado de forma especulativa y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP sea utilizado de tal modo que infrinja una marca registrada de conformidad con la legislación española. Esto es así por las diferencias de régimen entre la Política y la Ley de Marcas española.
De este modo, este Experto no puede más que reconocer que en el presente caso el Demandado ha acreditado debidamente la existencia de intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Y una vez reconocido este extremo, es claro que no se cumplen los presupuestos de la Política para que la demanda sea acogida.
Sólo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que el Demandado hace de los nombres de dominio lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicación al caso el artículo 37 de la Ley de marcas según el cual “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infracción de marca, si puede o no procederse a una aplicación analógica de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominación del Demandado. [Cuestión ésta, dicho sea de paso, que no está exenta de debate jurisprudencial, pues aunque el Tribunal Supremo español ha venido admitiendo la protección de los signos distintivos registrados frente a denominaciones sociales inscritas posteriormente, reconociendo el ius prohibendi del titular de la marca, y ordenando cancelar la inscripción de la denominación social en el Registro Mercantil, no es menos cierto que aún se sigue manteniendo una línea jurisprudencial que admite la pacífica convivencia entre una denominación social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominación no se use a título distintivo de productos o servicios. Y aunque esta última línea jurisprudencial es minoritaria en la actualidad, tampoco se puede desconocer que las Conclusiones presentadas el 18 de enero de 2007, por la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston en el asunto que se sigue ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, C-17/06, Céline Sàrl contra Céline SA parecen venir en apoyo de la línea jurisprudencial minoritaria, al defender la Abogada General que es posible la pacífica convivencia entre una denominación social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominación social no se use a título distintivo de productos o servicios. Por ello, en caso de que finalmente el TJCE asuma los planteamientos de la Abogada General, los tribunales españoles se verán obligados a seguirlos).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En definitiva, en la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos de la Política, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el párrafo 4 de la Política, no tiene sentido a entrar a analizar el requisitos relativo al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.
D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante
El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolución en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Según el apartado 15 e) del Reglamento, “si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaración de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (-Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI N° D2000-1224;- Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N° D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por él invocada: (Caso OMPI DBIZ-Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, Caso OMPI DBIZ 2002-00245; -HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI N° D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado (Caso OMPI -Smart Design LLC c. Hughes, Caso OMPI N° D2000-0993).
Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretación errónea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con los nombres de dominio litigiosos priva de toda legitimidad al Demandado y le permite obtener, sin más, la transferencia de los nombres de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretación desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 24 de abril de 2007