Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
1. Las Partes
El Promovente es Polycom Inc., con domicilio en Pleasanton, California, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme y Asociados, México.
El Titular es Rogelio Silva Rodríguez, representado por sí mismo y con domicilio en el Distrito Federal, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <polycom.com.mx> que se encuentra registrado por NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2007. El 18 de mayo de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 21 de mayo de 2007 NIC-México remitió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en litigio y validando a su vez los datos de contacto del Titular. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de mayo de 2007. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de junio de 2007. El escrito de contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 14 de junio de 2007.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de junio de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense que cotiza en NASDAQ, reconocida internacionalmente como líder en la fabricación y desarrollo de equipos, infraestructura y sistemas integrales de comunicación a distancia por medio de tele y video conferencia.
Para identificar sus productos en el mercado mexicano, el Promovente tiene registrada en México desde 1997 la marca nominativa POLYCOM en la clase 9 respecto de “productos de teleconferencia, principalmente terminales gráficas y de audio, software de computadoras de audio y gráficos, puentes gráficos y de audio para uso en teleconferencias”.
Con el objeto de proporcionar información corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece en más de veinte países alrededor del mundo, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo el nombre de dominio <polycom.com> que a su vez registró desde 1993.
Por su parte, el Titular registró el 11 de junio de 2001 el nombre de dominio en litigio. En el sitio Web vinculado al nombre de dominio en controversia se anuncian productos y servicios integrados de voz, video y datos para uso en videoconferencia, por parte de una empresa mexicana denominada CVS (Corporate Videoconferencing Services), S.A. de C.V.
Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Promovente inició el procedimiento administrativo al que recae la presente decisión.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio <polycom.com.mx> es semejante en grado de confusión respecto a la marca registrada 550,292 POLYCOM, sobre la que el Promovente tiene derechos legítimos, además de que se aplican a productos similares;
(ii) Al reproducir la palabra “polycom”, es claro que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada del Promovente;
(iii) Del análisis comparativo de la marca registrada POLYCOM con el nombre de dominio <polycom.com.mx>, resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusión entre ambos signos, razón por la cual el Experto debe considerar que son confundibles;
(iv) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con ningún registro de marca para dicha denominación por impedírselo la marca del Promovente;
(v) El Titular no tiene autorización del Promovente para comercializar productos bajo la marca de este último, ni es su distribuidor autorizado;
(vi) El Titular no ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios vinculados a teleconferencias o videoconferencias;
(vi) Aun cuando carezca de derechos de marca, el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “polycom”, tan es así que en el sitio Web se ostenta con la denominación CVS o Corporate Videoconferencing Services, Streaming y Videocomunicación;
(vii) El Titular no hace uso legítimo o no comercial del nombre de dominio ya que en el sitio Web adscrito al mismo aparece un catálogo de productos idénticos a los amparados por la marca del Promovente, de lo que puede inferirse que el Titular trata de engañar al público consumidor fomentando una asociación con productos de la marca POLYCOM, o haciéndole creer que el Titular es un distribuidor autorizado de productos bajo la marca POLYCOM;
(viii) El Titular de manera premeditada ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet al Portal vinculado al nombre de dominio en controversia para ofrecer productos de videoconferencias y teleconferencias, propiciando la posibilidad de que exista confusión con la marca registrada del Promovente y con ello ubicándose su conducta en la causal de mala fe tipificada en el artículo 1.b)iii) de la Política;
(ix) En vista de la existencia y promoción de la marca registrada del Promovente en el mercado mexicano con más de cinco años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular, en tanto competidor del Promovente, tuvo conocimiento de la marca de este último y por tanto inconcebible que hubiese registrado el nombre de dominio en litigio para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de la marca del Promovente, actualizándose por tanto el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b)iv) de la Política;
(x) Las acciones del Titular tienen el doble fin de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio y perturbar su actividad comercial en México.
B. Titular
Las afirmaciones y alegaciones en que el Titular basa su defensa son las siguientes:
(i) El Titular ha vendido productos de la marca POLYCOM aún antes de que el fabricante contara con oficinas en la ciudad de México, importándolos directamente de los Estados Unidos y Tailandia;
(ii) El Titular registró los productos por primera vez en México con la primera empresa de telefonía que ofreció servicios de ISDN para videoconferencia, según se muestra en el contrato de confidencialidad anexo que el Titular, en representación de la empresa CVS, celebró con Avantel;
(iii) No existe mala fe ni intención de engaño algunas por parte del Titular al vender productos legítimos debidamente registrados e importados a México desde 1998;
(iv) La marca POLYCOM fue promovida y dada a conocer antes que el Promovente, con recursos propios del Titular;
(v) El nombre de dominio en controversia ha sido usado como parte de la introducción del producto a México desde el 11 de junio de 2001 sin que haya recaído reclamo alguno del Promovente previo a la Solicitud;
(vi) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun sin haber adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
(vii) Además se hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios registrada.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
Ahora bien, de una comparación puramente objetiva, en oposición a subjetiva, entre el nombre de dominio <polycom.com.mx> y la marca registrada POLYCOM, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora fielmente y en exclusiva la marca del Promovente, lo que invariablemente trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI N°. D2000-0429 (No puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel así lo determina).
A la luz de la Política, la conclusión que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos relativos a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales elementos no deben tomarse en consideración al examinar la identidad o confusión entre una marca y un nombre de dominio. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”) y Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY).
En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Véanse Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política
B. Derechos o intereses legítimos
Con relación a este requisito, el Promovente asegura no haber conferido licencia o autorización alguna al Titular para comercializar productos bajo su marca registrada. De igual manera afirma el Promovente que al Titular no se le conoce comúnmente por el nombre de dominio ya que el portal vinculado al nombre de dominio en controversia es auspiciado por la empresa del Titular denominada CVS o Corporate Videoconferencing Services, S.A. de C.V. Por último, el Promovente alega que el Titular no ha usado el nombre de dominio <polycom.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni mucho menos ha hecho un uso legítimo o no comercial del mismo.
En su defensa, el Titular manifiesta esencialmente que es un distribuidor en México de productos auténticos identificados con la marca del Promovente que han venido siendo importados legalmente por el Titular incluso antes de ser introducidos en el mercado mexicano por el propio Promovente.
Al respecto este Experto estima pertinente señalar que por más lícita que pudiese resultar al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial la importación y posterior distribución y venta en territorio mexicano por parte del Titular de productos legítimos a los que se aplica la marca del Promovente, de ninguna manera ello faculta al Titular para apropiarse en perjuicio del Promovente de un nombre de dominio incorporando la marca registrada POLYCOM. Ver Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA) v. Grupo Bremse, Caso OMPI No. DMX2004-0003 (El principio conocido doctrinalmente como del “agotamiento de derechos de marca” que reconoce el artículo 92, fracción II, segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial no confiere en forma alguna el derecho al Titular para reservarse en detrimento del Promovente o alguno de sus licenciatarios, el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca registrada del Promovente); Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., Caso OMPI N° D2000-1774 (Aún tratándose de un revendedor autorizado, en ausencia de un acuerdo expreso entre las partes, el revendedor no adquiere el derecho a usar la marca del licenciante como nombre de dominio); The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113 (Incluso cuando el Titular es un vendedor de productos del Promovente al menudeo, el uso colateral de marca necesario para permitir la reventa de los productos del Promovente no resulta suficiente para conferir la titularidad de derechos de marca ni tampoco para usar la marca como nombre de dominio).
A mayor abundamiento, el Experto advierte que del contenido del portal adscrito al nombre de dominio en controversia no se desprende ninguna justificación para que el Titular esté usando la marca del Promovente como nombre de dominio en lugar de haber registrado desde el principio un nombre de dominio que incorporase la denominación social de su propia empresa.
Por último se hace notar que aún cuando el Titular hubiera comercializado en México antes que el Promovente productos bajo la marca POLYCOM, como insatisfactoriamente acredita el Titular con el contrato de “confidencialidad” que exhibe, dicha circunstancia es inconducente para justificar un derecho o interés legítimo toda vez que tanto el registro del nombre de dominio en controversia como la comercialización de productos POLYCOM por parte del Titular, ocurrieron con posterioridad a la fecha legal y de registro en México de la marca del Promovente.
En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a)ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Titular reconoce expresamente en su contestación que desde 1998 comercializa productos legítimos identificados con la marca POLYCOM del Promovente.
Lo anterior deja al descubierto que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca del Promovente años antes de registrar el nombre de dominio en contienda el 11 de junio de 2001. Al respecto, las Políticas Generales de NIC-México que se encuentran incorporadas por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en cuestión, imponen en su artículo II.b)ix la obligación para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos de terceros que sean titulares de marcas registradas.
Por consiguiente, el hecho de haber registrado y usar un nombre de dominio idéntico a la marca del Promovente a sabiendas que dicha marca se encontraba registrada y/o en uso en al menos un país, configura mala fe por parte del Titular en términos de lo dispuesto por el artículo 1.b)iv) de la Política. Ver Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., Caso E-Resolution N° AF-96 (La determinación de mala fe se justifica cuando el Titular ha intentado intencionalmente atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su portal creando la posibilidad de que estos se confundan con la marca del Promovente).
En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a)iii) de la Política
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <polycom.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 5 de julio de 2007