Die Gesuchstellerin ist MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG aus Düsseldorf, Deutschland, vertreten durch Meyer Lustenberger, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Erich Balmer, Balmers Herberge aus Matten b. Interlaken, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <metrobar.ch> (nachfolgend der „Domainname”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 5. Juni 2009 per E-Mail und am 8. Juni 2009 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 8. Juni 2009 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und die administrative Kontaktperson des Domainnamens sei. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspreche.
Am 10. Juni 2009 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 30. Juni 2009.
Das Center teilte mit Schreiben vom 7. Juli 2009 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Center ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Die Gesuchstellerin beantragte innert Frist die Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens.
Am 16. Juli 2009 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Center bestellte am 27. Juli 2009 Bernhard F. Meyer als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und er hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft der Metro-Gruppe, dem weltweit drittgrössten Handelskonzern. Die Metro-Gruppe beschäftigt mehr als 300'000 Arbeitnehmer weltweit. In insgesamt 29 Ländern werden an 658 Standorten Produkte unter der Marke METRO im Selbstbedienungsgrosshandel angeboten. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke METRO, die in der Schweiz und international registriert ist. Unter anderem hat die Gesuchstellerin die Marke CH P-412 560 METRO eingetragen, welche nebst anderen Produkten Schutz für „Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Vertrieb von Waren aller Art” in Klasse 42 beansprucht. Diese Marke wurde am 30. März 1994 hinterlegt.
Die Gesuchsgegnerin registrierte den streitgegenständlichen Domainname <metrobar.ch> am 7. Dezember 2005 bei SWITCH. Die näheren Umstände sind nicht bekannt.
Die Gesuchstellerin beruft sich auf ihre Marke und gibt an, dass der Marke METRO im Bereich Gastronomiedienstleistungen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme, dass es sich somit um eine bekannte Marke handle. Der streitgegenständliche Domainname werde ebenfalls für Gastronomiedienstleistungen benutzt. Er übernehme die Marke der Gesuchstellerin zur Gänze und unterscheide sich von der Marke METRO allein durch den Zusatz „bar”. Bei diesem Zusatz handle es sich um einen nicht kennzeichnungskräftigen Begriff, der im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei. Dieses zusätzlich beschreibende Element des streitgegenständlichen Domainnamens vermöge das Zeichen nicht zu prägen und verleihe ihm keine eigene Individualität, die geeignet wäre, eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, bestünde Gefahr, dass aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten und der direkten Bezugnahme sowie aufgrund der ausgeprägten Warennähe falsche Zusammenhänge vermutet würden.
Die Gesuchsgegnerin hat keine Gesuchserwiderung eingereicht.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit 1994 Inhaberin der Schweizer Marke METRO ist.
Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Gemäss unbestrittener Darstellung der Gesuchstellerin handelt es sich bei der Marke METRO um eine bekannte Marke. Unbestritten ist weiter, dass die von der Marke METRO beanspruchten Dienstleistungen und die unter dem streitgegenständlichen Domainnamen angebotenen Dienstleistungen gleichartig i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind.
Vorliegend bestehen keine Zweifel daran, dass die Marke METRO für das Gesamtbild des Domainnamens kennzeichnend ist. Der Bestandteil „bar” des streitigen Domainnamens reicht nicht aus, um den markenmässigen Eindruck von METRO zu entkräften und eine verwechselbare Ähnlichkeit mit der Marke der Gesuchstellerin auszuschliessen (vgl. RKGE sic! 11/2005, 804 – otto-office.com). Nach ständiger WIPO UDRP Praxis genügt es zur Vermeidung der verwechselbaren Ähnlichkeit nicht, einer bekannten Marke einen beschreibenden Zusatz im Domainnamen beizufügen (vgl. Microsoft Corporation v. S.L., Mediaweb, WIPO Verfahren Nr. D2003-0538). Zudem besteht, angesichts der überragenden Bekanntheit der Firma und der Kennzeichen der Gesuchstellerin, kein Zweifel, dass interessierte Kunden unter dem Domainnamen <metrobar.ch> primär das Angebot der Gesuchstellerin zu finden erwarten und nicht das Angebot der Gesuchsgegnerin (vgl. Feldschlösschen Getränke Holding AG v. Raphael Hintermann, WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0017). Vor diesem Hintergrund muss eine Verwechslungsgefahr und damit auch die Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin bejaht werden.
Die Anforderungen von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements sind erfüllt.
Die Gesuchsgegnerin hat auf das Vorbringen von Verteidigungsgründen verzichtet. Es sind auch keine solchen aus den Akten ersichtlich. Demgemäss liegen keine gültigen Verteidigungsgründe vor.
Aufgrund der von der Gesuchstellerin erhobenen Rechtsbegehren, und in Anbetracht der Rechtsverletzung der Gesuchsgegnerin rechtfertigt sich die Übertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin.
In Übereinstimmung mit Paragraph 24 des Verfahrensreglements ordnet der Experte die Übertragung des streitgegenständlichen Domainnamens <metrobar.ch> auf die Gesuchstellerin an.
Bernhard F. Meyer
Experte
Datum: 10.08.2009