Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.
Verweerster is Bv berry smits trading co, gevestigd te Oisterwijk, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <porscheclassics.nl> is geregistreerd bij SIDN via WideXS.
De Eis is in de Engelse taal ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 augustus 2009. Het Instituut heeft op 18 augustus 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 augustus 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd.
Op 21 augustus 2009 heeft het Instituut in zowel de Engelse als de Nederlandse taal een Melding omtrent de Taal van de Procedure verzonden aan Eiseres en Verweerster, onder verwijzing naar artikel 16 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Eiseres heeft hierop gereageerd op 21 augustus 2009, met een verwijzing naar haar verzoek in de Eis. Eiseres verzoekt om de proceduretaal vast te stellen op het Engels, aangezien zij als Duitse partij geen kennis heeft van het Nederlands. Indien zij de Eis zou moeten laten vertalen, zou dit de procedure vertragen en zou zij worden belast met aanzienlijke kosten. Eiseres stelt dat het gebruik van Engels als taal van de procedure Verweerster niet belemmert in haar verweer, aangezien uit de Engelstalige correspondentie tussen partijen voorafgaand aan de procedure, alsmede het feit dat Verweerster een website exploiteert die tevens beschikbaar is in het Engels blijkt dat Verweerster voldoende kennis heeft van de Engelse taal. Eiseres verzoekt het Instituut een voorlopig besluit te nemen in de zin van artikel 16 van de Regeling.
Verweerster heeft gereageerd op 27 augustus 2009, en gevraagd om afwijzing van het verzoek van Eiseres. Verweerster stelt dat het uitgangspunt is dat de procedure in de Nederlandse taal gevoerd wordt, en dat het niet onredelijk bezwarend is voor Eiseres om haar Eis in het Nederlands in te dienen. Eiseres is een Duitse partij, en zal derhalve reeds een vertaling of specialist nodig hebben om in het Engels te procederen. Daarbij heeft zij een advocaat aangetrokken om voor haar de procedure te voeren; het is volgens Verweerster niet onredelijk bezwarend voor Eiseres om in plaats van een Duitse een Nederlandse advocaat in te schakelen. Verweerster stelt voorts dat zij er op grond van de door partijen gevoerde correspondentie vanuit mocht gaan dat een eventuele procedure in het Nederlands gevoerd zou worden, aangezien Eiseres had aangegeven dat zij zich in dat geval zou wenden tot een Nederlandse advocaat. In tegenstelling tot Verweerster is Eiseres een grote, internationaal opererende onderneming, voor wie het niet bezwaarlijk zal zijn een Nederlandse advocaat in te schakelen, aldus Verweerster. Zij bevestigt voorts met Eiseres in het Engels gecorrespondeerd te hebben voorafgaand aan de Eis, maar stelt dat deze correspondentie telkens zeer kort en feitelijk van aard was. Verweerster stelt zelf niet in staat te zijn in het Engels te reageren in onderhavige arbitrageprocedure, omdat daartoe kennis vereist is van specialistisch en juridisch taalgebruik, welke kennis zij zelf niet bezit. Zij stelt zich niet goed te kunnen verweren tegen de in het Engels opgestelde Eis.
Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling. Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 31 augustus 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 20 september 2009. Het Verweerschrift is in de Nederlandse taal ingediend op 18 september 2009.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 21 september 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
Eiseres is een in Duitsland gevestigde autoproducent die op internationale schaal opereert. Eiseres is houdster van een drietal beeldmerken PORSCHE die geldig zijn in de Benelux: het Gemeenschapsbeeldmerk met registratienummer 73098, geregistreerd op 12 december 2000 voor – onder meer – voertuigen, drukwerken, reclamediensten, leasediensten, transportdiensten en onderzoeksdiensten; het Internationale beeldmerk met registratienummer 179928, geregistreerd op 8 oktober 1954 voor auto's, auto-onderdelen en –accessoires; en het Internationale beeldmerk met registratienummer 473561, geregistreerd op 29 september 1982 voor – onder meer – parfumerieproducten, sieraden, drukwaren en tabakproducten.
Verweerster is een in Nederland gevestigd bedrijf dat in tweedehands auto's handelt. Op 28 juli 1999 heeft zij de domeinnaam <porscheclassics.nl> (de “Domeinnaam”) geregistreerd bij SIDN.
Eiseres voert aan dat het merk en de handelsnaam PORSCHE wereldwijd bekend zijn en staan voor kwaliteit en goede prestaties. Zij stelt dat er verwarringwekkende overeenstemming is tussen de onder paragraaf 4. hierboven genoemde merken en de Domeinnaam, omdat de Domeinnaam het merk PORSCHE volledig omvat en daarnaast slechts een beschrijvende term bevat. Volgens Eiseres exploiteert Verweerster een commerciële website onder de Domeinnaam, via welke Verweerster auto's van diverse merken verkoopt, waaronder een auto van het merk PORSCHE. Verweerster is niet een door Eiseres geautoriseerde wederverkoper. Eiseres stelt dat zij in mei 2009 achter het bestaan van de Domeinnaam kwam, en dat toentertijd op de bij de Domeinnaam behorende website prominent een foto van een auto van het merk PORSCHE te zien was. Deze foto is auteursrechtelijk beschermd, en zonder toestemming van Eiseres gebruikt, aldus Eiseres.
Eiseres heeft Verweerster op 25 mei 2009 gesommeerd de Domeinnaam aan haar over te dragen. Eiseres stelt dat Verweerster daar aanvankelijk mee instemde, maar later weigerde mee te werken aan de overdracht. Verweerster meldde in haar e-mail van 6 augustus 2009 dat het commerciële gebruik van de bij de Domeinnaam behorende website gestaakt was en gaf aan de Domeinnaam te willen blijven gebruiken, doch voor een niet commercieel doel. In dat verband verzocht zij Eiseres vervolgens te erkennen dat de registratie van de Domeinnaam en het geplande (niet-commerciële) gebruik van de bijbehorende website geen inbreuk op de rechten van Eiseres inhouden. Eiseres heeft daarop per e-mail aangegeven niet in te stemmen met Verweerster's voorstel en juridische actie te ondernemen indien Verweerster de Domeinnaam niet zou overdragen. Eiseres stelt dat de Domeinnaam nog steeds wordt gebruikt voor een commerciële website.
Eiseres voert aan dat Verweerster geen legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Zij voldoet volgens haar niet aan de vereisten voor bona fide gebruik door een wederverkoper zoals die zijn gesteld in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903. Verweerster verkoopt geen originele Porsche producten (de enige auto van het merk Porsche die zij aanbood is in het verleden reeds verkocht), verkoopt producten van producenten die concurreren met Eiseres en geeft daarnaast niet aan wat de relatie is met Eiseres, aldus Eiseres. Daarnaast, zo stelt zij, valt het gebruik van de Domeinnaam en de bijbehorende website niet onder legitiem gebruik zoals toegestaan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap op grond van de uitputtingsleer.
Ten slotte stelt Eiseres dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt, door haar te gebruiken om potentiële klanten aan te trekken die geïnteresseerd zijn in klassieke Porsche auto's, terwijl zij in feite alleen producten van concurrenten van Eiseres verkoopt. Verweerster gebruikt de Domeinnaam voor haar eigen commerciële doeleinden, en beschadigt daarbij Eiseres.
Verweerster stelt dat zij de Domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd. Zij houdt zich sinds 1989 bezig met het verhandelen van klassieke tweedehands Porsche auto's, en stelt dat zij in de loop der jaren ongeveer 1000 van deze auto's heeft verkocht via de website onder de Domeinnaam. Volgens Verweerster blijkt uit screenshots gemaakt via Internet Archive, welke zij bij het Verweerschrift heeft gevoegd als Productie 1, dat zij klassieke tweedehands Porsche auto's aanbood via deze website. Verweerster stelt dat het gebruik van de merknaam PORSCHE in de Domeinnaam legitiem is omdat zij via de bijbehorende website tweedehands Porsche auto's verkocht die met toestemming van Eiseres in de Europees Economische Ruimte in het verkeer gebracht zijn. Verweerster stelt voorts dat er bij het publiek geen verwarring zal ontstaan omtrent de herkomst van de website, juist omdat het tweedehands auto's betreft. Officiële wederverkopers van Eiseres verkopen immers alleen nieuwe auto's, aldus Verweerster.
Het is volgens Verweerster onwaarschijnlijk dat Eiseres pas in mei 2009 kennis nam van de website van Verweerster. Zij stelt dat het waarschijnlijk is dat Eiseres eerder bekend was met de website, maar dat het haar duidelijk was dat zij geen bezwaar kon maken tegen het gebruik van de Domeinnaam omdat deze gebruikt werd voor de verkoop van klassieke Porsche auto's.
Verweerster stelt dat zij tot het moment dat zij door Eiseres werd gesommeerd tevens auto's van andere merken dan Porsche verkocht via de website onder de Domeinnaam, omdat de verkoop van Porsche auto's recent was teruggelopen. Zij heeft direct nadat zij door Eiseres gesommeerd was haar websitebeheerder instructie gegeven om de onder paragraaf 5.A hierboven genoemde foto te verwijderen, en niet langer auto's van andere merken dan PORSCHE aan te bieden. Op dit moment toont de website onder de Domeinnaam alleen nog foto's waarop tweedehands Porsche auto's worden getoond die eerder door Verweerster verkocht zijn.
Verweerster stelt aanvankelijk ‘overdonderd' te zijn geweest door de sommatie van Eiseres en heeft om die reden geïnsinueerd dat zij bereid zou zijn de Domeinnaam over te dragen. Nadat zij juridisch advies had ingewonnen besefte zij dat Eiseres niet onverkort aanspraak kan maken op de Domeinnaam en heeft zij om die reden op 31 augustus 2009 een e-mail gestuurd aan Eiseres met het voorstel iedere verwijzing naar andere auto's dan Porsche auto's te verwijderen.
Verweerster wil de website behouden om de klassieke Porsche auto's die zij reeds heeft verkocht te laten zien. Zij is trots op haar verkopen en wil om die reden de website blijven gebruiken als ‘showcase', en dus niet voor commerciële doeleinden. Verweerster is daarnaast bereid te verklaren dat zij de website niet meer zal gebruiken om producten of auto's aan te prijzen. Zij stelt dat ze een legitiem belang heeft de Domeinnaam te kunnen blijven gebruiken, en dat Eiseres geen werkelijk belang heeft bij het verkrijgen van de Domeinnaam. Dit blijkt volgens Verweerster ook uit de talloze domeinnamen die de term ‘porscheclassics' bevatten en die nog niet geregistreerd zijn.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A). de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B). Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C). de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Voordat deze gronden zullen worden besproken, zal de Geschillenbeslechter eerst stil staan bij de taal van de procedure, omdat de Eis in het Engels en het Verweerschrift in het Nederlands is ingediend.
In overeenstemming met eerdere uitspraken onder de Regeling (ondermeer AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008-0005) stelt de Geschillenbeslechter voorop dat artikel 16 van de Regeling voorschrijft dat de procedure in principe in het Nederlands gevoerd wordt, maar dat door de Geschillenbeslechter van dit uitgangspunt kan worden afgeweken indien ten minste één der partijen de Nederlandse taal niet machtig is. Uit de tekst van genoemde bepaling vloeit voort dat slechts in uitzonderingssituaties de procedure in het Engels gevoerd wordt, en dus niet telkens als één van de partijen de Nederlandse taal niet machtig is. Hierbij staat voorop dat de Regeling alleen ziet op domeinnamen in de “.nl” zone file, en het derhalve aannemelijk is dat de domeinnaam die onderwerp van geschil is in beginsel zal worden gebruikt voor een Nederlands en Nederlandstalig publiek. Van de bij het geschil betrokken partijen mag daarom worden verwacht dat zij enige moeite doen om de procedure in het Nederlands te voeren.
In deze procedure heeft Eiseres aangevoerd dat het voor haar onredelijk bezwarend is om de procedure in het Nederlands te voeren, daar zij zelf de Nederlandse taal niet machtig is, maar Verweerster de Engelse taal wel machtig is, en zodoende verzocht om de procedure in het Engels te voeren. Verweerster heeft zich tegen dit verzoek gemotiveerd verweerd, en onder meer gesteld dat zij de Engelse taal onvoldoende machtig is om een Verweerschrift in het Engels op te stellen.
In aanmerking genomen dat het uitgangspunt is dat de procedure in de Nederlandse taal gevoerd wordt, alsmede het feit dat Verweerster zich gemotiveerd heeft verweerd tegen het gebruik van Engels als taal van de procedure, wijst de Geschillenbeslechter het verzoek van Eiseres om het Engels als taal van de procedure in te stellen af. Omdat Verweerster in haar Verweerschrift evenwel uitgebreid is ingegaan op de stellingen van Eiseres en daarmee te kennen heeft gegeven dat zij de Eis voldoende heeft begrepen om zich ertegen te kunnen verweren, zal de Geschillenbeslechter om proceseconomische redenen Eiseres niet opdragen om de Eis alsnog in het Nederlands te vertalen en opnieuw in te dienen, en zal de Eis verder worden behandeld als ware zij in het Nederlands opgesteld. Aangezien de taal van de procedure Nederlands is, is de uitspraak in het Nederlands.
Eiseres stelt dat de Domeinnaam het merk PORSCHE volledig omvat en daarnaast slechts een beschrijvende term bevat. Eiseres beroept zich daarbij op haar beeldmerken.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiseres voldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op naar Nederlands recht beschermde merken. In het onderhavige geval bestaan de beeldmerken waar Eiseres zich op beroept uitsluitend uit de grafische weergave van één woord, namelijk het woord ‘Porsche'. De in de Domeinnaam gebruikte aanduiding ‘porsche' is derhalve identiek aan, althans verwarringwekkend overeenstemmend met deze beeldmerken. Omdat de Domeinnaam naast het woord ‘Porsche' alleen nog de een beschrijvende term ‘classics' bevat, en het toplevel domein “.nl” bij deze beoordeling buiten beschouwing moet worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0008), is de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de beeldmerken daarmee gegeven.
Aan de eerste eis is derhalve voldaan.
Verweerster voert aan dat zij een eigen belang heeft bij de Domeinnaam, omdat zij in het verleden tweedehands auto's van het merk PORSCHE heeft verkocht via de website onder de Domeinnaam. Eiseres kan zich volgens Verweerster niet verzetten tegen de gebruikmaking van haar merk in de Domeinnaam, aangezien deze auto's met haar toestemming op de markt zijn gebracht.
Artikel 3.1 onder a van de Regeling bepaalt dat een recht of legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Ten aanzien van de vraag of het aanbieden van goederen of diensten via een bij de domeinnaam behorende website als ‘te goeder trouw' moet worden gekwalificeerd, gelden onder de Regeling dezelfde vereisten als die onder de UDRP gangbaar zijn1 (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903; zie ook General Electric Company v. V.O.F. Aquacombi, WIPO Zaaknr. DNL2008-0042 en Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. Kroon, WIPO Zaaknr. DNL2009-0003):
- er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website;
- op de website moeten uitsluitend de gemerkte producten aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen;
- de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden;
- de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven.
In het onderhavige geval heeft Verweerster genoegzaam aangetoond dat zij in het verleden de Domeinnaam heeft gebruikt om via de bijbehorende website tweedehands auto's van het merk PORSCHE te verkopen. Door Eiseres is echter aangetoond dat Verweerster daarnaast ook tweedehands auto's van andere merkhouders verkocht, hetgeen door Verweerster in haar Verweerschrift is bevestigd. Uit raadpleging van de internetarchieven door de Geschillenbeslechter blijkt dat Verweerster – in ieder geval – reeds sinds eind november 2002 naast tweedehands auto's van het merk PORSCHE ook andere auto's verkocht via de website onder de Domeinnaam. Als gevolg daarvan is niet voldaan aan het bovenvermelde vereiste dat uitsluitend gemerkte producten moeten worden verkocht via de bij de Domeinnaam behorende website.
Daar komt bij, dat de website niet duidelijk maakt wat de relatie is tussen Verweerster en Eiseres. Het enkele feit dat het aanbod op de website tweedehands auto's van het merk PORSCHE betreft of betrof is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter onvoldoende om (het ontbreken van) de relatie met Eiseres aan te tonen. Er is immers vereist dat de website ‘ondubbelzinnig' vermeldt wat de relatie met de merkhouder is. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.
Op grond van het bovenstaande komt Verweerster geen beroep op het te goeder trouw aanbieden van goederen en diensten toe, als gevolg waarvan zij niet afdoende heeft aangetoond dat zij een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Hieraan doet niet af dat de specifieke op Verweerster's website aangeboden Porsche auto's oorspronkelijk door Eiseres op de markt zijn gebracht, daar het onderhavige geschil niet de verkoop door Verweerster van deze auto's betreft, maar het gebruik van Eiseres' merkrecht (waarvoor laatstgenoemde geen toestemming heeft verleend).
De toezegging van Verweerster dat zij de website onder de Domeinnaam in de toekomst uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden zal gebruiken is verder onvoldoende om een recht of legitiem belang aan te kunnen nemen. Indien zij de door haar verkochte auto's van het merk PORSCHE op het internet wil tonen, staan haar daartoe ook andere middelen ter beschikking dan het gebruik van de Domeinnaam. Ook het enkele feit dat Eiseres niet eerder heeft opgetreden tegen de registratie en het gebruik van de Domeinnaam wijst ten slotte niet op enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster.
Aan de tweede eis is derhalve voldaan.
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt heeft. Uit het voorgaande bleek reeds dat Verweerster de bij de Domeinnaam behorende website gebruikt(e) om naast auto's van het merk PORSCHE tevens auto's van andere autofabrikanten aan te bieden. Daarmee gebruikt(e) Verweerster het merk van Eiseres om potentiële klanten voor producten van Eiseres' concurrenten te werven. Uit diverse UDRP uitspraken en uitspraken op grond van de Regeling volgt dat het gebruik van een merk in een domeinnaam teneinde commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website te leiden waar zowel producten van deze merkhouder als andere producten worden verkocht, door verwarring te creëren met betrekking tot de herkomst van de website, een bewijs van gebruik te kwader trouw is (onder meer Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774; Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0032).
Zoals door Eiseres aangevoerd, volgt bovendien uit artikel 3.2 sub d van de Regeling dat het gebruik van een domeinnaam om commercieel voordeel te behalen, door internetgebruikers te leiden naar een website door gebruik te maken van de verwarring die kan ontstaan met een merk, een bewijs van gebruik te kwader trouw is. In het onderhavige geval geeft het enkele feit dat de Domeinnaam is geregistreerd door een onderneming al aanleiding te vermoeden dat de registratie met een commercieel oogmerk is verricht. Aangenomen moet worden, dat Verweerster ten tijde van de registratie bekend was met de merken van Eiseres, nu zij immers auto's van het merk PORSCHE verkocht. Zowel het voormalige als het huidige gebruik van de Domeinnaam door Verweerster is voorts aan te merken als gebruik met een commercieel oogmerk. In het verleden werd de website onder de Domeinnaam gebruikt om tweedehands auto's te verkopen, hetgeen evident commercieel gebruik betreft. Maar ook het huidige gebruik is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter aan te merken als commercieel. Immers, het tonen van de afbeeldingen van door Verweerster verkochte Porsche auto's kan worden beschouwd als reclame voor haar onderneming.
Gezien het bovenstaande is in voldoende mate aangetoond dat Verweerster de Domeinnaam heeft gebruikt om te profiteren van de verwarring bij internetgebruikers op zoek naar klassieke auto's van het merk PORSCHE, teneinde hier commercieel voordeel mee te behalen. Derhalve is sprake van gebruik te kwader trouw.
Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan.
Eiseres vordert dat zij in plaats van Verweerster houdster wordt van de domeinnaam <porschedesign.nl>. De Geschillenbeslechter begrijpt dat zij doelt op de domeinnaam <porscheclassics.nl>, en beveelt op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <porscheclassics.nl> zodat Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhoudster wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 5 oktober 2009