El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc., con domicilio en Bentonville, Arkansas, Estados Unidos de América (“EE.UU.”), representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Héctor Ramírez, con domicilio en el Distrito Federal, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <wamart.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México. El Agente Registrador es GoDaddy.com.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de octubre de 2014. El 21 de octubre de 2014, el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de octubre de 2014, NIC México contestó al Centro, vía correo electrónico, revelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.1
El Centro verificó que la Solicitud reuniera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de noviembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de noviembre de 2014.
El 7 de noviembre de 2014, NIC México reenvió al Centro una comunicación que había recibido por parte del Titular a manera de justificación de su registro del nombre de dominio en disputa, y en la cual el Centro no había sido copiado.
El Centro notificó el inicio del procedimiento para el nombramiento del Grupo de Expertos el 1 de diciembre de 2014.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de diciembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español, según dispone el artículo 13.A del Reglamento.
El Promovente es el mayor comercializador minorista del mundo. Su origen se remonta a 1962 y actualmente cuenta con más de 11,000 tiendas establecidas en 27 países, tiendas en línea en 11 países, y más de 2.2 millones de empleados. Durante el ejercicio fiscal 2014, las ventas del Promovente a nivel global superaron los 473 billones de dólares de los EE.UU.2
El Promovente tiene registrada la marca WAL-MART en múltiples países, incluido México, según se acredita con copias certificadas de diversos títulos de marca, entre ellos el relativo al registro No. 408884 expedido el 25 de marzo de 1992, que ampara “servicios de comercialización y venta al mayoreo y menudeo de toda clase de bienes muebles”, comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional. Dicho registro se encuentra vigente de acuerdo al oficio de renovación correspondiente que se anexa a la Solicitud.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de febrero de 2014, según confirma NIC México.
El nombre de dominio en disputa despliega el siguiente texto: “future home of something quite cool” acompañado del dibujo de un clóset dentro del que cuelga una camisa naranja de manga corta con la etiqueta del precio.
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. Es un hecho evidente y notorio que la marca WAL-MART es notoriamente conocida a nivel mundial;
ii. El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente las marcas WAL-MART o WALMART del Promovente, puesto que únicamente suprime la letra “lL”, por lo que al tratarse de denominaciones prácticamente idénticas, el Titular induce al público consumidor a error o confusión o engaño respecto de las marcas registradas del Promovente;
iii. El ccTLD .mx es intrascendente para fines de la Política en virtud de que no proporciona distintividad alguna al nombre de dominio en disputa, además de ser necesario al mismo;
iv. Del análisis comparativo de las marcas registradas del Promovente con el nombre de dominio en disputa resulta incuestionable la identidad entre ambos signos, razón por la cual el Experto debe considerar que los mismos son semejantes en grado de confusión;
v. El titular no tiene registros de marca respecto de la denominación “wamart” ni solicitudes de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), como tampoco ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado al nombre de dominio en disputa;
vi. El Titular no cuenta con licencia de uso alguna sobre la marca WALMART que le permita usar un signo semejante en grado de confusión como “WAMART”;
vii. El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
viii. El Titular no es conocido corrientemente por el público consumidor con el nombre “wamart.com.mx”;
ix. El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de intentar atraer de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet al desviarlos a su portal bajo el nombre de dominio <linio.com.mx>, haciéndoles creer infundadamente que los productos que ahí se comercializan están relacionados con el Promovente o su marca WAL-MART;
x. Existe una clara intención de lucro por parte del Titular puesto que el nombre de dominio en disputa se encuentra redirigido a un portal de ventas.
i. El Titular no presentó un Escrito de Contestación conforme al artículo 5.B del Reglamento. Sin embargo, dentro del plazo señalado por el Centro para contestar la Solicitud, el Titular envió un correo electrónico a NIC México, con copia al Promovente pero no al Centro, alegando lo siguiente:
ii. El Titular se dedica a la “creación de venta (sic) y de pinturas” y hace tiempo decidió comenzar a distribuirlas por Internet a través del “marketplace” de “linio.com”;
iii. El nombre de dominio en disputa corresponde a un portal de arte mexicano en construcción;
iv. Las letras WAM corresponden a la frase en inglés “We are Mexicans”, de ahí el nombre WAMart, que no tiene relación alguna con la marca WALMART;
Ante la falta de infraestructura para desarrollar un sitio de venta, el nombre de dominio estuvo redirigido a “www.linio.com.mx” ya que el Titular deseaba que la gente a que refirieran a dicho sitio para acostumbrarse a su marca en Linio.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
Algunos expertos se han negado a admitir una contestación que no reúna los requisitos del artículo 5.B del Reglamento, entre ellos el relativo a que el titular certifique la veracidad de sus afirmaciones y alegaciones. Ver World Wrestling Entertainment, Inc. c. Ki Sung, Caso OMPI No. DMX2009-0005 (desestimando como contestación el correo electrónico enviado por el titular al Centro, por no cumplir con todos los requisitos marcados en el artículo 5.B del Reglamento).
Si bien para este Experto es importante que el Titular se identifique plenamente y proporcione sus datos de contacto completos, según exige el inciso ii del artículo 5.B(ii) del Reglamento, el problema no es si debe admitirse o no una contestación irregular como la del Titular, que no indica siquiera el nombre de quien la suscribe, sino que en opinión del Experto, un Escrito de Contestación presentado en tiempo, aun cuando sea irregular, debe ser admitido siempre en aras del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de contradicción. En todo caso, la credibilidad de las declaraciones del Titular queda sujeto a la libre apreciación del Experto, y a fin de cuentas, un Escrito de Contestación que no se hace acompañar de pruebas documentales que acrediten las excepciones y defensas ahí opuestas, es ineficaz por sí mismo.
En consecuencia, el Experto acepta admitir la contestación irregular producida por el Titular el 7 de noviembre de 2014, y valorar sus alegaciones dentro del análisis de los apartados del artículo 1.a) de la Política.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
Como un sinnúmero de expertos ha resuelto, la cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunda o no a los usuarios de Internet. Ver, por ejemplo, Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos que tienen por objeto la denominación “wal-mart” o “walmart” y que fueron otorgados con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
Al confrontar la marca WAL-MART o WALMART con la porción relevante del nombre de dominio en disputa “wamart” se advierte que ambos indicadores son prácticamente idénticos, a pesar de la falta de coincidencia en la letra “l”.
Debido a que la marca del Promovente es notoriamente conocida a escala mundial y el nombre de dominio del Titular es virtualmente idéntico a aquélla, se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con respecto a la marca del Promovente.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que su conducta no se ajusta a ninguna de las defensas del artículo 1.c) de la Política.
En su defensa, el Titular aduce que el nombre de dominio en disputa corresponde a las siglas de “We Are Mexicans”, que unidas a “art” producen una denominación que identifica su actividad comercial.
A este respecto, el Experto estima inverosímil la explicación del Titular, quien no proporciona su nombre, ni mucho menos exhibe prueba documental alguna que acredite fehacientemente a) su referida actividad comercial, o b) que es conocido corrientemente como “We Are Mexicans” o “Wamart” en algún circuito comercial. Ver SURAMERICANA S.A. v. S-INCO LTDA. - Rodrigo Peláez M.,
Caso OMPI No. D2013-1667 (la naturaleza mercantil del demandado y el uso que da al nombre de dominio <autossura.com> para mostrar enlaces patrocinados sobre automóviles desmienten la justificación religiosa aducida por el demandado para utilizar dicho nombre de dominio en el contexto de los términos “sura” con que se identifica a cada uno de los capítulos en que se divide el Corán y “autos” en el sentido de obras teatrales de índole religioso que se representaban durante el medioevo).
Por otra parte se advierte que el Titular acepta haber redirigido el nombre de dominio en disputa al sitio Web “www.linio.com.mx”, que es una tienda virtual operada por un tercero que paga comisiones por el uso de sus enlaces patrocinados, según se explica en el apartado 6.F infra.
El uso de un nombre de dominio para vincularlo al sitio Web de un tercero con fines de lucro en circunstancias como esta no puede considerarse una oferta de buena fe de productos o servicios en términos del artículo 1.c.i de la Política.
Bajo estas consideraciones se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
El Experto destaca que “wal-mart” o “walmart” es un término inventado por el Promovente para servirle de marca. Ver Wal-Mart Stores, Inc. v. Whois Privacy Corp. / Ran G Foo, PPA Media Services, Caso OMPI No. D2014-1864 (“WALMART es un término inventado sin otro significado que el relativo al demandante o sus productos”).
La connotación exclusivamente marcaria de WAL-MART o WALMART pone de manifiesto la intención del Titular de aprovecharse injustificadamente de los errores de los usuarios de Internet en la captura de la marca del Promovente, cuya práctica conocida como “typosquatting” se reputa contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio electrónico.
Por otro lado ha quedado documentado en el expediente que el nombre de dominio en disputa estuvo vinculado a la Web “www.linio.com.mx”, en cuyo portal se incluye la siguiente información:
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De la conducta desplegada por el Titular se infiere que su intención al haber registrado y venir usando el nombre de dominio en disputa fue eminentemente lucrativa, lo que configura la hipótesis de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política. Ver Cruz Azul Fútbol Club A.C. v. Jesús Navarro Saracibar,
Caso OMPI No. DMX2014-0012 (la afiliación al sitio www.linio.com.mx por parte del titular supone una explotación comercial del nombre de dominio <cruz-azul.com.mx> en contravención a la Política).
Por último se hace notar que el Titular registró el siguiente domicilio en el WhoIs: “Calle Falsa, C.P. 9270, México, D.F.” el cual no es sólo incompleto sino falso como el nombre de la calle que refiere el Titular, según pudo corroborar la empresa de mensajería DHL, que no pudo entregar la notificación del Centro en dicho domicilio del Titular, ni contactarlo telefónicamente al número registrado en el WhoIs.
Es un principio generalmente aceptado bajo la Política que la provisión de datos de contacto falsos por parte de un titular es indicativa de su mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con el párrafo 1 de la Política, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <wamart.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 9 de enero de 2015
1 El 23 de octubre de 2014, el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. Sin embargo, el 24 de octubre de 2014, el Promovente comunicó al Centro que NIC México había confirmado que el registrante del nombre de dominio en disputa era el mismo que el Titular, tal y como se indicó originalmente en la Solicitud.
2 Fuente: http://corporativo.walmart.com/