El Promovente es Cruz Azul Fútbol Club A.C. con domicilio en el Distrito Federal, México, representado internamente.
El Titular es Jesús Navarro Saracibar, con domicilio en el Distrito Federal, México, representado pro se.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <cruz-azul.com.mx>.
El citado nombre de dominio está registrado con NIC México. El Agente Registrador es NEUBOX Internet S.A. de C.V.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de mayo de 2014. El 19 de mayo de 2014, el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, NIC México confirmó vía correo electrónico al Centro que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de este.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de junio de 2014. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de julio de 2014. La Contestación fue presentada el 5 de julio de 2014.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de julio de 2014, previa recepción de su declaración firmada de aceptación y de imparcialidad e independencia, en observancia a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 24 de julio de 2014, el Experto dictó la Orden de Procedimiento No. 1, requiriendo al accionante acreditar su personalidad como representante del Promovente, así como exhibir copia de los títulos de registro de marca en que se basa la Solicitud, la comprobación de la vigencia de los registros marcarios y de la titularidad de estos por parte del Promovente.
El Promovente atendió en tiempo y forma los requerimientos de cuenta exhibiendo la documentación solicitada al Centro y corriendo traslado simultáneo de aquella al Titular.
El Experto dio oportunidad al Titular de pronunciarse sobre la documentación suplementaria exhibida por el Promovente, pero el Titular optó en su lugar por realizar diversas manifestaciones a manera de alegatos.
El Promovente es un club de fútbol mexicano que participa en la liga profesional de primera división desde 1964, siendo uno de los equipos de fútbol más populares en México.
El Promovente tiene registrada en México la marca CRUZ AZUL, de tipo nominativa, en la clase 41 internacional para amparar servicios relacionados con sus actividades deportivas, bajo el número de registro 124283, con fecha de concesión 10 de octubre de 2011, el cual se encuentra surtiendo plenos efectos.
El Promovente es también titular de más de una docena de registros marcarios en México que tienen por objeto la denominación DEPORTIVO CRUZ AZUL. El más antiguo de estos registros fue concedido el 29 de noviembre de 2002, con una fecha declarada de primer uso del 21 de diciembre de 1997.
El Titular, quien registró el nombre de dominio en disputa el 11 de mayo de 2013, afirma haber desarrollado el sitio Web vinculado a aquél, para beneficio de los aficionados del Promovente. Anteriormente, el Titular desarrolló el portal relacionado con el nombre de dominio <pumasunam.com.mx>, el cual fue objeto del procedimiento Club Universidad Nacional, A.C. c. Guillermo Fernandez Merchant, Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2011-0016 iniciado por el equipo Pumas de la primera división del fútbol mexicano.
A partir de una interpelación extrajudicial requiriendo la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa y luego de diversas conversaciones con el Titular que no condujeron a un arreglo, el Promovente dio inicio al presente procedimiento.
En un principio, el nombre de dominio en disputa mostraba la imagen de Christian “El Chaco” Giménez, uno de los jugadores más destacados del Promovente, y a partir del primer aviso de la controversia aparece en el sitio Web del Titular la mascota del Promovente.
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El propietario de una marca comercial como el Promovente puede impedir que otras personas como el Titular usen su marca de un modo que lleve a pensar de forma equivocada que hay una relación entre el propietario de la marca y el usuario no autorizado de ésta;
ii. El nombre de dominio en disputa estuvo registrado por el Promovente, quien lo utilizaba para identificar la página del Club Cruz Azul;
iii. El portal del Titular causa confusión a los clientes y aficionados del Promovente ya que al figurar en primer plano la imagen de un jugador emblemático del Promovente, aquellos asumen que se trata del sitio Web oficial del Promovente;
iv. El sitio Web del Titular está utilizando la marca y logotipo del Promovente sin su autorización;
v. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa toda vez que estos le pertenecen al Promovente;
vi. El nombre de dominio en disputa utiliza es utilizado de mala fe ya que atrae aficionados con ánimo de lucro, aprovechando la confusión y valiéndose del prestigio y renombre del Promovente a nivel nacional e internacional;
vii. El Titular ha tenido varias demandas relacionadas con nombres de dominio por lo que pareciera que su conducta responde a una forma común de operar.
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El Titular registró el nombre de dominio en disputa debido a que este se encontraba disponible y no pertenecía a alguien más y para ejercer su derecho ciudadano a la libertad de expresión;
ii. Al recibir el aviso de la controversia, el Titular tuvo a bien contactar al departamento legal del Promovente para explicar la naturaleza no lucrativa del proyecto de sitio Web, por lo que para evitar un conflicto el Titular decidió eliminar la fotografía del jugador del Cruz Azul y en su lugar poner la ilustración de un conejo vestido con el uniforme del Promovente;
iii. Durante las conversaciones sostenidas entre las partes, el Promovente manifestó su interés en adquirir el nombre de dominio en disputa, a lo que el Titular respondió tajantemente que el mismo no estaba en venta dado que ya había invertido alrededor de 300 horas desarrollando el sitio Web respectivo;
iv. El sitio Web del Titular nunca ha pretendido ser el sitio oficial del Promovente, ni ha utilizado el logotipo del Promovente sino simplemente el Titular enfocó sus esfuerzos en crear un espacio dedicado a los aficionados del Cruz Azul que están dolidos con los directivos por los pobres resultados obtenidos en cuanto a campeonatos durante las últimas dos décadas;
v. Si el Promovente hubiera querido realmente recuperar el nombre de dominio en disputa, lo habría intentado hace más de un año cuando supuestamente lo perdieron, no ahora que el sitio tiene una base de usuarios que se expresan libremente día con día;
vi. El Titular cuestiona que el suyo sea el único portal perseguido por el Promovente cuando existen sitios de terceros que sí lucran y muestran logotipos tales como “www.cruz-azul.mx”, “www.vamoscruzazul.com” y “www.maquinacementera.com.mx”;
vii. El Titular dirige la atención del Experto por designarse hacia Nintendo of America Inc. c. Alex Jones, Caso OMPI No. D2000-0998 y Club Universidad Nacional, A.C. c. Guillermo Fernandez Merchant, Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2011-0016 como precedentes en los que al no realizarse actividades comerciales dentro de los sitios Web correspondientes, no se pudo comprobar la mala fe de los demandados y/o titulares.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, el Promovente tiene la carga procesal de acreditar los siguientes elementos de la acción de transferencia que planteó:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos;
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), la cuestión a dilucidar bajo este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o auditiva si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
Al confrontar la marca registrada CRUZ AZUL con el nombre de dominio en disputa <cruz-azul.com.mx> se aprecia que los signos objeto de examen son prácticamente idénticos entre sí ya que el guion existente entre los términos “cruz” y “azul” en nada diferencia un signo del otro a nivel global, ni mucho menos en el plano fonético.
La comparación de cuenta excluye los sufijos “.com” y “.mx”, cuya presencia está dictada por razones de funcionalidad. En el mismo tenor, la diferencia en el tamaño de tipografía de los identificadores en pugna es irrelevante ya que las letras mayúsculas no son reproducibles técnicamente en un nombre de dominio.
En suma, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca base de la acción y por consiguiente se tiene por superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos o intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Titular alega básicamente que el nombre de dominio en disputa hace referencia a un equipo de fútbol y por lo tanto es del dominio público.
El Experto rechaza esta proposición ya que bajo la lógica del Titular cualquier persona (léase jugador, exjugador, empleado, aficionado, etc.) podría apropiarse de la marca registrada de un equipo deportivo o incluso de la marca con que se identifica la liga o el torneo profesional para usarla como su propio identificador en Internet, usurpando así los derechos al uso exclusivo de la denominación reservada, con la confusión que esto acarrea entre los consumidores del propietario de la marca y la pérdida de control sobre su identidad en el ciberespacio. Ver párrafo 2.5 (“View 2”) de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0 (cuando el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca base de la acción se impide al titular de la marca ejercer sus derechos sobre esta y administrar su presencia en Internet).
El Titular invoca en su defensa la decisión dictada en Club Universidad Nacional, AC. v. Guillermo Fernández Merchant, Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2011-0016. De la lectura de dicha resolución se desprende que el experto en ese caso determinó que el Titular tenía derechos o intereses legítimos en <pumasunam.com.mx> en razón de que dicho nombre de dominio identificaba un “fan site” dentro del cual no se verificaban actividades lucrativas.
Para este Experto no es suficiente que se califique a un sitio como “fan site” para reconocerle derechos o intereses legítimos a su titular, aun cuando dicho portal no tenga carácter comercial. En opinión del Experto, es innecesario apropiarse de la marca registrada de un tercero para crear o mantener un sitio Web cuyo propósito sea hacer comentarios sobre un equipo de fútbol profesional, para lo que podría adoptarse como nombre de dominio una denominación descriptiva o genérica como “aficionmexicanadefutbol” o “aficionadosdelfutbolmexicano” por mencionar algunos ejemplos, en lugar de aprovecharse indebidamente de la reputación y notoriedad de la marca del Promovente. Ver Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil v. Gabriel Carlos Cuevas, Caso OMPI No. DES2006-0020 (el demandado ha admitido expresamente el carácter notorio del club del demandante, siendo plenamente consciente de la inmediata asociación que el nombre de dominio <bocajuniors.es> había de generar en el público consumidor). .
Por otra parte, según se explica en el apartado C. infra, este Experto está convencido de que, contrario a lo que sostiene el Titular, el sitio Web “www.cruz-azul.com.mx” sí tuvo una finalidad comercial desde su registro hasta antes de que el Titular recibiera el primer aviso de la controversia. Luego entonces, el Titular no puede prevalerse de ninguna de las hipótesis defensivas del artículo 1.c de la Política.
Atento a estas consideraciones, el Experto concluye que el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos bajo la Política.
De esta forma se cumple la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
El artículo 1.b de la Política establece de manera ejemplificativa, mas no taxativa, las siguientes causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al Promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa; o
ii. el nombre de dominio en disputa se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio en disputa se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio en disputa y la denominación del Promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
El Promovente alega que el sitio Web del Titular es de naturaleza comercial ya que dentro del mismo se ofertan diversos productos por medio de enlaces patrocinados. El Titular niega en todo momento la finalidad lucrativa de su sitio Web.
Para un mejor proveer sobre este punto de contradicción entre las partes, el Experto realizó una consulta histórica del sitio “www.cruz-azul.com.mx” en The WayBack Machine1, ingresando a la dirección electrónica “www.web.archive.org/web/*/http://cruz-azul.com.mx”, en la que aparecieron diversos banners de la tienda virtual Linio publicitando la venta de artículos deportivos y lentes de sol (22 de octubre de 2013 y 5 de enero de 2014, respectivamente), además de otros banners promocionando teléfonos celulares de la marca Telcel (13 de agosto de 2013) y Nokia–Microsoft (25 de diciembre de 2013).
En el portal de Linio, accesible en “www.linio.com.mx”, se incluye la siguiente información:
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El Experto deduce que el Titular se afilió a Linio desde la fecha de registro del nombre de dominio en disputa hasta el momento en que recibió el primer aviso de la controversia por parte del Promovente.
De la conducta desplegada por el Titular se infiere que su intención al haber registrado y venir usando el nombre de dominio en disputa fue eminentemente lucrativa.
Aunado a lo anterior, el Experto toma nota de la antigüedad y extensión territorial del uso de las marcas registradas CRUZ AZUL y DEPORTIVO CRUZ AZUL del Promovente, cuyos partidos de temporada regular son frecuentemente transmitidos por televisión abierta en México.
En función de dichos factores, el Experto considera que las marcas del Promovente pudieran eventualmente estimarse notoriamente conocidas en México de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 98 bis establece:
“Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.”
En este contexto se destaca que miles de aficionados en México compran entradas al estadio del Promovente para asistir a sus partidos semanales. A estos aficionados se suman otros miles dentro y fuera de México que siguen dichos partidos por televisión. Una gran cantidad de dichos aficionados adquieren también camisetas o artículos alusivos al Promovente en su tienda oficial.
La protección legal de las marcas notoriamente conocidas es más amplia que aquella dispuesta para las marcas registradas, buscándose evitar el desprestigio de la marca notoria y la dilución de su carácter distintivo. El foro virtual del Titular se encuentra repleto de insultos e improperios que bien pudieran contribuir a desprestigiar la marca del Promovente en Internet.
Todo ello persuade al Experto de que el Titular registró el nombre de dominio en disputa para beneficiarse económicamente de la asociación de la marca del Promovente con su sitio Web. Ver Real Madrid Club de Futbol v. Saad Alharbi, Caso OMPI No. D2010-1302 (el demandado conocía sin duda alguna la marca notoria REAL MADRID que deliberadamente adoptó para crear confusión y atraer visitantes a su sitio Web con fines de lucro, de donde se concluye que el nombre de dominio <realmadridclub.net> fue registrado de mala fe a la luz de la Política).
En suma, el Experto considera que el aprovechamiento indebido del Titular de la reputación y notoriedad de la marca del Promovente configura un registro y/o uso de mala fe en términos de la Política.
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <cruz-azul.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 19 de agosto de 2014
1 El Experto está autorizado bajo la Política a realizar sus propias investigaciones. Ver párrafo 4.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0.