El Demandante es Enagás, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Ubilibet, España.
El Demandado es Mertron Land, S.L. / Jordi Vila, con domicilio en Barcelona, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <enagas.mobi>. El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de junio de 2010. El 23 de junio de 2010 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 23 de junio de 2010, eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
El 2 de julio de 2010, el Centro envió una comunicación electrónica a las partes relativa al idioma del procedimiento. El mismo día, el Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento requiriendo que este fuese el español. El Demandado no envió ninguna comunicación al respecto.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de julio de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de julio de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de agosto de 2010.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de agosto de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En relación con el idioma del procedimiento, las circunstancias y los documentos vinculados a las partes y al nombre de dominio en disputa son claramente indiciarias de la nacionalidad española, o cuanto menos residencia en España, del Demandado, debiendo en lógica comprender el español perfectamente. No en vano el Demandado, Mertron Land, S.L., es una sociedad limitada española representada por un ciudadano con nombre español, Jordi Vila, y domicilio en la ciudad de Barcelona (España). El idioma de la información que el Demandado ha albergado en el sitio web al que enlaza el nombre de dominio en disputa es el español. De otra parte, el Demandante manifiesta que desconoce el inglés y el Demandado no ha efectuado ninguna comunicación en relación con este procedimiento y, por lo tanto, ninguna objeción respecto al idioma del procedimiento. Las circunstancias descritas han conducido a este Experto a adoptar el español como idioma para esta fase del procedimiento.
a) El Demandante ha aportado a este procedimiento prueba de su titularidad de derechos sobre la denominación ENAGAS, que se concretan en una pluralidad de marcas denominativas y mixtas: Éstas son las marcas españolas mixtas nº 2.483.992, 2.483.993, 2.483.994, 2.483.995, 2.483.996, 2.483.997, 2.483.998, 2.483.999, 2.484.000, 2.484.001, 2.484.002, 2.484.003, 2.484.004, 2.484.005, 2.484.006 y 2.484.007, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y consistentes en un gráfico que contiene la denominación ENAGAS, vocablo coincidente con el nombre de dominio en disputa. La fecha de solicitud de estas marcas españolas, todas vigentes a día de hoy, es el 5 de junio de 2002. El Demandante es asimismo titular de las marcas comunitarias denominativas consistentes en la denominación ENAGAS, registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), a saber, la nº 5.195.672, con fecha de solicitud 13 de julio de 2006, y la nº 4.693.149, con fecha de solicitud 19 de octubre de 2005. Finalmente, indicar que el Demandante también es titular de la marca internacional mixta nº 654.867, con fecha de solicitud 20 de diciembre de 1995, consistente en un gráfico que contiene la denominación ENAGAS, vigente para Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Argelia, Francia, Italia y Marruecos.
El nombre de dominio en disputa <enagas.mobi> fue registrado el día 4 de febrero de 2009, es decir, con posterioridad a la solicitud de todas las citadas marcas registradas, propiedad del Demandante.
b) La denominación social del Demandante es coincidente con el nombre de dominio en disputa. El Demandante aporta prueba de ello con una nota extraída del Registro Mercantil Central de sociedades mercantiles españolas. Solamente la forma social del Demandante, sociedad anónima (S.A.), es obviada en la literalidad del nombre de dominio en disputa.
c) El Demandante tiene registrados una pluralidad de nombres de dominio que consisten o contienen la palabra “enagas”, para dominios de primer nivel genéricos y territoriales, por ejemplo para los dominios de primer nivel “.es”, “.biz”, “.com”,“.asia”, “.org”, etc.
d) El Demandante aporta como prueba de su actividad información extraída de su página web ubicada en la dirección “www.enagas.es”, donde se informa de su condición de gestor técnico del sistema gasista español y transportista único de la red troncal primaria de gas natural, disponiendo de 9.000 km de gasoductos en España, almacenes en Serralbo (Huesca), Cartagena, Huelva y Barcelona, con capacidad para emitir millones de metros cúbicos por hora y disponiendo de casi un millón y medio de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de gas natural. La compañía del Demandante fue creada por el Ministerio de Industria español en 1972 y participada por el Instituto Nacional de Industria, empezando a cotizar en la bolsa en el año 2002.
e) Como prueba de la profusión y notoriedad de su compañía y de sus marcas el Demandante aporta copia de publicaciones de portales de información online que se refieren a su compañía citando su marca ENAGAS. También aporta el Demandante un listado de Google con la búsqueda del vocablo “enagás”, con más de 511.000 entradas como resultado, mostrando en la primera página de la búsqueda, por ejemplo, referencias a la página web principal del Demandante, una noticia del Demandante en el diario Expansión, referencia al Demandante en la enciclopedia Wikipedia, referencia a su cotización en bolsa, etc.
f) El Demandante aporta al procedimiento prueba de la existencia de dos decisiones dictadas por otros expertos, a saber, las decisiones Solred, S.A. v. Jordi Vila, Mertron Land S.L., Caso OMPI No. D2009-1549 y L'AIR LIQUIDE Société anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude v. mertron land, S.L, Jordi Vila, Caso OMPI No. D2010-0121, ambas con resultado favorable a la cesión del aquí Demandado a favor de los demandantes en sendos procedimientos UDRP.
a) El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa coincide totalmente con la denominación social de su compañía, siendo, por lo tanto, idénticos.
b) El Demandante alega la existencia de identidad entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas ENAGAS, vigentes y en uso, denominativas y mixtas, españolas, comunitarias y una internacional, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), marcas cuyas fechas de solicitud de todas ellas son anteriores al 4 de febrero de 2009, fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. El Demandante alega que la coexistencia del nombre de dominio en disputa con sus marcas registradas crea confusión a los Internautas. También alega que la inclusión del sufijo “.mobi” no debe ser tomada en consideración como diferencia.
c) El Demandante alega su titularidad de una pluralidad de nombres de dominio, registrados con diversos dominios de primer nivel, que consisten o contienen el vocablo “enagas”. El Demandante alega que los Internautas le relacionan el término “enagas”, como consecuencia de disponer de su cartera de dominios.
d) El Demandante afirma que sus marcas ENAGAS, que coinciden con su razón social, son renombradas y notorias, y que están muy implantadas en el mercado y el público, habida cuenta de las numerosas apariciones del Demandante en los medios de comunicación.
e) El Demandante alega la ausencia de titularidad del Demandado de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a la vista de la ausencia de titularidad por parte del Demandado de signos distintivos registrados en la OEPM o en la OAMI, bajo la marca ENAGAS. También alega la falta de identidad entre la razón social del Demandado y el nombre de dominio en disputa.
f) El Demandante alega que el Demandado nunca ha sido conocido por la denominación Enagas y que el hecho de que el Demandado haya hecho uso del nombre de dominio en disputa tras su registro no le inviste de interés ni derecho legítimo, al no haber sido conocido el Demandado por la palabra o nombre de dominio con anterioridad a su registro.
g) El Demandante alega que el contenido pornográfico albergado en el nombre de dominio en disputa es ajeno a la actividad del Demandante y dañino para su reputación, y prueba de la falta de derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
h) Alega también el Demandante que la notoriedad y el carácter renombrado de la razón social de su compañía y de sus marcas prueban la mala fe del Demandado al registrar un nombre de dominio coincidente con aquéllos. Afirma también el Demandante que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa conculca el derecho marcario español, que prohíbe usar una marca registrada sin autorización en redes de comunicación telemáticas, o como nombre de domino, o usar o registrar un signo idéntico o semejante a una marca registrada, así como aprovecharse indebidamente de la misma, menoscabando su carácter distintivo o de su notoriedad o renombre.
i) El Demandante alega que el contenido pornográfico albergado en el nombre de dominio en disputa prueba el uso de mala fe de éste por parte del Demandado, al poner en jaque la reputación de aquél.
j) El Demandante alega que la existencia de dos procedimientos UDRP, celebrados con anterioridad al presente, en los que el Demandado también fue demandado para transferir nombres de dominio, y ambos procedimientos fueron favorables a los titulares de los derechos, sería prueba añadida del uso de mala fe por parte del Demandado.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
Para valorar la existencia de identidad o similitud que conduzcan a los Internautas a la confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, es necesario sustraer el dominio de primer nivel, que es en el presente procedimiento “.mobi”.
Existe una identidad total entre el nombre de dominio en disputa y ENAGAS, que es la razón social del Demandante y el vocablo en el que consisten o componen los derechos del Demandante, que se concretan en diversas marcas registradas denominativas y mixtas, de su propiedad. Las marcas fueron objeto de registro en la OEPM, en la OAMI y en la OMPI, con anterioridad a la fecha de registro del dominio en disputa. Existe por lo tanto una evidente identidad entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.
Así pues, el Experto estima que el Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el párrafo 4.a) de la Política
El Demandado no ha sido licenciado ni autorizado por el Demandante para registrar o usar un nombre de dominio que contenga el vocablo “enagas”, razón social del Demandante y vocablo protegida por registros marcarios españoles, comunitarios (Unión Europea) y uno internacional.
De otra parte, junto con la Demanda, en forma de Anexo el Demandante ha aportado copia del contenido albergado en el nombre de dominio en disputa. El contenido es de carácter pornográfico y nada en él sugiere que el Demandado ostente derechos o intereses de ningún tipo en el nombre de dominio en disputa (véase la decisión The Irving Company v. LocalnewsInc and Mark Whitehead, Caso OMPI No. D2005-1061).
Como en numerosas ocasiones han sostenido numerosos expertos, la presencia o ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado se aprecia a la vista de las alegaciones y documentos aportados al procedimiento. Al no contestar a la Demanda el Demandado no efectúa alegaciones ni aporta documento alguno, y como numerosos expertos han sostenido en otras ocasiones el Demandante no debe ser lastrado con una probatio diabolica, siendo suficiente la aportación por el Demandante de indicios que demuestren prima facie la ausencia en el Demandado de derechos o intereses legítimos (véanse las decisiones Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455 y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Caso OMPI No. D2004-0110). Este Experto entiende que el Demandante ha aportado indicios de la ausencia de derechos e intereses legítimos del Demandado, al traer a colación a este procedimiento, por ejemplo, la ausencia de registros marcarios a nombre del Demandado, sobre la palabra en que consiste el nombre de dominio en disputa, “enagas", o al informar de la ausencia de relación del contenido albergado en el nombre de dominio controvertido, con la marca ENAGAS.
La falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante.
Así pues, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el párrafo 4.a) de la Política.
El Demandante ha aportado a este procedimiento prueba documental de la notoriedad de sus marcas ENAGAS, cuyo registro en las oficinas de la OEPM, de la OAMI, y de la OMPI le confieren derechos en varias decenas de países. A la vista de la antelación de varios años en el registro por el Demandante de las citadas marcas, así como a la vista de la prueba documental de la profusión de las mismas aportada al procedimiento, este Experto no puede razonablemente considerar la posibilidad de que el Demandado desconociera la marca ENAGAS.
El Demandante ha aportado prueba del alcance de la prestación de sus servicios y de la notoriedad del nombre de su empresa y de sus marcas en España, protegidas tanto en virtud de la legislación marcaria española, como de la europea y la internacional. Numerosos expertos han apreciado en reiteradas ocasiones la concurrencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico con una marca notoria (véanse la decisión Jysk A/S v. Henrik Olsen, Caso OMPI No. DES2007-0011 o Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L , Caso OMPI No. D2004-0434).
De otra parte, como se ha comentado, el sitio web al que enlaza el nombre de dominio en disputa conduce a contenido pornográfico, que con mucha probabilidad aporta beneficios comerciales para el Demandado, nuevo indicio de uso de mala fe por el Demandado (véase la decisión Ferrero S.p.A. v. Alexander Albert W. Gore, Caso OMPI No. D2003-0513).
Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercer de los elementos exigidos por el párrafo 4.a) de la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <enagas.mobi> sea transferido al Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 8 de septiembre de 2010