Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

D. Nunzio Cona c. Disven 2003 S.L. / Factoría Espía S.L.

Caso No. D2011-1138

1. Las Partes

El Demandante es D. Nunzio Cona representado por Luis Martínez Andrés, con domicilio en Corbera de Llobregat, Barcelona, España (en adelante, el "Demandante").

La Demandada es Disven 2003 S.L./ Factoria Espia S.L., con domicilio en Torrelodones, Madrid, España (en adelante, la "Demandada").

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <espia07.com>, <espia7.com>, <tiendaespia07.com> y <tiendaespia7.com> (en adelante, los "Nombres de Dominio").

El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC (en adelante, "Network Solutions").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de julio de 2011. El 6 de julio de 2011 el Centro envió a Network Solutions por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en cuestión. El mismo día Network Solutions envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro analizó la Demanda en relación con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").

En este sentido, el Centró observó que la Demanda se presentó en castellano, siendo el idioma del acuerdo de registro de los Nombres de Dominio objeto de la disputa el inglés. El Centro notificó dicha incidencia a las partes concediéndoles respectivos plazos para contestar. Así, el Demandante presentó una solicitud para que el castellano fuera el idioma del procedimiento en fecha 14 de julio de 2011 junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud. La Demandada, por su parte, no presentó comentario alguno. En consecuencia, ante dicha ausencia el Centro procedió sobre la base que ésta no tenía ninguna objeción a la solicitud que el castellano fuera el idioma del procedimiento.

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en los idiomas castellano e inglés, dando comienzo al procedimiento el 19 de julio de 2011. Asimismo, de acuerdo con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2011.

La Demandada presentó su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la "Contestación a la Demanda") en fecha 5 de agosto de 2011.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de agosto de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

El Demandante presentó la Demanda en castellano, sin que la Demandada indicara en modo alguno su oposición al uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento. Por el contrario, la Demandada redactó su Contestación a la Demanda en el mismo idioma, dejando constancia obvia de su acuerdo respecto al uso del castellano como idioma del presente procedimiento.

Habida cuenta de dicha circunstancia y del hecho que ambas partes aparentemente residen en España y que las circunstancias de la presente disputa se han centrado en dicho territorio, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11.a) del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el castellano.

5. Antecedentes de Hecho

A. El Demandante

El Demandante, D. Nunzio Cona, es un ciudadano italiano que es administrador único de la sociedad española Lazcon Security, S.L. la cual se dedica a la distribución de productos de seguridad y de espionaje a través tanto de diversas tiendas en España como por medio de Internet, a través del nombre de dominio <espia007.com> del que el Demandante es titular.

El Demandante es titular de la marca española mixta ESPÍA 7 (Registro No. 2.927.243), registrada con efectos desde el 27 de abril de 2010 en la clase 9 del Nomenclátor Internacional, la cual ha licenciado a favor de Lazcon Security, S.L. para el desarrollo de sus actividades en España.

B. La Demandada

La Demandada, Disven 2003 S.L., es una sociedad española con domicilio en Madrid que, de acuerdo con la documentación aportada por las partes, se encuentra vinculada a las empresas españolas Montera 33, S.L. y Comercio Electrónico Ojal, S.L., las cuales comparten con la Demandada domicilio social.

Asimismo, según la información de la que el Experto dispone, los Nombres de Dominio en disputa están redireccionados a la página Web “www.factoriaespia.com” cuya titularidad aparentemente corresponde a Factoría Espía S.L. sita en Madrid, Calle Tres Cruces 4, según se indica en dicha Web. Asimismo, de dicha Web se desprende que Factoría Espía S.L. es una empresa de productos de espionaje, vigilancia y seguridad privada proveedora en materia de comunicaciones y video-vigilancia, entre otros. Asimismo, se puede observar que el distribuidor oficial en Madrid es Portal Espía, empresa sita en Madrid, Calle de la Montera 33, dirección coincidente con la de la Demandada.

Habiendo constatado la existencia de vínculos entre las mencionadas sociedades, en la Demanda se indica igualmente que algunas de estas sociedades fueron igualmente demandadas en otros procedimientos basados en la Política y obligadas a la transferencia de los nombres de dominio objeto de las correspondientes disputas (en particular, en el Caso OMPI No. D2005-1172, Los guerrilleros, S.A. c. Disven 2003, S.L.; en el Caso OMPI No. D2004-0868, Antonio Durán Piñeiro c. Disven 2003, S.L. y Comercio Electrónico Ojal, S.L.; y en el Caso OMPI No. D2002-0830, Casino de Perelada, S.A., Casino de Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. c. Montera, S.L.).

De acuerdo con la información obtenida por el Experto de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el 14 de julio de 2011 la Demandada solicitó el registro de marca mixta TIENDA ESPÍA 07 en la clase 35 del Nomenclátor Internacional. Dicha solicitud fue publicada el 27 de julio de 2011. Sin embargo, el día 22 del mismo mes dicha Oficina procedió a notificar la solicitud de la Demandada al titular de otros derechos preexistentes que potencialmente podrían entrar en conflicto con la solicitud de la Demandada.

C. Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio <espia7.com> y <espia07> fueron registrados por la Demandada el 13 de mayo de 2010, mientras que los Nombres de Dominio <tiendaespia7.com> y <tiendaespia07.com> fueron registrados el 11 de enero de 2011.

En todos los casos, los Nombres de Dominio redirigen a los usuarios de Internet al sitio Web vinculado al dominio “www.factoriaespia.com” en el que se ofrecen numerosos productos de seguridad y espionaje (y, por tanto, competidores de los que comercializa el Demandante). Asimismo se indica que dicho sitio Web lo explota la (supuesta) sociedad española Factoría Espía S.L., la cual –de acuerdo con lo indicado por la Demandante- se encuentra bajo el control de la Demandada.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es administrador único de la compañía española Lazcon Security, S.L. a la cual ha licenciado el uso de la marca mixta española No. 2.927.243 ESPÍA 7 (de la que es titular) para el desarrollo de sus actividades comerciales consistentes en la distribución de productos de seguridad y espionaje;

- Que la Demandada y otras sociedades vinculadas a la misma compite con la sociedad Lazcon Security, S.L. y, a fin de obtener una ventaja competitiva injusta, registró los Nombres de Dominio en disputa para competir con aquélla en Internet, actuación que ya había desarrollado con anterioridad respecto a otros nombres de dominio y por la que fue condenada a transferirlos;

- Que los Nombres de Dominio en disputa son confusamente similares respecto a la marca ESPÍA 7 de su titularidad, puesto que la misma constituye el núcleo distintivo de los mismos;

- Que la Demandada no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio en disputa ya que los mismos o bien se encuentran desactivados, o han sido puestos a la venta, o bien redirigen a los usuarios de Internet al sitio web ”www.factoriaespia.com”, el cual compite con el propio sitio Web de la sociedad Lazcon Security, S.L.;

- Que la Demandada registró los Nombres de Dominio en disputa de mala fe, puesto que dicho registro se produjo con posterioridad al registro y posterior uso por parte del Demandante de su marca ESPÍA 7. En este sentido, el Demandante indica que es imposible que la Demandada desconociera la existencia de la mencionada marca, dado que ambas partes compiten en el mismo mercado;

- Que la Demandada ha utilizado los Nombres de Dominio en disputa de mala fe, puesto que dicho uso se ha dirigido a parasitar la reputación de la marca titularidad del Demandante, aprovechándose de forma injusta de dicha reputación así como del esfuerzo del Demandante y de la sociedad Lazcon Security, S.L.; y

- Que, atendiendo a lo indicado, los Nombres de Dominio en disputa deberían ser transferidos a favor del Demandante.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

- Que la marca TIENDA ESPÍA 07 fue registrada por la sociedad Disven 2003, S.L. inspirándose en el famoso personaje de ficción “agente secreto 07. En este sentido, el Experto nota que tal marca aparentemente existe solamente como solicitud, No. 2.991.842.

- Que al registrar el Nombre de Dominio en disputa <espia7.com> la Demandada no actuó de mala fe puesto que no tenía conocimiento alguno de la marca titularidad del Demandante. En este sentido, la Demandada indica que dicho registro se derivó de legítimos intereses comerciales, ya que se dedica a la explotación de diversos portales de Internet en los que se ofrecen productos de seguridad personal y, precisamente en relación con dichos portales, la Demandada indica haber registrado diversos nombres de dominio genéricos a fin de potenciar las visitas a los mismos de usuarios de Internet;

- Que respecto a los Nombres de Dominio en disputa <tiendaespia07.com>, <tiendaespia7.com> y <espia07.com> no considera que las pretensiones de la Demandante deban ser atendidas, teniendo en cuenta que dicho dominios son distintos a la marca de la que es titular el Demandante;

- Que el Demandante ha presentado la Demanda simplemente para recoger publicidad gratuita tanto en prensa sensacionalista como en motores de búsqueda en Internet;

- Que existen miles de marcas que pueden considerarse parecidas a vocablos descriptivos: y

- Que, atendiendo a lo indicado, debería desestimarse la Demanda.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el apartado 4.a) de la Reglamento, los Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca en la que los Demandantes tienen derechos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que los Demandados han registrado y utilizan de mala fe el Nombre de Dominio.

Seguidamente se analizará la eventual concurrencia de las mencionadas circunstancias en el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los elementos que el Demandante debe acreditar en el marco del presente procedimiento es que los Nombres de Dominio en disputa son idénticos o confusamente similares respecto a la marca ESPÍA 7 de la que es titular. Dada la existencia de diversos Nombres de Dominio en el marco de la presente disputa, se procederá a un análisis de la eventual concurrencia del primer elemento de la Política respecto a cada uno de tales dominios.

En relación con el Nombre de Dominio en disputa <espia7.com> no parece existir duda alguna respecto a la identidad entre el mismo y la marca titularidad del Demandante. La única diferencia existente entre el mencionado Nombre de Dominio y la marca del Demandante es que el primero incorpora el sufijo “.com”, mientras que dicha marca no. Esta diferencia, sin embargo tampoco parece suficientemente importante ya que la misma se deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Política como, por ejemplo en New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.

Una conclusión parecida debe adoptarse respecto al Nombre de Dominio en disputa <espia07.com>. De nuevo, la única diferencia existente (la intercalación en dicho Dominio del número 0 entre el nombre “espía” y el número “7”) no parece lo suficientemente relevante como para asegurar que no existe un riesgo de confusión, habida cuenta que dicha diferencia no se refiere a un elemento relevante del núcleo distintivo de la denominación incluida en la marca del Demandante, sino que debe contemplarse como un complemento del número 7 incluido en dicha marca.

Por lo que respecta a los Nombres de Dominio en disputa <tiendaespia7.com> el análisis incluido en los anteriores párrafos debe completarse con el examen de la inclusión de la palabra “tienda” en tales Nombres de Dominio. A este respecto, en opinión del Experto, dicha palabra no tiene sino un carácter secundario dentro de tales Nombres de Dominio, al vincularse directamente al núcleo distintivo constituido por la denominación incluida en la marca del Demandante (la cual se reproduce de forma completa en tales dominios). En este sentido, la palabra “tienda” no hace sino referencia al carácter comercial del sitio Web asociado a los Nombres de Dominio en disputa, reflejando una obvia voluntad de asociación con la marca del Demandante. Así se ha interpretado en numerosas decisiones anteriores referidas a supuestos parecidos al presente (ver, por ejemplo, AT&T Corp. v. William Gormally, Caso OMPI No. D2005-0758; Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia, Caso OMPI No. D2008-0923; o TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Caso OMPI No. D2009-0361).

Atendiendo a lo indicado, el Experto considera que el Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política respecto a los Nombres de Dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que los Demandados ostentan un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio

En concreto tales supuestos son:

Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca titularidad del Demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso, el elemento esencial a evaluar es la titularidad por parte del Demandante de una solicitud de registro de marca española basada en la denominación “Tienda Espía 07”, debiéndose decidir si el correspondiente derecho es lo suficientemente relevante como para justificar el registro y uso de los Nombres de Dominio en disputa por parte de la Demandada. A fin de proceder a dicha decisión, el Experto considera que deben destacarse las dos siguientes circunstancias:

Por un lado, una solicitud de registro de una marca difícilmente puede considerarse per se un derecho legítimo en el sentido de la Política. En efecto, por su propia naturaleza, una solicitud se limita a implicar una expectativa de registro, si bien pueden darse diversas circunstancias que terminen truncando dicha expectativa. Entre otras cabría citar especialmente la existencia de derechos preexistentes de terceros y, en el presente caso, se antoja difícil que la solicitud de registro titularidad de la Demandada vaya a progresar atendiendo a la posición del Demandante respecto a los Nombres de Dominio en disputa (posición que parece que debería mantenerse en relación con la mencionada solicitud de registro de una marca que presenta numerosas dudas de compatibilidad con la del Demandante); y

Por otro lado, tal y como se ha destacado en los Antecedentes de Hecho, la Demandada solicitó el registro de marca una vez la Demanda había sido presentada ante el Centro, circunstancia que (sumada al hecho de que la Demandada ha reconocido competir en España con la compañía del Demandante) ponen en duda que se esté ante una actuación genuinamente legítima.

Atendiendo a las circunstancias descritas, el Experto considera que la única explicación posible es que la mencionada solicitud de marca se basó en el ánimo de intentar crear una apariencia de legitimidad respecto al registro y uso de los Nombres de Dominio en disputa por parte de la Demandada, sin que dicha apariencia se correspondiera con la realidad. En este sentido, cabe recordar que la Demandada no ha probado, a la satisfacción del Experto, ser conocida por la denominación “espia7” ni haberla utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se tiene en cuenta que la Demandada compite con la empresa del Demandante y que los Nombres de Dominio en disputa se hallan conectados a un sitio Web competidor del de la citada empresa.

Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que el Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los elementos previstos en la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado los Nombres de Dominio en disputa de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001, o en Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro de los Nombres de Dominio como en su posterior utilización.

Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe de los Nombres de Dominio en disputa por parte de la Demandada

Todos los indicios aportados por el Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro de los Nombres de Dominio en disputa no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa de la Demandada para registrar una serie de nombres de dominio basados en la denominación recurrentemente utilizada por la compañía del Demandante en el desarrollo de sus actividades comerciales en España.

En este sentido, el Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusión, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningún momento parece que la Demandada haya ostentado un derecho legítimo para registrar los Nombres de Dominio en disputa. En efecto, la Demandada no es titular ni licenciataria de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación “espia7”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominación para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.

La Demandada es una competidora de la compañía del Demandante, por lo que parece evidente que era plenamente consciente de la existencia de la marca del Demandante al registrar los Nombres de Dominio.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este Experto, la única posibilidad razonable para explicar el registro de los Nombres de Dominios en disputa por parte de la Demandada es que dicho registro respondió a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por el Demandante.

(ii) Utilización de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada

De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho de la presente decisión, los Nombres de Dominio en disputa se encuentran conectados a un sitio Web controlado por la Demandada en el que se ofrecen productos y servicios competidores de los ofrecidos por la empresa del Demandante.

Desde un punto de vista de la Política, dicho uso debe considerarse realizado de mala fe desde las dos siguientes perspectivas:

De conformidad con el párrafo 4.b.ii), se presume que se da un uso de mala fe del Nombre de Dominio si el mismo ha sido registrado y se usa “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”. La aplicación de dicho párrafo al presente caso parece especialmente pertinente si se tiene en cuenta que el sitio Web conectado a los Nombres de Dominio en disputa (bajo el control de la Demandada) ofrece informaciones y promociona productos y servicios competidores de los de la Demandante. En este sentido, hay que insistir una vez más en el hecho que dicha oferta de productos y servicios la realiza una compañía que compite con la Demandante en el mismo mercado geográfico, con el perjuicio que ello supone para ésta. Numerosas decisiones han considerado dicho uso como un supuesto claro de mala fe (ver, por ejemplo, las decisiones en Bartercard Ltd. & Bartercard Internacional Pty Ltd. c. Ashton Hall Computer, Caso OMPI No. D2000-0177; Beemak Plastics, Inc. c. WestRep Group, Caso OMPI No. D2001-1023; Freytag-Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft c. Leimburger A & Co. OHG, Caso OMPI No. D2002-1077; Eurobet UK Limited c. Grand Slam Co., Caso OMPI No. D2003-0745; o Global Esprit Inc. c. Living 4, Caso OMPI No. D2004-0318).

De conformidad con el párrafo 4.b.iv), se presume igualmente la mala fe en el uso de los Nombres de Dominio en disputa por parte de la Demandada si dicho uso ha tendido “de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”. Es obvio que el uso dado a los Nombres de Dominio en disputa por parte de la Demandada constituye un sistema ilícito de obtención de visitantes a su propio sitio Web, generando una obvia confusión en estos al vincular los Nombres de Dominio a una oferta de productos y servicios que, de hecho, compite con la de la legítima titular del signo distintivo en el que se basan los Nombres de Dominio. De nuevo, un amplio número de decisiones han considerado que un uso tal constituye un evidente supuesto de mala fe en el sentido previsto por la Política (en este sentido ver, por ejemplo, las decisiones en Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009; Research in Motion Limited c. Dustin Picov, Caso OMPI No. D2001-0492; Ltd Commodities, Inc. c. DBS Administration Pty Ltd., Caso OMPI No. D2002-0681; The Sportman’s Guide, Inc. c. Modern Limited, Cayman Islands, Caso OMPI No. D2003-0305; Capstone Mortgage Co. c. Joshua Shook or J. Shook, Inc., Caso OMPI No. D2004-0395).

De este modo, el Experto considera que el Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe de la Demandada respecto al uso del Nombre de Dominio.

De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que la Demandada registró y ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los Nombres de Dominio en disputa <espia07.com>, <espia7.com>, <tiendaespia07.com> y <tiendaespia7.com> sean transferidos al Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Único Experto
Fecha: 10 de septiembre 2011