La Demandante es Neinver S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Jacobacci & Partners, España.
La Demandada es Dycma Aragón, S.L., con domicilio en Monzón, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <styletheoutlet.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, el “Registrador”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 26 de septiembre de 2012. El mismo día, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2012, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11 de octubre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de octubre de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de noviembre de 2012.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de noviembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
A los efectos de este procedimiento, son de tener en cuenta los hechos indiscutibles que a continuación se relacionan:
- La Demandante, Neinver S.A. es una entidad de origen español de gran éxito y reconocimiento en el sector correspondiente a centros comerciales conformados por “outlets”.
- La Demandada, Dycma Aragon S.L., igualmente una entidad de origen español, ni ha contestado al requerimiento previo que le cursó la Demandante ni ha contestado a la Demanda.
- La Oficina Española de Patentes y Marcas declaró, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, la incompatibilidad entre las denominaciones “the style outlets”, protegida como marca comunitaria a favor de la Demandante, y “style the outlet”, que es la correspondiente al nombre de dominio en disputa.
- La página Web identificada por el nombre de dominio en disputa ofrece idénticos servicios a los que la Demandante ofrece a través de sus páginas Web correspondientes a la denominación “the style outlets”, registrada tanto en dominios genéricos de nivel superior (“gTLD”) como en dominios correspondientes a códigos de países (ccTLD).
El nombre de dominio en disputa se registró en fecha 10 de noviembre de 2011.
La Demandante, en su Demanda, lleva a cabo las siguientes alegaciones:
- Que es una empresa líder en Europa en la creación, desarrollo y gestión de centros comerciales destinados a albergar tiendas dedicadas a la venta de Outlets.
- Que es titular del registro de marca comunitaria No. 008466732 THE STYLE OUTLETS (mixta) con prioridad (fecha de solicitud) de 3 de agosto de 2009 y de diversos nombres de dominio para dicha denominación, en las extensiones “.com”, “.eu”, “.es”, “.de”, “.it y “.pt” registrados en fechas de 22 de julio de 2009 (los dos primeros) y de 3 de septiembre, 25 de agosto, 9 de septiembre y 25 de noviembre de 2009 respectivamente, los restantes.
- Que el lanzamiento de la marca mencionada tuvo lugar en noviembre de 2009 con el objeto de unificar la imagen de la red de sus centros comerciales de Outlets en Europa, a excepción de los de España y Polonia.
- Que su actividad ligada a la denominación “the style outlets” deriva de la introducción en España del concepto “Outlet” tras la inauguración del centro “Factory de Las Rozas” (Madrid, España) en 1996, comenzando su internacionalización en países como Polonia, Italia y Portugal en 2000, desarrollándose después en dichos países en años sucesivos.
- Que la Demandada solicitó en mayo de 2010 la marca española No. 2929032 STYLE THE OUTLET (mixta), que fue objeto de oposición por la Demandante con base en la marca comunitaria antes citada, lo que provocó la denegación de dicha solicitud con fecha 12 de noviembre de 2010, sin que la Demandada presentara recurso alguno.
- Que a pesar de ello la Demandada registró el nombre de dominio en disputa después de dicha resolución, para identificar un sitio Web que ha venido siendo considerado por los consumidores como perteneciente a la Demandante al dedicarse a la misma actividad, aunque ofreciendo los productos a unos precios más económicos.
- Que la marca THE STYLE OUTLETS de la Demandante era ya notoria antes del registro del nombre de dominio en disputa, tal y como demuestra su presencia en numerosos medios, siendo en la actualidad un referente nacional y europeo en el sector concreto del Outlet.
- Que la Demandante ha recibido además numerosos reconocimientos y premios por su evolución y buen hacer.
- Que la Demandante ha sido además objeto de numerosas menciones en medios de prensa especializada y económica como Expansión, Universo Outlet, Europapress, Magazine Outlet, y otros, tanto en España como en otros países, desde 2009 hasta la actualidad, siendo evidente que el registro del nombre de dominio en disputa tiene lugar mucho después del lanzamiento de la marca THE STYLE OUTLETS.
- Que el 1 de junio de 2012, la Demandante envió un requerimiento a la Demandada advirtiéndole de que estaba vulnerando sus derechos y solicitando la cancelación del nombre de dominio en disputa, no siendo dicha comunicación ni recogida ni respondida por la Demandada.
- Que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a la marca de la Demandante, tal y como ya había reconocido con anterioridad la propia Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Que el sitio Web identificado por el nombre de dominio en disputa se refiere a una actividad idéntica a la de la Demandante, esto es, la organización de la venta de productos textiles de marcas notorias a un precio inferior al habitual, por corresponder a temporadas anteriores.
- Que la Demandada carece de derecho e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que solo pueden corresponder a la Demandante al ser quien ideó la marca que combinara los vocablos “style” y “outlet”, y el registro de su marca le confiere derechos exclusivos.
- Que esa ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa queda igualmente constatada porque no se le conoce a la Demandada ninguna marca o nombre comercial registrado, ni anterior ni posterior al registro de la marca de la Demandante, sin que pueda entenderse que la tienda on-line de la Demandada justifique el registro del nombre de dominio en disputa.
- Que, además, la ausencia de contestación por parte de la Demandada al requerimiento que le envió la Demandante constituye también una admisión tácita de la inexistencia de dichos derechos o intereses legítimos.
- Que es muy improbable que la Demandada no conociera la existencia de la Demandante y su marca, al operar ambas en el mismo sector, pero que lo que es imposible es que se produzca ese desconocimiento tras el escrito de oposición presentado por la Demandante frente a la solicitud de marca de la Demandada, lo que demuestra una intención de atraer a su página Web a los usuarios de Internet que buscan el sitio Web de la Demandante, y por tanto, una actuación de mala fe.
Con base en todo lo anterior, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea cancelado.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
La Demandante ha acreditado su titularidad sobre el registro de marca comunitaria No. 008466732 THE STYLE OUTLETS (mixta).
Es evidente que se produce una semejanza muy apreciable entre las denominaciones “The Style Outlets” y “Style The Oulet” al estar compuestas por idénticas palabras, variando tan solo el orden de las dos primeras y la omisión de la letra “s” de la palabra “Outlets”. A este respecto debe tenerse en cuenta que la propia Oficina Española de Patentes y Marcas ha declarado incompatibles ambas denominaciones, al decidir a favor de la Demandante en el escrito de oposición que ésta formuló, con base en la marca comunitaria citada anteriormente, frente a la solicitud de marca española No. 2929032 STYLE THE OUTLET (mixta) de la Demandada.
Por otro lado debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones UDRP, la partícula <.com> identifica el nivel superior del nombre de dominio y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en la Política.
La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:
- Ningún derecho o interés legítimo puede existir a favor de la Demandada cuando ésta ha tratado de proteger como marca en España la denominación que integra el nombre de dominio en disputa, y la Oficina Española de Patentes y Marcas ha rechazado la petición por entender que existen derechos anteriores de la Demandante que lo impiden.
- Adicionalmente, la ausencia de Contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento de la Demandada que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor, ya que de otra manera esta hubiera opuesto dichos derechos al requerimiento recibido de la Demandante. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones UDRP.,
Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido también el segundo requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa.
Existen varias razones objetivas por las que el Experto considera que también concurre este tercer requisito del párrafo 4.a) de la Política y, por tanto, de que la Demandada ha obrado de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en diputa.
Debe partirse de la base del hecho acreditado de que la Demandada depositó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de registro de marca española No. 2929032 STYLE THE OUTLET, y que ésta fue denegada por dicho organismo por causa de la oposición que la Demandante interpuso contra dicha solicitud con base en su registro anterior de marca comunitaria No. 8466732 THE STYLE OUTLET. En la decisión dictada por Oficina Española de Patentes y Marcas, se señala además de forma expresa que la denegación se produce “...por casi identidad denominativa de esta con la solicitada a la vez que ambas marca protegen los mismos servicios incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional. En consecuencia, la convivencia de estas daría lugar a confusión entre el publico consumidor (articulo 6.1b) de la Ley de Marcas)”.
Dicha decisión tiene fecha de 12 de noviembre de 2010, y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 29 de noviembre de 2010. A pesar de la decisión denegatoria que recibe la Demandada, ésta procede a registrar el nombre de dominio en disputa el 10 de noviembre de 2011, esto es, casi un año después de que se haya dictado dicha decisión. Hay que señalar que la legislación española, y más concretamente la vigente Ley Española de Marcas, indica en su artículo 34, bajo el título “Derechos conferidos por la marca” que “El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”, estableciendo en su segundo inciso que “El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca, y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”
Pero es que además, en el apartado 3 de dicho artículo se establece que “Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.
En el caso planteado es indiscutible que:
- No cabe concluir que la Demandada desconocía la existencia del signo de la Demandante, no sólo porque no es creíble que dedicándose a la misma actividad, aquélla no supiera de la existencia de la marca THE STYLE OUTLETS, o por la presencia y repercusión mediática de la Demandante que ha sido debidamente acreditada, sino porque el registro que protege esa marca sirvió de base a una oposición a la solicitud de registro de marca española No 2929032 de la Demandada, dictando la Oficina Española de Patentes y Marcas una decisión expresa de incompatibilidad.
El supuesto planteado presenta, por consiguiente, claros indicios de mala fe en el proceder de la Demandada que era plenamente consciente de estar perjudicando los derechos de la Demandante. Procede traer a colación lo establecido en el caso J. García Carrión S.A v. Mª José Catalán Frias , Caso OMPI No. D2000-0239, cuyo criterio ha sido seguido después por numerosos expertos UDRP en sus decisiones, que literalmente señalaba:
“ ...Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”
- Por otro lado, no puede olvidarse tampoco que la actividad que se lleva a cabo a través del sitio Web identificado con el nombre de dominio en disputa es la misma que la que lleva a cabo la Demandante con su marca THE STYLE OUTLETS. Siendo consciente la Demandada de que un organismo oficial ya había declarado que el posible uso de la marca STYE THE OUTLET provocaría confusión con la marca registrada de la Demandante entre los consumidores, el proceder de la Demandada sólo puede obedecer a una clara intención de producir confusión entre ambos signos y obtener algún provecho de ello.
Resulta por tanto perfectamente aplicable lo dispuesto en el párrafo 4.b)iv) de la Política que constata como prueba de registro y uso de mala fe el hecho de que un demandado, al utilizar un nombre de dominio “....ha intentado de manera intencionada atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea, o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea”
El Experto concluye, como consecuencia de todo ello, que también ha quedado probada la concurrencia del ultimo requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <styletheoutlet.com> sea cancelado.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 30 de noviembre de 2012