Le Requérant est Sylvain Rafton, de La Madeleine, France, représenté par Cabinet LAROPOIN, France.
Le Défendeur est Farhat Hedi, Napoleon & Cie, de Saint Germain En Laye, France.
Le litige concerne le nom de domaine <hometsens.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.
Une plainte a été déposée par Sylvain Rafton auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 9 février 2015.
En date du 9 février 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 février 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 18 février 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les coordonnées relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à confirmer la communication de la plainte au Défendeur. Le Requérant a confirmé cette communication, le 18 février 2015.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 20 février 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mars 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 mars 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 23 mars 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
En date des 2 et 3 avril 2015, la Commission administrative a reçu des communications additionnelles du conseil de la société Hom & Sens qui se prétend titulaire du nom de domaine litigieux. Ces communications additionnelles n’émanant pas d’une des parties au litige et ayant été transmises hors délais, la Commission administrative a décidé de ne pas les prendre en compte dans le cadre de la présente procédure.
Le Requérant est Monsieur Sylvain Rafton, représentant légal de la société Sibevia, anciennement « Hommes et Sens », dont l’activité consiste en la formation professionnelle continue d’adultes. La société « Hommes et Sens » a été constituée en 2011, et sa dénomination a été changée en août 2014 pour Sibevia Sarl.
Le Requérant démontre être titulaire de la marque française semi-figurative HOMMES & SENS (EFFERVESCENCE MANAGERIALE), n°3853382 enregistrée le 18 août 2011.
La société Sibevia est titulaire du nom de domaine <hommesetsens.com> enregistré le 9 septembre 2011.
Le Défendeur est Monsieur Farhat Hedi, agissant pour le compte de la société Napoleon & Cie. La société Napoleon & Cie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2012.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <hometsens.com> en date du 14 septembre 2005 et l’a renouvelé le 11 septembre 2014.
C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.
Conformément au paragraphe 3(b)(ix) des Règles d’application, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants :
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est fortement similaire tant sur les plans visuels et phonétiques que sur le plan conceptuel à la marque HOMMES & SENS appartenant au Requérant. Selon lui, il en résulte un risque de confusion pour le consommateur moyen, le renvoyant à l’idée que ce nom de domaine appartient ou est lié au Requérant.
Le Requérant indique en outre que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant indique en effet avoir procédé à une recherche sur les bases de marques françaises, communautaires et internationales désignant la France démontrant que le Défendeur ne détient à ce jour aucune marque comportant les termes « HOM ET SENS ».
Le Requérant soutient également que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. En effet, le Requérant indique que s’il y a bien une société dénommée Hom et Sens existante qui se revendique « propriétaire » du nom de domaine litigieux, c’est bien le Défendeur qui est le titulaire du nom de domaine. En outre, le Requérant prétend que cette société Hom et Sens n’exploite pas le nom de domaine litigieux. Le Requérant en déduit qu’il est alors possible que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine <hometsens.com> afin de le louer à la société Hom et Sens ce qui serait, selon le Requérant, une « capitalisation » sur le nom de domaine, signe de la mauvaise foi du Défendeur.
Le Requérant soutient encore que la mauvaise foi du Défendeur est manifeste au regard de la chronologie des faits : le nom de domaine litigieux a fait l’objet d’un renouvellement en 2014 alors que la société Napoleon & Cie n’avait plus d’existence juridique depuis 2012 suite à sa liquidation judiciaire. Le Requérant indique à ce sujet que la mauvaise foi du Défendeur réside dans le fait d’avoir procédé au renouvellement du nom de domaine litigieux alors même que l’entité au nom de laquelle il avait enregistré initialement le nom de domaine avait cessé d’exister et que la fourniture d’informations erronées à l’office d’enregistrement constitue une seconde faute. En effet, le Requérant soutient que de fausses coordonnées auraient été fournies par le Défendeur à l’unité d’enregistrement en 2005 lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, mais aussi en 2014, lors du renouvellement de l’enregistrement.
Le Requérant soutient enfin que le Défendeur a méconnu ses obligations issues du paragraphe 2 des Principes directeurs, car même à considérer qu’il ait été de bonne foi lors de l’enregistrement initial du nom de domaine litigieux, cela n’était plus le cas lors de son renouvellement et tout au long de l’usage du nom de domaine <hometsens.com>.
Le Requérant sollicite en conséquent la transmission du nom de domaine <hometsens.com> à son profit.
Le Défendeur n’a transmis aucune réponse dans les délais impartis.
La Commission administrative constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <hometsens.com> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que « la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable ».
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :
(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits ;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache ; et
(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
En conséquence, il y a lieu de s’attacher à vérifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requérant.
Il est rappelé que l’identité ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dénomination sur laquelle le Requérant a des droits.
A cet égard, la Commission administrative relève que le lieu de protection de la marque, sa date d’enregistrement ou encore les biens et services pour lesquels elle a été enregistrée importent peu dans l’analyse de l’identité ou du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, le Requérant a bien démontré être titulaire de droits sur la marque HOMMES & SENS, laquelle fait l’objet d’une protection en France. En outre, le Requérant, représentant légal de la société Sibevia a prouvé que cette dernière a enregistré et exploite le nom de domaine <hommesetsens.com> qui reprend cette marque. Bien que la marque du Requérant est enregistrée auprès de l’INPI depuis 2011, une des pièces soumise par le Requérant à l’appui de ses prétentions atteste de l’existence d’un contentieux en cours concernant la marque et le nom de domaine du Requérant. Toutefois, la Commission administrative considère qu’elle ne peut prendre en compte l’existence de ce contentieux dans le cadre de l’analyse du premier critère des Principes directeurs car les questions de validité de marque dépassent les prérogatives de la Commission administrative dans le cadre d’une procédure UDRP.
Il est incontestable que le nom de domaine <hometsens.com> n’est pas identique à la marque détenue par le Requérant. La Commission administrative s’est donc attachée à déterminer s’il existe une similitude de nature à créer une confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant, et ce dans le strict cadre juridique des Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est constitué des termes « hom », « et », « sens » qui sont phonétiquement similaires à la marque déposée par le Requérant.
La différence dans l’orthographe entre les termes HOMMES ET SENS d’une part sur lequel le Requérant justifie d’un droit de marque, et les signes « Hom et Sens » d’autre part ne tient qu’à quelques lettres, et ne permet pas de les différencier phonétiquement en langue française tout particulièrement. En conséquence, la Commission administrative considère qu’il existe une similitude entre le nom de domaine objet de la présente procédure et la marque du Requérant, susceptible de prêter à confusion dans l’esprit des internautes (voir par exemple, Kiloutou Société Anonyme à Directoire contre Marylin Martin, Litige OMPI No. D2006-1104).
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, la Commission administrative relève que le Requérant a produit une recherche sur les bases de marques françaises, communautaires et internationales effectuée le 26 novembre 2014 sur les termes « hom et sens » d’où il ressort que le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur ces termes. Il apparaît donc que le Défendeur ne dispose pas de droit de marque sur les termes « hom et sens », et il n’existe aucun élément tangible permettant d’affirmer que le Défendeur utiliserait cette dénomination dans son activité puisqu’il est démontré par le Requérant que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité par le Défendeur, le nom de domaine <hometsens.com> renvoyant vers une page web publicitaire de la société OVH.
La Commission administrative constate, au regard des pièces communiquées par le Requérant, que la société Hom & Sens (qui n’est pas partie à cette procédure) revendique avoir mandaté le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux pour son compte. Toutefois, les coordonnées fournies lors de l’enregistrement et du renouvellement ne confirment pas cette affirmation.
Dès lors, et en l’absence de réponse du Défendeur venant corroborer les prétentions de la société Hom & Sens, tiers au litige, la Commission administrative ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence de droit ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative conclut, en l’absence de réponses du Défendeur, que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est établi par le Requérant.
La Commission administrative rappelle que la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que son usage.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en 2005, soit six ans avant l’enregistrement par le Requérant de sa propre marque et de la constitution de sa société.
De nombreuses décisions ont considéré que, même si une marque peut légitimer une procédure UDRP, quelle que soit la date de son enregistrement, lorsqu’un nom de domaine a été enregistré avant cette marque, il sera difficile de démontrer que l’enregistrement du nom de domaine était de mauvaise foi (cf. paragraphe 3.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (« Synthèse, version 2.0 »). Ce n’est que dans certaines situations spécifiques, lorsqu’il apparaît que le défendeur connaissait le requérant et qu’il est indubitable que l’objectif de l’enregistrement du nom de domaine avait pour objet de tirer avantage d’une confusion entre le nom de domaine et les potentiels droits du requérant, que la mauvaise foi dans l’enregistrement du nom de domaine peut être retenue.
En l’espèce, et malgré le défaut du Défendeur, la Commission administrative considère qu’il n’est pas démontré que le Défendeur aurait été de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, au regard de :
(i) l’ancienneté de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (2005) ;
(ii) l’absence de démonstration par le Requérant de ce qu’il ait été connu à cette date sous la dénomination Hommes ET Sens (la Commission administrative note que la société « Hommes et Sens » a été constituée en 2011);
(iii) l’absence de preuve quelconque d’une intention du Défendeur, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de perturber ou de concurrencer l’activité du Requérant.
Concernant les arguments du Requérant sur le renouvellement du nom de domaine en 2014, la Commission administrative considère que le simple renouvellement d’un nom de domaine, sans transfert du nom de domaine à un tiers par exemple, ne peut être assimilé à un nouvel enregistrement pour déterminer l’existence de la mauvaise foi du défendeur (paragraphe 3.7 de la Synthèse version 2.0).
En outre, la Commission administrative relève qu’il existe un contentieux concomitant entre le Requérant et la société Hom & Sens (qui n’est pas partie à ce litige UDRP) laissant à penser que le litige soumis à la Commission administrative s’inscrit en réalité dans un contentieux commercial plus large entre concurrents. Or, la procédure de règlement des litiges administrée par le Centre a avant tout été élaborée pour faire face aux hypothèses de cybersquatting, et non pour trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions nationales seraient compétentes.
Dès lors, dans le cadre strict de l’application des Principes directeurs, la Commission administrative estime que la troisième condition visée aux Principes directeurs n’est pas remplie (notamment l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine) et qu’il est approprié de rejeter la plainte et ce, sans préjudice pour les parties de poursuivre leur contentieux devant les juridictions judiciaires afin de trancher leur litige relatif à la contrefaçon de marques et à la concurrence déloyale, sujets qui ne peuvent être tranchés dans le cadre limité de la présente procédure.
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la demande du Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 10 avril 2015