La Demandante es Generalitat de Catalunya con domicilio en Barcelona, España, representada por Patricia Pérez Peña, España.
Los Demandados son Ricardo Cocoma con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de América ("Estados Unidos"); Edward Dobrowolsky con domicilio en Coconut Grove, Florida, Estados Unidos; Alta Tecnología, con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos; Adriana Sánchez con domicilio en Cundinamarca, Colombia; Jorge Rodriguez, con domicilio en Hollywood, Florida, Estados Unidos; Universidad de Catalunya Corp., con domicilio en Coconut Grove, Florida, Estados Unidos.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <unicataluna.net>, <unicataluña.net>, <unicatalunya.co>, <unicatalunya.com>, <unicatalunya.info>, <unicatalunya.net>, <unicatalunya.org>, <unicatalunyavirtual.net>.
Los registradores de los citados nombres de dominio son NameSecure L.L.C., GoDaddy.com, LLC y Network Solutions, LLC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de marzo de 2015. El 23 de marzo de 2015 el Centro envió a NameSecure L.L.C., GoDaddy.com, LLC y Network Solutions, LLC, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 23 de marzo de 2015 y el 24 de marzo de 2015, NameSecure L.L.C., GoDaddy.com, LLC y Network Solutions, LLC enviaron al Centro, vía correo electrónico, sus respuestas confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
En fecha 1 de abril de 2015, el Centro notificó a la Demandante que la Demanda era administrativamente deficiente. El 1 de abril de 2015, el Centro informó a las partes que la demanda había sido presentada en castellano, mientras que el idioma del acuerdo de registro de los nombres de dominio objeto de la disputa era el inglés. En este sentido, el Centro solicitó a la Demandante que presentara: (1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el castellano; o (2) la demanda traducida al inglés; o (3) una solicitud para que el castellano sea el idioma del procedimiento.
En fecha 3 de abril de 2015, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el castellano. Los Demandados no contestaron a dicha notificación. En fecha 4 de abril de 2015, la Demandante presentó una enmienda a la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y su correspondiente enmienda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 9 de abril de 2015. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de abril de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de abril de 2015. El Escrito de contestación a la Demanda fue presentado en castellano por el Demandado Ricardo Cocoma.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell, Alberto Bercovitz y Reynaldo Urtiaga Escobar como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 22 de junio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 2 de julio de 2015, la Demandante presentó un escrito aportando documentación nueva acreditativa de la representación de la Letrada Sra Pérez. La aportación de esta documentación nueva fue admitida por el Grupo de Expertos.
Con fecha 7 de julio de 2015, el Centro informó a las partes de la extensión hasta el 14 de julio de 2015 de la fecha límite para dictar la Decisión.
La marca invocada por la Demandante en la Demanda es UC UNIVERSIDAD DE CATALUNYA registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior ("OAMI") con el número 006534119, que fue solicitada el 20 de diciembre de 2007 y registrada el 24 de noviembre de 2008.
Es cotitular de esa marca la Generalitat de Catalunya, Demandante en este procedimiento, junto con varias Universidades que tienen su ubicación en Cataluña, España.
Los Demandados en este procedimiento se relacionan todos con la entidad Universidad de Cataluyna Corporation, que está activa, según aparece con esa denominación, en "Florida Department of State, Division of Corporations". Acreditan estar legalmente constituidos desde el 23 de agosto de 2013.
Con anterioridad a la presentación de la Demanda de este procedimiento, se desarrolló el Caso OMPI No. D2014-0913, iniciado por Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, creada en 1994, que invocaba la marca UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA de la que era cotitular, estando registrada en España desde 2004 e internacionalmente desde 2013. La Demanda se dirigía contra diversos demandados, titulares de los nombres de dominio, y vinculados todos ellos a Universidad de Catalunya Corporation. Los nombres de dominio objeto de la demanda eran los siguientes: <unicataluna.net>, <unicataluña.net>, <unicatalunya.co>, <unicatalunya.com>, <unicatalunya.info>, <unicatalunya.net>, <unicatalunya.org>, <unicatalunyavirtual.net>, inscritos en distintas fechas entre el 28 de noviembre de 2013 y 4 de junio de 2014.
En el caso anterior, fue nombrado experto único Reynaldo Urtiaga Escobar, que también forma parte del Grupo de Expertos en el presente caso. La decisión Caso OMPI No. D2014-0913 desestimó la demanda.
La parte Demandante formula fundamentalmente las siguientes alegaciones:
(a) La Demanda que se ha presentado no es un "refiling", repetición de la demanda anterior que dio lugar al Caso OMPI No. D2014-0913, que terminó con la desestimación de la demanda.
(b) Los nombres de dominio en disputa, aunque formalmente pertenecen a titulares distintos, todos ellos están bajo el control de Alta Tecnología. Por eso tenían todo su sentido que se acumularan todos los nombres de dominio mencionados para ser tratados en el mismo procedimiento.
(c) Los nombres de dominio en disputa crean una gran confusión con la marca de la Demandante por ser casi iguales y distinguir todos ellos servicios educativos de nivel superior.
(d) La marca en que se fundamenta la Demanda ha adquirido, además, un carácter distintivo por su uso intenso en el ámbito de la educación universitaria.
(e) El nuevo hecho de constituir una sociedad, como han realizado los Demandados, no sirve para considerar que se tenga un interés legítimo en la utilización de la denominación social en los nombres de dominio en disputa.
El Demandado Ricardo Cocoma formula fundamentalmente las siguientes alegaciones:
(a) La Demanda no es sino un "refiling", repetición de la demanda que dio lugar al Caso OMPI No. D2014-0913, que desestimó la demanda.
(b) Los argumentos y los textos de la Demanda repiten y son idénticos a los que aparecen en la demanda del caso anterior.
(c) No aparece en la Demanda ni en los documentos anexos el poder de Patricia Pérez Peña como representante de la Demandante.
(d) No se puede producir confusión entre los nombres de dominio en disputa y el de la Demandante porque la Demandante no tiene un nombre de dominio que sea igual a la marca.
La Demanda se presentó en castellano y en el mismo idioma se ha presentado la Contestación a la Demanda. Hay pues conformidad de ambas partes para utilizar el mismo idioma, sin que en relación con ese tema se haya producido ninguna objeción por parte de las mismas.
Lo mismo ocurre con la acumulación de nombres de dominio en disputa. En efecto, la acumulación de los nombres de dominio en disputa se establece en la Demanda y la parte demandada admite implícitamente la acumulación, puesto que aunque sólo identifica en su contestación a la demanda cuatro de los nombres de dominio en disputa afirma expresamente que los argumentos presentados en la misma aplican a todos los nombres de dominio en disputa.
La parte Demandada alega, en primer término, que la Demanda presentada en nombre de la Generalitat de Catalunya constituye un supuesto en el que se reitera la misma petición que fue objeto de decisión en el Caso OMPI No. D2014-0913. Por lo tanto, según la parte Demandada no podría estimarse la actual Demanda puesto que el mismo caso estaría ya resuelto en el procedimiento anterior. Según la parte Demandada, tanto en el caso anterior como en el presente caso, la entidad realmente demandante sería la Universitat Oberta de Catalunya (o "UOC") usando un nombre diferente.
Entiende sin embargo, la mayoría de los miembros del Grupo de Expertos que no es posible considerar que el presente procedimiento sea un simple caso de "refiling" de la demanda resuelta en el caso anterior, arriba indicado.
La parte Demandada invoca, para que se considere el supuesto como un caso de "refiling", el siguiente punto del Reglamento:
"El demandante certifica que la información contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmación efectuadas en la presente demanda están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe".
Cabe mencionar además que la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, elaborada por la OMPI, ("Sinopsis elaboraba por la OMPI 2.0"), en su parrafo 4.4,señala lo siguiente:
"Under what circumstances can a refiled case be accepted?
Consensus view: A refilled case concerns the complainant submitting a second complaint involving the same domain name(s) and the same respondent(s) as in an earlier complaint that had been denied. A refilled case may only be accepted in limited circumstances. These circumstances include when the complainant establishes in the complaint that relevant new actions have occurred since the original decision, or that a breach of natural justice or of due process has occurred, or that there was other serious misconduct in the original case (such as perjured evidence). A refilled complaint would usually also be accepted if it includes newly presented evidence that was reasonably unavailable to the complainant during the original case."
Desde la perspectiva de la mayoría de los miembros del Grupo de Expertos hay que partir de la base según la cual:
- El principio de cosa juzgada no aparece regulado en la Política y, por otra parte, la aplicación de ese principio en el presente procedimiento UDRP tampoco puede basarse en las normas de un ordenamiento jurídico determinado. Deben aplicarse por lo tanto las normas del sentido común propio de expertos en estas materias.
- En base a ese sentido común, bajo la Política se ha interpretado el concepto de "refiled case" en el sentido de entender que no existe cosa juzgada en determinados casos excepcionales en los que aun coincidiendo las partes y los nombres de dominio, concurrían, sin embargo, hechos nuevos o de conocimiento posterior. En base a ese cambio de hechos relevantes para el caso se ha permitido volver a plantear la demanda con la misma cuestión y las mismas partes (Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, párrafos 2.0 y 4.4, "Consensus view").
- Se ha justificado esa posibilidad de volver a plantear la presente Demanda sobre el mismo nombre de dominio por el hecho de que en el sistema de normas de ICANN no se contempla la posibilidad de un recurso de apelación. El replanteamiento de la misma cuestión vendría a cumplir, en casos excepcionales, la misma función que el recurso en los procedimientos judiciales ordinarios.
- Todo el planteamiento anterior se ha desarrollado en relación con supuestos en los que existe total identidad entre los casos anterior y posterior (mismas marcas, mismos nombres de dominio, mismas partes). Y si es posible la no aplicación de la cosa juzgada ("refiling"), en algunos casos excepcionales, referidos a supuestos de total coincidencia, no parece que deba ofrecer dudas la posibilidad de admitir esa reiteración de la demanda cuando, como en el caso presente, la marca que se invoca es distinta de la que fue invocada en el procedimiento anterior, y también es diferente la Demandante.
- La no aplicación de la cosa juzgada ("refiling") a un caso como el presente, no solo se justifica por la existencia de decisiones UDRP anteriores favorables a la no aplicación en casos en los que incluso había coincidencia plena de elementos personales y objetivos, sino que además, si se admite que puedan excepcionarse, como supuestos de cosa juzgada ("refiling"), los casos en los que la marca invocada es diferente a la del procedimiento anterior, ello introduciría un nuevo factor de inseguridad no admisible en un procedimiento como el que se aplica para los nombres de dominio. Porque si se admite la cosa juzgada para supuestos en los que se invocan marcas diferentes ¿dónde empezará a aplicarse esa doctrina?, puesto que, en todo caso, cabría discutir si la marca que se invoca en último lugar constituye o no un supuesto de marca igual a la anterior.
- Por todo ello, considera la mayoría de los miembros del Grupo de Expertos que no se está en el presente caso ante un "refiled complaint", esto es, ante un caso en que haya que aplicar el principio de cosa juzgada.
C) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo de los nombres de dominio en disputa
Tal y como se establece en el párrafo 4 de la Política los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:
(i) Que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer derechos previos, y
(ii) Que los Demandados carezcan de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, y
(iii) Que los nombres de dominio hayan sido registrados y estén siendo utilizados de mala fe.
La marca alegada por la Demandante es UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA. Los nombres de dominio en disputa incluyen las denominaciones "unicatalunya", "unicataluña" o "unicatalunyavirtual".
Hay que partir de que la comparación debe centrarse en la relación entre los nombres de dominio en disputa y la marca registrada de la Demandante. Es decir, no procede la comparación de la marca mixta de la Demandante con la marca que usan los Demandados en su página Web ni con su diseño, ni con sus colores tal y como propone la Demandante. Pues bien, es evidente que no existe identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Pero sí que puede apreciarse una semejanza capaz de causar confusión. En efecto, los nombres de dominio en disputa solo se diferencian de la marca de la Demandante en que utilizan la abreviatura "uni". Pues bien, el uso de esa abreviatura por parte de los Demandados no parece suficiente para distinguir los nombres de dominio en disputa de la marca de la Demandante. Existen por lo demás circunstancias relevantes que deben ser tenidas en cuenta: (i) el carácter más o menos distintivo que pueda tener la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA por estar constituida por términos absolutamente genéricos o descriptivos y, (ii) si la marca está siendo o no usada de forma efectiva por la Demandante puesto que realmente no existe ninguna universidad en Cataluña que se denomine "Universitat de Catalunya", siendo conocidas cada una de las universidades de la Comunidad Autónoma por su propia marca.
Existe sin embargo, entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante una semejanza capaz de crear confusión. En la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA, la parte distintiva es sin duda la denominación "Universitat de Catalunya". Desde ese punto de vista no cabe duda de que haciendo referencia ambos, marca y nombres de dominio, a unos términos tan característicos, las siglas "UC" no sirven para distinguir uno de otro. Especialmente si se tiene en cuenta la amplísima prueba documental presentada junto a la Demanda que pone de manifiesto que la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA es ampliamente conocida en el ámbito internacional, aparte de la vinculación evidente que suscita la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA a un ámbito regional, de tal manera que ese vínculo territorial tiene importancia, puesto que cualquier tercero pensará que en relación con los nombres de dominio en disputa, tienen algún tipo de relación con el ámbito geográfico designado.
Por tanto, no cabe dudar de la susceptibilidad de confusión entre la marca de la Demandante y los nombres de dominio en disputa.
Nótese que la comparación que exige la Política a efectos de determinar el riesgo de confusión, debe hacerse, no entre nombres de dominio de los que son titulares las partes en el procedimiento, sino entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada a favor del demandante. No tiene, por tanto, ningún sentido la alegación formulada por los Demandados en el sentido de manifestar que al no existir un nombre de dominio con la marca registrada, no es posible que haya un riesgo de confusión. Como se acaba de señalar para establecer la confusión hay que enfrentar los nombres de dominio en disputa con la marca registrada por la Demandante.
De la documentación presentada no resulta, ni se alega por los Demandados que tenga ningún tipo de autorización de la Demandante para utilizar los nombres de dominio en disputa.
Por sí solo, el hecho de haber constituido una sociedad en el año 2013 a la que se le ha dado la denominación "Universidad de Catalunya", no es base que permita la utilización de esa denominación social como nombre de dominio con infracción del derecho exclusivo que corresponde a la marca registrada con prioridad.
Estima pues la mayoría de los miembros del Grupo de Expertos que los Demandados carecen de derechos e intereses legítimos que puedan justificar la utilización de los nombres de dominio en disputa.
La mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se produce por cuanto se utilizan como nombres de dominio una marca registrada con mucha anterioridad al comienzo de la utilización de los nombres de dominio. Y esos nombres de dominio, al utilizar sin la correspondiente autorización, la expresión que vincula el nombre a Cataluña, pone de manifiesto un interés para utilizar una denominación confundible y atraer así a los consumidores de manera equívoca, aprovechándose del prestigio de una marca que incorpora la denominación de una región española muy conocida a nivel mundial. Ese interés, por aprovecharse de la utilización de la parte más importante de la marca aparece además subrayado por el hecho de utilizar además la ortografía en catalán, con lo cual se subraya especialmente la voluntad de crear el equívoco para que quienes estén interesados en la contratación con una universidad catalana, establezcan relaciones con entidades radicadas en Florida, Estados Unidos, y que nada tienen que ver con las entidades titulares de la marca inscrita. Es más la confusión se fomenta decididamente, con indudable mala fe, por los Demandados, puesto que la actividad desarrollada por los Demandados coincide con la actividad vinculada a la marca registrada, esto es, la referencia a servicios educativos de nivel superior.
Siendo esto así y habiendo acreditado la Demandante el amplio conocimiento en el ámbito académico de su marca (anexos 5, 6, 7, 50, 51 y 52 de la Demanda), resulta indudable que la actuación de los Demandados al registrar los nombres de dominio es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro de los nombres de dominio como a su uso. Hay que considerar que los Demandados están haciendo un uso de mala fe de los nombres de dominio, porque lo han registrado de mala fe y sin ningún interés legítimo que justifique ni su registro ni su uso.
Consideran pues, la mayoría de los miembros del Grupo de Expertos que los nombres de dominio en disputa coinciden con la actividad del mismo tipo vinculada a la Demandante. Y asimismo consideran que la Demandante ha satisfecho el tercer requisito para que pueda prosperar su Demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos, según acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros, ordena que los nombres de dominio en disputa, <unicataluna.net>, <unicataluña.net>, <unicatalunya.co>, <unicatalunya.com>, <unicatalunya.info>, <unicatalunya.net>, <unicatalunya.org>, <unicatalunyavirtual.net> sean transferidos a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Presidente
Alberto Bercovitz
Co-panelista
Reynaldo Urtiaga Escobar (Disiente según opinión adjunta)
Co-panelista
Fecha: 14 de julio de 2015
Por las razones que se expresan a continuación, este Experto respetuosamente difiere y se aparta del criterio sostenido por la mayoría del Grupo de Expertos ("la mayoría") en la presente Decisión.
Como ahí mismo se menciona, fui Experto Único en el caso Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya v. Ricardo Cocoma, Alta Tecnología, Edward Dobrowolsky, Adriana Sánchez, Jorge Rodríguez, Caso OMPI No. D2014-0913 (al que me referiré como "Unicatalunya I")1 , donde desestimé la demanda planteada en contra de los mismos demandados en este procedimiento (al que me refiero como "Unicatalunya II"), respecto de los mismos nombres de dominio en disputa, por la misma demandante, que ahora interviene bajo el nombre de la "Generalitat de Catalunya", en una suerte de "representante común" de los cotitulares de la marca base de la acción, entre los que figura la propia demandante de Unicatalunya I.
Contrario a lo que argumentan mis distinguidos colegas, este asunto reúne cumplidamente los elementos objetivos y personales mínimos necesarios que ha contemplado la generalidad de los expertos nombrados al amparo de la Política en los últimos quince años, para estimar un caso como "reiteración" de uno previamente presentado y desestimado (mejor conocido como "refiled case" por su terminología en inglés). Ver Fondazione Arena di Verona v. Rainer Klose (RCK Productions Medien GmbH), Caso OMPI No. D2009-1421, donde el grupo de expertos observó que "the subject of the refiling of complaints has been addressed by a number of dispute settlement panels under the Policy, and at this stage is fairly 'well-worn' territory", por lo que sus integrantes se limitaron a seguir los parámetros preestablecidos para aplicarlos al caso concreto. En contraste, mis compañeros optaron por aplicar "sus propias normas del sentido común" al tema en estudio, con cuyo enfoque este Experto no concuerda por basarse en una noción puramente subjetiva de contenido y alcance inciertos.
El estándar generalmente aceptado para determinar si un caso es un segundo intento de uno previamente rechazado se encuentra formulado en el párrafo 4.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, en los siguientes términos:
"Consensus view: A refiled case concerns the complainant submitting a second complaint involving the same domain name(s) and the same respondent(s) as in an earlier complaint that had been denied."
A los efectos de este criterio consensuado, es irrelevante si la marca en que se fundó la primera demanda es distinta de aquella en que se basó la segunda. Ello es lógico y congruente puesto que, de lo contrario, un demandante podría intentar tantas demandas sucesivas como marcas en uso o registradas tenga, hasta encontrar un Grupo de Expertos que acceda a su pretensión. Ver Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., Caso OMPI OMPI No. D2011-0057 ("It is conceivable that a well-funded Complainant could simply refile successive Complaints until it found a Panel willing to order the transfer of the disputed domain name. This would not be a fair burden to impose on Respondents, it would not be an efficient use of the resources of the dispute resolution service provider, and it would not promote consistency and predictability in UDRP decisions").
Este Experto rechaza abiertamente que la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA de la Demandante2 impida la caracterización de la demanda como un segundo intento ("reflied complaint") de aquella planteada en Unicatalunya I, para los fines del párrafo 4.4. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, o que tal circunstancia justifique alguno de los supuestos de excepción referidos en ese mismo párrafo. Ello en virtud de que la marca comunitaria UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA se encuentra registrada desde el 24 de noviembre de 2008, mientras que la demanda de Unicatalunya I fue presentada el 30 de mayo de 2014, es decir más de seis años después de que se otorgara el registro de la marca que hoy se invoca, de donde se infiere que la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA siempre estuvo a disposición de la propia Universitat Oberta de Catalunya, quien incontrovertiblemente es parte interesada en este procedimiento3 , para hacerla valer desde Unicatalunya I4 .
En otras palabras, el registro de la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA no constituye un hecho superveniente a la decisión dictada en Unicatalunya I, que sería necesario para que la presente demanda fuera admisible como excepción al supuesto de reiteración ("refiling"), el cual no necesariamente coincide con el principio de cosa juzgada con que la mayoría erróneamente lo equipara.
Tampoco se justifica la admisión de la demanda por la falta de disponibilidad en la Política de un recurso de apelación contra decisiones de expertos, ya que de ser ese el caso, cualquier demandante que se haya visto desfavorecido en un primer procedimiento tendría derecho a presentar una nueva demanda UDRP a título de apelación, lo cual contraviene el diseño normativo de la Política, cuyo párrafo 4(k) dispone que cualquier recurso en contra de la decisión de un grupo de expertos debe plantearse ante un tribunal judicial competente y no ante un nuevo Grupo de Expertos en funciones de comité de apelación.
Por otra parte, no puede considerarse que la Demandante de Unicatalunya II sea distinta de aquella de Unicatalunya I, en vista de la comunidad de intereses jurídicos que liga a ambas demandantes al ser cotitulares de la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA, con independencia de los vínculos académicos, económicos, institucionales, lingüísticos y territoriales que mantengan. Este escenario contrasta con el suscitado en Grupo Costamex, S.A. de C.V. (COSTAMEX), Operación y Supervisión de Hoteles, S.A. de C.V. (OPYSSA) v. Vertical Axis Inc., Caso OMPI No. D2013-1829, donde la reiteración de demandas no surgió, habida cuenta que el demandante (mexicano) era una persona jurídica totalmente distinta y ajena al demandante (asiático) en un caso previo, a pesar de que ambos demandantes tenían marcas con igual denominación y demandaron sucesivamente al mismo demandado por el mismo nombre de dominio.
En conclusión, la determinación de mis colegas respecto de la cuestión que se analiza, no es congruente con la corriente mayoritaria de expertos UDRP, dentro de la cual me inscribo. De haberse seguido dicha corriente, la Demanda debió juzgarse inadmisible.
De haber procedido el estudio de fondo de la Demanda, el examen de este requisito del párrafo 4.a de la Política debió tomar en cuenta el carácter genérico-descriptivo de los términos "Universitat" y "Catalunya" que conforman la marca "UC Universitat de Catalunya" de la Demandante, con la debilidad distintiva que ello acarrea.
El nivel de distintividad de una marca a la luz de su morfología y semántica, es un factor atendible al momento de realizar la comparación entre un nombre de dominio en disputa y la marca del demandante. Ver Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc. v. Unister GmbH, Daniel Kirchhof, Caso OMPI No. D2011-0781 (A key issue is whether the Complainant's mark is recognizable as such within the disputed domain names. For a trademark to be recognizable as such, the relative strength or weakness of the mark is a factor).
Al no haberse hecho el análisis técnico-jurídico requerido, el Experto pone en duda la conclusión de la mayoría en cuanto a este requisito. Ver Cinemark USA, Inc. v. PERBANY SA, Caso OMPI No. D2011-2045 (A trademark is not generally recognizable as such within the disputed domain name when letters in a domain name have to be deleted, added and transposed by mental effort to make the trademark recognizable). De donde se sigue que, para hacer reconocible la marca genérico-descriptiva de la Demandante dentro de los nombres de dominio en disputa, sería necesario hacer un esfuerzo mental para suprimir diez letras de aquella, lo cual descartaría su similitud en grado de confusión con estos últimos.
En todo caso, este Experto habría omitido la resolución del requisito en estudio ante la falta de comprobación de los dos requisitos siguientes por parte de la Demandante. Ver Mastercard International Incorporated v. Education, Ersin Namli, WIPO Case No. D2011-2312 ("Ultimately, however, this Panel need not to decide the question of whether the Complaint establishes that Respondent's disputed domain name is confusingly similar to marks of Complainant, since the Panel has determined that the Complaint fails on other grounds, as elaborated below.")
Llama la atención a este Experto que la motivación de este requisito sea lacónica, cuando el caso Unicatalunya I fue desestimado precisamente en razón de que los demandados acreditaron contar con derechos e intereses legítimos al tenor de la Política.
En su parte conducente, la Decisión señala:
"Por sí solo, el hecho de haber constituido una sociedad en el año 2013 a la que se le ha dado la denominación Universidad de Cataluña, no es base que permita la utilización de esa denominación social como nombre de dominio con infracción del derecho exclusivo que corresponde a la marca registrada con prioridad."
Esta determinación adolece de diversas inconsistencias. En primer lugar, no se trata de la adopción en sí misma de una denominación social por parte de los Demandados, sino de la "licitud" en la constitución de una sociedad mercantil de acuerdo con las leyes del domicilio (Florida, Estados Unidos) de uno de los Demandados, según se encontró en Unicatalunya I. En segundo, es incuestionable que la constitución de la sociedad estadunidense con antelación al registro de los nombres de dominio en disputa, legitima la adopción de los mismos5 . En tercero, la carga de demostrar que una empresa legalmente constituida por los Demandados opera al margen de la ley, corresponde a la Demandante, quien para tal efecto ofreció el mismo informe "Winterman" (una firma de investigadores privados contratados por la Universitat Oberta de Catalunya), que había sido ofrecido como prueba en Unicatalunya I. Tal informe no concluye ni mucho menos demuestra que los Demandados se dediquen a actividades ilícitas, a engañar o defraudar a los cibernautas que visitan los sitios Web vinculados a los nombres de dominio en disputa, o a algún fin de naturaleza análoga.
Conviene recordar que el párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no limitativa, las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
"(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;
En cuarto lugar, la constitución legal de una empresa como la "Universidad de Catalunya Corporation", seguida de la activación de un sitio Web dentro del cual se ofrecen diversos cursos profesionales en línea, en consonancia con el objeto social de dicha empresa, justifica plenamente derechos e intereses legítimos bajo los incisos (i) y (ii) supracitados, del párrafo 4.c de la Política. Ver IKB Deutsche Industriebank AG c. Bob Larkin, Caso OMPI No. D2002-0420 ("The Respondent claimed that he formed the company IKB Investments Limited in 1997. This company is also referred to in the email of the Respondent's investor, and by the letter from his solicitors. The solicitors' letter also included the Company Registration Number, which lends credibility to the Respondent's claim that he had in fact incorporated a company under this name. The Panel therefore concludes that the Respondent has legitimate rights or interest in respect of the disputed domain name").
Por otra parte, este Experto observa que al momento de presentarse la Demanda, los Demandados eran ya bastante conocidos por el nombre comercial "unicatalunya" que usa en sus sitios Web. Tal circunstancia acredita derechos e intereses legítimos en términos del párrafo 4(c)(ii) de la Política.
El propio informe Winterman da cuenta de que los Demandados constituyeron el 21 de febrero de 20146 , la sociedad "Unicatalunya Colombia SAS" en Colombia, de donde proviene según dicho reporte, el 78.2 por ciento de los visitantes del sitio "www.unicatalunya.com", lo que abona a la legitimidad de los derechos e intereses de los Demandados sobre los nombres de dominio en disputa, ya que como bien sabe la mayoría aunque omite señalarlo, la marca de la Demandante no tiene validez jurídica alguna fuera del territorio de la Comunidad Europea, y acaso menos aún, en Colombia. Por ende, no puede sostenerse jurídicamente que el uso de la denominación social (estadounidense y colombiana) de los Demandados en los nombres de dominio en disputa "infrinja el derecho exclusivo que corresponde a la marca registrada con prioridad".
En resumen, los Demandados acreditaron poseer derechos e intereses legítimos conforme a la Política, mientras que la Demandante no logró desvirtuar en la Demanda, la legitimidad de tales derechos e intereses. Cualquier duda en cuanto a la legitimidad de los derechos e intereses de los Demandados debe resolverse en favor de estos últimos ya que la carga de establecer la "falta" (que no preferencia) de derechos o intereses legítimos atañe exclusivamente a la Demandante.
En lo que respecta a este doble requisito, a mayoría basa su conclusión totalitaria de mala fe en una apreciación equívoca de los efectos de la marca de la Demandante y de la conducta de los Demandados.
La Decisión debiera precisar de inicio que la Política exige a la Demandante acreditar la mala fe en dos vertientes, registro y uso.
Por lo que hace a la mala fe registral, no existe prueba alguna de la Demandante que demuestre fehacientemente que al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, los Demandados, que residen en Florida, Estados Unidos, y Bogotá, Colombia, conocían o debían conocer la marca comunitaria UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA de la Demandante.
Esto es así entre otras cosas, porque no existe en realidad ninguna institución en la región de Cataluña que preste servicios educativos de nivel superior bajo el nombre Universitat de Catalunya7 ni que tenga un campus propio, situación de la que la mayoría estaba plenamente consciente y sin embargo omitió por resultar incompatible con su propio análisis. Esta circunstancia se ratifica por i) la inexistencia de un sitio Web de la Demandante; ii) la falta de señalamiento de fecha de primer uso de la marca de la Demandante; y iii) la falta de ofrecimiento de prueba documental alguna que acredite la prestación real y efectiva de servicios educativos de nivel superior por parte de la Demandante.
Luego entonces no puede concluirse que los Demandados tenían conocimiento de una marca que no se usa como tal en Cataluña, mucho menos fuera de esta.
Con relación a la mala fe en su modalidad de uso, es de hacer notar que la mayoría no hace intento alguno por referirse al portal "www.unicatalunya.com", que es donde se centraliza el uso de los nombres de dominio en disputa.
Al revisar este portal, el cual no ha cambiado desde Unicatalunya I, no encontré que los Demandados se hagan pasar por la Demandante, ni que engañen o confundan de modo alguno a los visitantes.
Corrobora lo anterior el hecho de que los "dos" correos electrónicos ofrecidos como pruebas por la Demandante, se refieran a una supuesta confusión generada entre el sitio Web de los Demandados y la Universitat Oberta de Catalunya (mejor conocida como la "UOC"), no así con respecto a la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA.
Cabe destacar que los anexos de la Demanda citados, mas no explicados, por la mayoría, se refieren a lo siguiente: el anexo 5 contiene un documento sobre el número de visitas que reciben los cotitulares de la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA; el anexo 6 un informe de actividades por parte del CIC; el anexo 7 la traducción al castellano de dicho informe del CIC; el anexo 50 un par de correos electrónicos a que hice referencia en el párrafo anterior; el anexo 51 datos de matriculación en la FUOC; y el anexo 52 datos de visitas a la página web oficial de la FUOC.
Como puede observarse, ninguno de estos anexos refiere conducta alguna atribuible a los Demandados, sino actos realizados por la propia Demandante o por terceros. Menos aún pueden servir dichos anexos como pruebas para imputar mala fe a los Demandados en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa.
En otro orden de ideas, discrepo de la tesis nacionalista que propugna la mayoría, según la cual los Demandados (todos los cuales residen fuera de la Comunidad Europea) requerían autorización de la Demandante para utilizar su marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA como nombre de dominio, en vista de que dicha marca "incorpora una región española muy conocida a nivel mundial", como si el uso de los términos geográficos fuese un derecho exclusivo de los gobiernos o habitantes de los lugares que identifican. Ver Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process ("The mere registration of a geographical indication as a domain name by someone with no connection whatsoever with the geographical locality in question, however cheap and tawdry a practice, does not appear to be, on its own, a violation of existing international legal rules with respect to false indications of source and geographical indications").
El Experto no considera que la región de Cataluña sea más conocida mundialmente que la ciudad de Londres en el Reino Unido, y aun así, una simple búsqueda en Internet arroja, por ejemplo, que en la ciudad de México opera desde hace varios años la "Universidad de Londres", la cual tiene su sitio Web en "www.udlondres.com", y a juzgar por el contenido de este último, dudo mucho que los estudiantes de esa institución y los usuarios de Internet la confundan con la "University of London" que se ubica en Londres, Reino Unido, y mantiene su sitio Web en "www.london.ac.uk".
A manera de conclusión, no puede perderse de vista que las decisiones de los grupos de expertos son susceptibles de ser revisadas de novo por los tribunales judiciales competentes, y en ese contexto este Experto refuerza su convicción de apartarse del criterio de la mayoría. Ver Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento De Barcelona, 189 F.Supp.2d 367 (E.D. Va. 2002) 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), donde el tribunal de apelación revocó la sentencia del juez que había confirmado la decisión del experto en el Caso OMPI No. D2000-0505, lo que a la postre derivó en la nulidad de la orden de transferencia decretada por el experto.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Opinión Disidente
Fecha: 14 de julio de 2015
1 Lo que al menos presupone un conocimiento profundo de los antecedentes del caso, en comparación con mis compañeros Expertos.
2 El demandante, Generalitat de Catalunya es cotitular de la marca UC UNIVERSITAT DE CATALUNYA junto con la propia Universitat Oberta de Catalunya (demandante en Unicatalunya I), así como con la Universitat de Barcelona, la Universitat Autonoma de Barcelona, la Universitat Politecnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, y la Universitat Rovira i Virgili.
3 Según lo corrobora, además de su cotitularidad en la marca base de la acción, el hecho de que haya costeado este procedimiento.
4 Como el grupo de expertos en Grove Broadcasting Co. Ltd. v. Telesystems Communications Limited, Caso OMPI No. D2000-0703, hizo notar: "the new evidence cited by the complainant did not justify consideration of the Refiled Complaint because the complainant had failed to show that it could not have obtained such evidence at the time of the prior proceeding. It is to be emphasized that, the complainant is expected to "get it right" the first time."
5 La sociedad en comento fue constituida el 23 de agosto de 2013, mientras que los nombres de dominio en disputa fueron creados entre el 28 de noviembre de 2013 y el 4 de junio de 2014.
6 Es decir antes o durante el lapso en que los nombres de dominio en disputa fueron registrados.
7 A diferencia de la Universitat Oberta de Catalunya ("UOC"), la Universitat Politécnica de Catalunya y la Universitat Internacional de Catalunya, que sí operan como instituciones educativas.