La Demandante es AXA SA con domicilio en París, Francia, representada por Selarl Candé - Blanchard - Ducamp, Francia.
El Demandado es Guillem Camprecios Salas, con domicilio en Lleida, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <axa.barcelona>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2016. El 28 de julio de 2016 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de julio de 2016 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de agosto de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de agosto de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de agosto de 2016.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de agosto de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El grupo francés AXA resultó de la fusión de varias compañías de seguros. En 1985 adoptó su nombre actual. AXA se dedica a los siguientes ámbitos de negocios: seguros de daños, seguros de vida, ahorro, jubilación y salud y gestión de activos. AXA está presente en 64 países, tiene 166.000 empleados y alrededor de 100 millones de clientes en el mundo.
La Demandante es propietaria de las siguientes marcas:
- Marca internacional AXA n° 490 030, registrada el 5 de diciembre de 1984, clases 35, 36 y 39, cubriendo en particular “Publicidad y negocios; seguros; y finanzas”, designando en particular España, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, República Checa, Alemania, Argelia, Croacia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Marruecos, Portugal, Rumania y Federación Rusa.
- Marca comunitaria AXA (y diseño) n° 373 894 presentada el 28, 1996 en las clases 35 y 36, en particular para “Seguros; seguros de personas; seguros de vida; seguros de fallecimiento; seguros de incendios-accidentes-riesgos varios; asuntos financieros, monetarios; colocación de fondos; servicios de financiación; inversión e inversión de capitales; asuntos inmobiliarios, estimaciones y peritajes inmobiliarios, evaluación de bienes inmuebles, consulta en materia de asuntos inmobiliarios, inversiones inmobiliarias, gerencia de bienes inmuebles, agencias inmobiliarias, alquiler de bienes inmuebles, cobro de alquileres”, y está debidamente renovada
- Marca comunitaria AXA n° 008 772.766 registrada el 21 de diciembre de 2009 en las clases 35 y 36 en particular para los siguientes productos: “Seguros y finanzas; banca, agencia inmobiliaria, negocios inmobiliarios, cobro de deudas, seguros de personas; seguros de vida; seguros de fallecimiento; seguros de incendio-accidentes-riesgos diversos; valoraciones y peritajes inmobiliarios, evaluación de bienes inmuebles, consulta en materia de asuntos inmobiliarios, inversiones inmobiliarias, gerencia de bienes inmuebles, agencias inmobiliarias, alquiler de bienes inmuebles.”
- Marca francesa AXA n° 1 270 658 registrada el 10 de enero de 1984 en las clases 35, 36 y 42, para “publicidad y negocios, seguros y finanzas”.
La Demandante también es propietaria de los nombres de dominio <axa.com> registrado el 28 de octubre de 2009; <axa.net> registrado el 14 de enero de 2011; y <axa.info> registrado el 30 de julio de 2001.
La filial española de la Demandante, Axa Seguros Generales, SA. de Seguros y Reaseguros, es titular del nombre de dominio <axa.es> bajo el cual el sitio web español de AXA presenta sus actividades en España.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de abril de 2016.
Actualmente, bajo el nombre de dominio en disputa no existe ningún sitio web activo si bien la Demandante ha aportado evidencias de que el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web en la que se ofrecía a la venta el nombre de dominio en disputa.
La Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos. El nombre de dominio <axa.barcelona> reproduce enteramente la marca AXA, que no tiene significado propio, por lo que es altamente distintiva. AXA es una marca famosa, tal como se estableció anteriormente. Ver AXA SA v. Frank Van, Caso OMPI No. D2014-0863 relativo al nombre de dominio <axacorporatetrust.com>, donde el experto destacó que: “La Demandante estableció sus derechos sobre la famosa marca AXA, debidamente registrada en varios países del mundo”. Dado que el nombre de dominio en disputa incluye la marca de renombre AXA en su integralidad sin añadir otro elemento, queda suficientemente establecido que es idéntico o similar al signo de la Demandante, por lo que genera un riesgo de confusión. El nuevo dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.barcelona” no permite distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca registrada. Por el contrario, la presencia de esta extensión hasta puede acentuar el riesgo de confusión y hacer creer que existe un sitio web AXA especialmente dedicado a sus actividades en Barcelona o en Cataluña, cuando no es el caso en absoluto. En este caso, el riesgo de confusión es tanto más caracterizado cuanto que AXA, y en particular su filial española, Axa Seguros Generales, SA. de Seguros y Reaseguros, que explota el sitio web de AXA en España, está presente y es sobradamente conocida en España y por lo tanto en Barcelona.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. (Ver en la sección 5B infra las alegaciones del Demandado al respecto).
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Visiblemente, el Demandado conocía perfectamente las marcas de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa. La Demandante describió una serie de elementos que demostraban que la marca AXA es renombrada, y que goza de una reputación internacional y es conocida, en particular en España, donde el Demandado reside. Por ello, es evidente que el registro del nombre de dominio en disputa tuvo lugar sin un motivo digno de protección con el único fin de dañar a AXA. El Demandado pretendió de esta manera obstaculizar a la Demandante en sus actividades comerciales.
El nombre de dominio en disputa no se explota. La detención pasiva de un nombre de dominio puede considerarse, en algunas circunstancias, como la manifestación de un comportamiento de mala fe. Véase en este sentido Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. Conviene examinar todas las circunstancias del caso para concluir acerca de la existencia de un comportamiento de mala fe por parte del Demandado. En este caso concreto, conviene subrayar que:
- La marca de la Demandante es extremadamente conocida y es renombrada en numerosos países del mundo, en particular en España, donde el Demandado reside.
- El Demandado no hace uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
- El 5 de mayo de 2016, AXA envió una carta de emplazamiento al Demandado, pidiéndole que cesara cualquier uso de la marca y que le transfiriera el nombre de dominio en disputa. El 9 de junio de 2016, el Demandado respondió a este emplazamiento de manera poco amable, en catalán, y pidió a AXA que dejara de importunarle, pero también precisó que estaba dispuesto a examinar una oferta de recompra del nombre de dominio en disputa que fuera seria, dejando así entender que se proponía obtener un precio de venta elevado.
Tal comportamiento puede calificarse de mala fe según lo dispuesto en el párrafo 4(b)(i) de la Política ya que permite comprender que el Demandado registró o adquirió el nombre de dominio esencialmente con el objetivo de venderlo o cederlo con carácter oneroso a la Demandante, propietaria de la marca AXA, por un precio que superara obviamente el importe de los gastos en los que incurrió en relación directa con este nombre de dominio. Por tanto, todo indica que el registro del nombre de dominio en disputa se realiza sin justo motivo digno de protección con el único fin de dañar a AXA y con el objetivo de obtener un beneficio sustancial de la venta del nombre de dominio en disputa.
Resulta de las circunstancias previamente mencionadas que el nombre de dominio en disputa se registró y se utiliza con mala fe.
El Demandado sostiene lo siguiente:
Sus amigos y familia lo conocen por el apodo de “AXA”. Además, el Demandado es natural de Barcelona, por lo que adquirió el nombre de dominio en disputa para su uso particular.
Agrega que como se informa en el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, los dominios de Internet no se rigen por la ley de propiedad intelectual ni por el registro de patentes sino por el principio del “primero en llegar primero servido”.
Después del agotamiento de múltiples correos electrónicos en los que la Demandante exigía el nombre de dominio en disputa, el Demandado se lo ha ofrecido a la empresa en repetidas ocasiones, pero la Demandante se ha negado a pagar los mínimos costes de registro y transferencia del nombre de dominio. El Demandado ha pagado un importe para registrar el nombre de dominio en disputa, y le parece una ofensa y un insulto que una multinacional que factura millones de euros se niegue a abonar los costes que el registro le ha ocasionado al Demandado. El Demandado tiene toda su buena fe para solucionar este mal entendido, pero no está dispuesto a que una gran empresa le haga perder dinero.
El Demandado destaca que tal como le ha comentado repetidamente a la Demandante mediante correo electrónico, su intención es usar el nombre de dominio en disputa para fines personales no comerciales. El Demandado no tiene ninguna intención de hacer un mal uso, ni competencia a los productos de la Demandante, ni de hacer propaganda de su competencia, ni pretende usar este nombre de dominio con ningún tipo de fin dañino para la imagen o la economía de la Demandante.
El Demandado espera una resolución favorable, y dejar de sufrir molestias por la superioridad, insistencia y prepotencia de una multinacional que tiene sobrados recursos para desarrollar su actividad sin molestar a una persona humilde y trabajadora como es el Demandado.
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es propietaria de la marca AXA. Ver sección 4 supra.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa consiste en la marca AXA de la Demandante, a la que se ha adicionado el gTLD “.barcelona”, que se corresponde con término geográfico de la ciudad de Barcelona. Por lo general, el gTLD carece de significación alguna a la hora de llevar a cabo el análisis del primer elemento. Además, hay consenso de los expertos que aplican la Política en que el agregado de términos geográficos a una marca es insuficiente para distinguir al nombre de dominio resultante de dicha marca.
Por lo demás, en estos casos es razonable suponer que el nombre de dominio en disputa expresa algún tipo de vinculación entre la marca y el lugar geográfico en cuestión, tal como una filial local, una representación, en suma algún tipo de operación de la titular de la marca en el lugar en cuestión. Ello refuerza la impresión de asociación entre la marca y el lugar en cuestión.
En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AXA de la Demandante.
La Demandante sostiene que nunca ha concedido licencia al Demandado ni le ha permitido de manera alguna utilizar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorporase sus marcas. No existe ninguna relación entre las partes. No se conoce al Demandado, Guillem Camprecios Salas, por el nombre de dominio en disputa. Agrega la Demandante que el Demandado no está seriamente interesado en el nombre de dominio en disputa, ya que lo mantiene pasivamente desde el 7 de abril de 2016. La detención pasiva de un nombre de dominio no constituye “un uso no comercial legitimo o un uso honesto del nombre de dominio sin intención de desviarlo con fines lucrativos.” Por otra parte, el nombre de dominio en disputa se puso a la venta en la página web a la que dirigía el nombre de dominio en disputa, lo que demuestra que el Demandado no se plantea explotar este nombre de dominio en disputa ni lo necesita. La Demandante concluye que el nombre de dominio en disputa no se utiliza de una manera que pueda justificar un interés legítimo del Demandado sobre el mismo.
Por su parte el Demandado sostiene que es conocido por el apodo de “AXA” por sus amigos y su familia. Al respecto, el Experto nota que el Demandado no ha proporcionado prueba alguna de tal hecho, por lo que no es posible considerar aplicable el párrafo 4(c)(ii) de la Política. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139, relativo a <cocacolo.com>, donde el experto no hizo lugar a la pretensión del demandado de acogerse al párrafo 4(c)(ii) de la Política por ausencia total de prueba de que era conocido corrientemente por el apodo de “Cocacolo”. En esa oportunidad el experto citó varios casos similares incluyendo AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken, Caso OMPI No. D2001-1324, dijo el experto refiriéndose al párrafo 4(b)(ii) de la Política: “Dado que probar que se tiene ‘interés legítimo’ puede desvirtuar un cargo de cybersquatting de acuerdo a la Política, un panel debe ser cuidadoso para asegurarse de que es legítima la pretensión de un demandado de que ‘ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio.” Ver Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz, Caso OMPI No. D2000-0204 (determinando que hay interés legítimo cuando el demandado presentó prueba de que ‘por muchos años ha sido conocido por el apodo de ‘Penguin’’). Son insuficientes los apodos simplemente casuales u otras alegaciones no probadas de un uso pasado. Ver, e.g., DIMC, Inc. & The Sterwin-Williams Company. v. Mr. Q. Phan, Caso OMPI No. D2000-1519 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo “Krylon” ante la ausencia de prueba de cuándo se había adoptado el apodo alegado, y de cómo se había usado); Red Bull GmbH v. Harold Gutch, Caso OMPI No. D2000-0766 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo de “Red Bull” desde niño porque no proporcionó evidencia para apoyar esa alegación); Gambro AB, Gambro Lundia AB and Gambro Healthcare, Inc. v. Family Health & Wellness Center, Caso OMPI No. D2001-0447 (el demandado no presentó evidencia para apoyar la sugerencia de que su empleado era conocido por el apodo de “Gambro”); [...] Particularmente cuando las alegaciones de mala fe no son insustanciales, un panel debe exigir una prueba persuasiva de un uso bona fide del nombre.”
El Demandado dice también que su intención es usar el nombre de dominio en disputa para fines personales no comerciales. Al respecto el Experto observa que el nombre de dominio en disputa no se ha usado para un uso distinto al de ofrecer el mismo a la venta a través del mensaje publicado en una web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa, ni existe en el expediente el menor indicio de algún preparativo comprobable para usarlo en conexión con una oferta de buena fe de productos o servicios. Ello hace que este Experto descarte la aplicación del párrafo 4(c)(i) de la Política, especialmente cuando nos encontramos ante una marca tan conocida como es AXA. Por otra parte este mismo análisis del uso impide al Experto concluir que existe algún uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca AXA con ánimo de lucro, conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política.
Asimismo, el Demandado sostiene que el registro de los nombres de dominios se rige por el principio del “primero en llegar, primero servido”. El Experto considera que ese principio es aplicable en la medida que el registro en cuestión no se haya hecho en violación de la Política, ya que si un titular de derechos sobre una marca prueba los tres elementos exigidos por la Política, el citado principio cede ante la Política. De otro modo, todo registro de un nombre de dominio sería legítimo por el simple hecho del registro, lo que es absurdo. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139 (“Alega asimismo el Demandado que el registro y uso del sitio web le otorga un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. El Panel no cree que se puedan fundar derechos o intereses legítimos a cualquier nombre de dominio sobre la base del simple uso o por el simple hecho de haberlo registrado. De aceptarse ese argumento, todo registrante tendría derecho o interés legítimo por el solo registro, con lo que la Política –que requiere que un demandante pruebe que el titular del dominio carece de derechos o intereses legítimos- sería inaplicable en todos los casos. Por conducir a un absurdo, el argumento debe descartarse. Ver Christie’s Inc. v. Nicholas Stirpe Caso OMPI No. D2001-0044, (“El simple registro únicamente no puede constituir tales derechos”).)
Por lo que antecede y ante la falta de algún elemento favorable al Demandado, el Experto concluye que este carece de derechos o intereses legítimos al nombre de dominio en disputa.
La Demandante ha probado que es titular de registros de la marca AXA desde por lo menos 1984, precediendo así por más de 30 años al registro del nombre de dominio en disputa. La Demandante también ha probado que su marca AXA goza de mucho renombre en el negocio de seguros, incluso en España, país de residencia del Demandado. Por otra parte, el Demandado no ha alegado desconocimiento de la marca de la Demandante. En esas condiciones el Experto concluye que el Demandado conocía y tuvo en mira a la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. En las circunstancias de este caso, ello significa que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.
En cuanto al uso, el Experto nota que bajo el nombre de dominio en disputa actualmente no existe sitio web activo alguno. De todos modos, la Demandante ha suministrado con la Demanda una impresión del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa en el que como único contenido relevante figura una oferta de venta del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, este mantenimiento pasivo del nombre de dominio en disputa no significa que el nombre de dominio no esté siendo usado, sino más bien que, como lo determinó el panel en el muy citado Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, a pesar de la aparente inactividad, hay un uso de mala fe porque ciertas circunstancias relevantes así lo sugieren. En el presente caso, el Experto tiene en cuenta que el único uso efectivo del nombre de dominio en disputa fue ofrecerlo en venta a los visitantes de Internet, a pesar de que el Demandado alega que se proponía usarlo para “fines personales no comerciales”. Asimismo, no existe el menor elemento en el expediente que siquiera permita apreciar algún preparativo de tal uso, o de cualquier otro uso legítimo por parte del Demandado, por lo que no puede concebirse otro propósito en el Demandado que no implique un aprovechamiento ilegítimo del nombre y prestigio de la conocida marca AXA. En ese contexto, del intercambio de comunicaciones entre las Partes se reveló que la oferta monetaria “seria” que pretendía el Demandado por el nombre de dominio en disputa, con toda probabilidad debía superar los costos efectivamente incurridos relacionados con el registro. En opinión del Experto, esa oferta de venta, aun cuando el Demandado dice que se refería a los costes del registro del nombre de dominio en disputa constituye en el balance de las probabilidades una evidencia adicional del uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Ver World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 (“Porque el demandado ofreció vender el nombre de dominio al demandante “por una consideración de valor que excedía” cualesquiera costos efectivamente desembolsados directamente relacionados con el nombre de dominio, el demandado ha “usado” el nombre de dominio de mala fe, tal como se lo define en la Política”.)1
Por ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <axa.barcelona> sea transferido a la Demandante.
Roberto A. Bianchi
Experto Único
Fecha: 13 de septiembre de 2016
1 Traducción no oficial del Experto.