La Demandante es Giorgio Armani S.P.A., con domicilio en Milán, Italia, representada por Legalitax Studio Legale e Tributario, Italia.
El Demandado es Alvaro Romon Sancho, con domicilio en Alicante, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <fondazionearmani.com>, <fondazionearmani.org>, <fondazionegiorgioarmani.com> y <fondazionegiorgioarmani.org> (los “nombres de dominio en disputa”).
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de noviembre de 2017. El 10 de noviembre de 2017 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 15 de noviembre de 2017 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de diciembre de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de diciembre de 2017.
El Centro nombró a Andrea Dawson como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es una empresa que opera en el mundo de la moda desde 1975. Hoy la Demandante es uno de los líderes mundiales en el campo de la moda y los bienes de lujo y sus productos y servicios gozan de fama y notoriedad a nivel internacional. La red de distribución del Grupo Armani está presente en 36 países y comprende todos los continentes.
La Demandante ha sido reconocida no solo en el mundo de la moda, sino también es reconocida por sus diseños y colaboración en el mundo cinematográfico, del arte y deporte.
En julio de 2016, la Demandante anuncio la creación de una fundación denominada “Fondazione Giorgio Armani” para realizar proyectos de acción pública y social.
La Demandante es propietaria de numerosos registros de marca, entre estas están, ARMANI GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, ARMANI COLLEZIONI, A│X ARMANI EXCHANGE y ARMANI CASA. Estas marcas se encuentran registradas en todo el mundo, incluidos, sin limitaciones, registros representativos de marca comercial en diversos países de Europa incluidos España. Un ejemplo de dichos registros es la marca de la Unión Europea No. 00504258 GIORGIO ARMANI, registrada en fecha 8 de marzo de 1999 para la identificación de productos en las clases internacionales 3, 9, 14, 18 y 25.
A su vez, la demandante es titular de diversos nombres de dominio que incluyen la palabra “armani”, entre los principales a mencionar están <armani.com>, <armani.it>, <armani.net>, <giorgioarmani.it>, <giorgioarmani.es>.
Los nombres de dominio en disputa fueron todos registrados por el Demandado el día 1 de agosto de 2016. De conformidad con la documentación aportada junto a la Demanda, los nombres de dominio en disputa se hallan inactivos.
La Demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa son idénticos, y confusamente similares a las marcas registradas de la Demandante, así como su razón social y nombres de dominio. La Demandante agrega que los nombres de dominio en disputa comprenden enteramente la marcas registradas ARMANI y/o GIORGIO ARMANI.
Además, indica que generalmente cuando las marcas notoriamente conocidas están emparejadas con diferentes tipos de prefijos o sufijos genéricos, este complemento no permite eliminar la similitud, sino que aumenta el nivel de confusión para el consumidor. En este caso, el prefijo “fondazione” no va en detrimento de la impresión general; en vez el prefijo contribuye a crear un vínculo con la Demandante, que fácilmente podría inducir a error a un visitante al creer que el sitio web y los nombres de dominio en disputa son propiedad de la Demandante, especialmente dado el hecho que pocos días ante del registro de los nombres de dominio la Demandante anunciará la creación de una fundación que llevaría su nombre.
La Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. No existen derechos o títulos del Demandado en relación con los nombres de dominio en disputa, ni motivos de licencia, autorizaciones, consentimientos o demás que justifiquen la titularidad sobre dichos nombres de dominio del Demandado.
El Demandado es una persona física y no es conocido ni como tal, ni como asociación o ente comercial con los nombres de dominio en disputa. Ni tampoco resulta ser agente, licenciatario, distribuidor o autorizado para usar las marcas de la Demandante.
La Demandante considera que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa de mala fe. La Demandante sostiene que las marcas ARMANI Y GIORGIO ARMANI son marcas famosas y notorias, que gozan de gran reputación en todo el mundo. Por ello, no se puede afirmar que la elección de los nombres de dominio en disputa se haya producido por casualidad o de buena fe. Es obvio que el Demandado tenía conocimiento de la Demandante y sus marcas al momento del registro de los nombres de dominio en disputa, aquello se desprende del hecho que los nombres de dominio en disputa fueron registrados dos días después de que la Demandante anunciara la constitución de la fundación “Fondazione Girogio Armani”. Igualmente, la Demandante señala en la Demanda que el Demandado, además de haber sido parte de un procedimiento similar a éste (Auchan Holding c. Alvaro Romon Sancho, Caso OMPI No. D2016-0187) registró además de los nombres de dominio en disputa los nombres de dominio <fondazionearmani.eu>, <fondazionegiorgioarmani.eu>, <fondazionearmani.it> y <fondazionegiorgioarmani.it> (ver anexos 20 y 21), lo que refuerza este extremo.
La Demandante finalmente sostiene que el uso de los nombres de dominio en disputa es de mala fe ya que el Demandado actualmente no hace uso de los nombres de dominio en disputa. Justamente esta tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa (conocida habitualmente por su equivalente en lengua inglesa “passive holding”) constituye índice de mala fe que se materializa en una conducta perjudicial para el Demandante que no ha podido registrar a su nombre dichos nombres de dominio privándolo del derecho de crear y usar una página web oficial para la “Fondazione Giorgio Armani”.
La Demandante finalmente indica que, en virtud de lo antes indicado, a su entender el Demandado está utilizando los nombres de dominio en disputa para intentar intencionalmente atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web, mediante la creación de un riesgo de confusión con las marcas de la recurrente y de negocios en cuanto a la fuente, patrocinio, y afiliación de la página web.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre las que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto de los nombres de dominio en disputa; y (iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe .
La Demandante ha demostrado ser titular, entre otras, de las marcas registradas ARMANI y GIORGIO ARMANI, tanto en España como a nivel mundial (ver anexo 5).
Los nombres de dominio en disputa incluyen la expresión “fondazione” además de la marcas ARMANI y GIORGIO ARMANI de la Demandante, reproducidas íntegramente en los mismos. El término “fondazione” es la traducción literal del término “fundación” en italiano, siendo este un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización sin ánimo o fines de lucro. De este modo, dicho término no evitará la similitud confusa existente entre la marcas de la Demandante y los nombres de dominio en disputa.
Por tanto, resulta evidente que entre la marca ARMANI y GIORGIO ARMANI de la Demandante y los nombres de dominio en disputa <fondazionearmani.com>, <fondazionearmani.org>, <fondazionegiorgioarmani.com> y <fondazionegiorgioarmani.org> existe similitud y resultan confusamente similares a las marcas de la Demandante.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el primer requisito del parágrafo 4.a).i) de la Política.
En virtud del párrafo 4.a).ii) de la Política, el Demandante debe probar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Sin embargo, muchos expertos bajo la Política han establecido que una vez que la demandante ha logrado demostrar prima facie que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el o los nombres de dominio en disputa, le corresponde al demandado demostrar que si tiene derechos o intereses legítimos en el o los nombres de dominio en disputa. El presente Experto concuerda con lo establecido anteriormente por otros expertos en que la demandante sólo tiene que establecer una presunción y considera que, en el presente caso, la Demandante ha cumplido con esa norma.
El presente Experto acepta los argumentos de la Demandante en el sentido de que el Demandado no ha sido autorizada por la Demandante de usar y/o registrar sus marcas, o para solicitar el registro de cualquier nombre de dominio que incorpore sus marcas y que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Por otra parte, hay evidencia que el Demandado no es comúnmente conocido por las expresiones “fondazionearmani” o “fondazionegiorgioarmani”. Asimismo, el Demandado no ha manifestado tener ningún tipo de vinculación con la Demandante, y tampoco que haya sido autorizado u otorgado licencia para utilizar las marcas ARMANI o GIORGIO ARMANI de la Demandante, no habiendo rebatido ninguna de las alegaciones efectuadas por esta última en la Demanda .
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4.a).ii) de la Política.
En virtud del párrafo 4.a).iii) de la Política, el demandante debe probar que el nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe. El párrafo 4.b) de la Política establece ciertas circunstancias que, en particular, pero sin limitación, si a juicio del experto están presentes, serán elementos de prueba del registro y uso del nombre de dominio de mala fe.
El Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas, no refutadas por el Demandado, de que el Demandado ha registrado los nombres de dominio en disputa a sabiendas de los derechos marcarios de la Demandante sobre ARMANI o GIORGIO ARMANI y que la mala fe del Demandado se evidencia por varias circunstancias que indican que el Demandado era consciente de las marcas de la Demandante al momento del registro de los nombres de dominio en disputa.
Como se ha mencionado por la Demandante, es poco probable que el Demandado no haya tenido conocimiento de la Demandante cuando registró los nombres de dominio en disputa, ya que la Demandante es propietaria de numerosas marcas notorias en todo el mundo. Por lo tanto, es muy poco probable que el Demandado no tenía estas marcas en mente a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa, especialmente si se considera que la única diferencia entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante es la mención de inclusión del término “fondazione” junto con la reproducción de la marca de la Demandante en su totalidad. En especial si se toma en consideración los acontecimientos ocurridos con solo dos días de anticipación al registro de estos nombres de dominio en disputa, esto es, el anuncio hecho por la propia Demandante de la creación de una fundación con su nombre. En consecuencia, el Experto no tiene ninguna duda de que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe.
Asimismo, el Experto nota que el uso del término “fondazione” junto con una marca de fama y notoriedad, inequívocamente puede ser visto como una organización relacionada con la Demandante, y los nombres de dominio en disputa a generarían dicha confusión con la Demandante.
Además, al tomar nota de las aseveraciones y documentos proporcionados por la Demandante, el Experto considera, en el balance de probabilidades, que la intención real del Demandado era tratar de dar la impresión de estar asociada con el Demandante y de aprovechar la reputación asociada con la marca registrada ARMANI de la Demandante.
Finalmente, el Experto observa que los nombres de dominio en disputa no resuelven a un sitio web activo. En vista de las circunstancias de este caso, el Experto considera que la posesión pasiva por parte de la Demandada de los nombres de dominio en disputa no impide una constatación de mala fe.
Por las razones antes citadas, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y se utilizan de mala fe; por lo tanto, los requisitos del párrafo 4(a)(iii) de la Política también se cumplen en este caso.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa <fondazionearmani.com>, <fondazionearmani.org>, <fondazionegiorgioarmani.com> y <fondazionegiorgioarmani.org> sean transferidos a la Demandante.
Andrea Dawson
Experto Único
Fecha: 27 de diciembre de 2017