Die Gesuchstellerin ist Comparis.ch AG aus Zürich, Schweiz, vertreten durch die Kanzlei Caro, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Beratercenter.ch GmbH, Steiner Roland aus Lostallo, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <comparer.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 21. Dezember 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 22. Dezember 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum wies die Gesuchstellerin am 29. Dezember 2011 auf eine Unrichtigkeit im Gesuch hin. Nach Angabe des Zentrums korrigierte die Gesuchstellerin den Fehler per E-Mail am 2. Januar 2012.
Am 3. Januar 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 30. Januar 2012.
Das Zentrum teilte mit E-Mail vom 31. Januar 2012 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 8. Februar 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 22. Februar 2012 Lorenz Ehrler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Der Gesuchsteller trägt seit Juli 2000 die Firma comparis.ch AG, wobei das Kennzeichen „Comparis“ schon seit 1996 Bestandteil seiner Firma war.
Er ist Inhaber verschiedener schweizerischer Marken mit dem Bestandteil „Comparis“, insbesondere zweier Wortmarken COMPARIS, Marke Nr. 556320 und Marke Nr. 472823. Erstere ist für verschiedene Waren und Dienstleistungen eingetragen, unter anderem in Klasse 35 für „E-Commerce Dienstleistungen, nämlich online Dienstleistungen für die Vermittlung von potentiellen Kunden für den Kauf von Waren und Dienstleistungen aller Art; […]; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich das Zurverfügungstellen von Informationen und Daten zu Produkten und Dienstleistungen aller Art via Telekommunikationsnetzwerken (Internet) zu Vergleichs-, Werbe- und Kaufzwecken; Präsentation und Zusammenstellen verschiedener Waren- und Dienstleistungsangebote via globale elektronische Computernetzwerke (Internet), um dem Verbraucher die Ansicht, den Vergleich und den Erwerb dieser Waren und Dienstleistungen zu erleichtern; […]; online Preisvergleichsdienste für Waren und Dienstleistungen aller Art“.
Unter dem Domain-Namen <comparis.ch>, deren Inhaber der Gesuchsteller seit 1996 ist, bietet die Gesuchstellerin online Vergleichsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, z.B. Versicherungen, Telekommunikation, Immobilien, etc.
Die Gesuchsgegnerin hat am 6. Juni 2011 den Domain-Namen <comparer.ch> eingetragen und betreibt unter diesem Domain-Namen eine Webseite mit einem ähnlichen, wenn auch – soweit ersichtlich – auf Krankenkassen, Hypotheken und Bankkredite beschränkten Angebot (Beilage 10 des Gesuchs). Dem unterzeichneten Experten gelang es anlässlich mehrerer am 28. und 29. Februar 2012 durchgeführten Versuche nicht, diese Webseite zu besuchen, weshalb er sich zur Ermittlung des Inhalts der Webseite ausschliesslich auf die von der Gesuchstellerin eingereichte Beilage 10 stützen muss.
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht primär eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Domain-Namen <comparer.ch> mit ihren vorgenannten Wortmarken COMPARIS geltend, wobei er die Berühmtheit i.S.v. Art. 15 MSchG dieser Marken behauptet. Ausserdem argumentiert die Gesuchstellerin, die Gesuchsgegnerin beute gezielt den guten Ruf der Marke COMPARIS aus und begehe somit unlauteren Wettbewerb i.S.v. Art. 3 lit. d UWG.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat das Gesuch der Gesuchstellerin nicht erwidert.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
i. sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
ii. der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
iii. die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Diese Voraussetzungen werden nachstehend geprüft:
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist.
Mangels Zeichenidentität ist vorliegend Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG relevant, wonach Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Die Verwechslungsgefahr bestimmt sich aufgrund der Zeichenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung ist an die Verschiedenheit der Zeichen ein umso strengerer Massstab anzulegen, als die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (und umgekehrt; siehe z.B. BGE 122 III 382, 387 – „Kamillosan“). Andererseits ist gemäss der schweizerischen Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen, wenn entweder die Zeichenähnlichkeit oder die Warengleichartigkeit gar nicht gegeben ist (siehe Eugen Marbach, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 2001 I, 260).
Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft, also die Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen. Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzumfang einer Marke. Je kennzeichnungskräftiger eine Marke ist, desto grösser der Schutzumfang. Dies beruht namentlich auf der Tatsache, dass die Gefahr unzutreffender Assoziationen bei kennzeichnungskräftigen Marken erhöht wird (Christoph Willi, MSchG – Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3 N 111ff.).
Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die sich gegenüberstehenden Marken bei den angesprochenen Verkehrskreisen hinterlassen. Danach soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Marke normalerweise als Ganzes wahrgenommen wird und Einzelheiten weniger zu berücksichtigen sind.
Die Verwechslungsgefahr kann unmittelbar oder mittelbar sein. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die konfligierenden Zeichen nicht unterschieden werden können, d.h. wenn das eine Zeichen irrtümlicherweise für das andere gehalten wird. Die Verwechslungsgefahr ist mittelbar, wenn die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zwar wahrgenommen werden, aber aufgrund der Ähnlichkeit fälschlicherweise ein Zusammenhang rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art vermutet wird.
Der Zusatz „.ch“ ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, da er technisch notwendig ist und daher keine Unterscheidbarkeit begründen kann (z.B. OG BL sic! 2000, 26 E. 5 – <hotmail.ch>).
Es ist vorliegend unzweifelhaft, dass zwischen den streitgegenständlichen Zeichen ein hoher Grad von Zeichenähnlichkeit besteht. In der Tat weisen beide drei Silben auf, wobei die ersten zwei, nämlich „com“ und „par“ identisch sind. Sie unterscheiden sich einzig in der Schlusssilbe, die bei den Marken der Gesuchstellerin „is“ lautet und beim gesuchsgegnerischen Domain-Namen „er“. Daraus resultiert im Schriftbild und im Wortklang eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit.
Durch die Verwendung des Wortstammes compar“ besteht auch semantisch eine starke Ähnlichkeit zwischen den streitgegenständlichen Zeichen. „compar“ ist in den lateinischen Sprachen sowie in Englisch der Stamm der Wortfamilie „vergleichen“ (z.B. französisch: comparer; italienisch: comparare; spanisch: comparar; portugiesisch: comparar; englisch: to compare). Die streitgegenständlichen Zeichen haben somit auch den Bedeutungsgehalt „vergleichen“ gemein.
Es besteht somit eine starke Zeichenähnlichkeit.
Die Marke COMPARIS der Gesuchstellerin ist eingetragen und wird gebraucht für die Webseite „www.comparis.ch“, mit der insbesondere Informationen und Daten zu verschiedenen Produkten und Dienstleistungen zu Vergleichszwecken zur Verfügung gestellt werden. Auf der besagten Webseite wird das Angebot der Gesuchstellerin wie folgt beschrieben: „comparis.ch ist der führende Internet-Vergleichsdienst der Schweiz. Konsumenten können auf www.comparis.ch einfach und schnell Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken, Telecom-Anbietern, Immobilien, Autos und Motorrädern sowie Aktionen aus dem Detailhandel vergleichen. Dank der Comparis-Vergleiche und -Bewertungen können die Konsumenten direkt zum Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wechseln.“ Daraus geht hervor, dass die Webseite auch den direkten Kontakt zwischen Konsumenten und Anbietern ermöglicht.
Ob die Marke COMPARIS auch für die zahlreichen anderen Waren und Dienstleistungen, die von den betreffenden Markeneintragungen beansprucht werden, tatsächlich gebraucht wird, wurde weder behauptet noch nachgewiesen, ist vorliegend aber irrelevant.
Am Datum des vorliegenden Entscheids war die Webseite der Gesuchsgegnerin aus unbekannten Gründen nicht zugänglich. Es ist nicht ersichtlich, ob die Webseite definitiv eingestellt wurde oder nur temporär unzugänglich ist. Es ist vorliegend davon auszugehen, dass es sich um eine temporäre Situation handelt und der Betrieb der Webseite in Kürze wieder aufgenommen werden wird oder zumindest wieder aufgenommen zu werden droht.
Beilage 10 des Gesuchs deutet darauf hin, dass der strittige Domain-Name <comparer.ch> ebenfalls für einen Internet-Vergleichsdienst gebraucht wird. Insbesondere bietet die Gesuchsgegnerin auf ihrer Webseite die Durchführung eines Prämienvergleichs für Krankenkassen an. Soweit ersichtlich geht das Angebot der Gesuchsgegnerin darüber hinaus, indem auch Beratungsleistungen angeboten werden.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Dienstleistungen der Parteien im Wesentlichen identisch sind (Internet-Vergleichsdienst).
Wie einleitend erwähnt ist die Kennzeichnungskraft einer Marke für ihren Schutzumfang von Bedeutung.
Zunächst ist festzuhalten, dass die behauptete Berühmtheit der Marke COMPARIS weder nachgewiesen noch notorisch ist. Wohl ist die Marke in der Schweiz sehr bekannt, dies erlaubt jedoch nicht den Schluss, sie sei berühmt i.S.v. Art. 15 MSchG.
Der Hauptbestandteil der Marke COMPARIS, der Wortstamm „compar“, ist für das Angebot der Gesuchstellerin, nämlich einen Internet-Vergleichsdienst, eindeutig beschreibend und somit Gemeingut, wobei darauf hinzuweisen ist, dass nach ständiger Rechtsprechung der beschreibende Charakter nur in einem Sprachgebiet der Schweiz zu bestehen hat, damit eine Marke Gemeingut ist (vgl. David Aschmann, in Michael Noth/ Gregor Buehler/ Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, Art. 2 lit. a N 108). Das Wort „Comparis“ als Ganzes ist ein Wort, das soweit ersichtlich weder in den lateinischen Sprachen noch im Englischen existiert. Es handelt sich somit um eine Abwandlung eines beschreibenden Begriffs. Solche Abwandlungen können trotz ihrem beschreibenden Sinngehalt zur Eintragung zugelassen werden, wenn die Verfremdung des Ausdrucks dem Zeichen eine ausreichende Kennzeichnungskraft verleiht (vgl. David Aschmann, in Michael Noth/ Gregor Buehler/ Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, Art. 2 lit. a N 132). Davon war offensichtlich das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ausgegangen, als es die Marke für die Dienstleistung „Internet-Vergleichsdienst“ zur Eintragung zuliess. In jedem Fall aber ist eine solche Marke originär kennzeichnungsschwach und kann nur einen beschränkten Schutzumfang beanspruchen.
Wohl wurde die Kennzeichnungskraft der Marke COMPARIS durch Gebrauch und Werbung gesteigert. Dennoch kann dieser Schutz nicht zur Monopolisierung der im Zusammenhang mit online Vergleichsdiensten gemeinfreien Wortfamilie „comparer“, und insbesondere des französischen Verbs „comparer“ führen:
Das übereinstimmende Zeichenelement „compar“ ist, wie wir gesehen haben, für die relevanten Dienstleistungen rein beschreibend, genauso wie der Domain-Name <comparer.ch> der Gesuchsgegnerin. Gemäss Lehre und Rechtsprechung liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor, wenn die sich gegenüberstehenden Kennzeichen nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen (Gallus Joller, in Michael Noth/ Gregor Buehler/ Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, Art. 3 n 74; RKGE, sic! 1997, 180, 181, Ecoline/Decoline; BGE 94 II 44, 48 - Spandex). Die Verwendung des beschreibenden Wortstammes „compar“ sowie des französischen Verbs „comparer“ ist somit frei und kann durch die Gesuchstellerin trotz der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit nicht verhindert werden. Wie das Bundesgericht in BGE 80 II 174 hervorhob, muss jeder Wettbewerber die Möglichkeit haben, im Geschäftsverkehr für die Bezeichnung seiner Waren (oder Dienstleistungen) diejenigen Ausdrücke zu verwenden, die ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck beschreiben, ohne darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu werden.
Diese Regel käme nicht zum Zuge, wenn die Beziehung des ins Gemeingut fallenden Kennzeichens zur Ware/Dienstleistung erst unter Zuhilfenahme der Fantasie erkennbar wäre. Dass dem vorliegend nicht so ist geht allein schon aus der Tatsache hervor, dass die Gesuchsgegnerin auf ihrer Webseite das Wort „Vergleichsdienst“ respektive „Comparateur“ („comparis.ch est le comparateur sur Internet n°1 en Suisse“), und somit Wörter aus der Wortfamilie „vergleichen“ („comparer“) zur Beschreibung ihrer Dienstleistung verwendet. Auch in der Beschreibung der unter Klasse 35 durch die Marke Nr. 556320 beanspruchten Waren ist das Wort „Vergleich“ dreizehnmal enthalten. Dies ist kein Zufall, denn tatsächlich ist es nicht leicht vorstellbar, wie eine Beschreibung der fraglichen Dienstleistung überhaupt ohne Vertreter der Wortfamilie „vergleichen“ auskommen sollte. Daraus ergibt sich, dass „vergleichen“ das naheliegendste und zutreffendste Wort zur Beschreibung der Dienstleistung des Gesuchstellers ist und somit keineswegs ein Gedankenaufwand notwendig wäre, um die Verbindung zwischen „vergleichen“ und der Dienstleistung des Gesuchstellers (und der Gesuchsgegnerin) herzustellen.
Aus dem Gesagten folgt, dass keine Verletzung eines Kennzeichenrechts i.S.v. Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements vorliegt, jedenfalls keine solche, welche die Voraussetzung der Klarheit gemäss vorgenannter Bestimmung erfüllen würde.
Schliesslich ist kurz auf die von der Gesuchstellerin zitierten Expertenentscheiden einzugehen:
- In WIPO Verfahren Nr. DCH2010-0037 (<comparsi.ch>) lässt sich nachvollziehen, dass die gegnerische Domain als in den Schutzbereich der Marke COMPARIS fallend betrachtet wurde, weil der einzige Unterschied zwischen den streitgegenständlichen Zeichen darin bestand, dass die Reihenfolge der Buchstaben der letzten Silbe in der Domain des Gesuchsgegners verkehrt wurde („SI“ statt „IS“), was vermutlich auch aus dem Gesichtspunkt des „Typosquatting“ eine Übertragung rechtfertigte. Der Domain-Name der Gesuchsgegnerin war nicht etwa ein (gemeinfreier) Vertreter der Wortfamilie „comparer“, sondern eine Abwandlung davon;
- WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0029 (<compais.ch>): auch hier vertrat der Experte (wohl zutreffend) die Ansicht, der Domain-Name des Gesuchsgegners falle in den Schutzbereich der Marke COMPARIS, zumal der einzige Unterschied in der Unterlassung des Buchstabens „r“ im Domain-Namen des Gesuchsgegners lag. Ausserdem lagen besondere Umstände vor, die nach Ansicht des Experten unlauteres Verhalten begründeten.
- WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0030 (<compare.ch>): in diesem Fall vertrat der Experte unter Verweis auf BGE 126 III 239 E 3b S. 246 – <berneroberland.ch> offensichtlich die Ansicht, gemeinfreie Zeichen wie <compare.ch> (Imperativ von „to compare“ (Englisch) und von „comparer“ (Französisch)) fallen in den Schutzbereich der Marke COMPARIS. Diese Ansicht wird vorliegend nicht geteilt (vgl. die Urteilsbesprechung von Ralph Schlosser betreffend den Bundesgerichtsentscheid vom 19. Juli 2010, sic! 2010, 797ff. – Pneus-Online).
Nach Art. 2 UWG ist unlauter und damit widerrechtlich, jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
In casu behauptet die Gesuchstellerin, das Angebot von Vergleichsdienstleistungen auf der Webseite der Gesuchgegnerin stelle eine unlautere Rufausbeutung dar.
Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts kann Dritten der Gebrauch einer zum Gemeingut gehörenden Bezeichnung nicht mit den Mitteln des Lauterkeitsrechts verboten werden, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, z.B. wenn der Benutzer auf vermeidbare Weise über die Herkunft des betroffenen Produkts irregeführt wird oder wenn der Nachahmer auf parasitäre Weise den Ruf eines Produkts eines Wettbewerbers ausbeutet (Bundesgerichtsentscheid vom 19. Juli 2010, sic! 2010, 797ff. – Pneus-Online; vgl. auch die an den Abdruck des Entscheids anschliessende Urteilsbesprechung von Ralph Schlosser).
Vorliegend sind keine besonderen Umstände ersichtlich, welche die Verwendung des Domain-Namens <comparer.ch> durch die Gesuchsgegnerin unlauter erschienen liessen. Die Tatsache allein, dass die Gesuchsgegnerin unter diesem Domain-Namen Vergleichsdienstleistungen anbietet, genügt dazu jedenfalls nicht.
Vorliegend ist daher kein unlauterer Wettbewerb gemäss Art. 3 lit. d UWG ersichtlich, schon gar nicht in der von Paragraph 24 (c) und (d) Verfahrensreglement geforderten Klarheit.
Das Gesuch auf Übertragung des Domain-Namens <comparer.ch> auf die Gesuchstellerin wird abgewiesen.
Lorenz Ehrler
Experte
Datum: 29. Februar 2012