Gesuchstellerin ist die Cembra Money Bank AG aus Zürich, Schweiz, intern vertreten.
Der Gesuchsgegner ist Canan Siddik, Canankredit aus St. Gallen, Schweiz, vertreten durch ME Advocat Rechtsanwälte, Herisau, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens sind die Domainnamen <cembra-credit.ch>, <cembracredit.ch>, <cembra-kredit.ch>, <cembrakredit.ch> und <cembraleasing.ch> (nachfolgend die "Domainnamen").
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging am 29. Mai 2015 beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem "Zentrum") ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 1. Juni 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson der streitigen Domainnamen ist.
Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht. Am 9. Juni 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 29. Juni 2015. Die Gesuchserwiderung wurde am 11. und 12. Juni 2015 eingereicht. Der Gesuchsgegner bestätigte, dass er nicht bereit sei, an einer Schlichtungsverhandlung teilzunehmen.
Nach Bestätigung beider Parteien wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 25. Juni 2015 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin ist eine Schweizer Bank, die vor ihrer Umfirmierung im Jahr 2013 als "GE Money Bank AG" zum Finanzarm des General Electric-Konzerns gehörte. Sie bietet ihre Bank- und Finanzdienstleistungen seit 2013 über die Website "www.cembra.ch" an.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Wortmarken Nr. 649008 CEMBRA, Nr. 649009 CEMBRA MONEY und Nr. 649010 CEMBRA MONEY BANK, die mit Priorität vom 3. September 2013 im Markenregister eingetragen sind. Die Marken sind für diverse Waren und Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 35, 36, 38, 39 und 42 geschützt, u.a. in der Klasse 36 für Dienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesuchstellerin ist zudem seit 2013 unter der Firma "Cembra Money Bank AG" im Handelsregister eingetragen.
Der Gesuchsgegner ist nach eigener Darstellung ebenfalls im Finanzbereich tätig.
Die Gesuchstellerin hat zusammengefasst Folgendes vorgetragen:
Firmenrecht: Als Inhaberin der prioritätsälteren Firmenrechte hat die Gesuchstellerin gemäss Art. 956 Abs. 2 OR Anspruch darauf, dass sich alle jüngeren Firmen in der Schweiz deutlich von der Firma der Gesuchstellerin unterscheiden. Die in den streitigen Domainnamen <cembra-credit.ch>, <cembra-kredit.ch> und <cembraleasing.ch> enthaltenen Kennzeichen sind klar verwechselbar mit der Firmenbezeichnung "Cembra Money Bank AG" der Gesuchstellerin. Verschärfend kommt hinzu, dass der Gesuchsgegner auf dem gleichen Gebiet wie die Gesuchstellerin tätig ist und sich an dieselben Abnehmer richtet.
Markenrecht: Die Gesuchstellerin hält mehrere Markenrechte mit dem Bestandteil CEMBRA, was ihr gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG das ausschliessliche Recht einräumt, die Marken zur Kennzeichnung der Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Wie beim Firmenrecht besteht auch hier eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Domainnamen und den Marken der Gesuchstellerin.
Zwar wurden die streitigen Domainnamen noch nicht aktiviert. Wird aber ein mit einer Marke verwechselbares Zeichen durch einen Dritten als Domainname registriert, kann sich dies trotzdem störend auf den Markeninhaber auswirken. Die Gesuchstellerin ist nicht gezwungen, untätig zu bleiben, bis der Gesuchsgegner ihre Markenrechte via die streitigen Domainnamen aktiv verletzt. Auch eine drohende Verletzung kann vom Richter verboten werden (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG).
Unlauterer Wettbewerb: Die Registrierung der streitigen Domainnamen, welche die Marke CEMBRA der Gesuchstellerin gänzlich beinhalten, stellt an sich - auch wenn sie noch nicht aktiviert wurden - bereits eine Behinderung des Wettbewerbs dar und ist gemäss Art. 2 UWG unlauter. Eine Verwechslungsgefahr besteht dabei unabhängig vom Inhalt der Website. Die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung genügt. Durch den Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens und Domainnamens entsteht zudem der Eindruck, dass zwischen dem Gesuchsgegner und der Gesuchstellerin eine wirtschaftliche Beziehung besteht. Überdies beabsichtigt der Gesuchsgegner, mit dem Gebrauch der streitigen Domainnamen sich in unzulässiger Weise gezielt an den Ruf und den Marktauftritt der Gesuchstellerin anzulehnen, was ebenfalls als unlauteres Geschäftsgebaren im Sinne von Art. 3 lit. e und Art. 2 UWG zu qualifizieren ist.
Der Gesuchsgegner hat zusammengefasst Folgendes erwidert:
"Cembra" ist eine Gemeinde im nordostitalienischen Trentino. Im Weiteren ist der wissenschaftliche Name der Zirbelkiefer "Pinus cembra". Haben geographische Angaben, namentlich die Namen entfernter Länder oder exotischer Orte, keinen erkennbaren Zusammenhang mit der damit bezeichneten Ware oder Dienstleistung, so stehen sie zwar nicht im Gemeingut, doch sind sie im Hinblick auf ihre mögliche Täuschungsgefahr zu überprüfen. Das Wort "Cembra" hat keinerlei direkten Bezug zur Gesuchstellerin "Cembra Money Bank AG", weshalb keine Verwechslungsgefahr besteht. Des Weiteren wird in den streitigen Domainnamen weder der Zusatz "Money" noch der Zusatz "Bank" verwendet.
Im Übrigen ist lediglich die Firmenbezeichnung "Cembra Money Bank AG" durch Art. 956 Abs. 2 OR geschützt, weshalb der Firmenschutz im vorliegenden Fall ohnehin keine Anwendung findet.
Die Marke "Cembra Money Bank" hätte wohl nicht eingetragen werden dürfen, da suggeriert wird, es handle sich um eine Bank mit Sitz in Cembra, Italien, was nicht zutrifft und somit täuschend ist.
Die blosse Registrierung eines Domainnamens ohne aktive Benutzung zeigt noch nicht ohne Weiteres eine Gebrauchsabsicht an. Nur wenn es weitere Anzeichen gibt, dass der Domainname in Zukunft verletzend gebraucht wird, kann der Markeninhaber gegen einen inaktiven Domainnamen vorgehen.
Lauterkeitsrechtlich ist gemäss ständiger Praxis die Tatsache, dass ein identischer Domainname durch einen anderen Marktteilnehmer nicht mehr registriert werden kann, für sich allein noch nicht ausreichend, um eine unlautere Behinderung anzunehmen. Bei beschreibenden oder schwachen Marken hat eine Gesuchstellerin bei SWITCH-Streitbeilegungsverfahren vielmehr nachzuweisen, dass der Domainname zur Behinderung der Gesuchstellerin registriert wurde.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der für die Schweiz geschützten Wortmarken CEMBRA, CEMBRA MONEY und CEMBRA MONEY BANK.
Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis von schweizerischen Kennzeichenrechten gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.
Das Schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 244). Diese Kennzeichenfunktion von Domainnamen habe zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten hätten (BGE 126 III 244-245).
Die streitigen Domainnamen enthalten alle das Element "cembra" und unterscheiden sich von den Marken der Gesuchstellerin durch die beschreibenden Zusätze "credit", "kredit" bzw. "leasing". Im vorliegenden Fall stellt sich jedoch die grundsätzliche Frage, ob die streitigen inaktiven Domainnamen überhaupt Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin verletzen können.
Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht dem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das die Rechte des Markeninhabers verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG). Marken sind also grundsätzlich in Abhängigkeit der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie Schutz beanspruchen (sog. Spezialitätsprinzip; Aschmann/Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 N 25).
Gemäss Rechtsprechung und Lehre gilt die blosse Registrierung eines Domainnamens ohne tatsächliche Ingebrauchnahme nicht als ein das Markenrecht verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 MSchG (Urteil BGer vom 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.2, <riesen.ch>; Urteil des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 15. März 1999, E. 7.1, in sic! 1/2000 S. 24-25, <artprotect.ch>; Alberini/Guillet, L'incidence du contenu du site Internet dans les litiges en matière de noms de domaine, sic! 2012 305, S. 313; Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich 2010, S. 137; Thouvenin/Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N 50).
Dies wird auch in der Praxis zu ".ch" und ".li"-Streitbeilegungsverfahren anerkannt (Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi, WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001, <cartier.li>, Abschnitt C.1; Tropicana Products, Inc. v. Christian Hohnbaum, WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0013, <tropicana.ch>; Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza, WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0012, <rhäzünser.ch>). Andere Panelists haben darauf hingewiesen, dass die Frage einer Markenverletzung gemäss Spezialitätsprinzip selbst bei inaktiven Domainnamen über andere Indizien wie z.B. den Gesellschaftszweck gemäss Handelsregistereintrag beurteilt werden könnte (Cash Converters Pty Ltd. gegen M. Botana Rojo Miguel Adolfo, WIPO Verfahren Nr. DCH2012-0021, <cashconverters.ch>, Abschnitt B.c). Im vorliegenden Fall könnte man dementsprechend argumentieren, dass die Verwendung der Zusätze "kredit" bzw. "leasing" klar auf eine zukünftige Verwendung der streitigen Domainnamen im Finanzbereich hinweisen. Eine entsprechende Analyse ist jedoch nach Meinung des mit dem vorliegenden Fall befassten Experten eher im Zusammenhang mit einer möglichen Verletzung von Art. 2 UWG vorzunehmen (s. unten).
Ferner wird in der Lehre die Ansicht vertreten, dass bei inaktiven Domainnamen eine drohende Verletzung von Markenrechten im Sinne eines Verbots gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG sanktioniert werden könne (vgl. Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch?, AJP 8/2009 971, S. 982-985; Freecom Technologies GmbH v. Urs Frei, WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0012; The Toro Company v. Toro User Club, WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0014). Zu beachten ist hierbei, dass nur Handlungen, die unmittelbar drohen, Gegenstand eines entsprechenden Begehrens bilden können, da bloss hypothetische Störungen nicht mit der Unterlassungsklage verhindert werden können (Roger Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 55 N 34; BSK MSchG-David, Art. 55 N 12). Im vorliegenden Fall sind die streitigen Domainnamen bereits ca. 20-21 Monate registriert, ohne dass irgendwelche konkreten Vorbereitungen zu Markenrechtsverletzungen ersichtlich oder von der Gesuchstellerin dargelegt worden wären. Eine Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG erscheint daher nicht angebracht.
Ähnlich ist die Rechtslage im Firmenrecht. Nach der Lehre ist bei inaktiven Domainnamen nur dann ein Rechtsschutz nach Art. 956 Abs. 2 OR möglich, wenn eine unmittelbare Verletzung droht (Alberini/Guillet, a.a.O., S. 313), was hier wie erwähnt nicht der Fall ist.
Domainnamen unterstehen auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 128 III 353 E. 4). Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer "Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen". Laut der Generalklausel von Art. 2 UWG ist zudem unlauter und wiederrechtlich "jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst".
Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung schafft das blosse Registrieren eines Domainnamens noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, da noch keine Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen entsteht (Urteil HGer SG vom 25. Juni 2002, sic! 2003 348, S. 351 E. III/3c, <breco.ch>; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 198-199; vgl. auch Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi, WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001, <cartier.li>, Abschnitt C.4). Eine gegenteilige Position nehmen Alberini/Guillet ein (a.a.O., S. 313-314 Ziff. 4), die auch bei inaktiven Domainnamen eine Verwechslungsgefahr auf Grundlage des reinen Wortlauts eines Domainnamens bejahen. Es darf aber wohl bezweifelt werden, dass die Eingabe eines inaktiven Domainnamens in die Adresszeile eines Browsers mit anschliessender Fehlermeldung tatsächlich geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr mit Produkten eines anderen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG herbeizuführen (vgl. Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch?, AJP 8/2009 971, S. 983).
Immerhin ist die Lehre (analog zum Marken- und Firmenrecht) bereit, eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG anzuerkennen, falls konkrete Massnahmen zum Gebrauch eines Domainnamens nachgewiesen sind. Die Gebrauchsabsicht muss aber anhand anderer Sachverhaltsumstände, wie entsprechende Äusserungen des Inhabers oder Vorbereitungshandlungen, dargetan werden können (BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 199). Konkrete Anhaltspunkte für eine Gebrauchsabsicht sind aber vorliegend wie erwähnt keine ersichtlich.
Allenfalls stellt die Registrierung eines bestimmten Domainnamens jedoch eine unlautere Behinderung im Sinne von Art. 2 UWG dar, wenn durch die Registrierung der Ruf eines fremden Kennzeichens ausgebeutet werden soll oder wenn sie ohne objektiv schützenswerte Interessen und damit erkennbar zulasten Dritter erfolgt (Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich 2010, S. 159; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 199; vgl. auch Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi, WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001, <cartier.li>, Abschnitt C.4).
Im vorliegenden Fall ist denn auch schlicht keine Situation denkbar, bei welcher der Gesuchsgegner die streitigen Domainnamen mit lauteren Absichten benutzen könnte. Die Wortwahl der Domainnamen (<cembra-credit.ch>, <cembracredit.ch>, <cembra-kredit.ch>, <cembrakredit.ch> und <cembraleasing.ch>) lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der Gesuchsgegner vom Ruf der Gesuchstellerin (die ihre kennzeichenkräftige und bereits bekannte Marke und Firma intensiv bewirbt) in irgendeiner Weise profitieren will, indem er z.B. die streitigen Domainnamen an die Gesuchstellerin oder Dritte gewinnbringend verkauft oder eine eigene Website mit Finanzdienstleistungen aufschaltet, um potentielle Kunden der Gesuchstellerin darauf zu lenken.
Das Verhalten des Gesuchsgegners verletzt somit in klarer Weise Art. 2 UWG.
Da der Gesuchsgegner keine plausiblen Verteidigungsgründe vorgebracht hat, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder sein eigenes legitimes Interesse begründen, befindet der Experte, dass die Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz durch die Registrierung der streitigen Domainnamen seitens des Gesuchsgegners eine Übertragung der streitigen Domainnamen rechtfertigt.
Aus den vorstehenden Gründen entscheidet der Experte, dass die streitigen Domainnamen <cembra-credit.ch>, <cembracredit.ch>, <cembra-kredit.ch>, <cembrakredit.ch> und <cembraleasing.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen sind.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 18. Juli 2015