Las Demandantes son HDN Development Corporation, con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América y Krispy Kreme Doughnut Corporation, con domicilio en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, representadas por Carlos Polo & Asociados, España.
La Demandada es Naresh Hiro Daryani, con domicilio en Mogan, Las Palmas de Gran Canaria, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <krispy-kreme.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de agosto de 2011. El 22 de agosto de 2011 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de agosto de 2011 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de agosto de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de septiembre de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 13 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
a) Las Demandantes alegan la titularidad de HDN Development Corporation sobre las siguientes siete marcas comunitarias registradas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo “OAMI”), y como prueba de su titularidad aportan extractos de la base de datos oficial de la OAMI:
(i) Marca denominativa No. 1.298.660, KRISPY KREME, registrada en la OAMI el 11 de mayo de 2006 para las clases 25, 30 y 42, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
(ii) Marca figurativa No. 2.475.101, que consiste en un gráfico que incorpora el eslógan “HOT KRISPY KREME ORIGINAL GLAZED NOW”, registrada en la OAMI el 18 de agosto de 2004 para las clases 25, 30 y 42, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
(iii) Marca figurativa No. 2.760.106, consistente en un gráfico que incorpora las palabras “KRISPY KREME”, registrada en la OAMI el 30 de octubre de 2003 para las clases 7, 11, 21, 28, 29, 30 y 43, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
(iv) Marca figurativa No. 6.179.808, con un gráfico que incorpora las palabras “KRISPY KREME DOUGHNUTS”, registrada en la OAMI el 28 de mayo de 2008 para la clase 21, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
(v) Marca figurativa No. 6.179.931, con un gráfico que incorpora las palabras “HOT KRISPY KREME ORIGINAL BLAZED NOW”, registrada en la OAMI el 13 de junio de 2008 para la clase 21, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
(vi) Marca figurativa No. 6.180.004, con un gráfico que incorpora las palabras “KRISPY KREME”, registrada en la OAMI el 28 de mayo de 2008 para la clase 25, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
(vii) Marca figurativa No. 9.079.815, también con un gráfico que incorpora las palabras “KRISPY KREME”, registrada en la OAMI el 19 de octubre de 2010 para la clase 25, 30 y 43, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
b) Las Demandantes alegan asimismo su titularidad (propiedad que también pertenece a HDN Development Corporation) de una marca española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo “OEPM”). Se trata de la marca denominativa No. 2.391.651, KRISPY KREME, registrada en la OEPM el 5 de octubre de 2001, para la clase 42. Aportan las Demandantes un extracto de la base de datos oficial de la OEPM referido a dicha marca.
Existe un conjunto de marcas registradas en los Estados Unidos de América, propiedad de las Demandantes, que consisten en, o contienen, los términos KRISPY KREME, así como otras marcas registradas en distintos países del mundo, en relación con las cuales se aportan copias de los certificados de su registro.
En marzo de 2011 las Demandantes requirieron al Demandado instándole para que cesara en el uso del nombre de dominio <krispy-kreme.es> (en lo sucesivo también referido como “nombre de dominio en disputa”) por infringir las marcas de aquellas, y le reclamaron la transferencia del nombre de dominio en disputa en beneficio de las Demandantes.
Las Demandantes alegan su derecho de propiedad sobre diversas marcas comunitarias y sobre una marca española, todas ellas registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es>. Dos de las marcas denominativas propiedad de las Demandantes (una española y otra comunitaria), consisten en los términos KRISPY KREME. Alegan también las Demandantes su propiedad sobre seis marcas comunitarias figurativas que incorporan las palabras KRISPY KREME junto a un gráfico, o que incorporan los términos KRISPY KREME junto a un gráfico y otras palabras. Todas las marcas alegadas tienen fecha de registro anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es>. Adicionalmente, informan las Demandantes de su derecho de propiedad sobre marcas anteriores al registro del nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es>, registradas en los Estados Unidos de América (con un primer registro en 1939) o en otros países. Afirman las Demandantes que los términos KRISPY KREME se incluyen en el propio nombre comercial (Krispy Kreme Doughnut Corporation) de una de ellas.
Las Demandantes están especializadas en la venta y distribución de varios tipos de comida, destacando la venta de donuts y café. Disponen de tiendas en propiedad y con franquicias, con fama mundial, en centenares de localizaciones, bien asentadas en los mercados internacionales tras más de setenta años de historia (aportan un listado de sus restaurantes).
Afirman también que desde el año 2000 habría aumentado el reconocimiento de sus productos y servicios de forma considerable, a partir del éxito de una oferta pública relativa a su expansión fuera de los Estados Unidos de América (cubierta por la prensa), incrementándose desde aquel momento la difusión de sus marcas. Aportan las Demandantes documentos con cifras de ventas y gastos mundiales en publicidad y promoción para la comercialización de productos y servicios bajo la marca KRISPY KREME, desde el año 2006 al 2010. Estas cifras son corroboradas por una declaración notarial también aportada, realizada por un responsable de las Demandantes (vicepresidente y secretario de la Demandante HDN Development Corporation, y vicepresidente y director jurídico de la Demandante Krispy Kreme Doughnut Corporation).
Las Demandantes afirman también haber favorecido su crecimiento, y la fama de sus marcas, con ayuda de importantes gastos en los medios de comunicación y gracias a la atención de la prensa. En apoyo de estas alegaciones aportan las Demandantes documentos que muestran la referencia de las marcas KRISPY KREME en medios de comunicación televisivos y escritos, y en prensa internacional.
Las Demandantes afirman que requirieron a la Demandada el 17 de marzo de 2011, con un Burofax, instándole para que cesara en su infracción de las marcas de las Demandantes, y transfiriese el nombre de dominio en disputa a aquéllas. También afirman haber conversado por teléfono con la Demandada, quien afirman habría reconocido conocer la marca KRISPY KREME de las Demandantes, quienes afirman haber requerido de nuevo a la Demandada por correo electrónico, el 1 de abril de 2011, sin éxito.
Afirman las Demandantes tener derecho para hacer valer sus marcas así como para autorizar el uso de su denominación KRISPY KREME en el tráfico económico. Las Demandantes describen a sus marcas KRISPY KREME como marcas notoriamente conocidas, cuyo uso la legislación prohibiría expresamente, a falta de autorización, en redes de comunicación telemática (cual es Internet). Citan las Demandantes la legislación española y comunitaria aplicables en relación con estas afirmaciones.
Las Demandantes aprecian una identidad casi absoluta de los términos que conforman el nombre de dominio en disputa con los términos escritos de las marcas registradas KRISPY KREME, sin que el sufijo “.es” o el guión entre estas palabras sean un impedimento para ello. Para las Demandantes el registro de un nombre de dominio no es título que per se pueda generar derechos o intereses legítimos.
Según las Demandantes la notoriedad de sus marcas deslegitiman a la Demandada para proceder con el registro del nombre de dominio en disputa. La falta de respuesta al requerimiento de las Demandantes es también para éstas prueba de la ausencia de interés legítimo. Afirman las Demandantes que no existe una oferta de productos o servicios de buena fe de la Demandada mediante el nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es>.
Según las Demandantes, en una conversación telefónica previa a la interposición de la Demanda, la Demandada habría manifestado conocer las marcas KRISPY KREME. También afirman que la originalidad de la marca KRISPY KREME hace muy difícilmente defendible afirmar que el registro del nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es> sea fruto de la casualidad.
Finalmente, las Demandantes afirman la mala fe de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa, entre otros motivos, por razón de la notoriedad de las marcas registradas, y por la falta de predisposición de la Demandada para evitar este procedimiento.
La Demandada no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
Previo a valorar si el nombre de dominio en disputa es (o no) de carácter especulativo, debemos poner de relieve que la concurrencia de más de un demandante en el procedimiento es una práctica aceptada.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; y
(ii) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de las Demandantes, debemos analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
El análisis de la eventual identidad o similitud, susceptible de causar confusión a los usuarios, entre los Derechos Previos alegados por las Demandantes y el nombre de dominio en disputa, arroja un resultado positivo, en el sentido de que resulta evidente la práctica identidad entre los signos enfrentados. Si sustraemos el dominio de primer nivel “.es” del nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es> y comparamos dicho nombre de dominio con las marcas de las Demandantes, comprobamos que existe identidad con todos los términos de la marca denominativas española No. 2.391.651, KRISPY KREME y la comunitaria No. 1.298.660, KRISPY KREME, ambas propiedad de una de las Demandantes y en vigor desde antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa también es coincidente con todos los términos representados en las marcas comunitarias figurativas registradas No. 2.760.106, No. 6.180.004, y No. 9.079.815, que contienen las palabras KRISPY KREME con una tipografía específica, o junto con un gráfico. Asimismo, los términos que conforman el nombre de dominio en disputa, “krispy kreme” aparecen incorporados junto con otros términos y gráficos, en las marcas comunitarias figurativas registradas No. 2.475.101, No. 6.179.808 y No. 6.179.931, también propiedad de las Demandantes y en vigor con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa <krispy-kreme.es>.
El guión asociado a los términos que conforman el nombre de dominio en disputa no ostenta carácter distintivo (así lo establecen reiterada doctrina, por ejemplo: Cartucho Mundo, S.L. v. Antonio Coello González, Caso OMPI No. DES2010-0032).
De otra parte, en lo que respecta a la partícula “.es”, la existencia de identidad de los Derechos Previos de las Demandantes con el nombre de dominio en disputa no queda afectada. No hay que conceder importancia a la partícula que identifica el nivel territorial, “.es”, en este caso, toda vez que su conjugación con los términos “krispy kreme” no minora ni modifica en modo alguno la prominencia de éstos (véase en sentido parecido: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana v. Ana Fernández, Domainbank.es, Caso OMPI No. DES2009-0029; o Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática, Caso OMPI No. DES2009-0041).
Así pues, estimamos que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
La ausencia de contestación a la Demanda sitúa esta controversia en una tesitura en la que las Demandantes podrían verse perjudicadas por el conocido peligro de la probatio diabolica, por la imposibilidad de una de las partes en probar determinados extremos. Las Demandantes tienen acceso a poca documentación de la Demandada, para evaluar con objetividad la eventual existencia de derechos o intereses legítimos que pudieran asistirle. Los instrumentos fundamentales sobre los que debe pivotar la valoración de la existencia de derechos o intereses legítimos en la persona de la Demandada, la prueba en definitiva, no deben ser otros que los documentos aportados al procedimiento, las alegaciones vertidas por las partes o los registros públicos a los que nos puedan remitir o el experto pueda acceder de motu propio. La omisión de alegaciones y la falta de aportación de documentos al procedimiento por una de las partes, no deben perjudicar a la otra parte, aceptándose en este contexto la suficiencia de la aportación de indicios para demostrar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada (en este sentido véase por ejemplo Facebook Inc. v. Usta Cafer, Caso OMPI No. DES2009-0006).
Como prueba indiciaria de la ausencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada, las Demandantes aportan el resultado de una búsqueda, a través del campo “titulares”, de marcas con efectos en España. Esta base de datos privada muestra como resultado que KRISPY KREME no es una marca registrada por la Demandada, mostrándose asimismo que ésta no es titular de otras marcas que incorporen los citados términos. El carácter privado y la falta de identificación de la base de datos consultada por las Demandantes convierten a ésta en una tímida prueba indiciaria, con un peso muy relativo.
En cambio sí nos parece de la mayor importancia la ausencia de respuesta (al amparo de la prueba aportada al procedimiento) al requerimiento enviado por las Demandantes a la Demandada. La falta de respuesta nos parece un indicio contundente de la ausencia de derechos o intereses legítimos, ya que, no en vano, persona con derechos o intereses legítimos que defender raramente habría dejado de responder a un requerimiento como aquél.
Asimismo, aun sin ser prueba incontestable, otro indicio de ausencia de derechos o intereses legítimos es que las Demandantes, quienes han probado su titularidad desde hace muchos años de las marcas que consisten en, o incorporan, los términos KRISPY KREME, y que han gozado de gran difusión, manifiestan no haber concedido licencia, ni autorización a la Demandada para usar ni registrar los citados términos en el nombre de dominio en disputa. Recordemos que éstos son objeto de derechos exclusivos al amparo de diversas marcas registradas comunitarias y españolas de las Demandantes, vigentes y oponibles a terceros en España, así como en los veintisiete países de la Unión Europea.
La ausencia de una contestación impide desvirtuar las alegaciones de las Demandantes. En consecuencia, entendemos que ha sido demostrado que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
Las Demandantes aportan diversos y profusos medios de prueba que avalan el carácter notoriamente conocido de las ya citadas marcas KRISPY KREME, confiriéndoles a aquéllas Derechos Previos en España, en los veintisiete países de la Unión Europea, y en otros países del mundo. Las declaraciones y documentos de prueba sobre la difusión en medios de comunicación de dichas marcas en el mercado, la total coincidencia del nombre de dominio en disputa con las marcas, y su carácter de fantasía bajo el prisma de los idiomas propios del territorio español (el de mayor relevancia en relación con los dominios “.es”), nos conducen a valorar que el Demandado razonablemente no habría podido desconocer la marca KRISPY KREME en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, quedando abonada la mala fe del Demandado cuando procedió con el registro del nombre de dominio en disputa (véanse también los casos: Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras v. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022; Hard Rock Holdings Limited v. Joaquin Gómez Clapes, Caso OMPI No. DES2011-0027; o Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L, Caso OMPI No. D2004-0434).
Lo anterior, sumado a la inexistencia de un sitio web o de referente alguno por parte de la Demandada que lo vincule con el nombre de dominio en disputa nos conduce a establecer la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
Vistas las anteriores consideraciones este Experto estima que también el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento ha sido demostrado por las Demandantes.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <krispy-kreme.es> sea transferido a las Demandantes en la forma que lo han solicitado en su escrito de demanda.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 26 de octubre de 2011