MARCA DE REGISTRO
JURISDICCION
NUMERO
CLASES
FECHA
ALIBABA
UNION EUROPEA
004534319
9, 35, 38
2 de agosto de 2006
ALIBABA.COM
UNION EUROPEA
001332899
35, 38, 42
26 de octubre de 2001
UNION EUROPEA
002246627
35, 38, 42
28 de diciembre de 2002
La Demandante es Alibaba Group Holding Limited, con domicilio en George Town, Gran Caimán, Indias Occidentales Británicas, Territorio Británico de Ultramar de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Mayer Brown JSM, China.
El Demandado es Ron van Belkom, con domicilio en Waalwijk, los Países Bajos.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <alibaabaa.es>, <alibabagroup.es>, <alibhabha.es>, <allibaba.es>, <allibhabha.es> y <alybaba.es>.
El Registro de los citados nombres de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Tucows.
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de febrero de 2015. El 12 de febrero de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombre de dominio en disputa. El 13 de febrero de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de febrero de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de marzo de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de marzo de 2015.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 8 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se ha sustanciado en castellano e inglés por parte del Centro. De acuerdo a las facultades
generales del Experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, se acepta la Demanda en inglés pero emite la Decisión en castellano.
La Demandante desarrolla su actividad a través de la Web "www.alibaba.com" desde 1999 siendo en la actualidad uno de los líderes mundiales en el mundo del comercio electrónico. La Demandante fundada en Hangzhou (China) ha desarrollado su actividad a través de sus filiales en numerosos países desde la República de Corea, India, Singapur, Estados Unidos de América y especialmente a los efectos de este procedimiento Europa.
El Demandante ha dedicado esfuerzo considerable y ha destinado capital importante en la promoción de su negocio y en el posicionamiento de su marca a nivel global. Por tanto, cuanto menos debe reconocérsele un valor de marca notoria a ALIBABA.
La Demandante es titular, entre otras muchas, de las siguientes marcas:
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MARCA DE REGISTRO |
JURISDICCION |
NUMERO |
CLASES |
FECHA |
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ALIBABA |
UNION EUROPEA |
004534319 |
9, 35, 38 |
2 de agosto de 2006 |
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ALIBABA.COM |
UNION EUROPEA |
001332899 |
35, 38, 42 |
26 de octubre de 2001 |
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UNION EUROPEA |
002246627 |
35, 38, 42 |
28 de diciembre de 2002 |
Por lo demás, los nombres de dominio en disputa fueron registrados como sigue:
- <alibaabaa.es>: 19 de septiembre de 2014;
- <alibabagroup.es>: 19 de septiembre de 2014;
- <alibhabha.es>: 19 de septiembre de 2014;
- <allibaba.es>: 19 de septiembre de 2014;
- <allibhabha.es>: 29 de septiembre de 2014;
- <alybaba.es>: 29 de septiembre de 2014.
Aporta la Demandante justificante de los registros marcarios de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior sobre el término "alibaba" así como justificante de otras muchas marcas reconocidas en otros numerosos países. Entiende la Demandante que tal Derecho Previo es confusamente similar con el nombre de dominio en disputa <alibabagroup.es> en la medida que la mera adición del sufijo "group" no aporta distintividad alguna.
Por lo que se refiere al resto de nombres de dominio en disputa, <alibaabaa.es>, <alibhabha.es>, <allibaba.es>, <allibhabha.es> y <alybaba.es>, considera que son visualmente confusos y verbalmente idénticos a las marcas de su titularidad en la medida que incorporan íntegramente la marca ALIBABA, a excepción de los errores de escritura. Es decir, la adición de la letras "a", "h", "l" y/o "y" que dan lugar a errores ortográficos y que como ha quedado probado por numerosas resoluciones del Centro nada impiden dichos errores reconocer la existencia de este primer requisito.
Continúa la Demandante alegando la inexistencia de derechos o intereses legítimos en relación a los nombres de dominio en disputa. Fundamenta su alegación en la antigüedad de su registro marcario sobre ALIBABA desde hace quince años así como por el hecho de no haber licenciado, consentido o de cualquier otro modo autorizado el uso por el Demandado de sus derechos marcarios. Entiende, además, que en casos como éste, se produce una inversión de la carga de la prueba al Demandado para que demuestre sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Por lo demás, considera que no existen pruebas que permitan reputar al Demandado como comúnmente conocido por "alibaba" ni su nombre coincide con el mismo y sin que exista justificación aparente para utilizar el término "alibaba" o sus variaciones como nombres de dominio.
Igualmente manifiesta la Demandante que el hecho de encontrarse los nombres de dominio en disputa aparcados no cabe deducir que esta circunstancia legitime su uso. Consecuentemente, mantiene la Demandante que no existe ninguna oferta de buena fe del Demandado al existir únicamente un re-direccionamiento a una página Web de parking.
Y, finalmente, y relación al tercero de los requisitos del Reglamento, manifiesta la Demandante que el Demandado pretendía bien vender los nombres de dominio, bien bloquear el registro de los mismos por la Demandante o, bien derivar tráfico de usuarios de Internet de la Demandante a favor del Demandado.
Apoya la Demandante sus pretensiones como sigue: El Demandado carece de derechos o intereses legítimos, ha registrado otros nombres de dominio similares (12) como por ejemplo <alibaba.webcam>, <alibaba.dance> o <alibaba.bulid> que han sido objeto del sistema especial incorporado por el ICANN denominado en inglés "Uniform Rapid Suspension System", la intención de derivar tráfico de usuarios de Internet a favor del Demandado apoyándose en la confusión sobre la marca de la Demandante, el intento de evitar que la Demandante refleje sus marcas en los nombres de dominio en disputa, el hecho de que los nombres de dominio en disputa no coincidan con el nombre del Demandado, el registro de los nombres de dominio en disputa ".es" coincidente en tiempo cuando la Demandante sale a bolsa en Nueva York, las cartas recibidas del Demandado ofreciendo a la venta los nombres de dominio en disputa y justificando su registro en el carácter preventivo frente a terceros lo que demuestra una clara intención de venta o, el evidente conocimiento de la marca ALIBABA al momento de registro de los nombres de dominio en disputa.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crea confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa; y 3) que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o utilizados de mala fe.
El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: "El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes", en su artículo 20a) que: "El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento", y en su artículo 20b) que: "El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".
En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0004).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante ha demostrado con la prueba documental aportada ser titular del derecho previo ALIBABA en España.
Nótese que decisiones anteriores han acordado que una identidad "esencial" o "virtual" en las que queda reproducida la marca de un demandante es suficiente para dar por cumplido con este requisito (ver Fast Retailing Co., Ltd. v. Blitz Asia Ltd., Caso OMPI No. DES2014-0016)
Pues bien, respecto del nombre de dominio en disputa <alibabagroup.es>, la adición del término genérico "group" ("grupo" en castellano) al Derecho Previo de la Demandante, ALIBABA, no permite reconocer carácter distintivo suficiente por lo que debe reconocérsele riesgo de confusión potencial. Véase Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Iberia, S.A.U. c. Privacidad Whois / Mega Componentes, S.L. Caso no. DES2014-0031
Por lo que se refiere al resto de los nombres de dominio en disputa, la reproducción del Derecho Previo no es gramaticalmente idéntica pero sí verbal. En realidad, estos nombres de dominio en disputa son consecuencia de una práctica denominada en inglés "typesquotting", es decir, errores de escritura. Errores que se caracterizan por ser voluntarios por el solicitante del nombre de dominio en la confianza del valor que pueden tener los mismos en los resultados ofrecidos por los motores de búsqueda o, incluso en los propios errores de escritura de los usuarios de Internet al introducir el nombre de dominio en la URL.
En el presente caso, la adición de la letras "a", "h", "l" y/o "y" nada impiden reconocer este primer requisito por tratarse de una práctica de "typesquotting" (véase, La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen, Caso OMPI No. D2006-16151).
En conclusión, los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante a los efectos del artículo 2 del Reglamento por lo que debe darse por cumplido este primer requisito.
Ante el silencio o falta de contestación del Demandado, el Experto acude a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0") párrafo 2.1: "Si de manera general se entiende que la carga de la prueba corresponde al demandante, los expertos han reconocido que esta situación puede suponer una función imposible por tratarse de una prueba negativa en la medida que se requiere información que se encuentra fundamentalmente en poder y conocimiento del demandado"2 .
Pues bien, ha quedado probado por la Demandante ser titular de la marca ALIBABA, conocida en todo el mundo y que no se ha autorizado, licenciado o consentido el uso de la misma por la Demandante. Tampoco existen indicios por el que el Demandado sea comúnmente conocido como "alibaba".
Igualmente ha quedado probado que no se está dando uso alguno a los nombres de dominio en disputa a salvo del re-direccionamiento a un aparcamiento de Webs ajeno al Demandando. Sin embargo, esta cuestión se analizará en apartado siguiente en relación al uso de los nombres de dominio en disputa.
Producidos tales indicios, y habiendo presentado la Demandante un caso prima facie, lo cierto es que corresponde al Demandado demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, en el presente caso, el Demandado guarda silencio y no contesta argumento alguno que apoye la existencia derechos o intereses legítimos. Por ello, el Experto concluye que se da por cumplido el segundo de los requisitos del Reglamento.
El análisis de este requisito debe partir de la notoriedad de la marca ALIBABA en el sector propio de su actividad. Dicha notoriedad explica no sólo el registro de los nombres de dominio en disputa sino los otros doce nombres de dominio igualmente registrados por el Demandado, en los que el denominador común es la reproducción de la marca ALIBABA.
Por lo que se refiere al uso, los nombres de dominio en disputa incurren en mala fe por diferentes razones. En primer lugar, los nombres de dominio en disputa se dirigen, tal y como ha comprobado este Experto, a una Web de aparcamiento por lo que deben reputarse como de mera tenencia pasiva. En estas circunstancias, es criterio asentado que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe. En este sentido, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows , Caso OMPI No. D2000-0003.
En segundo lugar, existe, en opinión de este Experto, un intento de venta de los nombres de dominio en las comunicaciones realizadas por el Demandado. La excusa del carácter preventivo de su registro o, la comunicación del incremento del valor de los nombres de dominio en EBAY o en AMAZON, no es mas que una estrategia a los efectos de proponer su venta lo que permite calificar tal actuación como de mala fe.
Y, finalmente, queda probado el registro de dieciocho nombres de dominio por el Demandado en los que se reproduce siempre la marca ALIBABA.
Por todo lo anterior, este Experto concluye que existió mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa <alibaabaa.es>, <alibabagroup.es>, <alibhabha.es>, <allibaba.es>, <allibhabha.es> y <alybaba.es> por el Demandado.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <alibaabaa.es>, <alibabagroup.es>, <alibhabha.es>, <allibaba.es>, <allibhabha.es> y <alybaba.es> sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 20 de abril del año 2015
1 Para efectos de resolver el presente caso, este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.
2 Traducción del Experto