La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Ibon Del Olmo, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <imagenes-google.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es NOMINALIA.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2020. El 17 de septiembre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de octubre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de octubre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 16 de noviembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es titular de numerosos registros marcarios que incluyen la denominación “Google”, citándose entre otros la marca de la Unión Europea nº 1104306 GOOGLE, con fecha de solicitud 12 de marzo de 1999 y registrada el 7 de octubre de 2005; la marca de la Unión Europea nº 15085152 GOOGLE, con fecha de solicitud 8 de febrero de 2016 y registrada el 24 de junio de 2016; o la marca internacional nº 881006, que designa España y la Unión Europea con fecha de registro 12 de enero de 2006.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de abril de 2020.
La Demandante es una empresa dedicada a la prestación de servicios de motor de búsqueda de términos en Internet.
Los servicios ofertados por la Demandante son muy conocidos en todo el mundo, y abarcan no solamente el citado de motor de búsqueda, sino también otros relacionados con Internet, programas de ordenador y hardware. A título de ejemplo, se citan los ofertados como Google Books o Google News.
En los ránkings de marcas, la marca GOOGLE aparece como uno de los signos situados en los primeros puestos. Asimismo, la marca GOOGLE resulta ser una de las más valoradas por los usuarios, así como una de las más valiosas, tanto en España, como en el resto del mundo.
El nombre de dominio en disputa lleva a la página web correspondiente al nombre de dominio <googled.co>, en el que hay evidencias de que se reproduce la imagen utilizada por la Demandante en su sitio web oficial.
La Demandante alega lo siguiente:
Que ostenta derechos prioritarios sobre el término “google”.
Que tales derechos existen en diferentes países del mundo, entre ellos España, así como en la Unión Europea, lugar de residencia, según parece, del Demandado.
Que el motor de búsqueda operado bajo la marca GOOGLE es uno de los más reputados y valiosos de los utilizados en internet, siendo, además, que la marca GOOGLE es una marca renombrada.
Que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca GOOGLE de la Demandante, siendo que la adición de la palabra “imágenes”, seguida de un guion, no sirve para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca GOOGLE, por lo que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que la Demandante es ampliamente conocida bajo el término “google”; que la Demandante no ha autorizado, ni licenciado al Demandado el uso de la marca GOOGLE; que el Demandado no es conocido habitualmente bajo el término “google”; y que entre la Demandante y el Demandado no existe, ni ha existido relación alguna de negocio.
Que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe. Esto se pone de relieve por el hecho de que, dada la generalidad del conocimiento de la marca GOOGLE como asociada a la Demandante, el Demandado debía conocerla en el momento de su registro; en que, dada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, es lógico concluir que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe con el propósito de interrumpir la actividad de la Demandante o impedir su registro; que el uso del nombre de dominio en disputa en un sitio web donde se reproducen los colores corporativos de la Demandante, confunde a los usuarios y consumidores de internet, dándose a entender que entre el Demandado y la Demandante existe algún tipo de afiliación o relación de naturaleza comercial; que, por tanto, el Demandado ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro a usuarios de internet al sitio web coincidente con el nombre de dominio; y, en suma, que quien registró un nombre de dominio coincidente con marca prioritaria renombrada o muy famosa debe presumirse que, asimismo, lo usa en la actualidad de mala fe, a sabiendas de que coincide con dicha marca.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
La Demandante es titular de numerosas marcas que incorporan el término “Google” y que se encuentran protegidas en España. Considero, por tanto, que se da el requisito, al que se refiere el Reglamento, de que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre el término “google”.
Por otra parte, de una comparación meramente visual entre las marcas GOOGLE de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se desprende inequívocamente que el término “google” aparece incluido en este, siendo, además, que el término “imágenes” es una palabra de diccionario y no evita la similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incluye en su integridad “google” que coincide con las marcas GOOGLE de la Demandante, siendo dicha marca plenamente reconocible en el nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, entiendo que se da el primero de los requisitos, consistente en que haya una similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.
El Reglamento no contiene una definición de qué debe entenderse por derechos o intereses legítimos, ni tampoco un listado enunciativo de circunstancias que se demostrarían derechos o intereses legítimos como, en cambio, sí tiene la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”).
Dadas las semejanzas existentes entre la Política y el Reglamento, es razonable traer a colación la doctrina establecida a lo largo de los años en aplicación de la Política al ámbito de las controversia en relación con nombre de dominio “.es” (en aquellas materias en las que existen similitudes). Así se acepta en Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Caso OMPI No. DES2007-0006; o en Smarkets Limited c. Ioanis Zisis, Caso OMPI No. DES2017-0030, entre otras.
De acuerdo con lo que alega la Demandante, entre ella y el Demandado no existe ningún tipo de relación contractual o comercial alguna, que ampare o justifique el uso del término “google” por parte del Demandado. Son numerosas las resoluciones bajo la Política que señalan que si bien la carga de la prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio corresponde al Demandante, para cumplir con dicha carga resulta suficiente con que el demandante aporte indicios racionales del cumplimiento de tal requisito que establezcan un caso prima facie, correspondiendo después al demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos. Se cita, en este sentido, Banco de Chile c. Santiago Gomez, Caso OMPI No. D2020-1689.
En este caso, el Demandado no ha contestado las alegaciones de la Demandante.
Este silencio, unido al hecho del carácter prioritario de los Derechos Previos alegados de la Demandante, la composición del nombre de dominio en disputa, y la ausencia de autorización alguna para usar tales Derechos Previos por el Demandado, me llevan a pensar que, en efecto, este carece de derechos o intereses legítimos algunos en el nombre de dominio en disputa, cumpliéndose, por tanto, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.
Por su parte, en relación con el registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y basándonos en los comportamientos descritos en el artículo 2 del Reglamento, la Demandante ostenta marcas protegidas en España (Derechos Previos) de indudable carácter renombrado, cuyo término es “google”, consistente en un motor de búsqueda de términos en internet. El hecho de que la Demandante sea titular de una marca renombrada, GOOGLE, implica que el público en general tiene un conocimiento amplio de dicha marca. En el caso concreto, el Experto considera que ese conocimiento amplio existe no solamente en España, sino también en una parte significativa del mundo.
A la vista, pues, del carácter ampliamente conocido o renombrado de la marca GOOGLE, a nombre de la Demandante, el Experto entiende que el Demandado conocía o debía conocer en el momento del registro del nombre de dominio en disputa que este contenía un término, “google”, que se correspondía con un derecho de marca de un tercero sobre el que el Demandado carecía de derecho o interés legítimo alguno. Proceder, a pesar de ello, a registrarlo como nombre de dominio entraba en colisión con una hipotética buena fe, no estando justificado legítimamente, y constituyendo una circunstancia que pone de manifiesto una intención de aprovecharse de algún modo de la Demandante.
En atención a lo anterior, el Experto considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Por otra parte, es evidente que el nombre de dominio en disputa es utilizado de mala fe, al ser redirigido a un sitio web sin relación aparente con la Demandante, donde se imitaba o reproducía su imagen comercial bajo el término “google”, registrado como marca por la Demandante, lo que podía llevar a un usuario de Internet a entender que entre aquel sitio web y la Demandante existía algún tipo de relación o afiliación, e intencionadamente atraer usuarios de internet a dicho sitio web.
Por ello, entiendo que se da por cumplido, asimismo, el tercero de los requisitos previstos en el Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <imagenes-google.es> sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 1 de diciembre de 2020