El Promovente es Ashley Furniture Industries, Inc. con domicilio en Wisconsin, Estados Unidos de América, representada por González Calvillo, S.C., México.
La Titular es Maria Thelma Valverde Cañez, con domicilio en Sonora, México, representada por Flores Luján - Bringas Cáñez, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ashleyfurniture.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de agosto de 2011. El 25 de agosto de 2011 el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de agosto de 2011, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos completos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Solicitud y sus anexos a la Titular, dando así comienzo al procedimiento el 6 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de septiembre de 2011. El Escrito de Contestación fue presentado el 26 de septiembre de 2011.
El Promovente presentó una réplica el 5 de octubre de 2011 y la Titular una dúplica el 8 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de octubre de 2011, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiendo previamente constatado que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, se notificó vía correo electrónico a los representantes de las partes el cierre del procedimiento el 17 de octubre de 2011, pasando el expediente a estado de resolución.
El Promovente es una empresa estadounidense cuyo origen se remonta a 1945, dedicada a la fabricación de muebles para el hogar y su venta al público consumidor a través de distribuidores autorizados que administran tiendas propias bajo la marca ASHLEY FURNITURE HOMESTORE, de la que son licenciatarios del Promovente.
Para mostrar las diversas líneas de productos que fabrica, así como el domicilio de las tiendas que tiene autorizadas en Estados Unidos de América, Canadá y México, el Promovente mantiene un portal de Internet en “www.ashleyfurniture.com”.
Las marcas que el Promovente tiene registradas en México y que apoyan la Solicitud son:
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Número de registro |
Signo |
Fecha legal |
Fecha de concesión |
Clase |
País |
Productos o servicios |
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479513 |
ASHLEY |
23/11/1992 |
16/11/1994 |
20 |
México |
MUEBLES, INCLUYENDO MESAS,SILLAS,SOFAS,DIVANES,CAMAS,ESPEJOSEN MARCOS DE MADERA, CABECERAS DE CAMA, BARANDILLAS DE PIEDE CAMA, ESCRITORIOS, BAULES, ESTANTES (LIBREROS, JUGUETEROSY CUALESQUIERA OTROS ESTANTES O UNIDADES DE ESTANTERIA), GABINETES,MESAS DE NOCHE,TOCADORES, ARCAS O COFRES, APARADORES COMEDORES Y MESAS DE COCINA. |
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943727 |
ASHLEY FURNITURE HOMESTORE |
03/07/2006 |
21/07/2006 |
35 |
México |
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE MUEBLES PARA TERCERAS PERSONAS [INTERMEDIARIO COMERCIAL]. |
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951040 |
ASHLEY FURNITURE HOMESTORE (Y DISEÑO) |
03/07/2006 |
30/08/2006 |
35 |
México |
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE MUEBLES PARA TERCERAS PERSONAS [INTERMEDIARIO COMERCIAL]. |
La Titular afirma haber prestado servicios de diseño de página Web a Corporativo Mueblero A & H, S.A. de C.V., quien aparentemente fue distribuidor del Promovente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y quien supuestamente la autorizó de manera verbal a registrar el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de agosto de 2010 y se ha mantenido inactivo desde entonces, habiendo estado previamente en poder de la propia Titular del 24 de mayo de 2007 al 24 de mayo de 2008.
Ante el fracaso de la negociación que sostuvo vía correo electrónico con el representante de la Titular para que esta última le cediera voluntariamente el nombre de dominio en disputa, el Promovente dio inicio al presente procedimiento que regula la Política.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
i. El Promovente solicitó los registros de las marcas ASHLEY y ASHLEY FURNITURE HOMESTORE en México, con una anterioridad de casi 17 y 5 años, respectivamente, respecto del registro del nombre de dominio <ashleyfurniture.com.mx> de fecha 8 de agosto de 2010;
ii. El nombre de dominio <ashleyfurniture.com.mx> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión respecto a las marcas de servicios registradas ASHLEY y ASHLEY FURNITURE HOMESTORE, sobre las que el Promovente tiene derechos;
iii. El nombre de dominio en disputa incorpora las dos palabras que le dan mayor distintividad a las marcas registradas del Promovente, causando el primero confusión en cuanto a sus características gráficas y fonéticas respecto de dichas marcas;
iv. La Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en virtud de que no se encontró registro alguno bajo su nombre de la marca ASHLEY FURNITURE en las bases de datos de diversas oficinas de marcas;
v. El Promovente no ha autorizado el uso de sus marcas ASHLEY y ASHLEY FURNITURE HOMESTORE por parte de la Titular;
vi. La Titular no ha utilizado propiamente el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de productos o servicios ya que el mismo se ha mantenido inactivo desde su fecha de registro;
vii. Al mantener inactivo el nombre de dominio en disputa por más de dos años, la Titular ha obstaculizado al Promovente en la realización de publicidad y comercialización de productos y servicios prestados bajo las marcas ASHLEY y ASHLEY FURNITURE HOMESTORE;
viii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe por la Titular, toda vez que al momento de la fecha de registro del mismo la Titular conocía las marcas y el negocio del Promovente;
ix. La intención de la Titular al adquirir el nombre de dominio en disputa fue esperar a ser contactada por el Promovente para vendérselo a un precio muy superior al costo de registro;
x. Una vez que las partes se pusieron en comunicación, la Titular manifestó al Promovente su disposición de venderle el nombre de dominio en disputa por US$10,000, evidenciando así su mala fe en términos de la Política.
Las aseveraciones que la Titular aduce en su defensa son las siguientes:
i. En efecto el nombre de dominio en disputa coincide o es semejante a los nombres o marcas registradas de las cuales el Promovente alega ser propietario;
ii. La Titular adquirió el nombre de dominio en disputa desde el día 24 de mayo de 2007 a solicitud de los distribuidores del Promovente en Hermosillo, Sonora, a quienes la Titular les prestaba servicios profesionales;
iii. El distribuidor del Promovente en Hermosillo, Sonora, le solicitó verbalmente a la Titular registrar el nombre de dominio en disputa con la intención de que esta última se encargara de la expansión y mantenimiento del nombre de dominio en disputa para las tiendas de Ashley Furniture Industries, Inc.;
iv. Al cerrar operaciones en Hermosillo, Sonora, el distribuidor del Promovente dejó un adeudo de más de $100,000 pesos con la Titular por concepto de honorarios por servicios profesionales prestados;
v. La Titular no registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de venderlo a nadie ni es su intención el hacer negocio con dicho nombre de dominio;
vi. La Titular ha mantenido el registro del nombre de dominio en disputa con la finalidad de que en un futuro pueda recuperar lo que quedó adeudado por el anterior representante de Ashley Furniture Industrues, Inc.;
vii. Al solicitársele que cediera voluntariamente el nombre de dominio en disputa, la Titular pidió al Promovente, a título de negociación, se liquidaran por parte de este último los honorarios que le adeuda el ex-distribuidor del Promovente en Hermosillo, Sonora;
viii. La Titular no considera que el Promovente tenga derecho alguno de solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa toda vez que quien solicitó a la Titular dicho registro era en su momento legítimo representante del Promovente.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a las numerosas decisiones de otros expertos bajo la UDRP que se encuentran disponibles en el portal del Centro.
Como se ha reiterado en múltiples ocasiones, el procedimiento regulado por la Política y el Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal que se agota con la presentación de la Solicitud y del Escrito de Contestación. Lo anterior se colige del artículo 14 del Reglamento, el cual confiere la más amplia facultad discrecional al Grupo de Expertos para admitir o requerir promociones ulteriores a la Solicitud y al Escrito de Contestación. Ver Creo Products Inc. v. Website in Development, Caso OMPI No. D2000-1490 (pronunciándose en contra de que las partes formulen alegatos o exhiban documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el grupo de expertos).
En el caso concreto, las promociones presentadas por las partes a manera de alegatos se estiman inadmisibles por ir en contra de la naturaleza sumaria de este procedimiento y porque las partes pudieron anticipar dichas alegaciones desde los escritos de Solicitud y Contestación. Ver Casa del Libro, S.A. de C.V. v. Verónica de la Mora Vela, Caso OMPI No. DMX2009-0021 (resolviendo no admitir por redundantes las réplicas y contrarréplicas formuladas por las partes) y Dance Educators of America Inc. v. Victor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles, Caso OMPI No. DMX2007-0016 (desestimando argumentos y pruebas suplementarias al advertirse que los mismos se relacionaban con hechos respecto de los cuales el promovente tenía la carga de la prueba y por lo mismo debía demostrarlos al menos presuntivamente en su solicitud).
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
La Titular reconoce expresamente que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con respecto a las marcas base de la acción.
Ante la admisión de la Titular, el Experto ratifica que el nombre de dominio <ashleyfurniture.com.mx> se confunde literal, fonética y conceptualmente con la marca registrada ASHLEY FURNITURE HOMESTORE ya que aquél reproduce los elementos dominantes y distintivos de ésta, lo que conduce intuitivamente al usuario de Internet a la fuente de los productos fabricados por el Promovente.
En función de lo anterior se tiene por superado el umbral del artículo 1.A.i de la Política.
De las constancias que obran en el expediente no se advierte que la Titular pueda prevalerse de alguna de las defensas que de manera ejemplificativa, mas no limitativa, contempla el artículo 1.c de la Política ya que la Titular no realiza ninguna oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa, ni un uso legítimo y leal o no comercial del mismo, como tampoco se le conoce corrientemente en el comercio por la denominación “ashleyfurniture”.
La Titular sustenta la legitimidad de su interés por conservar el nombre de dominio en disputa en la circunstancia de haber prestado servicios de creación y diseño de página Web a Corporativo Mueblero A & H, S.A. de C.V., quien alega fue distribuidor del Promovente en Hermosillo, Sonora, y quien supuestamente la autorizó de manera verbal a registrar el nombre de dominio en disputa.
La única prueba que la Titular exhibe para demostrar que existió una tienda autorizada del Promovente en Hermosillo, Sonora, es una impresión privada extraída de un sitio Web no identificado, que resulta por sí misma insuficiente para considerar probado tal hecho. Sin embargo, tomando en cuenta la información que se encuentra disponible públicamente en Internet a propósito de Corporativo Mueblero A & H, S.A. de C.V., la afirmación de la Titular resulta creíble.
En consecuencia, el Experto infiere que Corporativo Mueblero A & H, S.A. de C.V. operó durante cierto tiempo una tienda en la que aparentemente se distribuían productos del Promovente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pero incluso si el distribuidor en comento hubiese autorizado a la Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, ello no puede reputarse jurídicamente como una licencia para que la Titular usara las marcas registradas del Promovente como nombre de dominio, mucho menos cuando la supuesta autorización fue otorgada de manera oral por una persona moral distinta al Promovente. Ver Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, Caso OMPI No. D2009-0385 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <autenticostigres.com> a pesar de que el demandante haya presumiblemente patrocinado durante algún tiempo el sitio Web adscrito al nombre de dominio en disputa, pues ello no precluía la oponibilidad de sus derechos de marca en el futuro) y The Regents of the University of New Mexico v. American Information Services, Caso NAF No. FA0002000094306 (aun habiendo evidencia de consentimiento tácito o renuncia por parte de la demandante respecto a la creación de los sitios “www.lobobasketball.com” y “www.lobofootball.com”, el experto considera ello legalmente insuficiente para transmitir o licenciar los derechos de propiedad intelectual en cuestión o para impedir la aplicación de la Política y su Reglamento).
A mayor abundamiento se destaca que de acuerdo al modelo de negocio del Promovente, sus distribuidores son personas jurídicas independientes y consecuentemente no puede sostenerse que cualquier acto jurídico celebrado por ellos le depare perjuicio al Promovente sin que medie aceptación de este último según se deriva del principio res inter alios acta.
Por su parte la Titular no acredita que Corporativo Mueblero A & H, S.A. de C.V. hubiese sido facultado por el Promovente para autorizar el uso de las marcas ASHLEY y ASHLEY FURNITURE HOMESTORE como nombre de dominio.
A falta de estipulación expresa en un contrato celebrado entre el Promovente y sus distribuidores no puede presumirse que estos últimos tengan legitimación para autorizar a terceros el uso de las marcas del primero como nombres de dominio. Ver American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. v. Keptos, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0009 (rechazando la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular ya que el contrato de prestación de servicios que este último tenía celebrado con el promovente no le daba derecho a retener los nombres de dominio en disputa que administraba, luego de la terminación de dicho contrato).
Entre las pruebas que aporta el Promovente figura una comunicación en la que el representante de la Titular aduce la inexistencia de un fundamento legal apropiado para forzar la transferencia del nombre de dominio en disputa. A este respecto se impone señalar que no obstante la aludida falta de regulación de los nombres de dominio de Internet en la legislación mexicana, el acuerdo de registro de NIC México establece los términos y condiciones a que se encontraba sujeto el nombre de dominio en disputa, entre ellos la posibilidad de que un Grupo de Expertos ordenase su transferencia en caso de que la Titular usurpara los derechos de propiedad intelectual de un tercero.
Para mayor entendimiento se transcriben a continuación los párrafos relevantes de la cláusula quinta del acuerdo de registro en comento que por un lado vinculaba a la Titular frente a NIC México y frente a terceros con mejor derecho, y por otro incorporaba por referencia la Política y el Reglamento como si a la letra se hubiesen insertado.
“ 5. Disputa y Queja de un Nombre de Dominio.
…
Se dice que existe una disputa de nombre de dominio cuando un tercero cree tener mejor derecho sobre la titularidad de un nombre de dominio que el actual titular.
…
ii. Disputa por propiedad intelectual
a) Para la resolución de cualquier controversia derivada de alguna violación a derechos de propiedad intelectual (marca registrada de productos o servicios, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen, reservas de derechos) serán aplicables la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP) y el Reglamento correspondiente.
…
d) El Registry, el Registrar, el Registrante y los Contactos del Nombre de Dominio disputado deberán acatar la resolución del panel que resuelva la disputa.”
Como la Titular y su representante han de saber, el contrato es ley entre las partes y por lo mismo el uso y goce del nombre de dominio en disputa estuvo condicionado en todo momento a que no se invadieran derechos exclusivos de terceros, en este caso del Promovente, al amparo de un registro de propiedad intelectual.
De esta manera se surte la condición prevista en el artículo 1.A.ii de la Política.
La Titular refiere haber mantenido el nombre de dominio en disputa con la finalidad de que en un futuro pudiera recuperar los honorarios profesionales que le quedó a deber el ex-distribuidor del Promovente.
La Titular también acepta haber retenido el nombre de dominio en disputa con la intención de ofrecérselo en venta a un nuevo distribuidor del Promovente en Hermosillo, Sonora.
Por último la Titular reconoce haber solicitado al Promovente la cantidad de US$10,000 a cambio de cederle el nombre de dominio en disputa.
En otro orden de ideas, la Titular no refuta la afirmación del Promovente de que el nombre de dominio en disputa se ha mantenido inactivo desde su fecha de registro, ni exhibe documental alguna que acredite lo contrario.
Bajo estas condiciones, la adopción y secuestro del nombre de dominio en disputa con el propósito de usarse como medida de presión para obtener el cobro de un adeudo por parte de una persona distinta al Promovente, debe reputarse como mala fe en el contexto de la Política. Ver American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. v. Keptos, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0009 (la utilización del nombre de dominio en disputa como moneda de cambio para conseguir un arreglo económico con el promovente por el pago de honorarios que el titular alega se le adeudan configura mala fe en términos de la Política); Toyota Sunnyvale v. Adfero Publishing Company, Caso NAF No. 921194 (el demandado mantiene el nombre de dominio como rehén para obtener dinero a cambio de su transferencia al demandante y para forzar una solución a su reclamación por incumplimiento de contrato en contra del demandante, lo que es demostrativo de mala fe) y AA Portable Power Corp. v. Kevin Li, Caso NAF No. 931648 (la retención del nombre de dominio por parte del demandado como garantía de un pago que le adeuda el demandante equivale a un uso de mala fe de dicho nombre de dominio).
En tal virtud se tiene por demostrado el requisito que establece el artículo 1.A.iii de la Política.
Sin perjuicio de la conclusión que antecede, el Experto hace notar que nada de lo aquí resuelto prejuzga sobre los derechos y obligaciones de las partes, en su caso, con respecto a Corporativo Mueblero A & H, S.A. de C.V., que no fue parte de este procedimiento.
En mérito de lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por los artículos 1.G.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que el nombre de dominio <ashleyfurniture.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 22 de octubre de 2011