Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Caterpillar, Inc. v. SEG PRE SA DE CV
Caso No. DMX2011-0029
1. Las Partes
El Promovente es Caterpillar, Inc. con domicilio en Illinois, Estados Unidos de América, representada por Panamericana de Patentes y Marcas, S.C., México.
El Titular es SEG PRE SA DE CV con domicilio en México, D.F., México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <caterpillar.com.mx> y <caterpillar.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ("ITESM") administrado por Network Information Center México, S.C. ("Registry .MX") en adelante el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2011 de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 28 de septiembre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 4 de octubre de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación e indicando que el nombre de dominio se mantendría bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”)., por lo que el Centro procedió a confirmar el 6 de octubre de 2011, que ésta cumplía con dichos requisitos formales.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de octubre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de octubre de 2011. La Contestación fue presentada mediante varias comunicaciones de fechas 6 (entre el Titular y el Promovente), y el 21 y 24 de octubre de 2011 dirigidas al Centro.
El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Centro señaló el día 18 de noviembre de 2011, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada de los nombres de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de resolución de controversias en materia de nombres de dominio.
Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente cuenta con numerosos registros marcarios tanto en México como en todo el mundo, incluyendo pero no limitando los siguientes:
- Registro de marca en México No. 362,621 de la marca CATERPILLAR Y DISEÑO, de fecha legal 18 de enero de 1989 y fecha de expedición 29 de mayo de 1989 otorgado para amparar y distinguir entre otros: servicios de alquiler de maquinaria para la construcción, pertenecientes a la clase 37 de la Clasificación Oficial vigente.
- Registro de marca en México No. 361,400 de la marca CATERPILLAR Y DISEÑO, de fecha legal 17 de enero de 1989 y fecha de expedición 26 de abril de 1989 otorgado para amparar y distinguir: vehículos para acarrear tierra y materiales como camiones, productos pertenecientes a la clase 19 de la anterior Clasificación Oficial.
- Registro de marca en México No. 364,202 de la marca CATERPILLAR Y DISEÑO, de fecha legal 18 de enero de 1989 y fecha de expedición 6 de julio de 1989 otorgado para amparar y distinguir entre otros: servicios de administración y comercialización de almacenes de ventas al mayoreo, menudeo y venta libre pertenecientes a la clase 42 de la Clasificación Oficial vigente.
Resulta oportuno señalar que todas las marcas arriba señaladas fueron solicitadas con anterioridad al 25 de julio de 2004, fecha de creación del nombre de dominio <caterpillar.com.mx> y 17 de septiembre de 2009 fecha de creación del nombre de dominio <caterpillar.mx>. En el Anexo 4 de la Solicitud figuran copias certificadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) de los registros de marca y renovaciones correspondientes de las marcas citadas.
Además de los registros marcarios arriba referidos el Promovente cuenta con más de 50 registros marcarios en México (relacionados en el Anexo 5 de la Solicitud), mismos que se encuentran vigentes, tal y como se puede confirmar en el servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas - MARCANET del IMPI disponible en http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/.
En adición de los registros marcarios mexicanos arriba referidos Caterpillar, Inc. cuenta con 2,855 registros de marca (en su mayoría) y solicitudes internacionales sólo con la denominación CATERPILLAR en prácticamente todo el mundo.
Con respecto a nombres de dominio relacionados con la marca CATERPILLAR, el Promovente ha adquirido y utiliza el nombre de dominio <caterpillar.com>, teniendo registrados en su portafolio de nombres de dominio por lo menos 105 registros adicionales, constituidos sólo con la denominación CATERPILLAR, acompañados de diferentes sufijos de nombres de dominio de nivel superior en los que se incluyen múltiples dominios de Internet genéricos (“gTLD” por sus siglas en inglés) y dominios de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés). En el Anexo 7 de la Solicitud figura una lista de los registros de nombres de dominio con la denominación CATERPILLAR a nivel mundial.
Caterpillar, Inc. es una compañía estadounidense, cuyos inicios se remontan a 1890 cuando Benjamin Holt y Daniel Best experimentaron con varias formas de tractores de vapor para su uso en granjas.
En la actualidad Caterpillar, Inc. diseña, fabrica, comercializa y vende maquinaria y motores; asimismo presta servicios financieros y de seguros a sus clientes a través de una red de distribuidores en todo el mundo. Caterpillar, Inc. es el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, diésel, motores diésel, y turbinas industriales de gas. Con más de siete mil millones de dólares en activos e ingresos por más de cincuenta mil millones de dólares. Caterpillar, Inc. fue catalogada como la empresa número 1 en su industria y 44 a nivel mundial en 2009 por la lista Fortune 500.
El éxito ha permitido que la compañía se expanda al mundo entero, con cerca de 400 operaciones en 40 países. Caterpillar, Inc. posee cerca de 95,000 empleados, 100,000 comerciantes empleados y miles de abastecedores negociando en todos los continentes. De hecho, más de la mitad de las ventas de la compañía son realizadas afuera de los Estados Unidos de América. Actualmente produce más de 300 diferentes tipos de maquinaria agrícola e industrial.
En virtud de lo anterior, es indiscutible que la marca CATERPILLAR es notoria y renombrada, manifestando que hay un sinnúmero de precedentes por medio de los cuales diferentes autoridades a nivel mundial han reconocido la notoriedad y fama de la marca CATERPILLAR.
Resulta igualmente oportuno señalar que hay múltiples antecedentes bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), en los que los paneles nombrados por el Centro han reconocido la notoriedad de la marca CATERPILLAR, para determinar la transferencia de diversos nombres de dominio que incluyen dicha denominación a favor del hoy Promovente. Ver Caterpillar Inc. v. Roam the Planet, Ltd., Caso OMPI No. D2000-0275, Caterpillar Inc. v. Matthew Quin, Caso OMPI No. D2000-0314, Caterpillar, Inc. v. Globe Tex, Inc., Caso OMPI No. D2001-0448, Caterpillar Inc. v. Stan Tomalewski, Caso OMPI No. D2005-0499, Caterpillar Inc. V. Spiral Matrix/ Kentech, Inc.,/Titan Net / NOLDC, Inc, Caso OMPI No. D2006-0808, Caterpillar Inc. v. personal, Caso OMPI No. D2010-2190.
Así mismo, hay alrededor de 36 antecedentes UDRP, en los que paneles nombrados por el National Arbitration Forum (“NAF”) han, entre otras cosas, reconocido la notoriedad y fama de CATERPILLAR. y decidido a favor de Caterpillar, Inc.
A mayor abundamiento, al introducir en el principal buscador Google el término CATERPILLAR se obtuvieron aproximadamente 104,000,000 resultados, la totalidad de los analizados hacen referencia a la marca del Promovente, lo que muestra que CATERPILLAR es sin duda una marca notoria y renombrada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Se hace constar que este Panel parafrasea las alegaciones del Promovente, respetando la redacción y las argumentaciones en la manera en que literalmente han sido expresadas.
De una simple comparación entre <caterpillar.com.mx>, <caterpillar.mx> y la marca registrada CATERPILLAR, se advierte que [los nombres de dominio en disputa son] indistinguibles con respecto a la marca del Promovente, lo que permite concluir no una similitud en grado de confusión sino la identidad misma o exacta correspondencia entre los signos en pugna.
El Anexo 11 de la Solicitud del Promovente incluye referencias a un Artículo especial de la revista Business Week del mes de agosto de 2007 denominado “THE 100 TOP BRANDS”, en el que la marca CATERPILLAR se encuentra dentro de las 100 principales marcas a nivel mundial por un estudio elaborado por Interbrand. De la misma manera se hace referencia a un Artículo de la revista Forbes del mes de mayo de 2009 denominado “THE WORLD’S MOST REPUTABLE COMPANIES”, en el que CATERPILLAR es considerada dentro de las primeras 25 empresas mayormente estimadas a nivel mundial, así como a la versión electrónica de la revista Fortune disponible en http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2011/ en la que se puede apreciar la lista Fortune 500 y el ranking de empresas desde 1955 hasta la fecha y se puede apreciar la concurrente presencia de CATERPILLAR a lo largo de los años.
El Promovente también refiere a los Reportes Anuales 2008, 2009 y 2010 de Caterpillar, Inc. disponibles en http://www.caterpillar.com/investors/financial-information/year-in-review en los que no sólo se destaca información financiera sino sobre otras actividades significativas que contribuyen a la notoriedad y fama de Caterpillar, Inc.
Indica el Promovente que mediante cierto correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2007, expuso al Titular, los derechos de titularidad de la marca CATERPILLAR y solicitó la transmisión de [los nombres de dominio en disputa] a su favor. Que como consecuencia de lo anterior, con fecha 13 de noviembre de 2008 se recibió un correo electrónico por parte del señor Jorge Carreola Nava representante legal de la empresa SEG PRE, SA DE CV en el que manifestó la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial. Que considerando que las políticas internas del Promovente le impiden negociar con ciberpiratas y por así convenir a los intereses de Caterpillar, Inc. se determinó iniciar, con fecha 30 de julio de 2008, un procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Que con fecha 13 de julio de 2011, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró las infracciones administrativas por parte de SEG PRE SA DE CV, imponiendo una multa de $131,475 pesos mexicanos y ordenando al infractor y hoy Titular abstenerse de seguir utilizando en su página de Internet la denominación CATERPILLAR, a partir de lo cual el Titular cesó el uso del nombre de dominio <caterpillar.com.mx> para referir al portal con los productos y servicios [relacionados con maquinaria usada para construcción].
Que derivado de una búsqueda por titular en el Sistema de Consulta Externa del IMPI, el Promovente encontró que SEG PRE SA DE CV carece de registro marcario alguno en México; asumiendo además por el número de registros y presencia de la marca CATERPILLAR a nivel mundial, que tampoco cuenta con registros marcarios CATERPILLAR en algún otro país.
Al efectuar una búsqueda en Google respecto del nombre SEG PRE SA DE CV, no se encontró referencia alguna que pudiera relacionar al nombre de CATERPILLAR con el Titular, y mucho menos que pudiera inferir que el Titular ha sido comúnmente identificado por ese nombre […].
Manifiesta el Promovente que el Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, tampoco existe ni ha existido licencia o algún tipo de autorización por parte del legítimo titular de la marca CATERPILLAR para usarla, por lo que el Titular no puede tener razones legítimas para utilizar la marca CATERPILLAR en [los nombres de dominio en disputa].
Que por si solos los nombres de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> y <caterpillar.mx> desvían a los consumidores de manera equívoca. Por tanto, no podría existir un uso legítimo y leal y no comercial de los mismos, ya que el uso de la marca dentro de los nombres de dominio [en disputa] inevitablemente afecta al Promovente titular de la marca, al atraer usuarios que buscan el sitio en Internet del Promovente.
Que el Titular ha limitado la exclusividad con la que cuenta el Promovente; corriéndose el riesgo de que el público consumidor, con la finalidad de informarse respecto de las actividades del Promovente, los productos, promociones, noticias y publicidad de la marca CATERPILLAR en nuestro país, hayan identificado el reconocido sitio internacional de Promovente <caterpillar.com> agregando el código de país para México “.MX” y hayan ingresado la dirección <caterpillar.com.mx>, sólo para encontrar un sitio en el que se comercializa maquinaria, accesorios y refacciones de distintas marcas usados en la industria de la construcción, y que se ofrecen productos similares a aquellos protegidos por las marcas registradas, afectando así la imagen que los consumidores puedan tener del Promovente respecto a su compromiso, seriedad, trato y calidad con el público consumidor mexicano.
Lo anterior no puede corresponder a un uso legítimo y leal o no comercial de nombre de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> pues ha quedado claro que [este] nombre de dominio se usó intencionalmente para atraer con fines comerciales a usuarios a un nombre de dominio sobre el cual el Promovente tiene derechos; el nombre de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> se usó como anzuelo para usuarios de Internet, sugiriendo una asociación respecto a los productos ofrecidos por el Promovente.
Con la conducta que ha llevado el Titular se genera la posibilidad de que los consumidores o usuarios sean inducidos a confusión o al error, toda vez que ofrecer en venta productos que ostentan la denominación CATERPILLAR, tratándose de productos iguales a los que ofrece Caterpillar, Inc. a saber: productos para la industria de la Ingeniería, Maquinaría y Construcción; o bien se ofrezcan productos de otras marcas aún y cuando el usuario pretendió entrar [al sitio WEB] “www.caterpillar.com.mx” se pueda generar la idea de que existe un vínculo entre las dos empresas hoy en conflicto, sin contar el Titular con ninguna clase de autorización o licencia; o un vínculo a las otras marcas que se ofrecen, produciendo un menoscabo a la posibilidad de atraer clientes por parte de la empresa Caterpillar, Inc., además de poner en riesgo el prestigio con el que cuenta dicha marca.
Por lo que refiere al nombre de dominio en disputa <caterpillar.mx> es oportuno indicar que al encontrarse inactivo desde su registro el 17 de septiembre de 2009, por ningún motivo podría considerarse que se hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. Cabe señalar que aunque el Titular retenga pasivamente el nombre de dominio, esta limitando la exclusividad con la que cuenta el Promovente de CATERPILLAR, creando con ello confusión entre el público consumidor.
Partiendo de que la marca CATERPILLAR cuenta con una reconocida notoriedad y fama a nivel nacional e internacional, se puede lógicamente presumir que el Titular tenía conocimiento o bien razonablemente debía de conocer sobre la existencia de la marca CATERPILLAR al momento de registrar los nombres de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> y <caterpillar.mx>.
El Promovente cuenta con aproximadamente 2,855 marcas registradas CATERPILLAR a nivel mundial. En su gran mayoría, las marcas citadas se encuentran registradas desde mucho tiempo antes de que el Titular procediese al registro de los nombres de dominio en disputa, además de que, como se ha hecho valer, la marca registrada del Promovente goza de un reconocido prestigio y notoriedad en el territorio nacional e internacional desde hace ya varias décadas.
De esta forma se concluye que el Titular registró [los nombres de dominio en disputa] a fin de impedir que el Promovente reflejara su marca principal que constituye su propia denominación como nombre de dominio, pues conocía de la existencia, fama y notoriedad de la marca CATERPILLAR al momento de registrar [los nombres de dominio en disputa].
Se ha utilizado [los nombres de dominio en disputa] de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Si bien se ha argumentado la mala fe respecto al registro de los nombres de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> y <caterpillar.mx> por parte del Titular, por lo que respecta a su utilización también es posible apreciar la mala fe con la que se ha conducido el Titular. Primeramente es oportuno señalar que difícilmente se puede concebir un uso de buena fe de un nombre de dominio cuando ha sido registrado de mala fe, pues el acto de registrar un nombre de dominio sin interés legítimo alguno, se vincula necesariamente al uso que sobre dicho nombre se pueda dar. Ver J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, Mutatis Mutandis “Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”.
El Titular se ha aprovechado del prestigio de la reconocida marca del Promovente para atraer a su sitio en Internet a clientes actuales y potenciales, corriéndose el riesgo de que los consumidores o usuarios fueran inducidos a confusión o al error, toda vez que al utilizar el nombre de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> y al ofrecer productos y servicios para la industria de la ingeniería, maquinaría y construcción que ostentan entre otras la marca CATERPILLAR, se pudiera generar la idea de que existe un vínculo entre las dos empresas Titular y el Promovente en el presente procedimiento, sin contar SEG PRE SA DE CV, con ninguna clase de autorización o licencia. De igual forma se genera el riesgo de que los usuarios vinculen las otras marcas que se ofrecen en el sitio Web con la marca CATERPILLAR, produciéndose un menoscabo a la posibilidad de atraer clientes por parte de la empresa Promovente, además de poner en riesgo el prestigio con el que cuenta dicha marca.
Por ello el Promovente solicita que en el presente caso se siga el principio de “Totalidad de las Circunstancias” para que con base a todos los hechos que rodean al uso y registro de los nombres de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> y <caterpillar.mx> se determine la mala fe por parte del Titular.
B. Titular
Se hace constar que este Panel parafrasea las alegaciones del Titular, respetando la redacción y las argumentaciones en la manera en que literalmente han sido expresadas.
Por su parte el Titular manifestó fundamentalmente que el [nombre de dominio en disputa] <caterpillar.mx> desde el inicio de su registro ha estado siempre estacionado en NIC-México y nunca se le ha sido asociado dirección IP; es decir nunca ha sido visto en Internet, por lo que [el Promovente] no puede en absoluto prender meter en disputa ese dominio: <caterpillar.mx>.
Respecto al [nombre de dominio en disputa] <caterpillar.com.mx>, éste se usó legalmente únicamente para promover, junto con otras decenas de [nombres de] dominio, productos y servicios para la ingeniería, construcción y maquinaria de IMCMEXICO (I=INGENIERIA, M=MAQUINARIA, C=CONSTRUCCIÓN), a través de su propietaria SEG PRE SA DE CV (SEG=SEGURIDAD, PRE= PRESAS), lo cual es plenamente legal en México en concordancia con la Ley Federal de Competencia Económica y con la Comisión Federal de Competencia.
El material expuesto (anuncios) en el [nombre de dominio en disputa] <caterpillar.com.mx> corresponde a productos y servicios de la ingeniería (un tercio), a productos y servicios de la construcción (otro tercio) y a productos y servicios de maquinaria (otro tercio). De este último tercio la mitad se dedicó a servicios de maquinaria y la otra mitad a productos de maquinaria. De esta última mitad, una cuarta parte a refacciones de todas las marcas, otra cuarta parte a accesorios de todas las marcas, otra cuarta parte a renta de maquinaria usada de todas las marcas; y finalmente la última cuarta parte a maquinaria usada de todas las marcas. En esta última pequeña parte entra la disputa [del Promovente] que de forma escandalosa y dolosa trata de confundir haciendo alarde del poderío económico de esa trasnacional a través de sus mercenarios intentando hacer creer que de forma majestuosa y desproporcionada a través de este sitio se comercializaban únicamente la marca CATERPILLAR, lo cual es ridículo.
Resulta insignificante la disputa al analizar la realidad, considerando que de la pequeñísima fracción que quedó para la parte de maquinaria referida arriba (LA CUARTA PARTE DE UNA MITAD DE UN TERCIO) = poco menos del 5% del total de sitio, se dedicó al rubro de maquinaria usada, que son más de 400 marcas, que representa esa disputa menos del 0.01% que recae para la marca que defiende [el Promovente], cuyas máquinas ni siquiera son nuevas; es decir son únicamente equipos usados.
Por otra parte, se sabe que el nombre de cualquier dominio no puede indexarse por sí solo por los buscadores (google, yahoo, etc), ya que son las palabras clave y contenido lo que le da sentido y vida al
[nombre de ]dominio. El sitio <caterpillar.com.mx> tuvo cierto rating en los buscadores por varios factores, entre ellos porque se pueden anunciar gratuitamente cualquier persona física o moral tanto sus productos como servicios de la ingeniería, maquinaria y construcción.
Esta actividad altruista permitió que miles de artículos y productos fueran anunciados en ese portal. De ese universo de anunciantes algunos promovieron gratuitamente sus máquinas, y solo en algunos casos de la marca que defiende [el Promovente], que con seguridad nunca rebasó el 0.01% de los productos anunciados, que básicamente se trata de máquinas usadas que pueden ser comercializadas
libremente sin necesidad de pedir permiso a los fabricantes de las mismas; tal como sucede con otras páginas muy conocidas como “www. segundamano.com.mx”, etc.
Se reitera son muchos nombres de dominio que son usados para permitir que se anuncien gratuitamente productos y servicios de la ingeniería, maquinaria y construcción, y su rating no depende del nombre sino de sus textos que indexan los buscadores.
Se infiere que lo que hizo [el Promovente] es sacar su lupa de detective sobre <caterpillar.com.mx> y fijarse tendenciosamente en algunas máquinas usadas, que sus anunciantes promueven por su propia iniciativa, y al filtrarlas pretende confundir a las autoridades correspondientes como si se tratara de la única marca en el mundo que se puede anunciar en el Internet, o como si fueran los únicos que tienen derecho a comercializar máquinas usadas de esa marca.
Reitera el Titular, que en México y en la mayoría de los países, cualquier individuo puede comercializar cualquier producto usado como mejor le plazca sin pedir permiso a los fabricantes. Así es la ley, en México hay libertad de competencia y la forma que usamos es plenamente legal y no afecta a terceros de ninguna forma, por el contrario: gracias a empresas como la nuestra esas grandes empresas siguen creciendo creando nuevas máquinas cuando con nuestra actividad fomentamos que se dispersen más máquinas usadas entre más compradores. Lo mismo pasa con el 99.99% de los demás productos y servicios de la ingeniería y construcción que se anunciaban en el sitio.
Señala el Titular que comprende que para [el Promovente] CATERPILLAR es su marca que defiende y desea a toda costa monopolizar atropellando derechos, sin embargo para SEG PRE SA DE CV CATERPILLAR es solo una de tantas marcas, que nada tiene que ver con un [nombre de] dominio en particular, ya que <caterpillar.com.mx> es solo un nombre de dominio, mientras que para cualquier diccionario “caterpillar” significa gusano en español. Por otra parte, es lógico pensar que si esa trasnacional tiene interés sobre diversos nombres de dominio debería darse el cuidado oportuno de reservarse en todos los rincones del mundo todos los nombres de dominio con todas sus combinaciones y extensiones a fin de evitar futuras disputas. Adicionalmente en todos los portales para evitar confusiones, lo cual difícilmente los puede haber, se lee plenamente una leyenda que advierte que las marcas que se anuncian son publicitadas por sus anunciantes y no están relacionados con los fabricantes de los productos.
Cabe destacar que el material que [el Promovente] anexa [a su Solicitud] como Fe de Hechos ante notario no tiene legalidad en México, pues se hizo de forma unilateral y tendenciosa, y el fallo que le otorgó el [I]MPI se está en proceso de apelación porque no se realizó la ponderación legal adecuada, por lo que se sigue el proceso de nulidad correspondiente.
Señala el Titular que en conclusión: 1) El nombre de dominio [en disputa] <caterpillar.mx> no tiene nada que ver con la presente disputa ni puede estar sujeto a ninguna revisión externa pues nunca ha estado en el ciberespacio (Internet) de ninguna forma, ni siquiera anunciando gusanos CATERPILLAR; y, 2) El nombre de dominio [en disputa] <caterpillar.com.mx> , no ha afectado de ninguna forma los intereses de la empresa que defiende [el Promovente] ya que la pequeña fracción de máquinas que se promocionan de esa marca corresponden a equipos usados, que son promovidos por sus propios anunciantes gratuitamente. Por lo que si [el Promovente] desea que se le transfiera ese u otro [nombre de] dominio de su interés le ofrezco el arreglo justo y económico que a todas luces le será muchísimo más barato que lo que ha invertido esa trasnacional en pleitos legales, en un tercer país que ya no es tan tercermundista en donde los derechos y libertades civiles se deben respetar.
6. Debate y conclusiones
El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas en materia de nombres de dominio. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de sus nombres de dominio ni la manera en la que se pretendían utilizar dichos nombres de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro de los nombres de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado del procedimiento iniciado en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento del Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación del Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en el procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca CATERPILLAR del Promovente se encuentra incluida en los nombres de dominio del Titular, y seguida exclusivamente con la clasificación del nivel superior geográfico, o nivel superior de código país, “.com.mx” y ".mx". La adición de la clasificación “com.mx” o ".mx" no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en los nombres de dominio.
Adicionalmente, ni el término “.com.mx” ni el término ".mx" constituyen un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio genérico o de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.
Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca CATERPILLAR, y que los nombres de dominio en disputa registradoe por el Titular son similares en grado de confusión, si no idénticos, con esta marca.
B. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto a los nombres de dominio; ni utilice los nombres de dominio en disputa <caterpillar.com.mx > ni <caterpillar.mx > en relación con un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera, que existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante. Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.
En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca CATERPILLAR, notoriamente conocida del Promovente, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe (y en el supuesto de que no hubiera sido intencional, de manera indebida y negligente, mas sin embargo igualmente condenable) al registrar y usar los nombres de dominio en disputa <caterpillar.com.mx > y <caterpillar.mx >.
Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.b.ii, 1.b.iii y 1.b.iv de la Política, en virtud de que, se ha registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca del Promovente; así como al haber registrado los nombres de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente; y finalmente al utilizar los nombres de dominio en disputa, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Titular o en su sitio en línea.
En resumen, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre los nombres de dominio en disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición de los nombres de dominio en disputa por el Titular. Por lo tanto, el Experto considera que los nombres de dominio <caterpillar.com.mx > y <caterpillar.mx> han sido registrados y usados de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <caterpillar.com.mx> y <caterpillar.mx> sean transferidos al Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 23 de noviembre del 2011