Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
PUMA SE c. HJK
Caso No. DMX2019-0004
1. Las Partes
El Promovente es PUMA SE, con domicilio en Herzogenaurach, Alemania, representado por Arochi & Lindner, México.
El Titular es HJK, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <puma.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Wingu Networks, S.A. de C.V.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2019. El 18 de febrero de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 21 de febrero de 2019.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de marzo de 2019. El Titular presentó ante el Centro una Contestación informal en idioma inglés el 2 de marzo de 2019 y su versión en idioma español el 11 de marzo de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 18 de marzo de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una compañía multinacional de origen alemán dedicada al diseño y manufactura de ropa, calzado y accesorios deportivos y casuales.
El Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas las cuales tiene registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”): marca PUMA, registro No. 236571 en clases 10, 25 y 53, otorgado el 19 de noviembre de 1979; marca PUMA y diseño, registro No. 265981 en clases 5, 9, 10, 16, 18, 21, 25 y 39, otorgado el 2 de septiembre de 1981; y marca PUMA y diseño, registro No. 265982 en clases 5, 9, 10, 16, 18, 21, 25 y 39, otorgado el 2 de septiembre de 1981.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 31 de mayo de 2009. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, “The domain puma.mx may be for sale. Click here to inquire about this domain”, “Vínculos relacionados”, “Modelos de Tenis Outlet Puma Puma Online Store Puma Shoe Puma Shop”, que desplegaban nuevas ventanas mostrando, entre otros, “MÉXICO - TENIS, ZAPATOS Y PLAYERAS NIKE | NETSHOES”, “Nike Descuentos Hasta 60% Off”, “NUEVOS MODELOS - TENIS EN MERCADO LIBRE MÉXICO”, “NUEVOS TENIS DEPORTIVOS ONLINE - COMPRA HOY EN ADIDAS® OFICIAL”, “PUMA MÉXICO - COMPRA TENIS Y SUDADERAS PUMA | NETSHOES”, “ZAPATOS VENTA ONLINE – CALZADO NOMADAS MAYOREO”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una compañía multinacional de origen alemán fundada en 1948 y que ha sido pública desde 1986. El Promovente es actualmente el tercer fabricante de indumentaria deportiva más grande del mundo, empleando a más de 13 mil personas.
El Promovente comercializa sus productos con las marcas PUMA, el logotipo de la silueta de puma y el diseño formstrip en el calzado. El Promovente es titular de numerosos registros que protegen la marca PUMA en relación con vestuario, calzado y otros productos, en México y en varios países a nivel mundial. El Promovente es el único con derecho a explotar y autorizar el uso y explotación de la marca PUMA. La marca PUMA es reconocida a nivel mundial, incluyendo en México.
El Promovente también es titular de diversos nombres de dominio que incorporan la marca PUMA, tales como <puma.com>, <puma.com.mx>, <puma.asia>, <puma.ca>, <puma.cl>, <puma.co.uk>, <puma.com.ar>, <puma.fr>, <puma.jp>, <puma.sg> y <puma.tm>, entre otros.
Existe identidad entre la marca PUMA del Promovente y el nombre de dominio en disputa (excluyendo del análisis el código territorial de nivel superior - ccTLD - “.mx”).
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Titular no detenta ningún registro de marca que proteja el signo distintivo PUMA y tampoco es licenciatario del mismo. Al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios a través del sistema en línea del IMPI se puede observar que el Titular carece de marcas registradas o solicitudes en relación con PUMA.
El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El nombre del Titular no está y nunca ha estado asociado con el Promovente o la marca PUMA. Al ingresar el nombre del Titular y la marca PUMA en el motor de búsqueda Google, los resultados hacen referencia a la marca PUMA y nada indica que el Titular sea o haya sido conocido como “puma” o que exista conexión o relación entre el nombre del Titular y la marca PUMA.
El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. Desde su registro en mayo de 2009, el Titular no ha hecho un uso real del nombre de dominio en disputa, habiéndose mantenido inactivo o bien dedicándose a obtener una ventaja del reconocimiento y buena reputación asociados con la marca PUMA, utilizando el nombre de dominio en disputa para dirigir al visitante a una página web estacionada que contiene un directorio de publicidad o listados patrocinados, conocido como pago por clic, el cual contiene enlaces a competidores del Promovente (incluyendo Nike y Adidas) y/o a productos o servicios que compiten o se relacionan con los del Promovente y/o que sugieren una relación con el Promovente o con su subsidiaria mexicana, lo que provoca una confusión o falsa asociación entre el público consumidor.
Lo anterior confirma que el Titular obtiene ganancias al desviar a los consumidores que buscan la marca del Promovente. El uso de un nombre de dominio para hospedar un sitio web estacionado que incluye enlaces de pago por clic no representa una oferta de buena fe de productos y servicios cuando dichos enlaces compiten con el Promovente o buscan obtener beneficios económicos a partir del reconocimiento y buena reputación de la marca del Promovente, o de alguna otra manera buscan engañar o confundir a los consumidores o usuarios.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. La marca PUMA es mundialmente reconocida, líder en la industria de ropa deportiva y está registrada a nivel global, incluyendo en México desde 1979.
Al haber registrado el nombre de dominio en disputa sin hacer un uso activo del mismo o utilizándolo para dirigir a un sitio estacionado con enlaces de pago por clic que a su vez dirigen a sitios y/o productos de competidores y/o que sugieren una relación con el Promovente o su subsidiaria mexicana, generando escenarios de confusión o falsas asociaciones en el consumidor o usuario, se comprueba que el Titular reconoce la popularidad y posicionamiento de la marca PUMA y busca obtener un beneficio económico a partir de la misma, de donde resulta que el Titular está actuando de mala fe.
La falta de uso o mantenimiento pasivo de un nombre de dominio y/o la presencia de contenidos de terceras partes que automáticamente aparecen en el sitio web respectivo ha permitido confirmar la falta de buena fe en distintos asuntos, como se establece en las secciones 3.3 y 3.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (la “Sinopsis de la OMPI 3.0”).
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento. Las alegaciones del Titular, en su Contestación informal, se pueden resumir como sigue.
El Titular es un desarrollador a tiempo completo que trabaja como empleado en una empresa, que planea algún día desarrollar sus propios sitios web, sin que tenga suficientes recursos para ello. Por ello es que registró nombres de dominio de palabras clave genéricas hace unos 10 años, decidiendo registrar nombres de animales, tales como <oso.mx>, <panda.mx>, <puma.mx> y <tigre.mx>, que son fáciles de recordar y pueden usarse para cualquier sitio web que construya.1
Puma es el nombre de un animal desde antes que el Promovente decidiera utilizarlo como su marca. Si el Titular hubiese registrado “pumase.mx” se entendería, pero el nombre de dominio en disputa es un nombre de animal, una palabra genérica, siendo que el término puma (animal) se usa en casi todos los idiomas (inglés, español, francés, italiano, alemán y otros) y aparece en todos los diccionarios de dichos idiomas, pero no como una marca.
El nombre de dominio en disputa está estacionado con un servicio de pago por clic (parking) y los contenidos son generados automáticamente por el proveedor del servicio, sin que el Titular tenga control alguno sobre los contenidos. Dejar un nombre de dominio con un servicio de parking antes de que el mismo esté desarrollado es una práctica muy común para obtener algo de ingresos, al menos para poder pagar la renovación del nombre de dominio. Con el ingreso que generó el servicio de parking el Titular sólo ganó $25.11 durante 2 años (enero 2017 – enero 2019), lo que deja claro que el Titular no detenta el nombre de dominio en disputa por el ingreso derivado de dicho servicio.
El nombre de dominio en disputa ya está desactivado del servicio de parking. Dado que el Titular no puede controlar el contenido, decidió abandonar dicho servicio para no ser acusado como si fuera un criminal tramposo por tener un nombre de dominio de palabra genérica sin uso.
6. Debate y conclusiones
Como se apuntó líneas arriba, la Contestación informal enviada por el Titular no cumple con todos los requisitos establecidos para el escrito de Contestación en el artículo 5.B del Reglamento. Sin embargo, y a reserva de resolver de forma diversa en otros casos, en este caso este Experto ha resuelto tomar en consideración lo manifestado por el Titular ya que su escrito de Contestación informal fue presentado antes del vencimiento del plazo para presentar el escrito de contestación y por tanto el mismo no retrasa este procedimiento, al tiempo que se respeta el derecho del Titular de exponer lo que mejor convenga a sus intereses.2 De cualquier manera, de haber desechado la Contestación informal del Titular, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión, como se analizará más adelante.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca PUMA, la cual tiene registrada ante el IMPI.
Resulta claro que, al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PUMA del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular no detenta ningún registro de marca para PUMA y tampoco es licenciatario de la misma, que el Titular nunca ha estado asociado con el Promovente o la marca PUMA y que no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
En esencia, el Titular limitó sus alegatos a manifestar que registró el nombre de dominio en disputa por tratarse del nombre de un animal, con la intención de desarrollar sitios web en un futuro, sin aportar prueba alguna de ello. 3
Si bien resulta indiscutible que el nombre de dominio en disputa se compone de una palabra común, también resulta cierto que PUMA se encuentra protegida como marca bajo la legislación aplicable y que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no muestra contenido alguno relativo al uso genérico, de diccionario, de la palabra “puma”. El Promovente acompañó a la Solicitud impresiones del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa (véase la sección 4. de la presente Decisión) en las que se muestra, entre otros, enlaces publicitarios patrocinados que al ser accedidos dirigen al usuario a otros enlaces patrocinados que ofertan productos competitivos de terceros, con lo que se demuestra que el uso dado al nombre de dominio en disputa se refiere el valor que como marca tiene el término “puma”. Este Experto considera que dicha conducta no constituye una oferta de buena fe de productos ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. 4
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular haya logrado establecer lo contrario. 5
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que PUMA es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que se trata de una marca ampliamente conocida en relación a los productos a los que se aplica. Para este Experto resulta lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca PUMA precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente.
El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa permite presumir que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios de Internet a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios publicitados en dicho sitio web o accedidos a través del mismo. Como se estableció líneas arriba, ha quedado acreditado que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba enlaces patrocinados ofertando productos PUMA con hipervínculos que, al ser accedidos, redirigen al usuario a otros enlaces patrocinados que ofertan productos competitivos de terceros, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. 6
Tomando en consideración lo alegado por el Titular, pareciera que éste permitió que el uso del nombre de dominio en disputa se convirtiera en abusivo, en el sentido de aprovechamiento indebido de la reputación de los derechos de marca del Promovente, independientemente de la intención que hubiese tenido el Titular al registrarlo o el poco ingreso obtenido por el Titular por el contenido mostrado en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.7 El hecho que un tercero diverso al Titular hubiese sido el generador del contenido del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa no releva de responsabilidad al Titular respecto al contenido ahí mostrado.8
Por lo anterior, considerando en su conjunto lo planteado por las Partes y las constancias que obran en el expediente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <puma.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 4 de abril de 2019
1 Este Experto consultó el WhoIs de los nombres de dominio citados por el Titular, y nota que el nombre del registrante de <oso.mx> y <panda.mx> difiere del nombre del Titular. Al respecto, véase la sección 4.8de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
2 Casos similares en Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (haciendo negocios como Nissan Motor Co., Ltd.) v. Maurilio Sixto, Caso OMPI No. DMX2013-0015, y BIMBO S.A. v. Lars Taylor, Caso OMPI No. D2003-0406 (en vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas conforme a la UDRP).
3 Véase Freddy Adu v. Frank Fushille, Caso OMPI No. D2004-0682: “Respondent’s factual assertions, if true, demonstrate only that he intended to use the Disputed Domain Name for a fan site. Intentions are not ‘demonstrable preparations’ to use a domain name [...] once Complainant has established his prima face case, ‘concrete evidence,’ not intentions, is necessary to overcome that presentation”. Véase también la sección 2.2 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
4 Véase la sección 2.10.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0. En Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002 se estableció: “en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal”.
5 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
6 Véase Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2009-0012: “El Titular ha estacionado el nombre de dominio en disputa, en el sitio ubicado en “www.sedo.com” [...] En el presente caso, los desvíos se han hecho específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de la Promovente [...] Esta conducta es de mala fe, y encuadra en el párrafo 1.B.iv) de la Política”. Véase también Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. c. Jesús Ayala, Caso OMPI No. DMX2013-0024.
7 En Bose Corporation c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2017-0030, este Experto estableció: “para acreditar mala fe no es necesario que el Titular mismo haya obtenido una ganancia, siendo suficiente que un tercero pueda haber obtenido un lucro, como sería en este caso el operador del sitio web al que se encuentra direccionado el nombre de dominio en disputa”.
8 En el mismo sentido Nu Pagamentos S.A. v. Oziel Figueiredo, PlugApps, Caso OMPI No. DMX2018-0026, y la sección 3.5 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.