WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Herbalife International, lnc. v. M. Kerst

Zaaknr. DNL2010-0066

1. Partijen

Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd te Century City, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door AKD advocaten & notarissen, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <herbalife-enschede.nl>, <herbalife-producten.nl>, <herbalife-winkel.nl>, <herbalife-recepten.nl> en <herbalife-shakes.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Veldmaat ICT.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 15 november 2010. Het Instituut heeft op 17 november 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 17 november 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 november 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 december 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 7 december 2010.

Op 8 december 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 6 januari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 11 januari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser

Eiser handelt in dieetproducten en voedingssupplementen. In Nederland worden de producten van Eiser op de markt gebracht met behulp van een groot netwerk van distributeurs.

Merken

Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: het “Merk”):

- Het woordmerk HERBALIFE, geregistreerd in de Benelux op 4 mei 1983 onder nummer 391082, voor waren in de klassen 3, 5 en 29;

- Het beeldmerk HERBALIFE, geregistreerd in de Benelux op 16 oktober 1992 onder nummer 524966, voor waren in de klassen 3 en 5;

- Het beeldmerk HERBALIFE, geregistreerd in de Europese Gemeenschap op 23 januari 1998 onder nummer 63875, voor waren in de klassen 5, 29 en 30.

In de Beeldmerken is het woord Herbalife het meest in het oog springende onderdeel. Als bijlage heeft Eiser nog een vierde Gemeenschapsmerk in het geding gebracht maar doet hier in haar Eis geen beroep op.

Verweerder

Verweerder is in het verleden een officiële distributeur van Eiser geweest, maar behoort sinds meer dan een jaar niet meer tot haar distributienetwerk. Op de website “www.herbadieet-enschede.nl” verkoopt Verweerder originele producten van Eiser. De Domeinnamen zijn alle vijf doorgelinkt naar deze website.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk

Eiser stelt rechthebbende te zijn op het Merk. Eiser stelt verder dat de Domeinnamen alle vijf auditief, visueel en begripsmatig overeenstemmen met het Merk. De Domeinnamen bevatten alle het Merk hetgeen het onderscheidende element in de Domeinnamen is. De overige elementen, respectievelijk: ‘Enschede’, ‘producten’, ‘recepten’, ‘winkel’, en ‘shakes’ zijn zuiver beschrijvend en dus niet onderscheidend, aldus Eiser.

Nu volgens Eiser het volledige Merk in de Domeinnamen is opgenomen en dit onderdeel van de Domeinnamen steeds het onderscheidende element is, stemmen de Domeinnamen verwarringwekkend overeen met het Merk.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen. Eiser heeft volgens haar geen toestemming verleend aan Verweerder voor het gebruik van het Merk in de Domeinnamen. Verweerder heeft geen merkrecht op de Domeinnamen en gebruikt deze niet als handelsnaam, noch is er volgens Eiser sprake van voorgebruik aangezien het Merk vijf jaar ouder is dan de Domeinnamen. Verweerder is niet algemeen bekend onder de Domeinnamen, noch is er volgens Eiser sprake van niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen.

Volgens Eiser worden de Domeinnamen door Verweerder gebruikt om uit winstoogmerk op misleidende wijze consumenten aan te trekken. Op de website waarnaar de Domeinnamen doorlinken worden volgens Eiser niet alleen producten onder het Merk aangeboden, maar eveneens producten van het merk FIZZIQS. Bovendien wordt op de website volgens Eiser vermeld dat Verweerder ‘onafhankelijke Herbalife distributeur’ is, hetgeen bij het relevante publiek de indruk wekt dat Verweerder een officiële distributeur is van Eiser. Volgens de jurisprudentie kan er zodoende volgens Eiser niet gesproken worden een legitiem belang.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen

Eiser stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd nu Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van de merkrechten van Eiser.

De Domeinnamen worden volgens Eiser eveneens te kwader trouw gebruikt aangezien Verweerder door middel van de Domeinnamen met daarin het Merk traffic probeert te genereren voor de website waaraan de Domeinnamen zijn gekoppeld. Bovendien zou volgens Eiser door het koppelen van de Domeinnamen aan de website “www.herbadieet-enschede.nl” en door het publiceren van misleidende informatie op de website de consument kunnen concluderen dat er een commerciële band bestaat tussen Verweerder en Eiser terwijl dit niet het geval is.

Tot slot stelt Eiser zelf niet te kunnen beschikken over de Domeinnamen die alle vijf naast het Merk voor haar producten relevante beschrijvende aanduidingen bevatten waardoor zij wordt beperkt in haar bedrijfsvoering.

B. Verweerder

Verweerder stelt, onder verwijzing naar recente jurisprudentie van het HvJEG, dat de Domeinnamen weliswaar nagenoeg overeenstemmen met het Merk, maar dat van verwarring geen sprake is. Volgens Verweerder kan geen verwarring ten aanzien van de herkomst van waren bestaan aangezien het originele producten betreft, maar kan eventuele verwarring enkel zien op de economische band tussen Verweerder en Eiser. Volgens Verweerder ontbreekt op de website het Herbalife logo en staat op de homepage, de contact- en “veelgestelde vragen”-pagina aangegeven dat Verweerder geen officiële Herbalife distributeur is, waardoor van verwarring geen sprake is.

Verweerder stelt dat zij de Domeinnamen al geruime tijd in bezit heeft en gebruikt, en dat zij op de daaraan gekoppelde website daadwerkelijk producten van Eiser verkoopt. Volgens Verweerder bestaat er derhalve een geldige reden voor het gebruik van het Merk, nu het originele producten betreft mag zij immers reclame maken voor deze producten. Het feit dat er enige tijd ook producten van het merk FIZZIQS werden aangeboden op de website is volgens Verweerder het gevolg geweest van een technische fout.

Volgens Verweerder is geen sprake van te kwader trouw gebruik van de Domeinnamen. Er is geen sprake van verwarring nu Verweerder op de website daadwerkelijk producten van Eiser verkoopt en inmiddels reeds op de homepage wordt aangegeven dat er geen economische band is tussen Verweerder en Eiser.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A) de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

C) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnamen bestaan alle uit het Merk gecombineerd met een beschrijvende aanduiding die betrekking heeft op de producten die onder het Merk op de markt worden gebracht.

Met Verweerder is de Geschillenbeslechter van mening dat de Domeinnamen nagenoeg overeenstemmen met het Merk. Hoewel de verwarring volgens Verweerder wordt voorkomen door de inhoud van de website gekoppeld aan de Domeinnamen, is de Geschillenbeslechter van mening dat wel sprake is van verwarring.

Onder de Regeling speelt de inhoud van de website geen rol bij de beoordeling of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen het Merk en de Domeinnamen. De term ‘verwarring’ in de Regeling is een andere dan de ‘verwarring’ waarop gedoeld wordt onder het Benelux en Europese merkenrecht. De kans op verwarring wordt enkel beoordeeld aan de hand van een vergelijking tussen het Merk en de Domeinnamen. Nu tussen partijen niet in geschil is dat de Domeinnamen en het Merk nagenoeg identiek zijn en de Domeinnamen bestaan uit het Merk met als enige toevoeging een beschrijvende aanduiding, zijn deze naar het oordeel van de Geschillenbeslechter verwarringwekkend overeenstemmend.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser stelt dat de Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om uit winstoogmerk op misleidende wijze consumenten aan te trekken. Op de website waarnaar de Domeinnamen doorlinken worden volgens Eiser niet alleen haar producten aangeboden, maar eveneens producten van het merk FIZZIQS. Eiser heeft daarvan bewijs overgelegd. Volgens Verweerder is sprake geweest van een technische fout waardoor per abuis zeer kortstondig werd verwezen naar FIZZIQS. Verweerder heeft volgens haar een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnamen aangezien zij op de website waaraan deze zijn gekoppeld originele Herbalife producten aanbiedt, waarbij zij bovendien op de website aangeeft dat zij geen officiële distributeur van Eiser is.

Hoewel een wederverkoper een legitiem belang kan hebben bij een domeinnaam met daarin het merk van de producten die hij verkoopt, zijn daar onder de Regeling wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze zijn, zoals eerder beschreven in bijvoorbeeld General Electric Company v. V.O.F. Aquacombi, WIPO Zaaknr. DNL2008-0042, Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. Kroon, WIPO Zaaknr. DNL2009-0003 en Honda Nederland B.V. v. Hode BV, WIPO Zaaknr. DNL2010-0077:

1) De wederverkoper dient daadwerkelijk waren of diensten onder het merk aan te bieden onder de betreffende domeinnaam; en

2) Op de aan de betreffende domeinnaam gekoppelde website dienen enkel producten van het merk van de merkhouder te worden verkocht en niet ook andere producten; en

3) De relatie, of de afwezigheid daarvan, met de merkhouder dient duidelijk op de website kenbaar te worden gemaakt; en

4) De merkhouder dient niet te worden weerhouden van het gebruik van het merk als domeinnaam (met andere woorden: dat de wederverkoper niet een groot deel van de voor de hand liggende domeinnamen heeft geregistreerd).

In de onderhavige zaak werden op de website gekoppeld aan de Domeinnamen in ieder geval enige tijd niet alleen producten van Eiser aangeboden. De Geschillenbeslechter vindt het niet aannemelijk dat net op het moment van het indienen van de Eis sprake is geweest van een technische fout op de website. Aannemelijker is dat de website is aangepast na het indienen van de Eis. De Geschillenbeslechter merkt op dat de website qua opmaak en inhoud sterk de indruk wekt dat sprake is van een ‘officiële’ door Eiser goedgekeurde website. Verweerder stelt dat de website duidelijk vermeldt op de homepage, de contact pagina en de “veelgestelde vragen”-pagina dat geen sprake is van een officiële distributeur, maar hiervan is geen bewijs overgelegd. Het is juist dat deze mededeling staat vermeld op de huidige website. Echter, op de homepage die door Eiser is overgelegd in bijlage 9 met als datum 15 november 2010 is deze mededeling in ieder geval op de homepage niet terug te vinden. Ook hier lijkt het te gaan om een aanpassing na het indienen van de Eis. Tenslotte acht de Geschillenbeslechter de registratie van deze vijf Domeinnamen niet in overeenstemming met de laatste hierboven genoemde voorwaarde.

De Geschillenbeslechter oordeelt derhalve dat er geen legitiem belang bestaat in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling voor Verweerder om van de Domeinnamen gebruik te maken.

De Geschillenbeslechter is verder niet gebleken, noch aannemelijk geworden, dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnamen, welke allen direct naar een website onder de domeinnaam <herbadieet-enschede.nl> linken. Ook worden de Domeinnamen niet gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Domeinnamen worden volgens Eiser te kwader trouw gebruikt aangezien Verweerder door middel van de Domeinnamen, met daarin het Merk, traffic probeert te genereren voor de website waaraan de Domeinnamen zijn gekoppeld. Dit is door Verweerder niet weersproken. Eiser meent dat zij eveneens in haar bedrijfsvoering wordt geschaad doordat zij de Domeinnamen niet zelf kan registeren.

Het feit dat Verweerder traffic voor haar website probeert te genereren is op zichzelf geen omstandigheid op grond waarvan kwade trouw kan worden vastgesteld. Kwade trouw kan in geval van een wederverkoper evenmin worden vastgesteld enkel op basis van het feit dat een merk onderdeel uitmaakt van een domeinnaam.

In de onderhavige zaak heeft Verweerder echter vijf domeinnamen geregistreerd. Het registreren van meerdere domeinnamen met daarin het Merk kan onder omstandigheden wel degelijk te kwader trouw zijn. In het onderhavige geval is daarvan naar mening van de Geschillenbeslechter sprake, niet alleen gezien het aantal geregistreerde domeinnamen, maar ook mede gezien het feit dat het op de website die is gekoppeld aan de Domeinnamen niet alleen om producten van Eiser gaat, noch afgezien van de onduidelijkheden met betrekking tot Verweerder’s relatie met Eiser op de website van Verweerder.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen <herbalife-enschede.nl>, <herbalife-producten.nl>, <herbalife-winkel.nl>, <herbalife-recepten.nl> en <herbalife-shakes.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 31 januari 2011