Eiseres is Microsoft Corporation uit Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan NV, Nederland.
Verweerder is WebSpeciaal Internet Diensten uit Hoofddorp, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <downloadmsn.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via WebSpeciaal Internet Diensten.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 2 december 2010. Het Instituut heeft op 2 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 3 december 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 3 december 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 december 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 28 december 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 11 januari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Eiseres is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Gelet op het feit dat Eiseres in deze procedure wordt vertegenwoordigd door een Nederlands advocatenkantoor (dat bovendien de Eis in de Nederlandse taal heeft ingediend), acht de Geschillenbeslechter een bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 17.2 van de Regeling aanwezig en beslist de Geschillenbeslechter dat de procestaal Nederlands is.
Eiseres is wereldwijde producent van computersoftware en aanverwante producten en diensten, waaronder internetdiensten. Eiseres is rechthebbende op de volgende merken:
- Benelux woordmerk MSN (666714), geregistreerd op 2 maart 2000 voor klasse 16;
- Benelux beeldmerk MSN. (590416), geregistreerd op 31 oktober 1995 voor klassen 35, 38 en 42;
- Gemeenschapswoordmerk MSN (1488857), geregistreerd op 27 maart 2001 voor klassen 35, 38 en 42;
- Gemeenschapswoordmerk MSN (1489103), geregistreerd op 6 juni 2001 voor klassen 9, 35, 36, 38, 39, 41 en 42;
- Gemeenschapswoordmerk MSN (2375988) geregistreerd op 9 oktober 2002 voor klassen 9 en 38.
Bovenstaande merkinschrijvingen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als “de Merken”.
Verweerder heeft de Domeinnaam op 28 januari 2010 geregistreerd. Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld waarop gesponsorde links en advertenties staan voor verschillende producten en (internet) diensten.
Eiseres stelt - zakelijk weergegeven - het volgende.
Eiseres stelt onder verwijzing naar verschillende WIPO uitspraken, waaronder Microsoft Corporation v. Cupcake City, WIPO Case No. D2000-0818, gewezen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), dat de Merken bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom.
Eiseres stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken. De Merken maken integraal onderdeel uit van de Domeinnaam. De aanduiding ‘MSN’ vormt in de Domeinnaam het onderscheidende onderdeel. De toevoeging ‘download’ is louter beschrijvend en kan verwarring tussen Domeinnaam en de Merken niet wegnemen. Gezien de aard van de website, waarop “MSN producten” kunnen worden verkregen, vergroot de toevoeging van ‘download’ juist de verwarring. De toevoeging “.nl” is tenslotte niet relevant voor de beoordeling of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming.
Voorts stelt Eiseres dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam heeft. Eiseres stelt dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Verweerder heeft bovendien geen enkele band met Eiseres, noch heeft Verweerder toestemming van Eiseres gekregen om de Merken te gebruiken of de Domeinnaam te registreren.
Eiseres stelt dat Verweerder op onrechtmatige wijze profiteert van de bekendheid van de Merken, doordat Verweerder de website gekoppeld aan de Domeinnaam gebruikt als parkeerplaats voor advertenties, die op basis van een aan MSN gerelateerd trefwoord verschijnen. Deze handelswijze dient per definitie niet als legitiem belang te gelden (ADP Nederland B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2009-0009).
De links verwijzen naar websites waar een ongeautoriseerde versie van het chatprogramma van Eiseres kan worden gedownload. Hierdoor wordt de reputatie van de Merken aangetast en lijdt Eiseres schade.
Eiseres stelt dat Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Vooropgesteld wordt dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met de Merken. De Domeinnaam is geregistreerd om aan te haken bij die bekendheid, waardoor extra traffic wordt gegenereerd naar de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam. Dit blijkt uit het feit dat op de website links en advertenties staan die aan de Merken zijn gerelateerd. Uit deze handelswijze kan kwade trouw worden afgeleid (Gelredome N.V. v. Diamond Point Enterprises Limited, WIPO Zaaknr. DNL2009-0035). Kwade trouw blijkt bovendien uit het feit dat Verweerder, na het verzoek om overdracht van Eiseres, volgens Eiseres heeft getracht de Domeinnaam aan Eiseres te verkopen voor ”enkele honderden euro’s”; een bedrag dat, naar aannemelijk is, hoger is dan de registratiekosten (Musik Produktiv GmbH & Co. KG v. Sinus Pro B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0031).
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.
Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, overeenkomstig artikel 10.3 van de Regeling, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.
De Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat Eiseres rechthebbende is op de Merken, daarvoor bescherming geniet in de Gemeenschap en de Benelux (en daarmee in Nederland). De Geschillenbeslechter refereert ten aanzien van de gestelde bekendheid van de Merken aan de uitspraken waarnaar Eiseres verwijst, in het bijzonder Microsoft Corporation v. Cupcake City, WIPO Case No. D2000-0818.
Ingevolge de door Eiseres geciteerde vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en Herbalife International Inc. v. Multi Media Concepts, WIPO Zaaknr. DNL2010-0026).
De Merken maken onderdeel uit van de Domeinnaam. De enkele toevoeging van de beschrijvende term ‘download’ is onvoldoende om de verwarring met de Merken weg te nemen, zo blijkt ook uit door Eiseres geciteerde vaste rechtspraak (Alterego v. TweeJ, WIPO Zaaknr. DNL2009-0028 en Herbalife International Inc. v. W. Drenth, WIPO Zaaknr. DNL2010-0025). Zoals ook door Eiseres gesteld, vergroot toevoeging van de term ‘download’ juist de in eerste aanleg gewekte verwarring. Eiseres citeert in dit verband uit Lime Wire LLC v. David da Silva / Contactprivacy.com, WIPO Case No. D2007-1168, waarin werd geoordeeld dat het gebruik van het woord ‘download’ het verwarringsgevaar vergroot omdat het een generieke term is die beschrijft hoe een gebruiker normaliter de software van de eiser in die procedure verkrijgt. In lijn met deze uitspraak zullen bezoekers verwachten dat via een website onder de Domeinnaam producten van Eiseres kunnen worden verkregen door deze te downloaden.
Op grond van het bovenstaande stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiseres. De Eis voldoet derhalve aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.
Eiseres voert aan dat Verweerder geen toestemming heeft om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken. Eiseres heeft voorts aangevoerd dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Nu Eiseres prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht of legitiem belang, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder aanwezig.
Eiseres heeft onbetwist gesteld dat Verweerder zich ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het bestaan van de (bekende) Merken. De Geschillenbeslechter acht dit, gezien de grote bekendheid van de Merken, voldoende aannemelijk. Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter tevens voldoende aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om diens voordeel te doen met de verwarring bij het publiek. Voldoende aannemelijk is dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om traffic te genereren naar diens website om zodoende commercieel voordeel te behalen in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling.
Nu vorenstaande ook niet is weersproken door Verweerder, oordeelt de Geschillenbeslechter dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 is voldaan.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <downloadmsn.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 1 februari 2011