Accords de transfert de technologie

Le transfert de connaissances et d’informations sur les technologies peut se faire de deux manières : informelle, par le transfert de connaissances, et formelle, au moyen d’accords (contrats) de transfert de technologie.

Le transfert informel de connaissances gagne de plus en plus en importance dans le monde universitaire car la mobilité des chercheurs et des étudiants contribue dans une large mesure à la diffusion des connaissances à travers le monde. Les connaissances peuvent être aussi transférées par d’autres moyens (publications, enseignement, conférences, cours, exposés, réunions et échanges informels et contacts personnels entre scientifiques, personnes issues du monde universitaire et entreprises).

Dans le contexte des canaux formels de transfert de technologie, il n’existe pas de contrat ou d’accord type. Certaines universités et certains organismes de recherche proposent des modèles types d’accord dans le cadre de leur politique en matière de propriété intellectuelle, mais ces modèles ne doivent être utilisés que comme point de départ, aide ou outil et doivent être adaptés aux circonstances particulières et aux exigences propres de chaque cas. Il est essentiel de consulter un juriste spécialiste du droit de la propriété intellectuelle dès le début de la négociation, et en particulier au moment de la signature de l’accord.

Businessman and robot shaking hands — (Photo : baona/Getty Images)

Quels sont les différents types d’accords de transfert de technologie?

Différents types d’accords de transfert de technologie sont fréquemment utilisés pour transférer une technologie du laboratoire au marché.

Contrats de licence de transfert de technologie

Un contrat de licence est un contrat juridiquement contraignant en vertu duquel le titulaire de la propriété intellectuelle associée à une technologie recherchée (le donneur de licence) autorise un tiers (le preneur de licence) à utiliser cette propriété intellectuelle selon des modalités (conditions) définies dans le contrat.

Ces conditions déterminent les droits du preneur de licence : une licence large à toutes fins, sur n’importe quel territoire et dans n’importe quel domaine d’utilisation, ou une licence étroite uniquement pour la distribution ou la fabrication sur certains territoires ou certaines technologies, ou une combinaison des deux.

Les contrats de licence sont comparables à un millefeuille : les partenaires de négociation peuvent se servir de ses différentes couches pour parvenir ensemble à une solution avantageuse pour tous. Par licence, on entend un consentement accordé par le titulaire des droits à un tiers pour l’utilisation d’un élément de propriété intellectuelle en échange d’argent ou d’un autre apport de valeur adéquate (p. ex. licences croisées). Le transfert devient effectif quand le donneur de licence livre la technologie et les connaissances au preneur de licence et que ce dernier apprend à les utiliser efficacement, les adapter et si possible les améliorer.

En savoir plus sur les contrats de licence

Redevance de licence

Certaines licences sont assorties de redevances et d’autres en sont exemptes. Certaines sont liées au développement de technologies et d’autres à l’accès aux normes, à la fabrication ou à la distribution. Malgré leurs différences, les contrats de licence se retrouvent partout dans le monde dans de nombreux types de relations technologiques, qu’il s’agisse de relations entre universités et entreprises, entre entreprises ou entre consortiums et entreprises, pour n’en citer que quelques-unes. Les contrats de licence, sous toutes leurs déclinaisons, sont un outil indispensable dans la recherche, le développement et la commercialisation de technologies.

Concession de licences de propriété intellectuelle

La concession de licences s’inscrit dans le contexte de différentes relations commerciales et différents rapports de collaboration, comme les fusions et acquisitions, les coentreprises, les accords de collaboration en matière de recherche, les accords communs de recherche-développement, etc. La concession d’une licence de technologie n’est possible que lorsqu’une des parties possède des actifs incorporels de valeur, appelés “éléments de propriété intellectuelle”, et qu’en qualité de propriétaire de ces actifs, elle a le droit d’empêcher l’autre partie de les utiliser.

L’innovation ouverte

Dans les économies d’aujourd’hui fondées sur le savoir, le modèle de collaboration en matière de propriété intellectuelle qui prévaut actuellement au sein des universités et des entreprises est celui de l’“innovation ouverte”, reposant sur les contrats de licence entre divers partenaires participants. Par conséquent, les acteurs de l’innovation s’intéressent de plus en plus à l’acquisition d’un plus grand nombre de connaissances pratiques sur la concession de licences qui est un outil utile pour le transfert de connaissances et des actifs de propriété intellectuelle.

Pour en savoir plus sur les principales clauses des contrats de licence, la préparation et les principes de négociation des licences, veuillez consulter notre guide consacré aux clés de la réussite en matière de concession de licences .

Cessions de droits de propriété intellectuelle

Une cession de droits de propriété intellectuelle implique le transfert de titularité des droits de propriété intellectuelle (brevets, modèles d’utilité, marques, droit d’auteur, savoir-faire protégé par un secret d’affaires, etc.) par le titulaire (cédant) au cessionnaire (personne physique ou morale) avec effet permanent.

Le contrat de cession doit indiquer avec précision l’objet de la cession. Dans le cas d’inventions brevetées par exemple, il peut notamment s’agir de brevets délivrés et de demandes de brevet provisoires, y compris de demandes de brevet selon le PCT, ou de secrets commerciaux destinés à être conservés sous cette forme.

La différence entre la concession de licences et la cession de droits de propriété intellectuelle réside dans le fait que, dans le cadre des relations de licence, le droit d’utiliser un élément de propriété intellectuelle est temporairement transféré au preneur de licence, donnant souvent au donneur de licence le droit de continuer à exploiter les mêmes éléments de propriété intellectuelle dans un domaine d’utilisation ou un territoire différent. À des conditions négociées, un contrat de licence peut être dénoncé et tous les droits retransférés au donneur de licence. En revanche, une cession de droits de propriété intellectuelle a un effet définitif, comme la vente d’actifs corporels. L’ancien titulaire sera donc définitivement dépouillé de la titularité.

Accords de confidentialité

Par accords de non-divulgation ou accords de confidentialité, on entend des accords juridiquement contraignants visant à ne pas divulguer des informations confidentielles dont une partie a eu connaissance, ou à ne pas les utiliser à une autre fin que celles prévues dans l’accord.

Ils sont souvent utilisés avant l’établissement d’une concession de licences ou d’un autre accord quand le preneur de licence souhaite avoir d’autres informations détaillées sur la propriété intellectuelle ou la technologie concernée. Dans le cadre d’un accord de collaboration par exemple, les deux parties peuvent avoir l’obligation de ne pas divulguer ou utiliser les informations relatives aux droits de propriété intellectuelle préexistants de l’autre partie.

Pour que l’accord de non-divulgation porte ses fruits, il importe de définir clairement les informations considérées comme confidentielles, les parties qui y auront accès et les mesures à prendre pour en assurer la confidentialité, ainsi que de limiter ces obligations à une période raisonnable.

Vous pouvez également consulter la section intitulée Que doivent savoir les chercheurs et les étudiants au sujet des brevets et de la confidentialité?

Accords de recherche collaborative

Les accords de collaboration ou accords de recherche collaborative sont conclus par au moins deux parties qui souhaitent coopérer pour mettre au point une technologie et éventuellement la commercialiser.

Les parties investissent leurs ressources humaines, matérielles et financières, leurs actifs (y compris les droits de propriété intellectuelle préexistants) et leurs compétences. Elles définissent ensemble les objectifs et le cadre juridique de la collaboration, notamment la titularité des droits de propriété intellectuelle, les droits d’accès, le partage des avantages et des risques et les droits pour commercialiser les résultats de la recherche.

Ce type d’accord peut être utilisé dans le cadre de collaborations en matière de recherche au sein des universités, en particulier de bourses de recherche, ainsi que pour des projets de recherche menés conjointement par les universités et les entreprises, y compris des projets de doctorat.

Les accords de consultation

Les accords de consultation portent sur les missions de consultants effectuées par des professeurs d’université ou des chercheurs qui fournissent des services d’experts à un partenaire du secteur privé contre rémunération, souvent à titre personnel, pour autant que les règles de fonctionnement de l’université les y autorisent.

La plupart du temps, les droits de propriété intellectuelle en découlant sont la propriété de l’entreprise, et le chercheur ne jouit que d’un droit restreint sur la publication des résultats de sa recherche. La titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche peut être aussi partagée, en fonction de la politique de propriété intellectuelle de l’établissement universitaire et des termes de l’accord.

Lorsqu’elle participe aux négociations, l’université s’efforce de préserver le droit des chercheurs sur la publication des résultats de leur recherche ainsi que la confidentialité des informations pendant une période raisonnable afin de permettre à l’entreprise de protéger la propriété intellectuelle et d’assurer sa position sur le marché.

Contrats de recherche subventionnée

Les contrats de recherche subventionnée régissent la relation entre une université ou un institut de recherche et un bailleur de fonds qui peut être un organisme gouvernemental ou une entité commerciale souhaitant établir des résultats scientifiques dans un domaine particulier présentant un intérêt pour ses activités.

L’organisme de recherche-développement reçoit des fonds destinés à financer la recherche et obtient en échange un accès préférentiel ou des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche. À l’inverse des accords de collaboration, le bailleur de fonds ne participe pas nécessairement aux activités de recherche et peut ne pas souhaiter commercialiser les résultats de la recherche. L’université ou l’organisme de recherche-développement est généralement propriétaire des résultats de la recherche et des éléments de propriété intellectuelle mis au point et concède une licence (exclusive ou non exclusive) au bailleur de fonds.

Accords de transfert de matériel

Accords de recherche sous contrat

Accords d’entreprise issue de la recherche universitaire

Accords de start-up fondée sur la recherche universitaire

Par start-up fondée sur la recherche universitaire, on entend toute entreprise crée sur la base d’une licence concédée par une université pour une ou plusieurs technologies.

Contrairement aux fondateurs d’une entreprise issue de la recherche, les fondateurs d’une start-up de ce type ne sont pas affiliés à l’université au sein de laquelle la technologie a été développée; par ailleurs, les ressources financières de l’entreprise proviennent d’investisseurs extérieurs.

L’accord conclu entre l’université ou l’organisme de recherche et la start-up doit porter sur certains points essentiels : propriété intellectuelle, conditions financières, obligations en matière de gestion, questions relatives aux conflits d’intérêts, participation de l’inventeur universitaire et appui qui sera fourni à ce dernier, plan de commercialisation ou de développement exposant les étapes importantes du développement et une stratégie pour la mise sur le marché et la sortie du marché.

Accords de coentreprise

On entend par coentreprise une entité commerciale créée par au moins deux parties mettant en commun leurs ressources dans un but commercial commun. Elle présente généralement les caractéristiques suivantes : partage des responsabilités, de la gouvernance, des risques et des avantages.

Par exemple, l’une des deux parties peut y contribuer en apportant la technologie et le savoir-faire et l’autre en fournissant l’investissement. C’est souvent le cas dans les coentreprises entre les établissements universitaires et le secteur privé. L’un des facteurs importants de la réussite des coentreprises est l’adoption rapide d’une charte des principes de droits de propriété intellectuelle régissant notamment l’utilisation des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle préexistante que chaque partie a apportées dans la coentreprise.

En savoir plus sur les accords de coentreprise

Il existe deux formes principales de coentreprise, la coentreprise avec participation au capital et la coentreprise contractuelle.

La première donne naissance à une entité juridique distincte créée pour mener à bien le projet et commercialiser le résultat final : la propriété intellectuelle nouvelle.

Dans une coentreprise contractuelle, les parties décident ensemble de réaliser un projet et signent un contrat définissant les modalités de leur collaboration. Les parties ne créent pas d’entité juridique distincte pour le projet mais travaillent ensemble, partageant les risques et bénéfices de l’entreprise selon les termes du contrat.

Il est possible d’utiliser différents moyens pour le transfert commercial et l’acquisition de technologie dans l’une ou l’autre forme de coentreprise.

Contrats types de l’OMPI pour les établissements universitaires

Afin d’aider les établissements universitaires à élaborer et à négocier des contrats de transfert de technologie, l’OMPI fournit des accords types entre les établissements universitaires et le secteur privé. La concession de licences étant le moyen le plus fréquemment utilisé pour transférer des technologies, ces modèles donnent un aperçu des différents types de contrats de licence, tels que les licences de savoir-faire, les licences exclusives, les licences de logiciels, etc. Ces modèles sont assortis de lignes directrices pour leur adaptation qui sont axées sur des questions complexes pour les bureaux de transfert de technologie, comme la négociation d’un audit des taux de redevance sur les recettes perçues par les partenaires du secteur privé auprès des preneurs de sous-licences.

Accords types (DOC)