Foire aux questions : Le transfert de technologie pour les universités et les organismes de recherche publics

Le transfert de connaissances est un processus qui permet à différentes parties prenantes d’échanger les résultats de la recherche, les découvertes, les inventions, la propriété intellectuelle, la technologie, les données et le savoir-faire. Plus communément, le terme désigne le transfert de ces actifs entre les universités et les organismes de recherche publics et l’industrie ou des institutions gouvernementales, ce qui est une source de valeur économique et de développement industriel.

• Canaux formels et informels : Le transfert de connaissances peut transiter par des canaux formels ou informels. Les canaux formels impliquent le plus souvent un arrangement juridique dans le cadre duquel les parties établissent clairement les conditions du transfert d’actifs de propriété intellectuelle déterminés. Les exemples les plus courants sont les suivants : la concession de licence, la création de start-up et d’entreprises issues de la recherche, les contrats, les projets de recherche, etc. En revanche, les canaux informels regroupent les contacts personnels et, par voie de conséquence, la dimension tacite du transfert de connaissances. Citons par exemple la mobilité du capital humain, les publications, l’enseignement, les interactions lors de conférences et de séminaires, les échanges informels entre chercheurs ou personnes issues du monde universitaire et les entreprises, les étudiants entrant sur le marché du travail, etc.
• Transfert de technologie : Le terme transfert de connaissances est souvent employé comme synonyme de transfert de technologie, mais ces deux termes revêtent des sens différents. Le transfert de technologie consiste à résoudre des problèmes par le transfert de solutions novatrices protégées par différents droits de propriété intellectuelle. Le transfert de connaissances est un terme plus général qui recouvre d’autres domaines de recherche, dont les sciences sociales, ainsi que des mécanismes de transfert moins formels.

La commercialisation de la propriété intellectuelle est le processus permettant à des entreprises de créer une valeur économique en transformant les connaissances, les découvertes et les inventions en produits et services nouveaux ou considérablement améliorés. Le processus de commercialisation peut être différent en fonction des universités ou des organismes de recherche publics. Les différentes étapes du processus sont les suivantes :

• la soumission de l’innovation ou de la découverte (généralement au moyen d’un formulaire de divulgation d’invention)
• l’évaluation (évaluation de la valeur scientifique et commerciale des connaissances)
• la protection (propriété intellectuelle ou autre type de protection)
• le modèle économique et le plan commercial (déterminant si l’innovation ou la découverte est véritablement applicable dans la pratique), la commercialisation, le plan de développement de produits et d’autres considérations commerciales.

Les avantages de la commercialisation de la recherche sont partagés entre différentes parties prenantes (universités, organismes de recherche, inventeurs, départements de recherche, bailleurs de fonds, secteur privé, etc.). Un grand nombre d’universités et d’organismes de recherche se sont dotés de politiques bien définies destinées à appuyer, encourager et permettre la commercialisation des connaissances et de la technologie. Il peut s’agir de la mise en place de bureaux de transfert de connaissances et de politiques dans ce domaine (appui à l’invention, création de start-up et d’entreprises issues de la recherche, programmes de soutien à la création d’entreprises, incubateurs et accélérateurs, parcs de recherche et participation à des organisations et des réseaux axés sur la commercialisation de la propriété intellectuelle)

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web sur les politiques en matière de propriété intellectuelle pour les universités.

On entend par évaluation des actifs de propriété intellectuelle le processus d’identification et de mesure des avantages et des risques potentiels d’un bien incorporel. Elle joue un grand rôle pour la planification d’entreprise, la concession de licences, les acquisitions, les fusions, les investissements, les coentreprises et les prêts. Les méthodes d’évaluation sont importantes car les institutions de financement, souvent désireuses d’investir dans la recherche et les technologies innovantes, ne disposent pas de la méthodologie nécessaire pour évaluer les actifs de propriété intellectuelle.

L’évaluation des actifs de propriété intellectuelle est considérée comme l’une des questions les plus complexes dans le processus de commercialisation de la propriété intellectuelle en raison de sa très forte volatilité et subjectivité. Elle apparaît, du moins sur le plan quantitatif, comme un calcul scientifique, mais elle n’est en réalité qu’une estimation qui est fonction de l’expérience de l’évaluateur dans le domaine particulier et de son aptitude à réaliser des extrapolations sur les plans technique et commercial et faire des prévisions en matière de propriété intellectuelle (sauf en cas de litige où le manque à gagner serait évalué en se fondant sur les événements passés et les données relatives au marché existantes). En outre, la valeur d’un actif incorporel dépend aussi du contexte. Le même actif peut donc avoir simultanément différentes valeurs dans différents contextes.

Bien évidemment, l’évaluation des actifs de propriété intellectuelle n’est pas un calcul purement mathématique, même s’il repose sur des formules. Il y a toujours un élément subjectif dans le choix de données pertinentes que l’évaluateur va utiliser pour prévoir les avantages potentiels d’un actif exploité, compte tenu du risque que le succès de la technologie ne soit pas au rendez-vous en raison des caractéristiques techniques du produit ou de problèmes sur le marché ou liés à la propriété intellectuelle.

Les raisons sont multiples, à commencer par le fait que les universités et les organismes de R-D s’intéressent souvent aux technologies très récentes, très loin de la pénétration du marché et de l’utilisation, ce qui rend toute prévision des avantages futurs extrêmement risquée. À ce stade, il est très difficile de définir des domaines d’utilisation potentiels et donc de trouver des débouchés commerciaux appropriés qui permettraient d’exploiter la technologie. L’autre obstacle est le manque de juristes spécialiste du droit de la propriété intellectuelle ayant les compétences appropriées pour procéder à une évaluation des actifs de propriété intellectuelle.

Les approches de l’évaluation des actifs de la propriété intellectuelle sont au nombre de deux :

• l’approche qualitative : évaluation d’une invention en fonction de critères définis relatifs aux prescriptions techniques, aux besoins en matière de propriété intellectuelle et aux exigences du marché afin de déterminer si les résultats de la recherche présentent un intérêt pour de nouveaux investissements et la commercialisation de la propriété intellectuelle. Cette évaluation est généralement effectuée dans la phase de précommercialisation; et
• l’approche quantitative : processus consistant à mesurer les avantages et les risques qui peuvent être générés par un actif de propriété intellectuelle en cours d’évaluation.
• L’approche quantitative, qui a pour but de conférer une valeur monétaire à la propriété intellectuelle, comporte un certain nombre de méthodes, parmi lesquelles les plus utilisées sont les suivantes : la méthode du coût, la méthode du marché et la méthode du revenu (qui se présente sous de nombreuses formes comme la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, la méthode de Monte-Carlo, Real Option etc.).

Il existe différents canaux formels et informels par lesquels les connaissances peuvent être transférées. Les moyens formels les plus souvent utilisés pour le transfert de connaissances sont les suivants :

• la concession de licences
• les cessions
• les contrats de collaboration
• les accords de transfert de matériel
• les accords de financement de la recherche
• les contrats de services consultatifs
• le franchisage et la création d’entreprises issues de la recherche et de start-up

Le transfert informel de connaissances gagne de plus en plus en importance dans le monde universitaire car la mobilité des chercheurs et des étudiants contribue dans une large mesure à la diffusion des connaissances à travers le monde. Les connaissances peuvent être aussi transférées par d’autres moyens (publications, enseignement, conférences, cours, exposés, réunions et échanges informels et contacts personnels entre scientifiques, personnes issues du monde universitaire et entreprises).

Dans le contexte des canaux formels de transfert de connaissances, il convient de garder à l’esprit qu’il n’existe pas de contrat ou d’accord type. Certaines universités et certains organismes de recherche proposent des modèles types d’accord dans le cadre de leur politique en matière de propriété intellectuelle, mais ces modèles ne doivent être utilisés que comme point de départ, aide ou outil et doivent être adaptés aux circonstances particulières et aux exigences propres de chaque cas. Il est essentiel de consulter un juriste spécialiste du droit de la propriété intellectuelle dès le début de la négociation, et en particulier au moment de la signature de l’accord.

Une cession de droits de propriété intellectuelle implique le transfert de titularité des droits de propriété intellectuelle (brevets, modèles d’utilité, marques, droit d’auteur, savoir-faire protégé par un secret d’affaires, etc.) par le titulaire (cédant) au cessionnaire avec effet permanent.

Le contrat de cession doit indiquer avec précision l’objet de la cession. Dans le cas d’inventions brevetées par exemple, il peut notamment s’agir de brevets délivrés et de demandes de brevet provisoires, y compris de demandes de brevet selon le PCT, ou de secrets commerciaux destinés à être conservés sous cette forme.

La différence entre la concession de licences et la cession de droits de propriété intellectuelle réside dans le fait que dans le cadre des relations de licence, le droit d’utiliser un élément de propriété intellectuelle est temporairement transféré au preneur de licence, donnant souvent au donneur de licence le droit de continuer à exploiter les mêmes éléments de propriété intellectuelle dans un domaine d’utilisation ou un territoire différent. À des conditions négociées, un contrat de licence peut être dénoncé et tous les droits retransférés au donneur de licence. En revanche, une cession de droits de propriété intellectuelle a un effet définitif, comme la vente d’actifs corporels. L’ancien titulaire sera donc définitivement dépouillé de la titularité.

Par licence, on entend un consentement accordé par le titulaire des droits à un tiers pour l’utilisation d’un élément de propriété intellectuelle en échange d’argent ou d’un autre apport de valeur adéquate (p. ex. licences croisées). Le transfert devient effectif quand le donneur de licence livre la technologie et les connaissances au preneur de licence et que ce dernier apprend à les utiliser efficacement, les adapter et si possible les améliorer.

La concession de licences s’inscrit dans le contexte de différentes relations commerciales et différents rapports de collaboration, comme les fusions et acquisitions, les coentreprises, les accords de collaboration en matière de recherche, les accords communs de recherche-développement, etc. La concession d’une licence de technologie n’est possible que lorsqu’une des parties possède des actifs incorporels de valeur, appelés “éléments de propriété intellectuelle”, et qu’en qualité de propriétaire de ces actifs, elle a le droit d’empêcher l’autre partie de les utiliser.

Pour en savoir plus sur la concession de licences, les différentes sortes de licences et les particularités des négociations relatives à la concession de licences, veuillez consulter notre guide consacré aux clés de la réussite en matière de concession de licences.

Dans les économies d’aujourd’hui fondées sur le savoir, le modèle de collaboration en matière de propriété intellectuelle qui prévaut actuellement au sein des universités et des entreprises est celui de l’“innovation ouverte”, reposant sur les contrats de licence entre divers partenaires participants. Par conséquent, les acteurs de l’innovation s’intéressent de plus en plus à l’acquisition d’un plus grand nombre de connaissances pratiques sur la concession de licences qui est un outil utile pour le transfert de connaissances et des actifs de propriété intellectuelle.

Le franchisage peut être défini comme un accord commercial permettant d’associer l’image de marque, la réputation, les compétences techniques, les marques et le savoir-faire du franchiseur à l’investissement effectué par le franchisé en vue de vendre des biens ou de fournir des services directement aux consommateurs.

La commercialisation de ces produits et services est généralement fondée sur une marque de produits ou de services ou sur un nom commercial et sur une esthétique particulière des locaux. La licence d’exploitation de cette marque ou de ce nom concédée par son propriétaire est généralement associée à la fourniture de savoir-faire technique (le plus souvent protégé par le droit d’auteur sur le contenu du Manuel renfermant des informations fondées sur le savoir-faire) et à l’assistance sur place. En bref, dans un accord de franchise simple, le franchiseur a élaboré un système performant pour exercer une activité commerciale et le franchisé souhaite reproduire et exploiter le même système, en utilisant le même nom, généralement dans une zone géographique différente.

On entend par coentreprise une entité commerciale créée par au moins deux parties mettant en commun leurs ressources dans un but commercial commun. Elle présente généralement les caractéristiques suivantes : partage de titularité, partage des avantages et des risques et partage de la gouvernance. Par exemple, l’une des deux parties peut y contribuer en apportant la technologie et le savoir-faire et l’autre en fournissant l’investissement. Une coentreprise implique souvent un contrat de licence destiné à réglementer l’utilisation des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle détenue par les participants à un projet avant que celui-ci ne débute que chaque partie a apportées dans la coentreprise.

Types de coentreprise

Il existe deux formes principales de coentreprise, la coentreprise avec participation au capital et la coentreprise contractuelle. La première donne naissance à une entité juridique distincte créée pour mener à bien le projet. Dans une coentreprise contractuelle les parties décident ensemble de réaliser un projet et signent un contrat définissant les modalités de leur collaboration. Les parties ne créent pas une entité juridique distincte pour le projet mais travaillent ensemble, partageant les bénéfices ou les pertes de l’entreprise selon les termes du contrat. Il est possible d’utiliser différents moyens pour le transfert commercial et l’acquisition de technologie dans l’une ou l’autre forme de coentreprise.

Outre les contrats de licence, il existe différentes autres formes de contrat, à savoir les accords de collaboration (ou accords de recherche en collaboration), les contrats de recherche subventionnés, les accords de recherche sous contrat, les contrats de consultation, les accords de transfert de matériel et les accords de non-divulgation (ou accords de confidentialité).

Accords de collaboration

Les accords de collaboration ou accords de recherche en collaboration sont conclus par au moins deux parties qui souhaitent coopérer pour mettre au point une technologie et éventuellement la commercialiser. Les parties investissent leurs ressources humaines, matérielles et financières, leurs actifs (y compris les droits de propriété intellectuelle détenus par les participants à un projet avant que celui-ci ne débute) et leurs compétences. Elles définissent ensemble les objectifs et le cadre juridique de la collaboration, notamment la titularité des droits de propriété intellectuelle, les droits d’accès, le partage des avantages et des risques et les droits pour commercialiser les résultats de la recherche. Ce type d’accord peut être utilisé dans le contexte de collaborations en matière de recherche au sein des universités, en particulier dans le cadre de bourses de recherche, ainsi que pour des projets de recherche menés conjointement par les universités et les entreprises, y compris des projets de doctorat.

Contrats de recherche subventionnés

Les contrats de recherche subventionnés régissent la relation entre une université ou un organisme de recherche public et un bailleur de fonds qui peut être un organisme gouvernemental ou une entité commerciale souhaitant établir des résultats scientifiques dans un domaine particulier présentant un intérêt pour ses activités. L’organisme de R-D reçoit des fonds destinés à financer la recherche et obtient en échange un accès préférentiel ou des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche. À l’inverse des accords de collaboration, le bailleur de fonds ne participe pas nécessairement aux activités de recherche et peut ne pas souhaiter commercialiser les résultats de la recherche. L’université ou l’organisme de R-D est généralement propriétaire des résultats de la recherche et des éléments de propriété intellectuelle mis au point et concède une licence (exclusive ou non exclusive) au bailleur de fonds.

Accords de recherche sous contrat

Des accords de recherche sous contrat sont conclus quand une société commerciale “engage” une université ou un organisme de recherche public pour mener des recherches à des fins commerciales. Les objectifs de la recherche sont définis par la société et les recherches sont menées à des fins commerciales, non à des fins académiques. Le titulaire du contrat prend intégralement à sa charge les coûts de recherche et la protection de la propriété intellectuelle et assume tous les risques se rapportant à la recherche. Les résultats sont généralement la propriété de la société (voir la recommandation de la Commission sur la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et le code de pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics, 2008), et les inventions brevetées ou d’autres droits de propriété intellectuelle sont cédés par l’université au titulaire du contrat.

Accords de consultation

Les accords de consultation portent sur les missions de consultants effectuées par des professeurs d’université ou des chercheurs qui fournissent des services d’experts à un partenaire du secteur privé contre rémunération, souvent à titre personnel, pour autant que les règles de fonctionnement de l’université les y autorisent. Les droits de propriété intellectuelle en découlant sont la plupart du temps la propriété de l’entreprise, et le chercheur ne jouit que d’un droit restreint sur la publication des résultats de sa recherche. La titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche peut être aussi partagée, en fonction de la politique de propriété intellectuelle de l’établissement universitaire et des termes de l’accord.

Accords de transfert de matériel

Les accords de transfert de matériel régissent le transfert d’actifs corporels et de matériels de recherche entre le fournisseur et le bénéficiaire qui compte les utiliser à des fins de recherche. Parmi les actifs transférés, on peut notamment citer le matériel breveté transféré par concession de licences, le matériel biologique, les composés chimiques ou les logiciels. L’accord définit les droits et obligations des parties concernant les matériels transférés, les éléments dérivés, les résultats de la recherche et les droits de propriété intellectuelle connexes.

Accords de non-divulgation

Par accords de non-divulgation ou accords de confidentialité, on entend des accords juridiquement contraignants visant à ne pas divulguer des informations confidentielles dont une partie a eu connaissance, ou à ne pas les utiliser à une autre fin que celles prévues dans l’accord. Ils sont souvent utilisés avant l’établissement d’une concession de licences ou d’un autre accord quand le preneur de licence souhaite avoir d’autres informations détaillées sur la propriété intellectuelle ou la technologie concernée. Dans le cadre d’un accord de collaboration par exemple, les deux parties peuvent avoir l’obligation de ne pas divulguer ou d’utiliser les informations de l’autre partie relatives aux droits de propriété intellectuelle détenue par les participants à un projet avant que celui-ci ne débute.

On entend par entreprises issues de la recherche les entreprises créées sur la base d’une technologie nouvelle mise au point par une université ou un organisme de recherche public. Les chercheurs participant à la mise au point d’une technologie nouvelle souvent quittent le poste d’origine qu’ils occupaient à l’université pour rejoindre la nouvelle entreprise. L’université et l’entreprise issue de la recherche partagent généralement les risques et les avantages dans le cadre des différentes formes de coentreprise. Les entreprises issues de la recherche sont souvent titulaires, ou preneurs exclusifs de licence, des droits de propriété intellectuelle sur des technologies mises au point au sein de l’université.

Par start-up, on entend toute entreprise crée sur la base d’une licence concédée par une université pour une ou plusieurs technologies. Contrairement aux fondateurs d’une entreprise issue de la recherche, les fondateurs d’une nouvelle entreprise ne sont pas affiliés à l’université au sein de laquelle la technologie a été développée; par ailleurs, les ressources financières de l’entreprise proviennent d’investisseurs extérieurs. L’accord conclu entre l’université ou l’organisme de recherche public et la start-up doit porter sur certains points essentiels : propriété intellectuelle, conditions financières, obligations en matière de gestion, questions relatives aux conflits d’intérêts, participation de l’inventeur universitaire et appui qui sera fourni à ce dernier, plan de commercialisation ou de développement exposant les étapes importantes du développement et une stratégie pour la mise sur le marché et la sortie du marché.

Les bureaux de transfert de connaissances sont généralement chargés de gérer le transfert de connaissances et de technologie à l’industrie et de gérer les actifs de propriété intellectuelle de l’université, mais leur mandat peut être plus large et couvrir toute interaction et relation contractuelle avec le secteur privé.

Dans l’idéal, les bureaux de transfert de connaissances seraient autonomes et généreraient des revenus supplémentaires pour les universités. L’expérience montre toutefois que tous les bureaux de transfert de connaissances ne réussissent pas à s’autofinancer et, même si c’est le cas, un financement de démarrage est généralement nécessaire pendant plusieurs années. Dans certains pays, les pouvoirs publics apportent une aide financière ou technique à l’appui de la création de bureaux de transfert de connaissances. Les bureaux de transfert de connaissances sollicitent souvent l’assistance technique fournie par les offices nationaux de brevets, notamment au début de leur activité.

Ces bureaux peuvent être hébergés au sein de l’organisme, rattachés aux autorités de l’université ou de la faculté, ou bien la responsabilité du transfert de technologie peut être confiée à un organisme distinct, une fondation ou une entreprise appartenant à l’université. La mise en place de bureaux conjoints de transfert de technologie pour des groupes d’universités ou d’organismes de recherche publique implantés dans une même région ou spécialisés dans des disciplines similaires est une démarche suivie par un certain nombre d’organismes de pays en développement ou de pays développés. L’un des principaux arguments en faveur de la création de bureaux conjoints de transfert de technologie est que les universités, à elles seules, n’accomplissent pas suffisamment de travail pour justifier la création d’un bureau spécialisé doté de ressources humaines qualifiées. Cette approche se justifie dès lors qu’il importe de parvenir à une masse critique et que le recrutement de ressources humaines très qualifiées revient moins cher à chaque organisme. Il faut néanmoins souligner combien il importe que les bureaux de transfert de technologie soient implantés au sein de l’université, de manière à faciliter l’interaction directe avec les chercheurs et à éviter des situations de méfiance entre organismes lorsque plusieurs universités se partagent un même bureau.

Pour en savoir plus sur les lois et règlements en matière de propriété intellectuelle dans différents pays, veuillez consulter la base de données WIPO Lex..

Chaque pays dispose d’un certain nombre de lois en matière de propriété intellectuelle et d’autres modalités d’application qui peuvent avoir une incidence sur les processus de transfert de connaissances. Certains pays ont édicté des lois spécifiques sur le transfert de connaissances, la technologie, l’innovation ou la propriété intellectuelle générée au sein des universités. Il peut y avoir aussi des dispositions pertinentes dans la législation relative aux brevets et à la propriété industrielle, les lois sur les marques, les lois sur le droit d’auteur et d’autres lois nationales. Les universités et les organismes de recherche publics peuvent aussi prévoir dans leur politique institutionnelle des règles relatives au transfert de connaissances. Les traités internationaux et les accords bilatéraux en vigueur dans un pays donné pourraient aussi avoir une incidence sur les processus de transfert de connaissances. Il faut toujours se référer aux dispositions pertinentes et consulter un juriste spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle avant d’entreprendre toute activité en lien avec le transfert de connaissances.

L’OMPI offre un large éventail de conseils, de ressources et de services d’appui aux universités et aux organismes de recherche publics et s’emploie à faire progresser la gestion des droits de propriété intellectuelle et le transfert des droits de propriété intellectuelle dans les États membres dans le cadre de projets thématiques et de programmes de renforcement des capacités. L’OMPI fournit des conseils et de l’aide aux États membres dans les domaines suivants : le cadre juridique, les activités d’analyse et la gestion de la propriété intellectuelle; elle exécute des projets de renforcement des capacités et publie des outils, des manuels et du matériel de formation. L’OMPI entreprend aussi un nombre croissant d’activités pour aider à l’élaboration des politiques en matière de propriété intellectuelle pour les universités et les organismes de recherche publics dans le monde.

L’OMPI met aussi à disposition des plateformes (WIPO GREEN et WIPO Re:Search) permettant de collaborer dans certains domaines du transfert de connaissances et d’établir des partenariats avec des organismes publics et privés dans le cadre de l’organisation de forums en vue de faciliter la mise en relation entre les fournisseurs et les demandeurs de technologies.

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI propose des services de règlement et d’administration des litiges pour aider les parties à régler les litiges dans les domaines de la recherche-développement (R-D) et du transfert de technologie sans avoir à recourir à une action en justice.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web intitulé “Favoriser le transfert de technologie et de connaissances.

L’OMPI fournit une assistance aux universités et aux organismes de recherche publics dans les États membres de l’OMPI, sur la base des demandes présentées par les gouvernements des États membres.

Il est possible de solliciter une assistance en matière de transfert de connaissances auprès d’organismes nationaux établis en vertu des lois et politiques pertinentes pour favoriser le transfert de connaissances dans un pays. Un des principaux fournisseurs de services en lien avec la propriété intellectuelle est l’office national de propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle.

Des informations plus complètes sont disponibles sur notre page Web dédiée Politiques en matière de propriété intellectuelle pour les universités et les organismes de recherches. Dans certains pays en développement, les Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) fournissent aux inventeurs des informations et des services au niveau local.

Le Programme d’assistance aux inventeurs peut aussi aider les inventeurs qui ont des moyens financiers limités venant de pays en développement en les mettant en relation avec un conseil en brevets qui leur fournit gratuitement une assistance juridique.

Il est primordial d’obtenir les conseils d’un spécialiste et de consulter un juriste spécialiste du droit de la propriété intellectuelle ou un conseiller en propriété intellectuelle le plus tôt possible.