Au tribunal - La marque qui protégeait une ville dans une ville

La “dégénérescence” (voir l’article intitulé “Ce que vous ne savez pas sur les marques” dans le numéro 6/2009 du Magazine de l’OMPI) n’est pas le seul danger qui plane sur les marques; elles courent aussi le risque de perdre leur caractère distinctif en devenant des identifiants géographiques. Dans cet article, Tana Pistorius, professeur de droit de la propriété intellectuelle au département de droit commercial de l’UNISA (University of South Africa), examine une affaire qui fait jurisprudence en Afrique du Sud. Mme Pistorius est arbitre principal de la commission de règlement extrajudiciaire des litiges de l’Institut sud-africain du droit de la propriété intellectuelle pour les noms de domaine de premier niveau du code de pays .za. Elle enseigne certains modules du Programme commun de spécialisation en propriété intellectuelle UNISA-WIPO, et fait également partie des formateurs de l’Académie mondiale de l’OMPI.

Century City est un complexe immobilier renommé qui fait la fierté du Cap, en Afrique du Sud. Ses promoteurs ont tenu à créer une infrastructure fournissant à ses habitants un large éventail de services et d’industries. Ce projet multifonctionnel haut de gamme de 250 hectares comprend un centre d’affaires, des logements de luxe, un parc à thème, quatre hôtels et un centre commercial. Il fait partie du territoire de la municipalité du Cap et constitue une véritable “ville dans la ville”.

Conscient de l’importance des droits de propriété intellectuelle, le promoteur a déposé un certain nombre de marques verbales pour protéger la dénomination “Century City”, ainsi que des marques figuratives composées de deux lettres C entrecroisées sous lesquelles sont disposés sur deux lignes les termes “Century City” et “Your place. Your space”, et cela pour des services des classes 35, 36,41 et 42 de la classification de Nice. La titularité de ces marques a été transférée à la Century City Property Owners’ Association, une société sans but lucratif regroupant les propriétaires de Century City.

En 2006, l’agence de logement Century City Apartments Property Services a enregistré le nom de domaine www.centurycityapartments.co.za puis constitué, un an plus tard, la société Century City Apartments Property Services CC. Cette agence est propriétaire d’un certain nombre de logements à Century City qu’elle loue, ainsi que d’autres dans le même complexe, à des vacanciers pour des séjours de durée limitée sous la marque “Century City Apartments”.

Première manche : la Haute cour du Cap

Considérant que l’utilisation par l’agence de logement du terme “Century City” dans sa raison sociale, son nom commercial et son nom de domaine était constitutive d’atteinte à ses marques verbales et figuratives, l’association des propriétaires engagea une action en contrefaçon de marque1. L’agence répondit par une procédure reconventionnelle en annulation des marques de l’association, faisant valoir que ces dernières avaient perdu leur caractère distinctif dans la mesure où Century City était un nom de lieu devenu graduellement la désignation de l’origine géographique d’un large éventail de services.

La Haute cour du Cap statua que l’agence de logement avait porté atteinte aux marques verbales et figuratives de l’association et rejeta sa demande reconventionnelle. Elle conclut par ailleurs à la validité des marques de l’association et à leur opposabilité aux tiers, ainsi qu’à l’existence d’un lien indissociable entre le complexe immobilier et la dénomination Century City, cette dernière étant issue directement du développement d’une étendue de terrain. Le raisonnement de la cour était que les droits de marque étaient fondés sur la nature du projet immobilier et non sur “une définition de dictionnaire” ou un lieu géographique, et que la dénomination, dépourvue de “signification exclusivement géographique”, ne tombait pas sous le coup de la disposition interdisant l’enregistrement des noms de lieux géographiques.

L’agence de logement porta la décision de la Haute cour du Cap en appel.

Deuxième manche : la Cour d’appel suprême

En novembre 2009, un arrêt est rendu par le juge Harms, président adjoint de la Cour d’appel suprême d’Afrique du Sud, dans l’affaire Century City Apartments Property Services CC c. Century City Property Owners Association2.

Photos: CCPOA

Dans cette décision, la cour observe que le droit fondamental des marques permet d’utiliser une marque autrement que comme indication d’origine, et que l’utilisation par l’intimée de la dénomination “Century City” à des fins descriptives ne saurait constituer une contrefaçon. L’appelante avait invoqué l’article 34.2)b) de la loi 194 de 1993 sur les marques, lequel dispose, en substance, qu’il n’est pas porté atteinte à une marque enregistrée si cette dernière est exploitée de bonne foi en tant que description ou indication de l’origine géographique de produits ou services. La Cour d’appel suprême estime que l’appelante a exploité la marque d’une manière descriptive dans sa publicité, mais – et elle rejette le “faible argument contraire invoqué à cet égard” – que lorsqu’elle l’a utilisée dans son nom commercial, sa raison sociale ou son nom de domaine, il s’agissait bel et bien d’une exploitation en tant que marque.

En deuxième lieu, la cour statue que l’appelante a utilisé la marque dans le cadre de ses activités commerciales, lesquelles, à titre d’agence de logement, relèvent de la classe 42. Elles appartiennent également à la classe 36, qui couvre les agences immobilières ainsi que la gérance et la location de biens immobiliers, et à la classe 35 en ce qui concerne les services de gestion. Aucun élément de preuve n’indique que l’appelante ait utilisé la marque à l’égard des services de la classe 41 (éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles).

Les marques “Century City” et “Century City Apartments” étaient-elles identiques? La Cour d’appel suprême estime qu’elles sont similaires au point de prêter à confusion, mais non identiques3. S’agissant du risque de confusion créé par l’utilisation raisonnable et théorique par l’appelante des termes “Century City Apartments” et centurycityapartments.co.za, la cour statue que celle-ci porte atteinte aux marques de l’intimée4.

Effet auditif des marques figuratives

Le tribunal de premier degré a-t-il statué à bon droit? L’intimée a fait valoir que l’utilisation du terme “Century City” par un tiers portait atteinte à ses droits, car elle créait un risque de confusion auditive avec sa marque figurative, dans laquelle ce terme était contenu. La Cour d’appel suprême observe que la valeur ou le caractère distinctif d’une marque figurative peut résider dans son effet visuel. Lorsque des mots ou des noms sont associés à une marque figurative, leur effet auditif peut s’imposer. La cour reconnaît également que l’élément auditif ou conceptuellement dominant d’une telle marque peut rendre inopérantes les différences visuelles découlant de particularités graphiques.

En l’espèce, toutefois, l’appelante a principalement utilisé les marques dans des publicités imprimées ou en ligne. L’intimée n’ayant rapporté aucune preuve d’une utilisation auditive de ces marques figuratives, la cour conclut que le risque de confusion auditive était négligeable et peut, par conséquent, être écarté. La contrefaçon de marque figurative invoquée par l’intimée n’est donc pas établie.

Lieux géographiques : Bloemfontein, mais pas London pour le gin

L’appelante avait formé une demande reconventionnelle d’annulation des marques “Century City”. L’enregistrement d’une marque constituée exclusivement d’un signe ou d’une indication pouvant servir à désigner, dans le commerce, l’origine géographique de services peut être annulé en vertu de l’article 10.2)b) de la loi sur les marques. Selon l’argument invoqué, Century City est un lieu géographique désignant l’origine géographique de services.

Dans quelles circonstances peut-on dire qu’une marque est constituée exclusivement d’un signe ou d’une indication servant, dans le commerce, à indiquer l’origine géographique de services5? Le juge Harms met en garde contre le recours systématique à la jurisprudence britannique ou australienne en matière de marques, dont le lien avec la position actuelle de l’Afrique du Sud en matière de protection des indications géographiques par le droit des marques est limité sinon nul. “Les lois et principes de la propriété intellectuelle ne doivent pas être enfermés dans une capsule temporelle ou un carcan, dit-il, et les raisonnements juridictionnels doivent être lus en contexte.”

Le juge Harms explique que l’article 10.2)b) de la loi sur les marques de l’Afrique du Sud n’interdit l’enregistrement à titre de marque des noms géographiques que lorsque ces derniers désignent des lieux géographiques déjà renommés ou connus pour les produits ou services de la catégorie concernée, et donc associés à ces derniers dans l’esprit de leurs consommateurs ou utilisateurs. L’intérêt général dicte en effet que ces noms restent disponibles pour servir d’indications de l’origine géographique de telle ou telle catégorie de produits ou services.

L’article 10.2)b) doit être lu dans son contexte : il protège l’utilisation des marques désignant le type, la qualité ou la quantité des produits et services, les noms qui désignent l’origine géographique de ces produits et services. Il ne se préoccupe pas d’existence ou de perte de caractère distinctif, car ces aspects relèvent de l’article 10.2)a) de la loi6. La cour estime que l’interdiction sert l’intérêt public dans la mesure où elle favorise l’association des noms géographiques aux qualités ou autres caractéristiques de produits ou services, laquelle a une influence sur les choix des consommateurs7.

L’arrêt relève que deux critères doivent être présents pour que l’interdiction relative à l’origine géographique puisse s’appliquer. D’abord, les marques doivent être constituées “exclusivement” ou “uniquement” d’un nom géographique. Cela ne veut pas dire qu’elles doivent avoir une “signification exclusivement géographique”, mais qu’elles doivent être constituées d’un nom géographique et rien d’autre – par exemple “London” pour le gin. Une marque figurative comprenant un nom géographique n’entrerait pas dans cette catégorie, étant donné qu’elle comprend autre chose qu’un simple nom géographique. La Cour d’appel suprême observe que les noms géographiques faisant partie de marques “complexes” (par exemple “George’s London Gin”) échappent au champ d’application de l’article 10.2)b) du fait de la présence dans celui-ci du terme “exclusivement”.

Deuxièmement, il doit y avoir dans l’esprit du public une association entre le lieu géographique et la nature des produits ou services concernés. L’arrêt renvoie à l’affaire Peek & Cloppenburg8, dans laquelle il a été statué comme suit :

“Lorsqu’il procède à cette appréciation, l’office des marques doit établir que le nom géographique est connu des personnes de la classe concernée comme étant la désignation d’un lieu. Qui plus est, l’association du nom en question avec la catégorie de produits ou services en question dans l’esprit des personnes de la classe concernée doit être actuelle, ou alors il doit être raisonnable de penser que ce nom est susceptible de désigner l’origine géographique de cette catégorie de produits ou services aux yeux de ces personnes.”

Une telle association existe entre “London” et “gin”, mais on ne peut pas dire qu’en règle générale, le public établisse un lien entre Bloemfontein et le gin. L’enregistrement du terme “Bloemfontein” en tant que marque pour le gin serait par conséquent envisageable. La cour cite à cet égard l’exemple du terme “Windhoek”, qui est la fois une marque de bière notoire et le nom de la capitale de la Namibie.

Quand le nom d’un projet immobilier devient-il un nom de lieu?

L’intimée a fait valoir que Century City était un projet immobilier, et non un lieu. Si le terme Century City est considéré comme un nom de lieu, l’annulation des marques “Century City” devient en effet une possibilité, particulièrement s’il existe dans l’esprit du public une association entre le lieu géographique et la nature des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées. Les marques figuratives sont à écarter d’emblée de cette analyse, car comme on l’a expliqué précédemment, elles ne sont pas composées “exclusivement” d’un signe qui, selon l’appelante, constitue un lieu géographique. Cela ne s’applique pas, toutefois aux marques verbales.

La cour observe que l’intimée a qualifié Century City de “ville” ou de “ville dans la ville”, de “plaque tournante commerciale” complémentaire du quartier d’affaires du centre de Cape Town, ainsi que de “lieu”. Il y a un bureau de poste de Century City et des panneaux routiers qui indiquent la direction de Century City. Le public s’est habitué à en parler comme d’un lieu ou d’un endroit. La cour en conclut que Century City est un lieu géographique ayant un grand nombre de propriétaires individuels.

Le nom Century City est-il devenu un nom de lieu au sens de l’article 10.2)b), c’est-à-dire la désignation de l’origine géographique des services pour lesquels l’enregistrement des marques a été accordé? Après avoir examiné les services couverts par chacun des enregistrements, la cour observe que les entreprises commerciales offrant les services énumérés en classe 42, tels que la vente au détail et les services de restauration, se comptent peut-être en centaines.

La cour statue que Century City est devenu le nom d’un lieu géographique et désigne désormais, dans le commerce, l’origine géographique de la plupart des services pour lesquels les marques ont été enregistrées. Conséquemment, les marques dénominatives “Century City” enregistrées en classes 35 (pour les services de gestion), 36, 41 et 42 sont toutes visées par l’interdiction prévue à l’article 10.2)b), et donc susceptibles d’annulation.

La preuve de comportement blâmable est-elle nécessaire?

La Cour d’appel suprême estime que le fait que la marque “Century City” soit devenue un nom de lieu découle de la nature même du projet immobilier. Elle rejette l’argument de l’intimée selon lequel la seule cause possible de perte de caractère distinctif d’une marque est le comportement “blâmable” de son titulaire. Le critère de comportement blâmable est devenu une obligation légale en vertu de l’article 46.1)d) de la loi sur les marques de 1994 du Royaume-Uni, mais la loi sud-africaine sur les marques ne contient pas à l’heure actuelle de disposition équivalente9. Il n’appartient pas à la cour de récrire l’article 10.1)b) pour que le comportement blâmable du titulaire de marque devienne un critère.

La cour fait observer que les actes illicites des tiers n’ont pas pour effet d’annihiler les droits, et que cette vérité s’applique également aux droits de marque. En d’autres termes, la marque d’une personne ou sa réputation ne peut pas être détruite par l’acte de contrefaçon ou les dépôts de marque ultérieurs d’une autre.

En conséquence, la cour accueille le recours et ordonne le remboursement des frais de l’appelante. Elle ordonne également l’annulation des marques verbales “Century City” de l’intimée pour les classes 36, 41 et 42 ainsi que le retrait des services de gestion du libellé de l’enregistrement de la marque “Century City” en classe 35.

Conclusion

La saga Century City a permis de préciser plusieurs notions mal comprises en matière de droit des marques. Une marque est “exclusivement” un lieu géographique lorsqu’elle est constituée d’un nom géographique sans rien d’autre. Deuxièmement, l’interdiction d’enregistrement des lieux géographiques à titre de marque est sans rapport avec l’existence ou la perte de caractère distinctif. Troisièmement, l’interdiction s’étend au-delà de l’exploitation de la marque, pour englober les désignations d’origine géographique de produits ou services. Enfin, le fait que le titulaire d’une marque soit ou non “blâmable” n’est pas pertinent dans une procédure en annulation.

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1 Century City Property Owners’ Association c. Century City Apartments Property Service CC & others: In re Century City Apartments Property Service CC c. Century City Property Owners Association & another [2008] JOL 22813 C; [2008] ZAWCHC 63.
2  [2010] JOL 24646 (SCA).
3  Ibid, parag. 12. La cour a suivi “à tous égards” les lignes directrices établies dans l’affaire Compass Publishing BV c. Compass Logistics Ltd 2004] EWHC 520 (Ch).
4  Ibid parag. 14. La Cour suprême a estimé que la dénomination commerciale de l’appelante “Century City Apartments Property Services CC” différait sensiblement de la marque “Century City” et ne portait pas atteinte à celle-ci. L’emploi adjectival peut être considéré comme différent de l’emploi nominal. Les mêmes considérations s’appliquent dans la présente affaire pour écarter la possibilité raisonnable de confusion ou de tromperie (ibid parag. 15).
5  Observation du juge Harms dans l’affaire First National Bank of SA Ltd c. Barclays Bank plc 2003 (4) SA 337 (SCA), [2003] 2 All SA 1 (SCA) parag. [10]); citée dans la présente affaire parag. 26.
6  Ibid parag. 31; Contra. CE Webster & GE Morley Webster and Page South African Law of Trade Marks, Unlawful Competition, Company Names and Trading Styles (4th ed. LexisNexis: Durban) parag. 3-44.
7  La cour cite Peek & Cloppenburg KG’s Application [2006] ETMR 33 parag. [34].
8  Peek & Cloppenburg KG’s Application supra parag. 38.
9  Ibid parag. 49; Contra Webster & Morley op cit parag. 13.