Lutter contre l’enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine dans un environnement en constante mutation

John McElwaine, partenaire, et Christopher D. Casavale, associé chez Nelson Mullins, Charleston, Caroline du Sud (États-Unis d’Amérique)

L’essor du domaine “.com” à la fin des années 1990 a marqué le début de la commercialisation de l’Internet et contribué à l’expansion du système des noms de domaine. Mais cette évolution est également à l’origine du problème du cybersquattage, à savoir l’enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine, notamment des marques, connues, dans l’espoir de les revendre pour en tirer un profit.

À l’occasion du vingtième anniversaire de la mise en œuvre des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “principes UDRP”), qui ont permis de lutter avec succès contre le cybersquattage, revenons aux origines de ces principes et examinons leur efficacité et la façon dont ceux-ci pourraient évoluer dans les années à venir.

Origines des principes UDRP

Conscients de la menace que représentait le cybersquattage pour la confiance des consommateurs ainsi que pour la sûreté, la sécurité et la stabilité de l’Internet, à la fin des années 1990, les États-Unis d’Amérique ont demandé à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de réaliser une étude consultative sur les questions relatives aux noms de domaines et aux marques et de formuler des recommandations pour lutter contre les abus en ligne dans ce secteur. Les recommandations de l’OMPI ont abouti à l’élaboration des principes UDRP, qui se sont révélés être un outil en ligne très efficace pour protéger les droits des titulaires de marques et pour renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique mondial.

En avril 1999, l’OMPI a présenté son rapport à l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), alors nouvellement créée, recommandant une procédure rapide, efficace, économique et uniforme pour lutter contre le cybersquattage. Le rapport de l’OMPI contenait également des recommandations prospectives sur les coordonnées des demandeurs de noms de domaine, un sujet que l’ICANN commence seulement maintenant à aborder depuis la mise en œuvre du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD). Dans les six mois qui ont suivi la publication du rapport de l’OMPI, la communauté de l’ICANN, par l’intermédiaire de son processus d’élaboration de politiques multipartite, a apporté quelques changements mineurs aux principes proposés par l’OMPI.

Les principes UDRP en détail

Pour pouvoir recourir à la procédure administrative régie par les principes UDRP, trois conditions doivent être remplies :

• le nom de domaine doit être semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du requérant;
• le détenteur ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
• le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de “mauvaise foi”.

Un requérant ayant obtenu gain de cause dans le cadre d’une telle procédure peut demander que le nom de domaine concerné lui soit transféré ou qu’il soit radié. Les principes UDRP ont été adoptés par le Conseil d’administration de l’ICANN en octobre 1999 en tant que “politique consensuelle” contraignante (ce qui signifie que les unités d’enregistrement et les services d’enregistrement doivent appliquer les principes UDRP à tous les noms de domaine gérés par l’ICANN, tels que “.com”). Un mois plus tard, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après dénommé “Centre”) est devenu la première institution agréée de règlement des litiges en vertu des principes UDRP. La toute première plainte relative à un nom de domaine était déposée auprès du Centre en décembre 1999.

Les 20 premières années : tendances et défis

La première affaire relative à un nom de domaine a été portée devant l’OMPI par la World Wrestling Federation pour <worldwrestlingfederation.com>. Au cours des 12 mois suivants, le Centre a traité 1857 affaires relatives à des noms de domaine. Dix ans plus tard, en 2010, le Centre avait traité 2696 litiges en vertu des principes UDRP. À l’exception d’un léger recul du nombre de dossiers traités en 2013, le Centre a vu le nombre de litiges relatifs à des noms de domaine augmenter d’année en année. En 2019, selon les estimations, le Centre aura traité quelque 3600 affaires, un record depuis le lancement des principes UDRP en 1999.

Le succès des principes UDRP et leur acceptation à l’échelle mondiale sont incontestables. Jusqu’à présent, les principes UDRP ont été utilisés par des titulaires de marques du monde entier, avec plus de 45 000 plaintes déposées auprès du Centre. Depuis le début, la majorité des requérants ayant eu recours à la procédure administrative régie par les principes UDRP résident aux États-Unis d’Amérique, en France, au Royaume-Uni, en Suisse ou en Allemagne.

En 2019, les États-Unis d’Amérique représentaient 32% des titulaires de marques (“requérants”) ayant déposé une plainte auprès du Centre. De même, la majorité des défendeurs dans ces affaires (c’est-à-dire la personne physique ou morale ayant enregistré le nom de domaine qui est l’objet de la plainte) résidaient aux États-Unis d’Amérique, en Chine, au Royaume-Uni, en Espagne, en France ou en Australie. En 2019, les États-Unis d’Amérique représentaient 26% des défendeurs de l’OMPI dans des affaires liées aux principes UDRP.

Les principes UDRP se sont révélés être un outil souple et précieux pour les titulaires de marques pour lutter contre les nombreuses formes nouvelles d’utilisation abusive des droits attachés aux marques en ligne. En effet, certains des problèmes spécifiques auxquels les titulaires de marques ont dû faire face au cours des 20 dernières années n’existaient pas lorsque les principes UDRP ont été adoptés à la fin des années 1990. Deux décennies plus tard, les principes UDRP continuent d’offrir aux propriétaires de noms de domaine une procédure équitable pour lutter contre ces abus.

Il convient de souligner que les principes UDRP étaient suffisamment complets pour permettre la constitution d’une jurisprudence englobant les nouvelles formes d’abus. Par exemple, la pratique du “prix d’appel” appliquée par les revendeurs a été traitée dans l’affaire Oki Data (affaire OMPI n° D2001-0903), qui a fait date, dans laquelle un critère a été établi pour déterminer si l’utilisation faite par un revendeur d’une marque dans un nom de domaine pouvait être qualifiée d’usage loyal de bonne foi.

Un autre phénomène notable a été l’augmentation du nombre de tentatives de monétisation ou de revente de noms de domaine ayant de la valeur du fait de la bonne volonté de la marque contenue dans ceux-ci, mais sur lesquels les détenteurs n’avaient aucun droit, et qui étaient simplement “détenus” sans qu’ils conduisent à un site Web actif. Cette forme de “détention passive” a été traitée dans l’affaire Telstra c. Nuclear Marshmallows (affaire OMPI n° D2000-0003), qui a fait date, dans laquelle l’ensemble des circonstances ont été prises en considération (à savoir qu’il était clair que le titulaire de la marque avait été visé) pour déterminer la mauvaise foi.

Les principes UDRP prévoient aussi des mécanismes robustes de protection de la liberté d’expression qui sont, bien évidemment, contrebalancés par des affaires dans lesquelles la liberté d’expression est revendiquée, généralement comme prétexte pour obtenir un gain commercial, comme dans l’affaire relative au nom de domaine <walmartcanadasucks.com> (affaire OMPI n° D2000-0477).

Nouveaux enjeux concernant les noms de domaine

À l’heure actuelle, les titulaires de marques et les internautes doivent faire face à des problèmes tels que l’utilisation abusive des noms de domaine pour favoriser la vente de produits contrefaisants, l’hameçonnage et la fraude. En 2019, 16% des plaintes relatives à des noms de domaine déposées auprès du Centre concernaient des cas d’hameçonnage, 8% des allégations de fraude et près de 6% la vente de produits ou de services contrefaisants. Deux tiers des affaires liées à des produits contrefaisants concernaient les secteurs de la mode, du commerce de détail ou des produits de luxe. Le secteur bancaire a été la principale cible des fraudes et autres attaques d’hameçonnage, représentant respectivement 21% et 34% des affaires traitées par le Centre en 2019.

En outre, malgré le fait qu’ils présentent un réel intérêt, le développement et la mise en œuvre de services de protection de la vie privée et de services d’enregistrement de noms de domaine (des services permettant aux détenteurs de noms de domaine de garder leurs coordonnées confidentielles) ont dans une certaine mesure facilité les abus sur l’Internet. En 2004, moins de 5% des affaires relatives à des noms de domaine traitées par le Centre concernaient des services d’enregistrement. En 2011, près de 30% des litiges dont a été saisi le Centre concernaient des services d’enregistrement. Puis, en 2018, avec la mise en œuvre des règles de confidentialité relatives au règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD), le Centre a constaté une augmentation de près de 45% des affaires portant sur ce type de service.

Devant cette évolution rapide de l’environnement en ligne, les principes UDRP ont démontré leur résilience, leur adaptabilité et leur aptitude à répondre aux nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les titulaires de marques en ligne. Ces principes demeurent un outil précieux pour préserver la confiance des consommateurs, pour les protéger contre les fraudes en ligne et pour maintenir la sûreté, la sécurité et la stabilité de l’Internet.

L’avenir

L’une des prochaines étapes importantes sera la révision des principes UDRP par l’ICANN. En 2020, un groupe de travail de l’ICANN commencera à examiner la question de savoir si les principes UDRP, en relation avec d’autres mécanismes de protection des droits créés par l’ICANN, “répondent de manière collective aux objectifs pour lesquels ils ont été créés ou bien si des [améliorations] sont nécessaires, y compris pour clarifier et unifier les objectifs en matière de politiques.”

S’agissant de la protection des marques, l’ICANN, dans sa révision des principes UDRP, examinera certainement un certain nombre de changements demandés, notamment en ce qui concerne le fait

(i) de remplacer l’élément “de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi” par “de l’enregistrement ou de l’utilisation de mauvaise foi” pour traiter les cas dans lesquels un nom de domaine plus ancien porte ouvertement atteinte à une marque plus récente;

(ii) de mettre en œuvre le principe du “perdant payeur” (semblable à la procédure d’opposition ou de radiation d’une marque dans l’Union européenne);

(iii) d’élaborer une procédure de recours gérée par l’OMPI dans le cadre des principes UDRP. Le système actuel exige que les recours soient présentés devant un tribunal compétent, ce qui nécessite beaucoup de temps et d’argent; et

(iv) de mettre en place des interdictions sur les futurs enregistrements de noms de domaine pour les récidivistes.

Parmi les autres thèmes à examiner figurent l’ajout d’un délai de prescription, y compris une phase de médiation avant l’arbitrage (par exemple pour qu’un lien portant indirectement atteinte à des droits puisse être supprimé sans qu’il soit nécessaire de reprendre possession du nom de domaine en question), et la prolongation des délais pour répondre aux requêtes en contrefaçon.

Indépendamment des différents points de vue sur les principes UDRP, il faudra absolument que le groupe de travail de l’ICANN chargé de la révision de ces principes réfléchisse aux risques liés au fait d’apporter des ajustements accessoires ou de dernière minute à un instrument juridique reposant sur 20 années de jurisprudence. Le changement peut être positif, mais le groupe de travail devra agir en connaissance de cause et se garder de défaire 20 années de bon travail, car il en va de la confiance des consommateurs dans l’Internet.

Le potentiel de l’intelligence artificielle en termes de gains d’efficacité

Dans les années à venir, il est possible que les technologies fondées sur l’intelligence artificielle soient mises à profit pour réaliser des gains d’efficacité dans les procédures d’arbitrage. Par exemple, la synthèse 3.0 de l’OMPI (WIPO Overview 3.0 , une synthèse de la jurisprudence relative aux principes UDRP) pourrait servir de point de départ à la mise au point d’un algorithme permettant d’identifier des faits communs ou des noms de domaine pouvant potentiellement porter atteinte à des droits. Des outils similaires sont utilisés dans d’autres domaines, par exemple pour automatiser les recherches en matière de marques. L’intelligence artificielle pourrait également être utilisée pour analyser et mesurer d’autres indicateurs objectifs de “mauvaise foi”. Par exemple, EURid, le registre qui gère le domaine de premier niveau .eu, exploite avec succès l’intelligence artificielle pour mettre au point des outils permettant d’examiner de manière anticipée les données relatives à l’enregistrement des noms de domaine afin d’identifier les noms de domaine qui pourraient être enregistrés à des fins malveillantes. Le programme relatif à l’intelligence artificielle d’EURid indique que, jusqu’à présent, les enregistrements de noms de domaines malveillants ont pu être identifiés avec un taux de précision de 92%.

Possibilités d’application plus large

Les principes UDRP représentent la première incursion dans le domaine des atteintes portées aux marques sur l’Internet. La question qui se pose maintenant est de savoir s’il est possible d’exploiter les connaissances, l’expertise et les processus réunis dans le cadre des principes UDRP pour traiter d’autres litiges similaires.

Les processus de notification et de retrait pour faire face aux comportements qui enfreignent certaines lois, comme le droit d’auteur ou les modalités d’utilisation des plateformes, sont des instruments efficaces mais trop généraux. En outre, la prise de décision interne associée à ces processus n’est pas transparente, ce qui entraîne un manque réel ou perçu de prévisibilité dans l’application des politiques de protection de la propriété intellectuelle de ces plateformes.

Une processus de règlement des litiges rapide et efficace, semblable à celui prévu dans le cadre des principes UDRP, pourrait aider à traiter les atteintes portées dans le domaine des médias sociaux, notamment en ce qui concerne les fausses nouvelles, la façon dont les médias sociaux traitent les atteintes aux droits (par exemple le nom de votre entreprise sur votre page Facebook), l’hameçonnage ou toute fraude impliquant l’usurpation d’une marque, atteintes au droit d’auteur, diffamation ou autre forme d’atteinte aux modalités d’utilisation des contenus publiés sur les plateformes en ligne.

L’utilisation d’un modèle d’arbitrage léger semblable au modèle éprouvé prévu dans le cadre des principes UDRP (dont la jurisprudence est exposée dans la synthèse OMPI 3.0) pour traiter ces types de litiges garantirait, grâce à l’application d’un ensemble de règles uniformes, une procédure régulière et transparente. Un tel modèle serait synonyme de prévisibilité et de stabilité pour toutes les parties concernées, à savoir les utilisateurs de l’Internet, les plateformes et les entreprises en ligne, qui pourraient ainsi en bénéficier.