Richtlinien in Markensachen
- Allgemeiner Teil
- Markeneintragungsverfahren
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruchsverfahren
- Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
Bern, 1.1.2019
0 IGE I IPI
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Federal de la Proprlete lntellectuelle
lstltuto Federale della Proprietä lntellettuale
Swlss Federal Institute of lntellectual Property
Stauffacherstrasse 65/ 59g ICH-3003 Bern. .... . .. .. .. . .. .... . .. ... . . ... ... . ........ . .. .. . .. .. T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
1
Inhalt
Inhalt 1
Abkürzungsverzeichnis 16
Teil 1 – Allgemeiner Teil 19
1. Einleitung 19
2. Rechtsgrundlagen 19
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5) 20
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3) 20
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5) 20
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6) 20
2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7) 20
3. Parteien 20
3.1 Parteirecht 20
Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung 21
Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 21
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22
3.1.3.1 Aktivlegitimation 22
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz 22
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers 22
3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22
3.1.3.2 Passivlegitimation 22
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren 22
3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 23
3.2 Übertragung 23
Allgemein 23
Besonderheiten 23
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens 23
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 24
3.2.2.3 Konkurs einer Partei 24
4. Vertretung und Zustellungsdomizil 24
4.1 Vertreter 24
4.2 Vollmacht 25
4.3 Zustellungsdomizil 26
5. Allgemeine Verfahrensregeln 27
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege 27
5.2 Zuständigkeitsprüfung 28
3.1 .1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
2
5.3 Ausstand 28
5.4 Feststellung des Sachverhalts 29
Untersuchungsmaxime 29
Mitwirkungspflicht 29
Grundsatz der Waffengleichheit 30
Beweise 30
5.4.4.1 Beweismittel 30
5.4.4.1.1 Grundsätze 30
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln 31
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass 31
5.5 Fristen 31
Allgemeines 31
5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei 32
5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien 32
5.5.1.3 Besondere Fälle 32
Berechnung der Fristen 32
Fristerstreckung 33
5.5.3.1 Allgemein 33
5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren 33
Übersicht Fristen und Fristerstreckungen 34
Einhaltung der Fristen 34
5.5.5.1 Im Allgemeinen 34
5.5.5.2 Elektronische Zustellung 35
5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 35
Stillstand der Fristen 35
Säumnisfolgen 35
Weiterbehandlung 36
5.5.8.1 Im Allgemeinen 36
5.5.8.2 Ausschluss 36
5.5.8.3 Verfahren 37
Wiederherstellung der Frist 37
5.6 Register- und Akteneinsicht 38
Grundsatz 38
Ausnahmen 38
Inhalt des Aktenhefts 39
5.7 Rechtliches Gehör 39
Recht, sich zur Sache zu äussern 40
5.7.1.1 Schriftenwechsel 40
5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken 40
5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen 40
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.7.1
3
5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs 41
5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 41
5.7.1.2 Replikrecht 42
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 42
Beweisanerbieten 42
5.8 Verfahrenssprache 42
Eintragungsverfahren 43
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 43
6. Sistierung 44
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens 44
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie 44
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien 44
6.4 Sonstige Sistierungsgründe 45
7. Verfügung 45
7.1 Inhalt und Begründung 45
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 45
Rückzug 46
Vergleich 46
Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge 46
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 47
Eintragungsverfahren 47
Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 47
7.3.2.1 Verfahrenskosten 47
7.3.2.2 Parteientschädigungen 48
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen
Entscheiden 48
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung) 49
7.4 Eröffnung 50
Schriftlichkeit 50
Amtliche Publikation 50
Eröffnung bei internationalen Registrierungen 51
Eröffnung gemäss der Regel 23bis GAFO 51
8. Rechtsmittel 51
8.1 Endverfügungen 51
8.2 Zwischenverfügungen 52
9. Rechtskraft 53
9.1 Formelle Rechtskraft 53
9.2 Materielle Rechtskraft 53
10. Wiedererwägung und Revision 53
11. Gebühren 55
5.7.2
5.8.1
5.8.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3.1
7.3.2
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
4
11.1 Im Allgemeinen 55
11.2 Pauschalgebühren 55
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 55
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut 55
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 56
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren 57
1. Einleitung 57
2. Eingangsprüfung 57
2.1 Hinterlegung 57
Eintragungsgesuch 57
Wiedergabe der Marke 57
Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen 57
Unvollständiges Gesuch 57
2.2 Hinterlegungsdatum 58
3. Formalprüfung 58
3.1 Hinterlegung 58
Formular 58
Hinterleger 58
3.2 Wiedergabe der Marke 59
Farbanspruch 60
Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken 60
Akustische Marken 61
Dreidimensionale Marken 61
Hologramme 62
(Abstrakte) Farbmarken 62
Muster 63
Positionsmarken 63
Bewegungsmarken 63
Geruchsmarken 64
3.3 Markenart 64
3.4 Prioritätsanspruch 64
Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft 65
Gegenrechtspriorität 66
Ausstellungspriorität 66
3.5 Beschleunigte Markenprüfung 67
3.6 Gebühren 67
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung 67
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer 68
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 68
2.1 .1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.4.1
3.4.2
3.4.3
5
4.1 Rechtliche Grundlagen 68
4.2 Die Nizza-Klassifikation 69
4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses 71
Interpunktionen 71
Doppelnennungen 72
Aufzählungen 72
Ausformulierung von Einschränkungen 73
Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses 74
4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation 74
4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» 75
4.6 Begriffsbestimmung 75
4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung 76
4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen 77
4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen» 77
4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits» 78
4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware 78
4.12 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 78
4.13 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel» 79
4.14 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40 79
4.15 Problematische Formulierungen 80
4.16 Klassifikationshilfsmittel 81
Teil 3 – Registerführung 83
1. Einleitung 83
2. Eintragung 83
3. Verlängerungen 84
4. Änderungen und Löschung 84
4.1 Übertragungen 84
4.2 Teilübertragungen 85
4.3 Teilung 85
4.4 Lizenzen 86
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 87
4.6 Teillöschung 87
4.7 Reglementsänderung 87
4.8 Sonstige Änderungen 87
4.9 Berichtigungen 88
4.10 Löschungen 88
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht 89
5.1 Markenregister 89
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 89
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
6
6. Prioritätsbelege 89
Teil 4 – Internationale Registrierungen 90
1. Einleitung 90
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis 90
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems 90
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP) 91
Berechnung der Priorität 91
Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut 91
Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI 92
Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder 92
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24
GAFO) 93
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen 93
Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO) 94
Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO) 94
Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO) 95
Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel
25.1)a)iv) GAFO) 95
Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)
GAFO) 95
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen 95
Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO) 95
Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO) 96
Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO) 96
Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO) 97
Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP) 97
Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO) 97
Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO) 98
Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27bis GAFO) 98
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31
GAFO) 98
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO) 99
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz 99
3.1 Verfahren vor der OMPI 100
Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die
Schweiz 100
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 100
Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung 100
Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO) 100
Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO) 101
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
3.1.1
3.1 .2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
7
Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel
18ter 2), 3) und 4) GAFO) 102
Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO) 103
Berichtigung (Regel 28 GAFO) 103
3.2 Verfahren vor dem Institut 103
Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 103
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 104
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme 104
Vertretung und Zustellungsdomizil 105
Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers 105
Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers 106
Weiterbehandlung bei Fristversäumnis 106
Beschleunigtes Prüfungsverfahren 106
Teil 5 – Materielle Markenprüfung 108
1. Rechtsgrundlagen 108
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit 108
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe 109
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen 109
3.2 Gesamteindruck 110
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen 111
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches 111
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise 112
3.6 Berücksichtigte Sprachen 113
3.7 Grenzfälle 114
3.8 Gleichbehandlung 114
3.9 Vertrauensschutz 115
3.10 Ausländische Entscheide 116
3.11 Internetrecherchen 117
4. Gemeingut 118
4.1 Gesetzliche Grundlagen 118
4.2 Der Begriff des Gemeinguts 118
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG 119
Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 119
Freihaltebedürfnis 120
Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 121
A. Konventionelle Zeichen 122
4.4 Wortmarken 122
Allgemeines 122
Beschreibende Angaben 122
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
8
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben 123
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand 123
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe 123
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen 124
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen 124
4.4.2.6 Synonyme 125
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben 125
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen 125
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben 125
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale 126
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre 127
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise 127
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen 127
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen 128
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen 129
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl 129
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben 130
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN) 130
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen 131
Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen 132
Übliche Zeichen 132
Slogans 133
Firmen 134
Domainnamen und Telefonnummern 134
Freizeichen 135
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 135
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes 136
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente 136
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit
einzelnen Buchstaben oder Ziffern 137
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen 137
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele 138
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen 139
4.4.9.5 Mehrere Sprachen 139
4.5 Einfache Zeichen 139
Einzelne Buchstaben und Ziffern 139
Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 140
Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen 140
Geometrische Figuren 141
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
9
Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen 141
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 141
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete 141
4.5.6.2 Monogramme 142
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken 143
4.7 Bildmarken 146
4.8 Piktogramme 149
4.9 Akustische Marken 149
B. Nicht konventionelle Zeichen 150
4.10 Muster 151
4.11 Farbmarken 152
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 153
Begriff 153
Dreidimensionale Marken i.w.S. 154
Dreidimensionale Marken i.e.S. 155
Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG 155
4.12.4.1 Wesen der Ware 155
4.12.4.2 Technisch notwendige Form 156
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 156
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze 156
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen 159
4.13 Positionsmarken 161
4.14 Bewegungsmarken 163
4.15 Hologramme 164
4.16 Sonstige Markentypen 164
5. Irreführende Zeichen 164
5.1 Allgemeines 164
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr 165
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs 166
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen 166
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen 168
7.1 Allgemeine Bemerkungen 168
7.2 Wappenschutzgesetz 169
Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen 169
7.3 Schutz des Roten Kreuzes 169
7.4 Internationale Organisationen 170
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe 174
8. Herkunftsangaben 174
8.1 Allgemeines 174
Einleitung 174
4.5.5
4.5.6
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4
4.12.5
7.2.1
8.1.1
10
Direkte und indirekte Herkunftsangaben 175
Einfache und qualifizierte Herkunftsangaben. 176
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG 176
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte
Herkunftsangaben 177
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2
MSchG 178
Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung 178
Unbekannte geografische Namen 179
8.4.2.1 Allgemeines 179
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen 180
Symbolische Zeichen 181
Sachliche Unmöglichkeit 182
Typenbezeichnungen 182
Gattungsbezeichnungen 183
Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks 183
8.4.7.1 Hinweis auf die betriebliche Herkunft 183
8.4.7.2 Verkaufsort (Messen u.Ä.) und Ort der Erbringung der Dienstleistung 185
8.4.7.3 Hinweis auf Titel und Inhaltsangaben von Waren und Dienstleistungen 186
8.4.7.4 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen 187
8.4.7.5 Reisedienstleistungen 187
8.4.7.6 Weitere Fälle 188
8.5 Gemeingut 189
Direkte Herkunftsangaben 189
8.5.1.1 Unterscheidungskraft 189
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis 189
Indirekte Herkunftsangaben 190
Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben 191
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft 191
Grundsatz 191
Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen
zweiten Bedeutung («secondary meaning») 193
Korrektive 193
Entlokalisierende Zusätze 194
Einschränkungspraxis 194
8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen 194
8.6.5.2 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf
einen Produktionsschritt 197
Sich widersprechende Bezeichnungen 199
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) 199
Bilaterale Abkommen 199
8.1.2
8.1.3
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.6.6
8.7.1
11
8.7.1.1 Bilaterale Verträge 200
8.7.1.2 Sektorielles Abkommen 201
TRIPS-Abkommen 201
Stresa-Abkommen 202
Art. 16 Landwirtschaftsgesetz (LwG) 202
Art. 50a MSchG 203
Weinbezeichnungen im Sinne von Art. 63 LwG 204
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen 204
9.1 Einleitung 204
9.2 Begriffsbestimmungen 204
Schweizerkreuz und Schweizerfahne 204
Schweizerwappen 205
Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden 205
Amtliche Bezeichnungen 205
Nationale Bild- und Wortzeichen 206
Ausländische Hoheitszeichen 206
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen 207
Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG 207
Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen 207
9.3.2.1 Im Allgemeinen 207
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen 209
Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs 210
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne 210
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen 211
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) 211
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 211
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne 211
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft 211
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis 212
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung 212
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden 212
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden 212
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen 213
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen 213
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen 213
Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) 213
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen 213
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe 214
Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes
Recht verstossen 214
9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung 214
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.6
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.4.1
9.4.2
9.4.3
12
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht 214
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen 215
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen 215
10. Kollektiv- und Garantiemarken 215
10.1 Allgemeines 215
10.2 Kollektivmarken 216
10.3 Garantiemarken 216
11. Geografische Marken 218
11.1 Allgemeines 218
11.2 Eintragbare Zeichen 218
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe 219
11.4 Hinterlegungsberechtigte 219
11.5 Markenreglement 220
11.6 Beurteilungsgrundlagen 220
11.7 Sistierung 220
12. Verkehrsdurchsetzung 221
12.1 Allgemeines 221
Begriff 221
Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis 222
Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 223
Massgebliche Verkehrskreise 224
Ort der Verkehrsdurchsetzung 225
Hinterlegungsdatum 225
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen 225
Allgemeines 225
Beweismittel 226
Bezug zu den Waren und Dienstleistungen 226
Ort des Gebrauchs 226
Dauer des Gebrauchs 227
Markenmässiger Gebrauch 227
Abweichender Gebrauch 228
Umfang des Gebrauchs 228
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie 228
Allgemeines 228
Anwendungsfälle 229
Zu verwendendes Zeichen 229
Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 229
Ort der Durchführung 229
Art der Erhebung 230
Repräsentativität 231
Zu stellende Fragen 231
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
12.3.7
12.3.8
13
Grad der Verkehrsdurchsetzung 233
Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage 233
Teil 6 – Widerspruchsverfahren 235
1. Einleitung 235
2. Sachentscheidvoraussetzungen 236
2.1 Widerspruchsschrift 236
2.2 Rechtsbegehren 237
2.3 Begründung 237
2.4 Parteien 237
Aktivlegitimation 237
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke 237
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke 238
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen 238
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts 238
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit 239
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät 240
Passivlegitimation 241
2.5 Widerspruchsfrist 241
2.6 Widerspruchsgebühr 241
Zahlungsfrist und Gebührenhöhe 241
Einzahlung auf das Postkonto des Instituts 242
3. Mängel des Widerspruchs 242
3.1 Nicht behebbare Mängel 242
3.2 Behebbare Mängel 243
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist 244
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 244
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke 244
4.2 Sistierung 244
4.3 Information über eingegangene Widersprüche 245
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren 245
5.1 Einrede des Nichtgebrauchs 245
5.2 Karenzfrist 246
Beginn der Karenzfrist 246
Verlängerung der Markeneintragung 247
Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens 247
5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs 248
Gebrauch in der Schweiz 248
Zeitlicher Gebrauch 248
Ernsthaftigkeit des Gebrauchs 249
12.3.9
12.3.10
2.4.1
2.4.2
2.6.1
2.6.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
14
Zusammenhang zwischen Marke und Produkt 249
Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 250
5.3.5.1 Subsumtion 250
5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs 250
Gebrauch in abweichender Form 252
Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen 253
Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 254
5.4 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 254
5.5 Verfahrensrechtliches 255
Schriftenwechsel 255
Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 255
5.6 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs 256
6. Widerspruchsgründe 256
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 256
Indizien für die Gleichartigkeit 257
Indizien gegen die Gleichartigkeit 258
Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen 258
6.2 Zeichenidentität 259
6.3 Zeichenähnlichkeit 259
Wortmarken 260
Bildmarken 261
Kombinierte Wort-/Bildmarken 262
Dreidimensionale Marken (Formmarken) 262
6.4 Verwechslungsgefahr 263
Unmittelbare Verwechslungsgefahr 263
Mittelbare Verwechslungsgefahr 263
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit 263
6.6 Aufmerksamkeit 264
6.7 Kennzeichnungskraft 265
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch) 268
8. Eröffnung der Verfügung 268
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke 268
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen 268
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten
Ausschlussgründe vorliegen 268
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgründe vorliegen 269
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung
eines Vertreters 269
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der
Benennung eines Vertreters innert Frist 269
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.5.1
5.5.2
6.1 .1
6.1.2
6.1.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4.1
6.4.2
8.2.1
8.2.2
15
9. Kasuistik 270
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 271
1. Einleitung 271
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation 271
2.1 Löschungsantrag 271
2.2 Rechtsbegehren 272
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel 272
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags 273
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs 273
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid 274
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 274
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 274
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke 274
4. Löschungsgründe 274
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 275
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke 276
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 276
5. Verfahrensabschluss 276
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 276
5.2 Materieller Entscheid 276
Abweisung des Löschungsantrags 277
Gutheissung des Löschungsantrags 277
Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags 277
Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen 278
6. Kasuistik 278
Anhang 279
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen) 279
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
16
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. am angeführten Ort
Abs. Absatz
a.M. anderer Meinung
Art. Artikel
betr. betreffend
BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche
Sammlung)
BGer Schweizerisches Bundesgericht
BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz,
SR 173.110)
BLW Bundesamt für Landwirtschaft
BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer Bundesverwaltungsgericht
BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E. Erwägung
EDI Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD
EUIPO
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
f./ff. folgende Seite/Seiten
fig. figurativ
Fn. Fussnote
FusG Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und
Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
GAFO Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem
Abkommen (SR 0.232.112.21)
Gazette OMPI Gazette der internationalen Marken
GGA Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine protégée
HKA Herkunftsangabe
17
HR-Auszug Handelsregister-Auszug
i.d.R. in der Regel
i.e.S. im engeren Sinn
IGE-GebV Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (SR 232.148)
Institut Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
i.V.m. in Verbindung mit
i.w.S. im weiteren Sinn
KUB/AOC
LGV
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine contrôlée
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LMG Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit. litera
LIV Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (SR
817.022.16)
LwG Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.3)
MMP Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV Markenschutzverordnung (SR 232.111)
m.w.H. mit weiteren Hinweisen
Nizza-
Abkommen
Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
Nizza-
Klassifikation
NZSchG
Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die
Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017
Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der
Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen
(SR 232.23)
OMPI Weltorganisation für geistiges Eigentum
OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht
(SR 220)
18
PMMBl Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(SR 0.232.04)
RKGE Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
(Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog. sogenannt
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
Swissness-
Botschaft
Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des
Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des
Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-
Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676
TabV Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit
Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums,
SR 0.632.20)
VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
(Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl. vergleiche
VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher
Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
WSchV Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer
öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff. Ziffer
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)
19
Teil 1 – Allgemeiner Teil
1. Einleitung
Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen
Verfahren vor dem Institut geltenden Verfahrensregeln.
2. Rechtsgrundlagen
Das Institut ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG.
Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG
(Art. 1 Abs. 1 VwVG)1 bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes
Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits
durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP2 ergänzt.3
Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts
regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen
zurückzugreifen. Das Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die
ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar Regelungen für einige im VwVG oder
MSchG nicht explizit enthaltene Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese
Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind
gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen
anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.4 Des Weiteren
kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht.
Demzufolge ist auf andere jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen.
Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,5 weshalb ihre Anwendung durch Art. 4
VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher
Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des
Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend
unterscheiden.
Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Instituts in Markensachen sind
insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:
1 Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG. 2 Art. 19 VwVG. 3 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche
Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG). 4 BGE 130 II 473, E. 2.4.
5 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1
BV).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
20
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5)
Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG
und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)
Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die
Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis
27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5)
Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2
MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis
46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV
besonders geregelt. Diese durch die GAFO ergänzten internationalen Abkommen
bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)
Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden
Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den
allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die
Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.
2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)
Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und
35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt.
Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die
Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.
3. Parteien
3.1 Parteirecht
Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung
berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel
gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den
Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.6
Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Dies gilt folglich für
natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,
6 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
21
Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.7 Als Parteien
können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften8, Konkursmassen und
Erbengemeinschaften9 gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit
besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften10 sowie nicht selbstständige
öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.11
Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des Instituts gelten
folgende Personen:
Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung
Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt
ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1
oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 58, für
Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 10.2, S. 216).
Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können
ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt die parteifähige Trägerschaft (z.B. die
Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.
Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine
Rechtspersönlichkeit verfügen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung für die
Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.12 Soll die Marke für eine
juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter
zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.
Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden
könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie
können ihre Rechte erst später im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines
zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.
Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung
Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im
Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a
MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).
In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte
Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl.
Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.
7 BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2. 8 Art. 562 und 602 OR. 9 BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch
unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 24). 10 BGE 132 I 256, E. 1.1. 11 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.
12 Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im
Betreibungsverfahren.
3.1.1
3.1.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
22
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
3.1.3.1 Aktivlegitimation
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz
Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle
Inhaber der älteren Marke.13 Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die
nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Priorität geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2
MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 237). Der
Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen
Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).
Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs massgebend.14 Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der
Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch
nicht eingetreten werden kann.
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers
Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen
des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens
regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register
eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.15 Der Lizenznehmer kann allerdings (wie
irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im
Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem Institut schriftlich
eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.16
3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 20) kann einen Antrag auf Löschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes
Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
3.1.3.2 Passivlegitimation
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.
13 BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
3.1.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
23
Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden
(Art. 31 Abs. 1bis MSchG).
Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität
zur Hinterlegungspriorität.17 Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der
Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im
Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf
eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann
der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter
gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine
Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs
keinen Einfluss.18
Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in
das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art.
17 Abs. 3 MSchG).
3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.
Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: Ist die angefochtene Marke an einen Dritten
übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so
bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
3.2 Übertragung
Allgemein
Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren
grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17
MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 84) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren
mit mehreren Verfahrensbeteiligten:
Besonderheiten
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens
Bei der Übertragung einer Marke während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens
ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu
unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer
des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es
17 Art. 6 MSchG. 18 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.
3.2.1
3.2.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
24
ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO
zurückzugreifen.19
Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der
veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel
kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die
gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet
die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 83 Abs. 2 ZPO).
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen
Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei
zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben
vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).
Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne
Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen
weitergeführt.20
Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch
allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das
Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.21
3.2.2.3 Konkurs einer Partei
Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das
Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die
Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Verfahren
fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere
Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden
(Art. 207 Abs. 2 SchKG).
4. Vertretung und Zustellungsdomizil
4.1 Vertreter
Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen
Vertreter verbeiständen lassen.
Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter
(Art. 5 Abs. 2 MSchV).
19 Vgl. Ziff. 2, S. 19. 20 Das Verfahren wird gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der
Erbschaft feststeht. 21 Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der
Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben
resolutiv bedingt.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
25
Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und
Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)
sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.
Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der
Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen
Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das
Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht
anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird
die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei
Widerruf der Vollmacht.
4.2 Vollmacht
Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche
Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in den Fällen verlangt, in denen ein
Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.
Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art.
5 MSchV).22 Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten
können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer
Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von
Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift
des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für
den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten
ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel
oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.
Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch
aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend
vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen
vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.
Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht
einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Übertragung des
Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des
Einzelfalls zu beachten.23
Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 42) einzureichen. Ist die Urkunde in
einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2
MSchV).
22 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage
gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
23 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3
FusG).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
26
Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der
Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im
Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).
Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom
nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten
Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG
nicht eingetreten.24
4.3 Zustellungsdomizil
Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt,
muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG).
Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so
wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr
direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen25. Kommt
sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut eine formelle Verfügung mit der
Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden
Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom
15. November 196526 oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das
Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist.
Bei den internationalen Registrierungen ist die Aufforderung zur Bezeichnung eines
Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines Vertreters mit Wohnsitz in der Schweiz in der
im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und im Fall eines Widerspruchs
erlassenen provisorischen Schutzverweigerung enthalten. In den übrigen Fällen,
insbesondere beim Löschungsverfahren, stellt das Institut dem im Register eingetragenen
Inhaber oder Vertreter in Anwendung der Regel 23bis GAFO über die OMPI eine
Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines in der
Schweiz niedergelassenen Vertreters zu27. Der Gegenpartei wird eine Kopie dieser
Aufforderung zugestellt. Falls der Inhaber oder sein Vertreter von der OMPI nicht erreicht
werden kann, wird ihm die Aufforderung durch Veröffentlichung im Bundesblatt eröffnet
(Art. 36 lit. b VwVG).
Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch
zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw. auf den Widerspruch oder den
Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs.
1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw. Antragsgegner im Rahmen eines
Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens ist, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre
weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss der
24 VPB 70 Nr. 33. 25 Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines
Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 105). 26 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland
in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131. 27 Newsletter 2008/01 Marken.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
27
Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24b Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird
dieser Partei grundsätzlich durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl.
auch Ziff. 7.4.2, S. 50). Wenn der Entscheid eine internationale Registrierung betrifft, wird
dem Inhaber das Dispositiv dieser Verfügung in Anwendung der Regel 23bis GAFO über die
OMPI zugestellt.
5. Allgemeine Verfahrensregeln
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege
Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeführt. Folglich bedürfen alle
Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) in der Regel der Schriftform, um vom Institut
berücksichtigt zu werden.28
Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das Institut
bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das
Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie
Verzeichnis der Kommunikationswege).29 Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe
ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu
unterscheiden:
Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch
Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten
Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf
Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3,
Ziff. 4.6, S. 87 und 4.10, S. 88) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren und
im Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs mit Ausnahme von
Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 236, und Teil 7, 2.1, S. 271).
Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 84, oder Vollmachten
gemäss Ziff. 4.2, S. 25, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 65, sofern das
Institut die Einreichung verlangt).
Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut
gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 33) oder
Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 87).
Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an
die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden30.
28 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das Institut unter bestimmten
Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon. 29 Liste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/online-
services/eingabewege-und-zahlungsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren.html . 30 Für die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff.5.5.5, S. 34.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
28
Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf
der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Zuständigkeitsprüfung
Das Institut prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und
Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch
Einverständnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den
Parteien ist ausgeschlossen.31
Falls sich das Institut als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der
zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das Institut seine Zuständigkeit als
zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der
Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das Institut räumt den
Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei
Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.
5.3 Ausstand
Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten
Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn
sie:
a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit
ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie
verwandt oder verschwägert sind;
c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt
wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein
voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten
lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während
die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht
entscheidend sind.32
31 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H. 32 BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
29
Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut
geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.33 Den Ausgang eines
Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die
nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der
Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.34
5.4 Feststellung des Sachverhalts
Untersuchungsmaxime
Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren
grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes
wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das Institut grundsätzlich unter
Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisführungspflicht und die
Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2, S. 29).
Beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren handelt es sich um kein typisches
Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren
«sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess
ähnlich ist.35 Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie
Löschungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.36 Der Widersprechende
bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG
ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen
Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller
bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der
Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.
Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch
Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten
verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten
Rechtsbegehren gebunden.
Mitwirkungspflicht
Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der
Parteien relativiert.
Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren
einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen
Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.37 Sie gilt vorab gerade für solche
33 BGE 138 I 1, E. 2.2. 34 BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H. 35 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.). 37 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).
5.4.1
5.4.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
30
Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne
vernünftigen Aufwand erheben können.38
Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB
trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen
Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten
Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.39
Grundsatz der Waffengleichheit
Da sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und
das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),
unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem
Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter
Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem
Gegner versetzt.40
Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von
Widerspruchs- und Löschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil
verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen
Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung
der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie
Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,41 die Glaubhaftmachung des
Gebrauchs der Marke42 oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat
sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.
Beweise
5.4.4.1 Beweismittel
5.4.4.1.1 Grundsätze
Die vor dem Institut zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In
Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61
BZP anwendbar.
Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,
Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestärke, Lieferscheine,
Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial und Angaben zu Umsatz oder
38 BGE 128 II 139, E. 2b. 39 BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN
BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 40 BGE 137 IV 172, E. 2.6. 41 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.). 42 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
5.4.3
5.4.4
Teil 1 – Allgemeiner Teil
31
Werbeausgaben sowie Internetrecherchen. Geeignet sind zudem Benützungsrecherchen
und Bestätigungen von Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 275) sowie demoskopische Umfragen
(vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2, S. 193, und Ziff. 12.2.3, S. 226). Beim Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs können auch Ergebnisse von Internetrecherchen über den Gebrauch der
Marke berücksichtigt werden (siehe Teil 74.1, Ziff. 4.1, S. 275).
Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern
ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von
Beschwerdeverfahren angeordnet werden.
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln
Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.
Das Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis
zusammenzufassen und zu nummerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für
jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das
Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.
Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders
grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das Institut
eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die
Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu präzisieren, dass für jede
vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei
dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass
Das Institut würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.43 Ein
Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer
Behauptung überzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgeführten Verfahren wird
diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine
Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete
Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung
wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als
das Gegenteil.44
5.5 Fristen
Allgemeines
Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.
43 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a. 44 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
5.5.1
Teil 1 – Allgemeiner Teil
32
5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei
Wenn nur eine Partei am Verfahren beteiligt ist (z.B. Gesuch um Eintragung einer Marke),
setzt das Institut in der Regel zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige
Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten
Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist jedoch fünf Monate.
5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien
Die Widerspruchsverfahren und die Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs müssen
rasch durchgeführt werden (Teil 6, Ziff. 1, S. 235 und Teil 7, Ziff. 1, S. 271). Das Institut setzt
folglich in der Regel eine einmonatige Frist für die Stellungnahme zu den Schriftsätzen der
Gegenpartei an.
Für die Bezeichnung eines Schweizer Vertreters oder eines Zustellungsdomizils in der
Schweiz als Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale
Registrierung aus relativen Schutzverweigerungsgründen (Widerspruchsverfahren) beträgt
die Frist drei Monate. Die anschliessende Frist für die Antwort auf den Widerspruch beträgt
einen Monat.
Wenn sich ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs auf eine internationale
Registrierung bezieht, deren Inhaber über kein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder
keinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter verfügt, setzt das Institut in einer
Mitteilung nach der Regel 23bis GAFO eine dreimonatige Frist für die Bezeichnung eines
solchen Zustellungsdomizils oder die Einsetzung eines Vertreters an (vgl. Ziff. 4.3, S. 26).
5.5.1.3 Besondere Fälle
Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,
Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von
Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift)
geklärt werden muss, räumt das Institut eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein.
Für eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.
Berechnung der Fristen
Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden
Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).
Nach den Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder
gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder
vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder
Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht45 gilt jeder Tag, der
nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften
45 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf .
5.5.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
33
als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen
Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise
geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.46
Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.
Art. 2 MSchV sieht im Übrigen vor: Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so
endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu
laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten
Monats.
Fristerstreckung
5.5.3.1 Allgemein
Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es
sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die
Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des
Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der
Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG, vgl. Ziff. 5.5.8, S. 36).
Die vom Institut gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein
Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG).
Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das Institut in der Regel bis zu
drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben
sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein
und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden
(z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters).
Wenn das Institut ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte
ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung
vorzunehmen.
5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine
dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.
Wenn der Widersprechende (im Widerspruchsverfahren) oder der Inhaber der
angefochtenen Marke (im Löschungsverfahrens), den Gebrauch seiner Marke glaubhaft
machen muss, kann das Institut auf begründetes Gesuch der betroffenen Partei die Frist ein
drittes Mal um einen Monat erstrecken, ohne die Gegenpartei anzuhören. Eine solche
Fristerstreckung ist in der Regel gerechtfertigt, wenn die betroffene Partei oder ihr Vertreter
Schwierigkeiten hat, Beweise für den Gebrauch der Marke beizubringen, insbesondere weil
sich der Inhaber der Marke im Ausland befindet.
46 BGE 63 II 331, E. 2.
5.5.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
34
Wenn das Gesuch um Fristerstreckung genehmigt wird, setzt das Institut eine neue Frist von
gleicher Dauer wie die erste angesetzte Frist an (vgl. Ziff. 5.5.1, S. 31). Die dritte
Fristerstreckung kann je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (z.B. je nachdem,
wie lange die wichtigen Gründe für eine dritte Fristerstreckung bestehen) kürzer, in
Ausnahmefällen aber auch länger bemessen werden47.
Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen
Monat erstreckt.
Übersicht Fristen und Fristerstreckungen
Einhaltung der Fristen
5.5.5.1 Im Allgemeinen
Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe
spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der
Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut können nicht
gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).
Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen
Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die
schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der
47
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/d/Merkblatt_Frist
verlaengerungen_Weiterbehandlungen_DE_a4all.pdf.
3
3
2
5
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
0 2 4 6 8 10 12
Eintragung CH
Registrierung IR
Widerspruch/Löschung CH
Widerspruch IR
Löschung IR
Dauer eines Schriftenwechsels (in Monaten)
Zustellungsdomizil Frist 1. Erstreckung 2. Erstreckung 3. Erstreckung
5.5.4
• • • •
5.5.5
Teil 1 – Allgemeiner Teil
35
letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon
ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des
Poststempels zusammenfällt.48
Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschränkt,
seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser
nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die
aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstück abgeleitete Vermutung
umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem
Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel
vorlegt.49
Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist
angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom
Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten
erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG).
5.5.5.2 Elektronische Zustellung
Bei elektronischen Eingaben an das Institut über die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt
die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per
E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als
nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des Instituts gilt
ebenfalls als nicht zugestellt.
5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren
Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten
behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 56).
Stillstand der Fristen
Nach Art. 22a VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30
Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe
der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:
a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.
Säumnisfolgen
Nach Art. 23 VwVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen
der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese
Folgen in Betracht.
48 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H. 49 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.
5.5.6
5.5.7
Teil 1 – Allgemeiner Teil
36
Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder
Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im
VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich
rechtsverwirkend50. Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit
verbundenen subjektiven Rechts führt.
Weiterbehandlung
5.5.8.1 Im Allgemeinen
In der Regel hat das Versäumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen
Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die
Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.
5.5.8.2 Ausschluss
Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender
Fristen ausgeschlossen:
Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr
und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.8.3, S.
37);
Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG51);
Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss
Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);
Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;
Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG
sowie
im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.
Das Institut ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c
MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in
diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das
Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen
Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhängige»)
Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines
beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut
angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann
diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine
Wiederherstellung der Frist verlangen.
50 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.
51 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann
die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).
5.5.8
Teil 1 – Allgemeiner Teil
37
5.5.8.3 Verfahren
Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der
Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden
(absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig
nachgeholt52 und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der
Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern
kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des
Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das Institut eindeutig
ist.53
Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41
Abs. 4 lit. a MSchG).
Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt
wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf
Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht
zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.
Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das
Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).
Wiederherstellung der Frist
Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein
Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er
unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht
und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung
wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis
unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber
Arbeitsüberlastung oder Ferien.54
Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit
relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, berücksichtigt werden können. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die
Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.
52 Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht. 53 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der
Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen. 54 BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.
5.5.9
Teil 1 – Allgemeiner Teil
38
5.6 Register- und Akteneinsicht
Grundsatz
Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen
Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede
Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG
und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke
können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht
nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 89). Diese Bestimmungen des
MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.55
Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs-
oder Löschungsverfahrens zu entsprechen.
Ausnahmen
Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf
Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG) und
unterliegen nicht der Akteneinsicht.
Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet
das Institut nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37
Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im
Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36
Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder
Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe
des Instituts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das
grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein
allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme
wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine
sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden
Interessen vorzunehmen.56
Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück
verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das
Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem
Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
55 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex. 56 BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.
5.6.1
5.6.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
39
Inhalt des Aktenhefts
Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden57 enthält das von allen interessierten
Personen einsehbare Aktenheft der Marke in erster Linie folgende Dokumente:
das Eintragungsgesuch sowie alle Gesuche um Änderung des Registers und die
Gesuche um Verlängerung der Markeneintragung;
den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und dem Inhaber einschliesslich
der Beweismittel bezüglich der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, der «secondary
meaning» oder jeder anderen materiellen oder rechtlichen Frage;
die Angaben zu einem eventuellen Gesuch um internationale Registrierung;
die eventuellen Reglemente einer Garantiemarke, einer Kollektivmarke oder einer
geografischen Marke;
die Angaben zu eventuellen Lizenzen.
Das Protokoll der Prüfung einer Marke als internes Dokument des IGE, das dessen
Meinungsbildung und der Vorbereitung der Begründung seines Entscheids in einem
konkreten Fall dient, ist nicht Teil des Aktenhefts und kann folglich nicht eingesehen
werden58.
Die Widerspruchsakten gehören zum Aktenheft der Marke, die Gegenstand des
Widerspruchsverfahrens ist (angefochtene Marke) und können ebenfalls von allen
interessierten Personen ohne Einschränkung und ohne notwendige Geltendmachung eines
schutzwürdigen Interesses eingesehen werden59. Die Widerspruchsakte umfasst
vorbehaltlich der geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) auch
die Beweise für den Gebrauch der widersprechenden Marke, wenn dieser bestritten wird60.
Die Akte des Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs ist ebenfalls fester Bestandteil
des Aktenhefts der Marke, die Gegenstand dieses Verfahrens ist, und kann vorbehaltlich der
geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) einschliesslich der von
den Parteien eingereichten Beweismitteln von jedermann eingesehen werden61.
5.7 Rechtliches Gehör
Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen
Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung
eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit
erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise
57 Vgl. Ziff. 5.6.2 oben. 58 BGE 125 II 473, E. 4a; vgl. auch BVGer B-95/2017, E. 6.1.2 f. 59 RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex; vgl. auch sinngemäss die Patentgesetzgebung, die sich
diesbezüglich nicht von Art. 39 MSchG und Art. 36 MSchV unterscheidet: BGE 110 II 315.
60 Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 38. 61 Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 38.
5.6.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
40
entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.62
Recht, sich zur Sache zu äussern
5.7.1.1 Schriftenwechsel
Das Institut ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG).
Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c
VwVG).
5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken
Bei den Gesuchen für die Eintragung schweizerischer Marken63 gibt das Institut dem
Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Gründen zu äussern,
die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können.
Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Markeneintragungsgesuchen statt, bei
denen
das Beanstandungsschreiben des Instituts mangelhaft war (z.B. ungenügende
Begründung der Zurückweisung oder fehlende Beweismittel zum Nachweis der
Üblichkeit);
sich der Sachverhalt geändert hat (z.B. bei einer Zeichenänderung, die nicht zur
Schutzfähigkeit führt, wenn der Hinterleger Verkehrsdurchsetzung geltend macht oder
wenn ein präzisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erneut beanstandet
werden muss);
die Umstände des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Hinterleger aus
Gründen des rechtlichen Gehörs zu neuen Gründen oder Beweismitteln äussern können
muss, die das Institut im Laufe des Verfahrens geltend macht)64.
5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen
Das Institut gibt dem Inhaber einer internationalen Registrierung in der Regel die Möglichkeit,
sich grundsätzlich bis zu zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder
62 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,
E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.
63 Bei der Prüfung internationaler Registrierungen wird nach wie vor ein doppelter Schriftenwechsel
durchgeführt. Dies ergibt sich aus der regelmässig knappen Begründung in der provisorischen
Zurückweisung («refus provisoire»). Diese knappe Begründung ist angesichts der geringen
Rücklaufquote im internationalen Verfahren aus Effizienzgründen gerechtfertigt.
64 In diesem Fall kann das Institut allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten,
sofern es ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, dass die
Beweismittel, die der Hinterleger vorlegen könnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen können oder
auf keinen Fall gegenüber den anderen, vom Institut bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen
könnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis
zu ändern (BGE 138 III 374, E. 4.3.2).
5.7.1
Teil 1 – Allgemeiner Teil
41
teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können, wobei die teilweise Ablehnung
summarisch begründet wird.
5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren hört das Institut grundsätzlich jede
Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c
Abs. 1 MSchV).
Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen
Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1
MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen65 wird ohne Anhörung
der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung
angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung
erlassen.66
Grundsätzlich führt das Institut nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch
die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird
in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet
und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der
widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht
abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet.
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der
beiden Marken geäussert hat.
Beim Löschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet,
wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern
können muss.
Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der
Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik
aufgefordert.
Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen
(Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden
oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall
zusätzlicher Schriftenwechsel.
5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung
Im Rahmen der Verfahren zur Registerführung (vgl. Teil 3, S. 83) gibt das Institut den
betroffenen Parteien die Möglichkeit, sich je nach den Umständen des konkreten Falls bis zu
zweimal zu den vom Institut in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mängeln zu äussern.
65 Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung
usw.
66 Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während
des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
42
Bei einem Verfahren mit zwei widerstreitenden Parteien ordnet das Institut in der Regel nur
einen einzigen Schriftenwechsel an, damit sich die eine Partei zu den von der anderen Partei
vorgebrachten Argumenten äussern kann (vgl. Art. 31 VwVG).
5.7.1.2 Replikrecht
Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut dem
Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder
Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.
Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt
das Institut der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres
Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den
Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.67 Das Institut geht davon aus, dass die Parteien
ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr
Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.68
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen
Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
VwVG).69
Beweisanerbieten
Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit
erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),70 aber das Institut
kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener
Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener
Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere
Beweiserhebungen nicht geändert würde.71
5.8 Verfahrenssprache
Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewährleistet.72 Folglich können
Eingaben an das Institut nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des
67 Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H. 68 BGE 138 I 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb
eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des
Replikrechts darstellt. 69 BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.). 70 BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide. 71 BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte
Entscheide. 72 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
5.7.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
43
Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen
rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).
Eintragungsverfahren
Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die
Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und
Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für
das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem
Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.
Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S.
42), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren-
und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,
Ziff. 2.2.2, S. 91), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe
Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).
Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:
Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder
Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf
das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1
BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).
Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es
gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder
eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe
– mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während
beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird
beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen
aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die
Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache
durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Löschungsantrag eingereicht wurde
(Verfahrenssprache).
Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich
in der Verfahrenssprache zu äussern.73 Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs-
bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können
keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen.
73 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
5.8.1
5.8.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
44
Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen
Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.74
Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das
Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2
MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3
VwVG).
6. Sistierung
Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfügung75 sistieren.
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens
Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der
Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst
werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur
Entscheidung gelangt.76 Das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,
wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden
ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist
eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB
oder GGA beim BLW, dem Institut, dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang
Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie
Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine
Demoskopie durchführen lässt, sistiert das Institut das Verfahren auf Gesuch hin für einen
grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien
Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei
gütlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte
Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt,
gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die
Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6
VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung
haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die
Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit
des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen grossen
Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller
74 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H. 75 Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 52.
76 Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Löschungsverfahren Art. 24d
Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
45
Parteien nicht dazu verpflichtet.77 Bei sehr lange bzw. über mehrere Jahre sistierten
Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von
Vergleichsbemühungen eingefordert werden.
6.4 Sonstige Sistierungsgründe
Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs-
oder Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2, S. 244).
7. Verfügung
Das Institut schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5
Abs. 1 VwVG ab.
7.1 Inhalt und Begründung
Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das
Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,
damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.78
Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des
Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht
anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den
besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das Institut
wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das
Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel
und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32
Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte
beschränken.79 Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe
an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).
Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das
zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen
(Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten).
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid
Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen für die
Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschungsantrags
kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden:
Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschungsantrags. In
Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem
77 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG. 78 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H. 79 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
46
insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S.
49). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.
Rückzug
Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der
Antragsteller (Löschungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und
das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschungsantrag zurückzuziehen
(Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen
werden und auch nicht unter einer Bedingung80 erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der
Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und
Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.
Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der
Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der
Beschwerdeinstanz erklärt werden.81
Vergleich
Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand
einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine
Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien.
Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine
Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder des Löschungsantrags
oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende
Partei dem Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass
sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben,
wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht.
Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder
der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für
den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt
werden.
Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge
Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zufolge
Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der
Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist
80 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen
regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.). 81 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem
Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs)
auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer B-
4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das
Löschungsverfahren.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
47
beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die
Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen früheren Widerspruchs-
oder Löschungsverfahren widerrufen wird.
Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz
für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und
Dienstleistungen verweigert,82 wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen
Eintragungsverfahren
Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der
Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei
vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter
Zahlung nicht zurückerstattet.
Das Institut gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das
Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.
Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
7.3.2.1 Verfahrenskosten
Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom Institut
erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.83
Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu
bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Löschungsverfahren ist innerhalb der
vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht
rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor
Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten
Löschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Löschungsantrag gilt
dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine
bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV).
Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so
wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Löschungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2
MSchV).
Kann der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines dem Institut eingereichten
Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5
82 Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel
erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt. 83 Vgl. Ziff. 11.2, S. 55.
7.3.1
7.3.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
48
VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr wird dem
Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen
(Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b
VwVG erfüllt sind.
7.3.2.2 Parteientschädigungen
Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen
Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst
insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.
Da das Widerspruchs- und Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,84
wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine
Parteientschädigung von CHF 1‘200.– zugesprochen.85 Unaufgefordert eingereichte
Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten
oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen
Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.86
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden
Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Löschungsantrag hat das Institut zu
bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der
unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3
MSchG geben dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wie
in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.
Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.87 Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.88 Wird der
Widerspruch oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-
bzw. Löschungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten
werden wettgeschlagen.
Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch
sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine
Parteientschädigung zugesprochen.89 Wird bei einer internationalen Registrierung das nach
Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet,
so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm
84 RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de
Nina Ricci / Nina.
85 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER. 86 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im
Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen
Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.
87 Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG. 88 Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG. 89 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
49
auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschungsantrags keine Parteientschädigung
zugesprochen.
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)
Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden,
ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine
Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.90
Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien
zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der
widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.91
In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie
bei einem materiellen Entscheid.
Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien
zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten äussern,
ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die
Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen
Fällen nicht zu befinden.
Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung)
gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass
die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1
VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der
Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle
Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten
und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag
trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung
von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Gebühr zurückerstattet.
Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht,
wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die
Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang,
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.92
Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res
iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund.
Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr
vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.93 Da der Widerspruchsgegner nicht
90 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS. 91 BGE 105 III 135, E. 4. 92 IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998,
583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider. 93 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
50
verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst
nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur
widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der
Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die
Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschädigung zu bezahlen.94 Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner
jedoch vorgängig rechtzeitig95 abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so
hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht,
durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und
entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in
Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.
Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf
Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der
Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn
der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit
der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im
Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne
vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags
keine Parteientschädigung auszurichten.
Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird
aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende
bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der
Widerspruchsschrift oder des Löschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten
angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.
7.4 Eröffnung
Schriftlichkeit
Das Institut eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die
Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber
dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.
Amtliche Publikation
In folgenden Ausnahmefällen kann das Institut seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl)
eröffnen:
94 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 95 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
7.4.1
7.4.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
51
gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren
Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer
Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;96
gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt
oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in
Verbindung mit Art. 42 MSchG), ausser wenn die zu eröffnende Verfügung eine
internationale Registrierung betrifft (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).
Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche
Publikation möglich ist, sind unerheblich.
Eröffnung bei internationalen Registrierungen
Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten
gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.
S. 100) behandelt werden. Vorbehalten bleibt die Eröffnung gemäss der Regel 23bis GAFO
(vgl. Ziff. 7.4.4 unten).
Eröffnung gemäss der Regel 23bis GAFO
Wenn die zu eröffnende Verfügung eine internationale Registrierung betrifft, deren Inhaber
kein Zustellungsdomizil in der Schweiz besitzt, eröffnet das Institut das Dispositiv der
Verfügung der Partei in Anwendung der Regel 23bis GAFO über die OMPI97.
8. Rechtsmittel
8.1 Endverfügungen
Gegen Endverfügungen des Instituts, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).
Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen
(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder
seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend
gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat
(Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit
das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde
in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht
richtet sich nach dem BGG.
96 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich
damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen
während des Verfahrens von sich aus mitteilt. 97 Vgl. Newsletter IGE 2018/1 Marken, Ziff. 02.
7.4.3
7.4.4
Teil 1 – Allgemeiner Teil
52
Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen
letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide
des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).
8.2 Zwischenverfügungen
Gegen Zwischenverfügungen des Instituts, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen
zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG)
(z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:
wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie
bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);
gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn
diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a
VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).
Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen
Zwischenverfügung selbst liegen, und die Nichtwiedergutmachung hängt in der Regel mit
dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die
Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein
tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine
Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der
geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es
genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss
ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der
Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es
obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene
Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei
von vornherein ohne jeden Zweifel klar.98
Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen
einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1
VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).
98 BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
53
9. Rechtskraft
9.1 Formelle Rechtskraft
Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann.99 Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung
rechtskräftig.100
Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Löschungsverfahren
wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei
bescheinigt.
9.2 Materielle Rechtskraft
Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren
Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).101 Die materielle
Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und
wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts
(gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).102 Wird die Eintragung einer Marke
wegen eines Widerspruchs oder Löschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut
hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw.
Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines
neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens ein anderer
Streitgegenstand vor.103
Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde,
bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Löschungsantrag die Zivil- oder
Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.
10. Wiedererwägung und Revision
Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die angefochtene Verfügung bis zur
Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die
Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, entspricht aber einem
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung
vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff.
5.7, S. 39).
Das Institut kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen
Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in
99 BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a. 100 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG. 101 BGE 133 III 580, E. 2.1. 102 BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a. 103 Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die
Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche)
nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
54
Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht
widerrufen werden.104 Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer
eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären
(Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um
Wiedererwägung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der
Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen,
die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller
vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite»,
die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell
rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es
soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen
werden.105
Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle
Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur
Wiedererwägung.106 Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine
Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und
eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der
Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im
früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn
rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand.107 Aus Gründen
der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen
oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der
Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere
dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage
zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.108
Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen
beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,
dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder
das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der
Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die
Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt
seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der
verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.109 In einem
104 RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN. 105 BGE 107 V 191, E. 1. 106 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H. 107 BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H. 108 BGE 127 I 133, E. 6. 109 BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
55
Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der
Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers
abzuwägen.110
11. Gebühren
11.1 Im Allgemeinen
Das Institut ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu
verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG).
Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.
11.2 Pauschalgebühren
Die vom Institut erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV
sowie Anhang I); sie sind vom Umfang (mehrere Schriftenwechsel, umfangreiche
Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel
Die Gebühren sind bis zu dem vom Institut angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1
IGE-GebV).
Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür
vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulässig erklärte
Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) – zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden
Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl.
https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/eingabewege-und-
zahlungsmoeglichkeiten.html) – zu bezahlen. Die Gebühren für die beschleunigte
Markenprüfung können nicht mit Kreditkarte bezahlt werden111.
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut
Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden
ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent112 hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden
Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres
erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer
ungenügenden Ausstattung des üblichen Kontokorrents wird nicht berücksichtigt113.
Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der Kunde auf
Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt,
110 BGE 121 II 273, E. 1a/aa. 111 Newsletter 2018/02-03 Marken. 112 Publiziert auf https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/eingabewege-und-
zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent.html. 113 Newsletter 2018/08 Marken.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
56
vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne Weiteres dem
Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf
das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend
zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen
Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als
«nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht eingetreten
werden,114 bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen (Art. 30 Abs.
2 lit. b MSchG).
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren
Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem
Konto des Instituts (Art. 7 Abs. 1 IGE-GebV).
Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,
wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der
Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des Instituts belastet wurde.
Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf
dem Konto des Instituts gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist.
Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der
Schweizerischen Post zugunsten des Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto
der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.115 Die Erteilung des Zahlungsauftrages am
letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am
nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch
bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.116
Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des
Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von
der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird
und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen
Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des
Belastungsauftrags durch das Institut.
Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der
Belastungsermächtigung beim Institut. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das Institut
noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit
der Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist
nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des
Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom
Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des Instituts gutgeschrieben
wird (Art. 8 IGE-GebV).
114 RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein
(fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 115 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.
116 Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011
m.w.H.
57
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
1. Einleitung
Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder
Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung,
Formalprüfung und materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt
wird.
Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl.
Ziff. 3.7, S. 67) mehr möglich.
2. Eingangsprüfung
2.1 Hinterlegung
Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von
Art. 28 Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden
überprüft:
Eintragungsgesuch
Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden
(Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom
Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (https://e-trademark.ige.ch oder
tm.admin@ekomm.ipi.ch).
Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name
(bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen)
ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).
Wiedergabe der Marke
Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein,
welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.
Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen
Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.
Unvollständiges Gesuch
Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist
zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben,
wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
58
2.2 Hinterlegungsdatum
Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des
Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und
Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch
eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.1 Dieses entspricht dem
Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der
elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die
Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden
konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt,
zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.2
Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung
der Schweizerischen Post zuhanden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV).
Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.
Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.
3. Formalprüfung
3.1 Hinterlegung
Formular
Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 57). Allerdings kann einem
Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem3, das amtliche,
ein vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular
verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut kann auf die Einreichung des
Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten
Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).
Hinterleger
Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein
Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 21). Eine Ausnahme gilt für
Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5,
Ziff. 10.1 f. S. 215). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die
Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 11.4, S. 219).
Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die
bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger
unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-
1 Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 67. 2 Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554. 3 https://e-trademark.ige.ch/ .
3.1.1
3.1.2
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
59
Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a
MSchG).
Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger,
d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein
gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich
handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen.
Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein
gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das Institut eine Person als
Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).
Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 26).
3.2 Wiedergabe der Marke
Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen
vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen
Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht
konventionellen Markentypen4 mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10
Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.
Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem
breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich
abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.5 Eine
Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere
Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1
MSchV in fine).6 Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig
ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes
sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 63).
Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das
Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer
dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 61), muss diese insgesamt das angegebene
Format einhalten.Bei der elektronischen Anmeldung ist die Abbildung des Registerauszugs
«Hinterlegungsbestätigung» relevant. Dieser wird vom Institut über einen farbecht
kalibrierten Drucker ausgedruckt. So wird sichergestellt, dass die abgebildete(n) Farbe(n)
genau dem Hinterlegungsgesuch entsprechen.
4 Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme. 5 Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln
(Geruchsmarke).
6 Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im
Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation
ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere
Arten der Darstellung zuzulassen.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
60
Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet
(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch
zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).
Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen
der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,
S. 57).
Farbanspruch
Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen
Ausführungen geschützt.7 Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle
beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in
einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die
Farbbezeichnung(en) zusätzlich in Klammern mittels eines international anerkannten
Farbstandards (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.
Das Institut akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der
Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in
schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt
sind.
Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:
- CH 649 873
(Farbanspruch: Rot - Pantone 185)
Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken
Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-
Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang, S. 279) und für die keine Farben beansprucht werden.
Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein
Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie
Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die
Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt
werden.8
7 BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).
8 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-
/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden
3.2.1
=•1· 111..!..!1 ---- ~~
3.2.2
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
61
Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine
farbige Abbildung beigefügt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch
müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten
umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 60.
Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke
oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den
Schutzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend
benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.
Akustische Marken
Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten
Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte).
Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden demgegenüber nicht akzeptiert;
sie bilden keine genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine
leicht zugängliche und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche
garantieren.
Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der
Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt
werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder
kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische
Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Dreidimensionale Marken
Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das
Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische
Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.9 Zudem hat
der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke»
anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut
als Bildmarke behandelt.
Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür
benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 279). Als Wortmarke (oder
Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden. 9 Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
3.2.3
3.2.4
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
62
Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:
CH 609 069, Kl. 3
CH 634 580, Kl. 36
Hologramme
Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen)
Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher
der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen
des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je
nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen
Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände
enthalten.
Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm
beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke
besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».
(Abstrakte) Farbmarken
Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von
Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen
und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu
präzisieren.
Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist zusätzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen
(Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art.
10 Abs. 2 MSchV).
3.2.5
3.2.6
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
63
Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei
der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend
erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die
aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.
Muster
Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von
Mustern folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10
Abs. 3 MSchV).
Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10
Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert
wiederholenden Verzierung besteht.
Positionsmarken
Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement
(Basiszeichen), das immer an derselben, genau bezeichneten Warenposition angebracht
wird.10 Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts
der Markenschutz beantragt wird (Basiszeichen). Diejenigen Teile, die einzig zur
Veranschaulichung der Position dienen und auf die sich der Schutz folglich nicht erstrecken
soll, können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im
Eintragungsgesuch können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.
Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann ein Zeichen des Markentyps
Positionsmarke nur für diejenige Waren- bzw. Dienstleistungsart beansprucht werden, die es
ganz oder teilweise11 darstellt.
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Bewegungsmarken
Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der
markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der
einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch
anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die
Bewegung erfolgt.
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
10 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsole (Positionsmarke). 11 Bspw. die Abbildung einer Gesässtasche für «Jeans» (Klasse 25).
3.2.7
3.2.8
3.2.9
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
64
Beispiel:
CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von
Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,
welches sich kontinuierlich in ein
Strichmännchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und
zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den
rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes
Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug
angefügt, dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten
‹Coaching für junge Erwachsene›.»
Geruchsmarken
Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den
Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde12 (vgl.
Ziff. 3.2, S. 59). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch
ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem
Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 59). Um Verwechslungen mit
anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis
«Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
3.3 Markenart
Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke
und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke
eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen
(Art. 9 Abs. 2 lit. c und cbis MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der
Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 67). Für
Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes
Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).13
3.4 Prioritätsanspruch
Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.
Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 58). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der
Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die
12 BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).
13 Für Details siehe Teil 5, Ziff. 10.2, S. 216 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 10.3, S. 216 (für die
Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 11.5, S. 220 (für die geografischen Marken).
3.2.10
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
65
Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der
Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.
Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft
(sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal sechs Monate
vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der
Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also
beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das
Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht
werden. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut bis spätestens 30 Tage nach der
schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1
PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht
eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1
MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum
gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die
Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter
der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der
Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).
Prioritätsbelege müssen nicht eingereicht werden. Das Institut kann jedoch im Falle von
Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.14 Dies ist bspw. dann der Fall,
wenn sich bei geltend gemachter Teilpriorität aus der Korrespondenz mit dem Hinterleger
oder Vertreter nicht klären lässt, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Priorität
beansprucht wird. Auch wenn die Angaben zur Priorität im Hinterlegungsgesuch fehlerhaft
oder unvollständig erscheinen, verlangt das Institut die Einreichung des Prioritätsbelegs.
Verlangt das Institut einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen innerhalb von
sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).15 Reicht der
Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der Prioritätsanspruch
(Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die Möglichkeit der
Weiterbehandlung.16
Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein
(Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen
Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Übersetzung. Die Nachreichung der
Übersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2
MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt
worden sein.17
14 Vgl. Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610. 15 Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der
Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist. 16 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.
17 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritätsbeleg als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
3.4.1
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
66
Blosse Anmeldebestätigungen sind keine rechtsgenüglichen Prioritätsbelege, da damit kein
Nachweis erbracht wird, dass die zuständige Behörde eine formelle Eintretensprüfung
vorgenommen und ein Hinterlegungsdatum vergeben hat.
Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der
Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw.
Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.18 Ausserdem muss es sich um den
gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln
(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).
Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter
gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die
übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf
dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilpriorität» zu vermerken. Ist
die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der
schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.
Gegenrechtspriorität
Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur
dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7
Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen
unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen
Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch
Anwendung.19
Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S.
65.
Ausstellungspriorität
Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den
Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell
anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen
Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.
Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von
demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch
genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).
18 Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge
hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im
Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts
ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur
zusammen mit der Marke übertragbares Recht. 19 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz
Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde
aufgehoben.
3.4.2
3.4.3
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
67
Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungspriorität im Markenrecht nur geringe
praktische Bedeutung zu.
3.5 Beschleunigte Markenprüfung
Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und
der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebühr sowie des allfälligen
Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr und
zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkürzte
Behandlungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das
Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.
3.6 Gebühren
Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des
Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebV legt
Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang I IGE-GebV) der jeweiligen Gebühr fest.
Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung
geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3
MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2
lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren
werden nicht zurückerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 55).
Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht,
ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet
(Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen
hinzugefügt, sind diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt
Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze
Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das
Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen
weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag nicht zurückerstattet.
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung
Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums, wenn:
- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps
und der Markenart;20
20 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da
beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht
grundlegend unterscheidet.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
68
- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die
vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird21 oder wenn ein den
Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt,
hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch
Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und
Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen
oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen
ist).
Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe
oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch
auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 58).
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer
Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert
(Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte
Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.
Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig
(Art. 10 Abs. 1 MSchG).
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
4.1 Rechtliche Grundlagen
Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen schützbar. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass
die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird,
präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.
Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen,
effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären, ob Konfliktpotenzial besteht.
Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene
Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs von
registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu
bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht
werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).22
Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation
anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
21 Davon ausgenommen ist einzig die Aufnahme eines negativen Farbanspruchs bei Zeichen, die ein
mit dem Schweizer Kreuz oder Wappen oder mit dem geschützten Zeichen des Roten Kreuzes
verwechselbares Element enthalten (vgl. Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster
oder Modellen: Neue Praxis in sic! 2000, 553). 22 Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.3.5, S. 250.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
69
entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemäss der
Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 MSchV).
Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im
Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)
und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht
fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28
Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass
der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.23
Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert
das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht
behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11
MSchV).24 Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der
Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die
Verantwortung für die rechtsgenügliche Ausformulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der
Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten
Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt
die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt
es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).
4.2 Die Nizza-Klassifikation
Die Nizza-Klassifikation ist in drei Teile aufgeteilt:
Die Klassenüberschriften bestehen aus Oberbegriffen. Diese Oberbegriffe dienen als
Hinweis, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse umfasst. Die
Klassenüberschriften sämtlicher 45 Klassen sind jeweils in der aktuellen Auflage auf
der Webseite des Instituts (https://www.ige.ch) als PDF-Dokument herunterladbar.
Was der Gebrauch dieser Klassenüberschriften in einer konkreten Liste bedeutet, ist
in Ziff. 4.4 erläutert.
Die erläuternden Anmerkungen erklären beispielhaft, welche Waren oder
Dienstleistungen eine Klasse insbesondere umfasst und welche nicht. Auf der
Webseite des Instituts (https://www.ige.ch) wird unter «Nizza-Klassifikation» auf die
Webseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) verwiesen, wo diese
Bemerkungen zu finden sind.
Die alphabetische Liste umfasst momentan etwa 9000 konkrete Waren und
Dienstleistungen und die dazugehörige Klassennummer. Die Liste ist nicht
abschliessend. Die Begriffe der alphabetischen Liste sind in der Klassifikationshilfe25
aufgeführt.
23 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.5, S. 75. 24 BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET. 25 https://wdl.ige.ch/wdl/
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
70
Die erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie die alphabetische Liste der
Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe (11 Klassen) erlauben direkt oder
per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und Dienstleistungen.
Falls eine Ware mithilfe der Klassenüberschriften, der erläuternden Anmerkungen oder der
alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss den allgemeinen
Anmerkungen der Nizza-Klassifikation die folgenden Kriterien:
a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn
dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in
Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren
klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere
subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt
sind, oder ihre Wirkungsweise.
b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können
gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese
Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien
gemäss Absatz (a) anzuwenden.
c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem
Material, aus dem sie bestehen, klassiert.
d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden
grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie
üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen
Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.
e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach
dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen
Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das
überwiegt.
f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind,
werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.
Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder
der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:
a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die
in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder
hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der
alphabetischen Liste aufgeführt sind.
b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen
zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen
(z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird
jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.
c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen
Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information
bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
71
(Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe
von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die
Klassifikation dieser Dienstleistung.
d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse
zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B.
Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Be-
zug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchise-
geschäften [Kl. 45]).
4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss in Deutsch, Französisch oder Italienisch
abgefasst sein (vgl. auch Ziff. 4.8, S. 77). Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu
bezeichnen und der richtigen Klasse zuzuordnen (Art. 11 MSchV).
Interpunktionen
Die korrekte Verwendung von Interpunktion ist wichtig. Werden Begriffe durch falsche
Interpunktion voneinander getrennt, kann das zu einem Bedeutungswandel und dadurch zu
falscher Klassierung führen.
Es sind folgende Regeln zu beachten:
Eine Klasse wird immer mit einem Punkt abgeschlossen. Innerhalb einer Klasse
werden keine Waren bzw. Dienstleistungen voneinander durch einen Punkt getrennt.
Abkürzungen müssen ausgeschrieben werden, z.B. «insbesondere» statt «insbes.».
Strichpunkte werden verwendet, um einzelne oder zusammengehörende Gruppen
von Waren bzw. Dienstleistungen klar voneinander zu trennen, während Kommas nur
in Aufzählungen innerhalb einer Gruppe zu verwenden sind oder im Rahmen einer
Präzisierung gewisser Eigenschaften der beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen.
Die Falschsetzung von Komma oder Strichpunkt kann leicht zu Fehlinterpretationen führen.
Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:
- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
In dieser Liste bezieht sich die geografische Einschränkung, da mit Strichpunkt abgetrennt
auf alle Waren der Klasse.
- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Hier bezieht sich die Einschränkung auf alles ausser Bier. Dieses ist durch einen Strichpunkt
von den übrigen Waren und damit auch von der Einschränkung klar abgetrennt.
- Kl. 41 Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften; Magazinen.
4.3.1
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
72
Hier sind die Magazine durch Strichpunkt vom Rest abgetrennt, weshalb angenommen
werden muss, dass die Ware «Magazine» und nicht die Dienstleistung «Herausgabe von
Magazinen» beansprucht wird.
Andere Zeichen für die Interpunktion dürfen aus EDV-technischen Gründen nicht verwendet
werden. In der Regel können sie problemlos ersetzt werden, z.B.
- Kl. 25 Kleider, insbesondere: Hosen und Blusen.
Der Doppelpunkt muss gestrichen werden.
- Kl. 30 Nuss-/Mandelgipfel.
Der Schrägstrich kann ohne Weiteres durch ein «und» ersetzt werden.
- Kl. 30 Nuss- und/oder Schokoladentorten.
Solche und/oder Verknüpfungen sind in der Regel interpretationsbedürftig. Im oben
genannten Beispiel ist unklar, ob Schutz für Nuss- und Schokoladentorten beansprucht wird,
oder ob sich der Hinterleger nicht festlegen will, ob er den Schutz für Nuss- oder für
Schokoladentorten beansprucht. Damit es keine Missverständnisse geben kann, müssen die
einzelnen Waren mit «und» verknüpft werden.
Doppelnennungen
Wird innerhalb einer Klasse zweimal die identische Umschreibung einer Ware oder einer
Dienstleistung verwendet, löscht das Institut eine davon von Amtes wegen.
Aufzählungen
Ist eine Aufzählung abschliessend, so beginnt diese mit «nämlich». In der Regel nutzt man
abschliessende Aufzählungen, um den vorangestellten, zu vagen (und damit nicht
klassierbaren) Begriff zu präzisieren, z.B. in Klasse 20 «Waren aus Kunststoff, nämlich
Figuren, Kruzifixe, Kuchendekorationen».
Wenn man Schutz für einen Oberbegriff beansprucht, aber dennoch darauf aufmerksam
machen möchte, welche Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehen, kann eine
offene Aufzählung beginnend mit «insbesondere», «namentlich» oder «einschliesslich»
verwendet werden. Dies bedingt jedoch, dass der vorgenannte Oberbegriff eindeutig
klassierbar ist. Möglich ist z.B.:
- Kl. 25 Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen und Jacken.
Nicht möglich, weil der Oberbegriff zu vage für eine Klassierung ist, wäre hingegen:
- Kl. 20 Waren aus Kunststoff, insbesondere Figuren.
Ebenfalls nicht möglich sind Aufzählungen, die auf «etc.» oder «usw.» enden, solche
Aufzählungen sind unpräzise und lassen keine genaue Bestimmung der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen zu.
4.3.2
4.3.3
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
73
Ausformulierung von Einschränkungen
Einschränkungen werden i.d.R. vorgenommen, um Schutzhindernisse (Art. 2 MSchG) zu
überwinden oder um sich gegenüber anderen (verwechselbaren) Marken abzugrenzen. Bei
der konkreten Ausformulierung der Einschränkung muss das Schutzobjekt (die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen) präzise bezeichnet werden (Art. 11 MSchV).
Angaben, die keine inhärenten objektiven Eigenschaften der betroffenen Waren oder
Dienstleistungen bezeichnen, gehören deshalb nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis (vgl. Ziff. 4.15).
Beispiele nicht zulässiger Einschränkungen:
Einschränkungen nach rein marketingmässigen Gesichtspunkten, wie Absatzgebiet
(z.B. „nur in der Westschweiz angeboten“) oder Preis (z.B. „alle Waren nur im
Luxussegment“).
Formulierungen, die auf die Gebrauchsabsicht des Produkts Bezug nehmen: Die
Bezeichnung „alkoholische Getränke zur Konsumation an Festen“ ist unklar.
Alkoholische Getränke unterscheiden sich nicht objektiv nach dem Ort oder Anlass
ihrer Konsumation.
Die Einschränkung „nicht im Zusammenhang mit XY“ ist nicht geeignet einen
thematischen Inhalt auszuschliessen. Sollen beispielsweise Bücher zu juristischen
Themen ausgeschlossen werden, wäre eine Formulierung wie „Bücher nicht zum
Thema Recht und Rechtsprechung“ geeignet.
Einschränkungen, die sich auf Unternehmen oder deren Logos beziehen: „Autoteile,
nicht für Volkswagen“ oder „alle Waren ohne Logos oder Abzeichen des Sportclubs
YB“ sind keine präzisen Bezeichnungen.
Formulierungen, welche die Einschränkung der Abnehmerkreise bezwecken, wie
beispielsweise „Nähmaschinen für die professionellen Näherinnen“ sind i.d.R. nicht
zulässig. Die Abnehmerkreise können nur anhand von objektiven, waren- oder
dienstleistungsinhärenten Eigenschaften eingeschränkt werden. Es ist unklar,
wodurch sich eine Nähmaschine für professionelle Näherin von einer solchen für die
Hobbynäherin unterscheidet und es ist nicht durch objektive produkteinhärente
Merkmale ausgeschlossen, dass die Waren nur von dieser Personengruppe
verwendet werden.
Einschränkungen durch Begriffe, welche nicht unter den vorangestellten Oberbegriff
fallen, wie „Backwaren, ausgenommen Hefe“ oder „Musikinstrumente, ausgenommen
Notenständer“.
Einschränkungen, die keinen Sinn ergeben: Werden in Klasse 9 Oberbegriffe wie
beispielsweise „Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-,
Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und –instrumente“ beansprucht und
eingeschränkt mit „alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Waren im Bereich
der Fabrikation und Applikation von medizinischen Präparaten“, ergibt dies keinen
4.3.4
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
74
Sinn. Diese Waren dienen in der Regel weder der Herstellung noch der Applikation
von medizinischen Präparaten.
Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses
Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen, welche sich in genereller Weise auf andere,
oder auf im konkreten Verzeichnis beanspruchte Klassen beziehen, gelten nicht als präzise
Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen. Zudem können solche Verweise im Fall von
Teillöschungen registrierter Marken Probleme verursachen. Deshalb werden Verweise auf
andere Klassen zurückgewiesen. So werden beispielsweise Begriffe wie Kl. 37: «Reparatur
von Waren der Klasse 7» oder Kl. 39: «Transport von den in Klasse 32 beanspruchten
Getränken» beanstandet. Der Hinterleger wird aufgefordert die zu reparierenden oder zu
transportierenden Waren zu nennen. Eine mögliche Präzisierung wäre Kl. 37: «Reparatur
von Maschinenteilen» oder Kl. 39: «Transport von Getränken».
4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation
Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des
Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift
der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend
individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und
der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in
Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der
damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann
beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden,
während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um
Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines
Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher
Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu
umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener
Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach
privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).
Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt,
die diesen effektiv zugeordnet werden können.26 Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung
sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser
Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht
unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter»,
«Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37), «Dienste von
Presseagenturen» (Kl. 38), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39),
«Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl.
41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen
abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die
26 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5.
4.3.5
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
75
Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene
Oberbegriffe ausgedehnt.27
4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»
Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche
Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art.
28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die
Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,
um als solche akzeptiert werden zu können.28 Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen
zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob
der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren-
und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der
Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht
besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer
ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine
nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies
als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer
Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).
4.6 Begriffsbestimmung
Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten
Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs
abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der
Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu
beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen
im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»
(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.7). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der
Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu
berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen
Sprachgebrauch miteinzubeziehen,29 solange diese mit der Systematik der Klassifikation
vereinbar ist. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.30
Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche
Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.
27 Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5. 28 Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT. 29 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5. 30 Vgl. BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die
gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit
Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
76
4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung
Die Klassennummer wird bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe
miteinbezogen und als Teil der Waren- oder Dienstleistungsausformulierung verstanden.
Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei
ist aber immer auch die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu
berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.6). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich
durch die Beifügung der Klassennummer klassierbar. Fällt der verwendete Begriff nicht klar
unter einen in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen
Oberbegriff, ist nach wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7:
Motoren» ist zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens
zusätzlich noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche
Formulierung fallen.
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gilt zu berücksichtigen, dass
Dienstleistungsumschreibungen oft nicht klar einem einzigen Oberbegriff der
Klassenüberschriften oder einem Begriff in der alphabetischen Liste zugeordnet werden
können. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse enthalten» führt weder bei Waren noch bei
Dienstleistungen dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen
genügen würden.
Nicht zu präzisieren sind beispielweise:
«Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 3 werden akzeptiert (Waren für kosmetische
Zwecke).
«Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 5 werden akzeptiert (Waren für medizinische
Zwecke).
«Kaffeemühlen» in Klasse 7 werden akzeptiert (elektrische Kaffeemühlen).
«Kaffeemühlen» in Klasse 21 werden akzeptiert (nicht elektrische Kaffeemühlen).
«Ungeziefervernichtung» in Klasse 37 wird akzeptiert (Dienste eines Kammerjägers).
«Ungeziefervernichtung» in Klasse 44 wird akzeptiert (Vernichtung für
Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft).
«Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 35 wird akzeptiert (für
wirtschaftliche und Werbezwecke).
«Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 41 wird akzeptiert (für
kulturelle und Unterrichtszwecke).
Beispiele unpräziser Begriffe:
«Kaugummi» in Klasse 5: im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Kaugummi eine
Süssigkeit der Klasse 30. Damit Kaugummis in Klasse 5 klassiert werden können, ist
deshalb zwingend der Zusatz «für medizinische Zwecke» nötig.
«Bekleidung» wird in Klasse 9 nicht akzeptiert, da dies im allgemeinen
Sprachgebrauch klar eine Ware der Klasse 25 ist. Um die Klassierung in Klasse 9 zu
rechtfertigen bedarf es einer Präzisierung, z.B. «Feuerschutzbekleidung».
«Waren zur Inneneinrichtung» in Klasse 20: Dieser Begriff ist dermassen vage, dass
weder in Kombination mit der Klassennummer, noch gestützt auf den allgemeinen
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
77
Sprachgebrauch angenommen werden kann, es handle sich um Möbel oder andere
Waren der Klasse 20. Genauso gut könnten «Lampen» (Klasse 11), Bilder (Klasse
16) oder Teppiche (Klasse 27) unter diesen Begriff subsummiert werden. Es bedarf
daher einer Präzisierung.
«Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten» in Klasse 36: Selbst unter
Berücksichtigung der Klassennummer ist dieser Begriff zu vage. Es muss die
konkrete Dienstleistung genannt werden, beispielsweise «Ausgabe von Kreditkarten»
(Klasse 36), «Elektronische Überwachung von Kreditkartentransaktionen zur
Erkennung von Betrug über das Internet» (Klasse 42) oder
«Betrugsaufdeckungsdienstleistungen im Bereich von Kreditkarten» (Klasse 45).
4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen
Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel
nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 43). Das Institut verlangt praxisgemäss für Begriffe,
die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt
sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den
Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur
branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit
der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue
Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden.
Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in
Klasse 30 «Reisbällchen (Onigiri)».
4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»
Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in
Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert
werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile
oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und
deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör
einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in
Klasse 9 zu klassieren). Das Institut akzeptiert auch den Begriff «… und Zubehör dazu,
soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden
Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde
z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist).
Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten,
dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung
«Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere
Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten
Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl.
11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der
Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder
«Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
78
4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits»
Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn
es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein
«Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in
einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein
«Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht
beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert
würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend
für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit
verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse
eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder
«Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist
klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits
enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und
entsprechend zu klassieren.
4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware
«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff
«Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme
bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme»
akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen,
– einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme»
(Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremssysteme
für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.
4.12 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42
Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im
Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer
anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die
Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und
weisen weder Inhalt noch Thema auf.31 Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu
Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als
Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.
Dienstleistungen wie «Programmieren von Websites», «Vermieten von Speicherplatz zur
Benutzung als Websites (hosting)» oder «Design von Datenbanken und Websites» fallen
hingegen in die Klasse 42.
31 RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
79
4.13 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»
Das Institut lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter
diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen
verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern
Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».32 Es handelt sich dabei um
Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.33 Unter Detailhandel ist somit
eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.34 Somit fallen die Produktion und der
Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe
«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden
Warenklasse einzuordnen.35 Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen
«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35
beansprucht wird.
4.14 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40
Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-
Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die
hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung
«kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen akzeptiert werden.
Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die
Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies
keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren
beansprucht werden.
Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware
sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten
Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese
Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die
hergestellt wird. So kann beispielweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den
spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von
Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen
Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen,
ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine
Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.
Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise
Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des
32 Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35. 33 BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E.
4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
34 Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 258. 35 BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
80
Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein
Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist
dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise
erachtet wird (vgl. Ziff. 4.7). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter
Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche
Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff
muss als «Warennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.
Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im
Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen
«Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der
Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.
Beispiele für zulässige Formulierungen:
- «Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach
Vorgaben eines Kunden».
- «Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den
Anforderungen eines Kunden».
4.15 Problematische Formulierungen
Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und
Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis.36 Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie
Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen
unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente
Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgeräte für
Werbezwecke» muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein
Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst,
sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe
wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware
angesprochen werden.
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse dürfen keine Marken als Produktebezeichnungen
enthalten. Diese bezeichnen keine inhärenten objektiven Eigenschaften einer Ware oder
Dienstleistung. Es geht jedoch auch um den Schutz der Marken, die nicht durch eine rein
generische Verwendung entwertet werden sollen. Bei der Prüfung der entsprechenden
Begriffe ist nach den Regeln der Begriffsbestimmung vorzugehen (vgl. Ziffer 4.6). Wird ein
Begriff in den gängigen Nachschlagewerken (z.B. Duden oder Le Petit Robert) mit einem ®
gekennzeichnet verwendet, ist die Verwendung im Sinne einer Sachbezeichnung im Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis unzulässig.
Die Verwendung von geografischen Namen in Waren und Dienstleistungsverzeichnissen
kann zu Fehlinterpretationen führen, weshalb das Institut solche Begriffe beanstandet. Es ist
beispielsweise unklar, ob es sich bei «chinesische Reisnudeln» um Reisnudeln chinesischer
36 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
81
Herkunft, oder um Reisnudeln nach chinesischer Art zubereitet handelt. Geografische
Namen sind nur dann zulässig, wenn es sich beim beanspruchten Begriff um eine
Sachbezeichnung handelt, beispielsweise in Kl. 5 «Chinarinde für medizinische Zwecke»
oder in Kl. 16 «Japanpapier».
Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen
Angaben als Produktbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es
um den Schutz der geschützten Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung
entwertet werden sollen. Ein Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33
enthält, muss zurückgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff,
sondern eine geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko
ist.37 Zulässig ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht
anstelle, sondern zur näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann
eine Angabe wie «Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‹Tequila›» in der
Klasse 33 akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung ‹Gruyère›» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten
geografischen Angabe ‹Saucisson Vaudois›» in derselben Klasse.
4.16 Klassifikationshilfsmittel
Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt
dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke.
Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und
Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:
Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind in Deutsch,
Französisch und Italienisch auf der Website des Instituts (https://www.ige.ch/) als PDF-
Dokument herunterladbar.
Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,
Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer
Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen
wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den
Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten
Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in
die elektronische Markenanmeldung (https://e-trademark.ige.ch) integriert und kann beim
Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch
einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der
Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI
validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr
hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch
übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im
Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet
werden.
37 Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
82
Die Hinterleger können mit dem Institut eine Standardliste von Waren und
Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten
werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche
ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt
der Klassifikation als unproblematisch erkannt.
Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch für Anfragen im Zusammenhang mit
der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot
versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig
einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die
Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche
oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und
Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung
bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen
der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten
wird.
83
Teil 3 – Registerführung
1. Einleitung
Das Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG).
Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem
Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt
und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr.
Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren,
eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung
der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement
einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).
Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren
Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut
kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem
Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben
werden auf https://www.swissreg.ch publiziert.
Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder
per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche
Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung - Ziff. 4.6, S. 87 und 4.10,
S. 88), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden. Müssen einem
Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach eine Marke auf
einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 84 f.), können diese ebenfalls als
PDF-Beilage eingereicht werden.
Das Institut bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung
auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener
Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufener Marken werden während fünf Jahren
nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2
MSchV).
2. Eintragung
Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 57), der
Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 58) und der materiellen Prüfung (Art. 17
MSchV, vgl. Teil 5, S. 108 ff.) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine
Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind
(Art. 30 Abs. 3 MSchG).
Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem
Markeninhaber wird die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register
eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).
Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 90) und
internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 99)
Teil 3 – Registerführung
84
werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden
ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.
3. Verlängerungen
Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und gegen
Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden
(Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebV). Der Antrag auf
Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden
(Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb
der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die
Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu
entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die
Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).
In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen
Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese
Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung
der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.
Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder
Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es
können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der
Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein
reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden
grundsätzlich nicht geprüft.
4. Änderungen und Löschung
Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert
werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren
Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über https://www.swissreg.ch öffentlich
einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten
veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register
gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.
4.1 Übertragungen
Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).
Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,
Ziff. 11, S. 218). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17
Abs. 2 MSchG).
Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des
Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben
an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom
Teil 3 – Registerführung
85
nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich.
Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register
gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register
Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).
Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht
werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss
eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber
übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den
Erwerber übergegangen ist, enthalten1 (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind
beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber
(falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls
erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.
Teil 1, Ziff. 4.2, S. 25).
Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur
Verfügung.
Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil umfassen, können nicht Gegenstand einer Übertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5,
S. 215).
4.2 Teilübertragungen
Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue
Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert.
Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl.
Ziff. 4.1, S. 84). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem neuen
Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die Übertragung
hervorgeht, präzise bezeichnet werden.
Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil umfassen, können im Übrigen nicht Gegenstand einer Teilübertragung sein (vgl.
Teil 5, Ziff. 9.5, S. 215).
4.3 Teilung
Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden,
dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).
1 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
Teil 3 – Registerführung
86
Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die
beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.
Mit der Teilung entstehen rechtlich selbstständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche,
welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des
ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von
Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.
4.4 Lizenzen
Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch
überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der
Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer
Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein
bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz
(Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum
Gebrauch der Marke eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register
eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit
der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).
Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister
grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz
den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist
die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).
Die Vergabe von Lizenzen auf Zeichen, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder ein mit
einem Wappen verwechselbares Zeichen umfassen, ist unzulässig; dasselbe gilt für Zeichen,
die gemäss dem Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen sind (vgl.
Teil 5, Ziff. 9.5, S. 215).
Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom
Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des
Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde2 begleitet sein, aus der die
Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der
Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz
(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren
und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die
Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur
Verfügung.
Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung
nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht
werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2
MSchV).
2 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
Teil 3 – Registerführung
87
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung
Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung
überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte
erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und
Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine
schriftliche Vereinbarung voraus.
Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des
Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde3 (Art. 30 MSchV). Wie
bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die
Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor
(Art. 19 Abs. 2 MSchG).
Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt
auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).
4.6 Teillöschung
Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung
gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb
nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw.
neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.
Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke
ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz
für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines
identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
erlangt werden.
4.7 Reglementsänderung
Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich
geändert, muss diese Änderung dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).
Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,
muss auch dieses neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).
4.8 Sonstige Änderungen
Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und
die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen
3 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
Teil 3 – Registerführung
88
Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den
tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen
Marken informieren können.
Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma
oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund
einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden
Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV).
Diese Änderungen sind gebührenfrei.
4.9 Berichtigungen
Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn
sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV).
In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.
4.10 Löschungen
Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder
teilweise gelöscht, wenn
- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird
(Art. 33 MSchG),4
- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),
- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b
MSchG),
- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit.
c MSchG), die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische
Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d
MSchG),5
- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).
Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist
die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).
4 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach
Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das Institut nicht
veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV). 5 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach
Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das Institut nicht
veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).
Teil 3 – Registerführung
89
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht
5.1 Markenregister
Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen
Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein
Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich
sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit
Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen
nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register
(Art. 41 Abs. 2 MSchV).
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht
Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft über
Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs.
1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren
Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen
Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b
MSchV)6.
Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister
Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen.
Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37
Abs. 3 MSchV).
Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach
der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger,
dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom
Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich
zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation
derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels
genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von
Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).
Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen
Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 39).
6. Prioritätsbelege
Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz
gemäss PVÜ stellt das Institut auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser
enthält die Daten des Markeneintragungsgesuchs sowie bei allfälligen nachträglichen
Änderung die aktuellen Daten.
6 Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des Instituts (https://ph.ige.ch) aufgenommen.
90
Teil 4 – Internationale Registrierungen
1. Einleitung
Das Madrider System ist durch zwei unabhängige Verträge geregelt: MMA und MMP. Da alle
Vertragsparteien dem MMP beigetreten sind und kein Beitritt mehr zum MMA allein möglich
ist, («Sistierung der Anwendung» von Art. 14.1) und 2)a) MMA), ist auf alle Verfahren das
MMP anwendbar. Gemäss Art. 9sexies MMP haben jedoch die von Staaten, die Vertragspartei
sowohl des MMA als auch des MMP sind, abgegebenen Erklärungen über eine
Verlängerung der Prüfungsfrist und die Erhebung einer individuellen Gebühr keine Wirkung
auf die Beziehungen zu einem anderen Staat, der Vertragspartei sowohl des MMA als auch
des MMP ist1, sodass der Inhaber die Möglichkeit erhält, von den günstigeren Bestimmungen
des MMA zu profitieren.
Ende Dezember zählte das Madrider System 103 Mitglieder.
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems
Für eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende
Grundsätze:
a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestützt auf eine eingetragene nationale
Marke (Basiseintragung) als auch gestützt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen.
b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt
werden (Art. 2 MMP):
Der Hinterleger muss
in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung haben oder
seinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder
Schweizer Staatsangehöriger sein.
Gemäss Art. 3bis MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde
die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit
Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider
System benannt werden kann.
1 In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 91) und die Schutzverweigerungsfrist
(siehe Ziff. 3.2.1, S. 103).
Teil 4 – Internationale Registrierungen
91
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)
Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann online
(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de) oder mittels Ausfüllen des Formulars
«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der
Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.
Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.
Berechnung der Priorität
Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 65) für
die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).
Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl.
Ziff. 2.1, S. 90), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen
werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer
Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der
schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um
internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise
die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein.
Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich
einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.
Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität
aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die
sechsmonatige Frist schon an jenem Datum zu laufen, und die übrigen vorstehend
angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.
Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1
S. 90), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die
Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.
Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb
von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer
Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut
zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass
bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.
Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut
Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der
schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren
und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart2 beziehen wie
die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen
bezeichnet werden.
2 Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem
Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet
(Regel 9)4)x) GAFO).
2.2.1
2.2.2
Teil 4 – Internationale Registrierungen
92
Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art.
47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der
Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche
die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht,
ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend
die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu
erfolgen.
Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfüllt,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).
Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur
Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die
OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis
Ziff. 1 bis 3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der
formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt.
Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.
Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI
Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger
und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel
beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).
Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der
Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung».
Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen
und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 99).
Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder
Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die
internationale Registrierung gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und
dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten
Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 3.2, S. 103).
Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der
benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel
17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt
aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu i.d.R. ein lokaler Vertreter
bestellt werden muss.
Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte
Vertragspartei gemäss Regel 18ter 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betr. die
Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 100).
2.2.3
2.2.4
Teil 4 – Internationale Registrierungen
93
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24
GAFO)
Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, können
weitere Vertragsparteien nachträglich benannt werden, d.h., es kann eine nachträgliche
Schutzausdehnung auf diese Länder beantragt werden. Die nachträgliche Benennung kann
für sämtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.
Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom
Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.
Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags
eine Rechnung für die internationalen Gebühren (Regel 24 GAFO; Gebührenverzeichnis
Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI übermittelt.
Fällt der Antrag auf nachträgliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt
der internationalen Registrierung, so könnte mit der nachträglichen Benennung zugewartet
werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemäss Regel 24.3)c)ii) GAFO werden nämlich bei
der Erneuerung für sämtliche zu diesem Zeitpunkt geschützten Parteien die fälligen
internationalen Gebühren erhoben. Erfolgte die nachträgliche Benennung beispielsweise
zwei Monate vor der Erneuerung, so wären innert zweier Monate die Gebühren zweimal zu
bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach
der Verlängerung gemacht werden soll.
Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung
einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffend
Benennung gelten soll.
Solange eine vorläufige Schutzverweigerung in einem Land hängig ist, ist keine
nachträgliche Benennung dieses Landes möglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder
eine definitive vollständige Schutzverweigerung für eine Vertragspartei eingetragen, so ist
eine nachträgliche Benennung möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich,
wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine definitive teilweise
Schutzgewährung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei zum
Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich für die zurückgewiesenen Waren und/oder
Dienstleistungen.
Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im
internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines
Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 2.2, S. 91).
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen
Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das
internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung,
Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters.
Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen
und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die
schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale
Teil 4 – Internationale Registrierungen
94
Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der
Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 97).
Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)
Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur
einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie
für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine
Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die
Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt
(vgl. Ziff. 2.1, S. 90).
Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss
vom aktuellen Inhaber oder von dessen Vertreter gestellt werden.
Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO
vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem
Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete
ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend
können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein
Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.
Bei Teilübertragungen müssen die zu übertragenden Waren und Dienstleistungen (in
Französisch) und/oder die betroffenen Länder explizit aufgeführt werden. Die Eintragung
einer teilweisen oder vollständigen Übertragung in das internationale Register ist
gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)
Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen
lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich
von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 96). Die Eintragung einer
Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder
Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können
bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn
die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer
teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen
endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese
Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder
beansprucht werden.
Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der
OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut
eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in
Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der
Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung
in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
2.4.1
2.4.2
Teil 4 – Internationale Registrierungen
95
Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)
Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten
Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt
werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 96)
führt die Eintragung eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen
Registrierung. Nur die benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht,
wird bzw. werden aus dem Register gestrichen. Eine nachträgliche (Wieder-)Benennung
dieser Vertragsparteien ist demnach möglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder
dessen Vertreter erfolgen. Auf dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche
vom Schutzverzicht betroffen sind. Der Antrag kann über das Institut oder auch direkt der
OMPI eingereicht werden. Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist
ausgeschlossen. Die Eintragung eines Schutzverzichts in das internationale Register ist
gebührenfrei.
Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»;
Regel 25.1)a)iv) GAFO)
Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale
Register eingetragen (wenn der Inhaber eine juristische Person ist, umfasst dies auch die
Aufnahme oder Änderung der Angaben zur Rechtsform des Inhabers oder zum Staat, in dem
er errichtet wurde). Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das Institut
gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die Eintragung einer
Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO
Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)
GAFO)
Anträge auf Vertreteränderungen können entweder direkt bei der OMPI oder – sofern die
Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist – über das Institut gestellt
werden. Die Eintragung einer Vertreteränderung ist gebührenfrei.
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen
Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO)
Gemäss Regel 20bis GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen
werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche
Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz.
Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder
direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über
die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht
werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe
ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers,
dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise
eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
Teil 4 – Internationale Registrierungen
96
weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den
Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem
angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde;
wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist
dieses Gebiet anzugeben.
Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.
Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO)
Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke
eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4bis 1) MMP als durch die internationale
Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide
Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der
benannten Vertragspartei geschützt ist, alle für die nationale Marke geschützten Waren
und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die
nationale Marke älter ist als die internationale Registrierung.
Ältere Rechte, z.B. die (Gebrauchs-)Priorität der nationalen Registrierung, werden durch die
Ersetzung nicht tangiert.
Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert
so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich
insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung
beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 97) liegt.
Gemäss Art. 4bis 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die
Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund
nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte über die
Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behörde der betroffenen
Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register einträgt und die OMPI
hierüber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine
entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebührenfrei.
Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)
Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil
der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Der
Antrag kann über das Institut oder auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden.
Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung
einer Löschung ist gebührenfrei.
Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus
dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder
Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht
werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die
Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff.
2.4.2, S. 94), und die vollständige Löschung hat weiterreichende Folgen als ein
Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 95).
2.5.2
2.5.3
Teil 4 – Internationale Registrierungen
97
Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)
Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date
d’enregistrement») bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz
vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht
länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des
Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise
infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem
Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches
innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum
Abschluss gelangt3.
Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen dieser absoluten
Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff. 2.5.5, S. 97).
Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP)
Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der fünf
Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig
gelöscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4 S. 97), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden
(Art. 9quinquies MMP).
Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der
internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9quinquies MMP; Art. 46a
Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.
Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhält dasselbe Hinterlegungsdatum wie die
ursprüngliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Priorität einer früheren
Hinterlegung gemäss Art. 4 PVÜ zuerkannt wurde, gilt diese Priorität auch für die
umgewandelte nationale Anmeldung). Nach der Prüfung der Umwandlung wird die Marke mit
einem entsprechenden Vermerk publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung
hervorgegangene Marke kann kein Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2
MSchG).
Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)
Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine
teilweise Übertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise
nach weiteren Übertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung
zusammengeführt werden können. Die Zusammenführung kann sich auch nur auf einen Teil
der ursprünglichen internationalen Registrierung beziehen. So können z.B. bei einer
Registrierung, welche durch mehrere Teilübertragungen in fünf verschiedene
Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengeführt werden. Die
Zusammenführung ist nicht möglich für internationale Registrierungen, welche zwar identisch
sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale
Registrierungen entstanden sind.
3 Zum Begriff «Verfahren» siehe BGE 134 III 555.
2.5.4
2.5.5
2.5.6
Teil 4 – Internationale Registrierungen
98
Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder über die Behörde des Landes des Inhabers
gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.
Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO)
Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen
Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche
Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte
Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch
die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer
benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei.
Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und
Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung
einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt
werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer
Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette
publiziert; sie ist gebührenfrei.
Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27bis GAFO)4
Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz kann
beim Institut verlangen, dass der schweizerische Teil seiner internationalen Registrierung in
mehrere internationale Registrierungen aufgeteilt wird. In diesem Gesuch ist anzugeben, wie
die Waren und Dienstleistungen aufzuteilen sind. Die Teilung führt zu rechtlich
unabhängigen Registrierungen, die das Anmelde- und Prioritätsdatum der ursprünglichen
Registrierung behalten. Die geteilten Registrierungen können anschliessend
zusammengeführt werden (Regel 27ter GAFO).
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31
GAFO)
Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt
dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem
Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber
bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO).
Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO;
Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen
Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 93). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet
ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der
OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und
leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es
Gebührenzahlungen hierfür entgegen.
4 Ab dem 1. Februar 2019 in Kraft.
2.5.7
2.5.8
Teil 4 – Internationale Registrierungen
99
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)
Fehler einer internationalen Registrierung können auf Antrag der betroffenen Behörde und in
gewissen Fällen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:
es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die
OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;
es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;
der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder
die Nummer der Basiseintragung betrifft.
Alle anderen Fälle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen
(wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewünschten Länder bezeichnet oder die
Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollständig angegeben worden sind), können nicht
berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die
Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der
Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften
Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die
«Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler
in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu
benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die
Eintragung einer Berichtigung verlangen.
Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behörden der benannten
Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veröffentlicht. Berichtigungen sind
gebührenfrei.
Aufgrund einer Berichtigung beginnen für die vom Fehler betroffenen benannten
Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2) MMP geltenden Fristen
erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe
ergeben, die bei der ursprünglich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz
Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.1 MMP prüft das Institut jede international
registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die Schweiz mitgeteilt worden ist
(vgl. Ziff. 2.2.1, S. 91).5 Wenn materielle oder formelle Mängel vorliegen, erlässt das Institut
eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen welche der Hinterleger
Stellung nehmen kann.6 Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe bei internationalen
5 Eine allfällige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVÜ genannten
Gründe stützen können; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 –
PROLED (fig.). 6 Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen
(vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem Institut insbesondere gemäss
seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen
Teil 4 – Internationale Registrierungen
100
Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser Richtlinien
verwiesen.
3.1 Verfahren vor der OMPI
Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die
Schweiz
Die Frist zur Prüfung einer internationalen Registrierung beträgt gemäss Art. 5.2) MMP ein
Jahr bzw. 18 Monate7 (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 103). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung
der internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die
Prüfung wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 100) oder der
Mitteilung betr. die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 100).
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut der OMPI innert zwölf
bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information
der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die
OMPI.
Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung
Die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP
genannten Fristen der Post übergeben oder elektronisch übermittelt werden (Regel 18
GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das
Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung
die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren
und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur
Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut führt in der
vorläufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf,
denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegenstehen.
Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO)
Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und
GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines «avis
d’irrégularité» gemäss Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO
aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert
die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der
zurückzuweisen. Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»- Ausführungsrecht, Bern, 2. September
2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Er
laeuterungen_DE.pdf . 7 Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Teil 4 – Internationale Registrierungen
101
Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das
Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Übermittlung der ursprünglichen
fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur
berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum
eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.
Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)
Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut hat der Inhaber die
Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die
internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu löschen. Die
benannten Vertragsparteien werden von der OMPI über die erfolgten Änderungen informiert
und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI
über die erfolgte Änderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betr. die
Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut über die bei der
OMPI beantragte Änderung zu informieren.
A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) GAFO
Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die
Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz
einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen,
sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 94).8 Kann ein
Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann
der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige
Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der
OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i)
GAFO wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an
den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.
Bleiben die mit der vorläufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgründe
trotz erfolgter Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird
das Verfahren auf der Grundlage der eingeschränkten Liste fortgeführt.
Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5)
GAFO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine
Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung
namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff
enthält (z.B. eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine
Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche
Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der
Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).
B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO
8 Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies
ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 105).
3.1.5
Teil 4 – Internationale Registrierungen
102
Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der
benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 95). Der entsprechende Verzicht,
der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im
internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen
benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen
Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres
beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in
Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen
wurde).
C) Löschung gemäss Regel 25.1)a)v) GAFO
Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten
Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der
ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 2.5.3,
S. 96). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im
internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende
Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:
Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder
Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und
ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid
ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige
Schutzverweigerung erlassen wurde).
Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen
Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser
teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen
Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz
gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung
ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen
hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den
Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser
Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für
die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den
Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl.
vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 94).
Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung
(Regel 18ter 2), 3) und 4) GAFO)
Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das
Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der
teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der
entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche für
das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die
Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor
3.1.6
Teil 4 – Internationale Registrierungen
103
dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder
teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.
Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der
vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven
Schutzverweigerung gemäss 18ter 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl
die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die
Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser
Möglichkeiten Gebrauch und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der
ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung
gemäss Regel 18ter 4) GAFO machen.
Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)
Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen
Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer
internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder
widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betr. Vertragspartei muss der
OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen,
falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen
und in der Gazette veröffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber über die Ungültigerklärung
und, falls gewünscht, die Behörde der betroffenen Vertragspartei über das Datum der
Registrierung der Ungültigerklärung. Die Eintragung einer Ungültigerklärung ist gebührenfrei.
Berichtigung (Regel 28 GAFO)
Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine
(neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen
Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe
bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor
dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen
darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der
vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der
internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme
aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung
über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2) GAFO zukommen.
3.2 Verfahren vor dem Institut
Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz
Die OMPI trägt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen
entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behörden der benannten
Vertragsparteien. Die Verträge räumen den Behörden Fristen von einem Jahr bzw. 18
3.1.7
3.1 .8
3.2.1
Teil 4 – Internationale Registrierungen
104
Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung («date de notification») ein,9 um eine allfällige
vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit
internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.10 Da die Frist von
18 Monaten gemäss Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer
internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehörde einzig dem MMP
angehört (Art. 9sexies 1) b) MMP), prüft das Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem
innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser
Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.
Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine
beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe
gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 106).
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor
keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.11 Die Information der
Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die
OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 100).
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme
Bei Vorliegen von Ausschlussgründen erlässt das Institut eine vorläufige
Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den
Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die
Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen («refus
total») oder nur für einen Teil derselben («refus partiel»).
Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulässig, die
nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine
zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Die nach dieser
Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG
(vgl. Teil 5).
Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung
zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom
Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 31). Sie beginnt mit dem Versand
der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren
Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.
9 Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf
(dreidimensionale Marke). 10 Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
11 Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer
internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.
3.2.2
3.2.3
Teil 4 – Internationale Registrierungen
105
Vertretung und Zustellungsdomizil
Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil, 1, Ziff. 4.3, S. 26). Ernennt der
Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser über ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
verfügen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter
muss gehörig bevollmächtigt sein (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 25). Substitutionsvollmachten des
bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.
In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten
Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise
hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels
eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI
eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem
Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel
zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der
internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der
Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der
Regel 18ter 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).
Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers
Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere
Verfahren grundsätzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.
A) Festhalten an der vorläufigen Schutzverweigerung
Hält das Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2
MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG)
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der
Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels
einer Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO.
B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung
Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine ursprüngliche
Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten
Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i) GAFO ab.
C) Der Inhaber schlägt eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung
Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der
Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das
Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel
18ter 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem
Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 105). Sollte der
3.2.4
3.2.5
Teil 4 – Internationale Registrierungen
106
Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist
dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens
möglich.
D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz
Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der
Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 95); das
Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.
Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm
zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer
Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und
vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18ter 3) GAFO gefolgt
wird, oder er kann auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel
25.1)a)iii) erklären.
Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers
Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen
Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die
definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 3) oder 18ter 2)ii) GAFO. Diese
Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis
auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.
Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie
vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 105 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine
vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens
durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt
der Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der
OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18ter 4)
GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen
Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.
Weiterbehandlung bei Fristversäumnis
Der Inhaber kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der
in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl.
dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 5.5.8, S. 36).
Beschleunigtes Prüfungsverfahren
Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat
der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen
(Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil
2, Ziff. 3.5, S. 67 dargestellt.
Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann sowohl vor Ablauf der für die Erklärung der
vorläufigen Schutzverweigerung geltenden Frist als auch nach erfolgter entsprechender
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Teil 4 – Internationale Registrierungen
107
Erklärung der Schutzverweigerung aufgrund formeller oder absoluter Gründe gestellt
werden.
A) Gesuch um beschleunigte Prüfung vor Ablauf der Frist zur vorläufigen
Schutzverweigerung
Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen
Schutzverweigerung, wird die Prüfung der internationalen Registrierung nach Eingang
der Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der
Schweiz gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung
gemäss Regel 18ter 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist
abgewartet wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund formeller oder
absoluter Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls
wird das Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 104 ff.
ausgeführt.
B) Gesuch um beschleunigte Prüfung nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen
Schutzverweigerung
Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen
Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prüfungsverfahren vom Moment
der Bezahlung der Gebühr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut
und dem Inhaber Anwendung.
Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens betr. relative Ausschlussgründe ist von
Gesetzes wegen nicht vorgesehen.
108
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
1. Rechtsgrundlagen
Art. 1 Abs. 1 MSchG
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 30 Abs. 2 lit. c, d und e sowie Abs. 3 MSchG
Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:
c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.
d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht
entspricht.
e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a–27c nicht entspricht.
Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.
Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder
Verpackung, die technisch notwendig sind;
c. irreführende Zeichen;
d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht
verstossen.
Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen1 den Vorgaben, welche mit
Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von
Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl.
dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 90) zu beachten sind.
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit
Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten
bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der
Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen
1 Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 168.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
109
Anbieter zu unterscheiden.2 Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:3 Sie
gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem
bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen
Betrieben) stammen.
Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung
bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.4 Die
Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft
bezeichnet.5 Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren
Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden
und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise
Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den
Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen
wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener
Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien6.
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen
Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen
Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsätzlich7 der gleiche
Massstab angelegt.8
Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt
auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte
Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der
Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich
2 BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 –
Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014,
E. 3 – Bouton (Bildmarke).
3 BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer
B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). 4 BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke). 5 Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1
MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des
Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 118).
6 Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke);
vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 168. 8 Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuch», «Hinterleger», «Zurückweisung des
Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch für die analogen
Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung für die Schweiz, nämlich
«Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und
«Schutzverweigerung».
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
110
wahrgenommen werden.9 Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der
Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem
Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend
unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer
zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 122) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl.
lit. B, S. 150). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine
Anwendung (Art. 27a MSchG).
3.2 Gesamteindruck
Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.10
Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem
beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung
und Farben.11 In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den
Gesamteindruck zu beurteilen.
Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein
gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die
Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG)
grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden.12 Solche
Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.13 Eine
unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder
Mutilationen14 infrage stehen: Während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG
schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG
grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der
sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt.15
9 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 134 III 547,
E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 10 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 133 III 342, E. 4 –
Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659, E. 2 – GlobalePost (fig.);
BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV. 11 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 143.
12 Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard
saint germain paris 5e (fig.). 13 Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen
Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements
führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B.
die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 178 und Ziff. 8.4.7.2, S. 185. 14 Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 137 und Ziff. 8.6.1, S. 191.
15 Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die
spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff., S. 169 ff. und 8.7 ff., S. 199 ff.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
111
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen
Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug
auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret
beansprucht wird.16 Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den
Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist.17 Ob ein Begriff unter einen
Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere
Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne
Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 75 ff.).18 Das Institut lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all
jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen –
eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.19
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches
Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung
mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf
die Angaben im Eintragungsgesuch.20 Bei der elektronischen Anmeldung dient die mit einem
farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckte standardisierte elektronische Abbildung des
Registerauszugs ‘Hinterlegungsbestätigung’ als Grundlage zur Beurteilung der
Schutzfähigkeit des Zeichens. Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben
unberücksichtigt.21 Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend
gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens
ausser Betracht.22 Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung, d.h. die
Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich gebraucht
werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend.23
16 BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic!
2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT. 17 Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale
Marke) und für beschreibende Angaben BGer 4A_618/2016, E. 4.3 – CAR-NET; BVGer B-283/2012,
E. 7.1.2 – NOBLEWOOD. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsgefahr gilt dieser
Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes Produkt nicht
täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 165).
18 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 20 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E.
3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a – The Original
(dreidimensionale Marke); BVGer B-5183/2015, E. 5 – Rosa (Farbmarke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1
– Paradies. 21 BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol
(Bildmarke).
22 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 –
BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im
Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 119.
23 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-7425/2006, E.
3.2 – Choco Stars.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
112
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise
Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen24 bzw.
nicht unbedeutenden25 Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu
legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen26 Abnehmer der infrage stehenden
Waren und/oder Dienstleistungen27 – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer
und/oder spezialisierte Fachkreise;28 auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.29 Im
Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die
Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der
(potenziellen) Konkurrenten30; vgl. Ziff. 4.3.2, S. 120.
Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch31 (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).
An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung
von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es
ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.32 Durchschnittsabnehmer sind
nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige
Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf,
dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.33 Sind Fachleute betroffen, geht das Institut
grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen
Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).
24 Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer
B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225
E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 –
TegoPort. 26 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416,
E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-2217/2014, E. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-
5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS. 27 BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012,
E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.
28 BVGer B-4697/2014, E. 5.3 – Apotheken Cockpit; BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH. 29 BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können
angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 –
Bouton (Bildmarke). 30 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2
– YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re. 31 BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer
(dreidimensionale Marke). 32 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3
– Stuhl (dreidimensionale Marke). 33 BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
113
Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus
Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;34 die Grösse der Verkehrskreise
bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.35 Beispielsweise
steht ein Zeichen im Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG, wenn es nur von den
Fachkreisen als direkt beschreibend verstanden wird.36 Betr. die Beurteilung der
Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 166.
3.6 Berücksichtigte Sprachen
In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des
Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder
Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in
einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz
zugelassen werden kann.37
Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der
massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.38 Ob dem so ist, wird
grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen
Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,39 wobei davon ausgegangen wird, dass
die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt,
sondern auch komplexere Aussagen verstehen.40 Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen
aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus,
dass dieses dem Gemeingut angehört.41 Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte
34 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD;
BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer
B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank. 35 Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken
(fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und
B-4822/2013, E. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch
BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMArt; a.M. BVGer B-
7995/2016, E. 4.1 – TOUCH ID. 37 BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce’Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III
495, E. 5 – FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013,
E. 3.2 – PALACE (fig.).
38 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich
Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten
Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die
Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der
Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 166).
39 BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT;
BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR
PROMISES. 40 BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT;
BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II. 41 BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
114
Fachkreise auf ihrem Fachgebiet42 über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen43 (z.B.
ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).
3.7 Grenzfälle
Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung
eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.44
Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden45, gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter46
eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.47
3.8 Gleichbehandlung
Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten
Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in
rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.48 Gegenüber sich
selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.49
Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in
jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind50 (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,51
42 Vgl. BVGer B-8069/2016, E. 4.3 – FLAME; BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH
MY MONEY; BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET. 43 Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 44 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 –
MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV. 45 BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA. 46 BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.).
47 BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN. 48 BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z. 49 BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer
B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke). 50 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) /
TGMESSE (fig.). 51 Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die
Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); eine
reine Wortmarke ist nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar (BVGer
B-2781/ 2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC), ebenso ist weder ein
Wort in Alleinstellung mit einer Wortmarke vergleichbar, die einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält
(BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z), noch ist dies bei Zeichen der Fall, die nur in einem Element
übereinstimmen (BVGer B-1456/2016, E. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
115
Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen52). Ältere Entscheide können
für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.53
Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter
Bundesrechtswidrigkeit des zu prüfenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen.54 Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht
ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht
geltend gemacht werden.55 Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt
angewendet wird und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner
rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt
werden.56 Hat das Institut seine Praxis geändert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall
eingeführt worden ist.57
Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.58 Zwar
müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,59
doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.60 Dazu kommt, dass bei der
erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.61
3.9 Vertrauensschutz
Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch
auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,
52 Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;
BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke) und BVGer B-8586/2010,
E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die Vergleichsmarken für die gleichen
Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE /
COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 – READY2SNACK wurde die gegenteilige
Auffassung vertreten. 53 Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht
Jahre zurückliegt: BVGer B-2781/2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher
auf Taschenlampe (Positionsmarke); BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY
SCIENCE;; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573, E. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer
B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO.
55 Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.1.2 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl. 56 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;
BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127
II 113.
58 Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL. 59 BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken). 60 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.); vgl. auch
BVGer B-2768/2013, E. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour
Saver. 61 Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
116
bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.62 Vorausgesetzt wird, dass
die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage
vertrauen durfte – was bei geänderten Rahmenbedingungen nicht der Fall ist63 – und
gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig
machen kann.64 Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird kein berechtigtes
Vertrauen geschaffen.65
3.10 Ausländische Entscheide
Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht
nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle
Wirkung.66 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.67
Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den
schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um
einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische
Eintragungen unberücksichtigt bleiben.68 Generell ist zu beachten, dass einerseits das
Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom
Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann69. Andererseits kann – weil
jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt70 – die
Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen
Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.71
62 BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I
161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.2.4 – Musiknote (Bildmarke).
64 BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber
(dreidimensionale Marke). 65 BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS
FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag. 66 BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als
BGE 143 III 127); BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI;
BVGer B-283/2012, E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO. 67 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic!
2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 –
MASTERPIECE. 68 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic!
2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl. Die
Nichtberücksichtigung ausländischer Eintragungen tangiert das Verbot der Inländerdiskriminierung
gemäss Art. 2 Abs. 1 PVÜ nicht (B-2217/2014, E. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]).
69 Beispielsweise können die Abnehmer in der Schweiz ein anderes Verständnis von Begriffen der
englischen Sprache haben, als Personen, deren Muttersprache Englisch ist (B-7995/2015, E. 5.4 –
TOUCH ID). 70 BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als
BGE 143 III 127); BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.). 71 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
117
Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten72 infrage stehen, sind ausländische Eintragungen
unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 9.4.3.2, S. 214).
Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie
das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine
Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.
3.11 Internetrecherchen
Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen
verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die
diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden;
Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.73 Das
Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters
die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;74
Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs.
Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies
gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug,
wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im
betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.75
Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens
herangezogen werden.76 Dies gilt insbesondere bezüglich Worten und Bildelementen aus
ausländischen Quellen eines ähnlichen Sprach- oder Kulturraums, denn für diese ist ohne
weiteres anzunehmen, dass sie sich über geografische Grenzen hinaus verbreiten.77
Betreffend Zeichen, die untrennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die
Waren in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktionen
bestehen.78 Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein Indiz
darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig und/oder
freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 120).
72 Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 4.5 – MINDFUCK. 73 BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 74 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE
DUAL PERSONALITY.
75 BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer
4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke). 76 BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic!
2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela.
77 BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Z.B. kann ein in
Deutschland gebräuchliches Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlichkeit in der Deutschschweiz
sein, da an beiden Orten (zumindest auch) die deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden
wird. 78 BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Es kann angenommen
werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige Online-shops auch tatsächlich in die (Deutsch-)
Schweiz liefern werden.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
118
4. Gemeingut
4.1 Gesetzliche Grundlagen
Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 108), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind,
die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der
Regelung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ79. Gemäss jener Bestimmung darf die Eintragung
von Marken verweigert werden, wenn sie
jeder Unterscheidungskraft entbehren oder
ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder
in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, üblich sind.
4.2 Der Begriff des Gemeinguts
Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine
unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S.
108) zu verhindern.80 Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom
Markenschutz ausgeschlossen sind:
Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss
zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine
bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 119),
sowie
Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb
freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 120).
Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete
Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige
Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis
häufig.81 Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und
umgekehrt.
79 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1
– Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD. 80 BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm.
81 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_330/2014, E.
2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
119
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG
Fehlende konkrete Unterscheidungskraft
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus
der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2, S.
108). Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.
Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.82
Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im
Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder
Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.83 Ohne konkrete Unterscheidungskraft
sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen
können.84,85 Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen
Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen,
mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen
nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den
einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen.
Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit
denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,
Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht
genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die
gewöhnlich farbig gestaltet sind.86
Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen
Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen87 (vgl. im
Einzelnen Ziff. 3.5, S. 112).
Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist
konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete
Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und
82 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). 83 Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 132. 84 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 85 In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden
Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden
müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 122. 86 Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen
unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 122 ff.
87 BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer
B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS.
4.3.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
120
die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben.88 Wurde ein
Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht
geprüft zu werden.89
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,
wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits
erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;90 die originäre
Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.91
Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf
Antrag geprüft.92
Freihaltebedürfnis
Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr
angewiesen ist.93 Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar
unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht
monopolisiert werden dürfen.94
Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der
(potenziellen) Konkurrenten.95 Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die
Verwendung des Zeichens angewiesen sind.
Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom
Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13
MSchG), zu erfolgen.96 Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen
Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung
ernsthaft in Betracht fällt.97 Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der
88 BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon
RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM. 89 BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176).
90 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-5786/2011, E.
5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot (fig.). 91 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE
CARIBBEAN.
92 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 12, S. 221. 93 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. auch BGE 131 III 121, E.
4.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS;
BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR. 94 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.).
95 Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladerm. 96 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST. 97 BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 –
YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1
und 4.4 – SWISSDOOR.
4.3.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
121
Waren oder Dienstleistungen dienen können,98 aber auch Farben oder Formen, die eine
banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein
oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis
beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen.99
Soweit ausländische Herkunftsangaben in Frage stehen, greift eine besondere Regelung
(vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 189).
Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach
erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem
Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen
werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 119). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss
das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden100.
An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine
Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 12.1.2, S. 222). Die Regelung von Art. 2
lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten
dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 155).
Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste
Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.
Beispiele:
Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln
Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder
Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive
Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im
Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der
Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich
deren das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative
Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten
Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen
Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.101 Beispielsweise wäre im
Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme
von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen
98 BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 99 Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 –
SNOWSPORT. 100 Vgl. BGer 4A_2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-2791/2016, E. 5.6 – WingTsun.
101 Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer
B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe.
4.3.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
122
Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des
beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.
Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht
wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder
Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).102 Bei einer Einschränkung
innerhalb einer Waren- bzw. Dienstleistungsart muss sich diese auf objektive Merkmale
beziehen103. Eine Einschränkung auf «Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für
Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert, da es keine spezifischen Stoffe für Hosen
gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser Formulierung nicht klar ist.
Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5,
S. 164).
A. Konventionelle Zeichen
4.4 Wortmarken
Allgemeines
Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel
Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden
Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie
beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.104 Solche
Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft
und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 118 f.).
Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind
(vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 132 ff.).
Beschreibende Angaben
Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.105
Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf
eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen
grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis).106
Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:
102 BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN. 103 Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke). 104 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 105 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
4.4.1
4.4.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
123
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben
Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen
Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf
Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.107 In die zweite Kategorie
können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen108
(vgl. Ziff. 4.4.3, S. 132).
Es ist nicht nötig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder
Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den
betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten
Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.109
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand
Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur
entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.110
Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage
stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der
Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter
Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.111 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei
(oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere
Denkarbeit.112 Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters
bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.113
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe
Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 110), ist es bei
zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich
107 BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-3939/2016, E. 5.2 – YOUNG GLOBAL
LEADERS. 108 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE
IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 –
COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE. 109 BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT. 110 BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ;
BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.
111 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD;
BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB. 112 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –
toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 113 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
124
genommen beschreibend sind.114 Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im
Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1, S. 136.
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen
Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die
Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert
hat.115 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren
beschreibenden Charakter nicht aus.116 In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter
Bedeutungsinhalt gesucht.117 Neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn ihr
Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.118 Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von den
beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen aufgefasst werden119 (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2,
S. 137). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden
ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens.120
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen
Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen
Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage
über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.121 An die Stelle einer bei abstrakter
Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung gesetzt wird.122 Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als
auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem
114 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND. 115 BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol
(Bildmarke).
116 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer
in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver. 117 Vgl. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX; BVGer B-3751/2015, E. 6.3 – CAR-NET; BVGer B-
4854/2010, E. 5.2 – Silacryl.
118 BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER. 119 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer
B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver. 120 BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH
ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. –
KEYTRADER. 121 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 –
GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ.
122 BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer
B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
125
ausgehen.123 Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-
liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.124
4.4.2.6 Synonyme
Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke
(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das
Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine
Alternativen bestehen.125 Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,
nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.126
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben
Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf
(tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche127) Eigenschaften und Merkmale128 der
Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen
erschöpfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder
Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.
Beispiele:
- APFEL für Früchte (Kl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION für Verlagserzeugnisse (Kl. 16)
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben
Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder
Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken
registriert werden.129 Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne
Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.130
Beispiele:
123 BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z. 124 BVGer B-7995/2015, E. 3.4 – TOUCH ID; BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.). 125 BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET. 126 BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT. 127 Vgl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer
B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW. 128 Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag.
129 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl. 130 Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
126
- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)131
- SMART für Waffen (Kl. 13)132
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale
Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut,
wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder
wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird.133
Beispiele:
Ein Zeichen GOLD BAND134 wird für Tabakwaren (Kl. 34) zurückgewiesen, weil ein
goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung
häufig verwendet wird.
Ein Zeichen ROTRING135 ist schutzfähig für Werkzeuge (Kl. 8), da rote Ringe nicht zu
den üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. derer Verpackung zählen.
Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die
vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben,
welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet136 ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage
der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.137 Als nicht unerwartet
gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser
Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes
darstellen.
Beispiel:
Ein Zeichen RAPUNZEL ist u.a. für Spielzeugfiguren (Kl. 28) sowie Waren, die
überwiegend um ihrer ästhetischen Gestaltung Willen gekauft werden (Figuren in Kl. 20
und 21) als Hinweis auf die Form der Waren zurückzuweisen138.
131 RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT. 132 RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt. 133 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); vgl. auch BVGer B-6304/2016, E. 5.2.2 – APPLE
(dieses Urteil ist ans BGer gezogen worden; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt der
Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend). 134 BGer in PMMBl 1967 I 37 – GOLD BAND. 135 BGE 106 II 245 – ROTRING.
136 Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete
Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 122) als beschreibende Angabe
erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf
abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist. A.M.
BVGer B-7402/2016, E. 6.2.2.f. – KNOT sowie BVGer B-6304/2016, E. 5.2.4 – APPLE
(zweitgenanntes Urteil ist ans BGer gezogen worden; der höchstrichterliche Entscheid war im
Zeitpunkt der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend). 137 Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 156 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des
banalen Formenschatzes. 138 Entscheid mit abweichender Begründung bestätigt mit BVGer B-3815/2014, E. 7.3 – RAPUNZEL.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
127
Betreffend Farbbezeichnungen vgl. auch Ziff. 4.4.2.7.8, S. 129.
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre
Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen,
sind vom Markenschutz ausgeschlossen.139 Dabei genügt es, wenn die betroffenen
Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks
verstehen.140 Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder
Dienstleistungen beschrieben werden.141
Beispiele:
VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)142
ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten143
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise
Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Ware insgesamt bzw. eines
Warenbestandteils können nicht als Marken geschützt werden.144
Beispiele:
COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)145
FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)146
TOUCH ID für Computer (Kl. 9)147
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen
Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben,
um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise
Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9)
oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den
139 Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladerm;
betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK.
140 BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV. 141 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der
avisierten Benützer oder Empfänger». 142 BVGer B-1000/2007 – Viaggio. 143 BGer in sic! 1997, 159 – ELLE. 144 Vgl. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.2 – DURINOX; BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer
B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA.
145 RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 146 RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS. 147 BVGer B-7995/2015 – TOUCH ID.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
128
möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind
grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.148
Beispiele:
TIERE für Bücher (Kl. 16)
JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)
RAPUNZEL149 u.a. für CD-Roms (Kl. 9) sowie Betrieb von Vergnügungs- und
Themenparks (Kl. 41)
Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen150 bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen
Bestandteil151 werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind
schutzfähig.
Beispiele:
DER KLEINE PETER u.a. für Kl. 9 und 16
Wii SPORTS CH 587 365 u.a. für Kl. 9, 16, 28
Dem Grundsatz nach können Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen,
unabhängig von der Identität des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betr. die Namen von
bekannten – realen oder fiktiven – Persönlichkeiten.
Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen
von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt
haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit) und
deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren
und/oder Dienstleistungen benutzt werden.
Beispiel:
MOZART für Tonträger (Kl. 9)
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen
Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art
nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.152 Sie werden nicht als
148 BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL &
ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-7663/2016, E. 2.5 – Super Wochenende (fig.); vgl. auch BVGer B-
7995/2015, E. 6.3 – TOUCH ID. 149 BVGer B-3815/2014, E. 7.1 – RAPUNZEL. 150 Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalität» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer
B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).
151 Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.). 152 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
129
Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R.
freihaltebedürftig.
Beispiele:
QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)153
FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)154
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen
Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe für die Produkte
ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB für Kleider oder Textilien)155 oder
wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder
wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder
als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet
wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).
PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise fällt in keine dieser Kategorien; ein
solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschränkt, da
Dienstleistungen als solche grundsätzlich keine Farbe haben.
An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der
Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.156
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl
Zeichen, die aus der Kombination eines Stadt- oder Ländernamens mit einer Jahreszahl
bestehen, werden als beschreibende Hinweis auf den Ort und das Durchführungsjahr einer
Veranstaltung (z.B. einer Messe, einer Ausstellung oder eines Sportanlasses) verstanden.
Sie können in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die üblicherweise an solchen
Veranstaltungen erbracht werden, nicht als Marke geschützt werden.
Beispiel:
- BERN 2024 u.a. für Organisation von Messen (Kl. 35), sportliche und kulturelle
Aktivitäten (Kl. 41).
Für den Grossteil der Waren ist eine Zeichenkombination "Stadt-/Ländername + Jahreszahl"
nicht beschreibend und kann unter Art. 2 lit. a MSchG zum Markenschutz zugelassen
153 BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 154 BVGer B-3550/2009 – FARMER. 155 A.M. BVGer B-7196/2015 – MAGENTA und BVGer B-6304/2016, E. 5.2.3 – APPLE
(zweitgenanntes Urteil wurde ans BGer gezogen; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt
der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend). 156 Vgl. Ziff. 12.1.2, S. 222.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
130
werden. Nicht schutzfähig ist diese Zeichenkombination demgegenüber für Waren, die einen
thematischen Inhalt haben (vgl. oben Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6, S. 127) und für alkoholische
Getränke, da bei letzteren Herstellungsort und -jahr direkt beschrieben werden.
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben
Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren
Angaben zurückgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind für:
die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28]).157
den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (SwissBike für die
Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein
[Kl. 33]),
die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten
Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]158; GLASS FIBER NET
für Telekommunikation [Kl. 38]159),
den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen160
(SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für
Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder
den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8,
S. 174 ff.).
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN)
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und
zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic
Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können
entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für
gemeinschaftliche Stämme.161 Das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer
Gruppe von Wirkstoffen indizieren.162 Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser
Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem
Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt (es kommen
die Kriterien zur Beurteilung von Modifikationen und Mutilationen zur Anwendung, vgl. Teil 5,
Ziff. 4.4.9.2). Dass die massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den
Fachbegriff erkennen, schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung
157 BGE 118 II 181 – DUO. 158 BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard. 159 BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 160 BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.). 161 Vgl. die unter https://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf einsehbare
Liste der WHO. 162 Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
131
nicht aus. Beispielsweise stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende
Abwandlung des INN rebimastat dar.
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen
Pflanzenzüchtungen sind durch das Bundesgesetz über den Schutz von
Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz, SR 232.16) und das internationale Recht
geschützt163. Jede geschützte Züchtung ist mit einer Sortenbezeichnung versehen, die als
Gattungsbezeichnung gilt und in allen Mitgliedstaaten des Verbandes zum Schutz von
Pflanzenzüchtungen in dieser Form zu verwenden ist (Art. 20 Abs. 1 lit. a des Internationalen
Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und Art. 12 Abs. 1
Sortenschutzgesetz). Rechte (wie das aus der Marke fliessende Recht), die dem Gebrauch
von Sortenbezeichnungen als Gattungsbezeichnungen entgegen stehen, dürfen nicht
gewährt werden.
Wenn ein Zeichen, dessen Schutz im Zusammenhang mit pflanzlichen Erzeugnissen der
Klasse 31 beansprucht wird, aus einer im Sortenschutzregister eingetragenen
Sortenbezeichnung besteht (die Bezeichnung muss nicht unbedingt in der Schweiz
geschützt sein; es genügt, wenn sie in den UPOV-Registern eingetragen ist)164, ist es vom
Schutz als Marke ausgeschlossen. Einem solchen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft,
und es untersteht einem absoluten Freihaltebedürfnis. Ausserdem verstösst es gegen
geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b des
Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen). Die
Ausschlussgründe können allerdings über eine Einschränkung der Warenliste durch
Ausschluss der botanischen Gattung, der die geschützte Pflanzensorte angehört, beseitigt
werden.
Beispiel:
Charlotte Charlotte ist die Bezeichnung einer in der Schweiz für die
Spezies Fragaria xananassa Duch. (Zuchterdbeerpflanze)
geschützten Pflanzensorte.
Mit der folgenden Einschränkung der Warenliste könnten die
Zurückweisungsgründe beseitigt werden:
Erzeugnisse aus der Landwirtschaft mit Ausnahme der
Erzeugnisse der Gattung Fragaria (Erdbeerpflanzen);
Erzeugnisse aus Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft.
Kl. 31: Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft
Wenn das Zeichen für andere Waren oder Dienstleistungen beansprucht oder mit anderen
Bestandteilen kombiniert wird, sind die üblichen Kriterien für die Prüfung der
Unterscheidungskraft anwendbar.
163 Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163)
164 Vgl. https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-
produktion/sortenschutz/register.html und http://www.upov.int.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
132
Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen
Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise165) auf die Qualität der Waren oder
Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des
Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von
den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;166 das Gleiche
gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren
bzw. Dienstleistungen erschöpfen.167 Zeichen, welche aus der Kombination einer
Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz
ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.133). Auch GOLD ist
grundsätzlich als qualitative Angabe zu bewerten.168 Dieser Sinngehalt wird vom Institut nur
subsidiär berücksichtigt (wenn ein beschreibender Bezug als Hinweis auf das Material oder
die Farbe ausscheidet). Anders als die vorgenannten Begriffe erscheint GOLD, je nachdem,
mit was für einem weiteren Element dieser Begriff kombiniert ist, nur als allusiv und wird
entsprechend zugelassen.
Beispiele:
MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)169
ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)170
Übliche Zeichen
Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen
ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden.171 Solche Zeichen gelten als banal.
Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende
Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen.
Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.
Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses –
Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen
Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE172 oder NETTO173 für
beliebige Produkte.
165 Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW. 166 Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95;
BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 –
AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.
167 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED
(fig.). 168 BVGer B-6068/2014, E. 5.3 – GOLDBÄREN. 169 BGE 129 III 225 – MASTERPIECE. 170 RKGE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 171 BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 –
FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.
172 RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE. 173 RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.
4.4.3
4.4.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
133
Slogans
Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden
zurückgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche:
Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art,
Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,174
allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,175
Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache
Aufforderungen176 (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten
Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche
Redewendungen darstellen.
Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen,
werden zurückgewiesen.
In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die
Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.177
Beispiele:
BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Arzneimittel (Kl. 5)
DAS IST FÜR SIE für beliebige Produkte
Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosse Anspielungen enthalten und
deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie
Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.
Beispiele:
METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! CH 322 804 für Futter für Haustiere (Kl. 31)
174 Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 175 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen
Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 132. 176 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
177 Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr.
reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.
4.4.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
134
Firmen
Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen
von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,178,179 zumal der
Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.180
Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren
Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.181
Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkürzungen (beispielsweise AG, GmbH,
Inc. usw.) tragen grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)
CHAUSSURES S.A. für Detailhandel (Kl. 35)
Domainnamen und Telefonnummern
Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse
gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG
oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche
Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung
zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der
betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains können
insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder
eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig
und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben
keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.182
Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land183 und werden somit als
geografische Bezeichnungen geprüft, die eine Angabe über die Herkunft der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen darstellen können (vgl. Ziff. 8, S. 174).
Beispiele:
AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)
178 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción;
BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 –
SWISTEC.
179 Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen
Handelsregisterbehörden unter
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.
180 Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.). 181 BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON. 182 Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM. 183 RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.
4.4.6
4.4.7
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
135
ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung
schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind
Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw.
Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr
nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden
und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die
Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei
üblichen Kombinationen zu verneinen.
Beispiel:
0800PIZZA ist nicht schutzfähig für Verpflegung (Kl. 43)
Freizeichen
Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge
ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die
Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise
verstanden werden.184 Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein
Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden
kann.
Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei
registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen,
wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der
Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis
auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb,
sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes
Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die
Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.185
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie
sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.186 Sie
können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige
Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.
Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich
geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das
Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des
Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen
sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann
184 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI. 185 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI. 186 Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.
4.4.8
4.4.9
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
136
insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen
nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes
Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente)
unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.187 Das Institut trägt aus verschiedenen
Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen
unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente
Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom
Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend
modifiziert oder ungewöhnlich188 bzw. falsch sind.
Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen,
schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente
verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.189
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
LIPOLÈVRES IR 693 436, Kl. 3, 5
INFOINVENT IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42
Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare
sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe
Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein
Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.190 Auch neue, bisher ungebräuchliche
Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen
beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 122). Das blosse Zusammenschreiben
zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.191 Kann ein
Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache192) ohne
Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung
187 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_528/2013, E. 5.1 –
ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109.
188 Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 189 BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 –
NOBLEWOOD. 190 BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD. 191 Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule
und smartCore. 192 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
137
keine besondere Denkarbeit.193 Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge
umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.194
Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt
werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, können schutzfähig sein.
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen
Buchstaben oder Ziffern
Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder
Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die
fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein
bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von
Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)
MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)
Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben
vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die
Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.
Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst,195
während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.196
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen
Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben
weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken,
dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.197 Es
genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.198
Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen
erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen
Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9,
S. 135). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden
193 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –
toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 194 Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE. 195 RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.
196 RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH. 197 Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d
MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 110 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 164 ff. 198 Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer
B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot
(fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
138
Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der
Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter
Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der
Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im
einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der
Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen
ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig
erkennbar bleibt199 bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht
wesentlich verändert.
Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine
Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: «4» anstatt «for»,
«2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «XMAS» anstatt «Christmas».
Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete
Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe.200
Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen
grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») für Kohle, DECAP (anstatt «décape») für
Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da
sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff
unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.201
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
COMPUTEACH CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
SERVICENTER Kl. 37, 39, 41, 42
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele
Eine Häufung sinnverwandter Ausdrücke bzw. die überflüssige Wiederholung eines
beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden (z.B.
ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).
Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der
wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen
Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).
Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden,
wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung
dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen
nicht schutzfähig.
199 Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce’Real. 200 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT. 201 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
139
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
AUS GUTEM GRUNDE CH 493 054, Kl. 32
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen
Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern
mithilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsätzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im
Verkehr allgemein üblich sind.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
LILIPUT CH 475 970, Kl. 25
BLUE WATER CH 451 907, Kl. 3
4.4.9.5 Mehrere Sprachen
Beschreibende oder übliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren
verschiedenen Prüfungssprachen sind grundsätzlich schutzfähig. Blosse Zweisprachigkeit
macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskräftig; hingegen kann sie in Kombination mit
weiteren Elementen, z.B. geringfügigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft führen.
Aus einer Fremdsprache stammende Wörter, deren Verwendung in der Schweiz üblich
geworden ist (Lehnwörter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den
Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsätzlich keinen Einfluss.
Beispiel für schutzfähiges Zeichen:
FreshDelica IR 727 588, Kl. 31
Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:
AQUASWISS
4.5 Einfache Zeichen
Einzelne Buchstaben und Ziffern
Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne
Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen
(0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.202 Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,
ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind
Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung
dem Verkehr freizuhalten.
202 BGer 4A_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer
B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z.
4.5.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
140
Buchstaben- oder Zahlenkombinationen
Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine
eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).203
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)
kp für Messgeräte (Kilopond)
V8 für Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)
M8 für Schrauben (metrisch/8 mm)
Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfähig, wenn sie in
Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden
Angaben (insbesondere in Form von Abkürzungen bzw. Akronymen) darstellen oder keine
erkennbare beschreibende Jahreszahl wiedergeben.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
- 4x4 CH 418 344, Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge
(Kl. 12)
- PCC CH 481 135, Kl. 9, 16, 42
Nicht schutzfähig sind hingegen Zeichen, die aus einer an sich unterscheidungskräftigen
Buchstabenfolge und einer beschreibenden Wortkombination bestehen, wenn die
Buchstabenfolge unmittelbar vor oder nach der Wortkombination steht und daher von den
Abnehmern einzig als Akronym für die beschreibende Wortkombination verstanden wird.
Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:
- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (Kl. 36)
Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen
Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder
«ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig.
Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.
Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind,
wie z.B. «ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit
bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe
betrachtet werden.
203 BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.
4.5.2
4.5.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
141
Geometrische Figuren
Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im
Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.204 In Alleinstellung sind sie aufgrund
ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl
freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer
Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit
einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 484 666, Kl. 42
IR 879 264, Kl. 25
Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen
Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund
ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen
Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-).
Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss
ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 279, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern
vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 139) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–)
oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter
sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig
sein.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 656 895, Kl. 7, 12205
1+1 IR 691 908, Kl. 20
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete
Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften,
z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht
204 BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke). 205 Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148.
4.5.4
4.5.5
4.5.6
•••
N!
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
142
eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe α für Apparate zur Messung von
Alphastrahlen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
GAMMA CH 630 735, Kl. 9, 42
DELTA CH 658 197, Kl. 35, 41, 45
In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als
Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht
freihaltebedürftig erachtet.206 Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen
wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 166).
Beispiele:
CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
CH 479 392, Kl. 34
4.5.6.2 Monogramme
Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt,
also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig,
sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.207
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 498 510, Kl. 16, 28, 35
CH 452 689, Kl. 37
206 Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen
der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 199).
207 Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-
joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.).
1A ~4t OIITHMA
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
143
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken
Die nachfolgend darstellten Prüfungsgrundsätze stimmen grundsätzlich mit der im Rahmen
des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossenen gemeinsamen Praxis zu "Wort-/
Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" überein (KP3). Die
Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können somit herangezogen werden, wobei in der
gemeinsamen Praxis teilweise eine unterschiedliche Terminologie verwendet wird.208
Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen209 sind kombinierte Wort-/Bildmarken210 nach
dem Gesamteindruck zu prüfen.211
Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch
gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.212 Das
Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.
Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.213 Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid.
Im Einzelnen gilt, was folgt:
a. Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:
Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen
sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.214 Das Bundesgericht verlangt in diesem
Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.215
Die grafische Ausgestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;216 z.B. sind
etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen
grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.217
208 Für die Darstellung der gemeinsamen Praxis siehe
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb .
209 Vgl. Ziff. 3.2, S. 110. 210 Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 60. 211 BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).
212 BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer
B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 213 BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 –
Chocolat Pavot (fig.). 214 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer
B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.). 215 BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer
4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.). 216 BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010,
E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.). 217 BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
144
Übliche Schriftarten218, Kursiv- und Fettschrift, regelmässige Handschriften219 und
Varianten in der Gross-/Kleinschreibung220 geben grundsätzlich keine
Unterscheidungskraft, ebenso wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung221 und
Interpunktion222 bei Wortmarken. Ebenfalls keine Unterscheidungskraft verleihen
übliche Anordnungen der Wortelemente wie die senkrechte Schreibweise, auf
mehreren Zeilen angeordnete oder auf dem Kopf stehende Wortelemente.
Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder
banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 146) reicht grundsätzlich aus, um die
Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement
ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich
beeinflusst.
Eine einzelne Farbe kann einem beschreibenden oder üblichen Wortelement keine
Unterscheidungskraft geben. Aufgrund der Üblichkeit vielfarbiger Gestaltungen kann
selbst eine grössere Anzahl von Farben (d.h. ein mehrfacher Farbanspruch)
grundsätzlich nicht zu Unterscheidungskraft führen. Hingegen ist es nicht
ausgeschlossen, dass eine unübliche Farbanordnung, die den Gesamteindruck
wesentlich beeinflusst, dem Zeichen zur Unterscheidungskraft verhelfen kann.
b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:
Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7,
S. 146) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger
Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 156 angeführten Kriterien zu bewerten.
Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um
den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 661 953, Kl. 16, 25, 41
CH 504 137, div. Klassen
KP3-Beispiel; Kl. 30
218 Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.). 219 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot
(fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 220 BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer
B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt. 221 BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer
B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER. 222 Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
145
KP3-Beispiel; Kl. 29
KP3-Beispiel; Kl. 37
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
IR 866 199 Kl. 29, 32223
(Farbanspruch: Gold)
CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41,
42, 44224
Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL
3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL
7037), Weiss
CH 54082/2006, Kl. 29-33225
CH 7299/2001 (Farbanspruch: Blau) und
CH 7300/2001 (Farbanspruch: Gelb), Kl.
1, 39226
CH 2755/2005, Kl. 5227
(Farbanspruch: Blau - Pantone 294)
223 BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 224 BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 225 BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 226 RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 227 BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).
resh Sard}ne
• Pm coNTRoL SERv1CE5
toppharm
Rhein Strom
Apotheken
(basilea) PHARMACEUTICA
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
146
KP3-Beispiel; Kl. 30
(Farbanspruch: Blau, Violett, rot, gelb,
grün, grau, rosa)
KP3-Beispiel; Kl. 29
KP3-Beispiel: Kl. 37
KP3-Beispiel; Kl. 45
4.7 Bildmarken
Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen
Elementen.228
Beispiel für schutzfähiges Zeichen:
CH 489 939 Kl. 35, 36, 42
Bildzeichen können gleich wie Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, wahrgenommen werden.229 Im Gemeingut
stehen übliche bzw. naheliegende bildliche Darstellungen insbesondere folgender Motive:
– der Ware oder ihrer Verpackung,
– eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters230),
228 Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8×8 cm begrenzten Musterung
bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei
denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist. 229 Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.
230 BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 –
Karomuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 151.
'lavoura aroma
[13/ISardines
,~ PEST CONTROL SERVICES
L&GIJ. ADVIC&: 8&ll",'"JC&S
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
147
– der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten
Technik231, der Zweckbestimmung232, der Destinatäre oder des Verkaufsortes).233
Im Einzelnen gilt, dass ein Bildzeichen schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht
freihaltebedürftig ist, wenn entweder das abgebildete Motiv als solches genügend von den
banalen Formen bzw. Motiven des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssegments
abweicht,234 oder wenn sich die grafische Ausgestaltung des Bildzeichens (d.h. die Art und
Weise, in der das Motiv dargestellt ist) ihrerseits genügend von banalen bildlichen
Darstellungen abhebt235.
Bei der Beurteilung des dargestellten Motivs kommen die für die Prüfung von
dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 153) analog zur Anwendung.236
Was die grafische Ausgestaltung anbelangt, so sind naturgetreue oder in der Art einer
technischen Zeichnung gehaltene Darstellungen üblich und bewirken entsprechend keine
Unterscheidungskraft; anders ist zu entscheiden, wenn eine ausreichend starke Stilisierung
oder eine grafische Ergänzung oder auch z.B. eine ungewöhnliche Bildperspektive
vorliegen237. Der blosse Umstand, dass das gemeinfreie Motiv zwei- anstatt dreidimensional
dargestellt ist, kann nur ausnahmsweise zur Schutzfähigkeit führen – nämlich, wenn
aufgrund dieser Darstellung das Zeichen gar nicht als Abbildung der Ware, deren
Verpackung, etc. (vgl. die vorstehende Aufzählung) erkannt wird. Diese Annahme setzt
grundsätzlich voraus, dass die Darstellung stilisiert ist und beim abgebildeten Motiv
wesenstypische Merkmale der betroffenen Ware fehlen.238
Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich
eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination239 grafischer
Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl.
dazu Ziff. 4.10, S. 151) zu erscheinen.
231 BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für
«Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich
der Waren und Dienstleistungen. 232 Vgl. BVGer B-5120/2014, E. 5.6 f. – Hüftgelenkkopf (Bildmarke). 233 Vgl. auch die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis zu
"Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" (siehe Fn 208).
234 Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 4.3.3 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton
(Bildmarke). 235 Vgl. BVGer B-3601/2014, E. 3.2 f. – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2
und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke). 236 BVGer B-3601/2014, E. 3.2 – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-1920/2014, E. 3.2 –
Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke). 237 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke). 238 Z.B. wird die zweidimensionale, leicht stilisierte Darstellung eines Käfers nicht als Darstellung der
Form von Schmuckanhängern (Kl. 14) bewertet, wenn das wesenstypische Merkmal einer Öse auf der
Abbildung fehlt (vgl. RKGE in sic! 1/2006, 31 – Scarabé [Bildmarke]). 239 Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 141.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
148
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in
einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware
selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf
(«Eiswürfel», Beleuchtung, Wassertropfen).
CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht
durch das Element der wimpelförmigen Tropfen
ausreichend von der banalen Darstellung einer
Darreichungsform ab.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
Kl. 10 (u.a. Implantate für die Osteosynthese)240
(Farbanspruch: Rosa - Pantone 677 C, Ausgabe 2010)
Kl. 9 (mobile digitale elektronische Taschengeräte für
ein- und ausgehende Telefonanrufe sowie den Versand
und Empfang elektronischer Nachrichten und anderer
digitaler Daten, zur Verwendung als Tonabspielgerät
für digitale Formate und als Taschencomputer, digitaler
persönlicher Assistent, elektronische Agenda, Tablet-
Computer und Fotoapparat)241
IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.242 Das Zeichen zeigt einen
Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog.
«Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit
bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische
Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem
Zeichen die Unterscheidungskraft.
240 BVGer B-5120/2014 – Hüftgelenkkopf (Bildmarke). 241 BVGer B-2418/2014 – Bouton (Bildmarke). 242 BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
149
4.8 Piktogramme
Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder
Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die
Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B.
Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung
sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen
Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
-
Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den
üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen
verwendeten Piktogrammen ab.
-
IR 1 184 394, Kl. 9. Das Zeichen weicht nicht
genügend von den üblichen Darstellungsvarianten
für Musiksoftware ab. Die Abnehmer erkennen im
Zeichen direkt den Verwendungszweck der
beanspruchten Software.243
4.9 Akustische Marken
Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die
menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen244 sowie
Mischformen davon.
Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und
nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter
anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder
Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein
beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem
Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für
Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem
Text ist der Gesamteindruck massgebend.
Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2,
Ziff. 3.2.3, S. 61. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 108.
243 Vgl. BVGer B-3088/2016 – Musiknote (Bildmarke) 244 Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig
aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3,
S. 61).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
150
B. Nicht konventionelle Zeichen
Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das
Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen.
Dieses Zusammenfallen von Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand kann die ganze
Ware, aber auch nur einen Teil derselben betreffen. Es zeigt sich insbesondere bei Waren-
und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei der Bewegung eines Objekts, das
mit der beanspruchten Ware identisch ist.
Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten
Unterscheidungskraft gelten,245 kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem
äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die
Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.246 Während die
Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in
gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.247
Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden gewöhnlich nicht als
Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern lediglich als besondere
Gestaltung wahrgenommen.248 Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein
Muster als Marken für Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen
a priori die Form, die Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine
Marke. Nur wenn ein Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom
Abnehmer unmittelbar als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 108) wahrgenommen
wird, ist es originär unterscheidungskräftig.249
Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand
eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des
beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 119). Massgebend sind die Verhältnisse
im Zeitpunkt des Entscheids.250 Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die
auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden
Produktsegments abweichen.251 Aufgrund der im beanspruchten Warensegment
üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind gedanklich eine oder
245 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014,
E. 3.5 – Bouton (Bildmarke).
246 Vgl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es
nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt
werden, die der Art des Zeichens angemessen sind. 247 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 248 BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke), mit Hinweis auf BGE 137 III
403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 249 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 250 Vgl. BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). 251 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III
547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-3612/2014, E. 6.4 –
Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
151
mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto
mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.252
Aus der Tatsache allein, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen
unterscheidet, kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft
geschlossen werden.253 Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte
Elemente von bestehenden Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von
den Abnehmern bei genauer Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden
werden. Mit anderen Worten individualisieren zwar neue Gestaltungen oder
Gestaltungselemente wie Formen, Farben oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch
nichts über die originäre Unterscheidungskraft einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff.
4.12.5, S. 156).
Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke)
der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach
zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr
erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren
Funktion oder Ausstattung.254 Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht
konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung
von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.255
4.10 Muster
Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.
Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen
Verzierung erscheinen.256 Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme,
dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren
Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie
das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen
Herkunftshinweis (vgl. auch lit. B, S. 150).
Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie
bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese
Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten
gegeben. Schutzfähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment
252 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342,
E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 253 Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 5.3 – Rosa (Farbmarke); BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter
(dreidimensionale Marke). 254 Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale
Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke). 255 Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.
256 Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken»
bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 143 angeführten Beispiele.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
152
üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.257 Mustern, die so komplex sind, dass
sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.
Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit
basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich
in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes
oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in
erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand
eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.
Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches
Gutachten als geeignetstes Beweismittel.258
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)
Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.7, S. 146.
4.11 Farbmarken
Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination
gebildet. Beansprucht wird Markenschutz für die Farbgebung als solche.
Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die
Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt.
Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das
Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere
als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden
ist (vgl. lit. B, S. 150). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der Verpackungen
naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung
dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als
solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den
verschiedensten Formen verwendet.259 Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr
ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch
Farbkombinationen verwendet werden), deren Hauptfunktion sich in aller Regel in
ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich
entgegensteht.
257 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S.
geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 156) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6,
E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im
beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von
denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.
258 Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229. 259 Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
153
Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden,
wenn sich die Farbe genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw.
Dienstleistungssegments abhebt (vgl. auch lit. B, S. 150). Werden im betroffenen Segment
unterschiedlichste Farben verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.
Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu
gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu
verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht
übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein
erhebliches Freihaltebedürfnis.
Auf dieser Grundlage können Farbmarken i.d.R. nur via Verkehrsdurchsetzung als Marken
eingetragen werden.260 Die Durchsetzung ist nur möglich, sofern kein absolutes
Freihaltebedürfnis besteht.261 Da Farben im Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch
nach längerem Gebrauch auf dem Markt noch als ästhetisches Element und nicht als
Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst werden, sind die Anforderungen an eine
Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet
das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.262
Beispiele (durchgesetzte Marken):
Farbe GELB263 CH 496 219, Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und
Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und
abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)
Farbe Zink-Gelb RAL 1018 CH 612 176, Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)
Begriff
Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:
Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder
Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der
Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.264
260 BVGer B-5183/2015, E. 3.2 – Rosa (Farbmarke). 261 Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche
Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die
betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher). 262 Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229. 263 RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).
264 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).
4.12.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
154
Beispiel:
- CH 541 393, Kl. 29 (u.a. Milch,
Milchprodukte)
Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht
identisch.265 Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und
können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt
werden266 (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für
Dienstleistungen beansprucht.
Beispiel:
- CH 634 580, Kl. 36
Dreidimensionale Marken i.w.S.
Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter,
Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper).
Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören
zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben,
oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen,
Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.
Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen
geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der
Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder
der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines
Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für
dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 155, Ziff. 4.12.5,
S. 156 und Ziff. 4.12.5.2 S. 159) zur Anwendung.
Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2
lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.267
265 Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den
nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu
den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen. 266 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke). 267 A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).
4.12.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
155
Dreidimensionale Marken i.e.S.
Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und
Kennzeichnungsgegenstand ganz oder teilweise zusammen. Entsprechend schwierig ist es,
die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen (vgl. lit.
B, S. 150). Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer
Waren- oder Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw.
der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.268 Die
Gestaltung einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die
Erfüllung funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als
betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.269 Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre
funktionalen oder ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche
Herkunft dient, ist sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.
Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a
als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein
Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der
hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.
Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG
Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch
notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.
Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG
fällt, kann nicht aufgrund der Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.
4.12.4.1 Wesen der Ware
Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus
rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen.
Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente
einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung
charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus
ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.
Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des
entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen
der Ware.
Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche
Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für
Spielbälle.
Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben
(z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund
268 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E.
5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); . 269 BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).
4.12.3
4.12.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
156
Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen
bestehen.270 An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.
4.12.4.2 Technisch notwendige Form
Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch
notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG
anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der
gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder
eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet
werden kann.271 Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die
Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine
weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten
verbundene Lösung wählen müssten.272
Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine
ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen
mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den
Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.
Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte
Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss
Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 156).
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze
Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere
Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination
vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher
mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.273 Bei einer aus
gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der
Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise
kombiniert werden.274 Mit anderen Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut,
wenn sie sich auffällig von den im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment
270 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale
Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 271 Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).
272 Vgl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. –
Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale
Marken). 273 BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 –
Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 274 BVGer B-2418/2014, E. 3.2 – Bouton (Bildmarke).
4.12.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
157
banalen Formgestaltungen abhebt275 (vgl. lit. B, S. 150) und dadurch von den betroffenen
Verkehrskreisen im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden wird.276
In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten
Waren- bzw. Dienstleistungssegment277 im Zeitpunkt des Entscheids üblicherweise
verwendeten Formen278, gedanklich eine oder mehrere banale Waren- bzw.
Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Waren- bzw.
Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Segment eine wesentliche
Rolle.279 Denn bei grosser Formenvielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale Form zu
schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als Variante einer der gewöhnlichen Formen,280
sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erachtet wird.281 Entsprechend gilt eine Vielzahl
von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder
Dienstleistungsbereich eine grosse Formenvielfalt herrscht.282
Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren-
bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der
Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist.283 Dabei gilt, dass die Unüblichkeit
einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)
deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.284 Denn entscheidend ist nicht, dass
sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden
Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.285 Massgebend ist einzig, dass
die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig,
275 Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 –
Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale
Marke). 276 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic!
2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).
277 Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur
der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl.
BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).
278 BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E. 3.3.3 –
Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale
Marke). Im Zeitpunkt des Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit
einzubeziehen (BVGer B-1165/2012, E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]). 279 Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 117. 280 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 281 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BVGer B-7574/2015, E.
6.1.5.3 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014, E. 5.4 – Nilpferd
(Bildmarke). 282 Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke). 283 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831,
E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale
Marke). 284 BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 –
Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen
(dreidimensionale Marken). 285 BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
158
unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden wird.286 Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die
massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der
entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.287 Anders gesagt: es genügt nicht, dass
sich die fragliche Form von anderen lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet;
vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen.288 Insbesondere
kann auch eine unübliche Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch
Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich
als rein dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind
banal. Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind,
ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).
Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den
allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 109) dessen Wahrnehmung durch die
angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer
Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch
einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt
werden.
Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)
CH 618 695, Kl. 29 und 30
286 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. –
Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl
(dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke),
wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein
langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird.
287 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III. 288 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
159
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:
Kl. 3 (Parfums)289
Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)290
Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)291
(Farbanspruch: caramel, marron, beige)
Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)292 und
43 (Verpflegung von Gästen, Catering)293
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen
Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen,
bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des
289 BVGer B-7574/2015 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke). 290 BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 291 BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke). 292 BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 293 BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
160
Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend
noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht
– von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.294 So
genügt es beispielsweise nicht, dass eine Farbe die Unterscheidung von anderen Produkten
erlaubt; soweit sie nicht ausreichend von den auf dem betroffenen Warensegment üblichen
Farben abweicht, führt sie nicht zu Unterscheidungskraft.295 Vorausgesetzt ist im Weiteren,
dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.296 Es
ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der banalen
Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf
den ersten Blick gut erkennbar sein.297 Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente,
die im Vergleich zur Form entweder zu klein sind298 oder sich an ungewohnter Stelle
befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck
Unterscheidungskraft zu verleihen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
IR 847 313, Kl. 9, 11, 16
IR 879 107, Kl. 29
294 Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic!
4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff. –
Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 – Mischgerätespitzen
(dreidimensionale Marken). Auch in diesem Zusammenhang wird darauf abgestellt, ob die nicht
unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise kombiniert sind.
295 Vgl. BVGer B-3612/2014, E. 3.3 und E. 5.7 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke);
BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff.– Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke). 296 BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 297 Vgl. BVGer B- 5341/2015, E. 10.2.3.2 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke); BVGer B-
7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke). 298 BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
161
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
Kl. 5 (Pharmazeutische Präparate zur Prävention und
Behandlung von schubförmig remittierender Multiple
Sklerose)299
(Farbanspruch: Gelb, Weiss)
Kl. 16 (Instruments d'écriture, en particulier stylos à
encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille,
marqueurs, stylos)300
4.13 Positionsmarken
Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement
(Basiszeichen), an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten
Grössenverhältnissen auftretend. Als Basiszeichen kommen alle auf der Ware
positionierbaren Zeichentypen in Frage (Wort-, Bild- oder kombinierte Zeichen, Farben oder
dreidimensionale Zeichen). Gegenstand bzw. Schutzobjekt der Positionsmarke ist weder die
Position allein noch das Basiszeichen für sich genommen, sondern die Kombination dieser
beiden Elemente.301
Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten keine
Sonderregelungen. Jedoch beeinflusst der Umstand, dass das Zeichen auf dem Produkt
positioniert ist und entsprechend mit dem Erscheinungsbild der betroffenen Waren teilweise
zusammenfällt, die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise (vgl. lit. B, S. 150). Der
Grundsatz, dass Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich
lediglich als besondere Gestaltung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser
Waren wahrgenommen werden, gilt entsprechend auch für die Positionsmarke.302 Ob die
massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware
als Kennzeichen – und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosse Zierde –
auffassen, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu
bestimmen.303 Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist die Wirkung der
Position zu berücksichtigen; besteht auf dem betreffenden Warengebiet eine
Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen
299 BVGer B-3612/2014 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke). 300 BVGer B-5341/2015 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke). 301 Vgl. BGE 143 III 127, E.3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). 302 BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 –
Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke). 303 BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
162
leichter als Herkunftshinweise verstanden werden.304 Der separaten Bewertung von
Basiszeichen und Position kommt insofern geringe praktische Bedeutung zu, als das
Zeichen im Gesamteindruck zu würdigen ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 110) und sich die
Unterscheidungskraft analog der für Formmarken im engeren Sinn geltenden Grundsätze
beurteilt: es reicht nicht aus, dass sich das Zeichen lediglich nach seiner gefälligen
Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss es sich von sämtlichen im beanspruchten
Warensegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen
Gestaltungen auffällig unterscheiden, damit ein Verständnis als Herkunftshinweis in Betracht
kommen kann.305
Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand
angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die
vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der
Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene
Dienstleistung zu prüfen.
Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die
im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr.
die Markenhinterlegung vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 63).
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
- CH 585 153, Kl. 29, 30
(Farbanspruch: Schwarz, Gold, Gelb)
Beispiele für schutzunfähige Zeichen:
- Kl. 11 (Taschenlampen) 306
304 BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 –
Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke). 305 BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. zu den für die Prüfung
von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien Ziff. 4.12.5, S. 156. 306 BGer 4A_389/2016 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).
_,___ ,, ,, ,
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
163
-
Kl. 25 (Chaussures pour dames à talons
hauts)307
(Farbanspruch: Rot Pantone Nr. 18-1663TP)
4.14 Bewegungsmarken
Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.
Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der
Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch,
fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise
bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in
erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis
erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für
das beanspruchte Warensegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten
Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional
bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig
sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die
Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder
dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7, S. 146, Ziff.
4.12.2, S. 154 und Ziff. 4.12.5, S. 156).
Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die
Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 146 verwiesen werden.
In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte
eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2,
Ziff. 3.2.9, S. 63).
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
-
CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz
von Bildern, die mit einem Kleeblattlogo
beginnt, welches sich kontinuierlich in ein
Strichmännchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht
und zum Schluss das linke Bein anwinkelt und
den rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes
Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und
307 BGE 143 III 127 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
164
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein
Schriftzug angefügt, dem ersten ‹klee blatt›,
dem letzten ‹Coaching für junge
Erwachsene›.»
4.15 Hologramme
Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines
oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines
Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.
Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass
Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der
Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4,
S. 122, Ziff. 4.6, S. 143 und Ziff. 4.7, S. 146).
Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff.
3.2.5, S. 62.
4.16 Sonstige Markentypen
Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar,
so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht
zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. 3.2,
S. 59). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der
Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.
5. Irreführende Zeichen
5.1 Allgemeines
Art. 2 lit. c MSchG schliesst irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen
irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist
grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.308 Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr
der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.
Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich
irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).
In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG
i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) wie auch aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Schweiz
(insbesondere der relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens; vgl. Ziff. 8.7.2, S.
201) eine abweichende Praxis. In diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit
einer korrekten Benutzung abgestellt, sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der
Abnehmer ausgeschlossen werden. Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben
308 Vgl. Ziff. 3.2, S. 110.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
165
enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, nur mit einer Einschränkung des
Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf die entsprechende Herkunft eingetragen
(vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194).
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr
Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte
Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
zwingend nicht erfüllt werden können.309,
Beispiele:
Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für
Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 50 der Verordnung
des EDI über Getränke; SR 817.022.12). Hingegen wird ein solches Zeichen für
Oberbegriffe wie Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation
von Nizza auch solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen
und somit auch Kaffee enthalten können.
Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden
Abbildungen wird für Mineralwässer wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil
diese Ware ihrer Art nach weder aromatisiert sein noch Fruchtsaftanteile enthalten darf
(vgl. in diesem Zusammenhang Art. 8 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getränke; SR
817.022.12).
Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend
zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.
Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE),
werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.310
Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold
sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber.
Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die
beanspruchten Waren ausschliesslich symbolisch erscheint.
Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung,
Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den
Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 12 Abs. 2 lit.
c LGV). Auf dieser Grundlage werden die Elemente MED und PHARM für Lebensmittel311
sowie für Waren der Klassen 3 und 5, die über keine medizinische oder therapeutische
Wirkung verfügen, als irreführend zurückgewiesen.
309 Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ. 310 BGer in PMMBl 1987 I 11 – GOLDEN RACE. 311 Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 4 Abs. 3 lit. a LMG.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
166
Angaben für alkoholische Getränke, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit
beziehen, sind verboten (Art. LGV312). Gleichzeitig verbietet Art. 34 Abs. 3 LIV
gesundheitsbezogene Angaben für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von
mehr als 1,2 Volumenprozent. Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie MED und
PHARM, «stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch»
oder «Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen.
Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke
irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines
bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der
Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 65 Abs. 3 der VO des EDI über
Getränke, SR 817.022.12).
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs
Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die
gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die
Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten
Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch
intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im
Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch
ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese
Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 193) glaubhaft macht, kann das
Zeichen als Marke eingetragen werden.
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
IR 1'275'306, Kl. 6, 7, 37
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen
Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.313 Die Beurteilung dieser Begriffe
erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht
jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich
das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es
nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein
Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch
Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften
gehalten sind, zu berücksichtigen.
312 Vorbehalten bleiben gemäss dieser Bestimmung die vom EDI festgelegten Bezeichnungen
traditioneller alkoholischer Getränke. 313 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.110.
DHOLLANDIA
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
167
Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen
wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind
beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen,
das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören
könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen
Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von
Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne
Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend
betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese
Einschränkung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.
Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse
Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.314 Für die Beurteilung der
Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend, und nicht bloss die
Sichtweise der Abnehmer der konkret betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen315. Zeichen,
die das sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter
Bevölkerungskreise verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch
auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.316
Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines
durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.317 Es werden nur
solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der
betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt
die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine
Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken
kann.318 Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen
beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die
wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen
ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise
die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke319 oder religiöser
Symbole für Schmuckwaren.
Beispiele:
ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne
Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».
314 BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR. 315 BGE 136 III 474, E. 3.3 – Madonna (fig.). 316 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 3.4, 4.5 – MINDFUCK; RKGE in sic!
2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA.
317 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.). 318 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR. 319 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
168
sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für
CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.320 SIDDHARTA für Fahrzeuge,
Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.321
Schutzfähige Zeichen:
CH 667 807, Kl. 14, 18, 25
DE SAINT HILAIRE
CH 665 912, Kl. 3, 5, 11, 21
Saint Hilaire (Hilarius von Poitiers) ist keine wichtige
Figur der betroffenen Religionen.
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen
7.1 Allgemeine Bemerkungen
Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d
MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den
internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in
Konflikt stehen.
Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung
geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als
Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.322
Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder
staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist323, als auch Zeichen, welche Angaben enthalten
oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher
oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.324
Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Eintragung bzw.
Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist,
ist einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw.
der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht
320 BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR. 321 RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA. 322 BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.). 323 Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 169 ff. sowie auch Ziff. 4.4.2.7.11, S. 130. 324 Vgl. Ziff. 7.5, S. 174.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
169
ausschlaggebend;325 sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der
Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere,
schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des
fraglichen Elements führen können326 und somit bewirken, dass dieses nicht in der
geschützten Bedeutung erkennbar ist.
7.2 Wappenschutzgesetz
Das Wappenschutzgesetz (WSchG) regelt die Bedingungen für den Gebrauch verschiedener
schweizerischer und ausländischer Hoheitszeichen und öffentlicher Zeichen. Insoweit als ihr
Gebrauch im Sinne von Art. 8 bis 13 WSchG zulässig ist, können öffentliche Zeichen der
Schweiz als Marke oder Markenelement eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG).
Ausländische Hoheitszeichen, deren Gebrauch im Sinne von Art. 15 WSchG zulässig ist,
können als Marke eingetragen werden (Art. 17 WSchG). Die für öffentliche Zeichen
geltenden Prüfungskriterien werden weiter unten im Einzelnen erläutert (vgl. Ziff. 9.4, S.
211).
Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen
Das Institut führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und
der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben (Art. 18
Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veröffentlicht (Art 18
Abs. 2 WSchG) und ist unter https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-
anmeldung/schutzvoraussetzungen/eintragungshindernisse/geschuetzte-oeffentliche-
zeichen.html abrufbar.
7.3 Schutz des Roten Kreuzes
Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des
Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken
aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies
betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»
oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (betroffen sind sowohl Waren-
wie auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes
gilt für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem
Grund und den «Roten Kristall»327 sowie für die Worte «Roter Halbmond», «Roter Löwe mit
Roter Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des
Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in
jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt.328
325 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 326 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.). 327 Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen.
328 BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke);
7.2.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
170
Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die
Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch
ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 9.3.3, S. 210). Das Rotkreuzgesetz untersagt die
Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne
Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke
zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden
sollen.329 Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 9.3.2, S.
207 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das
Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem
Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich»)
zukommt und es somit nicht als (rotes) Kreuz identifizierbar ist.330
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)
7.4 Internationale Organisationen
Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und
-stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6ter PVÜ vor Nachahmung geschützt und
dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke331 oder als Bestandteile solcher eingetragen
noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen
(Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen (Art. 6ter Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6ter PVÜ ist eine Bestimmung des
Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen
Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor
der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.
In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz
zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und
anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes
verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen,
Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit
verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges
vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet
permanence médico-chirurgical s.a. (fig.). 329 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.);
BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke). 330 Vgl. BVGer B-2781/2014, E. 4.7.2 f. – CONCEPT+.
331 Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6ter PVÜ auf
Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.
INTERNATIONAL GREEN CROSS
+ FOR HEALTH
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
171
Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).332
Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher
Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der
Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).
Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der
Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der
Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher
Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten
Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.
Art. 6ter PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in
verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.333 So bleibt
beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6ter
Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei
denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des
Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor
Nachahmung im heraldischen Sinne vor.
Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz weiter als Art. 6ter PVÜ und verbietet die
Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das NZSchG
statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine
Verwechslungsgefahr besteht334 und es ist unbeachtlich, für welche Waren und
Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.335 Der nationale Schutz auf der Grundlage
des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen
Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht
auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung
im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 9.3.2, S. 207). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit
einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche
Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung
folglich nicht zu berücksichtigen.336
332 Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das
Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie
vor im Bundesblatt. 333 BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer
B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.). 334 BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS. 335 BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 110.
336 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND
SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
172
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:
IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).337
IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).
ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).
IR 1 068 756, Kl. 14, 18, 25 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).338
Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der
Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem
geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als
beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche
aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens339 im Vordergrund steht.340 Diese zweite
Bedeutung kann unter anderem durch Kombination des geschützten Zeichens mit einem
anderen Wort der gleichen Sprache oder in Verbindung mit den beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen im Vordergrund stehen. Diese Regelung greift allerdings nur, sofern die
geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens nicht durch grafische Gestaltung bzw.
separate Anordnung hervorgehoben ist.341
Zugelassen werden Zeichen, die von der entsprechenden Organisation hinterlegt werden.
337 BGE 135 III 648 – UNOX (fig.). 338 BVGer B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 339 In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen. 340 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.). 341 Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).
STUDIO COLETTI
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
173
Beispiele:
-
CH 633 334, Kl. 3; hier steht aufgrund des
weiteren englischen Zeichenbestandteils
«lemongrass» nicht die geschützte
Abkürzung für die «Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL)», sondern
die weitere eigenständige Bedeutung als
englische Übersetzung für das Wort «Öl» im
Vordergrund.
- UNO, DUE, TRE
Kl. 25; hier steht nicht die geschützte
Abkürzung für die «United Nations
Organisation (UNO)», sondern die weitere
eigenständige Bedeutung als italienische
Übersetzung für die Zahl «eins» im
Vordergrund.
- SmartFit
CH 698 512, Kl. 5, 35 und 41; hier steht
aufgrund des englischen
Zeichenbestandteils «smart» für «fit» nicht
die geschützte Abkürzung für das «Forum
international des transports», sondern der
Begriff des englischen Grundwortschatzes
im Vordergrund.
-
IR 1 161 351, Kl. 4; hier steht aufgrund der
beanspruchten Waren, die alle Öle sind,
nicht die geschützte Abkürzung für die
«Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL)», sondern die weitere eigenständige
Bedeutung als englische Übersetzung für
das Wort «Öl» im Vordergrund ».
-
Bank for
International
Settlements
CH 691 660, Kl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 und
45; Markeninhaberin ist die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder
beliebigen Farbe zu.342 Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im
Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem
geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven
342 BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).
111111
nESTECIL
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
174
Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen
durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die
Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das
Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 9.3.3,
S. 210). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven
Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher
unzulässig.
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe
Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie
das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS;
SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich
auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen
Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines
Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf
den Verstoss gegen geltendes Recht.343 In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und –
je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl.
auch Ziff. 5.2, S. 165).
Darüber hinaus werden Begriffe, deren Benutzung gemäss spezialgesetzlicher
Bestimmungen untersagt ist, nur dann gestützt auf Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen, wenn
das Gesetz sie ausdrücklich nennt und ein Eintragungsverbot als Marke statuiert.
8. Herkunftsangaben
8.1 Allgemeines
Einleitung
Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw.
Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier
aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die
Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese
steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.
Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung oder eine
behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig. Der Schutz nach Art. 47 ff.
MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben oder mit solchen
verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch täuschender Herkunftsangaben.
343 BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274,
E. 3.1 f. – Champ.
8.1.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
175
Qualifizierte Herkunftsangaben (d.h. geografische Angaben) (vgl. Ziff. 8.1.3, S. 176) sind
zudem durch das Völkerrecht und die spezialgesetzlichen Bestimmungen geschützt (Ziff.
8.3, S. 177).
Direkte und indirekte Herkunftsangaben
Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer
Ware oder einer Dienstleistung: z. B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen,
Regionen, Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.344 Die Namen von Strassen und
Plätzen in Alleinstellung sind grundsätzlich keine direkten Herkunftsangaben. Ausnahmen
von der Regel sind in den seltenen Fällen anzunehmen, in denen ein besonderer Ruf
gegeben ist (wie z.B. bei «Savile Row» für Schneiderei-Dienstleistungen oder «Wall Street»
für Finanzdienstleistungen).
Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den
Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.345 Sie weisen nicht
ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen346 auf ein
bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und
Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten,
sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.347 Indirekte Herkunftsangaben
können im Weiteren Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten sein,
wie z.B. «Wilhelm Tell», «General Guisan» oder «Uncle Sam»348.
In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte
Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus
bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle
am Matterhorn gelegen ist).349
Beispiele von indirekten Herkunftsangaben:
Freiheitsstatue (wird in Zusammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen als
Hinweis auf die USA aufgefasst);
HYDE PARK (wird für Autos als Hinweis auf Grossbritannien aufgefasst350).
344 Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv
(BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR; vgl. auch BVGer B-1942/2017, E. 5.3.2 –
SWISSCLUSIV). 345 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. 346 Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG. 347 Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA.
348 RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM. 349 Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund
sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 182) als direkte
Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl.
betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK). 350 BVGer B-1785/2014 – HYDE PARK.
8.1.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
176
Einfache und qualifizierte Herkunftsangaben.
Einfache Herkunftsangaben sind Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird. Von qualifizierten
Herkunftsangaben (geografischen Angaben) spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein
besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die
geografische Herkunft zurückzuführen sind, wenn m.a.W. die geografischen Verhältnisse
(natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen
wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Waren haben. Im Rahmen der Markenprüfung
berücksichtigt das Institut nur die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen
Bestimmungen geschützten Angaben als qualifizierte Herkunftsangaben und schützt sie
entsprechend (vgl. Ziff. 8.3, S. 177).
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG
Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe jeden direkten oder indirekten Hinweis
auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich
Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft
zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.351 Ob geografische Namen und
Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe
verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die
fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt.352 Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit
enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»; letztere
werden mit dem Begriff «geografische Bezeichnung» zusammengefasst und umfassen
sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als
Herkunftsangaben.
Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des
Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung
von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemein die Vorstellung weckt, die
damit bezeichneten Produkten stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die
Angabe hinweist.353
Die Erwähnung eines geografischen Namens wird folglich in der Regel als Herkunftsangabe
verstanden. Dieser vom Bundesgericht entwickelte Erfahrungssatz findet auch auf die aus
351 BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN
MOTORCYCLE; BVGer B-2217/2014, E. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-1785/2014,
E. 6.3.5 – HYDE PARK. 352 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA. 353 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 _ WILSON ; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.) ; BGer
4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI COLA ; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO ; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und
4.3 – LUXOR
8.1.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
177
geografischen und nicht geografischen Elementen bestehenden Zeichen Anwendung354 und
gilt ebenfalls für die Dienstleistungen355.
Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden,
gelten gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1
MSchG. Bei der Anwendung dieser Bestimmung haben das Bundesgericht und die Praxis
Ausnahmen zum oben erwähnten Erfahrungssatz definiert. Unter gewissen besonderen
Umständen, die immer vom Gesamteindruck des Zeichens abhängen, wird die geografische
Bezeichnung nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen (Art. 47 Abs. 2 MSchG und Ziff. 8.4,
S. 178 ff.).
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte
Herkunftsangaben
Die Herkunftsangaben sind nicht nur in Art. 47 ff. MSchG definiert und geregelt. Die
folgenden geografischen Bezeichnungen verfügen über einen erhöhten Schutz aufgrund
schweizerischer oder internationaler spezialgesetzlicher Bestimmungen:
1. die gemäss Art. 16 LwG, Art. 50a MSchG oder Art. 41a Waldgesetz356 geschützten
Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützten geografischen Angaben (GGA);
2. die durch die kantonale Gesetzgebung geregelten und in dem vom BWL nach Art. 25 der
Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine enthaltenen
Ursprungsbezeichnungen für Weine gemäss Art. 63 LwG;
3. die von einer Branchenverordnung gemäss Art. 50 MSchG erfassten Bezeichnungen;
4. die ausländischen Bezeichnungen die in den Listen eines internationalen Abkommens
angeführt (siehe Ziff. 8.7.1, S. 199) oder gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS (siehe Ziff. 8.7.2, S.
201) geschützt sind.
Die obengenannten geografischen Angaben sind unabhängig von ihrer Bekanntheit bei den
betroffenen schweizerischen Verkehrskreisen geschützt357. Ferner kennen das Völkerrecht
und das schweizerische Recht betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische
354 BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 –
WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.
355 Vgl. BGer, sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BVGer B-608/2015, E. 2.3 – MAUI
JIM; BVGer B-1279/2008, E. 3.1 – ALTEC LANSING. 356 SR 921.0. 357 Bezüglich der in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführten
Bezeichnungen ergibt sich aus den Entscheiden IBEROGAST und BUDWEISER, dass sie als
bekannt zu erachten sind (BGE 125 III 193, E. 1b – BUDWEISER; BVGer B-1295/2015, E. 2.7.5 –
IBEROGAST); die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Angaben sind hingegen
unabhängig von der Gefahr der Irreführung geschützt (BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
178
Angaben keine mit Art. 47 Abs. 2 MSchG vergleichbare Bestimmung und schützen die
Bezeichnungen gegen jegliche Nachahmung oder Anspielung358.
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2
MSchG
Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG
geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden
werden.359 Die Frage der Wahrnehmung einer geografischen Bezeichnung als
Herkunftsangabe ist immer einzelfallweise zu prüfen.
Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Bezeichnungen, die sich in die nachfolgend
angeführten Gruppen einordnen lassen.360
Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung
Geografischen Bezeichnungen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt
zukommen361. Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens
oder der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und dominiert,362 fällt
die geografische Bedeutung der Bezeichnung ausser Betracht. Der Umstand allein, dass der
Ortsname auch einen Familiennamen darstellt, führt nicht dazu, dass die geografische
Bedeutung verdrängt wird.363
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
- CH 707 831, Kl. 13, 25, 41
- CH 571 586, Kl. 16 und 41
- CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44
358 Vgl. beispielsweise Art. 7 Abs. 3 von Anhang 12 des sektoriellen Abkommens; Art. 16 Abs. 7 lit. b
LwG; Art. 50a Abs. 8 lit. b MSchG; Art. 63 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG. 359 BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON. 360 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE
PARK.
361 Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der
Fachsprache zu berücksichtigen. 362 BGer, sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015,
E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; RKGE, sic! 1998, 475, E. 3b – Finn
Comfort (fig.). 363 BVGer B-5228/2014, E. 5.3.2 – RENO.
8.4.1
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Teil 5 – Materielle Markenprüfung
179
- IR 1 111 931, Kl. 35
Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als
mythologischer Vogel, Sakralbau, Gewürzpflanze bzw. Frisur gegenüber jenen als
geografischer Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt, eines
südamerikanischen Staates bzw. als Wortbildungselement, das auf Afrika hinweist.
Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454) für Waren der Klasse 3
(Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege usw.) kein
unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der antiken Mythologie ersichtlich und
folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die Wortmarke PHOENIX wurde daher
als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend zurückgewiesen.364
Unbekannte geografische Namen
8.4.2.1 Allgemeines
Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist
einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder
Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als
Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden365. Je
abgelegener, weniger bekannt und ohne besonderen Ruf eine Ortschaft oder Landesgegend
ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt
erkannt wird, und desto eher wird ihr Name als Fantasiebezeichnung aufgefasst366. Die
Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands367 bringt es mit sich, dass ein allfälliges
(zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen bleibt368.
Für die Beurteilung der Bekanntheit können beispielsweise die folgenden Kriterien
364 RKGE, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 365 BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S.
199.
366 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 367 Vgl. Ziff. 4.2 ff., S. 118 ff.
368 Vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 189.
8.4.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
180
herangezogen werden: Bevölkerungszahl369, Besiedlungsdichte370, geografische Lage371,
Präsenz in den Medien372, politische, historische, wirtschaftliche, touristische und kulturelle
Bedeutung373, Infrastruktur (namentlich Autobahnanschlüsse374- und
Eisenbahnverbindungen).
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen
Der Schweizerische Städteverband (SSV) und das Bundesamt für Statistik (BFS)
veröffentlichen jedes Jahr ein Dokument, das insbesondere die Definition des Stadtbegriffs
als Örtlichkeit mit einer dicht bevölkerten zentralen Zone, Arbeitsplätzen und Logiernächten
sowie eine Übersicht über die Städte und der statistisch als solche geltenden Ortschaften
enthält375. In dieser Übersicht befindliche geografische Namen haben in der Regel über
10'000 Einwohner und gelten als bei den Schweizer Konsumenten bekannt.
Für schweizerische geografische Namen, die sich nicht auf dieser Liste befinden, müssen für
die Annahme ihrer Bekanntheit andere der unter Ziff. 8.4.2.1 genannten Kriterien (wie z.B.
Präsenz in den Medien oder touristische Bedeutung) erfüllt sein.
Beispiel für einen bekannten geografischen Namen:
- Port (Kl. 6, 19 und 20)376
Beispiele unbekannter geografischer Namen:
- Neuheim CH 61484/2011; Kl. 9, 14 und 25
- Berg IR 1263396; Kl. 18, 22 und 25
- Horn CH 689 793; Kl. 14
8.4.2.3 Ausländische geografische Namen
Neben den in Ziff. 8.4.2.1 oben erläuterten allgemeinen Kriterien sind bei der Prüfung der
Bekanntheit einer ausländischen geografischen Angabe insbesondere die folgenden
Kriterien anzuwenden: Hauptstadt (oder nicht) eines Gliedstaats des betreffenden Landes,
Platzierung in der Rangliste der Städte des Landes (nach Bevölkerungszahl), Bestehen von
Direktflügen aus der Schweiz und Bestehen einer international anerkannten Universität.
Den schweizerischen Durchschnittkonsumenten sind beispielsweise die folgenden
geografischen Namen bekannt:
369 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.
370 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.
371 Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.3 – HAMILTON.
372 Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.4 – HAMILTON.
373 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.
374 Vgl. BVGer B-1646/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.
375 Siehe das jeweils aktuellste Dokument «Statistik der Schweizer Städte» unter
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/publikationen/uebersichtsdarstellungen/statistik-schweizer-staedte.html 376 BVGer B-1646/2013 – TegoPort.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
181
- LANCASTER CH 52352/2004; Kl. 9, 14, 18 und 25377
- Cleveland IR 1259296 – Cleveland GOLF (fig.); Kl. 18, 24-25 und 28
Die folgenden geografischen Namen sind hingegen unbekannt:
- Worcester IR 1 270 036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI
(fig.) und IR 1 269 648 - WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); Kl.
41
- Newport IR 661 980 – NEWPORT ; Kl. 14
- HAMILTON CH 63179/2009 ; Kl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39, 41-42378
Ist eine geografische Bezeichnung durch einen völkerrechtlichen Vertrag geschützt, kann die
Ausnahme der fehlenden Bekanntheit des geografischen Namens keine Anwendung finden,
da einer der Hauptzwecke dieser Verträge darin besteht, ausländische Bezeichnungen
unabhängig von ihrer Bekanntheit in der Schweiz zu schützen379.
Symbolische Zeichen
Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz
eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden380 (z.B. ALASKA für mentholhaltige
Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser
Ausnahmefallgruppe ist beschränkt381. Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des
klar erkennbaren382 Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer
Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen kann383;
dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische, wesentliche384
Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.385 Dass der betroffene Ort mit
einem «gewissen Lifestyle» bzw. einem «bestimmten Lebensgefühl» in Verbindung gebracht
werden kann, genügt in diesem Zusammenhang nicht.386
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
- MAGIC AFRICA IR 967 030: symbolisch für Parfümeriewaren in Kl. 3
- COPACABANA CH 402 682: symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20 und 28
377 BVGer B-5779-2007 – LANCASTER. 378 BVGer B-4532/2017 – HAMILTON. 379 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser. 380 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer B-
915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
381 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM. 382 BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA. 383 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 384 BVGer B-5228/2014, E. 5.4 – RENO. 385 BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-386/2008, E. 7.4 – GB. 386 BVGer B-2217/2014, E. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).
8.4.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
182
Beispiel eines nicht schutzfähigen Zeichens:
- MAUI JIM Kl. 9 und 25387.
Sachliche Unmöglichkeit
Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht
als Herkunftsort der Waren (Art. 48 ff. MSchG) oder Dienstleistungen (Art. 49 MSchG)
infrage, gelten die bekannten geografischen Namen und Zeichen nicht als
Herkunftsangabe388. In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob sich die Existenz
des betroffenen Wirtschaftszweiges vor Ort nachweisen lässt389. Die blosse
Unwahrscheinlichkeit einer entsprechenden Herkunft reicht nicht aus390. Massgebend für die
sachliche Unmöglichkeit sind die objektiven Merkmale des betroffenen Ortes.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen
Typenbezeichnungen
Durch die Hinzufügung von Ausdrücken wie «Art», «Typ» oder «style» zu einer
Herkunftsangabe kann die Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft nicht
ausgeschlossen werden (vgl. Art. 47 Abs. 3bis MSchG391, Ziff. 8.6.4, S. 194).
Eine geografische Bezeichnung kann aber als Typenbezeichnung erkennbar sein, wenn das
Zeichen einen in der Schweiz für die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder
Markennamen enthält (die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den
Hinterleger nachgewiesen werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche
daran gewöhnt sind, geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen
wahrzunehmen. Diese Bezeichnungen lassen nicht die Vorstellung aufkommen, die so
bezeichnete Ware stamme von genannten Ort392.
Beispiel:
- TAG HEUER MONZA
CH 478 864, Kl. 14: ohne Einschränkung für Uhren- und
Zeitmessinstrumente schutzfähig.
387 BVGer B-61862/2013, E. 4.2 – MAUI JIM. 388 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON. 389 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.). 390 BVGer B-2217/2014, E. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI
JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009, E. 4.2 – CAPRI (fig.). 391 Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Abkommen über den Schutz von geografischen
Angaben und Herkunftsangaben enthalten eine ähnliche Bestimmung. 392 BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.
8.4.4
8.4.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
183
Gattungsbezeichnungen
Als Gattungsbezeichnung gilt der Name eines Erzeugnisses, der sich zwar auf den Ort oder
die Gegend bezieht, wo das betreffende Erzeugnis ursprünglich hergestellt wurde, der
jedoch zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist. Diese Namen
gelten nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen und bieten keinerlei Gefahr der Irreführung über deren geografische
Herkunft. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE
COLOGNE für Parfümeriewaren.
Die Umwandlung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin
angenommen. Die Bezeichnung muss während eines langen Zeitraums als
Sachbezeichnung verwendet worden sein, und die damit gekennzeichnete Ware darf nicht
mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in Verbindung gebracht werden. Zudem darf die
Umwandlung erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn sich bei allen
beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung durchgesetzt hat, dass es sich bei der
Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung handelt.393 Eine als GUB/GGA in der Schweiz
eingetragene oder über ein internationales Abkommen in der Schweiz geschützte
Bezeichnung kann nicht zur Gattungsbezeichnung werden.
Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks
Wenn die Hinzufügung eines Wort- oder Bildelements zu einer geografischen Bezeichnung
dem Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine
andere (im Vordergrund stehende) Bedeutung verleiht, ist die Erwartung hinsichtlich der
geografischen Herkunft ausgeschlossen394.
Diese zusätzlichen Elemente müssen den Sinngehalt des Zeichens im Gesamteindruck
verändern. Durch die Hinzufügung zusätzlicher neutraler Elemente kann die durch die
Herkunftsangabe geweckte Erwartung nicht ausgeschlossen werden395. Dies gilt
beispielsweise für ein für Blumen hinterlegtes Zeichen «Schweizer Gruss», weil der Begriff
«Gruss» nicht konkret auf ein bestimmtes Element verweist, mit dem die durch die
Bezeichnung «Schweizer» geweckte Herkunftserwartung ausgeschlossen werden könnte.396
8.4.7.1 Hinweis auf die betriebliche Herkunft
Nicht als Herkunftsangaben gelten Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich397 als Hinweis
auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen Angaben
393 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 2. 394 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; BVGer B-2781/2014, E. 6.4.2 –
CONCEPT+. 395 BGer 4A_357/2015, E. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 396 BGE 79 I 252.
397 Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 – OERLIKON).
8.4.6
8.4.7
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
184
verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine Erwartungen an die geografische
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen.398
Dies ist der Fall, wenn (erstens) das Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren
oder weiteren Sinne) sowie (zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen
bezüglich dessen Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der
Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten
Dienstleistungen zu tun hat.
Das Kriterium des Hinweises auf die betriebliche Herkunft findet sich in den verschiedensten
Bereichen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Zeichen, die offensichtlich auf eine
Luftfahrtgesellschaft hinweisen oder klar als Hinweis auf einen Sportverein oder eine
kulturelle Organisation wahrgenommen werden.
Beispiele:
- ABC AIR DORTMUND (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39 und 43): Die Kombination des Begriffs
«Air» mit einem geografischen Namen wird oft von Luftfahrtgesellschaften verwendet,
sodass in diesem Fall der Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sowie die Angabe
zum Tätigkeitsbereich klar erkennbar sind. Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft wird
bei allen Waren ausser bei den Bieren (Kl. 32) anerkannt. Die Bezeichnung
«DORTMUNDER» ist gemäss Anhang 12 des sektoriellen Abkommens als GGA für
Biere geschützt. Folglich wird eine Einschränkung auf Biere mit der GGA Dortmunder
verlangt (vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194).
Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft fehlt auch im Zusammenhang mit den
Transportdienstleistungen in Klasse 39, da die vom Zeichen abgeleitete Tätigkeit
(Tätigkeit einer Luftfahrtgesellschaft) diese Art von Dienstleistungen umfasst. Darüber
hinaus ist es üblich, dass eine Luftfahrtgesellschaft auch Beherbergungs- und
Verpflegungsdienstleistungen erbringt. Folglich nehmen die angesprochenen Abnehmer
im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen im Zeichen einen Hinweis auf deren
geografische Herkunft wahr, weshalb diese Dienstleistungen auf ihre deutsche Herkunft
einzuschränken sind.
398 RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
185
IR 1 197 623399: ohne Einschränkung für die Kl. 3, 5,
8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33400, 34, 35 und 41 schutzfähig.401
CH 513 168: ohne Einschränkung insbesondere für
die Kl. 25 und 41 schutzfähig.402
8.4.7.2 Verkaufsort (Messen u.Ä.) und Ort der Erbringung der Dienstleistung
Geografische Bezeichnungen, die deutlich auf den Ort des Verkaufs der beanspruchten
Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen Bezug nehmen, werden
grundsätzlich nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.
Beispiele:
- CH 615 653, Kl. 12 und 42403
399 BVGer B-1428/2016 – Deutscher Fussball Bund (fig.). 400 Da «Deutsch(er)» über den erhöhten Schutz von Art. 23 Abs. 2 TRIPS verfügt, würde das Institut in
einer vergleichbaren künftigen Konstellation eine Einschränkung der Weine und Spirituosen in Klasse
33 auf deutsche Herkunft verlangen. Diese Angabe ist im Zusammenhang mit diesen Waren
unabhängig von der Irreführungsgefahr geschützt, sodass keine Ausnahme zum Erfahrungssatz im
Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG zur Anwendung gelangt (vgl. 8.3, S. 177). 401 Der Entscheid über die Eintragung dieses Zeichens erging unter dem alten Recht, und der
Hinterleger erfüllte die Bedingungen von Art. 49 aMSchG, sodass sich die Frage der Einschränkung
im Zusammenhang mit den Dienstleistungen nicht stellte. 402 Vgl. Fn. 418. 403 Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem
Zeichenbestandteil «Auktion»; bezüglich der Würdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff.
4.4.7, S. 134.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
186
- CH 669 700, Kl. 25, 35, 39
Wenn allerdings die geografische Bezeichnung nicht nur den Ort bezeichnet, an dem die
beanspruchten Waren verkauft oder die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden,
sondern gleichzeitig den Hersteller oder den Erbringer der beanspruchten Dienstleistungen,
wird sie als Herkunftsangabe wahrgenommen.
8.4.7.3 Hinweis auf Titel und Inhaltsangaben von Waren und Dienstleistungen
Zeichen, die für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-)
Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Bezeichnungen enthalten, stellen
dann keine Herkunftsangaben dar, wenn sie im Gesamteindruck klar auf den Titel, das
Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Diesfalls ist keine
Einschränkung auf die entsprechende geografische Herkunft erforderlich. Diese Ausnahme
kann nur auf Waren und Dienstleistungen Anwendung finden, die ihrer Art nach
ausschliesslich mit thematischem Inhalt vertrieben bzw. angeboten werden. Dies sind
insbesondere Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten,
bespielte CDs und DVDs (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16) fallen,
bzw. Dienstleistungen wie die Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstaltungen (Kl. 41)
oder die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten (Kl. 42).
Keine Geltung beanspruchen kann die Ausnahme entsprechend für unbespielte Kassetten
oder unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien bzw. Dienstleistungen wie Hosting (Kl. 42)
oder Vermietungsdienstleistungen (u.a. in Kl. 41 und 42). Ebenso wenig findet sie
Anwendung auf Druckereierzeugnisse bzw. Erziehung, Unterricht und Ausbildung (Kl. 41),
denn hierbei handelt es sich um Oberbegriffe, die Waren und Dienstleistungen umfassen, die
ihrer Art nach sowohl mit als auch ohne thematischen Inhalt vertrieben bzw. angeboten
werden können.
Wenn sich die geografische Bezeichnung auf den Anbieter der Waren oder den Erbringer
der Dienstleistungen bezieht, ist die Ausnahme gemäss Ziff. 8.4.7.1 (S. 183; Hinweis auf die
betriebliche Herkunft) zu prüfen.
Beispiele:
CH 595 560: ohne Einschränkung für
Verlagserzeugnisse schutzfähig; hingegen ist das
Zeichenelement «svizzera» eine Herkunftsangabe
bezüglich der Dienstleistung divertimento radiofonico e
televisivo (Kl. 41).
O'o deslgner outlet Landquart
RSI Radiotelevisione svizzera
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
187
Universität Basel
Im Zusammenhang mit Verlagserzeugnissen (Kl. 16)
und der Leitung von Seminaren (Kl. 41) wird das
Zeichen als Hinweis auf den Hersteller bzw. Erbringer
verstanden und ist nur mit einer Einschränkung auf die
entsprechende geografische Herkunft schutzfähig.
8.4.7.4 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen
Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass, wird die im Zeichen
enthaltene geografische Bezeichnung in der Regel nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.
Diese Ausnahme gilt sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen.
Beispiel:
- CH 640 138: ohne Einschränkung schutzfähig
(Kl. 16, 25, 28 und 41).
8.4.7.5 Reisedienstleistungen
Im Fall der für Reisedienstleistungen hinterlegten Zeichen bestehen keine Erwartungen
bezüglich derer geografischer Herkunft, wenn die massgebenden Verkehrskreise die
geografische Bezeichnung aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens als Hinweis auf die
Reisedestination wahrnehmen.
Beispiele:
CH 637 536, Kl. 39 und 43
CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)
AfRi(AN
l~! 5AFARi TOVRS TRAVEL • VACATION
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
188
8.4.7.6 Weitere Fälle
Es sind weitere Fälle vorstellbar, in denen eine in einem Zeichen enthaltene geografische
Bezeichnung klar nicht als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen wahrgenommen wird.
Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen
beispielsweise nicht als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine
bestimmte Art von Gericht oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der
Gastronomie (Kl. 43) gelten geografische Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangaben,
wenn sie klar erkennbar auf einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen
Dienstleistung hinweisen, z.B. auf die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder
Verpflegung.
Wenn sich die geografische Bezeichnung auf die potenziellen Abnehmer der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen bezieht, bestehen keine Herkunftserwartungen.
Unter bestimmten Umständen kann das Verhältnis zwischen den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen und dem Zeichen, das die geografische Bezeichnung enthält, jede
Erwartung an die geografische Herkunft ausschliessen. Dies gilt in der Regel, wenn die
geografische Bezeichnung sich auf die Herkunft einer nicht beanspruchten Ware oder
Dienstleistung oder eines Bestandteils, Elements oder Rohstoffs der Ware, jedoch nicht der
Ware selbst bezieht.404
Beispiele:
- ABC Swiss Chalet Dieses Zeichen ist ohne Einschränkung der
Dienstleistungsliste für Verpflegungsdienstleistungen
(Kl. 43) schutzfähig, weil «Swiss Chalet» lediglich ein
Hinweis auf die Ausstattung des Lokals ist.
- ABC FÜR SCHWEIZER
GENIESSER
Dieses Zeichen ist ohne Einschränkung für feine
Backwaren in der Klasse 30 schutzfähig
- INDIAN MOTORCYCLE CH 701 279: ohne Einschränkung für Waren der
Kl. 25 schutzfähig405
- IR 907 963: ohne Einschränkung für die Waren der
Kl. 14, 18 und 25 schutzfähig406
404 Im Zusammenhang mit bestimmten Waren, insbesondere Lebensmitteln, oder wenn auf die
Herkunft eines Produktionsschritts verwiesen wird, beschränken spezielle Regeln die Tragweite dieser
Ausnahme (vgl. Ziff. 8.6.5.2, S. 197).
405 BGer 4A_357/2015 – INDIAN MOTORCYCLE. 406 BVGer B-6850-2008 – AJC presented by Arizona girls (fig.)
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
189
8.5 Gemeingut
Direkte Herkunftsangaben
8.5.1.1 Unterscheidungskraft
Direkte Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft einer Ware eindeutig und
sind deshalb Gemeingut.407 Da die angesprochenen Abnehmer in direkten
Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen im
Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der
konkreten Unterscheidungskraft.408
Die auf einer im Rahmen eines bilateralen Abkommens (einschliesslich des sektoriellen
Abkommens) oder spezialgesetzlicher Bestimmungen409 geführten Liste bzw. in einem
entsprechenden Register aufgeführten Angaben werden wie direkte Herkunftsangaben
behandelt. Gemäss Rechtsprechung ist die Bekanntheit dieser Angaben bei den
massgebenden Verkehrsreisen zu fingieren410; sie können folglich nicht als Hinweis auf ein
bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden.
Die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Namen besitzen keine
Unterscheidungskraft, sofern sie den Abnehmern bekannt sind (für die Prüfungskriterien vgl.
Ziff. 8.4.2, S. 179). Das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses bleibt vorbehalten (vgl. unten).
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis
Da es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die geografische Herkunft seiner Waren oder
Dienstleistungen hinzuweisen, sind direkte Herkunftsangaben freihaltebedürftig. Für die
Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend:
Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus,
Industrie) usw.
Dies gilt nicht bloss soweit solche geografischen Bezeichnungen von den massgebenden
Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in
Verbindung gebracht werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen
Unternehmen angesichts der künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen als Herkunftsangabe
für diese verwendet werden könnten411. Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass
sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen, ist
die geografische Bezeichnung freihaltebedürftig.412 Die Doppelfunktion des
Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im Prüfungszeitpunkt aus Sicht der
407 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE
(fig.).
408 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 110. 409 Vgl. Ziff. 8.3, S. 177 410 BGE 125 III 193, E. 1b – BUDWEISER; BVGer B-1428/2016, E. 2.7.5 m.w.H. – IBEROGAST. 411 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON. 412 Vgl. vorstehende Fussnote.
8.5.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
190
Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen Bezeichnungen der
Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses zu verweigern ist413.
Die durch ein internationales Abkommen oder spezialgesetzliche Bestimmungen (vgl. Ziff.
8.3. S. 177) geschützten geografischen Bezeichnungen unterstehen grundsätzlich immer
einem Freihaltebedürfnis.
Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im
Markenregister des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie in der Schweiz als nicht
freihaltebedürftig.414 Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt
ist.415 Für die durch ein internationales Abkommen geschützten Angaben genügt eine
Eintragung durch das EUIPO jedoch nicht.
Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die Unterscheidungskraft
eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung dieses Aspekts ist die
Sachlage in der Schweiz416 (vgl. Ziff. 4.3, S. 119 ff.). Entsprechend lässt der im
Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des
Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.417
Indirekte Herkunftsangaben
Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben
grundsätzlich nicht im Gemeingut.418 Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit
Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden, üblicherweise als Herkunftshinweise
verwendeten Bildzeichen, soweit sie im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische
Gestaltung aufweisen:419 das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der
Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen
Hoheitszeichen.420 Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu
prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG421
oder die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.
413 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-5004/2014, E. 8.1.2 – CLOS
D’AMBONNAY; a.M. BVGer B-4532/2017, E. 6.2 – HAMILTON. 414 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. –
MONTPARNASSE. Vgl. auch BVGer B-5228/2014, E. 6.2 – RENO. Nach der Praxis des Instituts kann
der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M.
BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).
415 BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN. 416 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE. 417 BVGer B-6363/2014, E. 6.1 – MEISSEN, a. M. BVGer B-5004/2014, E. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS
D’AMBONNAY. 418 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR ; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL
PERSONALITY.
419 Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 146. 420 Die auf diese Zeichen anwendbaren Prüfungskriterien werden in Ziff. 9 aufgezählt. 421 BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.).
8.5.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
191
Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben
Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die
allgemeinen Ausführungen in Ziff. 12, S. 221). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in
Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu
qualifizieren und daher absolut freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung
ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.
Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind
insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen
ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder
Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.422
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft
Grundsatz
Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf
die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
zulässt.423 Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil
verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Erwartung, die
Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die
Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 176).
Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das eine geografische Bezeichnung enthält – und sei
es nur als untergeordneten Bestandteil424 – oder aus einer solchen besteht und die
angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder
Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe
hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.425 In Fällen der Kombination mit weiteren
Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,
der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und
Dienstleistungen ausschliesst426 (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen
bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem
bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt427 die Vorstellung einer
Herkunftsangabe weckt.428 Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung
422 BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER. 423 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE
in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.
110.
424 BGer in PMMBl 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE
diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 425 Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer B-
6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).
426 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 427 Für die indirekten Herkunftsangaben vgl. Ziff. 8.1.2, S. 175. 428 BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA.
8.5.3
8.6.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
192
kann herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.429 Dies ist der
Fall, wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt
– und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein
sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 110).
Das Verbot der Irreführungsgefahr430 betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des
Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder
Dienstleistungen,431 und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.432 Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist
deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.433 Aus diesem Grund gilt die Regel,
wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur
für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 114),
nicht aber für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 lit. c MSchG.
Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, die vom Bundesgericht bestätigt wurde,434 werden
Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in
Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn
jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses
ausgeschlossen werden kann435 (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.5, S. 194). Mit anderen
Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff.
5.1 ff., S. 164 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben
für die Erteilung des Markenschutzes nicht aus. Das Erfordernis der Einschränkung hat
einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits
wird damit der Schutzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die
auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein
Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12
Abs. 1 MSchG darstellt)436.
Eine Einschränkung nach der geografischen Herkunft wird auch in Bezug auf
Dienstleistungen verlangt437 (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.5, S. 194).
429 BVGer B-3660/2016, E. 5.3 – SIBIRICA; BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer
4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA und BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE
(fig.). 430 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener
Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.). 431 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA.
432 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer
B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.). 433 BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.). 434 BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer
B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.).
435 Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird
vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft. 436 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 437 Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom
2.9.2015, S. 23
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Er
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
193
Art. 2 lit. c MSchG gilt auch für die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen
Bestimmungen geschützten geografischen Angaben (vgl. Ziff. 8.3, S. 177). In diesen Fällen
ergibt sich die Irreführungsgefahr aus diesen Rechtsvorschriften.
Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen
zweiten Bedeutung («secondary meaning»)
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch die Gefahr der
Irreführung über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.438 Ausnahmsweise
können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine
eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.439 Dies ist nur dann
anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die ursprünglich
irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat und dass
zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im Vordergrund
steht, dass eine Irreführungsgefahr bezüglich der geografischen Herkunft im konkreten Fall
praktisch ausgeschlossen werden kann.440
Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die
Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im
Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren
ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat.441
Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen
erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen
Bedeutung liefern.442 Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer
demoskopischen Umfrage.
Korrektive
Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer
Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller
laeuterungen_DE.pdf. Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den
Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG
statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt
eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN
MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen. 438 BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR. 439 Vgl. BGer in PMMBl 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La
Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009, E.
3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 440 BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER. 441 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR. 442 Aus den Belegen muss der Verlust der herkunftsbezogenen Bedeutung ersichtlich sein. Dies ist
beispielsweise dann der Fall, wenn die Belege zeigen, dass die Herkunft der damit gekennzeichneten
Waren nicht der geografischen Herkunftsangabe im Zeichen entspricht (z.B. indem in den
eingereichten Werbeunterlagen auf die Herkunft der Produkte aus einem anderen Land hingewiesen
wird).
8.6.2
8.6.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
194
Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse,
Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.
Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert
werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als
solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind
offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels
Bildelementen erfolgen.
Beispiel:
ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]): Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien
und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer
Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in
USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft
erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer
Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.
Entlokalisierende Zusätze
Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ443», «Art», «nach Rezept», «Genre»,
«méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen
verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffenden
Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3bis MSchG). Solche Zusätze sind
nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der
damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.444 Im Gegenteil werden sie meist bewusst
mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich
aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein
Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die
Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die der verwendeten geografischen
Bezeichnung entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur
schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt
würde.
Einschränkungspraxis
8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als
Marke nicht für Waren oder Dienstleistungen jeglicher Herkunft zulässig. Daher muss das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung
ausgeschlossen ist (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 191).
443 Ausser wenn die Bedingungen von Ziff. 8.4.5, S. 182 (Typenbezeichnungen) erfüllt sind. 444 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.
8.6.4
8.6.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
195
Bei schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für Waren und Dienstleistungen
verlangt das Institut in der Regel eine Einschränkung auf das betreffende Herkunftsland.445
Bei grenzüberschreitenden Regionen muss sich die Einschränkung auf den betroffenen
Raum (Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend bestimmt
ist. Eine Einschränkung auf die betreffenden Länder kann nicht akzeptiert werden, weil eine
Ware oder Dienstleistung nicht aus zwei unterschiedlichen Ländern stammen kann.
Beispiel:
IR 714 593, Kl. 32: kohlensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft
enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der
Bodensee-Region.
Wenn das Zeichen eine durch einen besonderen Titel geschützte Angabe enthält (vgl. Ziff.
8.3, S. 177), verlangt das Institut eine enge Einschränkung mit Bezug zu diesem Titel. Dies
gilt für folgende Angaben:
1. Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben
(GGA) im Sinne von Art. 16 LwG, Art. 50a Abs. 7 MSchG446 und Art. 41a Waldgesetz.
Beispiel:
CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der
geschützten Ursprungsbezeichnung «Sbrinz».
445 BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE. 446 Anmerkung: Art. 16 Abs. 6 1. Satz LwG lautet: «Wer Namen einer eingetragenen
Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft
nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen.» Aus diesem Grund werden Gesuche um Eintragung von Marken
mit Angaben, für die ein entsprechendes Gesuch um Eintragung als KUB/GGA beim BLW hängig ist,
bis zum endgültigen Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Auf diese Weise garantiert
das Institut, dass die hinterlegte Marke die Eintragungsbedingungen erfüllt, indem sie gegebenenfalls
sowohl den Anforderungen des Landwirtschaftsgesetzes als auch den Bedingungen von Art. 2 lit. c
und d MSchG entspricht.
- Sb,Pnz -- ~-- ......~ -
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
196
2. Durch die kantonale Gesetzgebung geregelte und in dem vom BLW gemäss Art. 25
der Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine447 eingetragenen
Ursprungsbezeichnungen für Weine.
Beispiel:
«XY Lavaux» Kl. 33: Weine mit der KUB «Lavaux».
Herkunftsbezeichnungen für Weine auf einer Stufe unterhalb der als KUB
geschützten Bezeichnung gelten als Verweise auf die entsprechende KUB.
Beispiel:
«XY Coteaux de Sierre» Kl. 33: Weine mit der KUB «Wallis».
3. Durch eine Branchenverordnung gemäss Art. 50 MSchG abgedeckte
Bezeichnungen.
4. Ausländische geschützte Bezeichnungen, die in den Listen eines internationalen
Abkommens - insbesondere gemäss Anhang 7, 8 und 12 des sektoriellen
Abkommens mit der Europäischen Gemeinschaft und den bilateralen Abkommen –
oder in einem auf einem internationalen Abkommen gründenden Register angeführt
sind.448 449Eine nur durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützte Wein- oder
Spirituosenbezeichnung erfordert keine enge Einschränkung.
Beispiele:
ZACAPA450 Kl. 33: Rum aus Guatemala.
XY Calpe451 Kl. 33: Weine mit der geschützten Bezeichnung «Alicante» (Spanien).
447 Siehe Liste der KUB im Sinne von Art. 63 LwG:
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktio
n/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.downl
oad.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_(AOC).pdf
448 Zahlreiche bilaterale Abkommen erwähnen Gemeinden, die befugt sind, eine
Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe oder andere geschützte Bezeichnung zu gebrauchen.
Falls der Name einer dieser Gemeinden in einem Zeichen enthalten ist, geniesst es zwar den Schutz
des betreffenden Abkommens, aber die Warenliste kann in diesem Fall nicht auf die entsprechende
Gemeinde, sondern nur auf die geschützte Bezeichnung eingeschränkt werden. Beispiel: Lucena ist
eine spanische Gemeinde, die befugt ist, die Ursprungsbezeichnung «Montilla y Moriles» zu
gebrauchen. Die Warenliste wird in diesem Fall auf «Weine mit der Ursprungsbezeichnung Montilla y
Moriles» eingeschränkt.
449 Die in den bilateralen Abkommen angeführten Namen der Bundesländer, Regionen oder
(historischen) Provinzen, die waren- und dienstleistungsunabhängige geschützte Bezeichnungen
darstellen, erfordern keine enge Einschränkung.
450 Im Zusammenhang mit Spirituosen ist die Bezeichnung «Zacapa» eine gemäss Art. 23 Abs. 2
TRIPS geschützte geografische Angabe (BGer 4A_674/2010 – ZACAPA). 451 Die spanische Gemeinde «Calpe» ist, befugt, die gemäss dem Vertrag zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Spanischen Staat über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen (SR 0.232.111.193.32)
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
197
XY Salame Brianza452 Kl. 29: Fleischerzeugnis mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung «Salame Brianza»
(Italien).
8.6.5.2 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf einen
Produktionsschritt
Bestimmte Sonderregeln schützen den Gebrauch von Angaben, die sich nicht auf die
geografische Herkunft der beanspruchten Ware beziehen, sondern auf die geografische
Herkunft der Rohstoffe, die in die Zusammensetzung der Ware einfliessen oder auf einen
Produktionsschritt. Zeichen mit solchen Angaben werden mit einer Einschränkung gemäss
den Anforderungen der entsprechenden Regelung eingetragen. Dies ist jedoch an bestimmte
Bedingungen geknüpft: die grafische Gestaltung des Zeichens muss derart sein, dass eine
Wahrnehmung als Herkunftsangabe bezüglich der Waren als solcher ausgeschlossen ist.
Dabei ist der Gesamteindruck zu berücksichtigen. Insbesondere ist ein Farbanspruch
erforderlich, und das Zeichen darf kein anderes Element - wie namentlich ein
Schweizerkreuz - enthalten, das auf die geografische Herkunft verweist. Folgende Fälle sind
zu unterscheiden:
Im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Kosmetika darf die Herkunft eines Rohstoffs
angegeben werden, wenn dieser zu 100% vom angegebenen Ort stammt (Art. 5 Abs. 5
HasLV und Art. 6 der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen
Herkunftsangaben für kosmetische Mittel).
Beispiele:
-
CH 712 347, Kl. 30: für Schokolade und
Schokoladeerzeugnisse schweizerischer Herkunft mit
zu 100% aus dem Kanton Bern stammender Milch
schutzfähig.
-
CH 708 058, Kl. 5, 29, 30 und 32: für schweizerische
Erzeugnisse mit zu 100% aus der Schweiz
stammender Milch schutzfähig. Das Zeichen verweist
auf die schweizerische Herkunft der Milch als
Bestandteil der beanspruchten Erzeugnisse. In einem
solchen Fall muss der Rohstoff – hier die Milch –
geschützte Bezeichnung «Alicante» zu gebrauchen. Die geografische Bezeichnung «Calpe» ist
folglich durch diesen Vertrag geschützt (Art. 2 Abs. 1 des Vertrags).
452 Die Bezeichnung «Salame Brianza» ist eine italienische GUB gemäss Anhang 12 des sektoriellen
Abkommens.
"t.S \.MT,is01ssrs - BERN-
Milchig & Schmelzend Lact~&food.Jnt · M,k)'&Smoodl
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
198
gemäss Art. 5 Abs. 5 HasLV zu 100% aus der
Schweiz stammen.
Auf der Grundlage von Art. 47 Abs. 3ter MSchG werden Zeichen, in denen die
Herkunftsangabe sich auf einen Produktionsschritt bezieht, nur mit einer entsprechenden
geografischen Einschränkung der genannten Tätigkeit als marken eingetragen.
Beispiel von schutzfähigen Zeichen mit einer Einschränkung der Herkunft bezüglich
einer Tätigkeit, die einen Produktionsschritt darstellt:
-
CH 699 913, Kl. 8, 9, 11, 21, (Farbanspruch: Rot, Weiss):
schutzfähig mit der Einschränkung «Waren, deren Design
vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat».
Die im Zeichen genannte Tätigkeit muss klar einen Produktionsschritt wie «designt in der
Schweiz» für Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs darstellen. Fehlt es an einer
klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische Tätigkeit, sind die Waren als
solche auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.
Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft
schutzfähig sind:
CH 513 768, Kl. 35, 36 und 42: «Innovation» ist keine
spezifische Tätigkeit.
CH 519 511, Kl. 5 und 10: Weder ist «Technologie» eine
spezifische Tätigkeit noch bezieht sich «Swiss» aufgrund
der unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec».
SWISS DESIGN by
NOVAVRA
Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und
«DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt,
sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.
SWISS~~· INN'oVATION
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
199
Sich widersprechende Bezeichnungen
Als entlokalisierender Zusatz (vgl. Ziff. 8.6.4, S. 194) gilt auch die Verwendung von zwei sich
widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In
einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich,
weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)
Ein Eintragungsgesuch ist gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurückzuweisen, wenn das Zeichen
eine durch das Völkerrecht oder spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte
Herkunftsangabe enthält und die Warenliste nicht entsprechend eingeschränkt ist453.
Bilaterale Abkommen
Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Abkommen zu berücksichtigen:
Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen
geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich,
Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei454, der Russischen Föderation sowie
Jamaika.455
Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom
21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81),
insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8
über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor
Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 über den Schutz
von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.456
Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen
Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge
beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.457 Diese geschützten
453 Vgl. in diesem Sinne BVGer B-1295/2015, E. 5.4.4 – IBEROGAST. 454 Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen
Republik und der Slowakei, übernommen worden. 455 Vgl. Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR
0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18),
Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), Russische Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie
Jamaika (SR 0.232.111.194.58). 456 Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GGA und GUB
in der Schweiz geschützt.
457 Die mit bestimmten Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden
Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der
Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der
Verträge). Als abweichende Form («forme modifiée») gilt die Benutzung mit Zusätzen (BVGer B-
1295/2015, E. 2.7.2 f. und 5.1 f. – IBEROGAST; die adjektivische Form wird der geschützten Form
gleichgestellt (BVGer 4A.14/2006, E. 3.3 – CHAMP). Dies gilt auch für die Anhänge 7 und 8 des
8.6.6
8.7.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
200
Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen
Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip.458
Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen
Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in
unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung grundsätzlich nur im Falle einer
Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der
geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen).
Eine Einschränkung auf die von der geschützten Angabe bezeichnete Herkunft ist jedoch
nicht notwendig, wenn die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine
Bedeutung in der Alltagssprache (vgl. Beispiel unten) oder die Bedeutung eines
Familiennamens459 besitzt. Diese beiden Ausnahmen sind jedoch nicht auf die durch das
sektorielle Abkommen geschützten Bezeichnungen anwendbar.
Beispiel:
CH 673 295, Kl. 33460
8.7.1.1 Bilaterale Verträge
Eine in einer abweichenden Form gebrauchte Angabe, die ausschliesslich durch einen nach
dem Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens abgeschlossenen bilateralen Vertrag (aktuell:
durch den Vertrag mit Russland oder den Vertrag mit Jamaika) geschützt ist, kann in der
Schweiz ohne Einschränkung der Warenliste eingetragen werden, sofern das Zeichen im
sektoriellen Abkommens sowie die bilateralen Verträge mit Russland und Jamaika, obwohl diese
keinen ausdrücklichen Verweis auf die abweichende Formen enthalten. Die nach dem TRIPS-
Abkommen abgeschlossenen Abkommen können nicht von dem durch dieses gewährten
Schutzniveau abweichen (vgl. Art. 8 Ziff. 9 von Anhang 7 und Art. 5 Ziff. 3 von Anhang 8 des
sektoriellen Abkommens sowie Art. 24 Abs. 3 TRIPS).
458 Vgl. BVGer B-1295/2015, E. 2.7.5 – IBEROGAST. 459 Bei den durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Wein- und
Spirituosenbezeichnungen genügt es, dass der Familienname mit dem Namen des Hinterlegers oder
seines Geschäftsvorgängers zusammenfällt. Bei den durch die obengenannten bilateralen Verträge
geschützten Angaben muss der Inhaber zusätzlich ein berechtigtes Interesse nachweisen, und das
Risiko einer Verwechslung mit der geschützten Bezeichnung muss ausgeschlossen sein (vgl. BVGer
B-8468/2010, E. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA).
460 Toro ist durch den bilateralen Vertrag mit Spanien geschützt. Dieser Begriff bedeutet jedoch auf
Italienisch «Stier». Die abweichende Form «TOROLOCO» ist im Übrigen in Spanien als Marke für
Waren der Klasse 33 ohne Einschränkung eingetragen (spanische Marke Nr. M3056158 EL RABO
DEL TOROLOCO) (vgl. dazu: Ziff. 8.7.1.1).
TOROLOCO
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
201
Ursprungsland ohne Einschränkung in dieser Form eingetragen ist. Die Irreführung des
Schweizer Publikums bleibt vorbehalten. Ohne eine solche Eintragung bieten diese
bilateralen Verträge ein mit dem TRIPS-Abkommen gleichwertiges Schutzniveau.
Bei den vor dem Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens abgeschlossenen bilateralen
Verträgen, d.h. den Verträgen mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, der
Tschechischen Republik und der Slowakei, kann eine in einer abweichenden Form
gebrauchte geschützte Angabe unter einer zusätzlichen Bedingung ohne Einschränkung in
der Schweiz eingetragen werden: Neben einer ohne Einschränkung vorgenommenen
Eintragung im Ursprungsland (die Eintragung beim EUIPO genügt nicht) darf ausserdem aus
Sicht der Schweizer Konsumenten keine Verwechslungsgefahr461 bestehen. Die
Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen, wenn das Zeichen eine doppelte Bedeutung
besitzt (vgl. Ziff. 8.4.1, S. 178), als Modellbezeichnung wahrgenommen wird (vgl. Ziff. 8.4.5,
S. 182) oder unter eine der aus dem Gesamteindruck abgeleiteten Ausnahmen fällt (vgl. Ziff.
8.4.7, S. 183).
8.7.1.2 Sektorielles Abkommen
Eine durch das sektorielle Abkommen geschützte Bezeichnung (landwirtschaftliche
Erzeugnisse) ist absolut geschützt. Folglich spielt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
in der Schweiz oder einer Eintragung im Ursprungsland keine Rolle.
Anhang 12 dieses Abkommens bietet einen umfassenden Schutz, u.a. gegen
Nachahmungen und Anspielungen (vgl. Art. 7 Ziff. 3 von Anhang 12 zum sektoriellen
Abkommen).
Die Anhänge 7 und 8 des sektoriellen Abkommens (Weine und Spirituosen) bieten einen
gegenüber dem TRIPS-Abkommen gleichwertigen Schutz.462, 463
TRIPS-Abkommen
Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es
unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben
vorzusehen.464
Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet,
greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung
werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom
Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende
geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.465 Die
Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem
461 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 462 Vgl. Art. 8 Ziff. 9 von Anhang 7 und Art. 5 Ziff. 3 von Anhang 8 des sektoriellen Abkommens. 463 Die Gefahr der Irreführung gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a) TRIPS wird jedoch strenger geprüft. 464 BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK. 465 BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.
8.7.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
202
Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich folglich nach dem
Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird.
Eine Einschränkung auf die von der geschützten Angabe bezeichnete Herkunft ist jedoch
nicht notwendig, wenn die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine
Bedeutung in der Allgemeinesprache (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 199) oder die Bedeutung eines
Familiennamens besitzt. Für diese zweite Ausnahme genügt es, dass der Familienname mit
dem Namen des Hinterlegers oder seines Geschäftsvorgängers zusammenfällt.
Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt
anwendbar.
Wenn die geschützte geografische Angabe in abweichender Form im Zeichen
wiedergegeben wird, ist zu prüfen, ob die Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Art. 22
Abs. 2 lit. a) TRIPS besteht. Die in den Entscheiden Schlumpagner466 und Champ467
angestellten Erwägungen gelten sinngemäss auch in diesem Kontext.
Stresa-Abkommen
Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom
1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der
Benennungen für Käse (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für
Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und
Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des
Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als
geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend
eingeschränkt.
Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen
Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als Erste anwandte und auch über eine
behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen
jedoch auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer
anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom
betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese
Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das
Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL:
Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen
Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland
(z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).
Art. 16 Landwirtschaftsgesetz (LwG)
Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische
Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung
466 BGer sic! 2003, 337 – Schlumpagner. 467 BGer 4A.14/2006 – Champ.
8.7.3
8.7.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
203
Nr. 1151/2012468, die ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen
und geografische Angaben eingeführt hat.
Das Register der GUB und GGA von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird vom BLW geführt. Mit dem Register wurden die
beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung» (GUB) und «Geschützte Geografische
Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem der Herkunftsangaben eingeführt.
Zurzeit sind 38 Bezeichnungen im Register eingetragen469. GUB und GGA sind Gemeingut
gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch
die Gruppierung von Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat.
Die Tatsache, dass das entsprechende Zeichen ins GUB/GGA-Register aufgenommen
wurde, bedeutet nicht, dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da
mit der Eintragung im GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen
Produzenten offensteht, die das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das
Bedürfnis, die Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes
Freihaltebedürfnis).470 Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke
eingetragen werden, wenn es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält.471
Um einen Verstoss gegen die spezialgesetzlichen Bestimmungen über die GUB und GGA
sowie die Gefahr einer Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein
unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer GUB/GGA für das betreffende Erzeugnis mit
einer Einschränkung auf die Erzeugnisse eingetragen, die über die fragliche GUB oder GGA
verfügen.472 Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194.
Art. 50a MSchG
Das Institut führt gemäss Art. 50a MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren,
mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren
Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen
(vgl. www.ige.ch).
Um einen Verstoss gegen die Gesetzgebung über die GUB und GGA für nicht
landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie die Gefahr einer Irreführung der Abnehmer
auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer geschützten
geografischen Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur für die Waren eingetragen, die über die
fragliche GUB oder GGA verfügen. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194.
468 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November
2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. 469 Vgl. https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-
und-geografische-angaben.html. 470 Vgl. Fn. 446 betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten, für die beim
BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist. 471 RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).
472 Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten KUB/GGA
infrage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.
8.7.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
204
Weinbezeichnungen im Sinne von Art. 63 LwG
Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr
von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein
schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für
Weine nach Art. 21.473 Die Kantone übermitteln dem Bundesamt das Verzeichnis der von
ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der
einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.
Der gesetzliche Schutz bezieht sich auf die KUB als solche, greift aber auch im Fall der
Verwendung von damit verwechselbaren Zeichen (Art. 16 Abs. 6 und 7 i.V.m. Art. 63 Abs. 6
LWG).
Um einen Verstoss gegen die Gesetzgebung über KUB für Weine sowie die Gefahr einer
Irreführung der Konsumenten auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen
mit einer geschützten geografischen Angabe gemäss Art. 63 LwG nur für Erzeugnisse
eingetragen, die über die fragliche KUB verfügen. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194.
Die GUB und GGA für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW geführten Register der
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-Register) zu entnehmen
(vgl. Ziff. 8.7.4, S. 202).
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen
9.1 Einleitung
Die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe für Zeichen, die dem WSchG unterstehen,
erfolgt anhand spezifischer Kriterien (vgl. Ziff. 9.4 ff.). Bei bestimmten öffentlichen Zeichen
bestehen ausserdem Einschränkungen hinsichtlich der Übertragung und der Eintragung von
Lizenzen (vgl. Ziff. 9.5).
9.2 Begriffsbestimmungen
Schweizerkreuz und Schweizerfahne
Das Schweizerkreuz ist in Art. 1 WSchG definiert. Es ist ein im roten Feld aufrechtes,
freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als
breit sind. Die Form des roten Feldes ist für die Qualifizierung des weissen Kreuzes als
Schweizerkreuz im Sinne von Art. 1 WSchG nicht entscheidend.
Die Schweizerfahne zeigt ein Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld (Art. 3 Abs. 1
WSchG). Die Schweizer Flagge zur See474 und das Hoheitszeichen auf schweizerischen
473 Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-
spirituosen.html. 474 Bundesgesetz über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (SR 747.30).
8.7.6
9.2.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
205
Luftfahrzeugen475 gelten ebenfalls als Schweizerfahne im Sinne von Art. 3 WSchG (Art. 3
Abs. 3 WSchG).
Schweizerfahne (vgl. Anhang 2 zum WSchG):
Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 /
0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS
S 1085-Y90R)
Schweizerwappen
Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 Abs. 1 WSchG).
Schweizerwappen (vgl. Anhang 1 zum WSchG):
Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 /
0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS
S 1085-Y90R)
Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden
Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen der Kantone, Bezirke, Kreise und
Gemeinden werden durch das kantonale Recht bestimmt (Art. 5 WSchG).
Amtliche Bezeichnungen
Nach Art. 6 WSchG gelten die folgenden Ausdrücke als amtliche Bezeichnungen:
Eidgenossenschaft, Bund, eidgenössisch, Kanton, kantonal, Gemeinde, kommunal und
andere Ausdrücke, die auf eine Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder
behördennahe Tätigkeit schliessen lassen. Dasselbe gilt auch für die bekannten
Abkürzungen von Behörden (EJPD, VBS, ETH etc.) oder andere Bezeichnungen, die auf das
Gemeinwesen oder seine Organe hinweisen476.
Zusätzlich zu diesen amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn schützt das WSchG auch
Bezeichnungen oder Ausdrücke, die auf eine amtliche Tätigkeit oder eine hoheitliche
Funktion schliessen lassen477. Dies gilt zum Beispiel für «Polizei478» oder «Swiss Military479».
475 Bundesgesetz über die Luftfahrt (SR 748.0). 476 Swissness-Botschaft, S. 8626. 477 Swissness-Botschaft, S. 8626. 478 Swissness-Botschaft, S. 8626. 479 BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.
9.2.2
9.2.3
9.2.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
206
Der Begriff «Schweiz» sowie der Name der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sind
an sich keine amtlichen Bezeichnungen. In Verbindung mit anderen Bestandteilen (z.B.
Institut oder hoheitliche Tätigkeit) können diese Begriffe eine staatliche oder halbstaatliche
Tätigkeit nahelegen und als amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG betrachtet
werden.
Beispiele für amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG:
Swiss Military480;
Schweizerisches Institut für Medizinalpflanzen481;
Swissmoney Ltd482;
Beispiele für Zeichen, die keine amtlichen Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG
sind:
Schweizerische Depeschenagentur483
Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth484
Eidgenössisches Turnfest485.
Nationale Bild- und Wortzeichen
Als nationale Bild- oder Wortzeichen der Schweiz gelten Zeichen, die sich auf nationale
Symbole wie Wahrzeichen, Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz beziehen
(Art. 7 WSchG). Diese Zeichen geniessen den Schutz durch das WSchG. Sie beziehen sich
auf nationale Wahrzeichen wie die Stiftsbibliothek St. Gallen, die Tre Castelli von Bellinzona
oder das Matterhorn, auf nationale Heldengestalten wie Helvetia oder Wilhelm Tell, auf
nationale Mythen wie den Rütlischwur, auf nationale Stätten wie das Rütli sowie auf
nationale Denkmäler wie das Tell-, Winkelried- oder St. Jakobs-Denkmal.486
Ausländische Hoheitszeichen
Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen ausländischer Staaten sind ebenfalls
geschützt (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Geschützt sind die Wappen, Fahnen und sonstigen
Hoheitszeichen ausländischer Staaten und Gliedstaaten ausländischer Bundesstaaten487.
Folglich fallen beispielsweise die Fahnen der deutschen Bundesländer oder der
Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika in den Anwendungsbereich von Art. 15
WSchG. Für die Fahnen der französischen Departemente oder Regionen gilt dies jedoch
beispielsweise nicht.
480 BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military. 481 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.
482 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626. 483 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626. 484 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626. 485 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8631. 486 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8627. 487 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8637.
9.2.5
9.2.6
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
207
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen
Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG
Der Schutz gemäss WSchG ist nicht auf die genaue Übernahme der gesetzlich geschützten
öffentlichen Zeichen und Hoheitszeichen beschränkt, sondern gilt auch für Zeichen, die mit
den Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter
als die Mindestanforderungen von Art. 6ter Abs.1 lit. a PVÜ. Diese Bestimmung verpflichtet
die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen staatlichen
Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf- und
Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als Fabrik-
oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für ungültig zu
erklären488. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung
bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter
einer Fahnen- oder Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches
Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den
Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt.
Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen
9.3.2.1 Im Allgemeinen
Das WSchG schützt die öffentlichen Zeichen nicht nur gegen Nachahmungen im
heraldischen Sinn, sondern auch gegen Zeichen, die mit den geschützten Zeichen
«verwechselbar» sind. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter
diejenigen Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit
begnügen würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit
ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.
Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlichen Bestandteile
kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem
geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten Fahnen-
oder Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine
Verwechslungsgefahr auszuschliessen489.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
-
CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Österreichs)
488 Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. 489 BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des
Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass
regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung
verringern.»
9.3.1
9.3.2
•
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
208
- CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers
des deutschen und des österreichischen Wappens)
-
IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches
Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende
Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem Wappen
zugeordnet werden. Zudem genügende
Abänderung des Löwen der geschützten
Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer
Saarland und Rheinland-Pfalz, des
österreichischen Bundeslandes Salzburg und des
Staatswappens von Senegal)
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
- IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Italiens)
- IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge und dem Wappen Italiens)
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten
Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des
Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen.
Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a
MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang
grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt490. Ob der fragliche
Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich;
es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom
Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem
Bedeutungswandel führen können491. Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der
fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten
Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen,
die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des
Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare
490 BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic!2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur
insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III
406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
491 Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
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Teil 5 – Materielle Markenprüfung
209
Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt und somit keine
Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt keine
Verwechslungsgefahr vor.
Beispiel für ein ohne Einschränkung der Warenliste schutzfähiges Zeichen:
- CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert:
15/100/100/0], Weiss)
Unter das Eintragungsverbot fällt auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen
Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil
erkennen lässt. Wenn andere Farben als Rot und Weiss beansprucht werden, kann die
Gefahr einer Verwechslung mit dem Schweizerkreuz nicht ausgeschlossen werden. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn das Kreuz in einer hellen Farbe (z.B. Weiss, Grau, Beige oder
Hellgelb) auf einem Hintergrund in einer dunkleren Farbe (z.B. gelb, goldfarben, orange oder
violett) dargestellt wird, der mit der roten Farbe verwechselt werden könnte. Wenn die
Farben Weiss und Schwarz beansprucht werden, wird eine Verwechselbarkeit mit dem
Schweizerkreuz angenommen. Entscheidend ist der Gesamteindruck.
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen
Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist
entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen
aufgefasst wird492. Die Form des Wappens ist diesbezüglich nicht massgebend. Es genügt,
dass die Konsumenten im Zeichen eine Form erkennen, die an die Form des Wappens
erinnert. Dies ist der Fall, wenn die Form einem Wappenschild, d.h. einem kleinen Schild,
gleichgestellt werden kann.
Mit dem Schweizerwappen verwechselbare Zeichen:
-
CH 709147 (Farbanspruch: Rot und
Weiss; Kl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21,
25 und 30)
Der Inhaber besitzt ein
Weiterbenützungsrecht für das
Schweizerwappen493.
492 Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein
aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht
werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-
Botschaft, S. 8622 und 8628). 493 Vgl. unten: Ziff. 9.4.2.2.
=plusherz
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
210
- CH 50673/2018 (Kl. 29).
Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen als Marken für
Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in ihrer
charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären, den
schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang mit
einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bär, Löwe)494. Sobald der fragliche
Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von
den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden. Die übrigen Bestandteile
des Zeichens können zu einem Verweis auf konkrete Kantons- oder Gemeindewappen
beitragen oder nicht.
Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne
Die Definitionen in Art. 1 bis 3 WSchG und die Tatsache, dass für den
Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot
und Weiss offensichtlich ist, führen dazu, dass ein Kreuz, das in anderen Farben dargestellt
wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz, der
Schweizerfahne oder dem Schweizerwappen verwechselt wird495. Die Gefahr der
Verwechslung mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B. grünes Kreuz)
oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf
rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit
dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe
wiedergegeben»)496 ausgeschlossen werden. Ein Farbanspruch «schwarz/weiss» ist nicht
geeignet, die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen oder dem Schweizerkreuz zu
beseitigen, da es sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt,
wenn keine Farben verwendet werden497. Wenn beim Kreuz zusätzlich zur roten Farbe eine
dunkle Farbe beansprucht wird, wird keine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz
angenommen.
Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die Gefahr der Irreführung
hinsichtlich der geografischen Herkunft gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem
Schweizerkreuz verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 9.3.3, S.
210).
494 Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in
den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG
vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628. 495 RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+. 496 Diese Formulierung schliesst somit auch die Gefahr einer Verwechslung mit dem Zeichen des
Roten Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 169. 497 Siehe Swissness-Botschaft S. 8627-8629.
lctswlZZROCKER
9.3.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
211
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
- CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21 und
25 (Farbanspruch: Weiss, Blau)
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen
Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die
Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch
einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen kann nur ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über
die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt werden. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass
eine Verwechslungsgefahr mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen
ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die
einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems
und ist daher unzulässig.
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft
Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne sind zwar indirekte Herkunftsangaben,
gehören jedoch zum Gemeingut in Sinne von Art. 2 lit. a MSchG. Es handelt sich um
Zeichen, die sehr häufig als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen
gebraucht werden. Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne besitzen aufgrund ihrer
Üblichkeit keine Unterscheidungskraft.
Bildzeichen mit einem Schweizerkreuz, die sich genügend von den üblichen Darstellungen
des Schweizerkreuzes oder der Schweizerfahne abheben, sind unterscheidungskräftig und
gehören somit nicht zum Gemeingut.
9.4.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
212
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
- CH 708 480 (Farbanspruch: Weiss und
Rot; Kl. 9, 35 - 36, 38, 42 und 45)
- CH 707 687 (Farbanspruch: Weiss und
Rot; Kl. 32)
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis
Die unverändert in ein als Marke hinterlegtes Zeichen übernommenen Fahnen gemäss der
Definition in Art. 3 WSchG unterstehen einem absoluten Freihaltebedürfnis.
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung
Mit dem Schweizerkreuz oder der Schweizerfahne verwechselbare Zeichen können sich,
sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehen, im Verkehr durchsetzen,
wenn sie keine originäre Unterscheidungskraft besitzen (vgl. dazu: Ziff. 12, S. 221). Die
Tatsache, dass ein Zeichen in der Vergangenheit unter Verletzung des aWSchG als Marke
gebraucht wurde, stellt kein Hindernis bei seiner Eintragung als Marke mit
Verkehrsdurchsetzung dar.
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden
Die auf das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne anwendbaren Prüfungskriterien
hinsichtlich Gemeingut (Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis) gelten entsprechend
auch für die Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden.
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden
Nach Art. 8 Abs. 1 WSchG sind das Schweizerwappen und die Wappen der Kantone und
Gemeinden sowie mit diesen Wappen verwechselbare Zeichen Ausdruck staatlicher Macht
des entsprechenden Gemeinwesens. Folglich besitzen die Wappen Unterscheidungskraft
und gehören somit ungeachtet der Identität des Hinterlegers nicht zum Gemeingut. Falls der
Hinterleger nicht das betreffende Gemeinwesen oder ein Dritter mit Weiterbenützungsrecht
nach Art. 35 WSchG ist, widerspricht das aus Wappen bestehende Zeichen geltendem
Recht und wird in Übereinstimmung mit Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen (vgl. Ziff. 9.4.3.3,
S. 215).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
213
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen
Die als amtliche Bezeichnungen geltenden oder mit solchen Bezeichnungen
verwechselbaren Zeichen (vgl. Ziff. 9.2.4, S. 205) sind nach Art. 9 WSchG ebenfalls
unterscheidungskräftige Zeichen des betreffenden Gemeinwesens. Folglich handelt es sich
auch um unterscheidungskräftige Zeichen.
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen
Nationale Bild- und Wortzeichen, deren Gebrauch in Verbindung mit den betreffenden Waren
oder Dienstleistungen üblich ist, besitzen keine Unterscheidungskraft.
Unterscheidungskräftig sind in diesem Fall Zeichen, die sich genügend von den üblichen
Darstellungen des nationalen Bildzeichens abheben.
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen
Die ausländischen Hoheitszeichen werden in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zum Gemeingut
gleich behandelt wie die inländischen.
Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG)
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen
Das Schweizerkreuz, die Schweizerfahne sowie die Fahnen der Kantone und Gemeinden,
die amtlichen Bezeichnungen und die nationalen Zeichen dürfen gebraucht werden, sofern
der Gebrauch nicht irreführend ist (Art. 9 Abs. 3 und Art. 10 und 11 WSchG).
Irreführungsgefahr bedeutet eine Irreführung hinsichtlich der Herkunft der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen, aber auch einen Gebrauch, der objektiv geeignet ist,
beispielsweise falsche Vorstellungen über die geschäftlichen Verhältnisse oder angeblich
amtliche Beziehungen zum Gemeinwesen zu wecken498. So ist eine Marke mit einem
Schweizerkreuz im Zusammenhang mit einer privaten Service- und Beratungsstelle für
Visaangelegenheiten, die unter dem Namen «Swiss Helping Point, Visa Assistance» auftritt,
irreführend, da die angesprochenen Benutzerinnen und Benutzer der Dienstleistung davon
ausgehen könnten, dass es sich bei der Beratungsstelle um eine amtliche Stelle handelt499.
Da Wappen Zeichen staatlicher Gewalt und Souveränität sind, legen sie eine angebliche,
jedoch nicht vorhandene Verbindung zum betreffenden Gemeinwesen nahe, wenn sie nicht
von diesem hinterlegt werden. Ausser wenn diese Zeichen von einem Dritten mit
Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG hinterlegt werden, werden sie folglich in
Anwendung von Art. 2 lit. c MSchG zurückgewiesen.
498 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632. 499 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632.
9.4.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
214
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe
Die in Art. 8 (Wappen), 10 (Fahnen) und 11 (nationale Zeichen) WSchG genannten
öffentlichen Zeichen können als Herkunftsangaben betrachtet werden (Art. 13 WSchG).
Dabei ist die Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise entscheidend. Es gibt
allerdings Ausnahmen von diesem Erfahrungssatz, ausser für Waren und Dienstleistungen,
bei denen die geografische Bezeichnung durch einen besonderen Titel geschützt ist. Es
gelten die folgenden Ausnahmen500 vom Erfahrungssatz:
Verkaufsort und Ort der Erbringung der Dienstleistung;
Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben;
Herkunftsangaben in der Gastronomie, sofern der Gebrauch des öffentlichen Zeichens
unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks auf eine andere Eigenschaft als die
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweist;
Namen von Luftfahrtgesellschaften (nur für Waren);
Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen;
Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen;
Reisedienstleistungen.
Die Irreführungsgefahr kann durch eine Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste
auf die gegebene Herkunft beseitigt werden.
Wenn das hinterlegte Zeichen ein Wappen enthält und der Inhaber ein
Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG besitzt, muss die Einschränkung der Waren-
und Dienstleistungsliste ungeachtet des Bestehens von Ausnahmen vom Erfahrungssatz
den Anforderungen des Entscheids über die Weiterbenützung des Wappens entsprechen.
Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes
Recht verstossen
9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung
Wenn ein Zeichen, das ein Schweizerkreuz oder ein anderes öffentliches Zeichen im Sinne
des WSchG enthält, geeignet ist, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung zu gefährden,
widerspricht sein Gebrauch Art. 10 ff. WSchG. Ein solches Zeichen ist folglich in Anwendung
von Art. 2 lit. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht
Ein Zeichen, dessen Gebrauch nach Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist, kann nicht als
Marke eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG). Ein solches Zeichen verstösst folglich
gegen geltendes Recht und wird in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen.
Bei den ausländischen Hoheitszeichen ist die Eintragung einer Marke, die ein solches
Zeichen enthält, in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 17 WSchG
ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall, in dem das berechtigte Gemeinwesen in
500 Für weitere Erklärungen zu den Ausnahmen vom Erfahrungssatz siehe Ziff. 8.4.7, S. 183.
9.4.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
215
Übereinstimmung mit Art. 16 WSchG den Hinterleger zum Gebrauch des öffentlichen
Zeichens ermächtigt hat (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann
insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die
Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder
durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde
erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen
Wenn das Zeichen Wappen im Sinne von Art. 2 WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil oder eine amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG enthält und von
einem Dritten in Bezug auf das berechtigte Gemeinwesen hinterlegt wird, ist sein Gebrauch
nach Art. 8 Abs. 1 WSchG bzw. Art. 9 Abs. 1 WSchG unzulässig. Folglich widerspricht ein
solches Zeichen in dieser Konstellation geltendem Recht im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG.
Vorbehalten bleibt hinsichtlich der Wappen insbesondere das Weiterbenützungsrecht nach
Art. 35 WSchG.
Wenn das Zeichen eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder
Bildelementen enthält, ist es vom Schutz ausgeschlossen, insbesondere wenn es an das
Bestehen einer Beziehung zum Gemeinwesen glauben lässt (vgl. Art. 9 Abs. 3 e contrario).
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen
Marken, die Wappen enthalten, können nicht lizenziert werden (Art. 8 Abs. 3 WSchG).
Marken, die Wappen enthalten, können ausserdem grundsätzlich nicht übertragen werden
(Art. 8 Abs. 3 WSchG). Diese Einschränkungen betreffen auch Marken, die vor dem
Inkrafttreten des WSchG eingetragen wurden.
Marken, die gemäss einem Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen
wurden, können ebenfalls nicht lizenziert werden. Sie können nur mit dem Geschäftsbetrieb
oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört, übertragen werden (vgl.
Art. 35 Abs. 6 WSchG sinngemäss).
Gesuche um Übertragung oder Eintragung von Lizenzen bezüglich dieser Marken werden in
Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB und Art. 20 Abs. 1 OR zurückgewiesen.
10. Kollektiv- und Garantiemarken
10.1 Allgemeines
Wie die Individualmarke sind auch Kollektiv- und Garantiemarken dazu da, Waren und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren und/oder Dienstleistungen von
anderen Anbietern zu unterscheiden. Darüber hinaus dienen sie aber auch je einem eigenen
Zweck: Die Kollektivmarke ermöglicht es Vereinigungen, ihren Mitgliedern ohne Lizenzierung
das Recht zum Gebrauch ihrer Kollektivmarke zu geben. Nur Vereinigungen kommen daher
als Hinterleger in Frage. Die Garantiemarke gewährleistet stattdessen bestimmte
Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen. Sie darf von allen gebraucht werden, deren
Waren und/oder Dienstleistungen diese gemeinsamen Merkmale erfüllen (z.B. halal,
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
216
glutenfrei oder eine geografische Herkunft). Für diese beiden Markenarten muss gemäss Art.
23 Abs. 1 MSchG ein Reglement eingereicht werden, welches deren Gebrauch regelt und
welches in einer schweizerischen Amtssprache verfasst sein muss (vgl. Teil 3, Ziff. 4.7, S.
87; Art. 3 Abs. 1 MSchV). Ein Reglement darf zudem nicht gegen die öffentliche Ordnung,
die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG). Fehlt ein
Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den
Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das
Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 und 3
MSchV).
Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.501 Es wird auf
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Die Lizenzierung von
Kollektivmarken ist nur mit Registereintrag möglich und bei Garantiemarken nicht zulässig
(vgl. Teil 3, Ziff. 4.4, S. 86). Der Wechsel zwischen den Markenarten im Gesuchstadium ist
möglich, kann aber zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums führen (vgl. Teil 2, Ziff.
3.7, S. 67).
10.2 Kollektivmarken
Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder
einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Als Hinterleger kommen keine natürlichen
Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen. Diese brauchen
indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt, dass die Vereinigung Trägerin
von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als Inhaber kommen deshalb
nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere Körperschaften mit offenem
Mitgliederkreis in Betracht (z.B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke
darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden. So kann beispielsweise ein Dachverband
eine Kollektivmarke hinterlegen, die alle seine Mitglieder gemäss Statuten gebrauchen
dürfen.
Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 58 und Ziff.
3.3, S. 64) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement
mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Angaben, die eine Zuordnung
des Reglements zur Marke erlauben und eine Definition, wer zum Gebrauch der
Kollektivmarke berechtigt ist (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Falls im Reglement Lizenzen
vorgesehen werden sollen, muss deren Erteilung zur Gültigkeit im Register eingetragen
werden (Art. 27 MSchG).
10.3 Garantiemarken
Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von
verschiedenen Unternehmen gebraucht wird. Sie verfolgt zwei Ziele: Einerseits dient sie
dazu, gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlicher
501 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer
Garantiemarke (vgl. auch Teil 5, Ziff. 3.1, S. 109).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
217
Unternehmen zu gewährleisten, wie z.B. die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die
geografische Herkunft (Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der
Herstellung (Produkte aus biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung,
umweltfreundliche Herstellung) oder technische Eigenschaften (Produkte mit Typenprüfung).
Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der zum Gebrauch der
Garantiemarke berechtigten Unternehmen von Waren und/oder Dienstleistungen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.502 Dementsprechend bietet eine Garantiemarke
Markenschutz für ein Zeichen im Zusammenhang mit denjenigen Waren und/oder
Dienstleistungen, für welche gemeinsame Merkmale im Reglement festgelegt werden.
Als Hinterleger kommen natürliche und juristische Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m.
Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber darf die Marke selber nicht gebrauchen (Art. 21 Abs. 2
MSchG). Entsprechend bietet die Garantiemarke keinen Markenschutz für ein Zeichen im
Zusammenhang mit den vom Markeninhaber angebotenen Waren und/oder
Dienstleistungen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem
Markeninhaber verbundene Personen (z.B. Tochtergesellschaften). Der Markeninhaber hat
die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen (Art. 21 Abs. 1 MSchG). Er hat
einem am Gebrauch einer Garantiemarke interessierten Unternehmen den Gebrauch für all
jene Waren und/oder Dienstleistungen zu gestatten, welche die im Reglement aufgeführten
gemeinsamen Merkmale aufweisen, sofern eine reglementskonforme Kontrolle sichergestellt
ist und das am Gebrauch interessierte Unternehmen bereit ist, das allenfalls vorgesehene
Entgelt zu bezahlen (vgl. Art. 21 Abs. 3 MSchG). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat das
am Gebrauch einer Garantiemarke interessierte Unternehmen ein einklagbares Recht, diese
Garantiemarke für seine fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Das
Verhältnis zwischen dem am Gebrauch der Garantiemarke interessierten Unternehmen und
dem Markeninhaber ist damit nicht vertraglich, sondern rein gesetzlich geregelt. Der Zugang
zum Gebrauch einer Garantiemarke darf dementsprechend nicht durch weitere Bedingungen
des Markeninhabers wie beispielsweise durch Abschluss eines Vertrages eingeschränkt
werden.
Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das
folgenden Mindestinhalt aufweisen muss: Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur
Marke erlauben, Inhaber der Marke, gemeinsame Merkmale der Waren und/oder
Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie
angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2
MSchG). Sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen müssen durch die
gemeinsamen Merkmale abgedeckt sein. Dabei können gemeinsame Merkmale alle Waren
und/oder Dienstleistungen abdecken (z.B. halal, glutenfrei) oder sie werden im Reglement
pro Ware/Dienstleistung spezifisch aufgeführt (z.B. Schraubenzieher müssen gelb sein,
Hämmer hingegen schwarz). Ein Garantiemarkenreglement muss objektive gemeinsame
Merkmale enthalten, die einer Überprüfung standhalten. Damit ein Reglement vollumfänglich
geprüft werden kann, sind auch sämtliche Unterlagen einzureichen, auf welche das
Reglement Bezug nimmt (z.B. verbindliche Standards).
502 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
218
11. Geografische Marken
11.1 Allgemeines
Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das
Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff.
8.6.1, S. 191 und 8.6.5, S. 194). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als
geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören
(Art. 27a MSchG).
Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen
beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B.
«Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf
kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden.
Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt
sind (z.B. Uhren).
Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen
des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie
schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie
dessen Erlaubnis.
Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im
geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der
Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss
Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer
Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).
11.2 Eintragbare Zeichen
Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung503 oder
eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung,
geografische Angabe504 oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates505
beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.506
Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:
503 Vgl. hierzu Fn. 507.
504 Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen
der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder
geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche
gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).
505 Vgl. Fn. 511. 506 Art. 27a lit. c MSchG.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
219
eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene
geografische Angabe507 (Art. 27a lit. a MSchG),
eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe508
(Art. 27a lit. a MSchG),
eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung509
(Art. 27a lit. b MSchG),
eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63
LwG entspricht510 (Art. 27a lit. b MSchG),
eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach
Art. 50 Abs. 2 MSchG511 ist (Art. 27a lit. c MSchG),
eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische
Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe
Die geografische Marke muss identisch sein mit der geschützten Angabe, die ihr als
Grundlage dient. Es kann sich grundsätzlich nur um eine Wortmarke handeln. Vorbehalten
bleiben die Bildzeichen, die eine durch eine Branchenverordnung oder eine vergleichbare
Regelung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 MSchG (Art. 27a lit. c MSchG) geschützte
geografische Angabe darstellen können.
Bei den auf einer in der Schweiz eingetragenen GUB oder GGA basierenden geografischen
Marken bestimmen die Angaben im Pflichtenheft die geografische Marke. Die
Kennzeichnungsnormen im Pflichtenheft werden nicht berücksichtigt.
11.4 Hinterlegungsberechtigte
Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b MSchG nur:
die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat
eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die
repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung
507 Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13
der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2bis LwG und
die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die
Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz.
508 Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss
Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12; für weitere
Einzelheiten vgl. Richtlinien des IGE für GUB und GGA nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern
01.2017, verfügbar unter www.ige.ch . 509 Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der
Weinverordnung des Bundes; SR 916.140.
510 Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke
eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung
festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17
Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG). 511 Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
220
oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton,
der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde,
die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG
entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung
hat schützen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);
die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf
Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine
gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27b lit. c MSchG).
11.5 Markenreglement
Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den
Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden
Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG). Das Reglement kann
sich auf einen Verweis auf das betreffende Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung
beschränken.
Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen
einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht
vorgesehen sind.
Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen
(Art. 27c Abs. 2 MSchG).
Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,
muss das neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt
werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).
11.6 Beurteilungsgrundlagen
Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke
gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke»
in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. dbis MSchV).
Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses
den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG
i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV). Art. 2 lit. a MSchG wird nicht geprüft (Art. 27a MSchG). Die
übrigen absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG werden hingegen geprüft. Um jede
Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ist folglich die Waren- und Dienstleistungsliste auf die
durch das anwendbare Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung abgedeckte Ware oder
Dienstleistung einzuschränken.
11.7 Sistierung
Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss
Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
221
Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der
zuständigen Stellen512 sistiert.
12. Verkehrsdurchsetzung
12.1 Allgemeines
Begriff
Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.
Die Verkehrsdurchsetzung wird nur auf ausdrücklichen Antrag des Hinterlegers geprüft.513
Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der
Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.514 Dies setzt
i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden
ist.515 Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung
gleichzusetzen.516
Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten
Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.517
Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen
(vgl. nachfolgend Ziff. 12.1.2).
Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr
(Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary
meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 193).
512 Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen
Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische
Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der
Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG 513 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1456/2016, E. 8.1 – Schweiz Aktuell;
BVGer B-2509/2012, E. 2.3 – Schweizer Fernsehen; BVGer B-4519/2011, E. 3.8 – RHÄTISCHE
BAHN; BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN. 514 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2
– ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M‘s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-
6629/2011, E. 9.3 – ASV. 515 BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 516 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück
Schweiz.
517 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.
12.1.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
222
Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem
Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen
(Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).518
Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination
einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen
besteht, mit dem Vermerk «‹XYZ›: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden.
Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als
solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.519 Die
Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen
auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der
aktuellen Praxis überprüft.520 Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur
für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren
anerkannt wurde.
Wird eine Marke für einen Teil der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen aufgrund
originärer Unterscheidungskraft und für einen anderen Teil aufgrund glaubhaft gemachter
Verkehrsdurchsetzung eingetragen, lautet der Vermerk im Register «Teilweise
durchgesetzte Marke. Details im Aktenheft.».
Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis
Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.521 Sie sind daher
selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.522
Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder
in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden
Waren oder Dienstleistungen523 angewiesen sind.524 Neben den in Art. 2 lit. b MSchG
aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot»,
«Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebedürftig.525 Im Weiteren besteht ein
518 Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect
(fig.).
519 Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der
originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1,
S. 119).
520 Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.). 521 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGer in
sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST;
BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re. 522 Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in
sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ. 523 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 137 III 77, E. 3.3 – «Sterne-
Marken». 524 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton
(Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 525 BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.
12.1.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
223
absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 191)526
und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder
banalen Zeichen527 und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 139). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen
i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung528 des Zeichens sowie die Tatsache, dass es
durch zahlreiche gleichwertige Alternativen529 ersetzt werden kann.
Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft
erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.530 Ein Antrag ist im Weiteren
erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene
durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 12.1.1, S. 221).
Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.531 Im
Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
glaubhaft gemacht wird.532 Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für
die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht533, auch wenn noch mit der Möglichkeit zu
rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.534
Ob die Verkehrsdurchsetzung auch erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden
kann, ist aufgrund der Rechtsprechung unklar535. Jedenfalls könnte dies für den
Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der entsprechenden
Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Folge haben536.
526 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss
das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft
werden.
527 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken). 528 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken).
529 BGE 137 III 77, E. 3.2 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314,
E. 2.3.3 – M / M-joy; BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5169/2011, E. 2.3 –
OKTOBERFEST-BIER. Abgeänderte Schreibweisen, die nur vereinzelt im Verkehr anzutreffen sind,
stellen keine gleichwertigen Alternativen dar (vgl. BVGer B-2791/2016, E. 3.3 und 6.4 – Wing Tsun). 530 BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 –
Rhätische/Bernina-/Albulabahn.
531 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit
Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1
– Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER. 532 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband
(dreidimensionale Marke); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.
533 BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 534 BVGer B-5169/2011, E. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER. 535 Tendenziell ablehnend BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch –BVGer B-
6629/2011, E. 9.3.5 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-
3394/2007, E. 6 - SALESFORCE.COM. 536 BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV.
12.1.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
224
Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative
Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 12.3, S.
228) ermittelt werden.537 Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels
Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl.
nachfolgend Ziff. 12.2.2, S. 226). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder
nicht, ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden
(bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 31). Das Institut erachtet die
Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel;538
angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen
jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.539 Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel
(Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.540 Jedoch können mittels Demoskopie
ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert
werden.
Massgebliche Verkehrskreise
Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der
Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des
Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der
Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich
um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe
und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle
potenziellen Abnehmer.541
Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung
zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.542 Eine Einschränkung
der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist
ausgeschlossen.543
537 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.). 538 Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 539 BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 540 BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 541 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in
sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht
bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind
massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht
alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen
Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben). 542 Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).
543 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von
«Designmöbeln» unzulässig; vgl. auch BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke).
12.1.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
225
Ort der Verkehrsdurchsetzung
Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht
werden.544 Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 12.2.4, S. 226 und betr. Demoskopien
Ziff. 12.3.5, S. 229.
Hinterlegungsdatum
Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung
zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen545 und bei der Eintragung noch andauern546. Ist die
Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das
Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der
entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.547
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen
Allgemeines
Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen
Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.548 Dazu
gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden
sind, oder intensive Werbeanstrengungen.549 Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege
einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen,
in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen
markenmässig eingesetzt worden ist.
Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen
Zustimmung erfolgt sein.550
544 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c –
YENI RAKI; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-
5169/2011, E. 2.10 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.
545 BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-
2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re;
BVGer B-3394/2007, E. 6.1 – SALESFORCE.COM.
546 BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell. 547 RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem
Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der
Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re). 548 BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit
Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV.
549 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST. 550 Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).
12.1.5
12.1.6
12.2.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
226
Beweismittel
Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten
Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu erbringen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1,
S. 30. Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein,
dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des
Hinterlegers verstanden wird.551 Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor
dem Hinterlegungsdatum beziehen.552
Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse
enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch
Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 89, letzter Abschnitt).
Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung
nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie
glaubhaft gemacht wurde.553 Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und
Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den
entsprechenden Oberbegriff nach sich.554 Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren
und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke
eingetragen werden soll.
Es liegt in der Mitwirkungspflicht des Hinterlegers (vorne, Teil 1, Ziff. 5.4.2, S. 29),
aufzuzeigen, auf welche Waren bzw. Dienstleistungen sich die einzelnen eingereichten
Belege beziehen.555
Ort des Gebrauchs
Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.556 In der Praxis reichen
solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz,
Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum
Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich.557
551 Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima. 552 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum
Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 225. 553 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer
B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-
2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine
Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung
erbracht wird).
554 BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; so zieht beispielsweise die glaubhaft
gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach
sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.
555 Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL. 556 BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER. 557 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.
12.2.2
12.2.3
12.2.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
227
Bei internationaler Vermarktung kann die Situation im Ausland aber im Rahmen der
Beweiswürdigung als Indiz für eine vergleichbare Zeichenrezeption in der Schweiz gelten.558
Dauer des Gebrauchs
Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen
markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.
Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.559 Die eingereichten Belege
müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.
Je nach Intensität des Gebrauchs und/oder der aufgewendeten Werbemittel kann in
besonderen Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der
Gebrauch während eines kürzeren Zeitraums genügen.560 Gleiches gilt für den Nachweis
eines kontinuierlich gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.561
Markenmässiger Gebrauch
Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.562 Die blosse
Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher
Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 12.1.1, S. 221). Nicht anrechenbar sind Belege, die
einen rein dekorativen563, firmenmässigen564 oder einen Gebrauch für Hilfswaren565 zeigen.
Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden.
Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Angeboten, Katalogen, Prospekten,
Preislisten und Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und
Dienstleistungen ersichtlich ist.566 An einem solchen kann es bei einem
unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als
Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes
Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.
558 Vgl. BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN. 559 Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 225. 560 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER;
BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).
561 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 562 Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware
verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke). 563 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 564 BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 565 BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.
566 Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton
(Bildmarke).
12.2.5
12.2.6
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
228
Abweichender Gebrauch
In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie
es hinterlegt ist und geschützt werden soll.567 Der langjährige Gebrauch eines originär
schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse
auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.568
Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen.
Entscheidend für die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im
Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen
vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens
zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt.569 Der Gesamteindruck
kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst
werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer
direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 12.3,
S. 228).
Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des
rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2 MSchG) keine Anwendung.570
Umfang des Gebrauchs
Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt
worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.571 Dafür geeignet sind
beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen,
Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie
Allgemeines
Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie)
stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu
klären.572 Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht
unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl.
dazu oben Ziff. 12.1.6, S. 225) als Marke wahrgenommen wird. Die Demoskopie muss
567 Vgl. BGer in PMMBl 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer
B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER.
568 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 569 Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale
Marke). 570 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST. 571 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BVGer B-
5169/2011, E. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER. 572 BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
12.2.7
12.2.8
12.3.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
229
fachmännisch erstellt werden und insbesondere die Kriterien der Wiederholbarkeit,
Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit beachten.573
Anwendungsfälle
Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege
den vorstehend in Ziff. 12.2.3 bis 12.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden.
Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:574
Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch
zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.575
Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen,
wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 151), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11
S. 152) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 153). Anders als
Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch
nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,576 deren Funktion oder
dekorative Ausstattung.
Zu verwendendes Zeichen
Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch
enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und
Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form
als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die
Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.
Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung
durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage
zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf
alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder
Dienstleistungen bezieht.577
Ort der Durchführung
Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz
nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 12.1.5, S. 225), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region
573 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER; vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.2 –
SAVANNAH. 574 Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein
ausgeschlossen.
575 Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 576 BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 577 RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
230
in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen
auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein.
Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der
Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der
schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-
Land-Verteilung beachtet wird.
Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz
vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage
für die demoskopische Beweisführung ausreichend.578 Glaubhaft zu machen ist diesfalls
zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und
dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.579
Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.580
Art der Erhebung
Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem
fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche
Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise
eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder
Farbmarken).
Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer
und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp
Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen
zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der
Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.581
Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen
anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht
wie hinterlegt vorliegt.
578 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 579 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 580 Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt
werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der
Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in
Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen. 581 Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen muss namentlich die Repräsentativität in
Bezug auf die Altersstruktur der Befragten gewährleistet werden. Weiter muss wie bei den
schriftlichen Umfragen die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die Mithilfe Dritter
ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere sicherzustellen,
dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die vorgängig gegebene Antwort
verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo die
Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden
Fragen ebenfalls gewährleistet sein muss.
12.3.6
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
231
Repräsentativität
Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach
Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 224) ist daraus i.d.R.
eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.
Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen
die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres
identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.
Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die
Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können.
Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher
Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes
Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.
Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die
Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der
Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die
Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von
mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen
sind,582 und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von
Fachkreisen zu ermitteln ist.
Zu stellende Fragen
Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der
gestellten Fragen abhängig.583 Die Fragestellung darf den Befragten nicht von Anfang an auf
eine bestimmte Antwort lenken, sondern muss neutral sein.584 Um zu vermeiden, dass die
Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund
konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden,585
empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die
Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend
auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades
zielen.586
582 BVGer B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH. 583 BVGer B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 584 Vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.6.1 – SAVANNAH. 585 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST. 586 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.
12.3.7
12.3.8
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
232
Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:587
a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades
Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?
Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].
Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage
stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die
möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.
b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades
Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder
auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen?
Antwortmöglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf
mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].
Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in
welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten
Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm
somit kennzeichnenden Charakter beimessen.
Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit ich kann dazu nichts
sagen [weiss nicht, keine Antwort]) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest
sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer
vorzugeben.
Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene
Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum
Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge
bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur
Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten
miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen.
c) Ermittlung des Zuordnungsgrades
Fragebeispiel: Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese
Farbe / usw.] hin?
Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem
Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um
587 Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das
vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes
und seit Jahren bewährtes Modell.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
233
eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung
der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne
vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann
unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen,
beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht
erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.588 Klare
Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads
abzuziehen.589
Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche
sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der
massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 224) oder zur Beantwortung der Frage,
seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem
Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-,
Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.
Grad der Verkehrsdurchsetzung
Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für
die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei
allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50 Prozent verwiesen, den es
in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen
hatte.590
Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen
nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade
nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.
Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage
Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral
dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse
einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält
sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind
sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen
bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf
eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis
(entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.591
Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen
wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des
588 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 589 BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 590 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp. 591 BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.
12.3.9
12.3.10
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
234
Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird.
Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original)
beizulegen. Wird die Demoskopie im Rahmen einer Mehrthemen-Umfrage («Omnibus»)
durchgeführt, ist es zweckdienlich, auch die vorangehenden Fragen offenzulegen.592 Als
Mindestanforderung verlangt das Institut eine Bestätigung, dass die vorher gestellten Fragen
die eingereichte Umfrage nicht beeinflusst haben.
592 BVGer B-1818/2011, E. 5.2.5 – SAVANNAH.
235
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
1. Einleitung
Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach
erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3
MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den
Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die
Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine
Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift1
und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke
beantragt.
Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst
einfach, rasch und kostengünstig sein.2 Insoweit handelt es sich um ein summarisches
Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter
Einzelsachverhalte geeignet ist.3 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31
MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine
Marke vom Markenschutz auszuschliessen.4 Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch
einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige
Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden
können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft
gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige
Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu
berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der
Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
beschränkt;5 darüber hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder
namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.6 Das
Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein
Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des
beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des
Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem
Verfahren zur Verfügung stehen.7 Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer
Eintragung als sog. Defensivmarke kann im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.8
1 Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie
bei der Markenprüfung. 2 BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).
3 BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 BVGer B-5129/2016, E. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 8 BVGer B-1251/2015, E. 10 – SKY, SKY TV / skybranding.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
236
Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15
MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.9 Art. 31
Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3
Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.
2. Sachentscheidvoraussetzungen
Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch
erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen.
Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2.1 Widerspruchsschrift
Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV).10 Dazu
kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.11 Ein
Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen
unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten
Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige
Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich
identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des
Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die
speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch)
geschickt werden.12 Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der
Eingabe.
Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der
Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die
Firma des Markeninhabers;
d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.
9 BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.). 10 Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge
usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen. 11 Es kann beim Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/ma_f_widerspruch_d.doc . 12 Vgl. https://ekomm.ipi.ch.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
237
2.2 Rechtsbegehren
Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur
gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke
eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen
genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn
z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder
Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren
ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann.13 Bei teilweisen Widersprüchen sind die
Waren und/oder Dienstleistungen, gegen welche sich der Widerspruch richtet, in derjenigen
Sprache anzugeben, in welcher sie im Register eingetragen sind. Das Institut hat betreffend
Gesuche um internationale Registrierung erklärt, dass die Waren- und/oder
Dienstleistungsliste in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel
6.1)a) und 2) GAFO). In Analogie gilt dies auch für Anträge betreffend den Widerruf oder die
Löschung von Waren und/oder Dienstleistungen: die zu widerrufenden bzw. zu löschenden
Waren und/oder Dienstleistungen in Verfahren gegen internationale Registrierungen sind
somit immer auf Französisch zu formulieren.
Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Widerspruchs auf
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist
zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung
dagegen nicht.14
Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben,
um das Rechtsbegehren zu präzisieren.
2.3 Begründung
Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine
kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheidrelevanten
Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht
eingetreten.
2.4 Parteien
Aktivlegitimation
Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 22.
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke
Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 8
MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht
13 RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK. 14 RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.
2.4.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
238
demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch
eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der
Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist
ein Widerspruch ausgeschlossen.
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen
Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,
dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art.
6bis PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der
notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist
lediglich auf Art. 6bis PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den
Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke
verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS15 findet Art. 6bis PVÜ auf
Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den
Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des
geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiellrechtliche
Frage.16
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts
Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der
Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen
Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist
Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen
rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland
bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen
ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher
Markenpiraterie entgegenzuwirken.17
Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische
Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in
der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland
geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen
Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.18
15 SR 0.632.20 Anhang 1 C. 16 BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com /
InternetCom (fig.). 17 BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).
18 BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus
Conelli.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
239
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit
Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der
Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.19 Die PVÜ spricht
im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von
«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von «well-
known mark». Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur
Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der
Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im
Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können.20 Mit anderen Worten sind für das
Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer
eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer
bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 265). So hält auch das
Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore
notoire».21 Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis
der Existenz der Marke im Inland voraus.
Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken
der OMPI beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls,
wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen:22 der Bekanntheitsgrad
der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische
Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die
geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige
Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die
zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten, sowie der mit der Marke verbundene Wert.
Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die
Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die
notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und
sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im
Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht
näher umschrieben.23
Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.24 Den
massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von
einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber
beansprucht wird.25 Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen
Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in
Betracht kommt. Dies wird i.d.R. bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv
19 Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.). 20 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000,
48 f.
23 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
240
gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird oder dass die Marke im Ausland
gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat
erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht
voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen
Verkehrskreisen beurteilt.26 Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des
Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf
diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte
Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb
der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen.27 Eine Ausdehnung des
Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren
nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.28
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät
Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4,
S. 29) gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie vom
Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder
angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich
auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass
er sein Recht nachweist.29 Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit
seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von
Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.
Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische
Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede
des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,
dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus
wäre zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren,
insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen
wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,
was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfachem und
raschem Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im
Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu.30
Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig
überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.31
26 BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.). 27 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 28 BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp. 29 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.).
30 BGE 128 III 441, E. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklärung
einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten
Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 – TCS / TCS.
31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-7524/2016, E. 2.7 – DIADORA / Dador Dry
Waterwear (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
241
Passivlegitimation
Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2, S. 22.
2.5 Widerspruchsfrist
Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung
beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22
Abs. 1 VwVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41
Abs. 4 lit. c MSchG).
Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.
Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten
Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») veröffentlicht
(Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).
Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst.
Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.
Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des
Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden
Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).
Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl. Teil 1, Ziff.
5.5.2, S. 32).
Beispiele für die Fristberechnung:
Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014
um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.
Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn
am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24 Uhr.
2.6 Widerspruchsgebühr
Zahlungsfrist und Gebührenhöhe
Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG). Die Höhe der Gebühr beträgt CHF 800.–.32 Das Widerspruchsverfahren ist dabei
auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der
angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird
für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.33 Dasselbe gilt auch, wenn sich der
Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr
zu bezahlen.34 Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer
32 IGE-GebV Anhang I. 33 Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7. 34 RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.
2.4.2
2.6.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
242
Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der
Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.35
Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen
(vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 55 f.).
Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer
Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).
Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen
mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebühr entrichtet, kann der
Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch
klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist.36
Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht
mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.37
Einzahlung auf das Postkonto des Instituts
Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt
wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil
1, Ziff. 11.3 ff, S. 55).
3. Mängel des Widerspruchs
3.1 Nicht behebbare Mängel
Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um
eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m.
Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter
Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).38 Nicht eingetreten werden kann sodann auf
einen Widerspruch,
der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);
der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1
MSchG);
der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);
35 BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.). 36 Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet. 37 Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.
38 RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) /
REXOL.
2.6.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
243
der sich gegen ein Markengesuch richtet;39
bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die
Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);
bei dem die Aktivlegitimation,40 die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.
3.2 Behebbare Mängel
Behebbare Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar
vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit
dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde
(Art. 23 VwVG).
Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,
bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein
solches noch fehlt,
bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das
Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);
der keine Unterschrift enthält.41
Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder
auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des
Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV).42 Untergeordnete Mängel können auch ohne
Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.43
Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen
einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und
Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen
aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: «Es sind alle
gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen.» Beim Widerspruchsverfahren
handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil
(beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht
möglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei
Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen
werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des
Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den
39 Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen
Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet,
ausgeschlossen.
40 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Vgl. Ziff. 2.1, S. 236. 42 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
244
Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht
eingetreten.44
Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber
der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre
Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.45 Kann die
Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.
Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert
das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht
muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter
bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut
nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist
Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf
der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit
in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird
der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die
widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke
Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art.
23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Höhe der
Widerspruchsgebühren.46
Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere
Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus
Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die
Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.
4.2 Sistierung
Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 44) wird das
Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine
eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das
Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3
MSchV).
44 RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK. 45 Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 46 Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 241.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
245
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt,
welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten
Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig
entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).
Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international
registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung gelöscht
wird, der Inhaber aber die Möglichkeit hat, die Umwandlung47 in ein nationales Gesuch zu
beantragen (Art. 9quinquies MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von
drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt
werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer
materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren
wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung
beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschrieben.
4.3 Information über eingegangene Widersprüche
Auf der Datenbank https://www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein
Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es,
Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der
folgenden Statusinformationen angezeigt:
bisher kein Widerspruch
hängig beim Institut
Entscheid Institut vom …
hängig bei BVGer
Entscheid RKGE bzw. BVGer vom …
Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen
werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.48 Die Publikation
dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.
Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf
der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch
erhoben worden ist.
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren
5.1 Einrede des Nichtgebrauchs
Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben,
muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren
47 Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 97.
48 Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei
der Zustellung oder Bearbeitung.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
246
Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt.49 Die Behauptung des
Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort
hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss
zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der
Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.50 Ist nach
den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch
im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren.
Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom
Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen,
wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.
Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im
Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht
geprüft werden.
Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind
die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend,
auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren
und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.51 Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist
aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf
(Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der
Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.
5.2 Karenzfrist
Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur
Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss
Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.52
Beginn der Karenzfrist
Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer
Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem
Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,53 analog zur Situation bei Schweizer Marken
gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.
49 BVGer B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence. 50 BVGer B-5226/2015, E. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.). 51 BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-5312/2015, E. 4.2 – JOY
(fig.) / enjoy (fig.). 52 BVGer B-159/2014, E. 2.1.1.3 – BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.).
53 Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene
oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter GAFO. Vgl. zur
5.2.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
247
Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der
Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO54 erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem
Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.55
Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18ter 1 GAFO
im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet.
Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu
diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der
Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen,
ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgründe mehr
entgegenstehen (können). Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom
Ausführungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 4, Ziffer 3.2.1, S. 103),
sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.
Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung
18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).56 Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum
der Mitteilung («date de notification»), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das
Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer
Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres
um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register
abweichen.
Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die
Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification»)
zu laufen.
Verlängerung der Markeneintragung
Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um
einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12
Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.
Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens
Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des
Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der
Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).
Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die
Rechtsprechung. 54 Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige
Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Änderung vom
1. September 2009). 55 Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für
den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.
56 Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer
Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.
5.2.2
5.2.3
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
248
Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede
unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch
nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.57 Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in
dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht
berücksichtigt wird.58
5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs
Gebrauch in der Schweiz
Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.59 Eine Ausnahme ergibt sich aus
dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz.60 Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der
Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer
Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als
rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.61 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter
Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus
diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie
eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.62 Die Marke muss zudem in
beiden Staaten geschützt sein.63
Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG
ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in
der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen
verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die
reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.64
Zeitlicher Gebrauch
Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während
der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen
(Art. 32 MSchG).65 Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die
Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs
57 Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV. 58 BVGer B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence. 59 BVGer B-7524/2016, E. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 60 SR 0.232.149.136; BVGer B-681/2016, E. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.). 61 BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP. 62 BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 63 BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 64 BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.
65 BVGer B-3294/2013, E. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.);BVGer B-681/2016, E. 2.3 –
FACEBOOK / StressBook (fig.).
5.3.1
5.3.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
249
beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet
werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit
anderen, datierbaren berücksichtigt werden.66 Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs
ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange
niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der
Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).
Ernsthaftigkeit des Gebrauchs
Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird
in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu
wollen.67 Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls.68 Nicht als
ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch
einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.69 Um als ernsthaft
zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher
abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz,
wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des
Marktes zu befriedigen.70 Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke
gefordert als bei Luxusgütern.71 Blosse Einzelaktionen sind kein ernsthafter
Markengebrauch.72
Zusammenhang zwischen Marke und Produkt
Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend
wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen
vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden
wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten,
Rechnungen usw. sein.73 Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten
Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.74
An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder
Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.75
66 BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 67 BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER. 68 BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 69 BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 70 BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) /
fünf Streifen (fig.).
71 BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 72 BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 73 BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 74 BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 75 BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
5.3.3
5.3.4
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
250
Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein
produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein
Unternehmen dar.76 So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von
Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger
Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen
übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen
direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.77
Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als
solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden
Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den
Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und
Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.78
Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
5.3.5.1 Subsumtion
Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder
Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In
einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht
wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl.
Teil 2, Ziff. 4.6, S. 75). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von
Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren
abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.79 Allfällige Einschränkungen der
Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für
Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch
für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.80
5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs
Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke
lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen
glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, für welche Waren
oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.
Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für
76 BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 77 BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 78 BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 79 BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss
chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.4, S. 74.
80 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-5226/2015, E. 2.5 – Estrella Galicia
(fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).
5.3.5
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
251
diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft
gemacht wurde81.
Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der
Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte
Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen
ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte
betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise
bestimmt werden kann82. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines
branchentypischen Anbieters gehören83. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht
dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts84, welche im
Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis
übereinstimmt.
Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallösung an. Unter
gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch
für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der
diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf
sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c
MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt
werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig
beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff85
ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren
oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst86. Der
Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren
oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht
so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden
können87. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder
Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften
und die Zweckbestimmung88 im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder
Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können89.
81 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
– Gadovist / Gadogita. 82 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 84 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.). 85 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
– Gadovist / Gadogita.
86 Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 87 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 – RESPICUR. 88 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten
/Circanetten New.
89 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten
/Circanetten New.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
252
Gebrauch in abweichender Form
Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur
so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.90
Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher
Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während
das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und
damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.91 Entscheidend ist
daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische
Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden
Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.92 Dies ist nur der Fall,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch
der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke
sieht.93 Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich
strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines
unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild,
weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen
90 BGE 139 III 424, E. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 III
267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 91 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 92 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) /
PD&C. 93 BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Subsumtion
Oberbegriff Gebrauch für eine oder mehrere
W/DL die unter den Oberbegriff fallen
Selbständige Unterkategorien (Zweckbestimmung / Eigenschaften)
Unterka- ~.Q[!§_ 1
Unterka.:. tegprie 2
Rechtserhaltender Gebrauch nur für die Unterkategorie, auf
welche sich die Gebrauchsbelege beziehen
5.3.6
Keine selbständige Unterkategorien
Rechtserhaltender Gebrauch für den
Oberbegriff
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
253
für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann
etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als
ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene
Unterscheidungskraft aufgefasst werden.94 Hingegen wäre als allgemeiner Grundsatz
abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt
anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr
sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend.95 Die Rechtsprechung pflegt
bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch
Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als
Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen.96
Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden
Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen
wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den
rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne
Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet
noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame
Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R.
nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils
im Einzelfall zu bestimmen.97
Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen
Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der
Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.98 Ob eine
Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch
anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem
Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung
einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen
funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird.99 So
dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als
Hilfswaren dem Produkt «Transportdienstleistungen» (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht
jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.
Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen,
Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt
i.d.R. ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem
zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im
94 BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 95 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 96 BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 97 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 98 BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola. 99 RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani.
5.3.7
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
254
Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mögliche Form, wie die Marke
verwendet werden kann.
Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung
Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich
den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des
Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat
zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.100 Sie kann vertraglich, beispielsweise im
Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als
rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich
eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.101
Das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.102 Von
massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber
gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.103
Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch
die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes
oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht,
einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne
dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.
5.4 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz
Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die
unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als
triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese
Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche
Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen.104
Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind,
sind dem Markeninhaber zuzurechnen.105
100 BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 101 BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 102 BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 103 BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER. 104 BVGer B-5129/2016, E. 4.1 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 105 RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora.
5.3.8
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
255
5.5 Verfahrensrechtliches
Schriftenwechsel
Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.3, S. 41 verwiesen.
Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende
beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.106 Auch im
Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen
nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das Institut auf die
Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten.107 Von Notorietät ist
nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten
notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt
werden.
Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft
wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich
erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime.108 Das
bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche
vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.
Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede
zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise
anerkannt wird.109 Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich
dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im
Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime110 als Urteilsgrundlage so
hingenommen werden.
Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt
zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung,
vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 31).
Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S.
30).
Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des
Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf
einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.111 Gemäss
106 BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 BVGer B-681/2016, E. 4.4 mit Hinweisen – FACEBOOK / StressBook (fig.). 108 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA /
MILLEZIMUS.
109 BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 110 RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK. 111 BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.)
5.5.1
5.5.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
256
Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren,
isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische
Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der
wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und
Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen
Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche
Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit
zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das
Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche
Erklärungen als reine Parteibehauptungen.112
5.6 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs
Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen
Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft
gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher
ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.113
6. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die
mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind wie diese;
mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen
Unternehmen hergestellt.114 Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch
112 BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 –
WHEELS / WHEELY.
113 BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.). 114 BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
257
keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative
Hilfsfunktion erfüllt.115
Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.116 Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch
form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und
Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke
glaubhaft gemacht hat.117
In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss
als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.118 Dabei ist davon
auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen
kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).119 In einem ersten Schritt ist
daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und
welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziff. 4.6,
S. 75). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke
gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3
MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.120
Indizien für die Gleichartigkeit
Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres
Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.121
Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter
das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.122
Hauptware/Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware
angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein
Indiz für Gleichartigkeit.123
115 BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS /
Pallas Seminare (fig.). 116 BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – CARPE DIEM /
carpe noctem.
117 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 118 BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 119 BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer
B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 120 Vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 29. 121 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) /
Organic Glam OG (fig.).
122 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.
6.1.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
258
Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute
fast alle denkbaren Waren anbieten.124 Hingegen kann der Verkauf von Waren in
Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.125
Indizien gegen die Gleichartigkeit
Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist
eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.126
Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches
Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.127
Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine
Gleichartigkeit.128 Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.
Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht
gleichartig zur Fertigware.129 Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die
Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung
haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.130
Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen
Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,
sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.131 Wegen des
unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen
Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen
kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem
Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.132 Zur Feststellung dieser
Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von
besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die
Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.133 So
können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot
124 BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 125 BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 126 BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 127 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 128 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) /
max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).
129 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 130 RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex. 131 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 132 BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 133 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
6.1.2
6.1.3
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
259
ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).134 Auch zwischen
dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits
und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da
es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den
kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden
müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrierungsarbeiten mit sich
bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen
Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.135 Allen diesen Fallgruppen
gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der
Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss
thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.136
Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber
auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch
Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht
werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte,
Werbeartikel usw. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für
«Veranstaltung von Reisen» (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf «Drucksachen»
(Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird.
Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen «Reiseveranstaltung» und «Drucksachen»
zu verneinen.137 Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1
bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss
Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern»
und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt.138
6.2 Zeichenidentität
Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind.
Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen.
6.3 Zeichenähnlichkeit
Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.139 Nach
bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw.
134 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 135 BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 136 BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).
137 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX. 138 Vgl. Teil 2, Ziff. 4.14, S. 79; BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP
(fig.) / THEFACESHOP (fig.). 139 BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
260
Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.140 Dieses wird die Zeichen meist nicht
gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt
wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene
Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht.141 Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.142
Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer
bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet
sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn
somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen.143 Daran ändert auch
nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.144 Dieses Vorgehen
führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung
einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit
dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.145 Wird eine ältere Marke oder einer ihrer
kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element
wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine
Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element)
derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im
jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint.146
Wortmarken
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt.147 Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine
Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.148 Der Klang seinerseits wird vom
Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale
beeinflusst. Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge149 sowie der
Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.150 Das Schriftbild wird vor allem durch die
Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben
140 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss
Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 141 BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
142 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS. 143 BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 144 BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM. 145 BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T. 146 BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 147 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 148 BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) und al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer
B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.). 149 BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.
150 BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 –
OMEGA / OU MI JIA (fig.).
6.3.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
261
gekennzeichnet.151 Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben,
kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine
grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben.152
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt
entscheidend sein.153 In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch
Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die
sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren
regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt
auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,
dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild
täuschen lässt.154 Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier
Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der
konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden
muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.155
Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch
und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert
sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge
Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor.156
Bildmarken
Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte
der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.157 Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die
unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine
Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke
als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder
Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert.158 Doch auch hier sind der Gesamteindruck
und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.159
151 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG. 152 BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 153 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 154 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana. 155 BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem. 156 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW
Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 157 BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.). 158 BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /
MARCUARD HERITAGE (fig.).
159 BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic
Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).
6.3.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
262
Kombinierte Wort-/Bildmarken
Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der
Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden
werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der
Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem
Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.160 Ausschlaggebend
ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.161 Enthält eine Marke
sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das
Erinnerungsbild gleichermassen prägen.162 Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus
untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.163
Dreidimensionale Marken (Formmarken)
Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen
Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der
Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den
Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen
Gestaltungen klar abhebt.164 Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren
Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente
vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.165 Übereinstimmungen in schutzunfähigen
Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.166
Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist
möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer
unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo
für Letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend
ausgestaltet wird.167 Sobald die dreidimensionale Marke als eigenständige Gestaltung des
gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird,
besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung
aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch.
Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen
Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale
160 BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 161 BVGer B-7524/2016, E. 3.4 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 162 BVGer B-7801/2015, E. 3.7 – KÖNIG (fig.) / H.koenig. 163 BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER
FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.
164 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 165 RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.). 166 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 167 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).
6.3.3
6.3.4
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
263
Umsetzung der Bildmarke ist.168 Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist,
dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.169
6.4 Verwechslungsgefahr
Unmittelbare Verwechslungsgefahr
Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die
(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.170 Eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine
solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das
eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss
entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist,
dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
verwechselt.171
Mittelbare Verwechslungsgefahr
Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum
die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber
falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene
Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener
Unternehmen kennzeichnen.172
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder
i.w.S. – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern
stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der
Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des
Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann.
168 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 169 Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de
Poisson» (dreidimensionale Marke).
170 BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 –
TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 171 BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat. 172 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG; BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6099/2013, E. 2.3 – CARPE DIEM
/ carpe noctem.
6.4.1
6.4.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
264
Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.173
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere
Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.174 Dasselbe gilt
auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.175 Ergibt
bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die
Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die
Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen.176
6.6 Aufmerksamkeit
Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder
Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,
dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und
einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei
Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von
Berufsleuten beschränkt bleibt.177 Aufgrund der Formulierung der Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in
solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.178
Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft.179 Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in
Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management-
und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und
Versicherungsgeschäfte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und
Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss
entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien
vorausgeht.180 Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und
industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische
Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher
eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.181 Hingegen werden Unterhaltungs-
173 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE
122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside
(fig.) / GALDAT INSIDE. 174 BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan. 175 BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 176 BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 177 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a –
Kamillosan / Kamillan; BVGer B-478/2017, E. 3.3 – SIGNIFOR / Signasol.
178 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 179 BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA. 180 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 181 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
265
und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher
mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.182 Waren der Klasse 14 (Uhren
und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden,
aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb
von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird.183 Ebenfalls ein durchschnittlicher
Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33)
angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf
breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.184 Gleiches gilt für Waren
der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein
breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere
Aufmerksamkeit erwartet werden darf.185 Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im
Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten
Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.186 Als
Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des
Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30187, Getränke der
Klasse 32188 sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)189.
6.7 Kennzeichnungskraft
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei
schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen190. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.191 Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen
eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwäche
182 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 183 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 184 BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 185 BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 186 BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 187 BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (fig.) / (fig.). 188 BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella. 189 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 –
Kamillosan / Kamillan.
190 Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis
zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die
Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien
dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weitere Informationen unter:
https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
191 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in
sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
266
geschlossen werden; geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.192
Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien
Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,
welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar
gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende
Element.193, 194 Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.195 Damit aufgrund einer
Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch
Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss
beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der
Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der
gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen.196 Allenfalls können
auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien
Markenbestandteils als Serienmarke.197
Doch selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der
Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden.198 Solche Markenelemente vermögen den
Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen.199 Zwar kann sich der Schutz einer Marke nicht
auf einzelne gemeinfreie Elemente als solche beziehen.200 Solche Elemente sind jedoch
hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich
sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren
würde.201 Die Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten
Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise202 wie auch der massgebliche
Gesamteindruck der Marken dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Bei der
Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen ist insbesondere eine übereinstimmende Position
schutzunfähiger Bestandteile203, wenn die Vergleichszeichen ihre Kennzeichnungskraft nicht
aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher
192 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
193 BVGer B-7158/2016, E. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner (fig.). 194 Vgl. Fn. 190. 195 RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 –
(fig.) / (fig.). 196 BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011,
E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).
197 BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.). 198 BGE 122 III 382, E. 5b – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-684/2017, E. 4.2.2 – Quantex / Quantum
CapitalPartners. 199 BGE 122 III 382, E. 5b – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-1481/2015, E. 6.2.1 – ice watch (fig.) /
NICE watch (fig.); BVGer B-684/2017, E. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners.
200 BVGer B-1481/2015, E. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 201 BVGer B-2711/2016, E. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 202 BVGer B-7202/2014, E. 4.7 – GEO / Geo influence. 203 BVGer B-2711/2016, E. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
267
Bestandteile schöpfen und insoweit in ihrem Aufbau resp. der Zeichenstruktur204
übereinstimmen.
Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der
Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den
Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren
Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht
erfolgen.205 Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus,
weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten
Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind.206
Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche
Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob
eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sog.
«schwache» Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des
Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in
Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche
nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen
müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in
Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.
Bekannte Marken207 verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft208. Im
Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen
nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es
vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte
Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich
Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der
Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche
Bekanntheit einfach nur zu behaupten:209 Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren
Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke).
Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenüglich
nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der
originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.
Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die
Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke
204 BVGer B-1481/2015, E. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 205 BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex /
LIFETEA. 206 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 114. 207 Der vom Bundesgericht verwendete Begriff «im Verkehr durchgesetzt» ist problematisch, weil er
mit dem Begriff «durchgesetzte Marke» im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.
208 BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 209 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
268
als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang.210
Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke
aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein
rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzumfang.211
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)
Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die
angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch
abgewiesen (Art. 33 MSchG).
8. Eröffnung der Verfügung
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke
Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der
Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz
zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen
Postzustellung).
Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a
und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen
Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder
Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen
(Art. 42 MSchG).
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten
Ausschlussgründe vorliegen
Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden nur relative
Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw.
die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom
Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).
Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen
Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch
210 BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 211 RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
8.2.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
269
Publikation im Bundesblatt (Art. 36 lit. a und b VwVG)212 resp. gemäss Regel 23bis GAFO
über die OMPI eröffnet (vgl. Teil 1, Ziff. 7.4.4, S. 51) eröffnet. Nach Eintritt der Rechtskraft
wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine «déclaration d’octroi de la protection»,
eine «déclaration de refus total» oder eine «déclaration d’octroi partiel de la protection»
übermittelt.
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgründe vorliegen
Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden sowohl
relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.
Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das
Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.
Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in
welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und
Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines
Vertreters
Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die
Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 109 ff.) ganz oder
teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren
fortgesetzt.
Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird
dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche
Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde
eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in
Bezug auf die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls
wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder
aufgenommen.
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines
Vertreters innert Frist
Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines
Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter
Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 26).213 Wird daraufhin weder
212 RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.
213 U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und
Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.
8.2.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
270
Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das
Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos
abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des
Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die
Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt
resp. gemäss Regel 23bis GAFO über die OMPI (vgl. Teil 1, Ziff. 7.4.4, S. 51) eröffnet.
9. Kasuistik
Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die
Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) einsehbar.
271
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
1. Einleitung
Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a MSchG erhält jede
Person die Möglichkeit, die Löschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch.
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation
Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a
Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1, S. 22).
Der Löschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine
internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann
frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines
Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt
werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 273).
2.1 Löschungsantrag
Der Löschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet
werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen.
Der Löschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;
b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den
Namen oder die Firma des Markeninhabers;
c) die Erklärung, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird;
d) eine Begründung des Antrags auf Löschung, die insbesondere den Nichtgebrauch
glaubhaft macht;
e) entsprechende Beweismittel (vgl. dazu Ziff. 4.1, S. 275).
Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem
Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 44). Für einen vom
Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen
Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einem Dritten gestellten Löschungsantrag.
Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren
ist, insbesondere verpflichtet, die Löschungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen; er kann sich nicht darauf beschränken, den Nichtgebrauch der Marke
geltend zu machen.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
272
Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Löschung gestellt wird, kann
das Institut nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst
über den Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 244).
Im Fall einer vollständigen Löschung der vom Antrag auf Löschung betroffenen Eintragung
wird das Widerspruchsverfahren grundsätzlich unzulässig, weil es sich nicht mehr auf eine
ältere Marke stützt;1 wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen,
behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.
2.2 Rechtsbegehren
Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Löschung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24a lit. c
MSchV). Richtet sich der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden
Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der
Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Löschungsantrags auf
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens
zulässig ist.
Wenn der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der eingetragenen Waren und/oder
Dienstleistungen gerichtet ist, hat er anzugeben, in welchem Umfang die Löschung beantragt
wird (Art. 24a lit. c MSchV). Dabei sind die Waren und/oder Dienstleistungen, bezüglich
derer die Marke angefochten wird, in der Sprache der Eintragung anzugeben. Bei den
internationalen Registrierungen hat das Institut festgelegt, dass die Liste der Waren und/oder
Dienstleistungen auf Französisch einzureichen ist (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und
2) GAFO). Diese Regel gilt entsprechend auch für Anträge auf Löschung von Waren
und/oder Dienstleistungen. Im Rahmen von gegen internationale Registrierungen gerichteten
Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs sind folglich die Waren und/oder
Dienstleistungen, deren Löschung beantragt wird, immer auf Französisch zu nennen.
Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um
das Rechtsbegehren zu präzisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 31). Bei
unbenütztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel
Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch
nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem
Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 275).
Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird
dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5,
S. 31). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird
auf das Gesuch nicht eingetreten.
1 Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 237.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
273
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags
Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss
des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg veröffentlichten Angaben der Zeitpunkt
bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden
kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 245).
Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine
vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine
vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der
Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2)
MMP2), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) GAFO) zu
laufen.3 Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige
Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der
Schweiz zu laufen.
Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Löschungsantrag tritt das Institut gemäss
Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs
Die Gebühr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um
eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die
Gebühr beträgt CHF 800.– .4
Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung
der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff., S. 55), gilt der Löschungsantrag als nicht gestellt
und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
2 Die Verpflichtung zum Erlass eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1)
GAFO besteht erst seit dem 1.1.2011.
3 Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Er
laeuterungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die
internationale Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht.
Falls eine vorläufige Schutzverweigerung – aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgründen –
erlassen wurde, beginnt die Frist nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine
Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist für die Mitteilung der
Schutzverweigerung, welche zwölf oder 18 Monate beträgt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP
Anwendung findet. Falls eine Erklärung über die Schutzgewährung erlassen wurde, was
beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prüfung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit
Erlass dieser Schutzgewährung. 4 Vgl. Anhang IGE-GebV.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
274
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid
Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel
durchgeführt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid
ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.
Ein nicht offensichtlich unzulässiger Löschungsantrag wird dem Markeninhaber zur
Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff.
5.7.1.1, S. 40 ff).
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu
machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung:
Teil 1, Ziff. 5.4.4.1.1, S. 30). Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet
und haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.5
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke
Die Behandlung mehrerer Löschungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen
Verfahren vereinigt werden (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies
hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Höhe der zu entrichtenden Gebühren für
die Löschung.
Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Löschungsantrag hängig ist, kann das Institut
weitere Löschungsanträge sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2
MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut über einen der
Löschungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.
4. Löschungsgründe
Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12
Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch
bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht
nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.
Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke
glaubhaft machen (Art. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 275).
Der Antragsgegner hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren:
Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1,
S. 275) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2,
5 Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
275
S. 276). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 276).
Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen
zweiten Schriftenwechsel an.
Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Löschungsverfahrens
erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das Institut, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der
Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der
Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet.
Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das
Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemäss den
Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch vorliegen.
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs
Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke
glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hängt jedoch
von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut
insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren
Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des
Hinterlegers zu berücksichtigen.
Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel einzureichen. Der direkte Beweis des
Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden.
Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter
Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen
Beweismittels anerkannt.
Die folgenden Beweismittel wurden als geeignet erachtet:
Handelsregisterauszug (in Kombination mit anderen Beweismitteln);
von einem Drittunternehmen erstellter Gebrauchsrecherchenbericht;
Auszug von Internetsuchanfragen (z.B. auf der Suchmaschine) einschliesslich
Suchanfragen in den Internetarchiven zum Gebrauch (oder Nichtgebrauch) während des
fraglichen Zeitraums.
Bestätigung des Gebrauchs durch Dachorganisationen
Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel
des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte
Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den
Antragsteller aufkommen lassen.
Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist
es den Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die vom Antragsgegner eingereichten
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
276
Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke
Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner
Marke gemäss den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle
geeigneten Beweismittel vorzulegen.
Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35a MSchG erfolgt die Würdigung der
Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im
Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende
Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.
Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.3 ff., S. 248 ff.).
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger
Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Gründe gelten Umstände, die
unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter
oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwägungen zum Widerspruchsverfahren zu
beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.4, S. 254).
5. Verfahrensabschluss
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid
Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,6 erklärt das Institut
den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid.
Das Löschungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen
Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 45 f).
5.2 Materieller Entscheid
Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 271 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit
einem materiellen Entscheid ab.7 Je nach Verfahrensausgang weist es den Löschungsantrag
ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig
entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG).8
6 Vgl. Ziff. 2, S. 271 ff. 7 Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 45 ff. 8 Vgl. Teil 1, Ziff. 7.3, S. 47 ff.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
277
Abweisung des Löschungsantrags
In den folgenden Fällen weist das Institut den Löschungsantrag ab:
a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b
Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 275).
b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der
Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b
MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 276).
Gutheissung des Löschungsantrags
Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten9 des
Löschungsentscheids löscht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise
(Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens
im Gesuch abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 272).
Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags
Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen glaubhaft macht oder der Antragsgegner den Gebrauch oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen
glaubhaft macht, heisst das Institut den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35b Abs. 2 MSchG)
und die Eintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem Zusammenhang
ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen Gebrauchs der Marke auf
die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen,
insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.
Beim Löschungsverfahren wendet das Institut die gleiche Lösung wie im
Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung10. Der
Teilgebrauch wirkt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter
objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im
Wesentlichen übereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei
Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch lediglich für einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen wird der Löschungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder
Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff
eingetragen ist, die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen
aufrecht erhalten, für welche der Gebrauch gemäss den Kriterien der erweiterten
Minimallösung glaubhaft gemacht wurde. Für die übrigen Waren oder Dienstleistungen wird
die Markeneintragung gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit Art. 35b Abs. 2
MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine neue
Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.
9 Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 53 ff. 10 Vgl. Teil 6, Ziff. 5.3.5.2, S. 250.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
278
Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen
Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollständige Löschung einer
internationalen Registrierung anordnet, übermittelt das Institut eine Mitteilung nach Regel
18ter 4) GAFO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.
6. Kasuistik
Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können auf der
Website des Instituts (https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-
eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs.html)
abgerufen werden.
5.2.4
279
Anhang
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)
0
1
2
3
4
5
6
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8
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280
Directives en matière de marques
- Partie générale
- Procédure d’enregistrement
- Tenue du registre
- Enregistrements internationaux
- Examen matériel des marques
- Procédure d’opposition
- Procédure de radiation pour défaut d’usage
Berne, 1.1.2019
0 IGE IIPI
Eldgenosslsches Institut für Geistlges Eigentum.................................................... Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
lstltuto Federale della Proprietà lntellettuale
Swlss Federal lnstltute of lntellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59g ICH-3003 Berne ·························"···"···················· T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
1
Table des matières
Table des matières 1 Table des abréviations 16
Partie 1 – Partie générale 19
1. Introduction 19 2. Bases légales 19
2.1 Procédure d’enregistrement d’une marque (cf. Partie 2 et Partie 5) 19 2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3) 20 2.3 Procédure d’enregistrement international d’une marque (cf. Partie 4 et Partie 5) 20 2.4 Procédure d’opposition (cf. Partie 6) 20 2.5 Procédure de radiation pour défaut d’usage (cf. Partie 7) 20
3. Parties 20 3.1 Qualité de partie 20
3.1.1 Procédures d’enregistrement national et international 21 3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre 21 3.1.3 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage 22
3.1.3.1 Qualité pour agir 22 3.1.3.1.1 Procédure d’opposition – Principe 22 3.1.3.1.2 Procédure d’opposition – Qualité pour agir du preneur de licence22 3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d’usage 22
3.1.3.2 Qualité pour défendre 22 3.1.3.2.1 Procédure d’opposition 22 3.1.3.2.2 Procédure de radiation pour défaut d’usage 23
3.2 Transfert de marque 23 3.2.1 Généralités 23 3.2.2 Particularités 23
3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d’opposition ou de radiation 23 3.2.2.2 Décès d’une partie ou fusion de personnes morales 24 3.2.2.3 Faillite d’une partie 24
4. Représentation et domicile de notification 24 4.1 Mandataire 24 4.2 Procuration 25 4.3 Domicile de notification 26
5. Règles générales de procédure 27 5.1 Procédure écrite – Moyens de communication 27
Table des matières
2
5.2 Examen de la compétence 28 5.3 Récusation 28 5.4 Etablissement des faits 29
5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire 29 5.4.2 Devoir de collaboration 29 5.4.3 Principe de l’égalité des armes 30 5.4.4 Preuves 30
5.4.4.1 Moyens de preuve 30 5.4.4.1.1 Principe 30 5.4.4.1.2 Présentation des preuves 31
5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve 31 5.5 Délais 31
5.5.1 Généralités 31 5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie 31 5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties 32 5.5.1.3 Cas particuliers 32
5.5.2 Supputation des délais 32 5.5.3 Prolongation des délais 33
5.5.3.1 En général 33 5.5.3.2 Procédures d’opposition et de radiation 33
5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai 34 5.5.5 Observation des délais 34
5.5.5.1 En général 34 5.5.5.2 En cas de communication électronique 35 5.5.5.3 Délai pour le paiement des taxes 35
5.5.6 Féries 35 5.5.7 Conséquences en cas d’inobservation d’un délai 35 5.5.8 Poursuite de la procédure 36
5.5.8.1 Généralités 36 5.5.8.2 Exclusions 36 5.5.8.3 Procédure 36
5.5.9 Restitution du délai 37 5.6 Consultation du registre et des pièces 37
5.6.1 Principe 37 5.6.2 Exceptions 38 5.6.3 Contenu du dossier 38
5.7 Droit d’être entendu 39 5.7.1 Droit de s’exprimer sur les éléments pertinents 39
5.7.1.1 Echange d’écritures 39 5.7.1.1.1 Demandes d’enregistrement de marques suisses 39 5.7.1.1.2 Enregistrements internationaux 40
Table des matières
3
5.7.1.1.3 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage 40 5.7.1.1.4 Procédures liées à la tenue du registre 41
5.7.1.2 Droit de répliquer (Replikrecht) 41 5.7.1.3 Prise en compte d’allégués tardifs ou complémentaires 41
5.7.2 Offre de preuves 42 5.8 Langue de la procédure 42
5.8.1 Procédure d’enregistrement 42 5.8.2 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage 43
6. Suspension 43 6.1 Suspension en raison d’une procédure parallèle à caractère préjudiciel 43 6.2 Suspension en cas d’étude démoscopique 44 6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord 44 6.4 Autres hypothèses de suspension 44
7. Décision 44 7.1 Contenu et motifs 44 7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle 45
7.2.1 Retrait 45 7.2.2 Règlement transactionnel 45 7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet 46
7.3 Frais de procédure et dépens 46 7.3.1 Procédure d’enregistrement 46 7.3.2 Procédures d’opposition et de radiation 46
7.3.2.1 Frais de procédure 46 7.3.2.2 Dépens 47 7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle 47 7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de classement) 48
7.4 Notification 49 7.4.1 Notification par écrit 49 7.4.2 Publication officielle 50 7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux 50 7.4.4 Notification selon la Règle 23bis RexC 50
8. Voies de droit 50 8.1 Décisions finales 50 8.2 Décisions incidentes 51
9. Force de chose jugée 52 9.1 Force de chose jugée formelle 52 9.2 Force de chose jugée matérielle 52
10. Réexamen (ou reconsidération) et révision 52 11. Taxes 53
11.1 Généralités 53
Table des matières
4
11.2 Taxes de nature forfaitaire 54 11.3 Echéance et moyens de paiement 54 11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l’Institut 54 11.5 Observation du délai de paiement des taxes 54
Partie 2 – Procédure d’enregistrement 56
1. Introduction 56 2. Examen préliminaire 56
2.1 Dépôt 56 2.1.1 Demande d’enregistrement 56 2.1.2 Reproduction de la marque 56 2.1.3 Liste des produits ou des services 56 2.1.4 Demande incomplète 56
2.2 Date de dépôt 57 3. Examen formel 57
3.1 Dépôt 57 3.1.1 Formulaire 57 3.1.2 Déposant 57
3.2 Reproduction de la marque 58 3.2.1 Revendication de couleur(s) 59 3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative 59 3.2.3 Marque sonore 60 3.2.4 Marque tridimensionnelle 60 3.2.5 Hologramme 61 3.2.6 Marque de couleur (abstraite) 61 3.2.7 Motif 62 3.2.8 Marque de position 62 3.2.9 Marque de mouvement 62 3.2.10 Marque olfactive 63
3.3 Catégorie de marque 63 3.4 Revendication d’une priorité 63
3.4.1 Priorité au sens de la CUP 64 3.4.2 Priorité découlant d’un droit de réciprocité 65 3.4.3 Priorité découlant d’une exposition 65
3.5 Procédure d’examen accélérée 65 3.6 Taxes 66 3.7 Modification de la marque : report de la date de dépôt 66 3.8 Publication et durée de validité 67
4. Liste des produits ou des services 67 4.1 Bases légales 67
Table des matières
5
4.2 Classification de Nice 68 4.3 Formulation de la liste des produits et services 69
4.3.1 Signes de ponctuation 69 4.3.2 Répétitions 71 4.3.3 Enumérations 71 4.3.4 Formulation de limitations 71 4.3.5 Références à d'autres classes dans la liste 72
4.4 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice 72 4.5 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe » 73 4.6 Définition des termes 74 4.7 Prise en compte du numéro de classe lors de l’interprétation des termes 74 4.8 Utilisation de termes dans une langue autre qu’une langue officielle 75 4.9 Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs » 76 4.10 Termes « sets » et « kits » 76 4.11 Terme « système » en tant que produit 76 4.12 Services des classes 38 et 42 77 4.13 Services de vente au détail et de vente en gros 77 4.14 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40 77 4.15 Formulations problématiques 78 4.16 Les outils d’aide à la classification 79
Partie 3 – Registre 81
1. Introduction 81 2. Enregistrement 81 3. Prolongations 82 4. Modifications et radiations 82
4.1 Transferts 82 4.2 Cessions partielles 83 4.3 Division de la demande ou de l’enregistrement 83 4.4 Licences 84 4.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée 84 4.6 Radiation partielle 85 4.7 Modification du règlement 85 4.8 Autres modifications 85 4.9 Rectifications 86 4.10 Radiations 86
5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces 86 5.1 Registre des marques 86 5.2 Renseignements et consultation des pièces 86
Table des matières
6
6. Documents de priorité 87
Partie 4 – Enregistrements internationaux 88
1. Introduction 88 2. Enregistrements internationaux à base suisse 88
2.1 Conditions de base pour l’utilisation du Système de Madrid 88 2.2 Demandes d’enregistrement international (art. 3 PM) 88
2.2.1 Calcul du délai de priorité 89 2.2.2 Contenu et examen de la demande par l’Institut 89 2.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l’OMPI 90 2.2.4 Décision d’octroi ou de refus par les parties contractantes désignées 90
2.3 Désignations postérieures (art. 3ter 2) PM, règle 24 RexC) 90 2.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux 91
2.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC) 91 2.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC) 92 2.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC) 92 2.4.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC) 93 2.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC) 93
2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux 93 2.5.1 Licence (règle 20bis RexC) 93 2.5.2 Remplacement (art. 4bis 1) PM, règle 21 RexC) 93 2.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC) 94 2.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) PM, règle 22 RexC) 94 2.5.5 Transformation (art. 9quinquies PM) 95 2.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC) 95 2.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC) 95 2.5.8 Division d’un enregistrement international (règle 27bis RexC) 96
2.6 Renouvellement de l’enregistrement international (règles 29 à 31 RexC) 96 2.7 Rectifications (règle 28 RexC) 96
3. Protection d’un enregistrement international en Suisse 97 3.1 Procédure devant l’OMPI 97
3.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse 97 3.1.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1) RexC) 98 3.1.3 Contenu de la notification d’un refus provisoire 98 3.1.4 Avis d’irrégularités (règle 18 RexC) 98 3.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC) 98 3.1.6 Confirmation ou retrait d’un refus provisoire (règles 18ter 2), 3) et 4) RexC) 100 3.1.7 Invalidation (règle 19 RexC) 100 3.1.8 Rectification (règle 28 RexC) 100
Table des matières
7
3.2 Procédure auprès de l’Institut 101 3.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse 101 3.2.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1 RexC) 101 3.2.3 Notification d’un refus provisoire et délai pour y répondre 101 3.2.4 Représentation et domicile de notification 102 3.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire 102 3.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus 103 3.2.7 Poursuite de la procédure 103 3.2.8 Procédure d’examen accélérée 103
Partie 5 – Examen matériel des marques 105
1. Bases légales 105 2. Fonction de la marque et aptitude à constituer une marque 105 3. Principes généraux 106
3.1 Critères d’examen identiques pour l’ensemble des catégories et types de marques 106 3.2 Impression d’ensemble 107 3.3 Relation avec les produits et les services 108 3.4 Appréciation sur la base de la demande d’enregistrement 108 3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés 109 3.6 Langues à prendre en considération 110 3.7 Cas limites 111 3.8 Egalité de traitement 111 3.9 Principe de la confiance 112 3.10 Décisions étrangères 113 3.11 Recherches sur Internet 114
4. Domaine public 115 4.1 Bases légales 115 4.2 Notion de domaine public 115 4.3 Examen des marques fondé sur l’art. 2 let. a LPM 116
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret 116 4.3.2 Besoin de disponibilité 117 4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services 118
A. Signes conventionnels 119 4.4 Marques verbales 119
4.4.1 Généralités 119 4.4.2 Indications descriptives 119
4.4.2.1 Indications spécifiques et générales 119 4.4.2.2 Perception du caractère descriptif sans effort de réflexion ou d’imagination 120 4.4.2.3 Combinaisons de plusieurs termes 120
Table des matières
8
4.4.2.4 Néologismes 121 4.4.2.5 Double ou multiple sens 121 4.4.2.6 Synonymes 122 4.4.2.7 Catégories d’indications descriptives 122
4.4.2.7.1 Désignations génériques 122 4.4.2.7.2 Indications relatives aux propriétés 122 4.4.2.7.3 Indications relatives à la forme ou au conditionnement 123 4.4.2.7.4 Indications relatives à la destination ou aux destinataires 124 4.4.2.7.5 Indications relatives aux effets 124 4.4.2.7.6 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres
124 4.4.2.7.7 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services 125 4.4.2.7.8 Désignations de couleur 126 4.4.2.7.9 Combinaisons de noms de ville ou de pays avec une année 126 4.4.2.7.10 Autres indications de nature descriptive 127 4.4.2.7.11 Dénominations communes internationales (DCI) 127 4.4.2.7.12 Noms de variétés végétales 128
4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire 128 4.4.4 Signes usuels 129 4.4.5 Slogans 129 4.4.6 Raisons de commerce 130 4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques 131 4.4.8 Signes libres 132 4.4.9 Signes en principe admis à l’enregistrement 132
4.4.9.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public 132 4.4.9.1.1 Combinaisons d’éléments descriptifs ou usuels 133 4.4.9.1.2 Combinaisons d’indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres 133
4.4.9.2 Modifications et mutilations 134 4.4.9.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots 135 4.4.9.4 Désignations à caractère symbolique 135 4.4.9.5 Plusieurs langues 136
4.5 Signes simples 136 4.5.1 Lettres et chiffres 136 4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres 136 4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres 137 4.5.4 Figures géométriques 137 4.5.5 Signes de ponctuation et autres caractères imprimables 138 4.5.6 Signes en principe admis à l’enregistrement 138
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers 138
Table des matières
9
4.5.6.2 Monogrammes 139 4.6 Marques verbales/figuratives 139 4.7 Marques figuratives 143 4.8 Pictogrammes 146 4.9 Marques sonores 146 B. Signes non conventionnels 147 4.10 Motifs 148 4.11 Marques de couleur 149 4.12 Marques tridimensionnelles (marques de forme) 150
4.12.1 Notion 150 4.12.2 Marques tridimensionnelles au sens large 151 4.12.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit 152 4.12.4 Motifs d’exclusion selon l’art. 2 let. b LPM 152
4.12.4.1 Nature même du produit 152 4.12.4.2 Formes techniquement nécessaires 153
4.12.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM) 153 4.12.5.1 Principes généraux 153 4.12.5.2 Combinaison d’une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs 157
4.13 Marques de position 158 4.14 Marques de mouvement 160 4.15 Hologrammes 161 4.16 Autres types de marque 161
5. Signes propres à induire en erreur 162 5.1 Généralités 162 5.2 Risque manifeste de tromperie 162 5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l’usage 163
6. Signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs 164 7. Signes contraires au droit en vigueur 165
7.1 Remarques générales 165 7.2 Loi sur la protection des armoiries 166
7.2.1 Liste électronique des signes publics protégés 166 7.3 Protection de la Croix-Rouge 167 7.4 Organisations internationales 168 7.5 Interdiction d’utiliser certaines indications 171
8. Indications de provenance 171 8.1 Généralités 171
8.1.1 Introduction 171 8.1.2 Indications de provenance directes et indirectes 172 8.1.3 Indications de provenance simples et qualifiées 173
8.2 Indications de provenance selon l’art. 47 LPM 173
Table des matières
10
8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et la législation spéciale 174 8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance (art. 47 al. 2 LPM) 175
8.4.1 Désignations ayant une double signification 175 8.4.2 Noms géographiques inconnus 176
8.4.2.1 Généralités 176 8.4.2.2 Noms géographiques suisses 177
8.4.3 Signes symboliques 178 8.4.4 Impossibilité matérielle 179 8.4.5 Désignations de modèle 179 8.4.6 Noms génériques 180 8.4.7 Autres exceptions déduites de l’impression d’ensemble 180
8.4.7.1 Renvoi à la provenance commerciale 180 8.4.7.2 Lieu de vente (foires, etc.) et lieu de fourniture des services 182 8.4.7.3 Renvoi aux titres et indications de contenu de produits et de services 182 8.4.7.4 Noms d’événements sportifs ou culturels 183 8.4.7.5 Services de voyage 183 8.4.7.6 Autres cas 184
8.5 Domaine public 185 8.5.1 Indications de provenance directes 185
8.5.1.1 Caractère distinctif 185 8.5.1.2 Besoin de disponibilité 186
8.5.2 Indications de provenance indirectes 187 8.5.3 Enregistrement d’une indication de provenance directe comme marque imposée 187
8.6 Tromperie sur la provenance géographique 187 8.6.1 Principe 187 8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d’une deuxième signification propre (« secondary meaning ») 189 8.6.3 Correctifs 190 8.6.4 Adjonctions « délocalisantes » 191 8.6.5 Pratique en matière de limitation 191
8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services 191 8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matières premières ou à une étape de fabrication 193
8.6.6 Dénominations contradictoires 195 8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) 195
8.7.1 Accords bilatéraux 195 8.7.1.1 Traités bilatéraux 197 8.7.1.2 Accord sectoriel 198
8.7.2 Accord sur les ADPIC 198 8.7.3 Convention de Stresa 199
Table des matières
11
8.7.4 Art. 16 de la loi sur l’agriculture (LAgr) 199 8.7.5 Art. 50a LPM 200 8.7.6 Dénominations viticoles au sens de l’art. 63 LAgr 200
9. Signes et emblèmes publics 201 9.1 Introduction 201 9.2 Définitions 201
9.2.1 Croix et drapeau suisses 201 9.2.2 Armoiries de la Confédération 201 9.2.3 Armoiries et drapeaux cantonaux et communaux 202 9.2.4 Désignations officielles 202 9.2.5 Signes nationaux figuratifs ou verbaux 203 9.2.6 Signes publics étrangers 203
9.3 Enregistrement de marques contenant un signe ou emblème protégé 203 9.3.1 Principes relatifs à la protection conférée par la LPAP 203 9.3.2 Risque de confusion avec le signe protégé 204
9.3.2.1 En général 204 9.3.2.2 Risque de confusion avec les armoiries 206
9.3.3 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur 207 9.3.3.1 Armoiries de la Confédération suisse et croix et drapeau suisses 207 9.3.3.2 Signes publics étrangers 207
9.4 Signes publics protégés et motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) 208 9.4.1 Domaine public (art. 2 let. a LPM) 208
9.4.1.1 Croix et drapeaux suisses 208 9.4.1.1.1 Caractère distinctif 208 9.4.1.1.2 Besoin absolu de disponibilité 208 9.4.1.1.3 Imposition 208 9.4.1.1.4 Drapeaux des cantons, communes et autres collectivités 209
9.4.1.2 Armoiries de la Confédération, des cantons et des communes 209 9.4.1.3 Désignation officielle 209 9.4.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux 209 9.4.1.5 Signes publics étrangers 209
9.4.2 Risque de tromperie (art. 2 let. c LPM) 209 9.4.2.1 Existence de liens avec la collectivité 209 9.4.2.2 Emploi en tant qu’indication de provenance 210
9.4.3 Signe contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou au droit en vigueur 211 9.4.3.1 Atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public 211 9.4.3.2 Atteinte au droit en vigueur 211 9.4.3.3 Cas particulier des armoiries et des désignations officielles 211
9.5 Restrictions concernant les marques enregistrées contenant des armoiries 211 10. Marques collectives et marques de garantie 212
10.1 Généralités 212
Table des matières
12
10.2 Marques collectives 212 10.3 Marques de garantie 213
11. Marques géographiques 214 11.1 Généralités 214 11.2 Signes admis à l'enregistrement 215 11.3 Identité de la marque géographique avec l’indication protégée 216 11.4 Qualité de déposant 216 11.5 Règlement de la marque 216 11.6 Critères d'examen 217 11.7 Suspension 217
12. Marques imposées 217 12.1 Généralités 217
12.1.1 Notion de marque imposée 217 12.1.2 Limite des marques imposées : le besoin absolu de disponibilité 219 12.1.3 Invocation et établissement du caractère de marque imposée 219 12.1.4 Milieux concernés déterminants 221 12.1.5 Lieu 221 12.1.6 Date de dépôt 221
12.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents 222 12.2.1 Généralités 222 12.2.2 Moyens de preuve 222 12.2.3 Relation avec la liste des produits et des services 223 12.2.4 Lieu de l’usage 223 12.2.5 Durée de l’usage 223 12.2.6 Usage à titre de marque 224 12.2.7 Usage sous une forme divergente 224 12.2.8 Etendue de l’usage 225
12.3 Vraisemblance établie directement au moyen d’un sondage d’opinion 225 12.3.1 Généralités 225 12.3.2 Cas d’application 225 12.3.3 Signe à présenter lors du sondage 226 12.3.4 Relation avec la liste des produits et des services 226 12.3.5 Lieu du sondage d’opinion 226 12.3.6 Modalités du sondage d’opinion 227 12.3.7 Représentativité 227 12.3.8 Questions à poser 228 12.3.9 Mesure dans laquelle une marque s’est imposée 229 12.3.10 Présentation et contenu du sondage d’opinion 230
Table des matières
13
Partie 6 – Procédure d’opposition 231
1. Introduction 231 2. Conditions requises pour une décision sur le fond 232
2.1 Mémoire d’opposition 232 2.2 Conclusions 232 2.3 Motivation 233 2.4 Parties 233
2.4.1 Qualité pour former opposition 233 2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée 233 2.4.1.2 Marque notoirement connue 234
2.4.1.2.1 Bases légales 234 2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international 234 2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis 234 2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve 236
2.4.2 Qualité pour défendre 236 2.5 Délai d’opposition 236 2.6 Taxe d’opposition 237
2.6.1 Echéance et montant 237 2.6.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l’Institut 238
3. Défauts de l’opposition 238 3.1 Défauts irrémédiables 238 3.2 Défauts remédiables 238 3.3 Corrections des défauts dans le délai d’opposition 239
4. Autres remarques générales sur la procédure 240 4.1 Plusieurs oppositions contre une marque 240 4.2 Suspension 240 4.3 Informations sur l’introduction d’oppositions 240
5. Usage de la marque dans la procédure d’opposition 241 5.1 Invocation du défaut d’usage 241 5.2 Délai de carence 242
5.2.1 Début du délai de carence 242 5.2.2 Prolongation de l’enregistrement de la marque 243 5.2.3 Expiration du délai de carence durant la procédure 243
5.3 Vraisemblance de l’usage 243 5.3.1 Usage en Suisse 243 5.3.2 Période de l’usage 244 5.3.3 Caractère sérieux de l’usage 244 5.3.4 Rapport entre marque et produit 245 5.3.5 Usage pour les produits ou services enregistrés 245
5.3.5.1 Subsomption 245
Table des matières
14
5.3.5.2 Problématique de l’usage partiel 246 5.3.6 Usage sous une forme divergente 247 5.3.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires 248 5.3.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement 249
5.4 Justes motifs pour le non-usage 249 5.5 Aspects procéduraux 250
5.5.1 Echange d’écritures 250 5.5.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve 250
5.6 Décision sur l’invocation du défaut d’usage 251 6. Motifs d’opposition 251
6.1 Similarité des produits et des services 251 6.1.1 Indices en faveur de la similarité 252 6.1.2 Indices en défaveur de la similarité 253 6.1.3 Similarité entre produits et services 253
6.2 Identité des signes 254 6.3 Similitude des marques 254
6.3.1 Marques verbales 255 6.3.2 Marques figuratives 256 6.3.3 Marques verbales/figuratives 256 6.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme) 257
6.4 Risque de confusion 257 6.4.1 Risque de confusion direct 257 6.4.2 Risque de confusion indirect 258
6.5 Interaction entre similitude des signes et similarité des produits et services 258 6.6 Degré d’attention 258 6.7 Caractère distinctif 260
7. Clôture de la procédure (décision sur l’opposition) 262 8. Notification de la décision 262
8.1 Opposition contre une marque suisse 262 8.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux 263
8.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n’existe pas de motifs absolus d’exclusion 263 8.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d’exclusion 263
8.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire 263 8.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire 264
9. Casuistique 264
Table des matières
15
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage 265
1. Introduction 265 2. Conditions requises pour une décision matérielle et légitimation active 265
2.1 Demande de radiation 265 2.2 Conclusions 266 2.3 Motivation de la demande de radiation et moyens de preuve 266 2.4 Délai de dépôt de la demande de radiation 266 2.5 Taxe de radiation pour défaut d'usage 267 2.6 Suite de la procédure avant la décision 267
3. Remarques générales sur la procédure 268 3.1 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve 268 3.2 Plusieurs demandes de radiation contre une marque 268
4. Motifs de radiation 268 4.1 Vraisemblance du défaut d’usage 269 4.2 Vraisemblance de l’usage de la marque 269 4.3 Justes motifs pour le non-usage 270
5. Clôture de la procédure 270 5.1 Fin de la procédure sans décision matérielle 270 5.2 Décision matérielle 270
5.2.1 Rejet de la demande de radiation 270 5.2.2 Admission de la demande de radiation 270 5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation 271 5.2.4 Particularités concernant les décisions matérielles relatives à des enregistrements internationaux 271
6. Casuistique 271
Annexe 272
ISO 8859-15 (caractères imprimables) 272
16
Table des abréviations
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al. Alinéa
AM Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3)
AOC Appellation d’origine contrôlée
AOP Appellation d’origine protégée
Arrangement de Nice Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (RS 0.232.112.9)
art. Article
ATF Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
CC Code civil suisse (RS 210)
cf. Confer
ch. Chiffre
Classification de Nice Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, 11e édition, 1.1.2017
cl. Classe
CO Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220)
consid. Considérant
CPC Code de procédure civile (RS 272)
CREPI Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)
Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
CUP Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04)
DFI Département fédéral de l’intérieur
DFJP Département fédéral de justice et police
Table des abréviations
17
EUIPO Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
extrait du RC Extrait du registre du commerce
FDBM Feuille suisse des brevets, dessins et marques (= PMMBl)
FF Feuille fédérale
fig. Figuratif
Gazette Gazette OMPI des marques internationales
IGP Indication géographique protégée
i. i. In initio (au début)
Institut Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
IR Enregistrement international
JAAC Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
LAgr Loi sur l’agriculture (RS 910.1)
LDAI Loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0)
let. Lettre
LPAP Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232. 21)
LPM Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, RS 232.11)
LPNE Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (RS 232.23)
LPOV Loi sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)
LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Message « Swissness » Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet Swissness), FF 2009 7711
n. Note de bas de page
n° Numéro
18
ODAlOUs Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
OFAG Office fédérale de l’agriculture
OIDAl Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (RS 817.022.16)
OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPAP Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (RS 232.211)
OPM Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111)
OTa-IPI Ordonnance de l’Institut sur les taxes (RS 232.148)
OTab Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, RS 817.06)
PA Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF Loi fédérale de procédure civile fédérale (RS 273)
p. ex. Par exemple
phr. Phrase
PM Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
réf. cit. Références citées
RexC Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)
RS Recueil systématique du droit fédéral
s./ss Suivant/s
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence
TAF Tribunal administratif fédéral
TF Tribunal fédéral
TLT de Singapour Traité de Singapour sur le droit des marques (RS 0.232.112.11)
19
Partie 1 – Partie générale
1. Introduction
Cette partie des directives porte sur les règles générales de procédure communes aux diverses procédures en matière de marques que connaît l’Institut.
2. Bases légales
L’Institut est une autorité administrative au sens de l’art. 1 al. 2 let. c PA. Partant, les procédures qui ressortent de sa compétence sont, de manière générale, régies par la PA (art. 1 al. 1 PA)1, pour autant que la LPM ou une autre loi fédérale ne règle pas la procédure plus en détail (art. 4 PA). Les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la PCF2 viennent compléter3 la PA.
Lorsque ni la PA, ni la LPM ne prévoient les conséquences procédurales d’un fait, il convient de se reporter à d’autres règles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément à l’art. 4 PA. L’Institut considère qu’il convient de se reporter au CPC en application de l’art. 4 PA. La PCF réglemente sur le plan procédural un certain nombre de questions qui ne sont pas explicitement réglementées par la PA ou par la LPM ; ces règles ne peuvent toutefois être appliquées. Conformément à la jurisprudence, en effet, seules les dispositions de la PCF explicitement énumérées à l’art. 19 PA sont applicables en procédure administrative car cette liste doit être considérée comme exhaustive4. De plus, seul le droit fédéral arrêté après l’entrée en vigueur de la PA entre en considération. Il convient par conséquent de se reporter à d’autres dispositions du droit fédéral récent. En outre, le CPC étant du droit fédéral5, son application n’est pas exclue par l’art. 4 PA, d’autant qu’il est spécialement prévu pour régler des conflits de nature civile, dont les procédures en matière de marques de la compétence de l’Institut avec deux ou plusieurs parties à la procédure ne s’écartent pas fondamentalement.
Les diverses procédures en matière de marques de la compétence de l’Institut sont en particulier régies par les dispositions de la LPM et de l’OPM mentionnées ci-après :
2.1 Procédure d’enregistrement d’une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)
La procédure d’enregistrement d’une marque est en particulier régie par les art. 28 à 30 LPM et les dispositions d’exécution prévues aux art. 8 à 19 OPM.
1 Plus précisément aux art. 1 à 43 PA. 2 Art. 19 PA. 3 Les art. 38 et 42 à 49 PCF ne sont pas pertinents en l’occurrence puisqu’ils régissent l’audition, notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA). 4 ATF 130 II 473, consid. 2.4. 5 La législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération (cf. art. 122 al. 1 Cst.).
Partie 1 – Partie générale
20
2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)
Les procédures en lien avec la tenue du registre sont en particulier régies par les art. 10, 17 à 19, 35 et 37 ss LPM et les dispositions d’exécution prévues aux art. 25 à 27, 28 à 32 et 35 OPM.
2.3 Procédure d’enregistrement international d’une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)
La procédure d’enregistrement international d’une marque est spécialement réglementée aux art. 44 à 46a LPM, ainsi que par les dispositions d’exécution prévues aux art. 47 à 49 et 51 ss. OPM, pour autant que ni l’AM ni le PM n’en disposent autrement (art. 44 al. 2 LPM). Ces accords internationaux, complétés par le RexC, régissent ainsi dans une large mesure la procédure d’enregistrement international d’une marque.
2.4 Procédure d’opposition (cf. Partie 6)
La procédure d’opposition est spécialement régie par les art. 31 à 34 LPM et par leurs dispositions d’exécution prévues aux art. 20 à 24 et 50 à 52 OPM. Outre les principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi qu’au CPC.
2.5 Procédure de radiation pour défaut d’usage (cf. Partie 7)
La procédure de radiation pour défaut d’usage est spécialement régie par les art. 35a et 35b LPM, ainsi que par leurs dispositions d’exécution prévues aux art. 24a à 24e OPM. Outre les principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA), ainsi qu’au CPC.
3. Parties
3.1 Qualité de partie
L’art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la qualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en cause est de nature à affecter6.
Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de l’art. 11 CC. Il en va ainsi des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de même que les établissements de droit public autonomes7. Bien qu’elles ne soient dotées que d’une personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également être reconnue aux sociétés en nom collectif ou en
6 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3. 7 ATF 127 V 80, consid. 3a/bb ; ATF 127 II 32, consid. 2.
Partie 1 – Partie générale
21
commandite8, ainsi qu’aux masses en faillite ou aux communautés héréditaires9. En revanche, n’ont pas qualité de partie les sociétés simples10, de même que les unités administratives (par ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non autonomes11.
Sont considérées comme parties aux différentes procédures de la compétence de l’Institut les personnes suivantes :
3.1.1 Procédures d’enregistrement national et international
La qualité de partie dans le cadre d’une procédure d’enregistrement national ou international est exclusivement conférée au déposant. Conformément à l’art. 28 al. 1 LPM, il peut s’agir de toute personne évoquée ci-dessus au ch. 3.1 (voir pour plus de détails : cf. Partie 2, ch. 3.1.2, p. 57 ; pour les marques collectives : cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 212).
Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre peuvent également déposer une marque. Dans ce cas, l’autorité responsable (p. ex. la Confédération suisse) et non l’unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L’Institut part du principe que le dépôt est fait pour la société à laquelle la succursale appartient12. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants).
La qualité de partie dans le cadre de la procédure d’enregistrement n’est en revanche pas reconnue aux tiers susceptibles d’être touchés dans leurs droits et obligations par l’enregistrement d’une marque. Ceux-ci ne peuvent faire valoir leur droit qu’ultérieurement, dans le cadre d’une procédure d’opposition ou dans celui d’une procédure civile.
3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre
La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées à la modification du registre (demande de radiation au sens de l’art. 35 let. a LPM, changement de mandataire, division, etc.), au titulaire inscrit au registre.
Dans certaines hypothèses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans leurs droits et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles, licences) (cf. Partie 3, ch. 4.1, ch. 4.2, ch. 4.4).
8 Art. 562 et 602 CO. 9 ATF 102 Ia 430, consid. 3 ; voir ci-après quant aux règles de changement de parties en cours de procédure (cf. ch. 3.2.2.2 et 3.2.2.3, p. 24). 10 ATF 132 I 256, consid. 1.1. 11 TF 2A.325/2006, consid. 2.2 ; ATF 127 II 32, consid. 2b et 2f. 12 Voir ATF 120 III 11 pour la capacité d’une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.
Partie 1 – Partie générale
22
3.1.3 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage
3.1.3.1 Qualité pour agir
3.1.3.1.1 Procédure d’opposition – Principe
A qualité pour agir le titulaire d’une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)13. Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM et les marques notoirement connues au moment du dépôt de la marque postérieure (art. 3 al. 2 LPM). Ces différentes notions sont définies ci- après (cf. Partie 6, ch. 2.4, p. 233). En dérogation à l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque géographique ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque (art. 27e al. 2 LPM).
La partie ayant qualité pour introduire l’opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l’opposition14. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l’opposition ne correspond pas au titulaire réel de la marque, l’opposant doit prouver sa qualité pour agir, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’opposition.
3.1.3.1.2 Procédure d’opposition – Qualité pour agir du preneur de licence
La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses du contrat de licence. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d’opposition, seul le titulaire inscrit au registre est reconnu comme partie15. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d’opposition. Cette autorisation doit être remise en la forme écrite à l’Institut et doit avoir été établie avant le terme du délai d’opposition16.
3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d’usage
Toute personne, physique ou morale (cf. ch. 3.1, p. 20), peut déposer une demande de radiation d’une marque pour défaut d’usage (art. 35a al. 1 LPM). Il n’est pas nécessaire de justifier un intérêt particulier.
3.1.3.2 Qualité pour défendre
3.1.3.2.1 Procédure d’opposition
Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.
Il n’est pas possible de former opposition contre l’enregistrement d’une marque géographique (art. 31 al. 1bis LPM).
13 TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Cf. art. 31 LPM ; TAF B-6608/2009, consid. 5 et 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
Partie 1 – Partie générale
23
L’entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l’usage à celui de la priorité découlant du dépôt17. Quiconque a utilisé son signe avant le dépôt de la marque attaquée mais ne l’a déposé que par la suite ne peut se prévaloir, dans la procédure d’opposition, ni du droit de poursuivre l’usage de sa marque au sens de l’art. 14 LPM, ni du fait que l’opposant a toléré durant des années l’existence de son signe. S’il est vrai qu’il peut continuer d’utiliser son signe conformément à l’art. 14 LPM, il n’a en revanche aucun droit à l’enregistrement de sa marque (respectivement à son maintien). Son droit de poursuivre l’usage n’a aucune influence sur l’examen de l’opposition18.
Si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).
3.1.3.2.2 Procédure de radiation pour défaut d’usage
Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.
De même que pour la procédure d’opposition, si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).
3.2 Transfert de marque
3.2.1 Généralités
L’enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en suspens sont poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 17 LPM ; cf. également Partie 3, ch. 4.1, p. 82). Des conditions particulières s’appliquent aux procédures avec plusieurs parties.
3.2.2 Particularités
3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d’opposition ou de radiation
En cas de transfert d’une marque au cours d’une procédure d’opposition ou de radiation, il convient de distinguer la situation juridique matérielle des conséquences procédurales. Ni la LPM, ni la PA ne traitent expressément ces dernières. C’est pourquoi, il convient de se reporter aux règles spéciales prévues par le CPC en application de l’art. 4 PA19.
En cas de transfert de marque en cours de procédure, l'acquéreur peut ainsi reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (art. 83 al. 1 CPC). Cette substitution ne présuppose pas le consentement de la partie adverse. La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais ; la partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution (art. 83 al. 2 CPC).
17 Art. 6 LPM. 18 CREPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig. 19 Cf. ch. 2, p. 19.
Partie 1 – Partie générale
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3.2.2.2 Décès d’une partie ou fusion de personnes morales
En l'absence de transfert de marque, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC).
Les conséquences du décès d’une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux20.
En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et devoirs (et par conséquent aussi les éventuels droits sur des marques) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale et la procédure est poursuive sans autre avec elle21.
3.2.2.3 Faillite d’une partie
Avec l’ouverture de la faillite, le débiteur perd son pouvoir de disposition sur le droit à la marque (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l’assemblée des créanciers, respectivement à l’administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure ou, le cas échéant, si elle cède le droit à la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure peut être suspendue jusqu’à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).
4. Représentation et domicile de notification
4.1 Mandataire
Conformément à l’art. 11 PA, la partie peut, à tout moment, se faire représenter ou se faire assister par un mandataire.
Est inscrit dans le registre uniquement le mandataire autorisé (art. 5 al. 2 OPM).
L’Institut accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu’une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite). Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.
Dès qu’un mandataire est désigné, l’Institut lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu’à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à remettre des écrits à l’Institut, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L’Institut décide dans chaque cas si l’écrit du déposant doit être considéré comme une révocation de la procuration du mandataire. Lorsque les écrits du déposant et ceux du mandataire sont contradictoires, l’Institut contacte le mandataire afin de clarifier la question, sauf en cas de révocation de la procuration.
20 La procédure est suspendue conformément à l’art.126 CPC, jusqu’à ce que les héritiers soient désignés et la succession soit acquise. 21 En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément à l’art.126 CPC, jusqu’à ce que les héritiers soient désignés et la succession soit acceptée ; la qualité de partie des héritiers est réglée de manière résolutoire pendant le délai de répudiation.
Partie 1 – Partie générale
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4.2 Procuration
Conformément à l’art. 5 OPM, l’Institut peut requérir une procuration écrite lorsqu’un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire intervient après le dépôt au sens de l’art. 28 LPM.
Lorsque l’Institut exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 OPM)22. La communication orale de la procuration n’est pas suffisante. En principe, une procuration peut être déposée à l’Institut sous forme de copie, l’Institut demeurant libre d’exiger la présentation du document original. L’identité du mandant, celle du mandataire et l’objet de la procuration doivent ressortir clairement du document, qui doit être daté et signé par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l’art. 5 OPM). Il peut s’agir d’une procuration spéciale qui ne porte que sur un acte déterminé ou d’une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les marques. Lorsque la procuration n’est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme une procuration générale.
Si aucune procuration n’est produite, le mandataire désigné sur la demande d’enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au titre de protection revendiqué et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le mandant. L’Institut demeure libre d’exiger une procuration ultérieurement.
Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu’un mandataire est désigné après l’enregistrement du droit de protection. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection. Lors d’une fusion, il convient de considérer les circonstances du cas particulier23.
La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 5.8, p. 42). Si elle est rédigée dans une autre langue, l’Institut peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM).
La partie peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu’il n’a pas communiqué cette révocation à l’Institut, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).
Lorsqu’aucune procuration n’est remise dans le délai imparti, l’Institut ne prend pas en considération les actes déposés par le mandataire non légitimé ; une demande de radiation ou une opposition déposée par un mandataire non légitimé est quant à elle déclarée irrecevable en application de l’art. 13 al. 2 PA24.
22 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit être jointe en annexe (PDF) (voir ch. 5.1, p. 27). 23 Il faut déterminer s’il s’agit d’une fusion par absorption ou d’une fusion par combinaison (voir art. 3 de la loi sur la fusion). 24 JAAC 70 no 33.
Partie 1 – Partie générale
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4.3 Domicile de notification
Si une partie (ou son mandataire) ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM).
Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu’elle ne le fait pas, l’Institut l’invitera dans un premier temps, par l’intermédiaire d’un courrier informel qui lui sera directement communiqué à l’étranger, à désigner un domicile de notification25. Si la partie ne répond pas dans le délai imparti, l’Institut l’invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d’une notification formelle, en l’avertissant des conséquences en cas d’inobservation du délai. Cette notification formelle s’effectuera conformément à la Convention de la Haye de 196526 ou par voie diplomatique ou consulaire lorsque la Convention de la Haye ne s’applique pas.
Pour les enregistrements internationaux, l’invitation à désigner un domicile de notification ou à élire un mandataire domicilié en Suisse figure dans le refus provisoire émis dans le cadre de l’examen des motifs absolus et en cas d’opposition. Pour les autres cas, en particulier la procédure de radiation, l’Institut notifie au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre l’invitation à élire un domicile de notification ou à désigner un mandataire établi en Suisse par l’intermédiaire de l’OMPI, en application de la règle 23bis RexC27. Une copie de cette notification est communiquée à la partie adverse. Dans l’hypothèse où le titulaire ou son mandataire ne peut être atteint par l’OMPI, l’acte lui est notifié par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA).
Si la partie n’agit pas dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée (art. 30 al. 2 let. a LPM) ou l’opposition ou la demande de radiation pour défaut d’usage sera déclarée irrecevable (art. 21 al. 1 et art. 24b al. 1 OPM). Si la partie est défenderesse dans le cadre d’une procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage, la procédure sera alors poursuivie d’office sans qu’elle soit entendue et elle en sera exclue lors de la décision finale (art. 21 al. 2 et 24b al. 2 OPM). La décision finale est notifiée à la partie en principe par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA ; voir aussi ch. 7.4.2, p. 50). Lorsque la décision concerne un enregistrement international, le dispositif de cette décision finale est notifié à son titulaire par l’intermédiaire de l‘OMPI en application de la règle 23bis RexC.
25 Un refus provisoire qui comprend une invitation à désigner un domicile de notification est notifié par l’intermédiaire de l’OMPI (cf. Partie 4, ch. 3.2.4, p. 102). 26 Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). 27 Newsletter 2018/01 Marques.
Partie 1 – Partie générale
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5. Règles générales de procédure
5.1 Procédure écrite – Moyens de communication
La procédure devant l’Institut est écrite. Par conséquent, tout acte de procédure (demande, requête) doit en règle générale respecter la forme écrite pour être pris en considération par l’Institut28.
Afin de faciliter la communication électronique, l’Institut a, en application de l’art. 6 al. 3 OPM, renoncé à l’obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l’Institut, sic! 2010, 554 et la liste des moyens de communication)29. Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonctions de l’obligation de signature ou d’autres prescriptions d’ordre formel :
- Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l’Institut accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe (PDF). Sont en particulier concernées les requêtes de retrait de la demande d’enregistrement de marque et de radiation totale ou partielle de l’enregistrement (Partie 3, ch. 4.6 et 4.10, p. 85 s.) ainsi que tous les écrits relatifs à la procédure d’opposition et à la procédure de radiation pour défaut d’usage, à l’exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 6, ch. 2.1, p. 232 et Partie 7, ch. 2.1, p. 265).
- Les documents remis à titre de preuve par courriel doivent être transmis en annexe (PDF), p. ex. déclaration de transfert (Partie 3, ch. 4.1, p. 82), procuration (ch. 4.2, p. 25), document de priorité lorsque l’Institut en demande la production (Partie 2, ch. 3.4.1, p. 64).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l’Institut sans signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai (ch. 5.5.3, p. 33) ou les demandes de modification d'adresse du titulaire (Partie 3, ch. 4.8, p. 85).
Pour être considérés comme présentés dans les délais et juridiquement valides, les envois par courriel à l’Institut doivent être envoyés uniquement à l’adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch30.
Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible sur le site https://ekomm.ipi.ch.
28 Par exception au principe de la procédure écrite, l’Institut accepte par exemple dans certains cas que les premières et deuxièmes prolongations de délai puissent être requises par téléphone. 29 Liste disponible sous https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de- telechargement/communication-et-paiement/communication-electronique.html . 30 Pour les exigences relatives à l’observation des délais, voir ch. 5.5.5, p. 34.
Partie 1 – Partie générale
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5.2 Examen de la compétence
L’Institut examine d’office sa compétence pour traiter les demandes et les requêtes qui lui sont soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’Institut et la partie (art. 7 al. 2 PA), ni entre les parties elles-mêmes31.
Si l’Institut se tient pour incompétent, il transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). S’il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L’Institut donne aux parties la possibilité de s’exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les dispositions prévues à l’art. 9 PA sont applicables.
5.3 Récusation
L’art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :
a. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ;
b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle ;
bbis si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale ;
c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie ;
d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
Selon le Tribunal fédéral, la garantie de tribunal indépendant n’impose pas la récusation au sens de l’art. 10 al. 1 let. d PA seulement lorsqu'une idée préconçue ou un parti pris est effectivement établi, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives32.
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l’Institut, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement33. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant34.
31 JAAC 67 no 66, consid. 2a et les réf. cit. 32 ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit. ; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1. 33 ATF 138 I 1, consid. 2.2. 34 ATF 126 III 249, consid. 3c ; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.
Partie 1 – Partie générale
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5.4 Etablissement des faits
5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire
La PA trouvant application, les procédures devant l’Institut connaissent en principe la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit d’office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que l’Institut est en principe tenu d’ordonner l’administration des preuves utiles à l’établissement complet des faits pertinents (Beweisführungspflicht) et de tenir un dossier (Aktenführungspflicht), sous réserve du devoir de collaboration des parties (cf. ch. 5.4.2, p. 29).
S’agissant des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage, il sied de relever qu’il ne s’agit pas de procédures administratives typiques (procédure visant à rendre une décision) mais de procédures « sui generis » qui, en tant que procédures avec deux (ou plusieurs parties), sont proches d’un procès civil35. En ce qui concerne l’introduction et l’étendue de l’opposition ou de la demande de radiation, la maxime de disposition est applicable (comme dans un procès civin( �6. C’est donc le demandeur qui décide s’il veut ou non exercer son droit en se fondant sur l’art. 3 LPM ou sur l’art. 35a LPM, autrement dit s’il veut faire opposition, respectivement demander la radiation d’une marque pour défaut d’usage. Le demandeur détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse définissant de son côté jusqu’à quel point elle admet (librement) les motifs à l’appui de la demande. A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un retrait ou un acquiescement. En d’autres termes, les parties disposent de l’objet du litige et l’Institut est lié par leurs conclusions.
5.4.2 Devoir de collaboration
La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré à l’art. 13 PA.
Selon l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure37. Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager des frais excessifs38.
Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé39.
35 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 et les réf. cit. – BALLY / BALU (fig.). 37 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 ATF 128 II 139 consid. 2b. 39 ATF 135 III 416, notamment consid. 2.6.4 – CALVI (fig.) ; TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf. cit. – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).
Partie 1 – Partie générale
30
5.4.3 Principe de l’égalité des armes
Compte tenu du fait qu’elles opposent deux parties et qu’il incombe ainsi à l’Institut de les traiter de manière équitable (art. 29 al. 1 Cst.), les procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage sont également soumises au principe de l’égalité des armes. Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire40.
Par conséquent et compte tenu de la maxime de disposition, l’Institut ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler dans le cadre des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage. Il s’agit en effet d’éviter que les démarches de l’Institut aient pour conséquence de renforcer la position procédurale d’une partie au détriment de l’autre. Si une partie ne parvient pas à démontrer le fait dont elle entend tirer un droit (par exemple le caractère notoirement connu de son signe41, la vraisemblance de l’usage de la marque42 ou de son non-usage), elle doit en supporter les conséquences en application de l’art. 8 CC.
5.4.4 Preuves
5.4.4.1 Moyens de preuve
5.4.4.1.1 Principe
Les moyens de preuve admis devant l’Institut sont énumérés à l’art. 12 PA. Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 50 à 61 PCF.
Parmi les moyens de preuve appropriés figurent notamment les catalogues, les prospectus, les listes de prix, les emballages, les étiquettes, les factures, le nombre d’abonnés, le nombre de tirages, les bulletins de livraison, les exemplaires de produits concernés, le matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d’affaires réalisé ou aux dépenses publicitaires engagées, ainsi que des recherches effectuées sur Internet. Les recherches sur l'usage de la marque et les attestations de tiers (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 269) ainsi que les sondages d’opinion (voir Partie 5, ch. 8.6.2, p. 189, et ch. 12.3, p. 225) conviennent également. En procédure de radiation pour défaut d’usage, des résultats de recherches d’usage de la marque effectuées sur Internet peuvent également entrer en considération (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 269).
A noter que, conformément à l’art. 14 al. 1 PA, l’audition de témoin ne peut pas être ordonnée par l’Institut, mais uniquement par le Tribunal administratif fédéral (art. 14 al. 1 let. c) dans le cadre d’une procédure de recours.
40 ATF 137 IV 172, consid. 2.6. 41 CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.). 42 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
Partie 1 – Partie générale
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5.4.4.1.2 Présentation des preuves
La présentation des moyens de preuve n’est soumise à aucune forme particulière.
Toutefois, l’Institut recommande de répertorier les preuves en un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du bordereau.
Lorsque les circonstances l’exigent (p. ex. : état de faits particulièrement complexe ou volume particulièrement élevé des pièces non répertoriées), l’Institut peut impartir un bref délai (dix jours) à la partie concernée en l’invitant à numéroter les preuves offertes et à préciser son écriture en indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie concernée ne répond pas dans le délai imparti, l’Institut statuera sur la base du dossier tel qu’il a été présenté.
5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve
L’Institut apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction43. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. Dans le cadre de la plupart des procédures devant l’Institut, cette règle d’appréciation des preuves est toutefois allégée, en ce sens qu’une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L’Institut ne doit pas être persuadé ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude44.
5.5 Délais
5.5.1 Généralités
L’Institut fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi.
5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie
En règle générale, l’Institut impartit des délais de deux mois lorsque la procédure n’implique qu’une partie (p. ex. : demande d’enregistrement d’une marque). Le délai est toutefois de cinq mois pour répondre à un refus provisoire de protection d’un enregistrement international fondés sur des motifs absolus.
43 Art. 40 PCF en relation avec l’art. 39 PCF ; ATF 125 V 351, consid. 3a. 44 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP ; TAF, B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
Partie 1 – Partie générale
32
5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties
Les procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage doivent être rapides (Partie 6, ch. 1, p. 231 et Partie 7, ch. 1, p. 265). L’Institut impartit ainsi en règle générale des délais d’un mois pour se prononcer sur l’écriture de la partie adverse.
Le délai pour désigner un mandataire suisse ou élire un domicile de notification en Suisse en réponse à un refus provisoire de protection d’un enregistrement international fondé sur des motifs relatifs (procédure d’opposition) est de trois mois. Le délai imparti ensuite pour répondre à l’opposition est d’un mois.
Lorsqu’une demande de radiation pour défaut d’usage vise un enregistrement international dont le titulaire ne dispose ni d’un domicile de notification en Suisse ni d’un mandataire établi en Suisse, l’Institut impartit un délai de trois mois dans une communication au sens de la règle 23bis RexC pour élire un tel domicile de notification ou désigner un mandataire (cf. ch. 4.3, p. 26).
5.5.1.3 Cas particuliers
Lorsqu’une demande ou une requête (en particulier demande d’une troisième prolongation de délai, mémoires d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage) doit être clarifiée en raison d’ambiguïtés (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de signature), l’Institut accorde un délai de dix jours pour la régulariser.
Le délai est de quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension de la procédure.
5.5.2 Supputation des délais
Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA).
Selon les règles de supputation des délais, lorsque le délai imparti ou fixé par la loi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA). Par jour férié selon le droit cantonal45, on entend chaque jour considéré comme équivalent à un dimanche selon les lois cantonales ou les règles administratives ou de police cantonales. Ne sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de même que les ponts conventionnels du personnel administratif46. Un jour férié communal n’est valable que pour autant qu’il soit reconnu par le droit cantonal.
L’art. 2 OPM précise par ailleurs que, lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a
45 Une liste des jours fériés cantonaux peut être consultée à l’adresse suivante : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf . 46 ATF 63 II 331, consid. 2.
Partie 1 – Partie générale
33
commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.
5.5.3 Prolongation des délais
5.5.3.1 En général
Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA). Il s’agit notamment du délai de recours (30 jours ; art. 50 al. 1 PA), du délai d’opposition (trois mois ; art. 31 al. 2 LPM) ou du délai pour déposer la requête de poursuite de la procédure (deux mois à compter du moment où le requérant à connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé ; art. 41 al. 2 LPM ; cf. Partie 1, ch. 5.5.8, p. 36).
En revanche, les délais impartis par l’Institut peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA).
Sous réserve de la nature particulière du délai imparti, l’Institut accorde en règle générale jusqu’à trois prolongations de délai. La première et la deuxième demande ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisième prolongation de délai n’est accordée qu’à titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p.ex. accident, maladie grave ou décès d’une partie ou de son mandataire).
Lorsque l’Institut refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai extraordinaire de dix jours pour accomplir l’acte en question.
5.5.3.2 Procédures d’opposition et de radiation
Dans le cadre des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage, la troisième prolongation de délai n’est consentie qu’à titre exceptionnel, après avoir entendu la partie adverse.
Lorsque l’opposant (dans une procédure d’opposition) ou le titulaire de la marque attaquée (dans une procédure de radiation pour défaut d’usage) doit rendre vraisembable l’usage de sa marque, l’Institut peut, sur requête motivée de la partie concernée, accorder la troisième prolongation de délai d’un mois, sans entendre la partie adverse. Une telle prolongation de délai sera en règle générale justifiée si la partie concernée ou son mandataire rencontre des difficultés à réunir des preuves d’usage de sa marque, notamment parce que le titulaire de la marque est à l’étranger.
Lorsque la demande de prolongation de délai est accordée, l’Institut impartit un nouveau délai d’une durée équivalente au premier délai imparti (cf. ch. 5.5.1, p. 31). Le délai accordé dans le cadre d’une troisième prolongation de délai peut être plus court, voire
Partie 1 – Partie générale
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exceptionnellement plus long, selon les circonstances du cas particulier (p. ex. en fonction de la durée du motif sérieux exigeant la troisième prolongation de délai)47.
Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu’une seule fois, à condition que des motifs sérieux le justifient. Le délai est alors prolongé d’un mois.
5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai
5.5.5 Observation des délais
5.5.5.1 En général
En application de l’art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Les écrits adressés à l’Institut ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1bis PA).
Les boîtes aux lettres de la Poste suisse sont considérées de manière analogue aux bureaux de Poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque l’écrit a été déposé sous pli ordinaire dans une boîte postale le dernier jour utile avant minuit, même après la dernière levée. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal48.
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https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/f/Merkblatt_Fristv erlaengerungen_Weiterbehandlungen_FR_a4all.pdf. 48 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 et les réf. cit.
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0 2 4 6 8 10 12
Enregistrement CH
Enregistrement IR
Opposition/radiation CH
Opposition IR
Radiation IR
Durée d'un échange d'écritures (en mois)
Domicile de notification Délai 1ère prolongation 2ème prolongation 3ème prolongation• • •
Partie 1 – Partie générale
35
La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve l’attestant49.
Il appartient à l’Institut de prouver tant la notification que le moment de la notification d’un courrier par lequel il a imparti un délai à une partie. Les courriers envoyés en recommandé qui n’ont pas été levés par leur destinataire sont réputés notifiés au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al 2bis PA).
5.5.5.2 En cas de communication électronique
Lorsqu’un écrit est adressé à l’Institut par voie électronique à l’adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch, le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique « ekomm » en confirme la réception par un courriel (cf. art. 21a al. 3 PA). A défaut de courriel de confirmation, l’écrit est considéré comme non envoyé. De même, un écrit adressé à une autre adresse électronique de l’Institut n’est pas considéré comme envoyé.
5.5.5.3 Délai pour le paiement des taxes
Les conditions d’observation du délai de paiement des taxes seront traitées ci-après (cf. ch. 11.5, p. 54).
5.5.6 Féries
En vertu de l’art. 22a PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours : art. 50 al. 1 PA ; remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépôt : art. 14 al. 1 OPM) ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement, c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
5.5.7 Conséquences en cas d’inobservation d’un délai
Conformément à l’art. 23 PA, lorsque l’Institut impartit un délai, il indique les conséquences de l’inobservation du délai. En cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
Pour des motifs de sécurité juridique, les délais légaux prévus tant par la LPM (p. ex. délai de recours ou délai d’opposition) que par les autres bases légales topiques (p. ex. le délai de
49 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 ; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.
Partie 1 – Partie générale
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recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire50. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant.
5.5.8 Poursuite de la procédure
5.5.8.1 Généralités
L’inobservation d’un délai imparti par l’Institut n’entraîne pas automatiquement la perte d’un droit. Dans la plupart des cas, le déposant a la possibilité de requérir la poursuite de la procédure, conformément à l’art. 41 al. 1 LPM.
5.5.8.2 Exclusions
Conformément à l’art. 41 al. 4 let. a à e LPM, la poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais suivants :
- délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la procédure et accomplissement de l’acte omis inclus (art. 41 al. 2 LPM) (cf. ch. 5.5.8.3, p. 36) ;
- délai pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8 LPM51 ; - délai pour requérir la transformation d’un enregistrement international au sens de l’art.
46a LPM (art. 41 al. 4 let. b LPM applicable par analogie) ; - délai pour former opposition au sens de l’art. 31 al. 2 LPM ; - délai pour présenter une demande de prolongation d’un enregistrement au sens de l’art.
10 al. 3 LPM ; - délais de la procédure de radiation pour défaut d’usage.
Par ailleurs, l’Institut est d’avis que l’exclusion prévue à l’art. 41 al. 4 let. c LPM est générale en matière d’opposition, c’est-à-dire que la possibilité d’obtenir la poursuite de la procédure est par principe exclue dans cette procédure. En effet, l’art. 41 al.1 LPM fait référence à la procédure d’enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure (indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procès civil ou dans d’autres procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but d’une procédure accélérée. Au cours de la procédure d’opposition, tous les délais fixés par l’Institut peuvent être prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent être pris en compte (art. 32 al. 2 PA). Enfin, la partie qui n’a pas respecté un délai sans commettre de faute peut demander une restitution du délai au sens de l’art. 24 PA.
5.5.8.3 Procédure
La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé (délai absolu) ; dans le même délai, le
50 Cf. sur la détermination de la nature d’un délai TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit. 51 Il existe une exception pour le délai de production du document de priorité ; dans ce cas, la poursuite de la procédure peut être requise (cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW).
Partie 1 – Partie générale
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requérant doit accomplir l’acte omis52 et s’acquitter de la taxe prévue à cet effet par l’ordonnance. La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 41 al. 1 LPM) mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l’Institut puisse identifier la procédure concernée53.
Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit de requérir la poursuite de la procédure (art. 41 al. 4 let. a LPM).
Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l’acte omis ait été accompli), l’Institut rejette la requête de poursuite de la procédure. Si la taxe de poursuite de la procédure avait été payée à temps, elle n’est pas restituée.
Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l’Institut donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 41 al. 3 LPM).
5.5.9 Restitution du délai
La restitution d’un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande, motivée quant à la raison du manquement du délai, dans les trente jours à compter du jour où l’empêchement a cessé et accomplir l’acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l’autorité.
La jurisprudence du Tribunal fédéral pose des conditions strictes à l’égard de la preuve de l’empêchement involontaire. Alors qu’une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas54.
L’art. 32 al. 2 PA relativise l’importance pratique de la restitution dans la mesure où il est en principe possible de prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. L’application de cette disposition est toutefois exclue dans le cadre de la procédure d’enregistrement.
5.6 Consultation du registre et des pièces
5.6.1 Principe
Aux termes de l’art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après l’enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM et art. 37 al. 3 OPM), sans qu’un intérêt légitime ne soit nécessaire. Il en va de même dans le cadre de la procédure d’opposition. Avant l’enregistrement, les personnes qui prouvent qu’elles ont un intérêt légitime peuvent consulter le dossier (art. 37 al. 1 OPM ; voir
52 La présentation d’une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition. 53 Conformément à l’art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant d’identifier l’objet du paiement. 54 ATF 119 II 86, consid. 2a ; ATF 112 V 255, consid. 2a ; ATF 108 V 109, consid. 2c.
Partie 1 – Partie générale
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également Partie 3, ch. 5.2, p. 86). Ces dispositions de la LPM et de l’OPM priment sur les art. 26 à 28 PA55.
Il sera répondu à des demandes de tiers même si une procédure d’opposition ou une procédure de radiation est encore en cours.
5.6.2 Exceptions
Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est classé à part sur demande (art. 36 al. 3 OPM ; cf. ég. art. 27 al. 1 let. b PA) et exclu du droit à la consultation du dossier.
Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part au sens de l’art. 36 al. 3 OPM est requise, l’Institut se prononce après avoir entendu la partie adverse (art. 37 al. 4 OPM). A cet égard, la jurisprudence estime, en relation avec l’art. 27 al. 1 let. b PA, dont la portée est équivalente à l’art. 36 al. 3 OPM, que n'importe quel intérêt privé opposé ne justifie pas un refus ou une restriction du droit de consulter le dossier. Il appartient à l’Institut de déterminer, dans chaque cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également) important, à la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure du droit à la consultation certaines catégories de documents de manière générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit doivent être entrepris en tenant compte du principe de la proportionnalité56.
Conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’Institut lui en a communiqué, par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
5.6.3 Contenu du dossier
Sous réserve des documents classés à part57, le dossier de la marque, qui peut être consulté par tout intéressé, contient en premier lieu les documents suivants :
- la demande d’enregistrement, ainsi que toutes demandes de changement du registre et les demandes de prolongation de l’enregistrement ;
- l’ensemble de la correspondance entre l’IPI et le titulaire, y compris les moyens de preuve relatifs à l’imposition du signe dans le commerce, au « secondary meaning » ou à toute question de fait ou de droit ;
- les informations relatives à une éventuelle demande d’enregistrement international ; - les éventuels règlements relatifs à la marque de garantie, à la marque collective ou à
la marque géographique ; - les informations relatives à d’éventuelles licences.
55 CREPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex. 56 ATAF 2012/19, consid. 4.1.1; ATF 115 V 297, consid. 2c ss et les réf. cit. 57 Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.
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En tant que document interne de l’IPI destiné à former sa volonté et à préparer la motivation de sa décision dans un cas concret, le procès-verbal d’examen d’une marque ne fait pas partie du dossier et ne peut par conséquent pas être consulté58.
Le dossier d’opposition fait partie du dossier de la marque faisant l’objet de cette procédure (la marque attaquée) et peut également être consulté par tout intéressé, sans restriction et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt digne de protection59. Le dossier de la procédure d’opposition comprend également les preuves d’usage de la marque opposante, lorsque ce dernier est contesté, sous réserve des documents à tenir secret60.
Le dossier relatif à la procédure de radiation pour défaut d’usage fait également partie intégrante du dossier de la marque faisant l’objet de cette procédure et peut être consulté par chacun, y compris les moyens de preuve remis de part et d’autre par les parties, sous réserve des documents à tenir secret61.
5.7 Droit d’être entendu
Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre62.
5.7.1 Droit de s’exprimer sur les éléments pertinents
5.7.1.1 Echange d’écritures
L’Institut est tenu d’entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Il y renoncera lorsqu’il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA).
5.7.1.1.1 Demandes d’enregistrement de marques suisses
Pour les demandes d’enregistrement de marques suisses63, l’Institut donne en règle générale la possibilité au déposant de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d’une demande.
58 ATF 125 II 473, consid. 4a; cf. également TAF B-95/2017, consid. 6.1.2 ss. 59 CREPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex; cf. ég. par analogie en matière de brevet, dont la législation en la matière ne se distingue pas de celle prévue aux art. 39 LPM et 36 OPM: ATF 110 II 315. 60 Cf. à ce propos Partie 1, ch. 5.6.2, p. 38. 61 Cf. à ce propos Partie 1, ch. 5.6.2, p. 38. 62 TF 1C_690/2013, consid. 3.1 ; ATF 137 II 266, consid. 3.2 ; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1 ; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit. – Absinthe, Fée Verte et La Bleue. 63 Dans le cadre de l’examen des enregistrements internationaux, deux échanges de correspondance continuent d’être la règle. La raison en est que les refus provisoires ne sont que sommairement
Partie 1 – Partie générale
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Un second échange d’écritures a lieu quand : la notification de l’Institut était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de rejet ou
manque de moyens de preuve démontrant le caractère usuel) ; la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le signe n’est plus admissible à la protection
parce qu’il a été modifié, lorsque le déposant requiert l’enregistrement du signe en tant que marque imposée ou lorsqu’une liste des produits ou services a été précisée et qu’elle doit faire l’objet d’une notification) ;
les circonstances du cas concret l’exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d’être entendu, le déposant doit pouvoir s’exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l’Institut fait valoir en cours de procédure64.
5.7.1.1.2 Enregistrements internationaux
En règle générale, l’Institut donne la possibilité au titulaire d’un enregistrement international de se prononcer jusqu’à deux reprises sur des motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d’une demande, le refus provisoire étant sommairement motivé.
5.7.1.1.3 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage
Dans le cadre des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage, l’Institut entend en principe chaque partie sur les allégués de la partie adverse (art. 31 PA et art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM).
Lorsque l’opposition ou la demande de radiation est manifestement irrecevable, il n’y a aucun échange d’écritures (art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM a contrario). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies65, l’Institut notifie une décision de non- entrée en matière sans entendre la partie adverse. Dans le cas d’une opposition contre un enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis66.
En principe, l’Institut ne procède qu’à un seul échange d’écritures. Il a toutefois la possibilité d’ordonner des échanges d’écritures supplémentaires (cf. art. 22 al. 4 OPM). Si le défendeur invoque dans sa réponse le défaut d’usage et que le délai de carence est échu, il est procédé à un deuxième échange d’écritures afin de donner à l’opposant l’occasion de rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour le non-usage (cf. art. 32 LPM). Si le délai de carence n’est pas encore échu, l’invocation du défaut d’usage
motivés. La concision de la motivation se justifie pour des raisons d’efficacité vu le nombre réduit de réponses dans les procédures internationales. 64 Dans cette dernière hypothèse, l’Institut peut néanmoins renoncer à ordonner de nouveaux échanges de correspondance dès lors qu’une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se convaincre que les moyens de preuve que pourraient produire le déposant ne peuvent pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’Institut, à savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves que ce dernier tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). 65 P. ex. dépôt tardif de l’opposition ; absence du paiement de la taxe d’opposition ; absence de motivation, etc. 66 La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et annulée par le TAF. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours.
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n’est pas admise et il n’est pas procédé à un deuxième échange d’écritures. Il en va de même lorsque le défendeur ne s’est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion.
Pour la procédure de radiation, un deuxième échange d’écritures sera ordonné, en particulier, lorsque le défendeur dépose des moyens de preuve sur lesquels le requérant doit avoir la possibilité de se prononcer.
Si l’opposant ou le requérant ne présente pas de réplique, il n’est pas demandé au défendeur de présenter une duplique.
La réponse du défendeur doit être déposée en deux exemplaires (art. 22 al. 2 et 24c al. 2 OPM). Il en va de même de la réplique (de l’opposant ou du requérant) et de la duplique (du défendeur) en cas d’échange d’écritures supplémentaire.
5.7.1.1.4 Procédures liées à la tenue du registre
Dans le cadre des procédures liées à la tenue du registre (cf. Partie 3, p. 81), l’Institut donne la possibilité aux parties concernées de se prononcer, selon les circonstances du cas concret, jusqu’à deux reprises sur les irrégularités que l’Institut soulève relativement à la demande. Lorsque la procédure oppose deux parties, l’Institut n’ordonne en règle générale qu’un seul échange d’écritures, de manière à permettre à la partie de se prononcer sur les arguments développés par la partie adverse (cf. art. 31 PA).
5.7.1.2 Droit de répliquer (Replikrecht)
Au terme du premier, le cas échéant du second échange d’écritures, l’Institut porte à la connaissance de l’opposant ou du requérant la réponse, respectivement la duplique de la défenderesse, et prononce à ce moment la clôture de l’échange d’écritures.
Afin d’assurer l’avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.), l’Institut n’impartit pas, à ce moment, un délai à la partie demanderesse (opposant ou requérant) pour lui permettre de faire valoir son « droit de réplique », à savoir pour lui donner la possibilité de présenter d’éventuelles remarques sur l’écriture de la partie adverse67. L’Institut part du principe que les parties connaissent leurs droits de procédure et l’on peut donc attendre d’elles qu’elles fassent valoir spontanément leur droit de réplique dans un court délai68.
5.7.1.3 Prise en compte d’allégués tardifs ou complémentaires
Tant que la procédure n’est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA) 69.
67 Concernant le droit de répliquer : cf. notamment ATF 139 I 189, consid. 3.2 et les réf. cit. 68 ATF 138 I 484, consid. 2.5 ; dans cet arrêt le TF a estimé qu’une décision rendue dans un délai d’un mois après l’envoi d’un acte de procédure ne constitue pas une atteinte au droit de répliquer. 69 TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).
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5.7.2 Offre de preuves
Si une partie a entre autres le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (art. 33 al. 1 PA)70, l’Institut peut néanmoins renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion71.
5.8 Langue de la procédure
La liberté de la langue est garantie devant l’Institut72. Partant, conformément à l’art. 3 al. 1 OPM, les écrits adressés à l’Institut peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l’allemand ou l’italien ; les déposants de langue romanche peuvent également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).
5.8.1 Procédure d’enregistrement
La procédure d’enregistrement est en principe menée dans la langue du dépôt (art. 33a al. 1 PA). Généralement, la langue dans laquelle est rédigée la liste des produits ou des services détermine la langue de la procédure d’examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le changement dans l’une des autres langues officielles.
La règle du libre choix de la langue ne s’applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 5.8, p. 42), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits ou des services d’une demande d’enregistrement international (cf. Partie 4, ch. 2.2.2, p. 89), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de l’Institut, sic! 1997, 250).
En cas de non-respect de ces exigences, il convient d’observer ce qui suit :
- Si le dépôt n’a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l’Institut impartit un délai au déposant pour lui adresser les documents dans une langue officielle (art. 15 OPM). Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé, l’Institut déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 OPM en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM).
- S’agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procuration, déclaration de transfert), l’Institut est libre de les accepter ou d’impartir un délai au déposant pour les faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l’Institut ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. Alors qu’en principe l’Institut accepte
70 ATF 136 I 265, consid. 3.2 ; ATF 135 II 286, consid. 5.1 ; ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les décisions citées. 71 ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; ATF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine ; ATF 124 I 208, consid. 4a et les décisions citées. 72 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
Partie 1 – Partie générale
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les procurations en anglais, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert ou les règlements d’une marque collective ou de garantie soient traduits dans la langue de la procédure.
5.8.2 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage
La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (langue de la procédure) (art. 33a al. 1 PA).
En vertu du principe du libre choix de la langue, le défendeur peut s’adresser, au choix, dans l’une des quatre langues officielles. Il n’est ainsi pas tenu de s’exprimer dans la langue de la procédure73. Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les décisions d’instruction qui lui sont adressées peuvent être rédigées dans cette langue. Les parties ne peuvent exiger la traduction d’écritures d’une autre partie rédigées dans une autre langue officielle, en particulier si elles sont représentées par un mandataire. L’on est en effet en droit d’attendre d’un mandataire qui exerce son activité en Suisse qu’il comprenne les langues officielles de la Confédération74.
L’Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuves qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l’exactitude de la traduction soit attestée (art. 3 al. 2 OPM) ; il peut y renoncer si la partie adverse donne son consentement (art. 33a al. 3 PA).
6. Suspension
L’Institut peut, par voie de décision incidente75, prononcer la suspension de la procédure.
6.1 Suspension en raison d’une procédure parallèle à caractère préjudiciel
Une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure où l’issue de celle- ci dépend d’une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle76. Il convient par exemple de suspendre la procédure d’opposition ou de radiation quand une marque en litige fait l’objet d’une action en nullité, car, de son issue, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure devant l’Institut. En matière d’enregistrement, une suspension se justifiera, par exemple, lorsqu’une procédure d’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP est pendante devant l’OFAG, l’Institut, le TAF ou le TF, son issue ayant une incidence sur l’existence de motifs absolus d’exclusion.
73 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 74 TF 4A_302/2013, consid. 6 et les réf. cit. 75 Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 51. 76 Cf. l’art. 23 al. 4 OPM pour la procédure d’opposition et l’art. 24d al. 2 OPM pour la procédure de radiation, de même que l’art. 126 CPC.
Partie 1 – Partie générale
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6.2 Suspension en cas d’étude démoscopique
Lorsqu’une étude démoscopique doit être réalisée par une partie (p. ex. dans le cadre de l’imposition d’un signe dans le commerce), l’Institut suspend, sur demande, la procédure pour une durée de six mois, reconductible.
6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord
Chaque partie peut requérir la suspension de la procédure afin d’aboutir à un accord amiable avec la partie adverse (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension est en principe accordée pour une durée indéterminée et à la condition que l’autre partie y consente. Chaque partie peut cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure (art. 33b al. 6 PA). Il convient en outre de noter que les parties ne peuvent pas prétendre à une suspension. Des impératifs prépondérants d’intérêt public (p. ex. insécurité juridique concernant la validité de droits de marque) ou le but de la procédure peuvent s’y opposer. L’Institut dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation ; il est en droit de suspendre la procédure, mais il n’y est pas tenu, même lorsque toutes les parties ont donné leur consentement77. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il est possible d’exiger des parties qu’elles présentent des moyens de preuve appropriés pour rendre vraisemblable les efforts déployés pour tenter de trouver un règlement transactionnel.
6.4 Autres hypothèses de suspension
L’OPM prévoit d’autres hypothèses spéciales où il se justifie de suspendre les procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage (cf. Partie 6, ch. 4.2, p. 240).
7. Décision
L’Institut met un terme à la procédure en prononçant une décision finale au sens de l’art. 5 al. 1 PA.
7.1 Contenu et motifs
La décision doit être désignée comme telle et doit être motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la décision, qui en constitue l’élément essentiel, doit être suffisamment précis pour que la décision soit exécutable et que son respect puisse être contrôlé78.
La décision doit être motivée, afin que son destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision de la motivation dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l’Institut mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé. De plus, l’Institut n’a pas l’obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au contraire, conformément à l’art. 32 al. 1 PA, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
77 Cf. aussi art. 33b al. 1 PA. 78 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.
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pertinents79. Lorsque l’Institut admet une demande d’enregistrement, il n’indique pas les motifs qui l’ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).
La décision doit enfin indiquer les voies de droit, à savoir mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (art. 35 al. 2 PA) (voir également ch. 8, p. 50).
7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle
A part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour le dépôt d’une marque, pour former opposition ou une demande de radiation ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait, règlement transactionnel ou lorsque l’opposition ou la demande de radiation pour défaut d’usage devient sans objet. Dans les procédures à deux parties, une décision formelle (classement) est rendue, laquelle se prononce notamment sur les frais de la procédure (cf. ch. 7.3.2.4, p. 48). Dans les autres cas, le retrait d’une demande de la partie est confirmé par écrit.
7.2.1 Retrait
En vertu de la maxime de disposition, le déposant, l’opposant ou le requérant (d’une demande de radiation pour défaut d’usage) peut, à tout moment, renoncer à sa prétention et retirer sa demande d’enregistrement, respectivement son opposition ou sa demande de radiation (désistement). Le retrait met immédiatement fin à la procédure. Il ne peut ni être révoqué, ni s’effectuer sous condition80. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait, par exemple, le retrait de l’opposition ou de la demande de radiation à une limitation de la liste des produits ou des services de la marque attaquée n’est pas admis.
Un retrait après le prononcé de la décision de l’Institut n’est pas possible, sauf dans le cas où un recours au Tribunal administratif fédéral est déposé. Dans cette hypothèse, le demandeur doit retirer le recours auprès de l’instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA)81.
7.2.2 Règlement transactionnel
Le règlement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d’accord sur l’objet du litige. Comme une transaction judiciaire n’est pas possible, le règlement transactionnel n’est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les parties. Un acte des parties tel que le retrait de l’opposition, le retrait de la demande de radiation pour défaut d’usage ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que
79 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit. – Absinthe / Fée verte / La Bleue. 80 Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé le principe de l’inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 avec références). 81 Dans sa décision de classement concernant une procédure d’opposition, le Tribunal administratif fédéral annule la décision de l’Institut (ou les chiffres correspondants du dispositif), car la décision attaquée entrerait sinon en force (cf. à ce propos TAF B-4080/2015 – décision de classement du 31 mars 2016). L’analogie est valable pour la procédure de radiation.
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la procédure puisse être classée. En conséquence, si l’opposant ou le requérant remet à l’Institut un règlement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou lui communique simplement que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition ou sa demande de radiation, il est admis que l’opposant ou le requérant retire l’opposition, respectivement la demande de radiation. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l’opposant ou le requérant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition ou sa demande de radiation pour la partie « restante ».
7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet
Enfin, la procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage peut se terminer parce qu’elle devient sans objet. La procédure devient sans objet parce que l’objet du litige a disparu ou parce qu’il n’existe plus d’intérêt juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la marque attaquée est radiée ou l’enregistrement de la marque opposante, en tant que marque attaquée, est révoqué dans une procédure d’opposition ou de radiation antérieure.
Si la protection en Suisse d’un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d’exclusion pour les mêmes produits et services82, la procédure d’opposition devient également sans objet.
7.3 Frais de procédure et dépens
7.3.1 Procédure d’enregistrement
La taxe de dépôt et les éventuelles surtaxes pour classe supplémentaire doivent être payées au moment du dépôt de la marque (art. 28 al. 3 LPM). Elles ne sont restituées ni en cas de rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement, ni en cas de paiement tardif de la taxe.
L’Institut n’alloue pas d’indemnité à titre de dépens dans les procédures d’enregistrement, même lorsqu’il vient à admettre la demande au terme d’une longue procédure.
7.3.2 Procédures d’opposition et de radiation
7.3.2.1 Frais de procédure
Les frais relatifs aux procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage correspondent aux taxes que l’Institut perçoit. Ces taxes sont de nature forfaitaire et ne varient pas en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause83.
La taxe d’opposition doit être payée au moment du dépôt de l’opposition (art. 31 al. 2 LPM). La taxe de procédure de radiation doit être payée dans le délai imparti par l’Institut (35a al. 3 LPM).
82 Pour les enregistrements internationaux, l’examen des motifs absolus n’a souvent lieu qu’après la réception d’une opposition. 83 Cf. 11.2, p. 54.
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Une opposition est réputée ne pas avoir été introduite si elle n’est pas introduite dans les délais ou lorsque la taxe n’est pas payée à temps. De même, une demande de radiation est réputée ne pas avoir été introduite si elle n’est pas introduite dans les délais prévus aux art. 35a al. 2 LPM et 50a OPM ou lorsque la taxe n’est pas payée à temps. Dans toutes ces hypothèses, l’Institut ne perçoit aucun frais et restitue la taxe d’opposition ou de radiation déjà payée (art. 24 al. 1 et 24e al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close suite à un désistement ou à un règlement transactionnel, la moitié de la taxe d’opposition ou de radiation est restituée (art. 24e al. 2 OPM).
Si l’opposition ou la demande de radiation peut être classée suite à la remise d’un règlement transactionnel, l’Institut, en application de l’art. 33b al. 5 PA, ne perçoit pas de frais de procédure, la taxe d’opposition, respectivement de radiation, étant restituée à l’opposant ou au requérant. Les conditions (accord des parties concernant le partage des frais, renonciation aux voies de droit, etc.) de l’art. 33b PA doivent toutefois être remplies.
7.3.2.2 Dépens
Les dépens désignent l’indemnité allouée à une partie destinée à compenser en tout ou partie les frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Ils comprennent notamment les honoraires du mandataire et les autres frais de partie.
Les procédures d’opposition et de radiation devant être simples, rapides et bon marché84, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1’200.– par échange d’écritures ordonné par l’Institut85. Les écritures des parties qui n’ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n’est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu’il représente, l’Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu’ils dépassent CHF 50.–86.
7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle
En statuant sur l’opposition ou la demande de radiation, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 et 35b al. 3 LPM). Les art. 34 et 35b al. 3 LPM donnent compétence à l’Institut d’attribuer des dépens dans les procédures d’opposition et de radiation, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.
Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe87. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens)88. Si l’opposition ou la demande de radiation n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition,
84 CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER ; CREPI, sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina. 85 Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER. 86 La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier. 87 Art. 66 LTF et art. 63 PA. 88 Cf. aussi art. 68 LTF et art. 64 PA.
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respectivement de demande de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés.
Si le défendeur n’a ni répondu, ni participé d’une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s’il obtient gain de cause89. Lorsqu’une opposition ou demande de radiation est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l’art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l’opposition ou la demande de radiation est rejetée.
7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de classement)
Lorsqu’il n’y a pas lieu de décider matériellement sur l’objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure90.
Si l’opposition ou la demande de radiation est retirée sans communication supplémentaire des parties, il faut en déduire qu’aucun règlement transactionnel n’est intervenu. Les frais sont alors mis à la charge de la partie demanderesse qui a manifesté son désistement91. En ce qui concerne le montant de l’indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sont en principe applicables.
Si l’opposition ou la demande de radiation est retirée en indiquant que les parties ont conclu une transaction mais que celles-ci ne communiquent pas sur la question des frais, l’Institut part du principe que les parties se sont également entendues sur ce point. Il n’a dès lors pas à se prononcer sur une indemnisation des frais.
Lorsque, en application de l’art. 33b PA, une opposition ou une demande de radiation doit être classée suite à la remise d’un règlement transactionnel (transaction à l’amiable), ce dernier doit également inclure une clause sur la renonciation par les parties à toute procédure de recours et une clause réglant la répartition des frais (art. 33b al. 1 PA). La transaction est soumise au droit suisse et doit être rédigée ou traduite dans une langue officielle. A condition que toutes les exigences de l’art. 33b PA soient remplies, l’Institut ne prélève aucun frais de procédure et la taxe d’opposition est restituée dans sa totalité à l’opposant (art. 33b al. 5 PA).
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, mais que l’opposition ou la demande de radiation peut être malgré tout classée suite à une transaction, seule la moitié de la taxe sera restituée en application des art. 24 al. 2 et 24e al. 2 OPM.
Si la marque est radiée après le dépôt de l’opposition ou de la demande de radiation, la procédure devient sans objet. S’il n’y a pas de règlement transactionnel, la répartition des
89 P. ex. dans le cas d’une décision de non-entrée en matière sans échange d’écritures selon l’art. 22 al. 1 OPM. 90 CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS. 91 ATF 105 III 135, consid. 4.
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frais se fait selon les critères suivants : l’issue probable du litige, la cause de la disparition de l’objet du litige et l’imputabilité de la procédure92.
A la différence du procès civil, il n’y a pas de « res judicata » pour la procédure d’opposition, qui est une procédure « sui generis ». En conséquence, le critère de la cause de la disparition du litige ainsi que celui de l’imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux critères, il est entre autres décisif de savoir si l’opposant a rempli son devoir préalable d’information93. Le défendeur n’étant pas obligé d’effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n’est souvent rendu attentif à la possibilité d’un risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l’opposition. Il était donc de bonne foi jusqu’à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise en charge de la taxe d’opposition ainsi que le paiement d’une indemnité à l’opposant94. Si, par contre, l’opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque en temps utile et que ce dernier ne s’exécute qu’une fois l’opposition déposée95, l’Institut considère que le défendeur a causé inutilement la procédure d’opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante. Il est donc exceptionnel que l’issue probable du litige ait une influence sur la répartition des frais.
Ces mêmes considérations sont valables pour la procédure de radiation. Dans ce cas également, la question de la répartition des frais procède du devoir préalable d’information. En effet, une marque qui n’a pas été utilisée pendant cinq ans n’est pas automatiquement radiée du registre ; en outre, son titulaire n’est pas tenu de la faire radier. Au contraire, en cas d’usage après cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine pour autant que personne n’ait invoqué le défaut d’usage (art. 12 al. 2 LPM). Si le requérant n’a pas mis au préalable en demeure le titulaire, ce dernier n’est pas tenu de lui payer une indemnité en cas d’admission de la demande de radiation.
L’Institut ne procède pas à une administration des preuves en ce qui concerne la question des frais. Cette question est tranchée sur la base des pièces du dossier au moment de la décision de classement. C’est pourquoi la partie demanderesse a avantage à joindre la mise en demeure à l’acte d’opposition ou à la demande de radiation, faute de quoi il est présumé qu’il n’y a pas eu de mise en demeure.
7.4 Notification
7.4.1 Notification par écrit
En principe, l’Institut notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement à la partie si elle n’est pas représentée ou exclusivement à son mandataire s’il en est constitué un.
92 IPI, sic! 1998, 337 ; CREPI sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina ; CREPI, sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider. 93 CREPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 94 CREPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 95 Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
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7.4.2 Publication officielle
A titre exceptionnel, l’Institut peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale (FF) uniquement dans les cas suivants :
- lorsqu’une partie a un lieu de séjour inconnu et qu’elle n’a pas de mandataire qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA) ; ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables sur les outils de références usuels, l’Institut n’a pu identifier une adresse valide96 ;
- lorsqu’une partie domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire suisse ou n’a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec l’art. 42 LPM), sauf si la décision à notifier concerne un enregistrement international (cf. ci-dessous ch. 7.4.4).
Les autres cas énumérés à l’art. 36 PA qui permettent une notification par publication officielle n’entrent pas en considération.
7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux
La notification liée aux enregistrements internationaux présente quelques particularités. Celles-ci seront mentionnées ci-après dans les parties correspondantes (cf. Partie 4, ch. 3.1, p. 97). Demeure réservée la notification selon la Règle 23bis RexC (cf. ci-dessous ch. 7.4.4).
7.4.4 Notification selon la Règle 23bis RexC
Lorsque la décision à notifier concerne un enregistrement international dont le titulaire n’a pas de domicile de notification en Suisse, l’Institut notifie son dispositif à la partie par l’intermédiaire de l’OMPI, en application de la Règle 23bis RexC97.
8. Voies de droit
8.1 Décisions finales
Les décisions finales de l’Institut, à savoir celles qui mettent un terme à la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 et 33 let. e LTAF).
Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire et doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu’ils se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
96 A noter qu’on est en droit d’attendre qu’une partie, qui introduit elle-même une procédure et qui doit ce faisant s’attendre à se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout éventuel changement d’adresse en cours de procédure. 97 Cf. Newsletter IPI 2018/1 Marques
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Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de marques peuvent encore faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La procédure devant le Tribunal fédéral est régie par la LTF.
En revanche, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance en matière d’opposition, aucune voie de droit ordinaire n’étant ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral en cette matière (art. 73 LTF).
8.2 Décisions incidentes
Les décisions incidentes de l’Institut, à savoir les décisions portant sur des droits et obligations qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin à une procédure (art. 5 al. 2 PA) (par exemple : décision de suspension de la procédure), peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral aux conditions suivantes :
- lorsqu’elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans condition, de la même manière que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA) ;
- les autres décisions incidentes ne peuvent faire l’objet d’un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA).
Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute98.
Le recours contre une décision incidente doit également être déposé dans les 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues à l’art. 52 al. 1 PA (cf. ch. 8.1 ci-dessus).
98 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.
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9. Force de chose jugée
9.1 Force de chose jugée formelle
La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire99. La décision entre en force 30 jours après sa notification100.
Sur demande, l’entrée en force de la décision est attestée gratuitement un mois après qu’elle soit passée en force.
9.2 Force de chose jugée matérielle
Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)101. L’entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit102. Si un enregistrement est révoqué à la suite d’une opposition ou d’une demande de radiation et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition ou une demande de radiation est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l’objet du litige ne sera donc plus le même103.
Tant que l’Institut n’a pas révoqué l’enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur opposition ou sur demande de radiation. De ce point de vue, celle-ci n’est donc pas encore entrée en force matériellement.
10. Réexamen (ou reconsidération) et révision
En cas de recours, l’Institut peut de lui-même procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L’art. 58 PA ne contient pas d’autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Il convient de procéder à une pondération des intérêts et d’accorder le droit d’être entendu (voir ch. 5.7, p. 39).
L’Institut peut aussi reconsidérer une décision selon les principes généraux du droit administratif ci-dessous en dehors d’une procédure de recours. Il ne peut cependant pas révoquer l’enregistrement d’une marque104. Seuls les tribunaux civils sont habilités à examiner après coup la validité d’une marque enregistrée et à déclarer l’enregistrement d’une marque nul (art. 52 et 35 let. c LPM). Les parties peuvent requérir le réexamen de la décision tant avant qu’après l’entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur
99 ATF 91 I 94, consid. 3a ; ATF 124 V 400, consid. 1a. 100 Art. 33 let. e LTAF en relation avec l’art. 50 PA. 101 ATF 133 III 580, consid. 2.1. 102 ATF 101 II 375, consid. 1 ; ATF 116 II 738, consid. 2a. 103 Il en va de même pour un enregistrement international qui n’a pas été admis à la protection en Suisse à la suite d’une opposition, lorsqu’une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement. 104 CREPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN.
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requête à l’autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L’administration peut modifier une décision « pendente lite », c’est-à-dire qui n’est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d’appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure105.
La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n’oblige pas l’autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l’autorité a le devoir de reconsidérer sa décision106. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l’art. 4a Cst., qui a gardé sa validité sous l’art. 29 al. 1 et al. 2 Cst., il est du devoir d’une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu’il lui était impossible de faire valoir avant107. Pour des raisons de sécurité juridique, l’invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions sévères que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais108.
Aux termes de l’art. 66 PA, l’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l’autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d’être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l’autorité, les parties peuvent donc demander une révision de la décision en se basant sur l’art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l’art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d’un motif de révision juste après l’échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l’autorité qui a pris la décision109. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant110.
11. Taxes
11.1 Généralités
L’Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu’il accomplit (art. 13 al. 1 LIPI et en part. les art. 28 al. 3, 31 al. 2 et 35a al. 3 LPM). L’OTa-IPI en fixe les modalités.
105 ATF 107 V 191, consid. 1. 106 ATF 120 Ib 42, consid. 2b ; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit. 107 ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit. 108 ATF 127 I 133, consid. 6. 109 ATF 113 Ia 151, consid. 3 avec références. 110 ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.
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11.2 Taxes de nature forfaitaire
Les taxes perçues par l’Institut sont de nature forfaitaire (cf. art. 3 al. 1 OTa-IPI et son annexe I) ; elles ne sont pas fonction de l’ampleur (plusieurs échanges d’écritures ; administration des preuves conséquente) et de la difficulté de la cause.
11.3 Echéance et moyens de paiement
Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'Institut (art. 4 al. 1 OTa- IPI).
Les taxes doivent être payées en francs suisses par un versement ou un virement sur un compte de l'Institut prévu à cet effet ou par tout autre mode de paiement autorisé par l'Institut (art. 5 OTa-IPI), actuellement par débit d’un compte courant ouvert auprès de l’Institut, postal ou bancaire en faveur de l’Institut ou au moyen d’une carte de crédit (cf. https://www.ige.ch/fr/profil/modes-de-paiement.html). Les taxes pour procédure d’examen accélérée ne peuvent pas être payées par carte de crédit111.
11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l’Institut
La partie doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l’Institut puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant112, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. L’ordre de débiter un compte courant secondaire dans le cas où le compte courant habituel n’est pas suffisamment alimenté n’est pas pris en compte113. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » seront traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu’il ressorte sans autre de ces remarques. Si l’acte ne contient pas ces indications, l’Institut ne peut pas en conclure, à sa simple réception, qu’il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans autorisation expresse de débiter le compte, la taxe est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et il peut ainsi ne pas être entré en matière sur la demande ou l’opposition114.
11.5 Observation du délai de paiement des taxes
Le paiement des taxes est réputé effectué lorsque la somme due est inscrite au crédit du compte de l’Institut (art. 7 al. 1 OTa-IPI).
111 Newsletter 2018/02-03 Marques 112 Ces conditions générales sont publiées sous https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et- centre-de-telechargement/communication-et-paiement/compte-courant.html . 113 Newsletter 2018/08 Marques 114 CREPI, sic! 2001, 526, consid. 4 et 5 – Tigermarket (fig.) ; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
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Conformément à l’art. 21 al. 3 PA et à l’art. 7 al. 2 OTa-IPI, le délai de paiement est observé si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’Institut dans les délais.
Selon la jurisprudence, si la somme due a été payée dans les délais, le fait que le montant n’ait pas encore été crédité sur le compte de l’Institut n’a aucune incidence sur l’observation du délai de paiement. En effet, le moment déterminant pour constater l’observation de ce délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’Institut à la Poste suisse ou celui auquel la somme en faveur de l’Institut a été débitée du compte postal ou bancaire de la partie ou de son mandataire115. Il résulte de cette jurisprudence qu’en règle générale, le délai n’est pas respecté lorsque l’ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car habituellement le montant n’est débité du compte que le prochain jour bancaire ouvrable. Le délai est néanmoins en principe réputé observé en dépit d’une erreur dans la saisie du numéro de compte116.
Lors du paiement de la taxe d’opposition par débit sur le compte courant auprès de l’Institut, il importe que l’ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l’Institut ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose à partir de cette date d’un avoir suffisant pour payer l’intégralité de la taxe. La date d’exécution de l’ordre de débit par l’Institut n’est pas déterminante à cet égard.
En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l'Institut de l'autorisation de débiter. Si l’autorisation porte sur une taxe que l’Institut n’a pas encore facturée (p. ex. paiement d’une taxe de dépôt lors de la présentation d’une demande d’enregistrement par le biais du portail e-trademark) et pour laquelle il n’existe pas de délai de paiement légal, la date de facturation est considérée comme la date de réception du paiement. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d'un compte de l'Institut (art. 8 OTa-IPI).
115 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit. 116 Cf. arrêt non publié du TAF du 24 mai 2011 en la cause B-2415/2011 et les réf. cit.
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Partie 2 – Procédure d’enregistrement
1. Introduction
La procédure d’enregistrement commence par le dépôt et se termine par l’enregistrement ou le rejet de la demande (art. 30 LPM). Elle est subdivisée en examen préliminaire, examen formel et examen matériel, ce dernier étant traité à la Partie 5 des présentes Directives.
Une fois la marque enregistrée ou la demande rejetée, il n’est plus possible de modifier le signe (cf. ch. 3.7, p. 66).
2. Examen préliminaire
2.1 Dépôt
Lors de l’examen préliminaire, l’Institut vérifie si le dépôt satisfait aux exigences minimales de l’art. 28 al. 2 LPM. Ces exigences sont les suivantes :
2.1.1 Demande d’enregistrement
La demande d’enregistrement doit être présentée par écrit mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 6 al. 3 OPM). Un dépôt électronique n’est possible que par l’intermédiaire des systèmes mis à disposition par l’Institut (https://e-trademark.ige.ch ou tm.admin@ekomm.ipi.ch).
L’identité du déposant doit ressortir de la demande. En plus du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison de commerce (pour les personnes morales), la demande doit contenir l’adresse du déposant (art. 9 al. 1 let. b OPM).
2.1.2 Reproduction de la marque
La reproduction graphique de la marque (art. 10 OPM) doit permettre d’identifier le signe que le déposant souhaite faire enregistrer.
2.1.3 Liste des produits ou des services
La demande doit contenir une liste des produits ou des services.
2.1.4 Demande incomplète
Lorsque le dépôt ne répond pas aux exigences susmentionnées, l’Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande (art. 15 OPM). Si les défauts ne sont pas régularisés dans le délai fixé, l’Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM).
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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2.2 Date de dépôt
Dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l’art. 28 al. 2 LPM sont remplies (nom ou raison de commerce du déposant, reproduction de la marque, liste des produits ou des services), l’Institut entre en matière sur la demande et lui attribue une date de dépôt1. Celle-ci correspond au jour de la remise à l’Institut du dernier élément requis. Il en va de même dans le cas d’un dépôt électronique, la date de dépôt correspondant au jour où les données du dépôt ont été enregistrées dans le système de l’Institut. Pour les demandes transmises par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, il s’agit du moment auquel toutes les données utiles ont pu être enregistrées par le système informatique de l’Institut2. Pour les demandes transmises par le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise, à la Poste Suisse, de l’envoi adressé à l’Institut (art. 14a OPM). Le fardeau de la preuve concernant le moment de la remise incombe au déposant.
L’Institut délivre un certificat de dépôt au déposant.
3. Examen formel
3.1 Dépôt
3.1.1 Formulaire
Le dépôt est valable s’il satisfait aux exigences minimales de l’art. 28 al. 2 LPM en relation avec l’art. 9 al. 1 OPM (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.3, p. 56). Cependant, conformément à l’art. 8 al. 1 OPM, l’Institut n'accepte une demande que si le déposant a recouru au système de dépôt électronique3 ou a rempli le formulaire officiel, voire un autre formulaire agréé par l’Institut ou conforme au TLT de Singapour. L’Institut peut renoncer à la présentation du formulaire si un dépôt formellement valable contient toutes les indications exigées (art. 8 al. 2 OPM).
3.1.2 Déposant
Selon l’art. 28 al. 1 LPM, toute personne physique ou morale peut faire enregistrer une marque. (cf. Partie 1, ch. 3.1.1, p. 21). Il existe une exception pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 5, ch. 10.1 ss, p. 212), et des règles spéciales pour les marques géographiques (cf. Partie 5, ch. 11.4, p. 216).
Lorsque les indications figurant dans la demande d’enregistrement ne permettent pas de déterminer avec certitude si le déposant dispose de la personnalité juridique, l’Institut lui impartit un délai pour remettre un extrait du RC ou un document jugé équivalent. Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l’Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l’art. 16 OPM).
1 Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.7, p. 66. 2 Voir Communication de l’Institut, sic! 2010, 554. 3 https://e-trademark.ige.ch/
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En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant ; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. L’Institut considère comme destinataire des écrits la personne dont le nom apparaît le premier sur la demande d’enregistrement aussi longtemps que l’un des déposants n’a été désigné comme destinataire des écrits ou qu’aucun mandataire commun n’a été constitué. Il désigne une personne comme destinataire des notifications tant qu’un des déposants n’a pas été indiqué comme destinataire des communications ou qu’un mandataire commun n’a pas été choisi (art. 4 al. 2 OPM).
Si le déposant n’a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM ; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 26).
3.2 Reproduction de la marque
La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique ou sa représentation par d’autres moyens autorisés par l’Institut. Le cas échéant, cette représentation sera complétée par une revendication de couleur (art. 10 al. 2 OPM) ou, pour les marques sonores et les marques non conventionnelles4, par l’indication du type particulier de marque (art. 10 al. 3 OPM).
Afin que le signe protégé soit accessible aux autorités compétentes, aux acteurs du monde économique ou au public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d’accès, compréhensible, durable et objective5, et ce pour tous les types de marques. Une marque doit en principe pouvoir être représentée graphiquement (art. 10 al. 1 OPM), l’Institut pouvant autoriser d’autres modes de représentation pour des formes de marques particulières (art. 10 al. 1 OPM in fine)6. Une description de la marque est exigée, lorsqu’elle est nécessaire pour garantir une définition précise de l’objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.9, p. 62).
La reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8 × 8 cm. Cette exigence vaut aussi si la marque est représentée à l’aide de plusieurs reproductions (p. ex. dans le cas d’une marque tridimensionnelle, cf. ch. 3.2.4, p. 60). Lorsque le signe est déposé électroniquement, la reproduction déterminante est celle ressortant de l’extrait du registre « Certificat de dépôt », lequel est imprimé par l’Institut sur une imprimante étalonnée pour rendre des couleurs exactes, ce qui permet de garantir que la ou les couleurs reproduites correspondent à celle(s) sur la demande d’enregistrement.
Lorsque la reproduction de la marque ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 OPM, l’Institut impartit un délai au déposant pour corriger les défauts (art. 16 al. 1 OPM). Si le
4 Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes. 5 Pour les marques olfactives voir TAF B-4818/2010, consid. 6.3.1 – Odeur d’amandes grillées (marque olfactive). 6 Cette disposition prend en considération les nouvelles possibilités techniques de constituer des dossiers, de tenir des registres et de publier les marques sous forme électronique et permettra à l’Institut d’accepter à l’avenir d’autres modes de représentation que la représentation graphique pour certaines formes de marques particulières.
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défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé, l’Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l’art. 16 al. 2 OPM).
Si aucune reproduction de la marque n’est jointe à la demande d’enregistrement, l’Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande. Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé, l’Institut déclare la demande irrecevable (cf. ch. 2.1.4, p. 56).
3.2.1 Revendication de couleur(s)
En l’absence d’une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles7. Si en revanche une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n’est alors protégée que dans les couleurs revendiquées. Celles-ci doivent toutes être indiquées par écrit sur la demande d’enregistrement. Le déposant peut préciser la couleur entre parenthèses au moyen d’un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. Pantone, RAL ou NCS).
L’Institut accepte également une revendication partielle de couleur(s), c’est-à-dire une revendication qui se limite à certains éléments de la marque, les autres éléments étant déposés en noir ou blanc. Dans ce cas, ces derniers sont protégés dans toutes les couleurs possibles.
Exemple de revendication de couleur partielle :
-
CH 649 873
(Couleur revendiquée : rouge - Pantone 185)
3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative
Les marques verbales sont constituées exclusivement de caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 272) et ne sont pas assorties d’une revendication de couleur(s). Les marques verbales/figuratives (marques combinées) sont constituées de tels caractères combinés avec des éléments graphiques ou une revendication de couleur(s). L’utilisation de caractères de commande tels que des retours à la ligne ou des tabulateurs n’est pas possible pour les marques verbales. Les signes qui contiennent des caractères de commande doivent être déposés en tant que marques verbales/figuratives8.
7 ATF 134 III 406, consid. 6.2.2 - VSA Verband ASA Association des entreprises suisses d’ascenseurs (fig.). 8 Cela signifie, par exemple, que les signes qui sont écrits sur deux lignes doivent être déposés comme marques verbales/figuratives. En revanche, il est possible de déposer comme marque verbale la représentation des caractères de commande sous forme de codes en utilisant les caractères
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RES~
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En cas de revendication de couleur(s) pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, une reproduction en couleur(s) doit être jointe à la demande (art. 10 al. 2 OPM). Toutes les couleurs revendiquées (y compris le noir et le blanc) doivent être indiquées dans la demande. Concernant la revendication partielle de couleur(s), cf. ch. 3.2.1, p. 59.
La saisie dans le système informatique d’un signe en tant que marque verbale, marque verbale/figurative ou marque figurative est purement technico-administrative. Elle ne révèle rien sur l’étendue de la protection de la marque, ni sur la manière dont celle-ci doit être utilisée pour maintenir le droit à la marque. Seule l’inscription au registre possède une valeur juridique.
3.2.3 Marque sonore
Une marque sonore doit être représentée au moyen d’une portée comprenant toutes les informations importantes (en particulier la clé, les notes et les silences). Un oscillogramme, un spectrogramme ou un sonagramme ne sont par contre pas acceptés, car ils ne sont pas à même de représenter des sons ou des bruits de manière facilement accessible et compréhensible.
Les marques sonores qui ne peuvent pas être représentées sur une portée pourront, lorsque l’Institut acceptera d’autres modes de représentation, être reproduites de manière électronique (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).
Pour éviter toute confusion avec d’autres types de marques (p. ex. marque figurative ou marque verbale/figurative), la demande d’enregistrement doit contenir l’indication « marque sonore » (art. 10 al. 3 OPM).
3.2.4 Marque tridimensionnelle
Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction et l’objet de la protection doit être défini de façon suffisamment précise. A cette fin, le déposant doit remettre à l’Institut soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles9. De plus, il convient d’indiquer dans la demande d’enregistrement qu’il s’agit d’une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM). A défaut d’une telle indication, l’Institut traite la marque comme une marque figurative.
imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 272). Les signes „¶“, „\n“ ou „^J“ peuvent en particulier être déposés comme (parties de) marques verbales. 9 Cf. CREPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
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Exemples de reproductions admises :
- CH 609 069, cl. 3
- CH 634 580, cl. 36
3.2.5 Hologramme
Lorsque l’hologramme est constitué par l’image d’un seul objet (qui ne se modifie pas), la reproduction doit représenter cet objet soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l’angle de vue, l’hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, la demande d’enregistrement doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets.
Le type de marque doit être indiqué dans la demande d’enregistrement, par exemple de la manière suivante : « cette marque consiste en un hologramme » ou « marque-hologramme » (art. 10 al. 3 OPM).
3.2.6 Marque de couleur (abstraite)
Lors du dépôt d’une marque de couleur, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative :
- sous la rubrique « revendication de couleur », la(es) désignation(s) de couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. : Pantone, RAL ou NCS) ;
- sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l’indication « marque de couleur » (art. 10 al. 3 OPM) ;
- une reproduction de cette couleur (maximum 8 × 8 cm) doit figurer dans la demande d’enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).
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S’il y a pluralité de couleurs, il est possible d’indiquer, lors du dépôt, la proportion occupée par chaque couleur ; l’indication d’un pourcentage n’est pas forcément nécessaire. En l’absence d’une indication du rapport d’utilisation, l’examen de la marque se fondera sur la répartition des couleurs, telle qu’elle ressort de la reproduction.
3.2.7 Motif
Lors du dépôt d’un motif, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative :
- sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l’indication « motif » (art. 10 al. 3 OPM) ;
- une reproduction de ce motif (maximum 8 × 8 cm), composé d’un extrait d’un dessin qui se répète en principe de manière illimitée, doit être remis avec la demande d’enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).
3.2.8 Marque de position
Une marque de position se caractérise par un élément immuable (signe de base) toujours placé sur le produit dans la même position10. La reproduction doit permettre de définir clairement l’objet de la protection (signe de base), à savoir pour quelle partie de l’objet représenté la protection à titre de marque est demandée. A cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire les parties de l’objet qui ont pour seule fonction de montrer la position et qui sont, de ce fait, exclues de la protection. Il peut ajouter des clarifications dans la demande d’enregistrement.
Une marque de position ne peut être demandée que pour les produits ou les services relevant de la même classe qui sont susceptibles d’être représentés entièrement ou partiellement11, sinon l’objet de la protection ne peut pas être clairement défini.
Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d’enregistrement qu’il s’agit d’une marque de position (art. 10 al. 3 OPM).
3.2.9 Marque de mouvement
La reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection à titre de marque est requise (art. 10 OPM). Il faut remettre à l’Institut des reproductions des différentes séquences du mouvement ; de plus, il convient d’indiquer dans la demande d’enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. « de manière continue ») du mouvement.
Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d’enregistrement qu’il s’agit d’une marque de mouvement (art. 10 al. 3 OPM).
10 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position). 11 P. ex. la représentation d’une poche arrière pour des « jeans » (cl. 25).
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Exemple :
CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction) : « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d’abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte ‘klee blatt’, et à droite de la dernière image le texte ‘Coaching für junge Erwachsene’ ».
3.2.10 Marque olfactive
Actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l’exigence de la représentation graphique au sens de l’art. 10 OPM (cf. ch. 3.2, p. 58) pour une marque olfactive12. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l’odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments (cf. ch. 3.2, p. 58). Pour éviter toute confusion avec d’autres types de marques, il faut préciser « marque olfactive » dans la demande d’enregistrement (art. 10 al. 3 OPM).
3.3 Catégorie de marque
Concernant la catégorie de marque, une distinction est faite entre marque individuelle, marque de garantie, marque collective et marque géographique. Lorsqu’une marque ne doit pas être enregistrée en tant que marque individuelle, il est nécessaire de mentionner la catégorie de la marque dans la demande d’enregistrement (art. 9 al. 2 let. c et cbis OPM). Les modifications ultérieures de la catégorie de marque entraînent généralement un report de la date de dépôt (cf. ch. 3.7, p. 66). Pour les marques de garantie, les marques collectives et les marques géographiques, le déposant doit remettre un règlement correspondant à l’Institut (art. 23 al. 1 et art. 27c LPM)13.
3.4 Revendication d’une priorité
Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (concernant la date de dépôt, cf. ch. 2.2, p. 57). La LPM prévoit trois exceptions au principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM). Dans les cas de la priorité au sens de la CUP, de la priorité découlant d’un droit de réciprocité et de la priorité découlant d’une exposition, une date antérieure peut être revendiquée comme date de dépôt.
12 TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odeur d’amandes grillées (marque olfactive). 13 Pour plus de détails, cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 212 (pour les marques collectives), Partie 5, ch. 10.3, p. 213 (pour les marques de garantie) et Partie 5, ch. 11.5, p. 216 (pour les marques géographiques).
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3.4.1 Priorité au sens de la CUP
La revendication d’une priorité découlant d’un dépôt effectué dans un Etat membre de la CUP n’est possible que si ce dépôt n’est pas antérieur de plus de six mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec l’art. 7 LPM). Ce délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l’étranger le 3 mars, la demande suisse doit être déposée au plus tard le 3 septembre à minuit. Le déposant doit remettre à l’Institut une déclaration de priorité dans les 30 jours à compter du dépôt de la demande en Suisse (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l’art. 9 LPM et l’art. 14 al. 1 OPM). Si l’un des délais susmentionnés n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint (art. 9 al. 2 LPM en relation avec l’art. 14 al. 1 OPM). Ceci n’a aucune incidence sur le dépôt effectué en Suisse, la date de dépôt retenue étant alors celle du jour où la marque a été déposée en Suisse (art. 29 LPM). N’étant soumise à aucune forme particulière, la revendication de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant de la demande d’enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans lequel celui-ci a été effectué (art. 12 al. 1 OPM).
La présentation d’un document de priorité n’est pas obligatoire. Dans les cas peu clairs, l’Institut peut toutefois exiger qu’un document de priorité soit produit14. C’est par exemple le cas lorsqu’une priorité partielle est revendiquée et qu’il ne ressort pas clairement de la correspondance avec le déposant ou le mandataire pour quels produits ou services la priorité est revendiquée. L’Institut exige aussi la présentation d’un document de priorité lorsque les indications relatives à la priorité sur la demande d’enregistrement semblent erronées ou lacunaires. Le déposant doit produire le document de priorité dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt (art. 14 al. 1 OPM)15. Si le déposant ne produit par les documents nécessaires, le droit de priorité s'éteint (art. 14 al. 1 OPM). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté16.
Le document de priorité doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais (art. 3 al. 2 et 14 al. 3 OPM). Si le document est rédigé dans une autre langue, l’Institut impartit un délai au déposant pour le faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Le document de priorité remis à l’Institut doit avoir été établi par l’autorité compétente17.
Un simple certificat de dépôt ne constitue pas un document de priorité suffisant parce qu’il n’apporte pas la preuve que l’autorité compétente a entrepris un examen formel après le dépôt et attribué une date de dépôt à la demande.
Le titulaire de la demande d’enregistrement ou de la marque donnant naissance au droit de priorité et le déposant en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la
14 Cf. art. 9 LPM en relation avec art. 14 al. 1 OPM, de même que message « Swissness », p. 7783. 15 L’Institut émet une notification en temps utile pour permettre au déposant de respecter le délai de remise du document de priorité. 16 Cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW. 17 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, le document de priorité doit être joint en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 5.1, p. 27).
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demande d’enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité18. En outre, les deux objets doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l’impression d’ensemble qui s’en dégage, de différences essentielles (art. 4 let. C al. 4 CUP).
Si la liste des produits ou des services de la demande suisse est plus large que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu’une priorité partielle (couvrant les produits ou les services identiques) et doit l’indiquer dans la rubrique correspondante de la demande d’enregistrement. En revanche, si la liste des produits ou des services du premier dépôt est plus étendue que celle contenue dans la demande suisse, le déposant peut alors revendiquer en Suisse la priorité pour tous les produits ou les services.
3.4.2 Priorité découlant d’un droit de réciprocité
Si le premier dépôt n’a pas été effectué dans un Etat membre de la CUP, le déposant ne peut revendiquer la priorité que si l’Etat en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 7 al. 2 LPM). Un grand nombre d’Etats non-membres de la CUP ayant signé l’Accord sur les ADPIC (dont l’art. 2 prévoit l’application des dispositions matérielles de la CUP), l’art. 7 al. 2 LPM n’est quasiment plus appliqué en pratique19.
S’agissant de la procédure de revendication d’une priorité découlant du principe de réciprocité, voir ch. 3.4.1, p. 64.
3.4.3 Priorité découlant d’une exposition
Aux conditions de l’art. 8 LPM, il est possible de se prévaloir de la date de présentation de produits ou de services dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (RS 0.945.11) comme date de priorité.
La procédure de revendication de la priorité découlant d’une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la CUP (art. 9 LPM), la déclaration de priorité devant toutefois comprendre en plus la désignation exacte de l’exposition (art. 13 OPM).
A la différence du droit des brevets, la priorité découlant d’une exposition n’a qu’une importance pratique minime en droit des marques.
3.5 Procédure d’examen accélérée
La procédure d’examen accélérée est soumise à une demande (art. 18a OPM) et au paiement de la taxe de dépôt, de la surtaxe pour classe supplémentaire et de la taxe pour examen selon la procédure accélérée. La demande n’est réputée présentée que lorsque ces
18 L’Institut accepte de transférer le droit de priorité parce que l’inscription de la priorité au registre ne crée qu’une simple présomption dans un procès ordinaire. Dans l’ATF 42 II 404, le Tribunal fédéral a nié la possibilité de transférer le seul droit de priorité. Une partie de la doctrine considère également que ce droit est accessoire et qu’il ne peut être transféré qu’avec la marque. 19 L’art. 12 al. 3 OPM, en vertu duquel l’Institut tient une liste des Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse au sens de l'art. 7 al. 2 LPM, est donc devenu caduque et a été abrogé.
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trois taxes ont été payées (art. 18a al. 2 OPM). Jusqu’au paiement, la demande est examinée selon la procédure d’examen ordinaire.
3.6 Taxes
L’Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu’il accomplit durant la procédure d’enregistrement (art. 28 al. 3 LPM en relation avec l’art. 7 OPM). L’OTa-IPI fixe les modalités de paiement (art. 4 à 9) ainsi que le montant des taxes (Annexe I de l’OTa-IPI).
La taxe de dépôt et la surtaxe pour classe supplémentaire sont dues lors du dépôt de la marque et doivent être payées dans le délai fixé par l’Institut (art. 18 al. 1 et 3 OPM). Celui-ci rejette la demande d’enregistrement en cas de paiement tardif (art. 30 al. 2 let. b LPM). La taxe demeure néanmoins due. Une taxe payée tardivement n’est donc pas remboursée (cf. notamment Partie 1, ch. 11.3, p. 54).
Lorsque la liste des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée comporte plus de trois classes, le déposant doit s’acquitter d’une taxe pour chaque classe supplémentaire. Si des classes supplémentaires sont ajoutées en cours de procédure d’enregistrement, le déposant doit s’acquitter des surtaxes y relatives dans le délai imparti. Ici aussi, le non-respect du délai de paiement conduit au rejet de la demande. Le rejet porte sur la totalité de la demande, car l’Institut ne peut pas décider pour quelles classes le signe doit être protégé. Si des classes sont supprimées au cours de la procédure d’enregistrement, la surtaxe déjà payée n’est pas remboursée.
3.7 Modification de la marque : report de la date de dépôt
Conformément à l’art. 29 al. 2 LPM, la modification de la marque entraîne un report de la date de dépôt lorsque :
- le signe est remplacé par un autre, y compris les modifications du type et de la catégorie de marque20 ;
- le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque la modification permet l’enregistrement de la marque21 ou qu’un élément déterminant pour l’impression générale qui se dégage du signe est supprimé, ajouté ou modifié ;
- le champ de protection du signe est étendu, par exemple lorsque le déposant renonce à revendiquer une couleur ou que la liste des produits ou des services est étendue (il n’y a pas d’extension de la liste quand le déposant se contente de préciser des termes ou qu’il attribue des produits ou des services classés incorrectement à une autre classe).
20 Cf. CREPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Le seul cas où la date de dépôt n’est pas reportée est lorsqu’une marque collective est modifiée en marque individuelle, le déposant pouvant (co-)utiliser les deux catégories de marques et leur fonction n’étant pas fondamentalement différente. 21 Seule exception : la formulation d’une revendication de couleur négative pour les signes qui contiennent un élément susceptible d’être confondu avec la croix suisse ou le signe protégé de la Croix-Rouge (cf. Croix fédérale et emblème de la Croix-Rouge dans les marques et dessins et modèles : nouvelle pratique, sic! 2000, 553).
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
67
Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l’écrit contenant ces modifications ou la date à laquelle la demande, envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, arrive sur le système informatique de l’Institut (cf. ch. 2.2, p. 57).
3.8 Publication et durée de validité
Quand une marque est enregistrée, les données déterminantes sont publiées (art. 38 LPM, art. 19 et 42 OPM en relation avec l’art. 40 OPM). L’organe de publication de l’Institut (art. 43 OPM) est Swissreg, disponible sous https://www.swissreg.ch.
La durée de validité de l’enregistrement est de dix ans à compter de la date de dépôt (art. 10 al. 1 LPM).
4. Liste des produits ou des services
4.1 Bases légales
En vertu du principe de spécialité, une marque n’est pas protégée de façon absolue mais uniquement pour des produits ou des services déterminés. L’art. 11 OPM prévoit que les produits ou les services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, ceci afin de garantir la sécurité juridique.
Le classement des produits et des services permet aux milieux intéressés de chercher efficacement les marques enregistrées et de déterminer si un risque de conflit existe. La description rigoureuse des produits et des services ainsi que leur classement correct permettent de définir l’objet et le champ de protection des marques enregistrées. Une définition précise de l’objet de la protection permet entre autres de déterminer pour quels produits ou services la marque doit être utilisée (art. 11 al. 1 LPM)22.
En tant que membre de l’Arrangement de Nice, la Suisse est tenue d’appliquer la Classification de Nice. L’Institut doit en particulier utiliser les numéros des classes de cette classification et la liste doit être établie dans l’ordre des numéros de classes revendiquées (art. 11 OPM).
Lorsque la demande d’enregistrement ne mentionne aucun produit ou service, l’Institut communique ce fait au déposant lors de l’examen préliminaire (art. 15 OPM en relation avec l’art. 28 al. 2 LPM). Il n’attribue pas de date de dépôt à cette demande. Si le déposant ne corrige pas le défaut dans le délai imparti, l’Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 en relation avec l’art. 28 al. 2 LPM). Lorsque la demande n’indique que des numéros de classes, l’Institut part du principe que le déposant revendique les indications générales des intitulés de ces classes (Oberbegriffe) figurant dans la Classification de Nice au moment du dépôt23.
Si les produits ou les services ne sont pas décrits de manière précise, l’Institut en informe le déposant et lui demande de les reformuler. Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai
22 Cf. Partie 6, ch. 5.3.5, p. 245. 23 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cf. ch. 4.5, p. 73.
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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imparti, l’Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let a LPM en relation avec l’art. 11 OPM)24. Dans la mesure du possible, l’Institut fait des propositions de reformulation, à condition toutefois qu’il soit possible de déterminer le sens de la formulation initiale. La responsabilité liée à la formulation de la liste des produits ou des services et à sa conformité juridique continue toutefois d’être endossée par le déposant, tout comme le fait que la formulation qu’il propose à l’Institut corresponde à une précision de la liste initialement déposée. En effet, si la nouvelle formulation s’avère être en réalité une extension de la liste d’origine, la date de dépôt sera reportée (art. 29 al. 2 LPM).
4.2 Classification de Nice
La Classification de Nice se compose de trois parties :
Les intitulés des classes sont des indications générales relatives au domaine dont relèvent les produits ou les services d’une classe. Les intitulés des 45 classes de la version actuelle de la Classification de Nice peuvent être téléchargés du site internet de l’Institut en format PDF (https://www.ige.ch). L’utilisation de ces intitulés dans une liste de produits et de services est expliquée au ch. 4.4.
Les notes explicatives indiquent, au moyen d’exemples, quels produits ou services sont englobés ou non sous un numéro de classe spécifique. Elles sont consultables sur le site internet de l’OMPI, mis en lien sur le site internet de l’Institut (https://www.ige.ch) sous « Classification de Nice ».
La liste alphabétique, non exhaustive, comporte actuellement quelque 9000 produits et services concrets avec leur numéro de classe. Les termes de la liste alphabétique sont référencés dans l’Aide à la classification25.
Les notes explicatives accompagnant chaque classe et la liste alphabétique des produits (34 classes) et des services (11 classes) permettent de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services.
Si un produit ne peut pas être classé à l’aide des intitulés des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués selon les remarques générales de la Classification de Nice :
a) Un produit fini est en principe classé d’après sa fonction ou sa destination. Si la fonction ou la destination d’un produit fini n’est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce produit est classé par analogie avec d’autres produits finis comparables figurant dans la liste alphabétique. S’il n’en existe aucun, d’autres critères subsidiaires tels que celui de la matière dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués.
b) Un produit fini à usages multiples (tel un radioréveil) peut être classé dans différentes classes correspondant à l’une de ses fonctions ou à l’une de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun intitulé de classe, les autres critères mentionnés sous a) sont applicables.
24 TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET. 25 https://wdl.ige.ch/wdl/
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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c) Les matières premières brutes ou semi-ouvrées sont en principe classées en fonction de la matière dont elles sont constituées.
d) Un produit destiné à faire partie d’un autre produit n’est en principe classé dans la même classe que ce dernier qu’au cas où il ne peut, en règle générale, pas avoir d’autres affectations ; dans tous les autres cas, les critères mentionnés sous a) sont applicables.
e) Si un produit, fini ou non, devant être classé en fonction de la matière dont il est constitué, est en fait constitué de plusieurs matières différentes, le classement est en principe opéré en fonction de la matière prédominante.
f) Les étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir sont en principe classés dans la même classe que ces derniers.
Si un service ne peut pas être classé à l’aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, il convient d’appliquer les critères suivants :
a) Les services sont en principe classés en fonction des branches d’activité définies par l’intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec d’autres services similaires figurant dans la liste alphabétique.
b) Les services de location sont en principe classés dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus à l’aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones relève de la classe 38). Les services de crédit-bail financier sont toutefois classés en classe 36 en tant que services financiers.
c) Les services de conseil, d’information ou de consultation sont en principe classés dans la même classe que le service faisant l’objet du conseil, de l’information ou de la consultation. Par exemple : consultation en matière de transport (cl. 39), consultation en matière de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matière financière (cl. 36), consultation en matière de soins de beauté (cl. 44). La communication par voie électronique (par téléphone, par voie informatique) de ce conseil, de cette information ou de cette consultation est sans effet sur le classement du service.
d) Les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur (par exemple, services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage [cl. 35], services de financement dans le cadre de services de franchisage [cl. 36], services juridiques dans le cadre de franchisage [cl. 45]).
4.3 Formulation de la liste des produits et services
La liste des produits et services doit être rédigée en français, en allemand ou en italien (cf. aussi ch. 4.8, p. 75). Les produits et services doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de classe correct (art. 11 OPM).
4.3.1 Signes de ponctuation
Il est important de veiller à une ponctuation correcte. Séparer les termes par des signes de ponctuation incorrects peut avoir pour conséquence un changement de signification et, de ce fait, une mauvaise classification.
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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Les règles ci-après doivent être respectées :
Toujours mettre un point à la fin d’une classe. Ne pas séparer par un point les produits et services appartenant à une classe. Ecrire en toutes lettres les abréviations, par exemple « en particulier » et non « en partic. ».
Séparer les produits ou services ou les groupes de produits ou services par des points-virgules ; les virgules ne sont utilisées que pour séparer les produits ou services dans un groupe ou pour préciser certaines caractéristiques des produits ou services revendiqués.
Utiliser les virgules ou points-virgules de façon erronée peut conduire à de fausses interprétations. Voici quelques exemples pour illustrer ce propos :
- Cl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; tous les produits précités de provenance suisse.
Dans cette liste, la limitation géographique porte sur tous les produits de la classe indiquée en raison de la séparation par le point-virgule.
- Cl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, tous les produits précités de provenance suisse.
Dans ce deuxième exemple, la limitation porte sur tous les produits sauf les bières, qui sont clairement séparées des autres produits, et donc aussi de la limitation géographique, par un point-virgule.
- Cl. 41 Publication de livres, de journaux, de périodiques; revues.
Dans cet exemple, les revues sont séparées des autres services par un point-virgule, raison pour laquelle il convient de supposer que le déposant revendique les « revues » comme produit et non comme service (« publication de revues »).
Des contraintes informatiques interdisent toute utilisation d'autres signes de ponctuation. En règle générale, ceux-ci peuvent être remplacés facilement, par exemple :
- Cl. 25 Vêtements, en particulier : pantalons et blouses.
Le double point doit être supprimé.
- Cl. 30 Croissants aux noix/aux amandes.
La barre oblique peut être remplacée par un « et ».
- Cl. 30 Tourtes aux noix et/ou au chocolat.
L’utilisation de l’expression « et/ou » est généralement sujette à interprétation. Dans l'exemple susmentionné, il ne ressort pas clairement de la liste si la protection est demandée pour des tourtes aux noix et des tourtes au chocolat ou si le déposant ne souhaite pas se fixer entre la protection de tourtes aux noix ou la protection de tourtes au chocolat. Afin de lever toutes ambiguïtés, les différents produits doivent liés par un « et ».
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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4.3.2 Répétitions
Si, au sein d’une classe, un produit ou un service est mentionné deux fois par une description identique, l’Institut biffe une mention d’office.
4.3.3 Enumérations
Une énumération exhaustive est introduite par l’expression « à savoir ». En général, une énumération exhaustive sert à préciser le terme trop vague (et donc non classable) qui la précède, par exemple dans la classe 20 « Produits en matières plastiques, à savoir des figurines, des crucifix, des décorations pour gâteaux ».
Si le déposant revendique la protection pour une indication générale, mais qu’il souhaite mettre l'accent sur certains produits ou services, il peut introduire l’énumération par les expressions « en particulier », « notamment » ou « y compris ». Il faut toutefois que l’indication générale précédant cette énumération puisse être clairement attribuée à une classe. On peut ainsi procéder comme suit :
- Cl. 25 Vêtements, en particulier des pantalons et des vestes.
Mais la formulation suivante est exclue parce que l’indication générale est trop vague :
- Cl. 20 Produits en matières plastiques, en particulier des figurines.
Une expression comme « etc. » à la fin d’une énumération n’est pas non plus admise ; trop vagues, de telles énumérations ne permettent pas de déterminer avec précision les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
4.3.4 Formulation de limitations
Une limitation permet en règle générale de surmonter un obstacle à la protection (art. 2 LPM) ou de se distinguer par rapport à d’autres marques (pouvant prêter à confusion). Lors de la formulation d’une limitation, l’objet de la protection (les produits ou services revendiqués) doit rester précis (art. 11 OPM). Les indications qui ne désignent pas des caractéristiques objectives et intrinsèques des produits ou des services concernés n’ont dès lors pas leur place dans une liste de produits et services (cf. ch. 4.15).
Exemples de limitations qui ne sont pas admises :
Les limitations relevant purement du domaine du marketing, telles que celles relatives à l’aire géographique de distribution (p. ex. : « produits proposés uniquement en Suisse romande ») ou au prix (p. ex. : « tous les produits uniquement dans le segment du luxe »).
Les formulations qui renvoient à l’usage que le titulaire entend faire des produits : la désignation « boissons alcooliques pour la consommation lors de fêtes » n’est pas claire. Il n’est pas possible de distinguer objectivement des boissons alcooliques selon l’endroit ou l’occasion de leur consommation.
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La limitation « pas en relation/en rapport avec XY » ne permet pas d’exclure un contenu thématique. A titre d’exemple, si des livres portant sur des thèmes juridiques doivent être exclus, une formulation telle que « livres n’ayant pas pour thème le droit et la jurisprudence » serait pertinente.
Les limitations se rapportant à des entreprises ou à leurs logos : « parties de véhicules, à l’exclusion de celles pour Volkswagen » ou « tous les produits sans logo ou écusson du club de sport YB » ne sont pas des désignations précises.
Les formulations ayant pour but de limiter le public cible, telles que « machines à coudre pour couturières professionnelles » ne sont en règle générale pas admises. Les cercles des destinataires visés peuvent uniquement être limités par des caractéristiques objectives et inhérentes aux produits ou services concernés. La manière dont une « machine à coudre pour couturière professionnelle » se distingue d’une machine à coudre pour couturière amatrice n’est pas claire. De plus, les caractéristiques objectives et inhérentes aux produits concernés ne permettent pas d’exclure que ces derniers soient utilisés uniquement par ce groupe de personnes.
Les limitations par des termes qui ne tombent pas sous le libellé des indications générales précédant lesdits termes, telles que « pâtisserie, à l’exception de la levure » ou « instruments de musique, à l’exception des pupitres à musique ».
Les limitations qui ne font pas sens: si des indications générales telles que « appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » en classe 9 sont revendiquées et limitées par « tous les produits précités à l’exception des produits dans le domaine de la fabrication et de l’application de préparations médicinales », cela ne fait pas sens. En effet, ces produits ne servent généralement ni à la fabrication ni à l’application de préparations médicinales.
4.3.5 Références à d'autres classes dans la liste
Les désignations de produits ou de services qui se réfèrent de manière générale à d’autres classes ou à des classes revendiquées dans une liste donnée ne sont pas considérées comme précises. De tels renvois peuvent en outre s’avérer problématiques en cas de radiations partielles de marques enregistrées. C’est pourquoi les renvois à d’autres classes ne sont pas admis. Par exemple, des désignations comme : « Réparation de produits de la classe 7 » (cl. 37) ou « Transport des boissons revendiquées de la classe 32 » (cl. 39) sont rejetées, et le déposant est invité à nommer les produits qui doivent être réparés ou transportés. Les désignations pourraient être précisées comme suit : « Réparation de pièces de machine » (cl. 37) ou « Transport de boissons » (cl. 39).
4.4 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice
Les indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice sont, selon la pratique de l’Institut, suffisamment précises pour être acceptées. La seule
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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exception concerne l’indication générale de l’intitulé de la classe 45 « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » qui est considérée par l’Institut comme imprécise. La formulation « services personnels et sociaux » et l’ajout « destinés à satisfaire les besoins des individus » sont trop vagues et ne permettent pas, même en tenant compte de la classe concernée, de tirer de conclusions sur le type de services revendiqués. Les termes « services sociaux » peuvent par exemple renvoyer à divers services d’assistance alors que les « services personnels » peuvent aussi bien être des services de « massage » ou de « coiffeur » (classe 44) que des services de « formation privée » (classe 41). L’expression « destinés à satisfaire les besoins des individus » n’est également pas apte à qualifier de manière précise le type de service rendu. « Les besoins des individus » peuvent être satisfaits par des services de différentes classes, comme les besoins en matière de conseils financiers (classe 36), les besoins en cours privé de musique (classe 41) ou les besoins en hébergement (classe 43).
Cependant, seuls les produits ou services effectivement couverts par les indications générales sont protégés26. Cela signifie que, lorsqu’un déposant revendique toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts. Ne sont par exemple pas couverts par les indications générales de l’intitulé de la classe à laquelle ils appartiennent les produits ou services suivant : « casques de protection », « genouillères pour ouvriers » et « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs » en classe 9, « repassage du linge » en classe 37, « services d’agences de presse » en classe 38, « location de scaphandres » en classe 39 ou « location de générateurs » en classe 40 ou « chronométrage des manifestations sportives » en classe 41. De plus, ne sont couverts par les indications générales que les produits ou services qui relevaient de ces indications générales au moment du dépôt. La protection n’est pas étendue aux nouvelles indications générales intégrées par la suite dans cette classe27.
4.5 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »
L’Institut considère qu’une liste de produits ou de services contenant une formulation du type « tous les produits/services compris dans cette classe » remplit la condition de l’art. 28 al. 2 let. c LPM et une date de dépôt est donc accordée. Cependant, cette formulation est trop imprécise pour pouvoir être acceptée en tant que telle28. Le déposant devra donc préciser sa liste de produits ou de services. Pour déterminer si la « précision » apportée ne constitue pas une extension de la liste des produits ou des services, l’Institut prend en compte les indications générales de l’intitulé des classes concernées. L’Institut estime en effet que, dans cette hypothèse, le déposant doit être traité de la même manière qu’un déposant ayant simplement coché les numéros des classes souhaitées, sans avoir désigné de produits ou services. Ainsi, si la « précision » contient un produit ou service qui n’est pas couvert par l’indication générale figurant dans l’intitulé de la classe correspondante, l’Institut considère
26 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5. 27 Cf. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5. 28 Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.
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que cette « précision » est en réalité une extension de la liste des produits ou des services et la date de dépôt est reportée en conséquence (art. 29 al. 2 LPM).
4.6 Définition des termes
Pour définir un terme figurant dans une liste de produits et de services, il convient, dans un premier temps, de se baser sur la définition lexicale du terme en question. Pour les termes qui peuvent figurer dans plusieurs classes, il convient de consulter la systématique de la Classification de Nice. S’il faut examiner le terme « bassine » en classe 11, il est par exemple évident, sur la base de la systématique de la classification, qu’il ne s’agit pas de bassines au sens large, mais uniquement de « baignoires ou cabines de douche » (cf. ci- après ch. 4.7). Il importe également de tenir compte des remarques générales et des notes explicatives accompagnant chaque classe de la Classification de Nice (cf. ch. 4.2). Dans un deuxième temps, il convient de tenir compte de la signification du terme selon le language courant29, dans la mesure où elle est compatible avec la systématique de la classification. Enfin, il faut également prendre en considération les définitions légales du terme30.
Les critères susmentionnés relatifs à la définition d’un terme sont aussi applicables à l’examen consistant à déterminer quels produits ou services relèvent d’une indication générale déterminée.
4.7 Prise en compte du numéro de classe lors de l’interprétation des termes
Lors de l’examen d’une liste de produits ou de services, le numéro de la classe indiquée est pris en compte pour déterminer si le terme peut être accepté ou non. Ainsi, un terme qui est utilisé dans plusieurs classes ne doit pas être précisé. Cela ne signifie pas pour autant qu’un terme formulé de manière imprécise devient acceptable par le simple ajout du numéro de classe (cf. ch. 4.6). Si le terme utilisé n’est pas couvert par un autre terme de la liste alphabétique ou par une indication générale figurant dans les intitulés des classes, une précision demeure nécessaire. Une formulation telle que « classe 7 : moteur » est acceptée car cette classe comprend des moteurs. Si, en cours de procédure, le déposant souhaite en plus la protection pour des « moteurs de voitures » (classe 12), un report de la date de dépôt sera effectué (art. 29 al. 2 LPM) car ces produits ne sont pas couverts par la formulation utilisée à l’origine en classe 7.
Relevons qu’il n’est souvent pas possible de rattacher clairement un service à une seule indication générale figurant dans les intitulés des classes ou à un terme de la liste alphabétique sur la base de sa désignation. Par ailleurs, que ce soit pour les produits ou pour les services, l’ajout « pour autant qu’ils soient compris dans cette classe » ne permet pas de faire en sorte que les termes formulés de manière imprécise soient conformes aux exigences légales.
29 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 - Luminous ; TF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5. 30 Cf. TF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, dans lequel le TF, pour sa définition, se base aussi sur les définitions légales des termes « complément alimentaire » et « produit pharmaceutique » (se référant aux développements de l’instance précédente au consid. 5.3).
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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Aucune précision n'est en revanche nécessaire dans les exemples suivants :
« Pommades, crèmes, lotions » en classe 3 est admis (produits à usage cosmétique). « Pommades, crèmes, lotions » en classe 5 est admis (produits à usage médical). « Moulins à café » en classe 7 est admis (moulins à café électriques). « Moulins à café » en classe 21 est admis (moulins à café non électriques). « Destruction d'animaux nuisibles » en classe 37 est admis (service de lutte
antiparasitaire). « Destruction d'animaux nuisibles » en classe 44 est admis (destruction pour
l'agriculture, la pisciculture, l’horticulture et la sylviculture). « Organisation d'expositions et de foires » en classe 35 est admis (à buts
économiques et publicitaires). « Organisation d'expositions et de foires » en classe 41 est admis (à usage culturel et
éducatif).
Exemples de termes imprécis :
« Gommes à mâcher » en classe 5 : dans le langage courant, une gomme à mâcher est une sucrerie et relèverait de la classe 30. Pour pouvoir classer des gommes à mâcher dans la classe 5, il faut impérativement faire suivre le terme de l’expression « à usage médical ».
« Vêtements » n'est pas accepté en classe 9, parce que, dans le langage courant, les vêtements sont un produit qui relève clairement de la classe 25. Pour pouvoir classer des vêtements en classe 9, il faut apporter une précision, par exemple « vêtements de protection contre le feu ».
« Produits destinés à la décoration d’intérieur » en classe 20 : ce terme est à ce point vague que ni l’indication du numéro de classe ni l’usage courant ne permettent de supposer qu’il s'agit de meubles ou d’autres produits de la classe 20. Il pourrait aussi s’agir de « lampes » (cl. 11), de « tableaux » (cl. 16) ou de « tapis » (cl. 27). Il faut donc préciser le terme.
« Services en relation avec des cartes de crédit » en classe 36 : même en considérant le numéro de classe, ce terme est trop vague. Les services revendiqués doivent être désignés de manière précise, par exemple « émission de cartes de crédit » (cl. 36), « surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet » (cl. 42) ou « services de détection de fraudes dans le domaine des cartes de crédit » (cl. 45).
4.8 Utilisation de termes dans une langue autre qu’une langue officielle
Les termes en anglais ou dans une autre langue qu’une langue officielle sont en général refusés (cf. Partie 1, ch. 5.8.1, p. 42). L’Institut exige une traduction des termes qui ne sont pas contenus dans des dictionnaires standards français, allemand ou italien. Un terme qui n’est pas dans une langue officielle sera accepté s’il est passé dans le langage courant (p. ex. « router »). En revanche, s’il n’est utilisé que comme terme technique par une certaine catégorie de spécialistes, il ne sera pas accepté et le déposant devra trouver un équivalent dans une langue officielle. S’il n’existe aucune traduction, c’est la définition de ce terme qui
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devra être utilisée. Le terme de langue étrangère peut être mis entre parenthèses à la suite de la formulation trouvée (p. ex. : classe 30 « boulettes de riz (Onigiri) »).
4.9 Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs »
Utilisés seuls, les termes « parties », « accessoires » et « dispositifs » ne désignent pas un produit concret. Ils ne sont pas suffisamment précis pour être classifiés. Ils ne peuvent être attribués à une classe que s’ils font partie ou s’ils constituent un élément d’un produit classifiable, par exemple « foreuse et leurs parties et accessoires » dans la classe 7, et s’ils forment un tout compréhensible. Il faut toutefois être attentif au fait que tous les accessoires et parties d’une foreuse n’appartiennent pas à la classe 7 (p. ex. les accumulateurs d’une foreuse font partie de la classe 9). L’Institut accepte aussi le terme « … et accessoires pour autant qu’ils soient compris dans cette classe » si les accessoires figurent dans la classe indiquée (p. ex. le terme « gants et accessoires pour autant qu’ils soient compris dans la classe 25 » ne serait pas admis parce qu’il n’y a pas d’accessoires connus pour des gants dans la classe 25). Si cet ajout est suivi d’une liste de produits accessoires, il faut veiller à ce qu’ils fassent tous partie de la classe désignée. Par exemple, la formulation « bicyclettes et leurs accessoires, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes, en particulier des porte-bagages, des casques et des feux pour bicyclettes » ne serait pas admise, parce que tous les produits énumérés n’appartiennent pas à la classe correspondante (casques [cl. 9] et feux pour bicyclettes [cl. 11]). Le terme « dispositif » doit être précisé : il convient d’indiquer sa nature, sa fonction et son usage, par exemple « dispositifs de sauvetage » en classe 9 ou « dispositifs pour dégager les bateaux » en classe 12.
4.10 Termes « sets » et « kits »
Certains produits sont couramment vendus sous la forme de « sets » ou de « kits ». Si les produits contenus dans le set sont identiques, par exemple un « set de feutres de couleur » (cl. 16) ou un « set de couteaux » (cl. 8), le classement des produits n’est pas problématique. Il en va de même si les produits vendus dans un set sont tous destinés au même usage, par exemple un « set de premier secours » (cl. 5) ou un « set de manucure » (cl. 8). Les termes de ce type sont admis, même si les différents produits n’appartiennent pas à la même classe (p. ex. les sets de premier secours contiennent en général des ciseaux [cl. 8]). Il importe pour le classement que les sets ou les kits soient commercialisés comme un tout et que les éléments principaux qui les composent appartiennent à la même classe que le set ou le kit. Un terme comme « kit de produits chimiques » ou « sets pour mécaniciens » est par contre trop vague pour être attribué à une classe. Il n’apparaît en effet pas clairement ce que contient le set ou le kit, ni à quel usage sont destinés les produits qui les composent. Dans ces cas, il convient d’énumérer séparément les produits pour les classer.
4.11 Terme « système » en tant que produit
Comme un système est toujours composé de plusieurs éléments, le terme « système » n’est admis que s’il ressort clairement de quels éléments le système est composé et si ces éléments appartiennent à la même classe. Le terme « système » est également admis s’il
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est utilisé comme un synonyme de termes comme « appareils », « instruments », « installations ». Sont par exemple admis les termes « systèmes informatiques » (cl. 9), « systèmes de navigation » (cl. 9), « systèmes d’éclairage » (cl. 11) ou « systèmes de freinage pour véhicules » (cl. 12).
4.12 Services des classes 38 et 42
D’après les notes explicatives de la Classification de Nice, la classe 38 « comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel ». Les services de la classe 38 concernent l’aspect technique de la transmission et ne renvoient ni au contenu ni au thème des services31. Par ailleurs, les services qui permettent l’accès à des réseaux de données, des banques de données et des sites internet sont considérés comme des services de télécommunication et appartiennent à la classe 38.
Les services de « programmation de sites internet », d’« hébergement de sites informatiques » ou de « conception de banques de données et de sites internet » appartiennent en revanche à la classe 42.
4.13 Services de vente au détail et de vente en gros
L’Institut accepte les expressions « vente au détail » et « vente en gros » sans autre précision en classe 35. Ces expressions doivent cependant être comprises dans le sens de : « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément »32. Il s’agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs33. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises34. Ainsi, la fabrication et la vente de produits par une entreprise n’est pas couverte par l’expression « vente au détail » ou « vente en gros » ; il convient dans un tel cas de revendiquer les produits dans les classes concernées35. Le terme « distribution » ne correspond pas non plus à la « vente au détail » ou à la « vente en gros » et doit être précisé lorsqu’il est revendiqué en classe 35.
4.14 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40
La fabrication de produits n’est pas un service au sens de la Classification de Nice. Elle est en effet couverte par les produits désignés, de sorte que les produits à fabriquer doivent
31 CREPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL. 32 Classification de Nice, note explicative relative à la classe 35. 33 TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION ; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 34 Cf. Partie 6, ch. 6.1.3, p. 253. 35 TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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ainsi être classés dans les classes correspondantes. Le service « fabrication sur mesure de produits » est toutefois accepté à certaines conditions.
D’une part, la fabrication doit impérativement être effectuée sur commande d’un tiers. Si les produits sont fabriqués pour le propre compte du déposant (fabricant) et ensuite vendus à des tiers, il ne s’agit pas d’un service au sens de la classe 40 ; il faut donc revendiquer la protection pour le produit en question.
D’autre part, la formulation doit impérativement préciser que la fabrication correspond aux besoins, aux exigences concrètes ou au cahier des charges spécifiques du client. Ces conditions ne doivent pas être réalisées de manière cumulative, mais doivent être mentionnées en fonction de la nature du produit à fabriquer. Aussi, par exemple, une prothèse dentaire ne peut être adaptée qu’aux besoins spécifiques d’un client, alors que, dans le cas de médicaments spécifiques, il faudra probablement se conformer à une composition ou à d’autres exigences techniques concrètes. Si le déposant opte pour une autre formulation, il convient de vérifier que celle-ci soit suffisamment précise et qu’elle soit appropriée pour définir un service au sens de la classe 40.
Enfin, les produits à fabriquer doivent être indiqués de façon précise afin de limiter le champ de protection. Tous les termes qui seraient considérés admis dans les classes de produits sont en principe considérés comme suffisamment précis. Il convient à cet égard en principe de se référer aux mêmes critères appliqués à la classification des produits. Une exception doit être faite lorsqu’un terme est considéré comme suffisamment précis en application de la « pratique des classes » (cf. ch. 4.7). Ainsi, par exemple, le terme « moteur » peut être considéré comme suffisamment précis si l’on tient compte du numéro de la classe et accepté sans autre précision aussi bien en classe 7 qu’en classe 12. Une précision est cependant nécessaire en classe 40, car le lien à la classe fait défaut.
Des formulations comme « produits dans le domaine de xy » ne sont pas acceptées. Le terme « dans le domaine de » est tellement vague que des produits relevant de différentes classes peuvent être concernés. Les « produits dans le domaine de la médecine » relèvent par exemple des classes 1, 5, 9, 10, 16 et peuvent même couvrir des denrées alimentaires.
Exemples de formulations qui peuvent être admises :
- « Fabrication sur mesure de parties d’automobiles à la demande et selon le cahier des charges d’un client ».
- « Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques sur commande et selon les exigences d’un client ».
4.15 Formulations problématiques
Les indications qui ne décrivent pas des propriétés objectives et intrinsèques des produits et services concernés n’ont pas à être utilisées dans une liste de produits et services36. Pour cette raison, des précisions relevant du domaine du marketing, telles que celles relatives à l’aire géographique de distribution ou au prix, ne sont pas acceptées. De la même manière,
36 Cf. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT.
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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les indications qui renvoient à l’usage que le titulaire entend faire des produits et non à des propriétés particulières de ceux-ci sont refusées. Ainsi, l’expression « instruments d’écriture à des fins publicitaires » est refusée car si un stylo est perçu comme un support publicitaire, ce n’est pas en raison du produit lui-même mais en raison du contexte dans lequel il est utilisé. Par contre, une expression telle que « voiture de sport » peut être admise car elle renvoie à un produit aux propriétés particulières.
Il n'est pas permis d’utiliser une marque dans une liste de produits et services pour désigner un produit. Une marque ne décrit pas les caractéristiques objectives et intrinsèques d’un produit ou d’un service. De plus, il importe aussi de préserver les marques d’une dilution de leur valeur en raison d’un usage en tant qu’indication purement générique. Lors de l'examen, les règles détaillées sous le ch. 4.6 « Définition des termes » s’appliquent. Lorsqu’un terme est suivi du symbole ® dans un dictionnaire courant (p. ex. Le Petit Robert ou le Duden), son emploi dans la liste des produits et services en tant que désignation générique n'est pas autorisé.
L’emploi de noms géographiques dans une liste de produits et services peut avoir pour conséquence des fausses interprétations. C'est pourquoi l’usage de tels termes fait l’objet d’une notification par l’Institut. Par exemple, il ne ressort pas de manière claire du terme « nouilles de riz chinoises », si les nouilles de riz sont de provenance chinoise ou s’il s’agit de nouilles de riz préparées à la mode chinoise. L’emploi de noms géographiques n'est admis que si le terme revendiqué est une désignation générique, par exemple « quinquina à usage médical » en classe 5 ou « papier japon » en classe 16.
Les dénominations géographiques protégées par des lois spécifiques sont également refusées pour désigner un produit. Il s’agit ici de ne pas déprécier la protection que confère l’indication géographique par une utilisation purement générique. Ainsi, une liste de produits qui contient le mot « Tequila » en classe 33 doit être refusée, car « Tequila » n’est pas un terme générique mais une indication protégée pour des boissons spiritueuses d’Agave originaires du Mexique37. En revanche, une indication géographique protégée peut être utilisée pour préciser, mais non pour désigner, un produit particulier. Ainsi, l’expression « boissons spiritueuses bénéficiant de la dénomination protégée ‘Tequila’ » est acceptée en classe 33, tout comme, par exemple, « fromages bénéficiant de l’appellation d’origine protégée ‘Gruyère’ » en classe 29 ou « saucissons bénéficiant de l’indication géographique protégée ‘Saucisson vaudois’ » dans la même classe.
4.16 Les outils d’aide à la classification
La responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits ou des services incombe au déposant puisque ceux-ci permettent de déterminer l’objet de protection de la marque. Cependant, l’Institut met à disposition du déposant divers outils destinés à l’aider dans la formulation et la classification des produits et des services :
37 Selon l’Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique ; RS 0.632.315.631.11.
Partie 2 – Procédure d’enregistrement
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- Les indications générales des intitulés des classes de la Classification de Nice sont disponibles en format PDF en français, en allemand et en italien sur le site internet de l’Institut (https://www.ige.ch).
- Le site internet de l’Institut propose un lien vers l’« Aide à la classification » (http://wdl.ipi.ch), à savoir une banque de données disponible en quatre langues (allemand, français, italien et anglais) qui permet aussi bien la recherche de produits ou services déterminés que l’examen des listes des produits ou des services entières. Cette banque de données contient tous les termes de la Classification de Nice mais également des expressions tirées de la pratique de l’Institut et de l’OMPI. Cet outil est intégré dans le dépôt de marque en ligne (https://e-trademark.ige.ch) et peut être utilisé au moment de remplir le formulaire de dépôt. L’« Aide à la classification » traduit également certains termes isolés ou des listes entières de produits ou services. Les termes contenus dans l’« Aide à la classification » ont été validés en étroite collaboration avec l’OMPI. Les banques de données de l’Institut et de l’OMPI contiennent dès lors un grand nombre de termes en commun. Ainsi, les termes traduits en français grâce à l’« Aide à la classification » correspondent en principe à la pratique de l’OMPI et ne devraient plus être notifiés par cette organisation dans le cadre d’une demande d’enregistrement international.
- Le déposant et l’Institut peuvent élaborer ensemble une liste de produits ou de services standard. Tous les termes et expressions contenus dans cette liste seront ensuite intégrés dans l’« Aide à la classification ». Les dépôts futurs contenant exclusivement une partie ou toute la liste standard seront ainsi considérés comme non problématiques au regard de la classification.
- L’Institut met également à disposition l’adresse électronique wdl@ipi.ch pour toute question en relation avec la classification ou la formulation de produits ou services. Cette adresse permet aux déposants de poser des questions complexes et spécifiques de classification. L’Institut ne répond toutefois pas à des demandes de traduction de liste des produits ou des services (p.ex. traduction de l’anglais vers le français ou l’allemand) ni à des demandes de (pré-)examen de listes complètes avant le dépôt puisque l’examen formel, et notamment l’examen de la liste des produits ou des services, est fait une fois le dépôt effectué et la taxe correspondante payée.
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Partie 3 – Registre
1. Introduction
En vue de garantir la sécurité juridique, l’Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM). Il constitue et met à jour un dossier pour chaque marque déposée ou enregistrée (art. 36 OPM), afin que les tiers puissent se renseigner sur l’existence d’un titre de protection enregistré. Ces dossiers rendent compte notamment du déroulement de la procédure de dépôt, d’une éventuelle procédure d’opposition, de la prolongation, de modifications ou de la radiation de l’enregistrement. Le règlement d'une marque collective ou d'une marque de garantie, ainsi que le règlement d’une marque géographique font également partie du dossier (art. 36 al. 2 OPM).
Outre les indications relatives à l’enregistrement de la marque, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit à la marque (art. 40 al. 1 à 3 OPM). L’Institut peut par ailleurs inscrire d’autres indications au registre, à condition qu’elles soient d’intérêt public (art. 40 al. 4 OPM). Toutes les modifications d’indications enregistrées sont publiées sur https://www.swissreg.ch.
Les demandes de modifications d’indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier, fax ou courriel (à tm.admin@ekomm.ipi.ch). Les demandes requérant la forme écrite (radiation totale ou partielle – ch. 4.6 et 4.10, p. 85 s.) doivent être annexées en format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, les documents complémentaires qui doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 4.1 et 4.2, p. 82 s.) peuvent être envoyés en annexe au format PDF.
L’Institut conserve les dossiers des marques radiées pendant cinq ans à compter de la radiation (art. 39 al. 1 OPM). Pour les demandes d’enregistrement retirées ou rejetées ainsi que les enregistrements révoqués totalement, les dossiers sont conservés pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation (art. 39 al. 2 OPM).
2. Enregistrement
Au terme de l’examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 2, ch. 2, p. 56), de l’examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 2, ch. 3, p. 57) et de l’examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 5, p. 105 ss), l’Institut procède à l’enregistrement de la marque lorsqu’il n’existe pas ou plus de motif de refus (art. 30 al. 3 LPM).
Une fois la marque enregistrée, l’Institut publie l’enregistrement (art. 19 al. 1 OPM) et délivre au titulaire de la marque une attestation d’enregistrement, laquelle reproduit toutes les indications portées au registre (art.19 al. 2 et art. 40 al. 1 et 2 OPM).
Les enregistrements internationaux à base suisse (cf. Partie 4, ch. 2, p. 88) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 4, ch. 3, p. 97) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais sont exclusivement portés au registre international des marques tenu par l’OMPI, à Genève.
Partie 3 – Registre
82
3. Prolongations
L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. La protection de la marque peut être prolongée indéfiniment de dix ans en dix ans contre paiement d’une taxe de prolongation (art. 10 al. 2 LPM et art. 26 al. 4 OPM en relation avec l’Annexe I de l’OTa- IPI). La demande de prolongation doit être présentée dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement et au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 10 al. 3 LPM et art. 26 al. 1 OPM). La taxe de prolongation doit être payée dans les délais définis à l’art. 10 al. 3 LPM (art. 26 al. 4 OPM). Si la taxe de prolongation est payée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est perçue (art. 26 al. 5 OPM). La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation du délai pour présenter la demande de prolongation (art. 41 al. 4 let. d LPM).
Avant l’échéance de l’enregistrement, l’Institut envoie en principe un courrier au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire pour le rendre attentif à ladite échéance (art. 25 OPM). L’Institut n’ayant aucune obligation légale d’envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l’omission de cette communication.
Lors de la prolongation de l’enregistrement, il n’est pas possible de modifier la marque ni d’élargir la liste des produits ou des services pour laquelle elle est enregistrée. Simultanément avec la demande de prolongation, il est toutefois possible de requérir des modifications des indications enregistrées (cf. art. 28 ss OPM) ainsi qu’une limitation de la liste des produits ou des services (art. 35 OPM). La prolongation étant un acte purement formel, l’Institut n’examine plus l’existence de motifs absolus d’exclusion au sens de l’art. 2 LPM.
4. Modifications et radiations
Toute modification de la demande d’enregistrement requise au cours de la procédure d’enregistrement est gratuite. Une telle modification n’est pas publiée ; elle ressort toutefois de la publication de la demande sous https://www.swissreg.ch puisque celle-ci est actualisée avec les modifications effectuées (ces modifications n’apparaissent cependant pas dans l’historique). Lorsqu’il est procédé à l’enregistrement, les données alors actuelles sont publiées. Une fois la marque enregistrée, les modifications des indications figurant au registre sont publiées. Elles ne donnent pas lieu au prélèvement d’une taxe.
4.1 Transferts
Le titulaire peut transférer sa marque pour tout ou partie des produits enregistrés (art. 17 al. 1 LPM). Le transfert de marques géographiques est exclu (art. 27e al. 1 LPM ; cf. Partie 5, ch. 11, p. 214). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (art. 17 al. 2 LPM).
Le transfert d’une marque est en principe valable même s’il n’est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d’inscription erronée, un tiers de bonne foi n’est qu’exceptionnellement protégé. L’acquisition d’un droit provenant du titulaire inscrit non autorisé est exclue, même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LPM peuvent être intentées contre l’ancien titulaire encore inscrit jusqu’à l’enregistrement du transfert (art. 17 al. 3 LPM).
Partie 3 – Registre
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L’inscription au registre est cependant une condition de validité du transfert pour les marques de garantie et les marques collectives (art. 27 LPM).
L’inscription d’un transfert au registre doit être précédée d’une requête. Elle peut être présentée soit par l’ancien titulaire, soit par l’acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l’ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert de la marque à l’acquéreur (art. 28 al. 1 OPM)1. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente ou une déclaration de transfert séparée. L’acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d’autres documents doivent être produits (p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 25).
L’Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de déclaration de transfert et de demande d’enregistrement du transfert.
Les marques comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un élément susceptible d’être confondu avec une armoirie ne peuvent faire l’objet d’un transfert (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 211).
4.2 Cessions partielles
Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits ou des services. Cette cession partielle a pour conséquence, d’une part, le maintien de la marque pour les produits ou les services non cédés et, d’autre part, l’enregistrement d’une nouvelle marque pour les produits ou les services qui ont été cédés. La durée de protection des deux marques reste inchangée.
La demande doit satisfaire aux mêmes exigences qu’une demande de transfert complète (cf. ch. 4.1, p. 82). En outre, les produits ou les services qui ont été cédés au nouveau titulaire doivent être précisément désignés sur la demande et sur le document attestant la cession partielle.
Par ailleurs, les marques comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un élément susceptible d’être confondu avec une armoirie ne peut faire l’objet d’une cession partielle (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 211).
4.3 Division de la demande ou de l’enregistrement
Indépendamment d’une cession partielle, il est possible de diviser en tout temps la liste des produits ou des services d’une marque ou d’une demande d’enregistrement en deux ou plusieurs marques ou demandes divisionnaires (art. 17a LPM).
La division doit être requise par le titulaire. La demande doit préciser de quelle manière les produits ou les services sont répartis.
La division aboutit à des demandes ou enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de la demande ou de l’enregistrement d’origine
1 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d’annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 27).
Partie 3 – Registre
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(art. 17a al. 3 LPM). En cas de division d’une demande d’enregistrement, il faut payer une taxe de dépôt pour chaque demande divisionnaire.
4.4 Licences
Le titulaire d’une marque peut autoriser des tiers à l’utiliser en concluant des contrats de licence. Sont exclues les marques géographiques (art. 27e al. 1 LPM). Le contrat de licence n’est pas soumis au respect d’une forme particulière. La licence peut porter sur une partie des produits ou des services enregistrés ou se limiter à un certain territoire (art. 29 al. 1 let. d OPM). Elle peut aussi être exclusive (art. 29 al. 1 let. c OPM), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d’utiliser la marque. Tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence non compatible avec la licence exclusive n’est inscrite pour la même marque (art. 29 al. 3 OPM).
Une licence est en principe valable même si elle n’est pas inscrite au registre. Une licence inscrite permet au preneur de licence d’opposer son droit à l’égard de l’acquéreur de bonne foi de la marque. L’inscription au registre est cependant une condition de validité de la licence pour une marque collective (art. 27 LPM).
L’octroi de licence est illicite pour tout signe comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un signe suceptible d’être confondu avec une telle armoirie ; il en va de même des signes enregistrés en vertu d’un droit de poursuivre l’usage au sens de l’art. 35 LPAP (cf.Partie 5, ch. 9.5, p. 211).
La demande d’enregistrement d’une licence peut être présentée soit par le titulaire de la marque, soit par le preneur de licence et comprend la déclaration expresse du titulaire ou un autre document attestant que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque (art. 29 al. 1 let. a OPM)2. La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l’indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Dans le cas d’une licence partielle, il faut également spécifier les produits ou les services pour lesquels la licence a été octroyée. L’Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de demande d’enregistrement de licence.
Ce qui précède s’applique également à l’enregistrement de sous-licences. Si la demande d’enregistrement d’une sous-licence n’est pas présentée par le titulaire de la marque, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 29 al. 2 OPM).
4.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée
Le titulaire de la marque peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celle-ci. L’art. 19 LPM se limite à mentionner la possibilité d’octroyer ces droits ; les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d’une marque nécessite un accord écrit.
2 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d’annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 27).
Partie 3 – Registre
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L’enregistrement du droit de gage et de l’usufruit a lieu sur requête du titulaire de la marque ou sur la base d’un autre document valable (art. 30 OPM)3. Ces droits n’ont pas besoin d’être enregistrés pour prendre naissance. Cependant, ils n’ont d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après leur enregistrement (art. 19 al. 2 LPM).
L’inscription d’une saisie, d’une restriction du droit de disposer ou d’un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 30 let. b OPM).
4.6 Radiation partielle
Le titulaire d’une marque peut à tout moment limiter la liste des produits ou des services (art. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau protéger les produits ou les services radiés au moyen d’une marque, il doit déposer une nouvelle demande ayant pour conséquence l’attribution d’une nouvelle date de dépôt au sens de l’art. 29 al. 1 LPM.
Etendre une liste de produits ou de services n’est par contre jamais possible, car une telle extension équivaudrait à un élargissement de l’objet de protection de la marque. En cas de revendication de nouveaux produits ou de services, le dépôt d’un signe identique et d’une nouvelle liste de produits ou de services est donc obligatoire.
4.7 Modification du règlement
Si le règlement d’une marque collective ou de garantie est modifié après l’enregistrement de la marque, cette modification doit être soumise pour examen et approbation à l’Institut (par analogie à l’art. 24 LPM).
Si le règlement d’une marque géographique enregistrée est modifié en raison d’une modification du cahier des charges ou de la réglementation déterminante après l’enregistrement de la marque, ce nouveau règlement doit aussi être soumis pour examen et approbation à l’Institut (par analogie à l’art. 27c LPM).
4.8 Autres modifications
L’art. 40 al. 1 OPM prévoit que l’enregistrement de la marque comprend le nom et l’adresse du titulaire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées.
Toutes les modifications d’indications enregistrées (modification de l’adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire de la marque ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 40 al. 3 let. h OPM). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d’une taxe.
3 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ce document doit être joint sous forme d’annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 27).
Partie 3 – Registre
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4.9 Rectifications
Les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l’Institut, d’office (art. 32 OPM). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe.
4.10 Radiations
Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l’art. 33 et 35 LPM en relation avec l’art. 35 OPM, lorsque :
- l'enregistrement est révoqué par une décision d’opposition entrée en force (art. 33 LPM)4 ;
- le titulaire ou le mandataire le requiert (art. 35 let.1 LPM) ;
- l'enregistrement n’est pas prolongé dans les délais prévus (art. 35 let. b LPM) ;
- un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul (art. 35 let. c LPM)5; l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée (art. 35 let. d LPM)5 ;
- Une demande de radiation est acceptée (art. 35 let. e LPM)5.
La radiation totale ou partielle n’est soumise à aucune taxe. Une taxe est perçue en cas de radiation pour défaut d’usage de la marque (art. 35 OPM).
5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces
5.1 Registre des marques
L’Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM) et communique des renseignements sur son contenu (art. 39 LPM). Il tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 36 OPM). Il en va de même de toute marque inscrite au registre international dont la Suisse est le pays d’origine (art. 49 al. 1 OPM) et de toute extension internationale de la protection selon le Système de Madrid. Sur demande, l’Institut établit des extraits du registre (art. 41 al. 2 OPM).
5.2 Renseignements et consultation des pièces
Sur demande, l’Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d’enregistrement (demandes retirées ou rejetée incluses ; art. 38 al. 1 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de
4 Pour les marques inscrites au registre international, le refus de protection remplace la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM (art. 52 al. 1 let. a OPM), que l’Institut ne publie pas (art. 52 al. 2 OPM). 5 Pour les marques inscrites au registre international, l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l’art. 35 let. c à e LPM (art. 52 al. 1 let. b OPM), que l’Institut ne publie pas (art. 52 al. 2 OPM).
Partie 3 – Registre
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l’enregistrement (art. 38 al. 2 let. a OPM). Lorsqu’une demande est rejetée, les motifs qui ont conduit à son rejet sont également indiqués (art. 38 al. 2 let. b OPM)6.
En application de l’art. 39 LPM en relation avec l’art. 41 OPM, chacun peut consulter le registre des marques, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers de marques enregistrées peuvent également être consultés (art. 37 al. 3 OPM).
Avant l’enregistrement de la marque ou en cas de retrait ou de rejet de la demande d’enregistrement, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier : le déposant, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou les personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire (art. 37 al. 1 et 2 OPM). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 37 al. 5 OPM).
Sur le contenu du dossier et les règles générales relatives à l’accès au dossier, il est renvoyé aux informations correspondantes dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.6.3, p. 38).
6. Documents de priorité
L’art. 41a OPM prévoit que l’Institut délivre, sur demande, un document de priorité permettant au déposant d’attester du premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend les données figurant dans la demande d’enregistrement et, en cas de modifications subséquentes, les données actuelles.
6 Les décisions principales se trouvent dans « l’Aide à l’examen » de l’Institut (https://ph.ige.ch ).
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Partie 4 – Enregistrements internationaux
1. Introduction
Le système de Madrid est régi par deux traités indépendants, l’AM et le PM. Comme toutes les parties contractantes ont adhéré au PM et qu’il n’est plus possible d’adhérer à l’AM seulement (« gel de l’application » de l’art. 14.1) et 2)a) de l’AM), c’est le PM qui s’applique dans toutes les procédures. L’art. 9sexies PM prévoit toutefois que les déclarations faites par un pays membre de l’AM et du PM permettant l’allongement du délai d’examen et la perception d’une taxe individuelle sont sans effet dans ses relations avec un autre pays membre de l’AM et du PM1, donnant ainsi la possibilité au titulaire de bénéficier des dispositions plus favorables de l’AM.
A fin décembre 2018, le système de Madrid compte 103 membres.
2. Enregistrements internationaux à base suisse
2.1 Conditions de base pour l’utilisation du Système de Madrid
Les principes suivants sont applicables à un enregistrement international de marque dans le Système de Madrid :
a) Un enregistrement international peut aussi bien se fonder sur une marque nationale enregistrée (marque de base) que sur une demande nationale en cours de traitement (demande de base).
b) La Suisse est le pays d’origine du titulaire aux conditions suivantes (art. 2 PM) :
Le déposant doit
- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse ; ou
- être domicilié en Suisse ; ou
- être ressortissant suisse.
Selon l’art. 3bis PM, une extension territoriale à la partie contractante dont l’office est l’office d’origine n’est pas possible. Pour les titulaires d’un enregistrement international à base suisse, cela signifie qu’à aucun moment la Suisse ne peut être désignée par le biais du Système de Madrid.
2.2 Demandes d’enregistrement international (art. 3 PM)
Si les conditions de base susmentionnées sont remplies, l’enregistrement international de la marque ou de la demande de base peut être requis en ligne
1 Concernant les taxes à payer (voir ch. 2.2.2, p. 89) et le délai de refus (voir ch. 3.2.1, p. 101).
Partie 4 – Enregistrements internationaux
89
(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=fr ) ou au moyen du formulaire « Demande d’enregistrement international », dûment complété.
La demande d’enregistrement international doit impérativement être déposée à l’Institut.
2.2.1 Calcul du délai de priorité
Il est en principe possible de revendiquer la priorité découlant d’un premier dépôt pour la demande internationale (cf. Partie 2, ch. 3.4.1, p. 64 ; art. 4 CUP).
Lorsque la demande internationale se fonde sur un enregistrement de base (cf. ch. 2.1, p. 88), la priorité découlant du dépôt suisse peut être prise en compte, pour autant que la marque suisse correspondante soit enregistrée dans les six mois qui suivent son dépôt (car la date de l’enregistrement national correspond alors en principe à la date de la demande d’enregistrement international, cf. règle 11.1) RexC). Par exemple, si la marque a été déposée le 3 mars, elle doit être enregistrée le 3 septembre au plus tard. L’Institut recommande d’envoyer la demande d’enregistrement international le plus tôt possible, idéalement avec le dépôt de la demande suisse.
Si la demande suisse ou la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure (art. 4 CUP), le délai de priorité de six mois commence à courir dès cette première demande et les délais précédemment mentionnés seront réduits d’autant.
Lorsque la demande internationale se fonde sur une demande de base (cf. ch. 2.1, p. 88), la date d’enregistrement de la marque suisse ne joue aucun rôle dans le calcul du délai de priorité de sorte qu’il n’existe aucun délai particulier à respecter pour son enregistrement. Dans un tel cas, la demande internationale doit simplement être déposée dans les 6 mois du 1er dépôt. Il convient cependant de noter que si, suite à l’examen formel et matériel, la demande n’aboutit pas à un enregistrement, l’enregistrement international sera radié, sans restitution des taxes déjà payées.
2.2.2 Contenu et examen de la demande par l’Institut
La demande d’enregistrement international doit être présentée par le titulaire ou déposant de la marque suisse, se rapporter aux mêmes produits ou services (ou une liste limitée de ceux- ci) et concerner le même signe (et la même catégorie de marque2) que celui faisant l’objet de l’enregistrement ou de la demande de base. Elle doit également indiquer les parties contractantes désignées.
La liste des produits ou des services doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, règle 6.1)a) et b) RexC). Il est possible d’y joindre (en plus) une traduction en anglais ou en espagnol, qui pourra être reprise par l’OMPI (règle 6.4)a) RexC). L’Institut ne contrôle pas si cette traduction est correcte. La correction d’éventuelles imprécisions de la traduction doit être demandée directement auprès de l’OMPI.
2 Dans le cas d’une marque de garantie, d’une marque collective ou d’une marque géographique, l’Institut transmet la demande à l’OMPI avec la mention « marque de certification, marque collective ou marque de garantie » (règle 9)4)x) RexC).
Partie 4 – Enregistrements internationaux
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Si ces conditions formelles ne sont pas remplies, l’Institut impartit au déposant un délai pour les corriger. Si le déposant ne s’exécute pas dans le délai imparti, la demande d’enregistrement international est rejetée (art. 48 al. 2 OPM).
A l’issue de l’examen de la demande, l’Institut établit une facture et fixe un délai au déposant pour le paiement des taxes nationales (pour les travaux administratifs liés au traitement et à la transmission de la demande à l’OMPI, cf. Annexe 1 de l’OTa-IPI) et des taxes internationales (règle 10 RexC, voir le barème des émoluments et taxes, ch. 1 à 3 annexé au RexC). La demande est transmise à l’OMPI dès que les taxes sont payées et que les défauts formels sont corrigés. Si les taxes ne sont pas payées dans le délai imparti ou que les défauts formels ne sont pas corrigés, la demande d’enregistrement international est rejetée.
2.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l’OMPI
Lorsque la demande transmise comporte des irrégularités, celles-ci sont notifiées au déposant et à l’Institut par l’OMPI (au moyen d’un « avis d’irrégularité »). L’avis mentionne qui est tenu de remédier à l’irrégularité et dans quel délai (règles 11, 12 et 13 RexC).
Après l’enregistrement de la marque au registre international, l’OMPI la publie dans la Gazette (règle 32 RexC) et adresse un « certificat d’enregistrement » au déposant. Le déposant est tenu de vérifier que les informations inscrites sont correctes et, en cas d’erreur, de prévenir l’Institut dans les meilleurs délais (cf. ch. 2.7, p. 96).
2.2.4 Décision d’octroi ou de refus par les parties contractantes désignées
Cette inscription est également notifiée aux parties contractantes désignées qui procèdent alors à l’examen de l’enregistrement international d’après leurs législations nationales et doivent transmettre au déposant les éventuels refus dans les délais prévus à l’art. 5 PM (cf. ch. 3.2, p. 101).
Les éventuelles notifications de refus provisoire émises par les offices des parties contractantes désignées sont transmises au titulaire directement par l’OMPI (règle 17 RexC). Dans un tel cas, le titulaire doit prendre contact directement avec l’office qui a émis le refus de protection, ce qui implique la constitution d’un mandataire local dans la majorité des cas.
Si la partie contractante désignée n’émet pas de refus provisoire, elle doit confirmer l’acceptation de l’enregistrement international par une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18ter 1) RexC (cf. ch. 3.1.2, p. 98).
2.3 Désignations postérieures (art. 3ter 2) PM, règle 24 RexC)
Si un enregistrement international est déjà inscrit au registre international, il est possible de désigner postérieurement d’autres parties contractantes, autrement dit de demander que la protection leur soit étendue. La désignation postérieure peut être effectuée pour tous les produits ou les services mentionnés dans l’enregistrement international ou pour une partie d’entre eux seulement.
La demande de désignation postérieure peut être déposée par l’intermédiaire de l’Institut ou être envoyée directement à l’OMPI par le titulaire.
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Lorsque la requête est déposée par l’intermédiaire de l’Institut, celui-ci, après l’avoir examinée, adresse au déposant une facture pour les taxes internationales (Règle 24 RexC ; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 5 annexé au RexC) et transmet la requête à l’OMPI une fois que les taxes ont été payées.
Lorsque la date de la requête de désignation postérieure est proche de la date de renouvellement de l’enregistrement international, il est possible d’attendre que le renouvellement ait été effectué pour procéder à la désignation postérieure. Cette manière de procéder permet d’éviter de payer deux fois les taxes correspondant au(x) nouveau(x) pays désigné(s) en peu de temps (avant le renouvellement et au moment du renouvellement). En effet, selon la règle 24.3)c)ii) RexC, les taxes internationales perçues lors du renouvellement le sont pour toutes les parties protégées à ce moment-là. Il est nécessaire d’indiquer sur la demande de désignation postérieure que celle-ci doit être effectuée après le renouvellement.
Il est également possible d’indiquer qu’une désignation postérieure doit être traitée après l’inscription d’une modification si cette dernière est également valable pour la désignation en question.
Tant qu’un refus provisoire de protection est pendant dans un pays, il n’est pas possible de le désigner postérieurement. En revanche, si une renonciation ou une déclaration de refus total de protection est inscrite pour une partie contractante donnée, il est possible de la désigner postérieurement. Une désignation postérieure est également possible dans le cas où une partie des produits ou des services n’est pas protégée dans la partie contractante en question suite, par exemple, à une limitation ou à une déclaration d’octroi partiel de protection. Dans ce cas, la désignation postérieure n’est possible que pour les produits ou les services qui ne sont pas protégés.
Après l’inscription de la désignation postérieure au registre international, la suite de la procédure est identique à celle d’une demande d’enregistrement international (cf. ch. 2.2, p. 88).
2.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux
Sont considérées comme modifications au sens de la règle 25 RexC les inscriptions au registre international suivantes : changement de titulaire (transmission, cession partielle), limitation, renonciation, modification du nom ou de l’adresse du titulaire, changement de mandataire. Au contraire de ce que prévoit la LPM, l’enregistrement de licences et les restrictions du droit de disposer ne tombent pas sous la notion de modification au sens de la règle 25 RexC.
Si l'enregistrement de base suisse est modifié, l'enregistrement international qui en est issu ne sera pas automatiquement modifié (sauf modification considérée comme une cessation des effets au sens de l'art. 6.3) PM, cf. ch. 2.5.4, p. 94).
2.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)
Le changement de titulaire d’un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits ou les services concernés ou seulement à une partie de ceux-ci. Il peut être effectué pour toutes les parties contractantes désignées ou seulement pour une partie de celles-ci.
Partie 4 – Enregistrements internationaux
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L’inscription d’un changement de titulaire n’est possible que si le nouveau titulaire satisfait aux conditions régissant le dépôt d’une demande d’enregistrement international (cf. ch. 2.1, p. 88).
La demande peut être déposée par le titulaire actuel ou par son mandataire, soit par l’intermédiaire de l’Institut soit directement auprès de l’OMPI.
Comme le permet le RexC, l’Institut accepte également les demandes de transfert provenant du nouveau titulaire lorsque la Suisse est le pays de ce nouveau titulaire. La demande d’inscription doit notamment être accompagnée d’une déclaration expresse de transfert signée par l’ancien titulaire (une copie suffit) ou tout autre document équivalent comme par exemple un extrait du RC, un contrat de vente ou une décision judiciaire.
En cas de cessions partielles, les produits et services à transférer (en français) ou les pays concernés doivent être énumérés de façon explicite. L’inscription d’une cession partielle ou totale au registre international est soumise au paiement d’une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).
2.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)
Le titulaire d’un enregistrement international peut faire inscrire une limitation de la liste des produits ou des services à l’égard de certaines ou de toutes les parties contractantes désignées. Les effets de l’inscription d’une limitation se différencient considérablement des effets de l’inscription d’une radiation partielle (cf. ch. 2.5.3, p. 94). L’inscription d’une limitation n’entraîne pas la suppression définitive des produits ou des services concernés. Figurant toujours dans le registre, ceux-ci peuvent faire l’objet d’une désignation postérieure, même si la limitation touchait l’ensemble des parties contractantes désignées. En revanche, les produits ou les services concernés par une radiation partielle sont définitivement supprimés du registre et ne peuvent être protégés que moyennant un nouvel enregistrement international.
La demande doit être déposée par le titulaire ou son mandataire directement à l’OMPI ou par l’intermédiaire de l’Institut si l’Institut est l’office du titulaire (cf. art. 45 al. 1 let. b LPM). Dans ce dernier cas, il y a lieu d’indiquer les produits ou les services en français. L’inscription d’une limitation au registre international est soumise au paiement d’une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).
2.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)
Il est possible de renoncer à la protection à l’égard d’une ou plusieurs parties contractantes désignées pour tous les produits ou les services indiqués. Contrairement à l’inscription d’une radiation totale (cf. ch. 2.5.3 p. 94), l’inscription d’une renonciation n’entraîne pas la suppression définitive de l’enregistrement international. Seules la ou les parties contractantes désignées objet de la renonciation sont supprimées du registre ; une désignation postérieure à l’égard de ces parties contractantes est donc (à nouveau) possible. La demande de renonciation doit être présentée par le titulaire ou par son mandataire et doit indiquer les parties contractantes concernées par la renonciation. La requête peut être déposée par l’intermédiaire de l’Institut ou directement à l’OMPI. Elle ne peut par contre
Partie 4 – Enregistrements internationaux
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jamais être présentée par l’intermédiaire de l’office d’une partie contractante désignée. L’inscription d’une renonciation au registre international est gratuite.
2.4.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)
Les modifications du nom et de l’adresse du titulaire sont également inscrites au registre international (lorsque le titulaire est une personne morale, ceci inclut également l’introduction ou la modification des indications relatives à la forme juridique de ce titulaire ou de l’Etat dans lequel il a été constitué). Les requêtes peuvent être présentées directement à l’OMPI ou par l’intermédiaire de l’Institut lorsque celui-ci est l’office de la partie contractante du titulaire. L’inscription d’une modification de nom ou d’adresse au registre international est soumise à une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).
2.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)
Les demandes de changement de mandataire peuvent être présentées soit directement à l’OMPI soit par l’intermédiaire de l’Institut si celui-ci est office du titulaire. L’inscription d’un changement de mandataire est gratuite.
2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux
2.5.1 Licence (règle 20bis RexC)
Selon la règle 20bis RexC, il est possible d’inscrire des licences au registre international. L’inscription déploie les mêmes effets qu’une licence inscrite au registre national dans les parties contractantes désignées qui admettent une telle inscription. L’inscription est soumise au paiement d’une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC) et peut être demandée soit directement à l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante du titulaire de l’enregistrement, soit encore par l’intermédiaire de l’office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée. L’Institut exige des documents qui prouvent l’octroi de la licence, comme une déclaration expresse par laquelle le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque ou, par exemple, une copie du contrat de licence. Si l’Institut reçoit une telle demande, il la transmet à l’OMPI. La demande doit indiquer les parties contractantes pour lesquelles la licence est octroyée, l’étendue de la licence et, le cas échéant, la durée de celle-ci. En ce qui concerne les licences partielles, il convient en outre d’indiquer pour quels produits ou services la licence est octroyée, de même que, si la licence n’est octroyée que pour une partie du territoire de la partie contractante désignée, ce territoire.
L’inscription de sous-licences au registre international n’est par contre pas possible.
2.5.2 Remplacement (art. 4bis 1) PM, règle 21 RexC)
Lorsqu’une marque nationale est enregistrée dans une partie contractante désignée et qu’un enregistrement international identique désigne également cette partie contractante, la marque nationale est réputée être remplacée par l’enregistrement international en question, conformément à l’art. 4bis 1) PM. Le remplacement intervient à condition que le même titulaire
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soit enregistré pour les deux enregistrements, que l’enregistrement international soit protégé dans la partie contractante désignée, que tous les produits ou les services figurant dans l’enregistrement national figurent aussi dans l’enregistrement international et que l’enregistrement national soit antérieur à l’enregistrement international.
Les droits antérieurs, comme par exemple la priorité de l’enregistrement national, ne sont pas touchés par ce remplacement.
L’enregistrement national antérieur n’est cependant pas radié par le remplacement ; il continue d’exister jusqu’à ce qu’il ne soit plus renouvelé. Un renouvellement est particulièrement indiqué lorsque l’enregistrement de base dont est issu l’enregistrement international se trouve encore dans la période de dépendance de cinq ans (cf. ch. 2.5.4, p. 94).
Le remplacement est considéré comme effectif dès que les conditions prévues à cet effet sont réunies, conformément à l’art. 4bis 1) PM. Ceci rend l’inscription d’un remplacement non obligatoire. L’OMPI recommande toutefois de procéder à cette inscription afin que les tiers soient informés du remplacement. La demande de remplacement doit être déposée à l’office de la partie contractante concernée, qui l’enregistrera dans son registre national et en informera l’OMPI. Celle-ci informera le titulaire et publiera le remplacement dans la Gazette. L’inscription du remplacement est gratuite.
2.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)
Le titulaire a la possibilité de radier l’enregistrement international du registre international pour l’ensemble ou une partie seulement des produits ou des services. La demande peut également être déposée par l’intermédiaire de l’Institut ou directement à l’OMPI. La demande ne peut jamais être déposée par l’intermédiaire d’une partie contractante désignée. L’inscription d’une radiation est gratuite.
Une radiation supprime définitivement du registre les produits ou les services concernés. Pour ces derniers, la protection ne peut à nouveau être obtenue qu’au moyen d’une nouvelle demande d’enregistrement international (un nouveau numéro international sera donc attribué à cette nouvelle demande issue du même enregistrement de base). Par conséquent, la radiation partielle a un effet bien plus radical qu’une limitation de la liste des produits ou des services (cf. ch. 2.4.2, p. 92) et la radiation totale qu’une renonciation (cf. ch. 2.4.3, p. 92).
2.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) PM, règle 22 RexC)
Durant une période de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, la protection découlant de l’enregistrement international reste dépendante de l’enregistrement de base ou de la demande de base. Ainsi, il n’est plus possible de revendiquer la protection découlant de l’enregistrement international lorsque, au cours de ces cinq ans, l’enregistrement de base ou la demande de base a cessé de produire ses effets, totalement ou partiellement (suite à une radiation totale ou partielle, retrait du dépôt, etc.). Il en va de
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même pour les événements survenant suite à une procédure qui a été intentée au cours des cinq ans de la période de dépendance mais qui s’achève bien plus tard3.
Le PM a introduit une possibilité de contourner les effets de cette dépendance absolue : il s’agit de la transformation (cf. ch. 2.5.5, p. 95).
2.5.5 Transformation (art. 9quinquies PM)
Un enregistrement international dont l’enregistrement de base a partiellement ou totalement cessé de produire ses effets dans le pays d’origine (cf. ch. 2.5.4, p. 94) au cours des cinq ans de la période de dépendance (art. 6.3) PM) peut être transformé en des demandes d’enregistrements nationaux (art. 9quinquies PM).
La demande de transformation doit être déposée à l’Institut dans les trois mois à compter de la radiation de l’enregistrement international (art. 9quinquies PM ; art. 46a al. 1 let. a LPM). L’inscription d’une transformation est gratuite.
La date de dépôt attribuée à l’enregistrement national issu de la transformation est la même que celle de l’enregistrement international d’origine (dans le cas où ce dernier bénéficie d’un droit de priorité, celui-ci reste valable). Après examen de la demande de transformation, la marque est publiée avec une remarque correspondante. Elle bénéficie de la même priorité que l’enregistrement international d’origine. Il n’est pas possible de former opposition contre une marque issue d’une transformation (art. 46a al. 2 LPM).
2.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)
La règle 27.3) du RexC prévoit que deux enregistrements internationaux issus d’une cession partielle et qui ont de nouveau le même titulaire (p. ex. après plusieurs autres transmissions) peuvent, à la demande du titulaire, être fusionnés en un seul enregistrement. La fusion peut également se rapporter à une partie seulement de l’enregistrement international d’origine. Ainsi, si un enregistrement a été divisé en cinq enregistrements à la suite de plusieurs transmissions partielles, il est tout à fait possible que seules trois parties soient à nouveau réunies par fusion. La fusion n’est pas possible pour des enregistrements internationaux qui, bien qu’identiques et appartenant au même titulaire, sont issus d’enregistrements internationaux indépendants.
La demande peut être déposée directement à l’OMPI ou par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante du titulaire. L’inscription d’une fusion est gratuite.
2.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)
Il est possible d’inscrire au registre international que le titulaire d’un enregistrement international ne peut disposer librement de celui-ci (règle 20 RexC). Une telle restriction peut se rapporter à l’enregistrement dans son ensemble ou à certaines des parties contractantes désignées seulement. Cette notification peut être effectuée par le titulaire lui-même ou par l’office de la partie contractante du titulaire. Elle peut également être effectuée par l’office
3 Pour la notion de « procédure », voir ATF 134 III 555.
Partie 4 – Enregistrements internationaux
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d’une partie contractante désignée. Dans ce cas, cependant, cette restriction ne déploiera ses effets qu’à l’égard de cette partie. Constituent des formes possibles de limitations du droit de disposer la mise en gage, la saisie ou encore des restrictions du droit de disposer prononcées par des tribunaux ou des autorités d’exécution. La levée d’une telle restriction du droit de disposer doit être communiquée par son bénéficiaire à l’office qui avait requis son inscription. L’inscription de la restriction du droit de disposer est notifiée au titulaire par l’OMPI et publiée dans la Gazette ; elle est gratuite.
2.5.8 Division d’un enregistrement international (règle 27bis RexC)4
Lorsque le titulaire d’un enregistrement international désignant la Suisse le souhaite, il peut demander à l’Institut que la partie suisse de son enregistrement international soit divisé en plusieurs enregistrements internationaux, cette demande devant préciser de quelle manière les produits ou les services sont à répartir. La division aboutit à des enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de l’enregistrement initial. Les enregistrements divisés peuvent ensuite être fusionnés (règle 27ter RexC).
2.6 Renouvellement de l’enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)
Les enregistrements internationaux peuvent être renouvelés de dix ans en dix ans. L’OMPI notifie au titulaire de la marque et à son mandataire l’expiration du terme de protection six mois avant l’échéance (art. 7.3) PM). Le titulaire ou son mandataire ne peut cependant tirer de l’omission de cette notification aucun droit en rapport avec le renouvellement (règle 29 RexC). Pour le renouvellement, il suffit de payer les taxes exigibles à cet effet (règle 30 RexC ; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 6 annexé au RexC ; concernant le renouvellement et la date de la désignation postérieure, cf. ch. 2.3, p. 90). Les procédures de renouvellement, par écrit ou en ligne, se passent exclusivement entre le titulaire ou son mandataire d’un côté et l’OMPI de l’autre. L’Institut n’étant pas associé à cette procédure, il ne transmet par conséquent aucune demande de renouvellement à l’OMPI ni ne perçoit de taxes à cet effet.
2.7 Rectifications (règle 28 RexC)
Les erreurs affectant un enregistrement international peuvent, sur demande d’un office concerné et dans certains cas sur demande du titulaire, être rectifiées lorsque :
- l’erreur est imputable à l’OMPI. Dans un tel cas, l’OMPI peut corriger cette erreur d’office ;
- l’erreur est manifeste et que la correction s’impose d’elle-même ;
- l’erreur porte sur les faits, par exemple lorsque le nom ou l’adresse du titulaire, la date ou le numéro de l'enregistrement de base ne sont pas corrects.
4 En vigueur à partir du 1er février 2019.
Partie 4 – Enregistrements internationaux
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L’oubli de la part du titulaire de désigner certains pays dans sa demande ou de mentionner certains produits et services n’est pas considéré comme une erreur. De tels oublis ne sont pas rectifiables au sens de la règle 28 RexC.
Il n’est possible de rectifier les erreurs commises par l’office du titulaire qui touchent aux droits relatifs à l’enregistrement international que si la demande parvient à l’OMPI dans les neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription entachée de l’erreur. Il est donc primordial pour le titulaire de vérifier, dès réception du « certificat d’enregistrement » ou de la « notification » de modification, qu’aucune erreur n’a été commise dans l’inscription. En cas d’erreur, il doit en informer immédiatement l’Institut (si la demande a été traitée par l’Institut) pour que celui-ci demande l’inscription d’une rectification.
Les rectifications sont notifiées par l’OMPI au titulaire et aux offices des parties contractantes désignées et publiées dans la Gazette. Les rectifications sont gratuites.
Les délais prévus pour l’examen et l’opposition par l’art. 5.2) PM recommencent à courir dans les parties contractantes désignées concernées par la rectification, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s’appliquaient pas à l’enregistrement international tel qu’initialement notifié.
3. Protection d’un enregistrement international en Suisse
Sur la base de l’art. 5.1) PM, l’Institut examine chaque enregistrement international pour lequel une extension de la protection à la Suisse lui a été notifiée (cf. ch. 2.2.1, p. 89)5. S’il existe des défauts matériels ou formels, l’Institut émet un refus provisoire de protection (art. 52 OPM) sur lequel le déposant peut prendre position6. S’agissant de l’examen des motifs relatifs des enregistrements internationaux désignant la Suisse, il convient de se référer à la partie 6 des présentes directives.
3.1 Procédure devant l’OMPI
3.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse
Selon l’art. 5.2) PM, le délai pour examiner un enregistrement international est d’une année ou de 18 mois7, selon les cas (cf. ch. 3.2.1, p. 101). Ce délai court dès la notification de
5 Un éventuel refus de protection émis à ce titre doit pouvoir se fonder sur les raisons formulées dans la CUP ; voir TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real ; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.). 6 Depuis le 1er janvier 2017, l’Institut peut émettre des refus de protection pour des motifs formels (cf. art. 30 al. 2 let. a LPM mentionné à l’art. 52 OPM) ; cette nouveauté lui donne les moyens de refuser les formulations manifestement incorrectes de produits ou de services. Voir le rapport explicatif relatif au droit d’exécution « Swissness » du 2.9.2015, ad art. 52 al. 1 let. a OPM, p. 9, consultable sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapp ort_explicatif_FR.pdf . 7 La Suisse ayant émis la déclaration correspondante, le délai peut être prolongé à 18 mois (art. 5.2)b) PM).
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l’enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. L’examen se termine par une déclaration d’octroi (cf. ch. 3.1.2, p. 98) ou un refus provisoire de protection (cf. ch. 3.1.3, p. 98).
3.1.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1) RexC)
S’il n’existe aucun motif de refus, l’Institut envoie une déclaration d’octroi de la protection à l’OMPI dans le délai des 12 respectivement 18 mois (art. 5.2) PM). L’information selon laquelle la marque est acceptée se fait donc par l’intermédiaire de l’OMPI.
3.1.3 Contenu de la notification d’un refus provisoire
Un refus provisoire doit être envoyé par la Poste ou transmis par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai de l’art. 5.2) PM (règle 18 RexC, Instruction administrative 14). C’est donc la date d’envoi et non la date de réception (par l’OMPI) qui est déterminante. Outre le numéro de l’enregistrement international, le refus doit indiquer les motifs du refus provisoire, les bases légales, les produits ou les services concernés par le refus et le délai imparti pour se déterminer sur le refus provisoire (art. 5.2) PM et règle 17 RexC). L’Institut indique explicitement dans le refus provisoire les produits ou les services qui ne sont pas refusés.
3.1.4 Avis d’irrégularités (règle 18 RexC)
Lorsque l’Institut notifie un refus provisoire qui ne satisfait pas à l’une ou à l’autre des conditions prévues par le PM ou le RexC, l’OMPI notifie à l’Institut un avis d’irrégularité conformément à la règle 18 RexC. Sauf dans le cas des irrégularités prévues à la règle 18.1)a) RexC (notamment refus tardif), l’Institut dispose d’un délai de deux mois à compter de l’avis d’irrégularité pour régulariser son refus provisoire. Si la notification régularisée est envoyée dans le délai précité, elle sera réputée l’avoir été à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée par la Poste ou transmise par voie électronique au Bureau international (règle 18.1)d) RexC). Le titulaire bénéficie d’un nouveau délai de cinq mois dès l’émission de la notification régularisée pour répondre au refus provisoire.
3.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)
Afin de surmonter les motifs invoqués dans un refus provisoire, il se peut que le titulaire limite la liste des produits ou des services, renonce ou radie intégralement ou partiellement son enregistrement international. Ces modifications sont communiquées par l’OMPI aux parties contractantes désignées, qui doivent alors en examiner les conséquences sur la procédure concernée. Lorsqu’une demande de modification est en cours de traitement auprès de l’OMPI, il est souhaitable d’en informer l’Institut afin que celui-ci attende l’inscription de cette modification pour émettre une décision.
A) Limitation au sens de la règle 25.1)a)ii) RexC
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Le titulaire confronté à un refus provisoire peut décider de limiter sa liste des produits ou des services à l’égard de la Suisse par l’intermédiaire de l’OMPI8 (cf. ch. 2.4.2, p. 92). Si la limitation permet d’accepter le signe, l’Institut notifie à l’OMPI une déclaration d’octroi de la protection au sens de la règle 18ter 2)i) RexC qui fait référence à la limitation intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que les produits ou les services ayant fait l’objet du refus provisoire ne sont plus revendiqués). Cette déclaration est ensuite communiquée par l’OMPI au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre.
Si le signe ne peut toujours pas être admis à la protection suite à la limitation, la procédure suit son cours, mais porte sur le libellé limité de la liste des produits ou des services.
L’Institut n’est pas tenu d’accepter une limitation : la règle 27.5) RexC permet en effet à l’office d’une partie contractante désignée de déclarer qu’une limitation est sans effet sur son territoire. L’Institut fait usage de cette possibilité notamment lorsque la limitation contient un terme inapproprié (p. ex. une appellation d’origine contrôlée utilisée comme désignation générique) ou s’il s’agit en réalité d’une extension de la liste des produits ou des services. Une telle déclaration doit toutefois être émise dans les 18 mois à compter de la date à laquelle la limitation a été notifiée à l’office de la partie contractante concernée (règle 27.5)c) RexC).
B) Renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii RexC
Le titulaire peut en tout temps renoncer à la protection dans un pays donné en demandant l’inscription d’une renonciation à l’égard de cette partie, pour tous les produits ou les services (cf. ch. 2.4.3, p. 92). La renonciation est inscrite au registre international, puis notifiée aux offices concernés. Par la renonciation à la protection de l’enregistrement international en Suisse, la procédure devient sans objet et est close sans autre formalité, c’est-à-dire sans qu’une décision formelle ne soit émise (même lorsqu’une notification de refus provisoire a été émise).
C) Radiation au sens de la règle 25.1)a)v) RexC
Le titulaire peut radier l’enregistrement international à l’égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits ou des services (cf. ch. 2.5.3, p. 94). La radiation est communiquée à l’OMPI, inscrite au registre et notifiée aux parties contractantes désignées.
S’agissant des conséquences sur une procédure en cours, il faut distinguer selon l’étendue de la radiation :
- Lorsque le titulaire radie totalement son enregistrement international, la procédure en cours devient sans objet et est close sans autre formalité, c’est-à-dire sans qu’une décision formelle ne soit émise (même lorsqu’une notification de refus provisoire a déjà été émise).
- Lorsque le titulaire radie partiellement son enregistrement international, l’Institut doit examiner les incidences de cette radiation sur la procédure en cours. Si la radiation
8 Si le titulaire accepte la limitation proposée par l’Institut dans le refus provisoire, il peut l’indiquer directement à l’Institut (voir ch. 3.2.5 let. C, p. 102).
Partie 4 – Enregistrements internationaux
100
partielle permet d’accepter le signe, l’Institut notifie à l’OMPI une déclaration d’octroi de la protection qui fait expressément référence à la radiation partielle intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que la radiation porte sur tous les produits ou les services ayant fait l’objet du refus provisoire). Cette déclaration est ensuite communiquée par l’OMPI au titulaire ou à son mandataire. Si la radiation partielle ne permet pas de lever les objections émises dans le refus provisoire, la procédure suit son cours mais porte sur le libellé partiellement radié de la liste des produits ou des services (cf. différences entre limitation et radiation partielle, cf. ch. 2.4.2 p. 92).
3.1.6 Confirmation ou retrait d’un refus provisoire (règles 18ter 2), 3) et 4) RexC)
Une fois qu’un refus provisoire a été notifié, la procédure devant l’OMPI doit se clôturer par une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée soit que la protection de la marque est acceptée, totalement ou partiellement. Ces déclarations au sens de la règle 18ter 2) ou 3) RexC sont communiquées à l’OMPI et transmises au titulaire ou à son mandataire. Elles n’ont en principe pas d’effet constitutif puisque la décision finale intervient au niveau national.
Toutefois, lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, la déclaration au sens de la règle 18ter 2) ou 3) RexC, qui est communiquée au titulaire par l’intermédiaire de l’OMPI, fait courir tant le délai pour requérir la poursuite de la procédure au sens de l’art. 41 LPM que le délai pour faire recours. Pour autant que le titulaire utilise l’une ou l’autre des voies de droit qui lui sont offertes, l’Institut devra informer l’OMPI de l’issue de la procédure. Cette communication ne doit intervenir que si la décision finale définitive ne correspond pas à la déclaration initiale. Dans un tel cas, l’Institut notifie une déclaration au sens de la règle 18ter 4) RexC.
3.1.7 Invalidation (règle 19 RexC)
On entend par invalidation toute décision de l’autorité administrative ou judiciaire compétente du pays concerné par laquelle l’effet d’un enregistrement international est levé ou révoqué sur le territoire de cette partie contractante désignée. Cette invalidation peut ne s’appliquer qu’à certains des produits ou des services protégés. L’office de la partie contractante concernée, lorsqu’il a connaissance d’une telle invalidation, doit notifier à l’OMPI la décision ainsi que les produits ou les services auxquels elle se rapporte. Ces indications sont inscrites au registre international et publiées dans la Gazette. L’OMPI informe le titulaire de l’invalidation et, si cela est souhaité, il communique à l’office de la partie contractante concernée la date de l’invalidation. L’inscription d’une invalidation est gratuite.
3.1.8 Rectification (règle 28 RexC)
Une erreur relative à un enregistrement international peut être rectifiée (règle 28 RexC). La rectification est notifiée aux parties contractantes désignées, qui disposent alors d’un nouveau délai d’une année ou de 18 mois pour notifier un refus provisoire, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s’appliquaient pas à l’enregistrement international tel qu’initialement notifié. Si une procédure est déjà pendante devant l’Institut, ce dernier examine les conséquences de la rectification sur cette procédure et, si
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nécessaire, notifie un nouveau refus provisoire qui tient compte de la rectification. Ce refus fait courir un nouveau délai de réponse de cinq mois. Il se peut également que la rectification permette d’admettre le signe à la protection. L’Institut notifie alors une déclaration d’octroi de la protection au sens de la règle 18ter 2) RexC qui se réfère expressément à ladite rectification.
3.2 Procédure auprès de l’Institut
3.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse
Lorsque les conditions de la demande internationale sont remplies, l’OMPI inscrit l’enregistrement international au registre international et le notifie aux offices des parties contractantes désignées. Les parties contractantes désignées disposent alors d’un délai d’une année ou de 18 mois (art. 5.2) PM) (à compter de la date de notification) pour notifier un refus provisoire de protection9. L’Institut dispose d’un délai de 18 mois pour notifier un refus provisoire lorsque l’enregistrement international relève du PM10. Compte tenu du fait que le délai de 18 mois prévu à l’art. 5.2)b) PM n’est applicable que lorsque la Suisse est désignée dans un enregistrement international dont l’office d’origine est membre exclusivement du PM (art. 9sexies 1)b) PM), l’examen intervient dans la plupart des cas dans un délai d’une année. Ce n’est donc qu’exceptionnellement qu’un titulaire se verra notifier un refus provisoire au-delà de ce délai.
Le titulaire qui souhaite voir son enregistrement international examiné dans un délai plus court a la possibilité de requérir, contre paiement d’une taxe, l’examen des motifs absolus dans une procédure accélérée conformément à l’art. 18a OPM (cf. ch. 3.2.8, p. 103).
3.2.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1 RexC)
Selon la règle 18ter 1) RexC, les déclarations d’octroi de la protection (non précédées d’un refus provisoire de protection) sont obligatoires11. Le titulaire reçoit donc par l’intermédiaire de l’OMPI une confirmation de l’acceptation de son enregistrement par l’Institut (cf. ch. 3.1.2, p. 98).
3.2.3 Notification d’un refus provisoire et délai pour y répondre
Lorsqu’il existe des motifs d’exclusion, l’Institut notifie un refus provisoire à l’OMPI qui le transmet au titulaire de l’enregistrement international concerné ou à son mandataire inscrit auprès de l’OMPI. Le refus provisoire peut être total ou partiel selon qu’il porte sur tous les produits ou les services déposés ou sur une partie de ceux-ci uniquement.
9 Cf. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM ; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle). 10 La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l’art. 5.2)b) PM. 11 Cette règle a en particulier pour but d’informer les titulaires sur le sort de leur enregistrement international dans les parties contractantes désignées.
Partie 4 – Enregistrements internationaux
102
L’art. 5.1) PM mentionne qu’un refus « (…) ne pourra être fondé que sur les motifs qui s’appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d’une marque déposée directement auprès de l’office qui notifie le refus (…) ». Les motifs de refus sont donc identiques à ceux énumérés à l’art. 2 LPM (cf. Partie 5).
Le titulaire dispose alors d’un délai de cinq mois pour y répondre. Il s’agit d’un délai administratif fixé par l’Institut, et non d’un délai légal (cf. Partie 1, ch. 5.5, p. 31). Ce délai commence à courir dès l’émission du refus provisoire et non pas à compter de la réception du refus par le titulaire ou par son mandataire inscrit au registre.
3.2.4 Représentation et domicile de notification
Pour faire valoir ses droits, le titulaire domicilié à l’étranger doit disposer d’un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM, voir Partie 1, ch. 4.3, p. 26). Si le titulaire désigne un mandataire, celui-ci doit également disposer d’un domicile de notification en Suisse (s’il a son siège à l’étranger) et être au bénéfice d’une procuration (cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 25). Une procuration par substitution de la part du mandataire inscrit auprès de l’OMPI est admise.
Lorsque l’Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits ou des services (notamment une proposition de limitation géographique) ou une proposition de limitation de l’objet de droit (notamment au moyen d’une revendication de couleur négative), le titulaire ou son mandataire inscrit auprès de l’OMPI peut déclarer, dans une langue officielle de l’Institut, accepter la limitation, directement à l’Institut et sans devoir disposer d’un domicile de notification en Suisse. Il n’est procédé à aucun échange de correspondance avec le titulaire ou avec son mandataire et l’enregistrement international est protégé en Suisse avec la limitation telle que proposée par l’Institut (la procédure se termine alors par l’émission d’une déclaration sans voies de droit au sens de la règle 18ter 2)ii) RexC).
3.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire
Lorsque le titulaire répond au refus provisoire, la procédure est en principe identique à la procédure nationale.
A) Maintien du refus provisoire
Lorsque l’Institut maintient, totalement ou partiellement, ses motifs de refus (art. 17 al. 2 OPM), il clôt la procédure par l’émission d’une décision. Le titulaire peut alors recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 31, 32 et 33 let. e LTAF). Une fois la décision entrée en force, l’Institut communique à l’OMPI le résultat final de la procédure par l’émission d’une déclaration au sens de la règle 18ter 2) ou 3) RexC.
B) Retrait du refus provisoire
Lorsque l’Institut, sur la base des arguments avancés, reconsidère son appréciation initiale et décide d’accepter l’enregistrement international, il clôt la procédure par l’émission d’une déclaration d’octroi de la protection au sens de la règle 18ter 2)i) RexC, adressée directement à l’OMPI.
Partie 4 – Enregistrements internationaux
103
C) Le titulaire accepte ou propose une limitation de la liste des produits ou des services
Lorsque le titulaire accepte ou propose une limitation de la liste des produits ou des services qui permet d’admettre le signe à la protection, l’Institut clôt la procédure par l’émission d’une déclaration d’octroi partiel de la protection sans voies de droit au sens de la règle 18ter 2)ii) RexC. Ainsi, lorsque le titulaire accepte une limitation proposée par l’Institut ou lorsque l’Institut accepte une proposition de limitation faite par le titulaire, l’Institut ne notifie pas de décision intermédiaire (cf. ch. 3.2.4, p. 102). Le titulaire qui voudrait contester ultérieurement la validité de son accord à une proposition de limitation ne pourra le faire qu’aux conditions très restrictives de la procédure de reconsidération.
D) Le titulaire renonce à la protection en Suisse
Une renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC ne peut pas être faite directement auprès de la partie contractante désignée (cf. ch. 2.4.3 p. 92). L’Institut ne peut par conséquent pas entrer en matière sur une telle requête.
Le titulaire qui ne souhaite plus faire protéger sa marque pour le territoire suisse n’a que deux solutions : demander à l’Institut l’émission d’une décision finale qui sera suivie d’une déclaration de refus (total et définitif) au sens de la règle 18ter 3) RexC ou procéder à une renonciation auprès de l’OMPI au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC.
3.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus
Lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, l’Institut émet une déclaration d’octroi partiel de la protection ou une déclaration de refus (règle 18ter 2)ii) ou 3) RexC), avec l’indication des voies de droit et de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure conformément à l’art. 41 LPM.
Si le titulaire requiert la poursuite de la procédure et que les conditions prévues sont remplies, la procédure se poursuit comme sous ch. 3.2.5, p. 102, sans que l’Institut ne retire sa déclaration précédemment mentionnée. Lorsque la procédure est close par une décision entrée en force de l’Institut ou d’une autorité de recours et que cette décision confirme le contenu de la déclaration selon la règle 18ter 2) ou 3) RexC déjà inscrite, l’Institut n’émet pas de nouvelle déclaration. En revanche, une déclaration au sens de la règle 18ter 4) RexC est émise dans les cas où la décision finale diverge dans son contenu de la déclaration au sens de la règle 18ter 2) ou 3) RexC (cf. paragraphe précédent).
3.2.7 Poursuite de la procédure
Comme pour les dépôts nationaux, le titulaire peut requérir la poursuite de la procédure, conformément à l’art. 41 LPM. S’agissant des conditions d’application de cette disposition, cf. Partie 1, ch. 5.5.8, p. 36.
3.2.8 Procédure d’examen accélérée
L’art. 18a OPM prévoit que le titulaire d’un enregistrement international peut demander que l’examen soit entrepris selon une procédure accélérée. S’agissant des conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 2, ch. 3.5, p. 65.
Partie 4 – Enregistrements internationaux
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Une demande d’examen accéléré peut intervenir avant l’expiration du délai de refus applicable ou après la notification d’un refus provisoire de protection fondé sur des motifs formels ou absolus.
A) Demande d’examen accéléré avant l’expiration du délai de refus provisoire
Lorsque le titulaire demande l’examen accéléré de son enregistrement international, l’Institut examine l’enregistrement international dès réception du paiement de la taxe. Si l’enregistrement international peut être accepté, le titulaire est informé par une déclaration d’octroi de la protection conformément à la règle 18ter 1) RexC. Une telle déclaration n’est toutefois notifiée qu’à l’expiration du délai pour faire opposition. Si l’enregistrement international doit être refusé, l’Institut notifie à bref délai un refus provisoire fondé sur des motifs formels ou absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 3.2.3 à 3.2.6, p. 101 ss.
B) Demande d’examen accéléré après la notification d’un refus provisoire
Dans un tel cas, l’Institut applique la procédure accélérée aux échanges de correspondance dès réception du paiement de la taxe.
La législation ne prévoit pas de procédure accélérée pour l’examen des motifs relatifs.
105
Partie 5 – Examen matériel des marques
1. Bases légales
Art. 1 al. 1 LPM
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Art. 30 al. 2 let. c, d et e ainsi qu’al. 3 LPM
L’Institut rejette la demande d’enregistrement, si :
c. il existe des motifs absolus d’exclusion ;
d. la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23 ;
e. la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c ;
Il enregistre la marque lorsqu’il n’y a aucun motif de refus.
Art. 2 LPM : Motifs absolus d’exclusion
Sont exclus de la protection :
a. les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés ;
b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires ;
c. les signes propres à induire en erreur ;
d. les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.
Ces dispositions nationales correspondent pour l’essentiel1 aux prescriptions de l’art. 6quinquies
let. B ch. 2 et 3 CUP qui doivent être prises en considération dans l’examen des demandes d’extension de la protection de marques internationales à la Suisse (cf. Partie 4, ch. 2, p. 88).
2. Fonction de la marque et aptitude à constituer une marque
L’art. 1 al. 1 LPM définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En tant que signe distinctif, la marque a d’abord une fonction distinctive : elle doit individualiser les produits ou services désignés par le signe de sorte que le destinataire puisse repérer (et reconnaître) en tout temps les produits d’une entreprise déterminée parmi l’offre abondante et les distinguer de l’offre des
1 Concernant une réserve voir ci-dessous le ch. 7.1, p. 165.
Partie 5 – Examen matériel des marques
106
autres fournisseurs2. La marque remplit en outre une fonction d’indication de provenance3 : elle garantit que tous les produits et services qu’elle désigne proviennent d’une entreprise définie (ou d’une entreprise appartenant à un groupe d’entreprises étroitement liées sur le plan économique).
Un signe est apte à constituer une marque lorsque, considéré de manière abstraite, c’est-à- dire sans tenir compte des produits ou des services, il est en mesure de remplir la fonction de marque4. Pour cette raison, l’aptitude à constituer une marque est aussi nommée caractère distinctif abstrait5. L’aptitude à constituer une marque est déniée aux signes qui, en aucune circonstance, ne peuvent être compris et reconnus par le public comme signes distinctifs. Outre les signes trop complexes (p. ex. les codes-barres), les signes qui ne sont pas perçus par les destinataires comme formant une unité clairement délimitée ne sont pas aptes à constituer une marque. Tel est par exemple le cas de longs textes ou de longues mélodies6.
3. Principes généraux
3.1 Critères d’examen identiques pour l’ensemble des catégories et types de marques
L’Institut applique en principe7 les mêmes critères d’examen matériel aux marques nationales et aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse8.
Lors de l’appréciation des motifs absolus d’exclusion, des critères d’examen identiques sont appliqués aux trois catégories de marques que constituent les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives. Ces critères sont également identiques pour les différents types de marques (marques verbales, marques figuratives, marques verbales/figuratives, marques tridimensionnelles, marques de couleur, etc.). Néanmoins, des
2 ATF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3 – Chaise (marque tridimensionnelle) ; ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-2418/2014, consid. 3 – Bouton (marque figurative). 3 ATF 128 III 454, consid. 2 – YUKON ; ATF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marque sonore) ; TAF B- 2828/2010, consid. 2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle). 4 TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle). 5 Le caractère distinctif abstrait selon l’art. 1 al. 1 LPM ne doit pas être confondu avec le caractère distinctif concret qui, en vertu de l’art. 2 let. a LPM, est examiné en rapport avec les produits et les services concernés (voir ch. 4.2, p. 115). 6 Concernant le caractère facile à retenir d’une mélodie (Einprägsamkeit) et sa brièveté, voir ATF 135 III 359, consid. 2.5.6 – (marque sonore) ; voir aussi TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 Concernant l’exception à ce principe voir ci-dessous le ch. 7.1, p. 165. 8 Lorsque les notions de « demande d’enregistrement », « déposant » et « rejet de la demande » sont utilisées dans la partie 5 des présentes directives, il est fait référence non seulement aux marques suisses, mais également aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse. Lorsqu’il est question de ces derniers, il faut comprendre ces notions dans le sens de « demande d’extension de la protection », « titulaire de la marque internationale » et « refus de la protection ».
Partie 5 – Examen matériel des marques
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différences d’appréciation ne sont pas exclues, dans la mesure où la perception du public varie en fonction des types de signes9. Par exemple, la perception d’un signe constitué par la forme, la couleur ou le motif du produit n’est pas forcément identique à celle d’un signe qui ne se confond pas avec l’aspect extérieur du produit. En conséquence, l’Institut établit une distinction, lors de la prise en compte de la perception du destinataire, entre les signes conventionnels (cf. let. A, p. 119) et les signes non conventionnels (cf. let. B, p. 146). L’art. 2 let. a LPM ne s’applique pas aux marques géographiques (art. 27a LPM).
3.2 Impression d’ensemble
L’examen d’un signe se fonde principalement sur l’impression générale qui s’en dégage10. Cette dernière résulte de la combinaison des divers éléments qui constituent la marque, tels le degré du caractère descriptif des éléments verbaux, l’effet visuel, le graphisme et les couleurs11. Dans chaque cas, il faut mesurer l’influence de chaque élément constitutif sur l’impression générale produite.
Si l’association d’éléments appartenant au domaine public et d’éléments pourvus de caractère distinctif est susceptible de former un tout distinctif au sens de l’art. 2 let. a LPM, les signes qui sont de nature à induire le public en erreur (art. 2 let. c LPM) ou qui sont contraires au droit en vigueur, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2 let. d LPM) ne peuvent en règle générale pas être admis à l’enregistrement à titre de marques même s’ils contiennent des éléments admissibles à la protection12,13. Une appréciation nuancée a notamment lieu lorsque des modifications ou des mutilations sont examinées14 ; si celles-ci peuvent rendre distinctif un signe sous l’angle de l’art. 2 let. a LPM, elles n’éliminent pas un motif d’exclusion au sens de l’art. 2 let. c et d, du moment que le sens du signe demeure reconnaissable malgré la modification, respectivement la mutilation15.
9 ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; cf. également ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle). 10 ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; ATF 133 III 342, consid. 4 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 659, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV. 11 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT ; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Concernant les marques verbales/figuratives, cf. ch. 4.6, p. 139. 12 Concernant art. 2 let. c LPM, cf. TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 13 Des exceptions sont toutefois envisageables lorsque les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente ; voir, pour les indications de provenance, TF 4A_357/2015, consid. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE, et les cas de figure illustrés sous ch. 8.4.1, p. 175, et ch. 8.4.7.2, p. 182. 14 Cf. ch. 4.4.9.2, p. 134, et ch. 8.6.1, p. 187. 15 Dans le cadre des violations du droit en vigueur au sens de l’art. 2 let. d LPM, il faut tenir compte des législations spéciales (cf. ch. 7.2 ss, p. 166 ss, et ch. 8.7 ss, p. 195 ss).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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3.3 Relation avec les produits et les services
Un signe n’est jamais examiné in abstracto. L’appréciation de l’existence d’obstacles à l’enregistrement a toujours lieu en relation étroite avec les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée16. Pour qu’un signe soit exclu de l’enregistrement, il suffit que le motif d’exclusion s’applique à une partie des produits ou des services tombant sous l’indication générale (Oberbegriff)17. Il faut examiner dans chaque cas d’espèce si un terme tombe sous l’indication générale. Il n’est pas fondamentalement exclu qu’un produit donné soit subordonné à plusieurs indications générales (concernant la définition des termes, voir ci-dessus Partie 2, ch. 4.5 et 4.6, p. 74 ss)18. L’Institut admet d'office un signe pour tous les produits et services pour lesquels il n’existe pas de motifs absolus d’exclusion ; une demande subsidiaire en ce sens de la part du déposant n’est pas nécessaire19.
3.4 Appréciation sur la base de la demande d’enregistrement
C’est le signe déposé, en lien avec les produits et services concrètement revendiqués, qui fait l’objet de l’examen des motifs absolus d’exclusion ; cet examen est effectué sur la base des indications fournies dans la demande d’enregistrement20. Lorsque le signe est déposé électroniquement, son admissibilité à la protection est appréciée sur la base de la reproduction ressortant de l’extrait du registre « Certificat de dépôt » imprimé par l’Institut sur une imprimante étalonnée pour rendre des couleurs justes. Les circonstances ou les motifs du dépôt ne sont pas pris en considération21. Il n’est pas non plus tenu compte de l’usage du signe sur le marché, sauf dans le cas où le caractère de marque imposée est invoqué22. De même, l’usage futur de la marque, à savoir si et comment celle-ci sera effectivement utilisée, n’a aucune importance pour l’examen23.
16 TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank ; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN ; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER ; TAF B-7272/2008, consid. 5 et 5.3 – SNOWSPORT. 17 Cf. p. ex. concernant les marques de forme TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Récipients d‘emballage (marque tridimensionnelle) et concernant les indications descriptives TF 4A_618/2016, consid. 4.3 – CAR-NET ; TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD. Ce principe ne s’applique pas à l’examen du risque de confusion manifeste puisqu’il suffit que le signe désignant un produit tombant sous l’indication générale ne puisse pas être utilisé de manière trompeuse (cf. ch. 5.2, p. 162). 18 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 TAF B-8515/2007, consid. 4 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). 20 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; ATF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 120 II 310, consi. 3a – The Original (marque tridimentionnelle) ; TAF B-5183/2015, E. 5 – Rose (marque de couleur) ; TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies. 21 TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – Symbole de l’USB sans fil (marque figurative). 22 ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; cf. aussi TAF B-4763/2012, consid. 2.1 – BETONHÜLSE ; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle) ; TAF B- 6203/2008, consid. 5.6 – Chocolat Pavot (fig.) III ; voir en outre ch. 4.3.1, p. 116. 23 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TAF B- 7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés
L’appréciation d’un signe s’appuie sur sa compréhension présumée par une partie importante (erheblich)24 ou non insignifiante (nicht unbedeutend)25 des milieux intéressés suisses. L’examen se fonde en principe sur la perception du destinataire potentiel26 des produits ou des services considérés27, lequel peut être un consommateur moyen ou un professionnel28, un destinataire final ou intermédiaire29. Lors de l’examen du motif de refus concernant l’appartenance du signe au domaine public selon l’art. 2 let. a LPM, le besoin de libre disposition d’un signe est apprécié à la lumière du besoin ou de la compréhension des concurrents (potentiels)30; cf. ch. 4.3.2, p. 117.
La liste des produits ou des services telle que figurant dans la demande d’enregistrement est déterminante pour l’appréciation des destinataires et des concurrents31 (voir également ci- dessus ch. 3.4).
Le degré d’attention que les destinataires finaux accordent aux signes servant à distinguer des produits de consommation ne doit pas être surestimé ; il s’agit d’un degré d’attention moyen32. Selon la pratique de l’Institut, les consommateurs moyens sont des personnes normalement informées, attentives et avisées. On ne saurait dans ce cas leur attribuer des connaissances qui requièrent des recherches ou intérêts particuliers33. Si les destinataires sont des professionnels, l’Institut présuppose de leur part un degré d’attention accru et des connaissances approfondies dans le domaine concerné (concernant les connaissances des langues étrangères, voir ch. 3.6).
24 Cf. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde ; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES ; TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Cf. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non publié dans : ATF 140 III 109 ; ATF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE ; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK ; TAF B- 1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort. 26 Cf. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non publié dans : ATF 140 III 297 ; ATF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.) ; TAF B-2217/2014, consid. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.) ; TAF B-5484/2013, consid. 2.1 – COMPANIONS. 27 TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 s. – Pièce de turbine (marque tridimensionnelle) ; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS. 28 TAF B-4697/2014, consid. 5.3 – Apotheken Cockpit ; TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH. 29 TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson (« des professionnels ou des intermédiaires peuvent aussi être visés ») ; TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS ; TAF B-2418/2014, consid. 3.1 – Bouton (marque figurative). 30 Cf. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non publié dans : ATF 140 III 297 ; ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU ; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL ; TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris RE. 31 TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland ; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle). 32 ATF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.3 – Chaise (marque tridimensionnelle). 33 TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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Un signe n’est pas admis à l’enregistrement dès lors qu’il existe un motif d’exclusion du point de vue d’un seul des cercles intéressés34 ; l’importance des cercles ou leurs proportions respectives ne sont pas pertinentes35. Il suffit par exemple que les professionnels perçoivent un signe comme descriptif pour que celui-ci soit considéré comme appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM36. Concernant l’appréciation des motifs d’exclusion énoncés à l’art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6, p. 164.
3.6 Langues à prendre en considération
L’Institut examine les signes déposés en premier lieu en tenant compte du français, de l’allemand, du suisse allemand, de l’italien et du romanche. Ces langues sont d’importance équivalente, autrement dit, le signe est refusé dès que la compréhension qui en est faite dans l’une des régions linguistiques suisses ne permet pas de lui accorder la protection à titre de marque37.
Les langues étrangères sont prises en compte si le signe est considéré comme un terme connu par une partie non négligeable des milieux intéressés38. L’examen de cette question se fait au cas par cas. Il convient de partir du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus39 et que le consommateur moyen comprend non seulement les mots anglais dotés d’un sens aisément compréhensible, mais également les énoncés plus complexes40. Le seul fait qu’un signe soit composé d’éléments verbaux ne provenant d’aucune langue officielle n’exclut donc pas automatiquement son appartenance au domaine public41. Il est en outre tenu compte du fait que certains cercles spécialisés
34 TAF B-283/2012, consid. 4.2 et 5 – NOBLEWOOD ; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD ; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET ; TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss ; TAF B- 990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR ; voir aussi TF_4A 455/2008, consid. 4.3 – AdRank. 35 Cf. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson ; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken (fig.) ; autre avis : TAF B-464/2014, consid. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE et B- 4822/2013, consid. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 TAF B-283/2012, consid. 4.2 et 5 – NOBLEWOOD ; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV ; cf. aussi TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank ; CREPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt ; autre avis TAF B- 7995/2016, consid. 4.1 – TOUCH ID. 37 TAF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce’Real ; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost ; TAF B- 3549/2013, consid. 3.2 – PALACE (fig.). 38 Cf. TAF B-464/2014, consid. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. P. ex. des mots étrangers peuvent se transformer en désignations génériques spécifiques à une branche et être également compris par le grand public (cf. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). L’appréciation de l’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit toujours se faire aussi à la lumière de la signification des mots étrangers (cf. ch. 6, p. 164). 39 TAF B-283/2012, consid. 4.3 – NOBLEWOOD ; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT APRICOT ; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH ; CREPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE KEEP OUR PROMISES. 40 TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-6748/2008, consid. 7 – XPERTSELECT ; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II. 41 ATF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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possèdent de meilleures connaissances des langues étrangères42 dans leur domaine43
(l’anglais est p. ex. la langue technique de la branche informatique).
3.7 Cas limites
En application de la jurisprudence, l’Institut doit, au terme de l’examen des motifs absolus d’exclusion selon l’art. 2 let. a LPM, enregistrer les cas limites, les tribunaux civils pouvant librement réexaminer la validité des marques enregistrées en cas de litige44.
Ce principe n’est pas valable45 pour les signes propres à induire en erreur46 ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs47.
3.8 Egalité de traitement
Le principe de l’égalité de traitement, ancré à l’art. 8 de la Cst., exige que des situations semblables en fait et en droit soient traitées de manière semblable48. Le principe de l’égalité de traitement (dans l’illégalité) ne peut pas être invoqué vis-à-vis de soi-même49. Les états de fait sont semblables uniquement s’ils sont comparables sur tous les points pertinents50
p. ex. composition du signe51, sens, produits ou services désignés52). Des décisions
42 Cf. TAF B-8069/2016, consid. 4.3 – FLAME ; TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank ; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK ; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 43 Cf. TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY ; TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET. 44 ATF 130 III 328, consid. 3.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; ATF 129 III 225 – MASTERPIECE ; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR ; TAF B-6629/2011, consid. 4.4 – ASV. 45 TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN. 46 TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA ; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA. 47 ATF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.) ; TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.). 48 TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver ; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK ; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z. 49 TF 4A_62/2012, consid. 3 – Double hélice (marque figurative) ; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz ; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Croissant rouge (marque figurative). 50 Cf. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.) ; TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 51 Le simple fait que les signes soient des slogans ne suffit pas pour admettre leur comparabilité (TAF- 8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION) ; tout comme une marque purement verbale n’est pas sans autre comparable à une marque verbale/figurative (TAF B-2781/ 2014, consid. 7.2 – CONCEPT+ ; TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), un mot utilisé seul n’est pas comparable à une marque verbale contenant un élément verbal additionnel (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-Z) ; cela vaut également pour les signes dont l’un des éléments est identique (TAF B- 1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL) ; les marques imposées, enfin, ne sont pas comparables aux marques dont le caractère distinctif originaire est contesté (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL). 52 Selon TF 4A_261/2010, consid. 5.1 s. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position) et TAF B- 8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver, l’égalité de traitement présuppose que les marques
Partie 5 – Examen matériel des marques
112
anciennes ne lient pas l’Institut pour sa pratique actuelle53.
Seul le droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité peut être invoqué lorsque des motifs absolus d’exclusion s’opposent à l’enregistrement d’une marque54. L’exercice du droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité suppose que le droit ait été appliqué de façon incorrecte dans une pluralité de cas antérieurs et que l’Institut exprime sans équivoque sa volonté de se tenir à cette pratique contraire au droit55. Des enregistrements antérieurs isolés ne suffisent pas56. Si l’Institut change sa pratique, il n’existe aucun droit à ce qu’une demande d’enregistrement soit traitée selon l’ancienne pratique, ceci même si le changement intervient lors de l’examen de cette demande57.
Le principe de l’égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive58. Bien que les états de fait à comparer ne doivent être identiques dans tous leurs éléments,59 des différences minimes entre deux cas peuvent se révéler d’une importance décisive dans l’examen des motifs absolus d’exclusion60. De plus, une certaine prudence est de mise lorsqu’il s’agit de se prononcer une nouvelle fois sur l’admissibilité de marques enregistrées plusieurs années auparavant61.
3.9 Principe de la confiance
Le principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il place dans les assurances reçues des autorités62 (ce lien de confiance est rompu si les circonstances ont changé) 63 lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions,
comparées revendiquent une protection pour les mêmes produits ou services ; avis contraire TAF B- 4848/2009, consid. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE et CREPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK. 53 Le TAF n’admet en général pas la comparabilité de marques enregistrées depuis plus de huit ans : TAF B-2781/2014, consid. 7.2 – CONCEPT+; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position) ; TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE ; cf. aussi CREPI, sic! 2004, 573, consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.) ; TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TAF B- 3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL ; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO. 55 Cf. TAF B-3088/2016, consid. 6.1.2 – Note de musique (fig.) ; TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TAF B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 56 Cf. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl. 57 TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifrice (marque tridimensionnelle), avec référence à ATF 127 II 113. 58 Cf. TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL. 59 TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Pointes de mélangeurs (marques tridimensionnelles). 60 TAF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.) ; TAF B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.) ; cf. également TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.) ; TAF B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver. 61 Cf. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE. 62 TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Odeur d’amandes grillées (marque olfactive) ; cf. aussi ATF 129 I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 Cf. TAF B-3088/2016, consid. 6.2.4 – Note de musique (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration et qu’il a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice64. Des décisions d’examen isolées concernant des signes similaires ne fondent pas une confiance légitime65.
3.10 Décisions étrangères
Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n’ont pas valeur de précédents66. En conséquence, l’enregistrement d’un signe à l’étranger ne confère pas un droit à son enregistrement en Suisse. Chaque Etat examine l’admissibilité d’une marque au regard de sa propre législation, de sa jurisprudence et de la perception de ses milieux intéressés67.
Un enregistrement effectué à l’étranger peut toutefois être pris en considération par les autorités d’enregistrement suisses, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas clair d’application du droit suisse ainsi que de la pratique et jurisprudence y relatives68. Il convient de relever que la compréhension d’un signe par le public cible suisse est susceptible de différer de la compréhension du même signe par le public d’un autre Etat69. De plus, chaque Etat disposant d’une grande marge d’appréciation70, il est possible que la pratique d’un office étranger s’écarte de la pratique d’examen de l’Institut suivant le type de signe et les critères nationaux71.
Lorsque l’enregistrement n’est pas admis en raison du risque de tromperie ou d’une atteinte au droit en vigueur, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs72, l’Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 9.4.3.2, p.
64 TF 4A_62/2012, consid. 4 – Double hélice (marque figurative) ; TAF B-5456/2009, consid. 7 – Stylo- bille (marque tridimensionnelle). 65 TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS FIBER NET ; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag. 66 TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Semelle de chaussures (marque de position) dont des extraits sont publiés dans l’ATF 143 III 127 ; TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.) ; ATF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI ; TAF B-283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD ; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO. 67 ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.) ; TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE. 68 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 avec références – V (fig.) ; TF 4A_455/2008, consid. 7 – AdRank ; TF, sic! 2007, 831, consid. 5.3 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl. La non-prise en compte d’enregistrements étrangers ne porte pas atteinte au principe du traitement national inscrit à l’art. 2 CUP (TAF B-2217/2014, consid. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]). 69 Par exemple, le public cible suisse peut avoir une autre compréhension de termes de la langue anglaise que les personnes dont la langue maternelle est l’anglais (B-7995/2015, consid. 5.4 – TOUCH ID). 70 TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Semelle de chaussures (marque de position) dont des extraits sont publiés dans l’ATF 143 III 127 ; ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.). 71 ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE ; cf. aussi TAF B-5484/2013, consid. 7 – COMPANIONS. 72 Cf. ATF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.) ; TAF B-883/2016, consid. 4.5 – MINDFUCK.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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211). Seuls le droit suisse et la compréhension des milieux intéressés en Suisse sont déterminants. En outre, la pratique de l’Institut en matière d’indications de provenance n’est pas comparable à celle des offices étrangers.
3.11 Recherches sur Internet
L’Institut se sert de dictionnaires et d’ouvrages de référence pour déterminer comment un signe est compris par les milieux intéressés. Une consultation sur Internet peut compléter ces recherches et fournir des indices de la manière dont un terme est perçu73. Ces recherches permettent notamment d’attester, dans le cadre de l’examen de l’appartenance au domaine public, la banalité d’une désignation ou d’une combinaison de termes, ou leur caractère usuel en relation avec les produits ou les services concernés74 ; elles sont aussi utilisées pour démontrer la banalité ou le caractère usuel d’une forme ou d’un motif. Un usage du signe par des tiers qui n’intervient pas à titre de marque constitue un indice pour son appartenance au domaine public. Des recherches sur Internet servent en outre parfois à déterminer ou à illustrer la diversité des formes ou des motifs proposés sur le marché dans le segment de produits concernés75.
L’Institut peut prendre en considération des sites internet étrangers dans son appréciation du caractère usuel d’un signe76, notamment pour des mots et des éléments figuratifs de sources étrangères appartenant à un espace linguistique ou culturel similaire. On peut en effet supposer qu’ils circulent au-delà des frontières géographiques77. Pour les signes qui sont indissociables du produit, il importe d’examiner si les produits peuvent être importés en Suisse et s’il n’existe pas de restrictions à ce niveau78. Compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives du cas concret, ces sites peuvent constituer des indices du défaut de caractère distinctif ou de l’existence d’un besoin de disponibilité d’un signe (cf. ch. 4.3.2, p. 117).
73 TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 74 TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN et TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 75 ATF 133 III 342, consid. 4.4 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle) ; cf. également TF 4A_466/2007, consid. 2.3 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle). 76 TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS ; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.) ; TAF, sic! 2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela. 77 TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position). Ainsi un mot utilisé habituellement en Allemagne peut constituer un indice du caractère usuel du même mot en Suisse alémanique parce que (tout au moins) le bon allemand est parlé et compris des deux côtés de la frontière germano-suisse. 78 TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position). On peut supposer que de nos jours, des boutiques en ligne germanophones livrent effectivement en Suisse (alémanique).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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4. Domaine public
4.1 Bases légales
Aux termes de l’art. 2 let. a LPM (cf. ch. 1, p. 105), sont exclus de la protection les signes qui appartiennent au domaine public, sauf s’ils se sont imposés dans le commerce. Cette disposition correspond à l’art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP79, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l’enregistrement dans les cas suivants :
- lorsqu’elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou
- composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou
- devenues usuelles dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée.
4.2 Notion de domaine public
L’art. 2 let. a LPM reflète l’intérêt général qui consiste à éviter qu’un seul acteur du marché ne monopolise de manière injustifiée un signe en tant que marque (cf. ch. 2, p. 105 en ce qui concerne la fonction de la marque)80. Les deux aspects du domaine public reflètent le double objectif visé par la notion même de domaine public :
- les signes inaptes à identifier des produits ou des services conformément à la fonction de la marque, autrement dit les signes qui ne permettent pas aux destinataires des produits ou des services désignés d’attribuer ceux-ci à une entreprise déterminée (absence de caractère distinctif concret ; cf. ci-dessous ch. 4.3.1, p. 116), et
- les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui doivent donc rester à la libre disposition de tous (besoin de disponibilité ; cf. ci-dessous ch. 4.3.2, p. 117).
Les deux aspects de la notion de domaine public, à savoir le défaut de caractère distinctif concret et le besoin de disponibilité, sont à dissocier et à traiter comme des motifs absolus d’exclusion fondamentalement indépendants. Dans la pratique toutefois, ils se recoupent fréquemment81, car les signes dépourvus de caractère distinctif concret doivent en principe également rester à la disposition des concurrents, et inversement.
79 ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real ; TF 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.) ; TAF B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD. 80 TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm. 81 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS ; ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.
Partie 5 – Examen matériel des marques
116
4.3 Examen des marques fondé sur l’art. 2 let. a LPM
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret
Le motif d’exclusion en raison du défaut de caractère distinctif découle directement de la fonction légale de la marque, à savoir la distinction des produits ou des services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (cf. ch. 2, p. 105). Ce critère occupe donc un rôle prépondérant dans l’examen des marques.
Un signe qui ne renvoie pas à la provenance commerciale des produits ou des services désignés est dépourvu de caractère distinctif concret82. C’est en particulier le cas quand il est utilisé dans la langue de tous les jours ou dans le langage des affaires en rapport avec les produits ou les services concernés83. Sont notamment aussi dépourvus de caractère distinctif les signes qui se confinent à des indications pouvant être utilisées dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de produits ou de services84,85. Le caractère distinctif concret fait enfin défaut à tous les signes qui ne s’écartent que de façon minime des signes susmentionnés, autrement dit les signes qui ne divergent pas dans une mesure importante des signes usuels ou de nature descriptive. L’Institut qualifie ces signes de « banals », cet adjectif permettant de refléter un critère d’examen unifié.
Constituent entre autres des signes banals les mots ou les images décrivant des produits ou des services ou leurs caractéristiques, les formes de produits ou d’emballages ne différant pas suffisamment de celles utilisées habituellement, et les couleurs abstraites en relation avec des produits ordinairement colorés86.
Le défaut de caractère distinctif concret doit être apprécié sur la base de la perception présumée des destinataires des produits ou des services87 (cf. ci-dessus le ch. 3.5, p. 109).
L’aptitude concrète d’un signe à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée est une exigence essentielle de la protection à titre de marque. Un signe dépourvu de caractère distinctif concret est par conséquent exclu de cette protection, de sorte que la question de l’existence d’un besoin de disponibilité peut en principe rester ouverte88. A
82 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position). 83 Cf. les explications données au ch. 4.4.4, p. 129, concernant les signes conventionnels. 84 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 85 Dans la pratique d’examen des marques verbales, les désignations de nature descriptive constituent la majorité des signes devant être refusés en raison d’un défaut de caractère distinctif concret ; cf. ci-dessous ch. 4.4.2, p. 119. 86 Cf. les explications sous ch. 4.4 ss, p. 119 ss, concernant les exemples cités et d’autres cas. 87 ATF 139 III 176 consid. 2 – YOU / ONLY YOU ; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS. 88 TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ ; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD ; TAF B-3377/2010, consid. 5.6 – RADIANT APRICOT ; cf. déjà CREPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM.
Partie 5 – Examen matériel des marques
117
l’inverse, lorsque l’existence d’un besoin de libre disposition est établie, il n’est pas nécessaire d’examiner la question du caractère distinctif89.
Ce motif d’exclusion n’est soulevé que si le signe est dépourvu de tout caractère distinctif concret.
L’usage préalable éventuel d’un signe ou la question de savoir si ce dernier est connu ne jouent aucun rôle lors de l’examen du caractère distinctif originaire90. Celui-ci s’apprécie comme si un usage à titre de marque n’avait pas encore eu lieu91. Ce n’est que sur demande que l’Institut examine le caractère distinctif acquis ultérieurement par l’usage92.
4.3.2 Besoin de disponibilité
Le besoin de disponibilité s’applique à tous les signes dont le commerce est tributaire93. Pour le maintien d’une concurrence effective, il convient d’exclure de la protection à titre de marque les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui ne peuvent pas, de ce fait, être monopolisés par un seul acteur du marché94.
Le besoin de disponibilité s’apprécie en fonction du besoin ou de la perception des concurrents (potentiels)95. La question déterminante est de savoir si ceux-ci sont tributaires du signe actuellement ou dans le futur.
L’examen des motifs absolus d’exclusion lors de la procédure d’enregistrement doit s’effectuer indépendamment du droit exclusif d’usage que la marque confère à son titulaire (art. 13 LPM)96. Le besoin de disponibilité n’est pas lié à la preuve d’un usage actuel par un tiers. Il suffit que l’utilisation actuelle ou future puisse être envisagée sérieusement97. A titre d’exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles98. Il en va de même des couleurs ou des formes qui constituent la présentation (Ausstattung) banale d’un produit. Peu importe qu’il existe une ou plusieurs expressions
89 TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (dont des extraits sont publiés dans l’ATF 139 III 176). 90 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TAF B- 5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.). 91 ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN. 92 Voir « Marques imposées », ch. 12, p. 217. 93 Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; voir aussi ATF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M‘s (marques tridimensionnelles) ; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 s. – SWISSDOOR. 94 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 95 Cf. ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU ; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL ; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm ; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 am Tag. 96 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST. 97 TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK avec référence à l‘ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON ; cf. aussi TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET ; TAF B- 5274/2009, consid. 2.1 et 4.4 – SWISSDOOR. 98 TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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équivalentes (synonymes) pour un signe puisque le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n’offrant aucune alternative99.
Une règle spéciale s’applique aux indications de provenance étrangères (cf. ch. 8.5.1.2, p. 186).
Au cours de l’examen d’un signe, le besoin de disponibilité n’est généralement apprécié que dans un second temps, une fois achevé l’examen du caractère distinctif concret. En l’absence de caractère distinctif, la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte (cf. ch. 4.3.1, p. 116). Par contre, si le caractère distinctif a été admis, il est impératif d’examiner si le signe doit rester à la libre disposition des concurrents100.
Il existe pour certains signes un besoin absolu de disponibilité, ce qui exclut par conséquent toute possibilité qu’ils s’imposent comme marques en raison de l’usage (cf. ch. 12.1.2, p. 219). L’art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.12.4, p. 152).
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services
Par limitation négative, on entend toute formulation qui, dans une liste de produits ou de services, exclut par la négative des produits ou des services spécifiques.
Exemples :
- classe 31 : fruits à l’exception des pommes
- classe 9 : ordinateurs à l’exception des ordinateurs pour vélos
Ces limitations négatives sont acceptées à titre exceptionnel lorsqu’une formulation positive (énumération de tous les produits et services souhaités) n’est pas possible. Elles ont pour conséquence que la protection ne se réfère pas (plus) aux produits et services pour lesquels le signe appartient au domaine public conformément à l’art. 2 let a LPM. Chaque limitation négative fait l’objet d’un examen détaillé tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Pour être acceptées, les limitations négatives doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes :
- La limitation négative doit exclure tous les produits ou services problématiques101. Pour le signe JARDIN par exemple, la formulation « meubles à l’exception des meubles de jardin en plastique » n’est pas suffisante. Etant donné qu’il existe d’autres types de meubles de jardin que ceux en plastique, cette limitation n’exclut pas tous les produits pour lesquels le signe est descriptif.
- La formulation doit permettre de déterminer clairement les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. L’objet de la protection doit être précis (art. 11
99 Cf. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET ; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT. 100 Cf. TF 4A_2013, consid. 3.3.3 s. en relation avec consid. 4 – Wilson ; TAF B-2791/2016, consid. 5.6 – WingTsun. 101 Cf. dans ce sens TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN ; cf. aussi TAF B-3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET concernant les intitulés de classe.
Partie 5 – Examen matériel des marques
119
OPM)102. Toute limitation au sein d’un type de produits ou de services doit porter sur des caractéristiques objectives103. Par exemple, la limitation « tissus à l’exception des tissus pour pantalons » ne peut pas être acceptée, car il n’existe pas de tissu spécifique pour la fabrication de pantalons ; l’objet de la protection n’est donc pas clair.
- Tout comme une limitation positive, une limitation négative ne doit pas rendre le signe trompeur (cf. ch. 5, p. 162).
A. Signes conventionnels
4.4 Marques verbales
4.4.1 Généralités
Le caractère descriptif d’un signe verbal constitue la cause la plus fréquente de refus de protection. Les signes qui sont de simples indications descriptives des produits ou des services auxquels ils se rapportent sont dénués de caractère distinctif concret104. De plus, de tels signes doivent rester à la disposition de tous les concurrents (concernant le défaut de caractère distinctif et le besoin de disponibilité en général, cf. ch. 4.2, p. 115 ss).
Appartiennent en outre au domaine public, les signes verbaux qui ne sont pas descriptifs mais usuels (cf. à ce propos ch. 4.4.4, p. 129 ss).
4.4.2 Indications descriptives
Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services105. Les milieux intéressés ne les perçoivent pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (défaut de caractère distinctif) et doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché (besoin de disponibilité)106.
Les principes suivants s’appliquent lors de l’examen des marques :
4.4.2.1 Indications spécifiques et générales
Au côté des indications qui se rapportent spécifiquement à des produits ou services déterminés, sont également considérées comme descriptives les indications pouvant se référer, de manière générale, à toutes sortes de produits ou services107. Peuvent figurer
102 TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN. 103 Cf. TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rose (marque de couleur). 104 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 105 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 107 TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE ; TAF B-3939/2016, consid. 5.2 - YOUNG GLOBAL LEADERS
Partie 5 – Examen matériel des marques
120
notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire108 (cf. ch. 4.4.3, p. 128).
Il n’est pas nécessaire que le signe, considéré de manière abstraite, fasse spontanément penser aux produits ou aux services auxquels il se rapporte. Il est en revanche déterminant de savoir si le signe, en relation avec les produits ou les services en question, est considéré comme descriptif par les milieux intéressés109.
4.4.2.2 Perception du caractère descriptif sans effort de réflexion ou d’imagination
Un signe éveillant uniquement des associations d’idées ou contenant des allusions qui ne renvoient que de loin aux caractéristiques des produits et services n’est pas descriptif110. Sont admis à l’enregistrement les signes dont le sens est indéterminé ou peu clair en relation avec les produits ou les services désignés. La protection du signe est refusée uniquement si le rapport entre le terme utilisé et le produit ou le service désigné est à ce point immédiat et concret que le terme renvoie, sans fournir un effort de réflexion ou d’imagination particulier, à une caractéristique déterminée du produit ou du service en cause111. Lorsqu’un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles, le découpage n’implique pas un effort particulier de raisonnement112. La question de savoir si le caractère descriptif est aisément reconnaissable est examinée de cas en cas en fonction des produits ou des services revendiqués113.
4.4.2.3 Combinaisons de plusieurs termes
L’impression générale étant déterminante (cf. ch. 3.2, p. 107), il n’est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif 114. Voir le ch. 4.4.9.1.1, p. 133, concernant l’appréciation de l’impression d’ensemble.
108 Cf. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK ; ATF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE ; cf. aussi TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET ; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE. 109 TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH ; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT. 110 TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO. 111 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER ; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB. 112 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.) ; TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD. 113 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone. 114 Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC et TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.
Partie 5 – Examen matériel des marques
121
4.4.2.4 Néologismes
Le fait que l’expression examinée soit (déjà) utilisée dans le commerce n’est pas décisif. Le fait que le déposant ait créé ou non le signe n’a pas d’importance115. De même, qu’une indication soit nouvelle, inhabituelle ou de langue étrangère n’exclut pas de ce seul fait le caractère descriptif du signe116. Les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée117. Les néologismes peuvent appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente118. Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les règles de la construction lexicale ou sur les usages de la langue, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question119 (cf. « Modifications et mutilations » ch. 4.4.9.2, p. 134). De même, le fait qu’une expression ne figure pas dans les dictionnaires n’est pas un critère en faveur de l’admissibilité du signe120.
4.4.2.5 Double ou multiple sens
L’éventuel double (ou multiple) sens d’un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu’au moins l’une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit ou du service concerné121. Le sens multiple d’un signe considéré dans l’abstrait peut faire place à une signification précise et descriptive lorsqu’il est mis en relation avec un produit ou un service déterminé122. Placés devant un signe ne possédant pas de sens, ou possédant un sens contradictoire, d’une part, et devant un sens pourvu d’une signification en relation avec les produits ou services revendiqués, d’autre part, les destinataires retiendront ce dernier pour la compréhension du signe123. La présence de plusieurs sens descriptifs qui se conçoivent tous aisément ne confère pas un caractère distinctif à un signe124.
115 TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV ; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Symbole de l’USB sans fil (marque figurative). 116 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver. 117 Cf. TAF B-2147/2016, consid. 5.4.1 – DURINOX ; TAF B-3751/2015, consid. 6.3 – CAR-NET ; TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – SILACRYL. 118 TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD ; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER. 119 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA ; TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV ; TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver. 120 TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK ; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR ; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank ; cf. aussi ATF 140 III 297, consid. 3.5.3 s. – KEYTRADER. 121 TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 et 2.3 – GlobalePost (fig.) ; ATF 116 II 609, consid. 2a – FIORETTO ; TAF B-4848/2013, consid. 4.3 – COURONNÉ. 122 TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER ; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.) ; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – Nanobone. 123 TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z. 124 TAF B-7995/2015, consid. 3.4 – TOUCH ID ; TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
122
4.4.2.6 Synonymes
L’existence d’une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) n’a pas d’influence sur le caractère distinctif et le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables125. L’existence d’une deuxième désignation dans le commerce n’exclut dès lors pas le fait qu’un signe puisse appartenir au domaine public126.
4.4.2.7 Catégories d’indications descriptives
Les désignations génériques de même que les indications relatives aux caractéristiques127
(réelles ou possibles128) des produits ou des services comptent au nombre des indications descriptives. L’énumération ci-après n’est pas exhaustive.
4.4.2.7.1 Désignations génériques
Les signes constitués exclusivement d’une indication renvoyant à la nature même ou au genre du produit ou service concerné ne peuvent pas être enregistrés comme marques.
Exemples :
- POMME pour des fruits (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION pour des produits de l’édition (cl. 16)
4.4.2.7.2 Indications relatives aux propriétés
Les indications relatives aux propriétés des produits ou des services, à savoir les indications qui renseignent les destinataires sur une caractéristique objective desdits produits ou services, ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques129. Ce principe s’applique également lorsque l’indication porte uniquement sur certaines caractéristiques particulières du produit ou du service concerné130.
Exemples :
- ALLFIT pour des implants ou des produits d’obturation dentaire (cl. 5, 10)131
- SMART pour des armes (cl. 13)132
125 TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET. 126 TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT. 127 Cf. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag. 128 TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK ; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.) ; TAF B- 5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW. 129 Cf. TAF B-4854/2010, consid. 3 s. – Silacryl. 130 Cf. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 131 CREPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT. 132 CREPI, sic! 2003, 806 – SMArt.
Partie 5 – Examen matériel des marques
123
4.4.2.7.3 Indications relatives à la forme ou au conditionnement
Appartiennent au domaine public les signes qui décrivent la forme, l’emballage ou le conditionnement d’un produit lorsque les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu’elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières133.
Exemples :
- Le signe GOLD BAND134 ne peut pas être admis à l’enregistrement pour des produits à base de tabac (cl. 34), car il renvoie à la bande dorée intégrée au film protecteur des paquets de cigarettes, c’est-à-dire à un élément usuel du conditionnement de ces marchandises.
- Le signe ROTRING135 peut être admis à l’enregistrement pour des outils (cl. 8), car il n’est pas usuel qu’un anneau rouge soit apposé sur un outil ou sur son emballage.
Dans le cas d’un renvoi à la forme d’un produit, les critères précités ne sont pas seuls déterminants ; appartiennent également au domaine public les signes décrivant une forme qui n’est pas inattendue pour les produits désignés136. Pour répondre à cette question, on se fonde sur la diversité de formes dans la catégorie de produits considérés137. Les formes usuelles ne sont pas inattendues, tout comme – en particulier en cas de grande diversité de formes – les simples variantes de formes usuelles.
Exemple :
- Un signe comme RAPUNZEL utilisé notamment en relation avec des figurines (cl. 28) et avec des produits qui sont principalement achetés pour leur forme esthétique (figurines relevant des cl. 20 et 21) doit être rejeté parce qu’il est perçu comme une référence à la forme des produits138.
Concernant les désignations de couleur, cf. aussi ch. 4.4.2.7.8, p. 126.
133 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; cf. aussi TAF B-6304/2016, consid. 5.2.2 – APPLE (cet arrêt a été porté devant le TF ; la Cour suprême n’a pas encore rendu son jugement au moment du bouclement de la révision des directives). 134 TF, FDBM 1967 I 37 – GOLD BAND. 135 ATF 106 II 245 – ROTRING. 136 Ce critère se justifie, car les milieux intéressés comprennent en principe sans effort particulier de réflexion ou d’imagination (cf. à ce propos ch. 4.4.2, p. 119) un signe composé d’un renvoi à une forme de produit attendue comme une indication descriptive. Voir aussi TAF B-2054/2011, consid. 5.2, 5.4 et 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, où il a notamment été retenu que la forme de l’ours n’est pas inattendue et possible pour certains produits. Autre avis : TAF B-7402/2016, consid. 6.2.2.f. – KNOT et TAF B-6304/2016, consid. 5.2.4 – APPLE (le deuxième arrêt a été porté devant le TF ; la Cour suprême n’a pas encore rendu son jugement au moment du bouclement de la révision des directives). 137 Concernant la manière de déterminer les formes banales dans le domaine concerné, voir aussi ch. 4.12.5, deuxième paragraphe, p. 153. 138 Décision confirmée par le TAF B-3815/2014, consid. 7.3 – RAPUNZEL, qui développe d’autres arguments.
Partie 5 – Examen matériel des marques
124
4.4.2.7.4 Indications relatives à la destination ou aux destinataires
Les indications relatives à l’usage prévu pour un produit ou un service sont exclues de la protection à titre de marques139. Il suffit que les milieux intéressés comprennent le signe comme une description de l’un des buts d’utilisation possibles140. Il en est de même des indications qui renvoient aux destinataires des produits ou des services141.
Exemples :
- VIAGGIO pour des wagons (cl. 12)142
- ELLE pour des produits destinés aux femmes143
4.4.2.7.5 Indications relatives aux effets
Les indications qui décrivent directement l’effet ou le mode de fonctionnement du produit dans son ensemble ou d’une partie du produit ne peuvent pas être enregistrées comme marques144.
Exemples :
- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)145
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)146
- TOUCH ID pour des ordinateurs (cl. 9)147
4.4.2.7.6 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres
Certains produits ou services, comme les produits de l’édition (cl. 16), les publications électroniques et les supports de données enregistrés (cl. 9) ou les divertissements (cl. 41), peuvent porter sur un thème particulier qui motive habituellement leur achat. Les indications qui se réduisent à une désignation neutre du thème possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement148.
139 Pour les produits : TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD ; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 – Belladerm. Pour les services : TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 140 TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV. 141 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non publié dans ATF140 III 297 : « die Bezeichnung der avisierten Benützer oder Empfänger » (la désignation des utilisateurs ou destinataires avisés). 142 TAF B-1000/2007 – Viaggio. 143 TF, sic! 1997, 159 – ELLE. 144 Cf. TAF B-2147/2016, consid. 5.4.2 – DURINOX ; TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Colour Saver ; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA. 145 CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 146 CREPI, sic! 2003, 800 – FITNESS. 147 TAF B-7995/2015 – TOUCH ID. 148 ATF 128 III 447, consid. 1.6 – PREMIERE ; TF, sic! 2004, 400, consid. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; TAF B-7663/2016, consid. 2.5 – Super Wochenende (fig.) ; cf. également TAF B-7995/2015, consid. 6.3 – TOUCH ID.
Partie 5 – Examen matériel des marques
125
Exemples :
- ANIMAUX pour des livres (cl. 16)
- JAZZ pour des disques compacts (cl. 9)
- RAPUNZEL149 entre autres pour des CD-ROM et des services de parcs d'attractions et de parcs à thèmes (cl. 41)
Les indications pourvues dans l’ensemble d’un caractère fantaisiste150 ou contenant un élément distinctif151 ne sont pas considérées comme des indications descriptives du contenu et peuvent être admises à la protection.
Exemples :
- LE PETIT PIERRE notamment en cl. 9 et 16
- Wii SPORTS CH 587 365, notamment en cl. 9, 16 et 28
En principe, un signe constitué d’un nom de personne est accepté à titre de marque, quels que soient les produits et les services désignés et quelle que soit l’identité du déposant. Ce principe est également valable pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives.
Font néanmoins exception à ce principe les signes constitués notamment du nom d’une personne réelle ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d’activité (p. ex. une personne ayant créé une œuvre de très grande renommée) et qui sont utilisés couramment pour décrire le thème de certains produits ou services.
Exemple :
- MOZART pour des enregistrements sonores (cl. 9)
4.4.2.7.7 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services
Les signes décrivant le fournisseur des produits ou le prestataire des services sont exclus de la protection à titre de marque152. Ils ne sont pas compris comme un renvoi à une entreprise déterminée et doivent en principe rester à la libre disposition des concurrents.
Exemples :
- QATAR AIRWAYS pour les transports (cl. 39)153
- FARMER pour les jus de fruits, les boissons à base de fruits et les boissons alcoolisées, (cl. 32 et 33)154
149 TAF B-3815/2014, consid. 7.1 – RAPUNZEL. 150 Le TAF exige une certaine originalité (« gewisse Originalität ») (TAF B-3331/2010, consid. 6.3.2 – Paradies ; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 151 Cf. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.). 152 Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER. 153 B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 154 TAF B-3550/2009 – FARMER.
Partie 5 – Examen matériel des marques
126
4.4.2.7.8 Désignations de couleur
Une désignation de couleur appartient au domaine public lorsqu’elle
- représente un critère d’achat pour le produit (p. ex. JAUNE pour des vêtements ou des tissus)155, ou
- détermine une caractéristique du produit en cause (p. ex. VERT pour des colorants, des laques ou des cosmétiques), ou
- est inhérente au produit (p. ex. ROUGE pour des tomates), ou
- est utilisée comme une désignation générique ou une indication relative aux caractéristiques des produits correspondants (ORANGE pour des oranges ou CORAIL pour du vin).
Aucun de ces critères n’est valable par exemple pour la marque PINK destinée à des matériaux de construction en métal. Ce signe serait donc admis à la protection.
Les critères susmentionnés ne s’appliquent que de manière restreinte aux services qui, par nature, ne possèdent pas de couleur.
Les désignations de couleur sont parfois soumises à un besoin absolu de disponibilité qui fait obstacle à l’admission du signe comme marque imposée156.
4.4.2.7.9 Combinaisons de noms de ville ou de pays avec une année
Les signes constitués de la combinaison d’un nom de ville ou de pays avec une année sont compris comme une indication du lieu où se tient une manifestation (p. ex. une foire, une exposition, un événement sportif) et de l'année durant laquelle elle est organisée ; ils sont donc perçus comme des renvois descriptifs.
Ils ne peuvent pas être protégés en tant que marques lorsqu’ils sont utilisés en relation avec des services qui sont habituellement fournis lors de telles manifestations.
Exemple :
- BERN 2024 entre autres pour l’organisation de foires (cl. 35), d’activités sportives et culturelles (cl. 41).
Pour la majorité des produits, la combinaison « nom de ville/pays + année » n'est pas descriptive et peut être admise à la protection à titre de marque aux termes de l'art. 2 let. a LPM. Elle n'est par contre pas admise à la protection pour des produits qui portent sur un thème (cf. ci-dessus ch. 4.4.2.7.6, p. 124) et pour des boissons alcoolisées ; pour ces dernières, le lieu et l'année de fabrication sont directement descriptifs.
155 D’autre avis TAF B-7196/2015 – MAGENTA et TAF B-6304/2016, consid. 5.2.3 – APPLE (ce dernier arrêt a été porté devant le TF ; la Cour suprême n’a pas encore rendu son jugement au moment du bouclement de la révision des directives). 156 Cf. ch. 12.1.2, p. 219.
Partie 5 – Examen matériel des marques
127
4.4.2.7.10 Autres indications de nature descriptive
Des indications de nature descriptive autres que celles qui précèdent sont refusées à l’enregistrement, notamment celles se rapportant :
- à la quantité d’un produit, par exemple DUO pour des jeux (cl. 28)157 ;
- à la valeur d’un produit, par exemple BOULES A 10 (bonbons à 10 centimes) pour des sucreries (cl. 30) ;
- à un événement ou au moment de fabrication d’un produit, par exemple « SwissBike » pour l’organisation d’une exposition à but commercial (cl. 35), « vendange tardive » pour du vin (cl. 33) ;
- au mode de fourniture du service ou au moyen auxiliaire utilisé (BAHN CARD pour des services de transport [cl. 39]158 ; GLASS FIBER NET pour les télécommunications [cl. 38])159 ;
- au point de vente ou au lieu de fourniture du service160, par exemple SUPERMARCHE pour des produits laitiers (cl. 29) ou LE MONDE DE L’ELECTRONIQUE pour des ordinateurs (cl. 9) ; ou
- au lieu de provenance des produits et services (indications de provenance ; cf. ch. 8, p. 171).
4.4.2.7.11 Dénominations communes internationales (DCI)
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) attribue des dénominations communes internationales (DCI) ou noms génériques aux substances chimiques dont l’utilisation à des fins pharmaceutiques a été officiellement autorisée. Considérées comme des termes génériques au sens large et appartenant au domaine public, les DCI ne sont pas admises à la protection. Il en va de même pour les radicaux communs161, autrement dit les parties de mot qui indiquent l’appartenance d’une DCI à un groupe de substances162. Il est cependant possible d’enregistrer une DCI ou un radical commun suffisamment déclinés ou modifiés, pour autant que cette modification confère au signe un caractère distinctif suffisant et écarte le besoin de disponibilité (les critères d’appréciation relatifs aux modifications et aux mutilations s’appliquent par analogie, cf. ch. 4.4.9.2). Le fait que les milieux intéressés reconnaissent dans le signe une référence à la DCI n’exclut pas automatiquement la possibilité d’un enregistrement. Par exemple, la marque Rebinyn (IR 1226148) constitue une modification suffisante de la DCI rebimastat.
157 ATF 118 II 181 – DUO. 158 TF, sic! 2004, 500 – BahnCard. 159 TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 160 TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.). 161 Cf. la liste de l’OMS consultable sous https://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf. 162 Cf. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.
Partie 5 – Examen matériel des marques
128
4.4.2.7.12 Noms de variétés végétales
Les obtentions végétales sont protégées par la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (LPOV) et par le droit international163. Chaque obtention protégée est désignée par une dénomination, qui est considérée comme générique et doit être utilisée sous cette forme dans tous les pays membres de l’Union pour la protection des variétés végétales (art. 20 al. 1 let. a CPOV et 12 al. 1 LPOV). Aucun droit (notamment à titre de marque) empêchant l’usage générique des dénominations variétales végétales ne peut être octroyé.
Lorsqu’un signe dont la protection est revendiqué en lien avec des produits végétaux de la classe 31 est constitué d’une dénomination variétale végétale inscrite au registre des variétés végétales (la dénomination ne doit pas nécessairement être protégée en Suisse ; il suffit qu’elle figure dans les registres de l’UPOV)164, il est exclu de la protection à titre de marque. Un tel signe est en effet dénué de caractère distinctif et soumis à un besoin absolu de disponibilité. Un tel signe est de surcroît contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM en relation avec l’art. 20 al.1 let. b CPOV). Une limitation de la liste des produits excluant le genre botanique duquel relève la variété végétale protégée permet en principe de lever les motifs d’exclusion.
Exemple :
Charlotte Charlotte est une dénomination d’une variété végétale protégée en Suisse pour l’espèce Fragaria xananassa Duch. (fraisier cultivé).
La limitation suivante de la liste des produits serait de nature à lever les motifs de refus :
produits agricoles, à l’exception des produits du genre végétal Fragaria (fraisiers) ; produits aquacoles, horticoles et forestiers.
Cl. 31 : produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers
Lorsque le signe est revendiqué pour d’autres produits ou services ou lorsqu’il est combiné avec d’autres éléments, les critères habituels d’examen du caractère distinctif sont applicables.
4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire
Les consommateurs comprennent les indications se référant (de manière générale165) à la qualité d’un produit ou d’un service ou les signes se réduisant à des indications communes de nature publicitaire, telles que les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA, comme de simples indications laudatives ; elles appartiennent donc au domaine public166. Il
163 Convention internationale pour la protection des obentions végétales (CPOV ; RS 0.232.163). 164 Cf. https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche- produktion/sortenschutz/register.html et www.upov.int. 165 Cf. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 166 Cf. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, dont des extraits sont publiés dans la sic! 2013, 95 ; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 et, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK ; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE ; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET.
Partie 5 – Examen matériel des marques
129
en va de même pour les signes se résumant à une promotion laudative du fournisseur des produits ou du prestataire des services167. Lorsque ces indications sont combinées avec d’autres indications descriptives, les signes qui résultent de ces combinaisons sont exclus de la protection à titre de marques (pour les slogans, voir ch. 4.4.5, p. 129). GOLD aussi doit en principe être considéré comme une indication de qualité168. L’Institut prend en considération cette signification uniquement de manière subsidiaire (lorsqu’une référence descriptive à la matière ou à la couleur peut être exclue). A la différence des termes précités, GOLD est perçu uniquement comme allusif selon l’élément avec lequel il est combiné et il est de ce fait admis.
Exemples :
- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)169
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)170
4.4.4 Signes usuels
En plus des indications de nature descriptive, sont également exclus de l’enregistrement à titre de marques les signes utilisés couramment en relation avec les produits ou les services désignés171. De tels signes sont assimilés aux signes banals. Ils sont en effet dénués de caractère distinctif concret car ils ne sont pas plus aptes que les signes de nature descriptive à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, il existe généralement un besoin de disponibilité pour de telles expressions.
De plus, les signes constitués de mots du langage courant économique ou commercial, tels que ENTERPRISE172 ou NETTO173, sont refusés à l’enregistrement pour tous les produits en particulier parce qu’ils doivent rester à la libre disposition des concurrents.
4.4.5 Slogans
Un slogan est une formule concise et frappante, utilisée notamment en publicité. Il n’est a priori pas exclu qu’un slogan puisse être enregistré à titre de marque.
Sont cependant refusés à l’enregistrement les slogans qui sont composés exclusivement d’éléments :
167 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.2 et 2.3.4 – terroir (fig.) ; TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED (fig.). 168 TAF B-6068/2014, consid. 5.3 – GOLDBÄREN. 169 ATF 129 III 225 – MASTERPIECE. 170 CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 171 TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR ; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 – FIDUCIA ; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK. 172 CREPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE. 173 CREPI ; sic! 2005, 367– NETTO.
Partie 5 – Examen matériel des marques
130
- décrivant les caractéristiques des produits ou des services (p. ex. la nature, la destination, les effets) ou le but d’une entreprise174 ;
- constituant une indication générale de qualité et une indication de nature publicitaire175 ;
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples176 (incitations à acheter ou injonctions se rapportant de manière directe aux produits et services concernés) ou des expressions courantes pour les produits et services en cause.
Sont également rejetés les slogans qui sont exclusivement composés d’une combinaison des éléments susmentionnés.
Dans ces cas, les slogans sont dénués de caractère distinctif concret, car le consommateur ne les perçoit pas comme un renvoi à une entreprise déterminée. De tels slogans doivent de surcroît rester à la libre disposition des concurrents177.
Exemples :
- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING pour des médicaments (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE pour des produits appartenant à différentes classes
La protection peut en revanche être accordée aux slogans allusifs dont le caractère descriptif n’apparaît qu’après un effort de réflexion et aux slogans qui comportent un élément distinctif.
Exemples :
- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR pour des essences [carburants] (cl. 4)
- LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS! CH 357 711, pour de la nourriture pour animaux de compagnie (cl. 31)
4.4.6 Raisons de commerce
Les conditions à l’enregistrement d’une marque ne sont pas les mêmes que celles à l’inscription d’une raison de commerce au registre du commerce178,179, d’autant plus que l’utilisation d’une raison de commerce, au contraire d’une marque, n’est pas associée à des produits et services, mais constitue un renvoi au titulaire d’entreprise180. Les raisons de
174 Cf. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 175 Cfl. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Voir aussi ch. 4.4.3, p. 128, concernant les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire. 176 ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 177 Cf. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 et 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. Concernant les indications de nature publicitaire, voir TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 178 Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER ; ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción ; TAF B 3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA ; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB ; TAF B- 1710/2008, consid. 6 – SWISTEC. 179 Concernant l’examen des raisons de commerce, cf. Guide à l’attention des autorités du registre du commerce, disponible sous https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung- firmenrecht-f.pdf. 180 Cf. TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA ; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
131
commerce peuvent être admises à l’enregistrement à titre de marques si, comme tout autre signe, elles remplissent les conditions de l’art. 2 let. a LPM181.
L’indication de la forme juridique (p. ex. SA, Sàrl, Inc., etc.) n’est pas considérée comme un élément conférant un caractère distinctif au signe.
Exemples de signes non distinctifs :
- SWISS BUSINESS AIRLINE Sàrl pour des services de transport (cl. 39)
- CHAUSSURES SA pour du commerce de détail (cl. 35)
4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques
Un nom de domaine ne peut pas être enregistré à titre de marque s’il existe un motif d’exclusion selon l’art. 2 LPM. Les destinataires comprennent les noms de domaine de premier niveau, qu’ils soient génériques comme .COM, .ORG, .NET ou nationaux comme .CH, .DE, etc., comme un renvoi à un site internet de type générique ou national même s’ils sont utilisés pour distinguer des produits ou des services. Ces noms de domaines de premier niveau (connus) peuvent en particulier indiquer que les produits ou les services peuvent être commandés ou consultés en ligne. Banales, ces indications ne sont pas admises à l’enregistrement si elles sont déposées seules et leur combinaison avec des indications descriptives ou usuelles ne leur confère en principe pas un caractère distinctif dans l’impression générale qui s’en dégage182.
Les extensions nationales de premier niveau renvoient par ailleurs à un pays particulier183 et sont donc considérées comme des désignations géographiques qui peuvent constituer une indication de la provenance des produits ou services revendiqués (voir ch. 8, p. 171).
Exemples :
- AUTO.COM sera refusé pour la location de voiture (cl. 39).
- ABC.CH sera accepté pour des produits et des services appartenant à différentes classes uniquement si les conditions prévues aux art. 47 LPM ss sont remplies.
En principe, les numéros de téléphone sont admis à la protection à titre de marques, sauf les numéros usuels ou les indicatifs tels que le « 0800 », qui ne peuvent pas être compris comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée du fait qu’ils sont couramment utilisés dans les affaires ; ils sont aussi soumis à un besoin de libre disposition. En cas d‘association avec d’autres éléments appartenant au domaine public, l’admissibilité à la protection à titre de marque est déterminée par l’impression d’ensemble ; elle sera notamment niée lorsqu’il s’agit de combinaisons usuelles.
Exemple :
- 0800PIZZA sera refusé pour des services de restauration (cl. 43).
181 TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB ; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON. 182 Cf. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM. 183 CREPI, sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.
Partie 5 – Examen matériel des marques
132
4.4.8 Signes libres
Les signes libres sont des signes originairement distinctifs, mais qui sont tombés, au fil du temps, dans le domaine public. Sont notamment dénués de caractère distinctif les signes perçus uniquement (plus que) comme des indications descriptives184. L’Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu’il doit apprécier si un signe est devenu un signe libre et qu’il ne peut donc pas être enregistré en tant que marque.
La jurisprudence distingue entre signes enregistrés et signes non enregistrés. Pour les premiers, une marque peut se transformer en signe libre uniquement à condition que tous les cercles impliqués dans la fabrication, la distribution et l’acquisition, du produit ou de la prestation du service ne considèrent plus le signe comme un renvoi à une entreprise déterminée, mais comme appartenant au domaine public. Dans le second cas de figure, il suffit qu’un cercle déterminé, p. ex. les spécialistes ou les consommateurs, l’utilise dans le sens d’une indication descriptive ou usuelle pour que la marque tombe dans le domaine public185.
4.4.9 Signes en principe admis à l’enregistrement
La protection à titre de marque est exclue pour les signes mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils se réduisent à des indications descriptives ou courantes et par conséquent banales186. Il est toutefois possible de leur accorder la protection s’ils présentent des caractéristiques distinctives (supplémentaires) qui influencent de manière essentielle l’impression générale.
Les signes qui répondent aux critères mentionnés ci-dessous possèdent en principe le caractère distinctif suffisant pour être admis à l’enregistrement et ne doivent par ailleurs pas être laissés à la libre disposition des concurrents. Lors de l’examen, tous les aspects du cas d’espèce sont pris en compte. Ainsi, plus un signe est considéré comme descriptif ou banal, plus les exigences concernant les autres éléments susceptibles de doter le signe de caractère distinctif, dans son ensemble, sont élevées. La réunion de plusieurs éléments qui, pris isolément, auraient été insuffisants permet notamment l’enregistrement d’un signe.
4.4.9.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public
Pour que le signe soit admis à la protection, il suffit que la marque considérée dans son ensemble (combinaison de tous ses éléments) soit pourvue de caractère distinctif et non assujettie à un besoin de libre disposition187. L’Institut enregistre les marques associant plusieurs signes relevant du domaine public si l’impression générale qui s’en dégage leur confère un caractère distinctif.
184 Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI. 185 Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI. 186 Cf. TAF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 187 ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non publié dans ATF 140 III 109.
Partie 5 – Examen matériel des marques
133
4.4.9.1.1 Combinaisons d’éléments descriptifs ou usuels
L’Institut refuse à l’enregistrement les combinaisons de mots dont le sens est immédiatement compréhensible et qui, d’un point de vue linguistique, ne sont pas inhabituelles188 ou suffisamment modifiées ou qui sont fausses.
Par conséquent, un signe composé de deux ou plusieurs éléments descriptifs est susceptible d’être enregistré à titre de marque, à condition que la signification de cette combinaison ne soit pas descriptive et qu’elle dépasse la simple addition des éléments constitutifs189.
Exemples de signes admis :
- LIPOLÈVRES IR 693 436, cl. 3, 5
- INFOINVENT IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42
En outre, les combinaisons présentant une irrégularité linguistique clairement perceptible peuvent être pourvues de caractère distinctif. Il ne suffit néanmoins pas d’apporter une modification minime au signe ; les irrégularités grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif190. En effet, même les néologismes, inusités jusqu’alors, sont susceptibles de relever du domaine public si leur signification est immédiatement perçue comme descriptive (voir ch. 4.4.2, p. 119 ss). Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant191. Lorsqu’un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles (notamment dans sa perception visuelle ou sa prononciation192), le découpage n’implique pas un effort particulier de raisonnement193. De même, le fait de changer l’ordre des éléments constitutifs d’un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission194.
Les signes qui ne sont pas reconnus d’emblée comme étant composés de plusieurs termes, mais qui sont perçus comme formant une unité, peuvent être admis.
4.4.9.1.2 Combinaisons d’indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres
Les combinaisons d’indications appartenant au domaine public et de signes simples (chiffres ou lettres) sont en principe admises à l’enregistrement dans la mesure où les signes simples ne prennent pas une signification déterminée en relation avec les produits et les services en cause. En présence d’une signification déterminée, les règles générales relatives à
188 Cf. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 189 TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD. 190 TAF B-283/2012, consid 4.6 – NOBLEWOOD. 191 Cf. TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER ; CREPI, sic! 2004, 220, consid. 8 – smartModule et smartCore. 192 Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER. 193 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.) ; TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD. 194 Cf. CREPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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l’appréciation des combinaisons d’éléments descriptifs sont appliquées (cf. ch. 4.4.9.1.1, ci- dessus).
Exemples de signes admis :
- WORLDWIDE 9 pour des services de télécommunication (cl. 38)
- MASTER B pour des accessoires de véhicules (cl. 12)
Si le destinataire, sans fournir un effort particulier de raisonnement, ne reconnaît pas les deux éléments de la combinaison formée d’une indication de nature descriptive et d’une lettre, il faut alors examiner ce signe comme une unité.
A titre d’exemples, le signe SQUALITY est perçu comme un mot195 alors qu’IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »196.
4.4.9.2 Modifications et mutilations
En cas de suppression (mutilation), de changement ou d’ajout (modification) de lettres ou de syllabes à des indications descriptives ou usuelles, il est possible que le signe acquière un caractère distinctif et que, le besoin de libre disposition soit écarté197. Une modification insignifiante n’est pas suffisante198.
Il faut pour cela que les milieux concernés reconnaissent la modification ou mutilation du signe et que le signe se différencie clairement de l’orthographe correcte et usuelle pour que l’impression générale soit modifiée de manière essentielle (cf. ch. 4.4.9, p. 132). Pour déterminer si un signe modifié ou mutilé est dominé par la partie descriptive (ou usuelle) ou par la partie fantaisiste, il importe de prendre en considération les circonstances du cas d’espèce. On tiendra compte de l’effet visuel, de l’effet auditif et du sens. En effet, suivant les cas, la modification d’une seule lettre peut changer l’impression générale de manière significative (notamment pour des mots courts et lorsque la modification a pour résultat un changement de sens) ou n’avoir qu’un faible effet sur celle-ci. Un signe ne peut dès lors être enregistré si la signification appartenant au domaine public demeure clairement reconnaissable et que la modification ou la mutilation n’influence ainsi pas de manière essentielle l’impression générale199.
Les modifications ou les mutilations qui sont (devenues) usuelles ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. Tel est notamment le cas des transcriptions suivantes : « 4 » au lieu de « for », « 2 » au lieu de « to » ou « too », « @ » au lieu de « a » ou « at », ou
195 CREPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY. 196 CREPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH. 197 Concernant la possibilité du maintien des motifs d’exclusion sous l’angle de l’art. 2 let. c et d LPM, cf. ch 3.2, p. 107, ainsi que ch. 5 ss, p. 162 ss. 198 Cf. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM ; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc ; TAF B- 990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR ; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.). 199 Cf. TF, sic! 2014, 24, consid. 2.2 in fine – Ce’Real.
Partie 5 – Examen matériel des marques
135
« XMAS » au lieu de « Christmas ». L’usage d’abréviations est aujourd’hui très répandu, en particulier au travers des fréquents échanges de courriels ou de SMS200.
Les modifications ou les mutilations qui ne concernent qu’une lettre sont en principe insuffisantes. BLAK (au lieu de « black ») pour du charbon, DECAP (au lieu de « décape ») pour des décapants-solvants ou NENDA (au lieu de « Nendaz ») pour de l’eau minérale sont refusés à l’enregistrement, d’une part parce que ces signes diffèrent du terme non admis uniquement par un caractère, d’autre part parce que cette modification ne change en rien la prononciation201.
Exemple d’un signe admis :
- COMPUTEACH CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42
Exemple d’un signe refusé :
- SERVICENTER cl. 37, 39, 41, 42
4.4.9.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots
La redondance de la signification de l’élément verbal descriptif (pléonasme) peut former un ensemble admis à l’enregistrement (c’est le cas, p. ex., de TINIMINI ; tiny = minuscule, mini = très petit).
Il convient de distinguer des pléonasmes les répétitions d’un seul et même mot. Si le terme répété, pris isolément, n’est pas admissible à la protection, sa répétition ne va rien y changer (p. ex. CURRY-CURRY).
Les signes composés d’éléments de nature descriptive peuvent être enregistrés à titre de marques quand ils contiennent un jeu de mot clair qui l’emporte sur le sens descriptif. Une légère ambiguïté ne permet pas l’enregistrement.
Exemple d’un signe admis :
- AUS GUTEM GRUNDE CH 493 054, cl. 32
4.4.9.4 Désignations à caractère symbolique
Un signe a un caractère symbolique lorsqu’il ne décrit pas directement un produit ou un service mais y fait allusion par le biais d’une métaphore. La protection est accordée aux signes symboliques dans la mesure où ils ne sont pas usuels sur le marché.
Exemples de signes admis :
- LILIPUT CH 475 970, cl. 25
- BLUE WATER CH 451 907, cl. 3
200 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT. 201 Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC et TAF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.
Partie 5 – Examen matériel des marques
136
4.4.9.5 Plusieurs langues
Les signes descriptifs ou usuels qui sont composés d’au moins trois langues différentes (il s’agit ici des langues prises en considération pour l’examen des marques) sont admis à la protection. En règle générale, le simple fait d’utiliser deux langues ne permet pas d’admettre le signe, mais la combinaison avec d’autres éléments, comme une mutilation minime, peut donner au signe un caractère distinctif suffisant.
L’origine étrangère de certains mots, qui sont donc des emprunts (p. ex. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), n’a en principe aucune influence sur leur appartenance ou non au domaine public.
Exemple d’un signe admis :
- FreshDelica IR 727 588, cl. 31
Exemple d’un signe refusé :
- AQUASWISS
4.5 Signes simples
4.5.1 Lettres et chiffres
Constituent des signes simples qui ne sont pas admis à l’enregistrement notamment les lettres de l’alphabet latin (A à Z), les chiffres arabes (0 à 9) et les chiffres romains202. Les chiffres et les lettres utilisés en relation avec les produits ou les services concernés ne sont certes pas descriptifs dans la majorité des cas, mais ils sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, les chiffres et les lettres, pris isolément, doivent rester à la libre disposition des concurrents au vu de leur nombre limité.
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres
Les signes qui ont un sens propre en tant que désignations abrégées ou abréviations sont, de ce fait, considérés comme descriptifs des caractéristiques des produits ou des services concernés (p. ex. des indications métriques ou de type)203.
Exemples de signes refusés :
- 4WD pour des véhicules (4 roues motrices)
- kp pour des instruments de mesure (kilogramme-poids)
- V8 pour des véhicules (8 cylindres en V)
- M8 pour des vis (métrique / 8 mm)
202 TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.) ; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.) ; TAF B-1580/2008, consid. 2.3 – A-Z. 203 TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.
Partie 5 – Examen matériel des marques
137
La protection est accordée aux groupes ou aux combinaisons de chiffres ou de lettres à condition qu’ils ne constituent pas des indications (en particulier sous la forme d’abréviations ou d’acronymes) ou des années, qui sont perçues comme des renvois descriptifs.
Exemples de signes admis :
- 4×4 CH 418 344, cl. 25 : ce signe ne peut toutefois pas être enregistré pour des véhicules à moteur [cl. 12]
- PCC CH 481 135, cl. 9, 16, 42
Ne sont par contre pas admis à la protection à titre de marques les signes constitués d’une combinaison de lettres pourvue de caractère distinctif en soi et d’une combinaison de mots descriptive, lorsque la combinaison de lettres précède ou suit immédiatement la combinaison de mots et qu’elle est, de ce fait, comprise par les destinataires uniquement comme un acronyme pour la combinaison de mots descriptive.
Exemple d’un signe refusé :
- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (cl. 36).
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres
Les signes constitués d’une lettre de l’alphabet latin écrite en toutes lettres, par exemple ZED pour la lettre « Z » ou ACCA pour la lettre « h » en italien, possèdent un caractère distinctif. Cette manière de retranscrire n’est pas indispensable au langage commercial quotidien. Les chiffres écrits sous forme de mots (p. ex. HUIT) sont également, sauf exception, acceptés à l’enregistrement. Lorsque les chiffres contenus dans un signe sont considérés, en relation avec certains produits, comme une indication de quantité (même en l’absence d’unités de mesure), ils sont refusés à l’enregistrement.
4.5.4 Figures géométriques
Les signes simples englobent aussi les figures géométriques de base, principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle204. Utilisées comme unique élément constitutif d’un signe, ces dernières sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disposition du commerce compte tenu de leur nombre limité. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géométriques simples avec d’autres signes ou avec des signes banals sont admises.
Exemples de signes admis :
- CH 484 666, cl. 42
204 TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l’USB sans fil (marque figurative).
Partie 5 – Examen matériel des marques
138
- IR 879 264, cl. 25
4.5.5 Signes de ponctuation et autres caractères imprimables
Utilisés seuls, les signes de ponctuation tels que le point (.), la virgule (,), le trait d’union (–) font partie des signes simples et sont considérés comme dénués de caractère distinctif en raison de leur banalité. Il en va de même pour d’autres caractères imprimables, au nombre desquels figurent les lettres et les chiffres selon la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 272 ; voir ci-dessus ch. 4.5.1, p. 136 concernant les lettres et les chiffres), de même que le signe d’égalité (=), le plus (+), le moins (-) ou la simple représentation d’un astérisque (*). Les combinaisons de ces signes entre eux ou avec d’autres signes banals, par exemple des chiffres ou des lettres, sont admises à l’enregistrement.
Exemples de signes admis :
- CH 656 895, cl. 7, 12205
- 1+1 IR 691 908, cl. 20
4.5.6 Signes en principe admis à l’enregistrement
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers
L’Institut enregistre les lettres d’alphabets étrangers, comme l’alphabet grec, pour autant qu’elles ne soient pas de nature descriptive. La protection est p. ex. refusée à la lettre α destinée à des appareils de mesure des rayons alpha.
Exemples de signes admis :
- GAMMA CH 630 735, cl. 9, 42
- DELTA CH 658 197, cl. 35, 41, 45
Les écritures inhabituelles en Suisse (p. ex. les idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise ou les caractères cyrilliques) sont traitées comme des signes figuratifs206. Le sens
205 Revendication de couleurs : gris foncé (anthracite) PANTONE, PMS 425 ; orange PANTONE, PMS 148. 206 Il existe une exception pour les signes protégés en vertu du traité conclu entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques (cf. ch. 8.7.1, p. 195).
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Partie 5 – Examen matériel des marques
139
des signes faisant appels à des écritures inhabituelles est en revanche pris en considération pour déterminer s’ils sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (cf. ch. 6, p. 164).
Exemples de signes admis :
- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
- CH 479 392, cl. 34
4.5.6.2 Monogrammes
Les lettres de l’alphabet latin ou les chiffres, combinés avec plusieurs couleurs ou dotés d’un graphisme particulier (monogrammes ou logos) sont admis à l’enregistrement dans la mesure où les éléments graphiques ont une influence essentielle sur l’impression générale produite207.
Exemples de signes admis :
- CH 498 510, cl. 16, 28, 35
- CH 452 689, cl. 37
4.6 Marques verbales/figuratives
Les principes d’examen exposés ci-après correspondent à la pratique commune arrêtée dans le cadre du programme de convergence de l’EUIPO relative aux « marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » (PC3). Il est donc possible de faire appel aux critères de cette pratique commune, tout en sachant que cette dernière utilise parfois une terminologie différente208.
207 Le graphisme ne doit pas être banal ; cf. ATF 134 III 314, consid. 2.5 – M / M-joy ; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.) ; TF 4A_261/2010, consid. 2.2 en relation avec le consid. 2.3 – V (fig.). 208 La pratique commune peut être consultée sous : https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communi cation/common_communication_6/common_communication6_fr.pdf.
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Partie 5 – Examen matériel des marques
140
En conformité avec les principes généraux209, les marques verbales/figuratives210 sont examinées sur la base de l’impression générale qu’elles dégagent211.
Il est possible de combiner des signes appartenant au domaine public avec des éléments admis à l’enregistrement ou de les associer à une représentation graphique de manière à ce que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif212, ce qui rend caduque le besoin de disponibilité.
Les marques verbales/figuratives sont enregistrées à condition que les éléments pourvus de caractère distinctif aient une influence essentielle sur l’impression générale213. Les principes suivants s’appliquent pour apprécier si tel est le cas :
a. Combinaison de mots, chiffres ou autres caractères imprimables appartenant au domaine public avec d’autres éléments :
Plus les éléments verbaux sont descriptifs ou courants, plus les exigences par rapport aux éléments graphiques sont élevées214. Le Tribunal fédéral exige dans ce cas que le graphisme soit « original »215.
Le graphisme ne doit pas être banal216 ; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulignements n’ont pas une influence essentielle sur l’impression générale217.
Les polices de caractères courantes218, l’italique et le gras (attributs de caractère), les écritures manuscrites régulières219, les signes de ponctuation220 et les variantes en majuscule/minuscule221, tout comme ne confèrent pas de caractère distinctif aux
209 Cf. ch. 3.2, p. 107. 210 Pour la définition, cf. Partie 2, ch. 3.2.2, p. 59. 211 TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II ; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.) ; CREPI, sic! 2004, 926, consid. 3 et 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 212 TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE ; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK ; TAF B- 1643/2007, consid. 6 – basiliea PHARMACEUTICA (fig.). 213 TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; cf. aussi TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.). 214 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.) ; TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.) ; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.). 215 TF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non publié, dans : ATF 140 III 109 ; TF 4A_261/2010, consid. 2.1 et 2.3 – V (fig.). 216 TF 4A_528/2013, consid. 5.1, non publié, dans : ATF 140 III 109 ; TF 4A_261/2010, consid. 2.2 s. – V (fig.) ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.). 217 TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 218 Pour les polices de caractères d'ordinateurs, voir TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.). 219 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.) ; TAF B-5659/2008, consid. 3.7 et 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II ; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 220 Cf. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real ; CREPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02. 221 TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real ; cf. aussi TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST ; TAF B-6352/2007, consid. 9 – AdRank ; CREPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMArt.
Partie 5 – Examen matériel des marques
141
marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d’en unir plusieurs222. Les dispositions usuelles d’éléments verbaux comme l’écriture en vertical ou sur plusieurs lignes ou encore le renversement d’éléments verbaux ne contribuent pas non plus à doter les signes de caratère distinctif.
L’ajout d’images (dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes descriptives, usuelles ou banales, cf. à ce propos ch. 4.7, p. 143) suffit à conférer un caractère distinctif. Ce principe est également valable quand l’élément figuratif est plus petit que l’élément verbal, à condition qu’il soit perçu au premier coup d’œil.
Une couleur seule n’est pas à même de conférer un caractère distinctif à un élément verbal descriptif ou usuel. Les présentations polychromes étant si fréquentes, l’usage d’un grand nombre de couleurs (i. e. une revendication de plusieurs couleurs) ne suffit en principe pas à pourvoir un signe de caractère distinctif. Il n’est en revanche pas exclu qu’un agencement de couleurs inhabituel, qui influence de manière essentielle l’impression générale, puisse doter un signe de caractère distinctif.
b. Combinaison de motifs appartenant au domaine public avec d’autres éléments :
Lorsque des éléments pourvus de caractère distinctif sont apposés sur des motifs appartenant au domaine public (cf. à ce propos ch. 4.7, p. 143), leur influence sur l’impression générale est appréciée, par analogie, à la lumière des critères exposés au ch. 4.12.5.1, p. 153. Sont notamment négligeables les éléments qui sont trop petits par rapport au motif pour influencer de manière essentielle l’impression générale.
Exemples de signes admis :
- CH 661 953, cl. 16, 25, 41
- CH 504 137, diverses classes
- Exemple PC3 : cl. 30
- Exemple PC3 : cl. 29
- Exemple PC3 : cl. 37
222 TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR ; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc ; TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER.
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Partie 5 – Examen matériel des marques
142
Exemples de signes refusés :
- IR 866 199 cl. 29, 32223
(Couleur revendiquée : doré)
-
CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44224
(Couleur revendiquée : rouge (Pantone 186, RAL 3027), gris (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), blanc)
- CH 54082/2006, cl. 29-33225
-
CH 7299/2001 (couleur revendiquée : bleu) et CH 7300/2001 (couleur revendiquée : jaune), cl. 1, 30226
- CH 2755/2005, cl. 5227
(Couleur revendiquée : bleu [Pantone 294])
-
Exemple CP3 : cl. 30
(Couleurs revendiquées : bleu, violet, rouge, jaune, vert, gris, rose)
223 TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 224 TAF 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 225 TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 226 CREPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 227 TAF B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).
toppharm
Solar Strom
Apotheken
(basilea) PHARMACEUTICA
(lavouramaroma
Partie 5 – Examen matériel des marques
143
- Exemple CP3 : cl. 29
- Exemple CP3 : cl. 37
- Exemple CP3 : cl. 45
4.7 Marques figuratives
Une marque figurative se compose exclusivement d’un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs228.
Exemple d’un signe admis :
- CH 489 939, cl. 35, 36, 42
Les signes figuratifs peuvent être perçus par les consommateurs – à l’instar des signes verbaux – comme un renvoi descriptif aux produits ou aux services pour lesquels ils sont revendiqués229. Appartiennent au domaine public les représentations figuratives usuelles ou banales en particulier des motifs suivants :
- du produit ou de son emballage,
- d’une partie de celui-ci (p. ex. l’aspect extérieur sous la forme d’un motif230),
228 Sont également assimilés aux marques figuratives les signes se composant de séries de motifs dont les dimensions ne sont pas supérieures à 8 × 8 cm. Les principes exposés dans cette section peuvent aussi s’appliquer aux signes dont le motif représenté est assorti d’éléments verbaux ou de chiffres. 229 Cf. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 ss – Chocolat Pavot (fig.) III. 230 TAF B-2655/2013, consid. 5 – Paille de Vienne (marque figurative) ; CREPI, sic! 2005, 280, consid. 7 – Motif à carreaux (marque figurative) ; cf. ch. 4.10, p. 148 concernant les motifs.
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Partie 5 – Examen matériel des marques
144
- des autres caractéristiques des produits ou des services (p. ex. la technique appliquée231, la destination232, les destinataires ou le lieu de vente) 233.
Plus spécifiquement, un signe figuratif est admis à la protection, c’est-à-dire il est pourvu de caractère distinctif et non soumis à un besoin de disponibilité, lorsque le motif reproduit s’écarte suffisamment des formes ou motifs banals du segment de produits ou de services concerné234 ou lorsque le graphisme du signe figuratif (i. e. la représentation du motif) se distingue suffisamment des représentations graphiques banales235.
Lors de l'appréciation du motif représenté, l’Institut applique par analogie les critères régissant l’examen des marques tridimensionnelles (ch. 4.12 , p. 150)236. S'agissant du graphisme, les reproductions fidèles ou celles à la façon d’un dessin technique sont usuelles et ne confèrent pas de caractère distinctif ; il en va autrement lorsqu’on est en présence d’une stylisation particulière suffisante, d’un élément graphique supplémentaire ou, par exemple, d’une perspective inhabituelle237. Le simple fait que le motif appartenant au domaine public soit représenté en deux et non en trois dimensions ne peut fonder l'admissibilité du signe à la protection qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque, sur la base de la reproduction, il n'est pas perçu comme une représentation du produit, de son emballage, etc. (cf. énumération susmentionnée). Dans cette hypothèse, il faut en principe que la représentation soit stylisée et que des caractéristiques typiques du produit concerné n’apparaissent pas sur le motif reproduit.238
Si le signe est composé d’éléments n’ayant aucun lien avec les produits ou les services, il est admissible à la protection, pour autant que ces éléments ne soient ni descriptifs ni usuels. C’est en particulier le cas pour les signes composés d’une combinaison239
d’éléments graphiques à condition qu’ils n’apparaissent pas comme la partie d’une décoration et par conséquent comme un motif (voir à ce propos ch. 4.10, p. 148).
231 TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Symbole de l‘USB sans fil (marque figurative) : le symbole très répandu de l’USB [Universal Serial Bus (bus série universel)] et de la technique sans fil décrit le domaine d’application possible des produits et des services. 232 Cf. TAF B-5120/2014, consid. 5.6 s. – Elément de prothèse (fig.). 233 Cf. aussi la pratique commune arrêtée dans le cadre du programme de onvergence de l’EUIPO relative aux « marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » (voir n. 208). 234 Cf. TAF B-3088/2016, consid. 4.3.3 – Note de musique (fig.) ; TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (fig.). 235 Cf. TAF B-3601/2014, consid. 3.2 s. – Capsule à médicament (fig.) ; TAF B-2713/2009, consid. 2 et 5.4 – Symbole de l'USB sans fil (fig.). 236 TAF B-3601/2014, consid. 3.2 – Capsule à médicament (fig.) ; TAF B-1920/2014, consid. 3.2 – Hippopotame (fig.) ; TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l'USB sans fil (fig.). 237 Cf. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (fig.). 238 P. ex. la représentation légèrement stylisée en deux dimensions d’un scarabée n'est pas considérée comme une représentation de la forme de pendentifs (cl. 14) si le fermoir, qui est une caractéristique typique, n'est pas visible sur la reproduction (cf. CREPI, sic! 1/2006, 31 – Scarabée [fig.]). 239 Concernant l’appartenance au domaine public des figures géométriques simples, voir ch. 4.5.4, p. 137.
Partie 5 – Examen matériel des marques
145
Exemples de signes admis :
-
CH 592 766, cl. 30. Le signe ne se limite pas à une reproduction fidèle et banale du produit concerné, mais présente des éléments supplémentaires (« glaçon », éclairage, gouttes d’eau).
- CH 684 344, cl. 11, 30 et 43. Le signe se distingue suffisamment d’une présentation banale en raison du fanion composé de gouttes.
Exemples de signes refusés :
-
Cl. 10 (entre autres implants pour osthéosynthèse) 240
(Couleur revendiquée : rose Pantone 677 C, édition 2010)
-
Cl. 9 (dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques) 241
240 TAF B-5120/2014 – Elément de prothèse (fig.). 241 TAF B-2418/2014 – Bouton (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
146
-
IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21242. Le signe montre une partie d’un motif banal de paille de Vienne. Le signe est dénué de caractère distinctif pour certains produits des cl. 3, 20 et 21 (cosmétiques, accessoires à usage cosmétique et meubles).
4.8 Pictogrammes
Un pictogramme est une représentation figurative stylisée qui fournit des informations ou des points de repère. Les pictogrammes peuvent en particulier donner des informations sur l’usage ou la destination d’un produit ou d’un service (p. ex. pictogrammes de recyclage). Les signes qui, du point de vue graphique, se limitent à un contenu purement informatif et les signes qui ne se distinguent pas suffisamment des formes de présentation usuelle ne sont pas pourvus de caractère distinctif.
Exemples de signes refusés :
- Le signe ne se distingue pas suffisamment des pictogrammes utilisés habituellement pour les services de restauration.
-
IR 1 184 394, cl. 9. Le signe ne se distingue pas suffisamment des formes de présentation usuelles de logiciels d’écoute de musique. Les destinataires reconnaissent directement, en regardant le signe, le but d’utilisation du logiciel.243
4.9 Marques sonores
Il existe diverses catégories de signes sonores : le langage humain, les marques sonores composées de mélodies ou de bruits244 et les combinaisons de ces éléments.
Les marques sonores sont admises à titre de marques lorsqu’elles sont pourvues de caractère distinctif et non soumises à un besoin de disponibilité. Les marques sonores composées de musique ou de bruits sont dépourvues de caractère distinctif originaire notamment lorsqu’elles possèdent un sens descriptif pour les produits et services revendiqués (p. ex. un bruit de moteur pour des voitures) ou lorsqu’elles sont usuelles dans
242 TAF B-2655/2013 – Paille de Vienne (marque figurative). 243 Cf. TAF B-3088/2016 – Note de musique (fig.). 244 Les bruits ne pouvant pas être représentés graphiquement sous forme de notation musicale, ils ne peuvent actuellement être admis à titre de marques (cf. Partie 2, ch. 3.2.3, p. 60).
Partie 5 – Examen matériel des marques
147
le contexte concerné (p. ex. un chant de Noël connu pour des décorations d’arbre de Noël). Dans les cas où une mélodie est associée à du chant ou à un texte parlé, l’impression d’ensemble est déterminante.
Concernant les exigences formelles pour le dépôt d’une marque sonore, cf. Partie 2, ch. 3.2.3, p. 60. Concernant l’aptitude d’une mélodie à constituer une marque, cf. ch. 2, p. 105.
B. Signes non conventionnels
A la différence des signes conventionnels, les signes non conventionnels présentent fréquemment une correspondance avec l’aspect extérieur du produit. Le signe peut se confondre avec le produit tout entier ou seulement avec une partie de ce dernier. Tel est notamment le cas des formes de produits et d’emballages, des couleurs et des motifs, mais aussi du mouvement d’un objet quand ce dernier est identique au produit concerné.
Bien que pour l’appréciation du caractère distinctif concret les critères appliqués soient les mêmes pour tous les types de marque245, il s’avère plus difficile d’établir le caractère distinctif pour un signe qui se confond avec l’aspect extérieur du produit que pour un signe verbal ou figuratif246. Si les destinataires sont habitués à ce que les marques soient composées de mots ou d’images, il n’en va pas nécessairement de même avec les signes non conventionnels tels que les formes de produits, les couleurs ou les motifs247. Les signes qui se confondent avec l’aspect extérieur du produit ne sont généralement pas perçus comme un renvoi à une entreprise déterminée mais seulement comme une présentation particulière du produit248. Si par exemple une marque destinée à un meuble de bureau est constituée de la forme de ce meuble, d’une couleur ou d’un motif, le public percevra a priori le signe comme le produit lui-même, sa couleur ou sa présentation (Oberflächengestaltung), et non comme une marque. Un signe est pourvu de caractère distinctif intrinsèque lorsque le public cible peut immédiatement discerner, au-delà de la fonction technique ou esthétique, un renvoi à une entreprise déterminée (cf. ch. 2, p. 105)249.
L’examen du caractère distinctif des signes non conventionnels s’effectue sur la base d’une comparaison avec la ou les formes ou présentations banales de produits du segment de marché correspondant (cf. ch. 4.3.1, p. 116). Les circonstances prévalant au moment de la décision sont déterminantes250. Seuls les signes qui s’écartent clairement (auffällig) de ces
245 ATF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2418/2014, consid. 3.5 – Bouton (marque figurative). 246 Cf. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marque tridimensionnelle), où la Cour confirme le principe selon lequel l’examen d’un signe s’effectue en fonction des critères adaptés au type de signe concerné. 247 Cf. ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle). 248 ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position), avec référence à l’ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle). 249 ATF 137 III 403, consid. 3.3.4 avec références – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle). 250 Cf. TF 4A_363/2016, consid. 2 – Semelle de chaussures (marque de position).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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dernières sont dotés de caractère distinctif251. Il importe de définir mentalement une ou plusieurs formes ou présentations considérées comme banales sur la base de celles qui sont couramment utilisées dans la catégorie de produits concernée. Plus la liberté de conception est grande, plus le nombre de formes ou présentations considérées comme banales est important252.
Le seul fait qu’un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas de conclure sans autre qu’il est doté de caractère distinctif253. En effet, s’il y prête une attention particulière, le consommateur est en mesure de distinguer une forme ou une présentation de produit s’écartant, par des éléments nouveaux ou légèrement modifiés, de celles qui existent sur le marché. En d’autres termes, de nouvelles présentations ou de nouveaux éléments de celles-ci, tels que formes, couleurs ou motifs sont susceptibles d’individualiser un produit, sans nécessairement le doter du caractère distinctif suffisant (cf. ch. 4.12.5, p. 153).
Il est souvent contestable que les signes qui se confondent avec l’aspect extérieur ou la fonction (marque de mouvement) des produits concernés soient perçus en tant que marques, même après un usage prolongé. Les destinataires visés y reconnaissent plutôt le produit lui-même, l’emballage, sa fonction ou sa présentation254. Le fait que l’Institut considère qu’un sondage d’opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable qu’un signe non conventionnel s’est imposé comme marque sur le marché n’exclut pas d’emblée la prise en considération de pièces indiquant l’usage du signe255.
4.10 Motifs
Un motif est un dessin décoratif qui se répète en principe de manière illimitée.
Les principes énoncés ci-après s’appliquent aux signes qui représentent une partie d’un tel dessin256. L’appréciation de son admissibilité à la protection se fonde sur l’hypothèse que le motif constitue l’aspect extérieur du produit ou de son emballage. Par conséquent, les destinataires perçoivent le motif en premier lieu comme l’aspect extérieur des produits désignés et non comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. aussi let. B, p. 146).
Cela vaut notamment pour les produits dont l’aspect extérieur est essentiel, tels les tissus, les vêtements, les meubles ou les accessoires de mode. Les motifs déposés pour ces
251 ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 et 3.3.5 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle) ; cf. aussi TAF B-3612/2014, consid. 6.4 – Capsule à médicament (marque tridimensionnelle). 252 TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; cf. aussi ATF 133 III 342, consid. 4.4 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle). 253 Cf. TAF B-5183/2015, consid. 5.3 – Rose (marque de couleur) ; TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). 254 Cf. pour les formes de produit et les emballages ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bouteille (marque tridimensionnelle). 255 Cf. ch. 12.3.2, p. 225. 256 Même s’ils sont désignés comme « marque figurative » dans la demande d’enregistrement, cf. à ce propos les exemples figurant au ch. 4.6, p. 139.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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catégories de produits sont rarement pourvus de caractère distinctif. Sont admis à l’enregistrement les motifs qui s’écartent clairement des motifs usuels, et donc banals, dans le segment de produits concernés257. Par contre, si le motif est complexe au point de ne pas pouvoir être reconnu, il est dépourvu de caractère distinctif (abstrait).
Lorsqu’un motif est revendiqué en relation avec des services, son admissibilité à la protection est appréciée selon l’hypothèse qu’il sera utilisé notamment sur le papier à lettres (p. ex. dans les entêtes), sur les factures, sur les sites Internet, sur l’enseigne ou dans la publicité. Dans ce cas également, le motif est perçu en premier lieu comme un élément décoratif ; son caractère distinctif est déterminé à l’aide d’une comparaison avec des motifs usuels et donc banals.
L’Institut considère qu’un sondage d’opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée d’un motif dépourvu de caractère distinctif258.
Exemple de signe non admis :
- cl. 20 (meubles), 24 (textiles)
- Deux autres exemples figurent au ch. 4.7, p. 143
4.11 Marques de couleur
Une marque de couleur (abstraite) se compose exclusivement d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs. La protection est demandée pour la couleur en tant que telle.
L’appréciation de l’admissibilité à l’enregistrement se fonde sur l’hypothèse que la couleur représente l’aspect extérieur ou l’emballage du produit. Dans la mesure où le signe (marque de couleur) se confond avec l’aspect extérieur du produit ou de l’emballage, il est perçu par le public d’une manière différente qu’un signe qui n’est pas un élément du produit (cf. let. B, p. 146). Par ailleurs, les couleurs de la majorité des marchandises ou emballages obéissent en premier lieu à des critères esthétiques ou fonctionnels. Il en est de même lorsqu’il est question de services. En effet, les services n’ayant pas de couleurs en tant que tels, les couleurs sont de ce fait utilisées des façons les plus diverses dans ce cadre259. Les destinataires sont dès lors constamment confrontés, dans le commerce, à des couleurs de tout type (aussi bien monochromes que polychromes), dont la fonction principale est, en règle générale, purement esthétique et non pas distinctive.
Une couleur ou une combinaison de couleurs est pourvue de caractère distinctif uniquement si celle-ci se distingue suffisamment des couleurs banales de la catégorie de marchandises
257 Les critères régissant l’examen des marques tridimensionnelles au sens étroit s’appliquent par analogie (ch. 4.12.5, p. 153). Conformément à l‘arrêt TAF B-2655/2013, consid. 3.6, consid. 5.5.1 – Motif de surface, l’appartenance au domaine public doit notamment se juger en fonction de la question de savoir si des motifs similaires, dont le motif déposé s’écarte certes, mais pas par son originalité, existent ou sont usuels dans le domaine des produits ou des services revendiqués. 258 Cf. ch. 12.3.2, p. 225. 259 Cf. dans ce sens CREPI, sic! 2002, 243, consid. 2 et 5b – Jaune (marque de couleur).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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ou de services correspondante (cf. aussi let. B, p. 146). Ainsi, plus la diversité de couleurs utilisées dans le segment en question est grande, plus le nombre de couleurs considéré comme banal sera important.
De plus, les acteurs du marché sont tributaires des couleurs pour présenter leurs produits ou services. Il est donc dans l’intérêt de la concurrence que la disponibilité des couleurs ne soit pas restreinte de manière excessive. Il existe dès lors pour les couleurs et les combinaisons de couleurs un très grand besoin de disponibilité.
Eu égard à ce qui précède, une marque de couleur ne peut en règle générale être enregistrée que si elle s’est imposée dans le commerce260. L’imposition du signe dans le commerce est seulement possible s’il n’existe pas un besoin absolu de disponibilité 261. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d’être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l’enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L’Institut considère qu’un sondage d’opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée262.
Exemples (marques imposées) :
- Couleur JAUNE263 CH 496 219, cl. 36 (trafic des paiements, tenue de compte), cl. 39 (transport de courrier et de paquets, acheminement du courrier express, acheminement de paquets et de courrier à destination de l’étranger, bus postaux)
- Couleur JAUNE_ZINC RAL 1018 CH 612 176, cl. 7 (appareils de nettoyage à haute pression)
4.12 Marques tridimensionnelles (marques de forme)
4.12.1 Notion
Il y a deux types de marques tridimensionnelles :
La marque tridimensionnelle au sens étroit consiste en la forme tridimensionnelle de la marchandise ou de l’emballage, ou d’une de leur partie. Le signe se confond avec l’objet désigné264.
260 TAF B-5183/2015, consid. 3.2 – Rose (marque de couleur). 261 Les couleurs naturelles des produits (p. ex. rouge pour des tomates) ou celles qui sont prescrites par la loi (p. ex. rouge pour des extincteurs) sont soumises à un besoin absolu de disponibilité. 262 Cf. ch. 12.3.2, p. 225. 263 CREPI, sic! 2002, 243 – Jaune (marque de couleur). 264 Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
151
Exemple :
- CH 541 393, cl. 29 (notamment lait, produits laitiers)
Dans le cas des marques tridimensionnelles au sens large, le signe et l’objet désigné ne sont pas identiques265. Soit ces marques sont indépendantes de la forme de la marchandise ou de son emballage et peuvent donc être considérées séparément du produit concerné sans que la fonction de celui-ci n’en soit altérée266 (p. ex. l’étoile Mercedes), soit elles sont revendiquées pour des services et non pas pour des produits.
Exemple :
- CH 634 580 (cl. 36)
4.12.2 Marques tridimensionnelles au sens large
Parmi les marques tridimensionnelles au sens large figurent, par exemple, les mots, les chiffres, les lettres ou les représentations figuratives (reliefs, figures, corps géométriques) en trois dimensions. Ces signes sont en principe examinés selon les mêmes critères que ceux applicables aux signes bidimensionnels et ils relèvent du domaine public quand ils sont composés exclusivement d’indications descriptives ou usuelles, ou de formes tridimensionnelles banales et simples (les corps géométriques tels que les sphères, les prismes, les cubes, etc.), ou lorsqu’ils ne s’en écartent pas suffisamment.
Font également partie des marques tridimensionnelles au sens large les formes de produit déposées pour des services. Lorsque la forme en question représente un objet concerné par la prestation du service (p. ex. une voiture pour des services de location d’automobiles) ou utilisé à cette occasion (p. ex. des ciseaux pour les services d’un salon de coiffure), l’Institut applique de manière analogue les principes employés pour l’examen selon l’art. 2 let. a LPM des marques tridimensionnelles au sens étroit (cf. ch. 4.12.3, p. 152, ch. 4.12.5, p. 153, et ch. 4.12.5.2, p. 157).
265 Par souci de simplification, les marques tridimensionnelles au sens large sont présentées ici bien que, contrairement aux marques tridimensionnelles au sens étroit, elles fassent partie des signes non conventionnels. 266 Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 646, consid. 2.2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
152
L’appréciation de l’appartenance au domaine public d’un signe tridimensionnel au sens large se fonde sur l’art. 2 let. a LPM. L’art. 2 let. b LPM ne s’applique par contre pas267.
4.12.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit
Pour les marques tridimensionnelles au sens étroit (les formes du produit ou de l’emballage), le signe et l’objet désigné se confondent entièrement ou partiellement. Il s’avère dès lors difficile d’établir si une forme de produit ou d’emballage possède un caractère distinctif concret (cf. let. B, p. 146). Pour en juger, on tiendra compte du fait que les cercles de destinataires perçoivent en principe dans une forme de produit ou d’emballage, ou dans une de leurs parties, le produit à proprement parler, respectivement la forme de son emballage, et non le renvoi à une entreprise déterminée268. En effet, une forme de produit ou d’emballage obéit prioritairement à des critères fonctionnels ou esthétiques et n’exerce pas la fonction d’une marque269. Si la forme dépasse ces critères fonctionnels ou esthétiques et parvient à renvoyer à une entreprise, elle est alors dotée du caractère distinctif et peut être admise à l’enregistrement à titre de marque.
L’existence de motifs d’exclusion pour une marque tridimensionnelle au sens étroit est examinée à l’aune tant de l’art. 2 let. a que de l’art. 2 let. b LPM. Chaque fois qu’il n’existe pas de motif de refus au sens de l’art. 2 let. b LPM, l’Institut examine le signe déposé à la lumière de l’art. 2 let. a LPM pour déterminer si la forme relève du domaine public.
4.12.4 Motifs d’exclusion selon l’art. 2 let. b LPM
L’art. 2 let. b LPM prévoit que les formes qui constituent la nature même du produit et les formes de produits ou d’emballages qui sont techniquement nécessaires sont exclues de la protection. Conformément à cette disposition, aucun signe tridimensionnel appartenant à ces catégories ne peut s’imposer comme marque par l’usage.
4.12.4.1 Nature même du produit
Les formes qui constituent la nature même du produit sont celles dont les caractéristiques tridimensionnelles essentielles se composent d’éléments de forme purement génériques pour les produits du segment correspondant. Sous l’angle de l’art. 2 let. b LPM, l’Institut détermine quels sont les éléments qui caractérisent le genre des produits en question. Les formes de produits ne présentant que des différences minimes par rapport aux éléments purement génériques sont exclues de l’enregistrement. Par contre, si une forme de produit comporte des éléments décoratifs allant au-delà des éléments inhérents à la forme, elle ne constitue en principe plus la nature même du produit.
267 Autre avis dans TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 et 6.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle). 268 ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionelle) ; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionelle) ; TAF B-7574/2015, consid. 6.1.5.4 – Flacon à parfum (marque tridimensionelle). 269 ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
153
Les formes suivantes constituent par exemple la nature même du produit : un simple anneau (déposé pour des bijoux) ou une simple balle (pour des jouets), sans aucune adjonction.
Un emballage destiné à un produit qui ne possède pas de forme propre (liquide, poudre, substance gazeuse) tombe également sous le motif d’exclusion « nature même du produit », s’il est composé d’éléments purement génériques270. Il existe un besoin absolu de disponibilité pour ce genre d’emballage.
4.12.4.2 Formes techniquement nécessaires
Tant la forme de la marchandise que celle de son emballage peut être techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 let. b LPM. Une forme est considérée comme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 let. b LPM lorsque, pour un produit de la nature concernée, il n’existe absolument aucune forme alternative permettant d’obtenir le même effet technique à la disposition des concurrents, ou lorsque l’usage d’une forme alternative ne peut être raisonnablement envisagé dans un marché concurrentiel271. L’absence de formes alternatives raisonnablement envisageables est donnée lorsque les concurrents doivent renoncer à la forme la plus élémentaire, voire la mieux adaptée, et sont contraints d’avoir recours à une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants272.
Si une forme de produit ou d’emballage comporte des éléments esthétiques, en plus d’éléments techniquement nécessaires, l’art. 2 let. b LPM ne s’applique pas. Par contre, les formes techniquement nécessaires ne comprenant que des éléments esthétiques mineurs tombent sous le coup du motif d’exclusion prévu à l’art. 2 let. b LPM.
Il faut distinguer la nécessité technique (technisch notwendig) prévue par l’art. 2 let. b LPM de la forme du produit liée à des considérations d’ordre technique (technisch bedingt), qui est prise en compte dans l’examen du motif de refus lié au domaine public, conformément à l’art. 2 let. a LPM (cf. ch. 4.12.5, p. 153).
4.12.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)
4.12.5.1 Principes généraux
Appartiennent au domaine public les simples éléments géométriques de base. Il en est de même en particulier des formes de produit ou d’emballage qui ne s’écartent d’une forme habituelle et attendue ou banale ni dans leurs éléments, ni dans la combinaison de ces derniers. Ces formes ne restent ainsi pas ancrées dans la mémoire des destinataires par
270 Cf. dans ce contexte TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Boule Lindor (marque tridimensionnelle) et ATF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 271 Cf. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle). 272 Cf. TF 4A_20/2012, consid. 2 s. – Lego II (marque tridimensionnelle) ; ATF 129 III 514, consid. 3.2.1 ss – LEGO (marque tridimensionnelle) ; ATF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles).
Partie 5 – Examen matériel des marques
154
manque « d’originalité »273. Lorsqu’une marque est constituée d’éléments appartenant au domaine public, son originalité doit résider au moins dans la combinaison de ses éléments constitutifs, lesquels doivent être combinés de manière inattendue274. En d’autres termes, une forme ne relève pas du domaine public lorsqu’elle se démarque clairement (auffällig) des formes banales dans la catégorie de produits ou services concernée275 (cf. let. B, p. 146) de manière à être perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée276.
Ainsi, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement, il faut dans un premier temps définir les formes banales dans le domaine des produits ou services revendiqués277 au moment de la décision, en se fondant sur les formes de produits et d’emballages utilisées couramment dans les catégories en question278. La diversité des formes dans la catégorie considérée joue un rôle prépondérant dans cette définition des formes banales de produits et d’emballages279. En effet, plus grande est la diversité des formes dans une catégorie, plus il sera difficile de créer une forme non banale qui puisse être perçue par les destinataires comme un renvoi à une entreprise déterminée280 et non comme simple variante d’une forme usuelle281. Dès lors, plus la diversité de formes dans le domaine concerné est grande, plus le nombre de formes (ou de parties de ces formes) considérées comme banales est élevé282.
Ensuite, il faut déterminer dans quelle mesure la forme examinée, en se basant sur l’impression générale qui s’en dégage, s’écarte des formes banales, précédemment définies, du domaine concerné283. Le caractère inhabituel d’une forme (parce qu’elle est nouvelle sur
273 TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle). 274 TAF B-2418/2014, consid. 3.2 – Bouton (fig.). 275 Concernant la diversité des formes de produits cf. ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 et 3.3.5 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle). 276 ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle) et CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle). 277 Selon la perception déterminante des destinataires et la nature des produits concernés, il peut être nécessaire de considérer un plus large spectre de produits que ceux directement concernés ; cf. TAF B-1360/2011, consid. 6.1 s. – Goulot (marque tridimensionnelle). 278 TF 4A_363/2016, consid. 2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TAF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle); ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle). Il faut prendre en considération les imitations disponibles sur le marché au moment de la décision (TAF B-1165/2012, consid. 5.4 – Pointes de mélangeurs [marques tridimensionnelles]). 279 Concernant la manière de déterminer les formes usuelles, cf. ch. 3.11, p. 114. 280 TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; TAF B-7574/2015, consid. 6.1.5.3 – Flacon à parfum (marque tridimensionnelle) ; cf. aussi TAF B-1920/2014, consid. 5.4 – Hippopotame (marque figurative). 281 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). 282 CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 avec références – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle). 283 ATF 133 III 342, consid. 4 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bouteille (marque tridimensionnelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
155
le marché ou qu’elle n’est utilisée que par une seule entreprise) n’exclut pas son appartenance au domaine public284. En effet, le fait que la forme examinée se différencie de celles utilisées pour des produits ou services concurrents n’est pas décisif285. Le seul élément déterminant est de savoir si l’écart avec les formes usuelles de la catégorie de produits ou de services en question est à tel point évident, inattendu ou inhabituel, que ladite forme est perçue par les destinataires comme le renvoi à une entreprise déterminée286. Il ne suffit pas qu’une forme soit particulière (individuell) et qu’on puisse s’en souvenir pour que les milieux intéressés la considèrent comme un renvoi à la provenance commerciale des produits et services287. En d’autres mots, il ne suffit pas que la forme en question se distingue d’autres formes seulement par son aspect esthétique ; au contraire, son originalité manifeste doit faire fonction de renvoi à une entreprise déterminée288. En particulier, une forme même peu courante peut être déterminée par des aspects fonctionnels (p. ex. la fabrication ou sa destination) ou des aspects de nature esthétique. Ces formes sont considérées comme banales. Sont également assimilées aux formes banales celles qui, sans être techniquement nécessaires, sont déterminées par leur finalité (formes liées à des considérations d’ordre technique).
Conformément aux principes généraux applicables dans l’examen des marques (cf. ch. 3, p. 106), la perception que le public cible a d’un signe est décisive pour l’appréciation de son caractère distinctif. Si ce dernier reconnaît dans une forme du produit ou de l’emballage, en plus de son aspect fonctionnel ou esthétique, également un renvoi à une entreprise déterminée, elle peut être protégée en tant que marque.
Concernant les marques imposées dans le commerce par l’usage, cf. ch. 12.3.2, p. 225.
Exemples de signes admis :
- IR 801 959, cl. 33 (boissons alcooliques)
284 TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; ATF 130 III 328, consid. 2.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle). 285 TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valise rouge (marque tridimensionnelle). 286 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III ; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 ss – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). Voir aussi ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle) et TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle). Dans ces deux arrêts, il est précisé que la forme examinée doit se distinguer de manière évidente des formes usuelles dans le domaine concerné et rester durablement ancrée dans la mémoire des destinataires. 287 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III. 288 ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
156
- CH 618 695, cl. 29 et 30
Exemples de signes refusés :
- cl. 3 (parfums) 289
- cl. 20 (récipients d’emballage en matières plastiques) 290
- cl. 30 (produits de chocolat, à savoir pralinés) 291
(Couleurs revendiquées : caramel, marron, beige)
289 TAF B-7574/2015 – Flacon à parfum (marque tridimensionnelle). 290 ATF 133 III 342 – Récipient d’emballage (marque tridimensionnelle). 291 TF 4A_374/2007 – Praliné (marque tridimensionnelle).
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157
- cl. 29 (entre autres produits de la pêche, plats préparés)292 et 43 (services de restauration et de traiteurs)293
4.12.5.2 Combinaison d’une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs
Lorsqu’une forme tridimensionnelle appartenant au domaine public est combinée avec des éléments bidimensionnels (éléments verbaux, figuratifs, couleurs), l’art. 2 let. a LPM ne s’applique pas qu’à la condition suivante : il faut que les éléments bidimensionnels ne soient ni descriptifs ni fonctionnels et que, dans la mesure où il s’agit d’une représentation graphique ou d’une couleur, ils s’écartent suffisamment de la diversité des éléments existant dans le domaine des produits concerné294. Par exemple, il ne suffit pas qu’une couleur permette de distinguer le produit d’autres produits ; si elle ne s’écarte pas suffisamment des couleurs usuelles dans le segment de produits en question, elle ne confère pas de caractère distinctif au signe295. Ils doivent en outre influencer de manière essentielle l’impression d’ensemble296. Il n’est ainsi pas suffisant que ces éléments soient visibles de quelque façon sur la forme banale ; il est au contraire nécessaire qu’ils soient bien reconnaissables au premier coup d’œil lorsque l’on considère le signe dans son ensemble297. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui en regard de la forme tridimensionnelle sont trop petits298 ou situés à un endroit inhabituel, ne sont pas à même de conférer au signe une force distinctive suffisante.
292 ATF 137 III 403 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle). 293 TAF B-6313/2009 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle). 294 Cf. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – Boules de chocolat (marques tridimensionnelles) ; TF, sic! 4/2000, 286, consid. 3c – Pilule ronde (marque tridimensionnelle) ; TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 ss – Elément de prothèse (marque tridimensionnelle) ; TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – Pointes de mélangeurs (marques tridimensionnelles). Dans ce contexte également, l’appréciation tient compte du fait que les éléments non distinctifs sont combinés de manière originale ou inattendue. 295 Cf. TAF B-3612/2014, consid. 3.3 et consid. 5.7 – Capsule à médicament (marque tridimensionnelle) ; TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 ss – Elément de prothèse (marque tridimensionnelle). 296 TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 297 Cf. TAF B- 5341/2015, consid. 10.2.3.2 – Instrument d'écriture (marque tridimenstionnelle) ; TAF B- 7379/2006, consid. 4.4 – Tube de colle (marque tridimensionnelle). 298 TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle).
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158
Exemples de signes admis :
- IR 847 313, cl. 9, 11, 16
- IR 879 107, cl. 29
Exemples de signes refusés :
-
cl. 5 (préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la sclérose en plaques primaire progressive)299
(Couleurs revendiquées : jaune, blanc)
- cl. 16 (instruments d'écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos)300
4.13 Marques de position
Une marque de position est caractérisée par un élément immuable (signe de base) apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. Entrent en ligne de compte comme signe de base tous les types de signes pouvant être placés sur le produit (signes verbaux, figuratifs ou combinés, couleurs ou signes tridimensionnels). L’objet de la protection d’une marque de position n’est ni la position seule ni le signe de base considéré en soi, mais la combinaison de ces deux éléments301.
L’appréciation de l'admissibilité à la protection d’une marque de position n’est pas régie par des règles particulières. Le fait, toutefois, que le signe soit placé sur le produit et qu’il
299 TAF B-3612/2014 – Capsule à médicament (marque tridimensionnelle). 300 TAF B-5341/2015 – Instrument d'écriture (marque tridimensionnelle). 301 Cf. ATF 143 III 127, consid.3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position).
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Partie 5 – Examen matériel des marques
159
coïncide en partie avec l'aspect extérieur de ce dernier influence sa perception par les milieux concernés (cf. let. B, p. 146). Le principe selon lequel les signes consistant en l’aspect extérieur du produit sont considérés seulement comme une présentation particulière et non comme un renvoi à une entreprise déterminée s’applique par analogie aux marques de position302. La question de savoir si les milieux concernés perçoivent un élément du signe placé sur le produit à une certaine position comme un signe distinctif et non comme un élément techniquement nécessaire ou uniquement décoratif doit être apprécié au cas par cas au cours de l'examen303. Outre le caractère distinctif du signe de base, il convient de tenir compte également de l’effet produit par la position ; s’il existe dans le segment des produits concerné certaines habitudes, il est vraisemblable que les chances que les positions usuelles soient plus susceptibles d’être comprises comme un renvoi à une entreprise déterminée soient plus grandes304. Dans la pratique, procéder à une appréciation séparée du signe de base et de la position ne revêt cependant qu’une importance minime étant donné qu’il importe de considérer l’impression d’ensemble du signe (cf. ch. 3.2, p. 107) et que le caractère distinctif est jugé à la lumière des principes régissant les marques de forme au sens étroit : il ne suffit pas que le signe se distingue uniquement par son aspect esthétique ; au contraire, il doit s’écarter de manière manifeste de toutes les présentations usuelles dans le segment du produit revendiqué au moment où la décision sur l’enregistrement est prise pour qu’il puisse être considéré comme un renvoi à une entreprise déterminée305.
Une marque de position peut également être admise à la protection pour des services à condition qu’elle soit apposée sur un objet permettant de fournir les services en question. Dans ce cas, les principes précités s’appliquent mutatis mutandis dans ce contexte et il convient d’examiner la question du caractère distinctif en relation avec l’objet en question et le service concerné.
Afin de garantir une définition précise de l’objet de la protection, une marque de position pour des produits ne peut être enregistrée que pour le produit représenté dans le signe (concernant les exigences formelles requises pour le dépôt d’une marque, cf. Partie 2, ch. 3.2.8, p. 62).
302 ATF143 III 127, consid. 3.3.4 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position). 303 ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position). 304 ATF143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position). 305 ATF 143 III 127, consid. 3.3.4 – Semelle de chaussures (marque de position) ; cf. les critères régissant l’examen des marques tridimensionnelles, ch. 4.12.5, p. 153.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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Exemple d’un signe distinctif :
- CH 585 153 (couleurs revendiquées : noir, doré, jaune) cl. 29, 30
Exemples de signes refusés :
- cl. 11 (lampes de poche) 306
-
cl. 25 (chaussures pour dames à talons hauts) 307
(Couleur revendiquée : rouge - Pantone n° 18-1663TP)
4.14 Marques de mouvement
L’objet de la protection est un mouvement.
L’appréciation du caractère distinctif pose problème pour les signes constitués par le mouvement d’un objet. Si l’objet est identique au produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée, le signe (le mouvement) et le produit concerné coïncident, par exemple, dans le cas du mouvement d’ouverture d’une portière de voiture. Le destinataire reconnaîtra dans ce mouvement en premier lieu une fonction (technique) et non un renvoi à une entreprise déterminée. Seuls les signes qui s’écartent nettement d’un mouvement banal pour la catégorie de produits en question peuvent acquérir un caractère distinctif. Par mouvement banal, on entend les mouvements que le public cible perçoit comme étant déterminés techniquement ou fonctionnellement. En règle générale, un mouvement banal est également soumis au besoin de disponibilité.
306 TF 4A_389/2016 – Lampe de poche avec trous (marque de position). 307 ATF 143 III 127 – Semelle de chaussures (marque de position).
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Partie 5 – Examen matériel des marques
161
Les marques de mouvement sont en outre problématiques lorsque l’objet qui exécute le mouvement n’est pas identique aux produits concernés, mais que celui-ci n’est pas admissible en tant que marque figurative ou marque tridimensionnelle (cf. ch. 4.7, p. 143, ch. 4.12.2, p. 151, et ch. 4.12.5, p. 153).
Les graphiques animés en deux dimensions représentent un type particulier de marque figurative, les critères d’appréciation de l’appartenance au domaine public sont ceux présentés au ch. 4.7, p. 143.
Du point de vue formel, une description de l’ordre chronologique des images est requise en plus de la reproduction des séquences individuelles de mouvement (cf. aussi Partie 2, ch. 3.2.9, p. 62).
Exemple de signe admis :
-
CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction) : « La marque consiste en une séquence d’images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d’abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte ‘klee blatt’, et à droite de la dernière image le texte ‘Coaching für junge Erwachsene’ »
4.15 Hologrammes
L’holographie permet la reproduction et l’enregistrement d’images en trois dimensions d’un ou de plusieurs objets. En fonction de l’angle de vue, le public percevra le caractère tridimensionnel d’un objet ou de divers objets, vues ou éléments.
Tout comme pour les marques verbales, figuratives ou verbales/figuratives, les destinataires sont habitués à ce que les marques puissent être formées d’hologrammes. Les critères d’appréciation du motif de refus lié au domaine public sont donc les mêmes (cf. ch. 4.4, p. 119, ch. 4.6, p. 139, et ch. 4.7, ch. 143).
Les conditions formelles requises pour le dépôt d’un hologramme sont présentées à la Partie 2, ch. 3.2.5, p. 61.
4.16 Autres types de marque
En raison de la définition ouverte donnée par l’art. 1 LPM, d’autres types de marques, telles que les marques olfactives, les marques gustatives ou les marques tactiles, sont envisageables. Actuellement, l’impossibilité de les représenter graphiquement s’oppose à
Partie 5 – Examen matériel des marques
162
leur admissibilité (art. 10 OPM ; cf. Partie 2, ch. 3.2, p. 58). L’institut renonce à ce stade à présenter les conditions matérielles requises pour leur enregistrement en tant que marques.
5. Signes propres à induire en erreur
5.1 Généralités
L’art. 2 let. c LPM exclut de la protection les signes propres à induire en erreur. L’Institut apprécie la question du caractère trompeur du signe du point de vue du consommateur final des produits ou des services concernés ; ce qui est déterminant en principe, c’est le fait que le sens du signe soit reconnu308. On suppose qu’il n’existe aucun risque de tromperie tant qu’il est possible d’utiliser correctement le signe en relation avec les produits ou les services considérés.
Autrement dit, l’Institut ne refuse d’enregistrer un signe que si celui-ci induit manifestement en erreur (cf. ch. 5.2, ci-dessous).
En application du droit national (art. 47 LPM en relation avec l’art. 2 let. c LPM), une pratique différente s’applique aux indications de provenance ; cette pratique se fonde en outre sur les obligatoins internationales de la Suisse, notamment les dispositions correspondantes de l’Accord sur les ADPIC (cf. ch. 8.7.2, p. 198). Pour les indications de provenance, le moindre risque de tromperie pour le destinataire doit être exclu. Le fait que le signe puisse être utilisé correctement n’est pas suffisant. Par conséquent, les signes comprenant des indications de provenance ou se composant exclusivement de ces dernières ne sont enregistrés qu’assortis d’une limitation de la liste des produits et services à la provenance correspondante (cf. ch. 8.6.5, p. 191).
5.2 Risque manifeste de tromperie
Il existe un risque manifeste de tromperie lorsque le signe éveille une attente bien précise chez le destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie vu les produits ou les services désignés309,.
Exemples :
- Un signe comportant l’élément verbal CAFE est considéré comme une indication manifestement trompeuse pour les succédanés du café, ces derniers ne contenant précisément pas de café (art. 50 de l’ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). En revanche, la protection est accordée à un tel signe lorsque les produits sont désignés par l’indication générale « cacao », cette catégorie englobant également, d’après la systématique de la Classification de Nice, les boissons qui ne se composent pas exclusivement de cacao et qui peuvent donc contenir du café.
- Un signe composé des éléments verbaux CITRON ou ORANGE ou d’illustrations correspondantes est refusé pour des eaux minérales en raison du risque de tromperie,
308 Cf. ch. 3.2, p.107. 309 Cf. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ.
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ce produit ne pouvant ni être ni aromatisé, ni contenir du jus de fruit (cf. à ce propos art. 8 al. 1 de l’ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12).
- Les signes comportant l’élément BIO sont admis à l’enregistrement pour des produits agricoles mais refusés pour des produits synthétiques.
- Si un signe contient une référence évidente à l’or (p. ex. GOLDEN RACE), il est refusé pour les marchandises plaquées or, car il est manifestement trompeur310. Il n’est enregistré que si les produits concernés peuvent être en or, ce qui est notamment le cas de montres, de bijoux, de stylos à encre et de stylos à bille. Le signe est également admis lorsqu’il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique.
- Ne sont pas admises à la protection les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine ou encore suggérant qu’elle possède de telles propriétés (art. 12 al. 2 let. c ODAlOUs). Sur cette base, les éléments MED et PHARM sont considérés comme trompeurs et refusés pour les denrées alimentaires en général311 ainsi que pour les produits des classes 3 et 5 n’ayant pas d’effet médical ou thérapeutique.
- Les indications pour les boissons alcooliques qui se réfèrent d'une quelconque manière à la santé sont interdites (art. 12 al. 2 let. h ODAlOUs312). L’art. 34 al. 3 OIDAI interdit en outre les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % volume. Les signes comportant de telles indications (p. ex. MED et PHARM, « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « pour la santé », « tonique » ou « vitamine ») sont considérés comme trompeurs et ne sont pas admis à l’enregistrement.
- La protection n’est pas accordée à l’élément LIGHT et à ses diverses traductions pour des boissons alcooliques, à l’exception de la bière. En effet, en-dessous d’une certaine teneur en alcool, le législateur a prévu la possibilité de désigner la bière de « bière légère » (art. 65 al. 3 de l’ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12).
5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l’usage
L’usage d’un signe pouvant éveiller chez le consommateur des attentes concernant les produits ou les services désignés n’écarte en principe pas le risque de tromperie. A certaines conditions cependant, une indication peut perdre son caractère trompeur du fait de l’usage. C’est le cas lorsqu’elle acquiert, de par un long usage, une signification propre qui, au fil du temps, s’est hissée au premier plan de sorte que le risque de tromperie peut pratiquement être exclu (« secondary meaning »). L’Institut enregistre de tels signes pour autant que le déposant ait rendu vraisemblable la perte du caracère trompeur à l’aide de moyens appropriés (cf. ch. 8.6.2, p. 189).
310 TF, FBDM 1987 I 11 – GOLDEN RACE. 311 Les aliments pour animaux ne sont pas des denrées alimentaires selon la définition de l’art. 3 LDAl. 312 Selon cette disposition, les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI sont réservées.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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Exemple d’un signe admis :
- IR 1 275 306, cl. 6, 7, 37
6. Signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
L’art. 2 let. d LPM exclut de la protection à titre de marque les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs313. Dans la pratique, l’appréciation de ces notions s’avère délicate. Cette difficulté est imputable, d’une part, au fait que toute violation de la loi ne représente pas forcément une atteinte à l’ordre public et, d’autre part, au fait que la notion de bonnes mœurs évolue considérablement avec le temps et qu’il est difficile de la définir clairement et sans ambiguïté. Pour apprécier si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient également de prendre en considération les mots en langues étrangères, de même que le sens des signes ayant recours à des caractères inhabituels en Suisse (alphabets étrangers).
Sont rejetés comme contraires à l’ordre public les signes qui contreviennent aux principes fondamentaux du droit suisse. En font partie, par exemple, les signes susceptibles de blesser la sensibilité de ressortissants étrangers, de ternir la réputation de la Suisse, de perturber les relations diplomatiques et de compromettre les intérêts nationaux suisses. De même, l’emploi de noms de magistrats ou de personnalités politiques connues dans une marque est considéré comme contraire à l’ordre public s’il se fait sans le consentement des personnes concernées. C’est pourquoi l’Institut n’admet pas de tels noms à l’enregistrement. Cette restriction continue en règle générale à s’appliquer pendant une année au plus après que la personnalité a quitté ses fonctions.
Sont notamment contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse ou bien offensant les sentiments religieux314. L’opinion suisse (et non uniquement le point de vue des destinataires des produits ou services en question315) est déterminante pour apprécier l’atteinte aux bonnes mœurs. Un signe porte atteinte aux bonnes mœurs lorsqu’il blesse les sentiments moraux, religieux ou culturels ou d’éthique sociale, non seulement de la majeure partie de la population, mais aussi de minorités vivant en Suisse316.
Lorsqu’un signe est susceptible de heurter un sentiment religieux, il faut tenir compte du point de vue d’une personne moyenne appartenant à la communauté religieuse concernée317. Seuls les signes à connotation religieuse utilisant un motif central de la religion
313 Concernant l’appréciation de l’impression d’ensemble, cf. ch. 3.2, p.107. 314 TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA-BAR. 315 ATF 136 III 474, consid. 3.3 – Madonna (fig.). 316 ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.) ; TAF B-883/2016, consid. 3.4, 4.5 – MINDFUCK ; CREPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA. 317 ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).
DHOLLANDIA
Partie 5 – Examen matériel des marques
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en question ou le nom d’un personnage important sont refusés. Ces signes sont contraires aux bonnes mœurs, indépendamment des produits ou services concernés, parce que leur usage à des fins commerciales peut offenser les sentiments religieux des membres de la communauté concernée318. Des exceptions sont possibles lorsque le signe est déposé pour des produits ou des services ayant un rapport avec la religion ou pour lesquels les destinataires ont l’habitude d’un emploi neutre des sujets religieux. Par exemple, l’utilisation de nom de saints catholiques est traditionnelle dans le cas des boissons alcooliques319. Il en va de même des symboles religieux pour des produits de bijouterie.
Exemples :
- Contraires à l’ordre public : « Didier Burkhalter » ou « Barack Obama » (sans le consentement des personnes concernées), « 11th September 2001 ».
- Contraires aux bonnes mœurs : MOHAMMED pour des boissons alcooliques, BUDDHA BAR en particulier pour des CDs, DVDs, des services de divertissement et des représentations musicales320, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l’hébergement et la restauration d’hôtes321.
Exemples de signes admis :
- CH 667 807, cl. 14, 18, 25
- DE SAINT HILAIRE CH 665 912, cl. 3, 5, 11, 21
Saint-Hilaire (Hilaire de Poitiers) n’est pas un personnage important pour les religions concernées.
7. Signes contraires au droit en vigueur
7.1 Remarques générales
Le motif d’exclusion pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) s’applique aux signes qui sont en conflit avec le droit national ou avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux.
318 ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.) ; TAF B-438/2010, consid. 3.1 et 6.2 – BUDDHA-BAR. 319 ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig). 320 TAF B-438/2010 – BUDDHA-BAR. 321 CREPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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Conformément à l’art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP, un enregistrement international ne peut être refusé pour cause de violation du droit en vigueur que s’il est aussi contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs322.
Les signes dont l’enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international323 sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l’utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales324.
Afin de décider si un signe contient un élément dont l’enregistrement ou l’usage est interdit par des dispositions légales nationales ou des traités internationaux, seul l’élément problématique doit être pris en considération. Les autres parties du signe ainsi que l’impression d’ensemble s’en dégageant ne sont en principe pas pertinents325 ; il peut toutefois en être tenu compte dans certains cas d’exception reconnus pas la jurisprudence, dans lesquels les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente326 et ont ainsi pour effet qu’il ne soit pas perçu dans la signification protégée.
7.2 Loi sur la protection des armoiries
La loi sur la protection des armoiries (LPAP) règle les conditions d’utilisation de différents emblèmes et signes publics suisses et étrangers. Dans la mesure où leur emploi est licite au sens des art. 8 à 13 LPAP, les signes publics suisses peuvent faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque ou élément de marque (art. 14 al. 1 LPAP). S’agissant des signes publics étrangers, ceux dont l’usage est licite au sens de l’art. 15 LPAP peuvent faire l’objet d’un enregistrement ä titre de marque (art. 17 LPAP).
Les critères d’examen valables pour les signes publics sont examinés en détail ci-après (cf. ch. 9.4, p. 208).
7.2.1 Liste électronique des signes publics protégés
L'Institut tient une liste électronique des signes publics suisses et des signes publics qui lui sont communiqués par des Etats étrangers (art. 18 al. 1 LPAP et art. 3 OPAP). Cette liste est publiée en ligne (art. 18 al. 2 LPAP) et peut être consultée sous : https://www.ige.ch/fr/proteger-votre-pi/marques/avant-le-depot/conditions-de- protection/obstacles-a-lenregistrement/signes-publics-proteges.html.
322 ATF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.). 323 Cf. ch. 7.2 à 7.4, p. 166 ss et ch. 4.4.2.7.11, p. 127. 324 Cf. ch. 7.5, p. 171. 325 ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 326 ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).
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7.3 Protection de la Croix-Rouge
La loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22) interdit l’enregistrement de marques qui sont contraires aux termes de ladite loi (art. 7). Cette interdiction s’étend aux signes contenant l’emblème de la croix rouge ou les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ou quelque autre signe ou terme susceptible de créer une confusion. Cette règle s’applique également par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, au « cristal rouge »327, ainsi qu’aux mots « croissant rouge », « lion et soleil rouges » et « emblème du troisième Protocole » ou « cristal rouge » (art. 12 de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge). Selon la jurisprudence, une croix rouge ou un croissant rouge sur n’importe quel fond blanc est protégé dans toutes les formes ou nuances de couleur possibles328. L’interdiction de déposer de tels signes vaut aussi bien pour les marques de produits que celles de services (cf. aussi à ce propos art. 75 ch. 3 LPM). Ces emblèmes étant étroitement associés à certaines couleurs, il est possible d’éviter les risques de confusion par une revendication positive ou négative de couleurs, comme c’est le cas pour la croix suisse (cf. ch. 9.3.3, p. 207). La loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit l’usage des signes protégés comme partie d’une marque, en principe sans tenir compte de la signification qu’il peuvent revêtir en relation avec les autres éléments de la marque ou des produits et services pour lesquels elle est déposée329. Les critères d’examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 9.3.2, p. 204. Pour les signes contenant d’autres éléments en plus d’une croix, l’interdiction d’enregistrement ne s’applique pas lorsque la combinaison de tous les éléments du signe confère à la croix la signification directement reconnaissable de « plus » (dans le sens de « davantage ») et que cette dernière ne peut dès lors pas être identifiée comme croix (rouge)330.
Exemple de signe admis :
- CH 464 394, cl. 41, 42 (couleur revendiquée : vert)
327 L’emblème protégé du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève. 328 ATF 134 III 406, consid. 3, 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.) ; TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Croissant rouge (marque figurative) ; cf. aussi ATF 140 III 251, consid. 5.3.1 concernant la radiation de la marque CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.). 329 ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.) ; TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Croissant rouge (marque figurative). 330 Cf. TAF B-2781/2014, consid. 4.7.2 s. – CONCEPT+.
INTERNATIONAL GREEN CROSS
+ FOR HEALTH
Partie 5 – Examen matériel des marques
168
7.4 Organisations internationales
Aux termes de l’art. 6ter CUP, les emblèmes d’Etat des pays de l’Union (armoiries, drapeaux, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie) sont protégés contre les imitations et ne peuvent être ni enregistrés ni utilisés à titre distinctif soit comme marques de fabrique ou de commerce331, soit comme élément de ces marques. Les signes (noms, abréviations, drapeaux, armoiries, sigles) des organisations internationales intergouvernementales bénéficient de la même protection (art. 6ter al. 1 let. b CUP). L’art. 6ter CUP est une disposition du droit des marques qui a pour objectif la protection de l’intérêt public. Il s’agit de protéger les signes publics nationaux et les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales contre l’utilisation ou l’exploitation de leur réputation par des particuliers.
En application de ses obligations internationales, la Suisse a édicté la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNE ; RS 232.23). L’art. 6 de cette loi interdit l’enregistrement de marques comportant l’un des noms, abréviations (sigles), armoiries, drapeaux et autres signes des Nations Unies et des signes susceptibles d’être confondus avec ces signes protégés (art. 1, 2, 3 et 4 LPNE) 332. L’Institut dresse une liste des signes verbaux et figuratifs protégés – le Répertoire des abréviations protégées – dont une version régulièrement mise à jour figure sur son site internet (www.ige.ch/fr/infos- juridiques/domaines-juridiques/marques.html). Echappent à cette interdiction d’enregistrement à titre de marques, les signes des Nations Unies, respectivement les signes des organisations spéciales des Nations Unies ou d’autres organisations intergouvernementales, dont l’usage a été explicitement autorisé par le Secrétaire Général des Nations Unies, respectivement par les unités compétentes.
A divers égards, l’art. 6ter CUP garantit aux emblèmes des organisations internationales intergouvernementales une protection nettement moins étendue que celle prévue par la LPNE333. Ainsi, par exemple, les pays de l’Union conservent, en vertu de la réglementation expresse de l’art. 6ter al. 1 let. c CUP, le droit de limiter le refus d’enregistrement aux cas où le public est trompé sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur du signe et l’organisation. De plus, la CUP prévoit uniquement une protection contre l’imitation du point de vue héraldique.
En tant que loi spéciale, la LPNE va plus loin que l’art. 6ter CUP. En effet, elle n’admet pas la reprise d’un signe protégé dans les marques de services. Elle institue une interdiction absolue d’usage. Cette interdiction est valable même s’il n’existe aucun risque de
331 Pour les Etats membres au TLT de Singapour, l’application de l’art. 6ter CUP aux marques de services est obligatoire aux termes de l’art. 16. 332 La publication ne se fait pas obligatoirement dans la Feuille fédérale. L’Institut peut désigner l’organe de publication (art. 4 al. 3 LPNE). Actuellement, elle continue de se faire dans la Feuille fédérale. 333 ATF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.) ; TAF B-7207/2009, consid. 3.3 s. – Dee Cee style (fig.) ; TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
169
confusion334 et sans considération des produits et services concernés335. La protection nationale découlant de la LPNE est plus étendue dans la mesure où elle ne se limite pas aux imitations au point de vue héraldique, mais s’étend à tous les signes susceptibles d’être confondus avec les signes protégés (art. 6 LPNE ; concernant la notion d’imitation au point de vue héraldique, ch. 9.3.2, p. 204). Seul l’élément problématique du signe est déterminant pour apprécier le risque de confusion, les autres éléments n’étant pas pris en considération336.
Exemples de signes refusés :
- IR 1 068 756, cl. 14, 18, 25 (la titulaire est une entreprise privée) 338.
Echappent à cette interdiction absolue d’usage les cas dans lesquels un signe protégé est repris tel quel, mais revêt une autre signification propre (notamment comme indication descriptive des produits et services désignés ou comme terme générique dans le langage courant) qui figure au premier plan339 en raison de la présentation particulière du signe340. Cette seconde signification peut être prédominante notamment lorsque le signe protégé est combiné à un autre mot de la même langue ou qu’il est utilisé en relation avec les produits ou services revendiqués. Mais cette exception ne s’applique que si la désignation protégée
334 TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.) ; ATF 105 II 305, consid. 2c – BIS. 335 ATF 135 III 648, consid. 2.5 s. – UNOX (fig.) ; TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) ; concernant l'impression d'ensemble, cf. aussi ch. 3.2, p. 107. 336 ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig) ; ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 337 ATF 135 III 648 – UNOX (fig.). 338 TAF B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 339 Dans un tel cas de figure l’impression d’ensemble du signe doit être prise en considération. 340 ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig) ; TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).
- IR 820 974, cl. 11 (la titulaire est une entreprise privée)337.
- IR 654 472, cl. 11, 12 (la titulaire est une entreprise privée).
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titulaire est une entreprise privée)
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STUDIO COLETTI
Partie 5 – Examen matériel des marques
170
figurant dans le signe n’est pas mise en avant par un graphisme particulier ou par une disposition spatiale particulière341.
Sont en outre admis les signes déposés par l’organisation en question.
Exemples de signes admis :
-
CH 633 334, cl. 3 ; ici, ce n’est pas l’abréviation protégée de l‘« Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) » qui figure au premier plan, mais bien la signification propre du terme anglais « oil », qui se traduit par « huile/pétrole », en raison de la présence de l’élément anglais « lemongrass ».
- UNO, DUE, TRE
Cl. 25 ; ici, ce n’est pas l’abréviation protégée de l’Organisation des Nations Unies (UNO) qui figure au premier plan, mais la traduction en italien du nombre « un ».
- SmartFit
CH 698 512, cl. 5, 35 et 41 ; ici, en raison de l’élément anglais « smart », ce n’est pas l’abréviation protégée du « Forum international des transports » (FIT) qui figure au premier plan, mais le terme « fit », qui appartient au vocabulaire de base anglais.
-
IR 1 161 351, cl. 4 ; dans cet exemple, les produits revendiqués (il s’agit exclusivement d’huiles) font que ce n’est pas l’abréviation protégée de l’« Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) » qui figure au premier plan, mais le terme plus général de « oil », le mot anglais pour « huile ».
-
Bank for
International
Settlements
CH 691 660, cl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ; la titulaire de la marque est la Banque des règlements internationaux (BRI).
341 Cf. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).
111111
nESTEOIL
Partie 5 – Examen matériel des marques
171
En principe, les signes publiés sont protégés tels que reproduits, dans toutes les couleurs possibles342. Dans le cas particulier où le signe d’une organisation internationale n’est protégé que dans certaines couleurs, une revendication de couleur positive ou négative permet d’éliminer le risque de confusion avec celui-ci. Pour les demandes d’enregistrement nationales, la revendication de couleur peut être faite sous forme positive ou négative. En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication de couleur négative est communiquée à l’OMPI par le biais d’une déclaration d’octroi de la protection avec réserve (émise suite à un refus provisoire), une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Il faut que la formulation de la revendication de couleur négative soit comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la croix rouge (cf. ch. 9.3.3, p. 207).
7.5 Interdiction d’utiliser certaines indications
Les traités bilatéraux signés par la Suisse relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, de même que l’Accord sur les ADPIC (RS 0.632.20), prévoient la protection des indications de provenance qui y sont explicitement mentionnées, ainsi que tous les noms et signes géographiques qui tombent sous la définition donnée par chacun des traités. Par conséquent, le rejet d’un signe qui remplit l’un des états de fait définis dans les traités se fonde en premier lieu sur le motif de la violation du droit en vigueur343. Le motif de refus énoncé à l’art. 2 let. c LPM et – en fonction du signe examiné – celui de l’art. 2 let. a LPM (cf. aussi ch. 5.2, p. 162) s’appliquent en deuxième lieu.
Par ailleurs, les termes dont l’utilisation est interdite en vertu de dispositions relevant d’une loi spéciale ne sont refusés au motif de l’art. 2 let. d LPM que lorsque la loi les mentionne explicitement et qu’elle statue l’interdiction de leur enregistrement à titre de marques.
8. Indications de provenance
8.1 Généralités
8.1.1 Introduction
A l’instar de la marque, l’indication de provenance a pour fonction de distinguer certains produits ou services d’autres offres de même nature. La différenciation ne se fait cependant pas par rapport au fabricant du produit, l’indication servant à rendre le consommateur attentif à une provenance géographique précise. L’indication de provenance ne renvoie donc pas, en principe, à une entreprise déterminée.
342 TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.). 343 TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise ; voir aussi TF, sic! 2007, 274, consid. 3.1 s. – Champ.
Partie 5 – Examen matériel des marques
172
Une indication de provenance est protégée automatiquement. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de l’enregistrer ou d’obtenir une autorisation d’une autorité pour en faire usage. La protection conférée par les art. 47 ss LPM interdit l’usage d’indications de provenance inexactes ou trompeuses et de désignations susceptibles d’être confondues avec de telles indications. Les indications de provenance qualifiées (à savoir les indications géographiques) (cf. ch. 8.1.3, p. 173) sont également protégées par le droit international et la législation spéciale (cf. 8.3, p. 174).
8.1.2 Indications de provenance directes et indirectes
Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d’un produit ou d’un service : p. ex. noms de continents, d’Etats, de cantons, de régions, de villes, de localités, de districts ou de vallées344. Les noms de rues et de places, seuls, ne sont en principe pas des indications de provenance directes. Font exceptions les rares noms de rues et de places qui sont particulièrement connus en relation les produits et services en lien avec lesquels la protection du signe à titre de marque est revendiquée (p. ex. : « Saville Row » pour des services de couture ou « Wall Street » pour des services financiers).
Les indications de provenance indirectes sont des signes qui éveillent une attente quant à une provenance de produits et de services sans désigner directement leur territoire de provenance345. Elles ne renvoient pas explicitement à un territoire géographique déterminé, mais s’y réfèrent en particulier au moyen de symboles verbaux ou figuratifs346. Il peut s’agir notamment de représentations et de noms connus de montagnes, de lacs, de fleuves, de routes, de places, d’édifices ou de monument, dans la mesure où ils représentent un emblème national ou régional347. Peuvent également entrer en considération les noms et les représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »348.
Des noms de montagnes, de lacs ou de fleuves peuvent constituer des indications de provenance directes lorsque le produit désigné provient effectivement d’une montagne, d’un lac ou d’un fleuve (p. ex. une eau minérale dont la source se trouve au Cervin) 349.
344 Leurs dérivés linguistiquement corrects – p. ex. les adjectifs – sont à placer sur le même plan que les noms de lieux eux-mêmes (TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR ; cf. aussi TAF B- 1942/2017, consid. 5.3.2 – SWISSCLUSIV). 345 Cf. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR. 346 Cf. aussi l’art. 7 en relation avec l’art. 11 LPAP concernant les symboles nationaux. 347 Cf. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA. 348 CREPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM. 349 Lorsque, dans un cas concret, il est exclu (en particulier en raison d’une impossibilité objective ; cf. ch. 8.4.4, p. 179) que des désignations géographiques de ce type soient considérées comme une indication de provenance directe, il faut examiner si elles peuvent être perçues comme une indication de provenance indirecte (cf. TAF B-1785/2014, consid. 6.1 en relation avec le consid. 6.2 – HYDE PARK concernant un parc public).
Partie 5 – Examen matériel des marques
173
Exemples d’indications de provenance indirectes :
- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d’Amérique pour tous les produits et services) ;
- HYDE PARK (est considéré comme une référence à la Grande Bretagne pour les voitures350).
8.1.3 Indications de provenance simples et qualifiées
Les indications de provenance simples sont des renvois à la provenance géographique de produits ou services à laquelle aucune qualité particulière n’est associée. On parle d’indications de provenance qualifiées (indications géographiques) lorsqu’une qualité déterminée, une réputation particulière ou d’autres caractéristiques déterminées des produits sont essentiellement attribuables à la provenance géographique, c’est-à-dire lorsque le milieu géographique (déterminé par des facteurs naturels ou humains) d’un pays, d’une région ou d’un lieu a une influence essentielle sur les particularités du produit.
Au stade de l’examen des marques, l’Institut retient comme qualifiées et protège à ce titre uniquement les indications protégées par le droit international ou la législation spéciale (cf. 8.3, p. 174).
8.2 Indications de provenance selon l’art. 47 LPM
L’art. 47 al. 1 LPM définit une indication de provenance comme toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique d’un produit ou d’un service, y compris la référence à la qualité ou à des propriétés en rapport avec la provenance, et ce indépendamment du fait de savoir si la provenance géographique confère une certaine réputation au produit désigné351. Il faut apprécier au cas par cas, en fonction de l’impression générale produite sur le public, si le nom ou le signe est perçu par les milieux intéressés comme une indication de provenance352. La notion d’indication de provenance est par conséquent plus étroite que celle de signe géographique ou de nom géographique (ci-après : désignations géographiques). Ces dernières comprennent toutes les indications à contenu géographique indépendamment de leur qualification comme indication de provenance.
L’examen de l’admissibilité à l’enregistrement en tant que marque se fonde sur le principe selon lequel c’est un fait d’expérience qu’une désignation géographique utilisée comme signe pour des produits éveille en général chez le consommateur l’idée que les produits en question proviennent du pays ou du lieu désigné353.
350 TAF, B-1785/2014 – HYDE PARK. 351 ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.) ; voir aussi TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-2217/2014, consid. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.) ; TAF B- 1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK. 352 Cf. TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 353 cf. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 _ WILSON ; ATF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.) ; TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI COLA ; ATF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO ; TAF B-6503/2014, consid. 3.4 et 4.3 – LUXOR.
Partie 5 – Examen matériel des marques
174
La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. Cette règle d’expérience développée par le Tribunal fédéral s’applique également aux signes composés d’éléments géographiques et d’éléments non géographiques354 et vaut également pour les services355.
Selon l’art. 47 al. 2 LPM ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. En application de cette disposition, le Tribunal fédéral et la pratique ont défini des exceptions à la règle d’expérience mentionnée plus haut. Dans certaines circonstances particulières, qui dépendent toujours de l’impression d’ensemble laissée par le signe, la dénomination géographique n’est pas perçue comme une indication de provenance (art. 47 al. 2 LPM et ch. 8.4, p. 175 ss).
8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et la législation spéciale
Les indications de provenance ne sont pas uniquement définies et réglementées par les art. 47 ss LPM. Les désignations géographiques suivantes bénéficient d’une protection accrue conférée par une législation spéciale, suisse ou internationale :
1. Les appellations d’origine protégées (AOP) ou les indications géographiques protégées (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr, de l’art. 50a LPM ou de l’art. 41a de la loi sur les forêts356 ;
2. Les appellations d’origine viticoles au sens de l’art. 63 LAgr réglementées par les législations cantonales et figurant dans le répertoire des AOC viticoles publié par l’OFAG en vertu de l’art. 25 de l’ordonnance sur le vin ;
3. Les désignations couvertes par une ordonnance de branche selon l’art. 50 LPM ;
4. Les dénominations étrangères figurant dans la liste des dénominations protégées en vertu d’un accord international (voir ch.8.7.1, p. 195) ou protégées selon l’art. 23 al. 2 ADPIC (voir ch. 8.7.2, p. 198).
Les indications géographiques mentionnées ci-dessus sont protégées indépendamment de leur connaissance par le public suisse pertinent357. En outre, le droit international et le droit suisse sur les appellations d’origine et les indications géographiques ne prévoient pas de
354 TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.) ; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort ; cf. aussi TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON ; ATF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.) ; TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 355 Cf. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TAF B-608/2015, consid. 2.3 – MAUI JIM ; TAF B-1279/2008, consid. 3.1 – ALTEC LANSING. 356 RS 921.0. 357 S’agissant des dénominations figurant dans les traités bilatéraux conclus par la Suisse, il découle des arrêts IBEROGAST et BUDWEISER qu’elles doivent être considérées comme connues (ATF 125 III 193, consid. 1b – BUDWEISER ; TAF B-1295/2015, consid. 2.7.5 – IBEROGAST) ; les désignations géographiques protégées par l’art. 23 ch. 2 APDIC sont quant à elles protégées indépendamment du risque de tromperie (TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA).
Partie 5 – Examen matériel des marques
175
disposition comparable à l’art. 47 al. 2 LPM et protègent les dénominations contre toute imitation ou évocation358.
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance (art. 47 al. 2 LPM)
Ne constituent pas des indications de provenance les noms ou les signes géographiques qui ne sont pas perçus par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM)359. La question de savoir si une désignation géographique est perçue comme une indication de provenance doit toujours être examinée au cas par cas.
Les noms et signes géographiques qui relèvent des catégories énumérées ci-après ne sont pas des indications de provenance360.
8.4.1 Désignations ayant une double signification
Un nom ou un signe géographique peut posséder une autre signification dans le langage courant361. Si, sur la base de l’impression d’ensemble du signe ou en relation avec les produits et services, cette seconde signification est manifeste et prédominante362, le sens géographique de la désignation n’est plus pris en considération. Le seul fait que le lieu soit aussi un patronyme ne signifie pas que le sens géographique est relégué au second plan363.
Exemples de signes admis :
- CH 707 831, cl. 13, 25, 41
- CH 571 586, cl. 16 et 41
- CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44
358 Cf. par exemple : art. 7 al. 3 de l’annexe 12 à l’Accord sectoriel ; art. 16 al. 7 let. b LAgr ; art. 50a al. 8 let. b LPM ; art. 63 al. 6 en relation avec l’art. 16 al. 7 let. b LAgr. 359 ATF 128 III 454, consid. 2.1 et 2.2 – YUKON. 360 Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 – HYDE PARK. 361 Si l’appréciation se fait du point de vue de professionnels, il convient de prendre en considération les significations dans leur jargon. 362 TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson ; ATF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.) ; TAF B- 608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM ; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort ; CREPI, sic! 1998, 475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.). 363 TAF B-5228/2014, consid. 5.3.2 – RENO.
CHILI FITNESS
Partie 5 – Examen matériel des marques
176
- IR 1 111 931, cl. 35
Dans ces exemples, les éléments figuratifs de l’oiseau mythologique, du bâtiment religieux, de l’épice et de la coiffure l’emportent, sur le plan sémantique, sur le nom géographique respectivement de la capitale de l’Arizona, de la ville universitaire allemande, de l’Etat d’Amérique latine ainsi que sur l’élément verbal renvoyant à l’Afrique. Par contre, la protection a été refusée en Suisse à la marque purement verbale « PHOENIX » (IR 714 454) pour des produits de la classe 3 (savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, etc.) au motif qu’un lien clair et directement reconnaissable avec l’oiseau de la mythologie antique n’était pas prédominant, ni même manifeste, et que le nom géographique figurait par conséquent au premier plan ; la marque a dès lors été considérée comme une indication de provenance directe et refusée en raison d’un risque de tromperie364.
8.4.2 Noms géographiques inconnus
8.4.2.1 Généralités
La question de savoir si un nom géographique est connu doit toujours être examinée au cas par cas. Les noms de villes, de localités, de vallées, de régions ou de pays qui ne sont pas connus des milieux concernés sont réputés être des signes de fantaisie et ne peuvent, de ce fait, pas être compris comme des indications de provenance365. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue ou dépourvue d’une renommée particulière, plus la probabilité qu’elle soit reconnue comme indication géographique diminue. Il est par conséquent d’autant plus probable que son nom soit perçu comme un signe de fantaisie366. Le double objectif de la notion du domaine public367 impose l’examen séparé d’un éventuel besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents368. Pour apprécier la notoriété,
364 CREPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 365 ATF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. S’agissant de l’application de l’Accord sur les ADPIC ou d’un traité bilatéral, cf. ci-après ch. 8.7.1, p. 195. 366 ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON. 367 Cf. ch. 4.2 s., p. 115 ss. 368 Cf. ch. 8.5.1.2, p. 186.
Partie 5 – Examen matériel des marques
177
on a notamment recours aux critères suivants : taille369 et densité de la population370, situation géographique371, présence dans les médias372, importance politique, historique, économique, touristique et culturelle373 et infrastructures (notamment liaisons autoroutières374
et ferroviaires).
8.4.2.2 Noms géographiques suisses
L’Union des villes suisses (UVS) et l’Office fédéral de la statistique (OFS) publient chaque année un document regroupant notamment la définition d’une ville suisse, à savoir une localité qui possède une zone centrale présentant une haute densité de population, de places de travail et de nuitées dans l’hôtellerie converties, et une vue d’ensemble des villes et communes statistiquement considérées comme telles375. Les noms géographiques figurant dans ce document sont ceux de localités comptant généralement plus de 10 000 habitants ; ils sont considérés comme étant connus du consommateur suisse.
Pour conclure qu’un nom géographique suisse ne figurant pas sur cette liste est connu, d'autres critères mentionnés au ch. 8.4.2.1 doivent être remplis (p. ex. présence dans les médias ou importance touristique).
Exemple d’un nom géographique connu :
- Port (cl. 6, 19 et 20) 376
Exemples de noms géographiques inconnus :
- Neuheim CH 61484/2011 ; cl. 9, 14 et 25 - Berg IR 1 263 396 ; cl. 18, 22 et 25 - Horn CH 689 793 ; cl. 14
8.4.2.3 Noms géographiques étrangers
En plus des critères généraux développés ci-dessus au point 8.4.2.1, il convient d’utiliser notamment les critères suivants lors de l’examen du caractère connu d’une indication géographique étrangère : capitale (ou non) d’un état du pays concerné, place dans le classement des villes nationales (par population), existence de vols directs depuis la Suisse, présence d’une université internationalement reconnue.
Les noms géographiques suivants sont par exemple connus du consommateur suisse:
369 Cf. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 370 Cf. TAF B-5451/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort. 371 Cf. TAF B-4532/2017, consid. 5.3 – HAMILTON. 372 Cf. TAF B-4532/2017, consid. 5,4 – HAMILTON. 373 Cf. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 374 Cf. TAF B-1646/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort. 375 Voir document « Statistiques des villes suisses » sous https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques- donnees/publications/ouvrages-synthese/statistiques-villes-suisses.html. 376 TAF B-1646/2013 – TegoPort.
Partie 5 – Examen matériel des marques
178
- LANCASTER CH 52352/2004 ; cl. 9, 14, 18, 25377 - Cleveland IR 1 259 296 – Cleveland GOLF (fig.) ; cl. 18, 24-25, 28
A l’inverse, les noms géographiques suivants sont inconnus :
- Worcester IR 1 270 036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI (fig.) et IR 1 269 648 - WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); cl. 41
- Newport IR 661 980 – NEWPORT ; cl. 14 - HAMILTON CH 63179/2009 ; cl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39, 41-42378
Une désignation géographique protégée par un traité international ne peut jamais profiter de l’exception liée au caractère inconnu d’un nom géographique dès lors qu’un des buts principaux de ces traités est précisément de protéger en Suisse des désignations étrangères indépendamment de leur connaissance par le public suisse379.
8.4.3 Signes symboliques
Sont considérés comme symboliques les signes qui, malgré leur signification géographique connue, ne sont manifestement pas compris par les milieux concernés comme une référence à la provenance des produits ou des services380 (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). Le champ d’application de cette catégorie d’exceptions est limité381. De tels signes peuvent être admis à la protection lorsque, en raison de leur caractère symbolique clairement reconnaissable382, l’utilisation du nom ou du signe géographique en rapport avec les produits ou les services désignés ne peut conduire à une association d’idées avec le pays ou le territoire géographique en question383 ; cela présuppose qu’ils contiennent un renvoi clair à des caractéristiques essentielles384 autres que celles géographiques des produits ou services concernés385. A cet égard, il ne suffit pas que le lieu soit associé à un « certain lifestyle » ou à un « certain mode de vie ».386.
Exemples de signes admis :
- MAGIC AFRICA IR 967 030 : symbolique pour des produits de parfumerie en cl. 3
- COPACABANA CH 402 682 : symbolique pour des produits appartenant aux cl. 1, 6, 11, 19, 20, 28 en relation avec des piscines
377 TAF B-5779-2007 – LANCASTER. 378 TAF B-4532/2017 - HAMILTON 379 ATF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser. 380 ATF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.) ; TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.) ; TAF B- 915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 381 ATF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.) ; TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM. 382 TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 383 ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON. 384 TAF B-5228/2014, consid. 5.4 – RENO. 385 TF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD ; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB. 386 TAF B-2217/2014, consid. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
179
Exemple de signe refusé :
- MAUI JIM Cl. 9, 25387
8.4.4 Impossibilité matérielle
Lorsqu’un lieu ou une région n’entre manifestement pas en ligne de compte pour les milieux concernés comme lieu de provenance des produits concernés (art. 48 ss LPM), ou encore comme lieu de provenance des services concernés (art. 49 LPM), les noms ou signes géographiques connus ne sont pas considérés comme une indication de provenance388. Dans ces cas, il n’est pas pertinent que l’existence du secteur économique concerné dans ce lieu puisse être prouvée389. Le simple fait que la provenance de ce lieu semble invraisemblable est insuffisant390. L’impossibilité matérielle est détermineée par les caractéristiques du lieu concerné.
Exemples de signes admis :
- SAHARA pour du papier et du carton
- MATTERHORN pour des bananes
8.4.5 Désignations de modèle
L’adjonction d’expressions telles que « genre », « type », « style » à une indication de provenance ne permet pas d’exclure le risque de tromperie quant à la provenance géographique (cf. art. 47 al. 3bis LPM391, ch. 8.6.4, p. 191).
Cependant, une désignation géographique peut être reconnaissable comme désignation de modèle lorsque le signe contient le nom d’une entreprise ou d’une marque connue des destinataires en Suisse pour les produits concernés (si cette connaissance n’est pas un fait notoire pour l’Institut, il appartient au déposant de le démontrer) et lorsque les destinataires des produits de la branche concernée sont habitués à percevoir des noms ou des signes géographiques en tant que désignations de modèle. Ces désignations ne font pas naître l’idée que le produit ainsi désigné proviendrait de l’endroit cité392.
Exemple :
- TAG HEUER MONZA
CH 478 864, cl. 14 : admis sans limitation pour les montres et instruments chronométriques.
387 TAF B-61862/2013, consid. 4.2 – MAUI JIM. 388 ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.) ; ATF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. 389 ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.). 390 TAF B-2217/2014, consid. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.) ; TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM ; TAF B-6503/2014, E. 5 – LUXOR ; TAF B-6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.). 391 Les accords bilatéraux conclus par la Suisse sur la protection des indications géographiques et des indications de provenance contiennent une disposition similaire. 392 ATF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.) ; ATF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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8.4.6 Noms génériques
Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré, est devenue un nom commun qui le désigne. Ces dénominations ne ne sont plus considérées comme des références à la provenance géographique des produits ou des services désignés et ne créent aucun risque de tromperie géographique. Exemples de noms génériques : WIENERLI pour des saucisses ou EAU DE COLOGNE pour des produits de parfumerie.
La transformation d’une indication de provenance en un nom générique n’est cependant pas admise à la légère. Il faut que l’indication ait été utilisée durant une longue période comme une désignation générique et que le produit désigné ne soit plus associé au lieu de provenance. En outre, ladite transformation doit être considérée comme achevée seulement si tous les milieux concernés estiment que l’indication ne constitue plus qu’un nom générique393. Une désignation enregistrée en tant qu’AOP/IGP en Suisse ou protégée en Suisse par le biais d’un accord international ne peut pas acquérir un caractère générique.
8.4.7 Autres exceptions déduites de l’impression d’ensemble
Si l'adjonction d'un élément (verbal ou figuratif) à côté d’une désignation géographique accorde, en lien avec les produits ou services revendiqués, un autre sens au signe (sens qui alors domine), l'attente quant à la provenance géographique est écartée394.
Ces éléments supplémentaires du signe doivent influencer de manière prédominante le sens du signe. L'adjonction d'éléments supplémentaires neutres ne permet pas d'écarter l'attente suscitée par l'indication de provenance395.. C'est le cas, par exemple, d'un signe qui contiendrait l'expression « Schweizer Gruss » déposé pour des fleurs, dès lors que le terme « Gruss » ne fait aucune référence concrète à un élément déterminé qui permettrait d’écarter l’attente suscitée par la désignation « Schweizer »396.
8.4.7.1 Renvoi à la provenance commerciale
Les signes dans lesquels le public voit exclusivement397 un renvoi à une entreprise déterminée ne sont pas considérés comme des indications de provenance. Auprès des cercles visés, ces indications n’éveillent aucune attente par rapport à la provenance géographique des produits398 ou des services.
393 TF, FBDM 1974 I 11, consid. 2. 394 Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-2781/2014, consid. 6.4.2 – CONCEPT+. 395 TF 4A_357/2015, consid. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYLE. 396 ATF 79 I 252. 397 Il ne suffit pas que le signe soit compris aussi bien comme un renvoi à une provenance géographique que comme un renvoi à une entreprise déterminée (TAF B-3259/2007, consid. 11 – OERLIKON). 398 CREPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
181
Ceci est le cas lorsque, premièrement, le signe contient un renvoi à une « entreprise » (au sens strict ou large), deuxièmement, qu’il contient une information précise et clairement reconnaissable relative au domaine d’activité de l’entreprise et, enfin, lorsque ce domaine n’a manifestement aucun rapport avec la fabrication des produits ou la fourniture des services revendiqués.
Le critère de l’indication de provenance commerciale se retrouve dans les domaines les plus variés. Tel est par exemple le cas de signes faisant manifestement référence à une compagnie aérienne ou étant clairement perçu comme un renvoi à une association sportive ou à une organisation culturelle.
Exemples :
- ABC AIR DORTMUND (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43) : La combinaison du terme « Air » avec un nom géographique est souvent utilisée par les companies aériennes si bien que, dans ce cas, la référence à une entreprise déterminée ainsi que l’information relative au domaine d’activité sont clairement reconnaissables. Le renvoi à la provenance commerciale est admis pour tous les produits, sauf pour les bières (cl. 32). La désignation « DORTMUNDER » est en effet protégée en tant qu’IGP pour les bières par l’annexe 12 à l’Accord sectoriel. Une limitation aux bières bénéficiant de l’IGP Dortmunder sera donc exigée (cf. ch. 8.6.5, p. 191).
La référence commerciale est également absente en lien avec les services de transport en classe 39, dès lors que l’activité qui se déduit du signe (activité d’une compagnie aérienne) renvoie directement à ce type de services. Il est en outre habituel qu’une compagnie d’aviation fournisse également des services d’hébergement et de restauration. En conséquence, en lien avec ces services, les destinataires percevront dans le signe un renvoi à leur provenance géographique, raison pour laquelle ces services doivent être limités à la provenance allemande.
- IR 1 197 623399 : admis sans limitation pour les cl. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33400, 34, 35 et 41.401
399 TAF B-1428/2016 – Deutscher Fussball Bund (fig.). 400 « Deutsch(er) » bénéficiant de la protection accrue conférée par l’art. 23 ch. 2 ADPIC, l’Institut exigerait dans une prochaine constellation comparable une limitation de la liste des produits pour les vins et spiritueux en classe 33. En relation avec ces produits, cette indication est protégée indépendamment d’un risque de tromperie, de sorte qu’une exception à la règle d’expérience au sens de l’art. 47 al. 2 LPM ne s’applique pas (cf. ch. 8.3, p. 174). 401 La décision d’enregistrement de ce signe a été rendu sous l’ancien droit et la désposante remplissait les conditions de l’ancien art. 49 LPM, si bien que la question de la limitation ne s’est pas posée en lien avec les services.
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- CH 513 168 : admis sans limitation notamment pour les cl. 25 et 41402.
8.4.7.2 Lieu de vente (foires, etc.) et lieu de fourniture des services
Les désignations géographiques qui sont une référence évidente au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés ne sont en principe pas considérées comme des indications de provenance.
Exemples :
- CH 615 653, cl. 12 et 42403
- CH 669 700, cl. 25, 35, 39
Lorsque la désignation géographique correspond non seulement à une référence au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés, mais également au producteur ou au fournisseur de services désignés, elle sera en revanche perçue comme une indication de provenance.
8.4.7.3 Renvoi aux titres et indications de contenu de produits et de services
Les signes déposés pour des journaux, des émissions de radio ou de télévision ou d’autres moyens de (télé)communication et qui contiennent une désignation géographique ne sont pas considérés comme des indications de provenance lorsque, dans leur impression d’ensemble, ils renvoient manifestement au titre, au thème ou au contenu des produits ou des services. Dans ces cas, une limitation à la provenance géographique données n’est pas nécessaire. Cette exception n’est applicable qu’en lien avec des produits ou services qui, de part leur nature, sont exclusivement diffusés ou proposés avec un contenu thématique. Cela
402 Cf. nbp. 418. 403 Le rapport manifeste au point de vente est compréhensible dans cet exemble compte tenu de l’élément „Auktion“ ; en ce qui concerne l’appréciation du nom de domaine de premier niveau national, cf. ch. 4.4.7, p. 131.
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vaut en particulier pour les produits de l’édition, par exemple les cassettes de musique, les CD et les DVDs enregistrés (cl. 9) ; les journaux, les revues, les photographies et les livres (cl. 16), ainsi que pour les services d’animation de leçons et de cours de formation (cl. 41) ou de préparation de rapports scientifiques (cl. 42).
L’exception ne s’applique pas lorsque la marque est déposée pour des cassettes vierges ou des supports d’enregistrement vierges ainsi que pour des services d’hébergement de sites informatiques (cl. 42) et de services de location (entres autres en cl. 41 et 42). De même, l’exception ne s’applique pas aux produits de l’imprimerie, aux services de formation, d’éducation (cl. 41), car ces intitulés de classe contiennent des produits et services qui, par leur nature, peuvent être difusés ou proposés aussi bien avec ou sans contenu thématique.
Lorsque la désignation géographique se rapporte au fournisseur des produits ou des services, l’exception prévue au ch. 8.4.7.1 (p. 180 ; renvoi à la provenance commerciale) doit être examinée.
Exemples :
-
CH 595 560 : admis sans limitation pour des produits de l’édition. L’élément « svizzera » constitue en revanche une indication de provenance pour les services de divertissements radiophoniques et télévisuels (cl. 41).
- Universität Basel
En lien avec les produits de l’édition (cl. 16) et les services de conduite de séminaire (cl. 41), le signe est compris comme un renvoi au fournisseur. Il ne sera accepté qu’avec une limitation idoine.
8.4.7.4 Noms d’événements sportifs ou culturels
Lorsque le renvoi à l’événement sportif ou culturel est évident, la désignation géographique contenue dans le signe n’est en général pas considérée comme une indication de provenance. Cette exception vaut aussi bien pour les produits que pour les services.
Exemple :
- CH 640 138 : admis sans limitation (cl. 16, 25, 28, 41).
8.4.7.5 Services de voyage
Dans le cas des signes déposés pour des services de voyage, lorsque les cercles visés perçoivent le nom ou signe géographique comme un renvoi à la destination des voyages, alors la désignation ne crée pas d’attente quand à la provenance des services considérés.
RSI Radiotelevisione svizzera
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Exemples :
- CH 637 536, cl. 39 et 43
- CH 438 869, cl. 39 (organisation de voyages)
8.4.7.6 Autres cas
D’autres cas sont envisageables dans lesquels une désignation géographique contenue dans un signe n’est clairement pas perçue comme une référence à la provenance des produits et services revendiqués.
En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons par exemple, les dénominations géographiques ne sont pas considérées comme des indications de provenance lorsqu’elles renvoient manifestement à un certain type de met ou de boisson. S’agissant des services fournis dans le secteur gastronomique (cl. 43), le nom ou le signe géographique n’est pas considéré comme une indication de provenance lorsqu’il renvoie de manière évidente à un autre aspect que la provenance des services offerts, par exemple à la décoration d’un restaurant, ou au type de cuisine qu’on y sert.
Lorsque la désignation se réfère aux destinataires potentiels des produits ou services revendiqués, il n’y a pas d’attente quant à la provenance géographique.
Dans certaines circonstances, le rapport entre les produits et services revendiqués et le signe contenant la désignation géographique est susceptible d'écarter toute attente quant à la provenance géographique. Tel est typiquement le cas lorsque la désignation renvoie à la provenance d’un produit ou d’un service qui n’est pas revendiqué ou lorsque la désignation renvoie à un composant, à un élément ou à une matière première du produit, mais pas au produit lui-même404.
404 En lien avec certains produits, notamment les denrées alimentaires, ou lorsqu’il est fait référence à la provenance d’une étape de fabrication, des règles spéciales limitent la portée de cette exception (cf. 8.6.5.2).
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Exemples :
- ABC Swiss Chalet
Ce signe peut être admis sans limitation de la liste des services pour des services de restauration (cl. 43) étant donné que « Swiss Chalet » ne constitue qu’un renvoi à la décoration du restaurant
- ABC FÜR SCHWEIZER GENIESSER
Ce signe peut être admis sans limitation pour des pâtisseries en classe 30
- INDIAN MOTORCYCLE CH 701 279 : admis sans limitation pour les produits de la classe 25405
- IR 907 963 : admis sans limitation pour les produits des cl. 14, 18, 25406
8.5 Domaine public
8.5.1 Indications de provenance directes
8.5.1.1 Caractère distinctif
Les indications de provenance directes décrivent sans équivoque la provenance géographique d’un produit et relèvent du domaine public407. Le destinataire visé ne voit en elles aucune référence à une entreprise déterminée, au sens de la fonction d’indication d’origine des marques. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif concret408.
Les indications figurant dans une liste ou un registre découlant d’un accord bilatéral (y compris l’Accord sectoriel) ou d’une législation spéciale409 sont traitées comme des indications de provenance directes. Selon la jurisprudence, ces indications sont fictivement connues des milieux intéressés410 et ne peuvent donc pas être perçues comme des références à une entreprise déterminée.
S’agissant en revanche des noms géographiques protégées par l’art. 23 ch. 2 ADPIC, ils sont dénués de caractère distinctif pour autant qu’ils soient connus des destinataires (pour
405 TF 4A_357/2015 – INDIAN MOTORCYCLE. 406 TAF B-6850-2008 – AJC presented by Arizona girls (fig.). 407 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR ; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 408 Concernant l’appréciation de l’impression d’ensemble, cf. ch. 3.2, p. 107. 409 Cf. ch. 8.3, p. 174. 410 ATF 125 III 193, consid. 1b – BUDWEISER ; TAF B-1428/2016, consid. 2.7.5 et les réf. cit. – IBEROGAST.
Partie 5 – Examen matériel des marques
186
les critères d’examen, cf. ch. 8.4.2, p. 176). Demeure réservée l’existence d’un besoin de disponibilité (cf. ci-dessous).
8.5.1.2 Besoin de disponibilité
Chaque acteur du marché devant avoir la possibilité d’indiquer la provenance géographique de ses produits ou de ses services, les indications de provenance directes sont soumises à un besoin de disponibilité. Pour apprécier le besoin de disponibilité, il est entre autres fait appel aux critères suivants : taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), etc.
Cela ne vaut pas uniquement pour les dénominations géographiques pouvant être associées actuellement par les milieux intéressés au groupe de produits et services concernés, mais aussi pour celles qui sont susceptibles d’être utilisées à l’avenir en tant qu’indications de provenance par les entreprises en question compte tenu des développements économiques à venir 411. Aussi longtemps qu’on ne peut pas exclure que d’autres producteurs ou fournisseurs ne s’établissent dans le territoire concerné, la désignation géographique est soumise à un besoin de libre disponibilité412. Etant donné le double objectif visé par la notion du domaine public, la désignation géographique, qui doit, au moment de l’examen, être considéré comme inconnue du point de vue des destinataires, peut se voir refusée à l’enregistrement à titre de marque en raison d’un besoin de disponibilité (futur)413.
Les désignations géographiques protégées par un accord international ou par la législation spéciale (cf. ch. 8.3. p. 174) sont en principe toujours soumises à un besoin de disponibilité.
Lorsqu’une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d’origine pour les mêmes produits ou services, elle n’est pas soumise à un besoin de disponibilité en Suisse414. Cette pratique s’applique même quand le signe a été enregistré par l’EUIPO415. Pour les indications protégées par un accord international, l’enregistrement dans l’EUIPO ne suffit en revanche pas.
L’enregistrement étranger ne fournit cependant aucune indication sur le caractère distinctif du signe en Suisse. C’est la situation en Suisse qui est déterminante pour l’appréciation de cet aspect416 (cf. ch. 4.3, p. 116 ss). Par conséquent, l’enregistrement d’un nom
411 Cf. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson ; ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 412 Ibidem. 413 Cf. TF 4A_6/2013, consid. 3.3.3 s. en relation avec consid. 4 – Wilson ; TAF B-5004/2014, consid. 8.1.2 – CLOS D’AMBONNAY ; d’un autre avis TAF B-4532/2017, consid. 6.2 – HAMILTON. 414 Cf. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson ; cette pratique découle de l’ATF 117 II 327 ss – MONTPARNASSE. Cf. aussi TAF B-5228/2014, conside. 6.2 – RENO. Selon la pratique de l’Institut, l’inscription dans un registre d’un autre pays ne peut pas être pris en considération lorsqu’on est en présence d’une marque combinée ; autre avis : TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson. 415 TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN. 416 ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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géographique étranger dans le pays d’origine ne permet pas de conclure que le signe est pourvu de caractère distinctif en Suisse417.
8.5.2 Indications de provenance indirectes
A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n’appartiennent en principe pas au domaine public418. Les signes figuratifs énumérés ci-après font notamment exception à ce principe (et appartiennent donc au domaine public) dans la mesure où ils sont habituellement employés comme un renvoi à une provenance et qu’ils ne présentent pas, dans un cas concret, un graphisme inhabituel419 : la croix suisse et le drapeau suisse, les drapeaux des cantons, des communes ou d’autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les emblèmes étrangers correspondants420. Indépendamment de l’appartenance au domaine public, il faut aussi examiner s’il existe un risque de tromperie selon l’art. 2 let. c LPM421 et si l’un des motifs d’exclusion énoncés à l’art. 2 let. d LPM s’applique.
8.5.3 Enregistrement d’une indication de provenance directe comme marque imposée
Les signes appartenant au domaine public peuvent en principe s’imposer comme marques dans le commerce (voir à ce propos les explications générales sous le ch. 12, p. 217). Toutefois, les indications de provenance directes sont en règle générale indispensables au commerce sous l’angle du besoin de disponibilité futur. Elles sont donc soumises à un besoin absolu de disponibilité et les enregistrer comme marques imposées n’est en principe pas possible.
Des exceptions au besoin absolu de disponibilité sont notamment possibles lorsque le caractère indispensable est réfuté au vu des circonstances concrètes ou que l’indication de provenance étrangère a été enregistrée pour les mêmes produits ou services dans le pays concerné422.
8.6 Tromperie sur la provenance géographique
8.6.1 Principe
Est propre à induire en erreur tout signe qui, en raison de sa signification, permet de tirer des conclusions erronées sur la nature ou les propriétés des produits ou des services qu’il
417 TAF B-6363/2014, consid. 6.1 – MEISSEN, d’un autre avis TAF B-5004/2014, consid. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS D’AMBONNAY. 418 Cf. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR ; TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 419 Cf. les explications générales sur les marques figuratives, ch. 4.7, p. 143. 420 Les critères d’examen applicables à ces signes sont énumérés au ch. 9. 421 TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.). 422 ATF 117 II 327, consid. 2b – MONTPARNASSE ; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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désigne423. C’est un fait d’expérience qu’une désignation géographique utilisée comme marque ou comme élément d’une marque éveille en général chez l’acheteur l’attente que les produits en question proviennent du pays ou du lieu désigné (concernant cette règle empirique, cf. ci-dessus le ch. 8.2, p. 173). Un signe est donc trompeur lorsqu’il contient une désignation géographique – même lorsque celle-ci est un élément mineur dans le signe424 – ou qu’il consiste en une telle indication et que le consommateur est porté à croire, à tort, que le produit ou le service provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie425. Lorsque la désignation géographique est combinée à d’autres éléments, il convient d’examiner si ces derniers confèrent au signe considéré dans son ensemble une signification rendant impossible sa perception en tant qu’indication de provenance pour les produits et les services désignés426 (cf. plus haut le ch. 8.4). Dans ce contexte, il importe de déterminer si le signe éveille chez les destinataires une association d’idée avec une région ou un lieu déterminés et éveille, de ce fait, au moins indirectement427 l’impression d’une indication de provenance428. Même une désignation géographique mutilée ou modifiée peut susciter des attentes quant à une provenance et être dès lors trompeuse429. C’est le cas lorsque sa signification géographique reste perceptible malgré les modifications linguistiques, même si la désignation devait être admissible à la protection au sens de l’art. 2 let. a LPM (cf. ci- dessus ch. 3.2, p. 107).
Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie430 sur la provenance des produits ou des services désignés par la marque431. Dans ce cadre, il n’est d’aucune importance de savoir si la provenance géographique influence la réputation du produit432. Il convient donc de garantir dans la procédure d’examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la réalité433. Autrement dit, la règle selon laquelle il convient d’enregistrer des cas jugés limites au terme de l’examen des motifs absolus d’exclusion s’applique uniquement sous l’angle de
423 Cf. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA ; ATF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.) ; CREPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. Concernant l’appréciation de l’impression d’ensemble, cf. ch. 3.2, p. 107. 424 TF, FBDM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.) ; TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 425 Cf. ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.) ; TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ ; TAF B- 6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR ; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.). 426 Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 427 Pour les indications de provenance indirectes, cf. ch. 8.1.2, p. 172. 428 ATF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.) ; TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA. 429 TAF B-3660/2016, consid. 5.3 – SIBIRICA ; TAF B-5451/2013, consid. 4.3 – FIRENZA ; cf. aussi TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA et TAF B-4710/2014, consid. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 430 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; il n'est pas nécessaire que les destinataires soient effectivement trompés : ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.). 431 ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.) ; TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA. 432 ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.) ; ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.) ; TAF B-1223/2010, consid. 2.2. – TOURBILLON (fig.) ; TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.). 433 ATF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.).
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l’appréciation de l’appartenance au domaine public prévue à l’art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7, p. 111), mais pas sous celui de l’interdiction d’induire en erreur formulée à l’art. 2 let. c LPM.
Selon une pratique constante de l’Institut, confirmée par le Tribunal fédéral434, en application de l’art. 47 en relation avec l’art. 2 let. c LPM, les signes qui contiennent ou sont constitués d’une indication de provenance sont admis à la protection en tant que marques uniquement si la limitation de la liste des produits permet d’écarter tout risque de tromperie435 (pour plus détail cf. ch. 8.6.5, p. 191). En d’autres termes, et contrairement à la règle générale en matière de signes trompeurs (cf. ch. 5.1 ss, p. 162), il ne suffit pas que l’indication de provenance puisse être utilisée correctement pour que le signe soit admis à la protection. D’une part, la nécessité de cette limitation a un effet préventif et diminue de facto le risque de tromperie ; d’autre, part, elle permet de restreindre le champ de protection (qui, aux termes de l’art. 11 al. 1 LPM, ne s’étend qu’aux produits dont la provenance a été limitée à un lieu donné, avec pour conséquence que tout usage pour des produits d’une autre provenance n’est pas assimilable à un usage sérieux et effectif de la marque au sens de l’art. 12, al. 1 LPM)436. Une telle limitation à la provenance géographique est également exigée pour les services437 (cf. pour cette question ch. 8.6.5, p. 191).
L’art. 2 let. c LPM s’applique également pour les indications géographiques protégées par le droit international ou la législation spéciale (cf. ch. 8.3, p. 174). Dans un tel cas, le risque de tromperie est déduit de ces législations.
8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d’une deuxième signification propre (« secondary meaning »)
Il n’est en principe pas possible d’éliminer un risque de tromperie engendré par une désignation géographique, même au terme d’un usage prolongé438. Néanmoins, il arrive parfois que des indications de provenance trompeuses acquièrent, à titre exceptionnel, une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de leur usage constant439. Cette exception est cependant admise uniquement si le déposant rend vraisemblable que,
434 ATF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.) ; ATF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.) ; cf. aussi TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602 ; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 – bticino (fig.). 435 L’Institut n’examine pas dans le cadre de la procédure d’enregistrement si les conditions énoncées aux art. 48a à 48d LPM sont remplies. 436 TF 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 437 Cf. à ce propos le rapport explicatif relatif au droit d’exécution « Swissness » du 2.9.2015, p. 22 (consultable sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapp ort_explicatif_FR.pdf. La raison motivant la limitation est que la vérification du respect des conditions cumulatives figurant à l’art. 49 LPM dépasserait le cadre de la procédure d’enregistrement ; la limitation est proportionnelle et permet d’appliquer par analogie aux services les considérations formulées dans l’arrêt TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE à l’égard des produits. 438 TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR. 439 Cf. TF FBDM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISCO 49 ERS ; ATF 89 I 290, consid. 6 – Dorset/La Guardia, avec référence à la marque de cigarettes PARISIENNE, qui s’est imposée ; TAF B-915/2009, consid. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
Partie 5 – Examen matériel des marques
190
premièrement, l’indication qui induisait en erreur à l’origine a effectivement pris une seconde signification propre et que, deuxièmement, cette seconde signification propre, en relation avec les produits ou les services concernés, est à ce point prédominante pour les milieux concernés qu’un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu440.
La vraisemblance que le déposant doit établir dans le cas présent n’a rien avoir avec celle permettant de démontrer qu’un signe s’est imposé comme marque dans le commerce. En effet, ici, il s’agit de rendre vraisemblable que la désignation géographique a changé de sens en perdant sa signification originelle pour en prendre une seconde, propre, et non que le signe est pourvu d’un caractère distinctif et que la référence à une entreprise déterminée prédomine 441. Pour établir cette vraisemblance, le déposant peut en particulier produire des pièces relatives à l’usage du signe à condition que celles-ci fournissent des indications tangibles quant à la perte de la signification géographique442. A défaut de telles pièces, le déposant peut faire un sondage d’opinion.
8.6.3 Correctifs
Dans une marque, les correctifs permettent de supprimer les ambiguïtés inhérentes à une indication géographique ou à une désignation des caractéristiques des produits ou des services. Les éléments déterminants pour établir si le correctif remplit sa fonction sont, d’une part du point de vue matériel, la portée de la signification d’un correctif et, d’autre part du point de vue formel, sa grandeur, sa forme, son agencement et son caractère reconnaissable dans la marque.
Un correctif doit être exact, c’est-à-dire correspondre à la réalité. Pour qu’il puisse être accepté, il faut par ailleurs que les deux indications de provenance soient connues en tant que telles des milieux concernés. Des correctifs inexacts tel que ST. MORITZ, MADE IN JAPAN, qui sont manifestement trompeurs, ne sont pas admis. Un correctif peut également être apporté au moyen d’éléments figuratifs.
Exemple :
- ABC CAMBRIDGE (vêtements, cl. 25). Il existe une localité du nom de Cambridge non seulement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis d’Amérique. L’Institut enregistre le signe ABC CAMBRIDGE, déposé pour des marchandises en provenance des Etats-Unis, si un correctif géographique est ajouté (p. ex. « made in USA »). A défaut, les produits pour lesquels la marque a été déposée seraient limités à une provenance britannique, puisque les milieux concernés en Suisse perçoivent en premier lieu, dans l’indication de provenance « Cambridge », un renvoi à la ville anglaise.
440 ATF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER. 441 Cf. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR. 442 La perte de la signification géographique doit ressortir des pièces justificatives. C’est p. ex. le cas lorsque ces dernières montrent que la provenance des produits désignés par le signe ne correspond pas à l’indication de provenance géographique (p. ex. en mentionnant, sur le matériel promotionnel remis à titre de pièces justificatives, un autre pays de provenance pour les produits).
Partie 5 – Examen matériel des marques
191
8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »
L’adjonction de qualificatifs dits délocalisants, tels que « type443 », « genre », « selon la recette », « méthode », « style » ou « façon », aux désignations géographiques n’écarte pas le risque de tromperie sur la provenance des produits ou des services concernés (art. 47 al. 3bis LPM). De telles adjonctions ne sont pas en mesure de faire disparaître les attentes des milieux concernés par rapport à la provenance géographique des produits ou des services désignés444. Au contraire, elles sont le plus souvent utilisées sciemment pour établir un lien avec les produits ou les services pour lesquels l’indication de provenance se justifie, afin de profiter de leur renommée. L’Institut n’enregistre un signe muni d’une telle adjonction que lorsque la liste des produits est limitée à la provenance qui correspond au nom ou au signe géographique utilisé. Ainsi, le signe ABC Swiss Style ne pourrait être admis à la protection que si la liste était limitée à des produits de provenance suisse.
8.6.5 Pratique en matière de limitation
8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services
Lorsqu’un signe contient un renvoi à une provenance géographique, il ne peut être enregistré comme marque pour des produits ou services de n’importe quelle provenance. Il faut par conséquent limiter la liste des produits ou des services de manière à exclure le risque de tromperie (cf. ci-dessus ch. 8.6.1, p. 187).
En règle générale, l’Institut exige une limitation au pays de provenance correspondant pour les indications de provenance suisses ou étrangères en relation avec les produits445 et les services.
Pour les régions transfrontalières, la limitation doit en revanche se rapporter à la région (l’espace) concerné, à condition, toutefois, que la région soit définie de façon suffisamment précise. Une limitation aux pays concernés ne peut être acceptées, un produit ou un service ne pouvant provenir de deux pays distincts.
Exemple :
IR 714 593, cl. 32 : boissons à base d’eau gazeuse et de jus de pommes ; tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.
443 Sauf si les conditions prévues au ch. 8.4.5, p. 179 (désignations de modèle) sont remplies. 444 TF, FBDM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS. 445 ATF 132 III 770, consid. 2.3 en relation avec le consid. 4 – COLORADO (fig.) ; ATF 117 II 327, consid. 2 – MONTPARNASSE.
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Lorsque le signe contient une indication protégée à un titre spécial (cf. ch. 8.3, p. 174), l’Institut exige une limitation étroite, en référence à ce titre. Tel est le cas des indications suivantes :
1. Les appellations d’origine protégées (AOP) ou les indications géographiques protégées (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr, de l’art. 50a al. 7 LPM446 et de l’art. 41a de la loi sur les forêts.
Exemple :
CH 501 173, cl. 29 : Produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l’AOC « Sbrinz ».
2. Les appellations d’origine viticoles réglementées par les législations cantonales et figurant dans le répertoire des AOC viticoles447, publié par l’OFAG en vertu de l’art. 25 de l’ordonnance sur le vin. Exemple :
« XY Lavaux » Cl. 33 : Vins bénéficiant de l’AOC « Lavaux ».
Les indications de provenance vicitoles de niveau inférieur aux AOC sont considérées comme renvoyant à l’AOC correspondante.
Exemple :
« XY Coteaux de Sierre » Cl. 33 : Vins bénéficiant de l’AOC « Valais ».
3. Les désignations couvertes par une ordonnance de branche selon l’art. 50 LPM.
4. Les dénominations étrangères figurant dans la liste ou le registre des dénominations protégées en vertu d’un accord international, notamment les annexes 7, 8 et 12 à
446 Remarque : l’art 16 al. 6 1ère phrase LAgr prévoit que « quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2 let. b ». C’est la raison pour laquelle les demandes d’enregistrement de marques contenant des indications pour lesquelles une demande d’enregistrement correspondante en tant que AOC/IPG est pendante auprès de l’OFAG sont suspendues jusqu’à la décision définitive relative à l’enregistrement de l’AOP/IGP. L’Institut garantit ainsi que la marque déposée remplit les conditions posées à son enregistrement en satisfaisant, le cas échéant, aux exigences de la loi sur l’agriculture tout en répondant également aux conditions énoncées à l’art. 2 let. c et d LPM. 447 Voir la liste des AOC au sens de l’art. 63 LAgr : https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktio n/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.downl oad.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_(AOC).pdf
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l’Accord sectoriel avec la Communauté européenne et les accords bilatéraux448 449. Une dénomination viticole ou spiritueuse protégée uniquement par l’art. 23 ch. 2 ADPIC ne nécessite pas une limitation étroite.
Exemples :
ZACAPA450 Cl. 33 : Rhum provenant du Guatemala.
XY Calpe451 Cl. 33 : Vins bénéficiant de la dénomination protégée “Alicante” (Espagne).
XY Salame Brianza452 Cl. 29 : Charcuterie bénéficant de l’appellation d’origine protégée “Salame Brianza” (Italie).
8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matières premières ou à une étape de fabrication
Certaines règles spéciales protègent l’usage de mentions faisant référence, non pas à la provenance géographique du produit revendiqué, mais à celle de matières premières qui entrent dans la composition de ces produits ou à une étape de leur fabrication. Les signes contenant de telles mentions sont enregistrés avec une limtation conformément aux exigences fixées dans la réglementation correspondante. En outre, ces mentions ne sont admises qu’à certaines conditions. Le graphisme choisi doit permettre d’exclure toute perception en tant qu’indication de provenance des produits. Il convient, à cet égard, de prendre en considération l’impression d’ensemble produite. En particulier, une revendication de couleur est nécessaire et le signe ne doit contenir aucun autre élément renvoyant à la provenance géographique, notamment une croix suisse. Les cas suivants doivent être distingués :
448 De nombreux accords bilatéraux mentionnent des communes autorisées à utilliser une appellation d’origine, une indication géographique ou tout autre dénomination protégée. Dans l’hypothèse où le nom d’une de ces communes figure dans un signe, il bénéfice certes de la protection conférée par le traité concerné. Toutefois, la liste des produits ne saurait être dans ce cas être limitée à la commune en question, mais uniquement à la dénomination protégée. Exemple : Lucena est une commune espagnole autorisée à utiliser l'appellation d'origine « Montilla y Moriles » ; la liste des produits sera ainsi limitée à « vins bénéficiant de l’appelation d’origne « Montilla y Moriles ». 449 Les noms des pays, régions, provinces, anciennes provinces ou sujets de pays, qui sont protégés en vertu des traités bilatéraux indépendamment d’un produit ou d’un service, ne sont pas des dénominations protégées nécessitant une limitation étroite. 450 En lien avec les spiritueux, la désignation « Zacapa » est une indication géographique protégée en vertu de l’art. 23 ch. 2 ADPIC (TF 4A_674/2010 - ZACAPA). 451 « Calpe » est une commune espagnole ayant droit d’utiliser la dénomination protégée « Alicante » selon le Traité entre la Confédération Suisse et l’Etat Espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaire (RS 0.232.111.193.32). Cette désignation géographique est donc protégée par ce traité (art. 2 al. 1 du Traité). 452 La désignation « Salame Brianza » est une AOP italienne protégée par l’annexe 12 à l’Accord sectoriel.
Partie 5 – Examen matériel des marques
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En lien avec les denrées alimentaires et les produits cosmétiques, la provenance d’une matière première peut être indiquée si, en particulier, cette matière provient à 100% du lieu indiqué (art. 5 al. 5 OIPSD et art. 6 de l’ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques).
Exemples :
-
CH 712 347, cl. 30 : admis pour des chocolats et produits de chocolat de provenance suisse et contenant du lait provenant à 100% du canton de Berne.
-
CH 708 058, cl. 5, 29, 30 et 32 : admis pour des produits suisses contenant du lait provenant à 100% de Suisse. Le signe renvoie à la provenance suisse du lait, qui est un composant des produits revendiqués. L’art. 5 al. 5 OIPSD dans un tel cas requiert que la matière première, en l’occurrence le lait, provienne à 100% de Suisse.
En vertu de l’art. 47 al. 3ter LPM, les signes contenant des indications faisant référence à une étape de fabrication s’accompagnent d’une limitation à la provenance de l’activité mentionée.
Exemple de signe admissible à la protection avec une limitation de la provenance à une activité :
-
CH 699 913, cl. 8, 9, 11, 21, (couleurs revendiquées : rouge, blanc) : admis avec la limitation « Produits dont l’activité de design s’est entièrement déroulée en Suisse ».
L’activité doit clairement constituer une étape de fabrication, comme une étape « design suisse » pour des chaussures ou « fumé en Autriche » pour du saumon, par exemple. A défaut d’un renvoi clair et exclusif à une activité spécifique, il faut limiter les produits à leur provenance.
\,~'!, Ltlll~ SU1ss~s
-BERN-
Milchig & Schmelzend Lbctt&fondant Mi-.:y&S!l"IOOth
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Swiss milk ~f inside. -,1'.>~,,...
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195
Exemples de signes qui sont admissibles uniquement avec une limitation à la provenance suisse :
- CH 513 768, cl. 35, 36, 42 : l’« innovation » n’est pas une activité spécifique.
-
CH 519 511, cl. 5 et 10 : la « technologie » n’est pas une activité spécifique ; de plus, le terme « Swiss » ne présente pas un lien évident avec l’élément « TEC » en raison de son graphisme différent.
- SWISS DESIGN by NOVAVRA
Dans cette marque verbale, les termes « SWISS » et « DESIGN » sont aussi protégés dans d’autres couleurs de sorte que le terme « Swiss » ne présente pas un lien évident avec celui de « design ».
8.6.6 Dénominations contradictoires
L’utilisation de deux indications de provenance contradictoires, comme ABC CHINOIS SUISSE, est également considérée comme une adjonction d’un qualificatif « délocalisant » (cf. ch. 8.6.4, p. 191). Dans ces cas, il n’est pas possible de limiter la liste des produits de manière à éliminer tout risque de tromperie, raison pour laquelle le signe n’est pas admis à la protection en tant que marque.
8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)
Une demande d’enregistrement doit être refusée en vertu de l’art. 2 let. d LPM lorsque le signe contient une indication de provenance protégée par le droit international ou la législation spéciale et que la liste des produits n’est pas limitée de manière idoine453.
8.7.1 Accords bilatéraux
Lors de l’examen des marques, il importe notamment de prendre en considération les traités bilatéraux suivants :
453 Cf. en ce sens TAF B-1295/2015, consid. 5.4.4 – IBEROGAST.
SWISS INNOVATION
Partie 5 – Examen matériel des marques
196
- Les traités bilatéraux relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques qui ont été conclus avec l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Tchécoslovaquie454, la Fédération de Russie et la Jamaïque455.
- L’Accord sectoriel du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), en particulier son annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles et son annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin de même que l’annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) des produits agricoles et des denrées alimentaires456.
Tant l’Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées457. Celles-ci sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, qu’elles soient connues des cercles de consommateurs visés ou non, en application du principe du pays d’origine458. En conséquence, il n’est en principe pas possible d’enregistrer une indication de provenance en tant que marque au sens des accords internationaux susmentionnés, lorsqu’elle est employée seule. Employée en combinaison distinctive, elle est en principe admise uniquement si la liste des produits est limitée à la provenance désignée par l’indication (conformément à l’accord correspondant).
Une limitation à la provenance désignée par l’indication protégée n’est en revanche pas nécessaire lorsque la dénomination a, outre l’acception géographique, un sens dans le langage courant (cf. exemple ci-après) ou un sens patronymique459. Ces deux exceptions à
454 Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie. 455 Cf. l’Allemagne (RS 0.232.111.191.36), la France (RS 0.232.111.193.49), l’Espagne (RS 0.232.111.193.32), le Portugal (RS 0.232.111.196.54), la Hongrie (RS 0.232.111.194.18), la Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41), la Fédération de Russie (RS 0.232.111.196.65) ainsi que la Jamaïque (RS 0.232.111.194.58). 456 Depuis le 1er décembre 2011, les IGP et AOP figurant dans l’appendice 1 de l’annexe 12 sont protégées en Suisse. 457 Les traités bilatéraux conclus individuellement par la Suisse avec certains états protègent les indications et noms énumérés également contre un usage sous une forme modifiée, pour autant qu’il existe un risque de confusion avec ces derniers (cf. art. 4 al. 2 de chacun des traités bilatéraux). Sont considérées comme une forme modifiée l’utilisation avec des adjonctions (TAF B-1295/2015, consid. 2.7.2 s. 5.1 ss – IBEROGAST) ; une forme adjectivale est assimilée à la forme protégée (TAF 4A.14/2006, consid. 3.3 – CHAMP). Cela vaut aussi pour les annexes 7 et 8 de l’Accord sectoriel ainsi que les traités bilatéraux avec la Russie et la Jamaïque bien que ceux-ci ne comportent pas de référence explicite aux formes modifiées. En effet, les accords conclus postérieurement à l’accord sur les ADPIC ne peuvent déroger au niveau de protection conféré par celui-ci (cf. art. 8 ch. 9 de l’annexe 7 et 5 ch. 3 de l’annexe 8 à l’Accord sectoriel et 24 al. 3 ADPIC). 458 Cf. TAF B-1295/2015, consid. 2.7.5 – IBEROGAST. 459 S’agissant des indications géographiques viticoles ou spiritueuses protégées par l’art. 23 ch. 2 ADPIC, il suffit que le patronyme coïncide avec celui du déposant ou de son prédécesseur en affaire. Pour les indications protégées par les traités bilatéraux susmentionnés, le titulaire doit encore justifier
Partie 5 – Examen matériel des marques
197
la protection ne s’appliquent toutefois pas aux dénominations protégées par l’Accord sectoriel.
Exemple :
- CH 673 295, cl. 33460
8.7.1.1 Traités bilatéraux
Une indication utilisée dans une forme modifiée protégée uniquement par un traité bilatéral conclu après l’entrée en vigueur de l’accord sur les ADPIC, à ce jour, les traités bilatéraux conclus avec la Russie et la Jamaïque, peut être enregistrée en Suisse sans limitation de la liste des produits, pour autant que le signe soit enregistré sous cette forme sans limitiation dans le pays d’origine. La tromperie du public suisse demeure réservée. A défaut d’un tel enregistrement, ces traités bilatéraux offrent un degré de protection équivalent à l’accord sur les ADPIC.
Pour les traités bilatéraux conclu avant l’entrée en vigueur de l’accord sur les ADPIC, à savoir l’un des traités conclus avec l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Portugal, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, une indication protégée utilisée dans une forme modifiée peut être enregistrée en Suisse sans limitation avec une condition supplémentaire. En plus de l’enregistrement sans limitation dans le pays d’origine (l’enregistrement auprès de l’EUIPO ne suffit pas), il faut en effet encore qu’il n’existe pas un risque de confusion du point de vue des consommateurs suisses461. Le risque de confusion est exclu si le signe a une double signification (cf. ch. 8.4.1, p. 175) ou qu’il est perçu comme une désignation de modèle (cf. ch. 8.4.5, p. 179) ou qu’il tombe dans l’une des exceptions déduites de l’impression d’ensemble (cf. ch. 8.4.7, p. 180).
d’un intérêt légitime et le risque de tromperie avec la dénomination protégée doit être exclu (cf. TAF B- 8468/2010, consid. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA). 460 Toro est protégé par le Traité bilatéral avec l’Espagne ; ce terme signifie également taureau en italien. La forme modifiée « TOROLOCO » est au demeurant enregistrée comme marque en Espagne pour des produits de la classe 33 sans limitation (marque espagnole n° M3056158 EL RABO DEL TOROLOCO) (cf. à ce propos : ch. 8.7.1.1). 461 ATF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser ; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO.
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8.7.1.2 Accord sectoriel
Une dénomination protégée par l’Accord sectoriel (produits agricoles) est protégée de manière absolue. En conséquence, l’existence d’un risque de confusion ou d’un enregistrement dans le pays d’origine ne joue aucun rôle.
L’annexe 12 à cet accord offre en effet une large protection, y compris contre l’imitation et l’évocation (cf. art. 7 ch. 3 de l’annexe 12 à l’Accord sectoriel).
Quant aux annexes 7 et 8 à l’Accord sectoriel (vins et spiritueux), leurs dispositions offrent une protection équivalente à l’accord sur les ADPIC462 et 463.
8.7.2 Accord sur les ADPIC
L’Accord sur les ADPIC énonce des conditions minimales, qui n’empêchent toutefois pas les Etats membres de prévoir une protection plus étendue pour les indications de provenance géographique464.
Les indications géographiques pour les vins ou pour les spiritueux bénéficient en outre de la protection additionnelle de l’art. 23 al. 2 ADPIC, qui prévoit que les indications géographiques, telles que définies à l’art. 22 al. 1 ADPIC, sont protégées indépendamment de tout risque de tromperie. Peu importe par conséquent que le consommateur suisse moyen connaisse l’indication géographique ou non465. La réglementation de l’art. 23 al. 2 ADPIC repose sur le principe du pays d’origine et non pas sur celui du pays conférant la protection. En conséquence, savoir si une indication doit être rejetée se détermine en fonction de la protection conférée dans le pays d’origine.
Une limitation à la provenance désignée par l’indication protégée n’est toutefois pas nécessaire lorsque la dénomination a, outre l’acception géographique, un sens dans le langage courant (cf. ch 8.7.1, p. 195) ou un sens patronymique. Il suffit pour cette seconde exception que le patronyme coïncide avec celui du déposant ou de son prédécesseur en affaires.
L’art. 23 al. 2 ADPIC est d’application directe en droit suisse en raison de sa formulation concrète.
Lorsque l’indication géographique viticole est reproduite dans le signe dans une forme altérée, il s’agit alors d’examiner l’existence d’un risque de confusion avec l’indication protégée en application de l’art. 22 ch. 2 let. a) de l’accord sur les ADPIC. Les considérations déduites des arrêts Schlumpagner466 et Champ467 valent par analogie pour l’examen du risque de confusion au sens de l’art. 22 ch. 2 let. a) de l’accord sur les ADPIC.
462 Cf. Art. 8 al. 9 de l’annexe 7 et art. 5 ch. 3 de l’annexe 8 à l’Accord sectoriel. 463 Le risque de tromperie découlant de l’art. 22 ch. 2 let. a) ADPIC est toutefois examiné avec plus de rigueur. 464 TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR ; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK. 465 TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA. 466 TF sic! 2003, 337 – Schlumpagner. 467 TF 4A.14/2006 – Champ.
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8.7.3 Convention de Stresa
Les appellations d’origine énumérées dans l’Annexe A de la Convention internationale du 1er juin/18 juillet 1951 sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromage (Convention de Stresa ; RS 0.817.142.1) ne peuvent être enregistrées comme éléments d’une marque que pour des fromages provenant de la région désignée (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola et Parmigiano Reggiano ; cf. art. 3 de la convention). Entre-temps, ces dénominations ont été enregistrées dans l’Union européenne en tant qu’appellations d’origine protégées. La liste des produits est limitée en conséquence.
Les dénominations figurant à l’Annexe B (Camembert, Saint-Paulin, etc.) sont attribuées à la partie contractante qui les a employées pour la première fois et qui dispose d’une réglementation officielle des caractéristiques du fromage désigné. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées pour désigner du fromage qui a été produit sur le territoire d’une autre partie contractante, à condition que le fromage réponde aux critères définis par celle-ci. Ces dénominations peuvent être enregistrées comme éléments d’une marque ; la liste des produits est cependant limitée au pays d’origine conformément à la convention (p. ex. « BRIE NATIONAL » : limitation à du fromage de provenance française). Si, par contre, la marque contient une référence au pays de fabrication, la liste est limitée à celui-ci (p. ex. « BRIE ETOILE SUISSE » : limitation à du fromage de provenance suisse).
8.7.4 Art. 16 de la loi sur l’agriculture (LAgr)
La loi sur l’agriculture (art. 16 LAgr) prévoit depuis le 1er juillet 1997 l’établissement d’un registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés (registre AOP/IGP), sur le modèle du règlement (CE) n° 1151/2012468 qui a introduit un registre européen des appellations d’origine et des indications géographiques protégées.
Le registre des AOP et IGP pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés est tenu par l’OFAG. La création du registre a également introduit, dans le système suisse de protection des indications de provenance, les notions d’appellation d’origine (AOP) et d’indication géographique protégée (IGP). Actuellement, 38 dénominations sont inscrites au registre469. Les AOP et les IGP appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM, même lorsque le groupement de producteurs ayant requis l’enregistrement de l’AOP ou de l’IGP dépose la demande d’enregistrement de l’indication en tant que marque. L’inscription du signe au registre AOP/IGP ne constitue pas un indice de l’existence de son caractère distinctif au sens de la LPM. Du fait de l’enregistrement de la dénomination au registre AOP/IGP, celle-ci doit rester à la libre disposition de tous les producteurs satisfaisant aux exigences définies dans le cahier des charges (besoin de disponibilité absolu)470. En
468 Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 469 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und- geografische-angaben.html. 470 Cf. n. 446, concernant la suspension dont font l’objet les demandes d’enregistrement de marques contenant des indications faisant l’objet d’une demande d’enregistrement comme AOC/IGP à l’OFAG.
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200
revanche, un signe contenant une AOP ou une IGP peut être enregistré en tant que marque s’il contient d’autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif471.
Afin d’écarter l’atteinte à la légisation spéciale sur les AOP et IGP ainsi qu’un risque de tromperie des destinataires, un signe distinctif contenant une AOP ou une IGP, est enregistré pour le produit concerné avec une limitation aux produits bénéficiant de l’AOP ou de l’IGP en question472. Concernant la limitation, cf. ch. 8.6.5, p. 191.
8.7.5 Art. 50a LPM
Conformément à l’art. 50a LPM, l’Institut tient un registre des indications géographiques pour les produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés. Pour en savoir plus, nous renvoyons aux Directives en matière d’AOP et d’IGP pour les produits non agricoles (cf. www.ipi.ch).
Pour exclure toute atteinte à la législation sur les AOP et IGP non agricole ainsi que tout risque de tromperie du consommateur, un signe pourvu de caractère distinctif comportant une indication géographique protégée selon l’art. 50a LPM n’est enregistré que pour les produits bénéficiant de l’AOP ou de l’IGP en question. Concernant la limitation, voir le ch. 8.6.5, p. 191.
8.7.6 Dénominations viticoles au sens de l’art. 63 LAgr
Conformément à l’art. 25 de l’Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin ; RS 916.140), l’OFAG tient et publie un répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées définies (AOC) pour les vins conformément à l’art. 21473. Les cantons transmettent à l’office la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s’y rapportant.
Sont couverts par la protection conférée par la législation régissant les désignations viticoles, les dénominations protégées reprises à l’identique, de même que les signes susceptibles d’être confondus avec les désignations protégées (art. 16 al. 6 et 7 LAgr, en relation avec l’art. 63 al. 6 LAgr).
Pour exclure toute atteinte à la législation sur les AOC viticoles et tout risque de tromperie du consommateur, un signe pourvu de caractère distinctif comportant une indication géographique protégée selon l’art. 63 LAgr n’est enregistré que pour les produits bénéficiant de l’AOC en question. Concernant la limitation, voir le ch. 8.6.5, p. 191.
471 CREPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.). 472 Cela est également vrai lorsqu’il s’agit d’une modification ou d’une mutilation insuffisante d’une AOC/IGP, qui crée un risque de confusion. 473 Le répertoire des appellations suisses de vins protégées est disponible sous : https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.
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201
Les AOP et IGP pour les spiritueux sont également répertoriées dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques (registre AOP/IGP) tenu par l’OFAG ; cf. ch. 8.7.4, p. 199).
9. Signes et emblèmes publics
9.1 Introduction
L’examen des motifs absolus d’exclusion des signes couverts par la LPAP répond à des critères spécifiques (cf. ch. 9.4 ss). En outre, certains signes publics sont soumis à des restrictions de transferts et d’inscription de licence (cf. ch. 9.5).
9.2 Définitions
9.2.1 Croix et drapeau suisses
La croix suisse est définie à l’art. 1 LPAP. Elle consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges. La forme du fond rouge n’est pas déterminante pour qualifiée la croix blanche comme croix suisse au sens de l’art. 1 LPAP.
Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré (art. 3 al. 1 LPAP). Les pavillon maritime474 et marque de nationalité des aéronefs suisses475
notamment sont également considérées comme des drapeaux suisses au sens de l’art. 3 LPAP (art. 3 al. 3 LPAP).
Drapeau suisse (cf. annexe 2 à la LPAP) :
Couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 ; Pantone 485 C / 485 U ; RGB 255 / 0 / 0 ; Hexadécimal #FF0000 ; Scotchcal 100 -13 ; RAL 3020 rouge signalisation ; NCS S 1085-Y90R)
9.2.2 Armoiries de la Confédération
Les armoiries de la Confédération consistent en une croix suisse placée dans une écusson triangulaire (art. 2 al. 1 LPAP).
Armoiries de la Confédération (cf. annexe 1 à la LPAP) :
474 Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30). 475 Loi fédérale sur l’aviation (RS 748.0).
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202
Couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 ; Pantone 485 C / 485 U ; RGB 255 / 0 / 0 ; Hexadécimal #FF0000 ; Scotchcal 100 -13 ; RAL 3020 rouge signalisation ; NCS S 1085-Y90R)
9.2.3 Armoiries et drapeaux cantonaux et communaux
Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal (art. 5 LPAP).
9.2.4 Désignations officielles
Aux termes de l’art. 6 LPAP, sont considérés comme désignations officielles les termes suivants : Confédération, fédéral, canton, cantonal, commune, communal et tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. Il en va également des sigles des autorités courantes (DFJP, DDPS, EPFL, etc.) ou d’autres désignations renvoyant à la collectivité ou à ses organes476.
En sus de ces désignations officielles au sens étroit, la LPAP protège également les désignations et indications faisant référence à une activité ou à une fonction de l’Etat477. C’est par exemple le cas de « police478 » ou de « Swiss Military479 ».
Le mot « suisse » ou le nom des cantons, districts, cercles ou communes ne sont pas en soi des désignations officielles. Combinés avec d’autres éléments (p. ex. institut ou une activité régalienne), ces termes peuvent laisser supposer une activité étatique ou semi-étatique et être qualifés de désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP.
Exemples de désignations officielles au sens de l’art. 6 let. g LPAP :
- Swiss Military480
- Institut suisse des plantes médicinales481
- Swissmonney Ltd482
Exemples de signes qui ne sont pas des désignations officielles au sens de l’art. 6 let. g LPAP :
- Agence télégraphique suisse483
476 Message Swissness, p. 7799. 477 Message Swissness, p. 7799. 478 Message Swissenss, p. 7799. 479 TAF, B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military. 480 TAF, B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military. 481 Cf. Message Swissness, p. 7800. 482 Cf. Message Swissness, p. 7800. 483 Cf. Message Swissness, p. 7799.
Partie 5 – Examen matériel des marques
203
- Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth484
- Fête fédérale de gymnastique485.
9.2.5 Signes nationaux figuratifs ou verbaux
Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses, les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses (art. 7 LPAP). Ces signes bénéficient de la protection de la LPAP. Ils renvoient à des emblèmes nationaux comme la Stiftungsbibliothek St. Gallen, les Tre Castelli de Bellinzone ou le Cervin, à des héros nationaux comme Helvetia ou Guillaume Tell, à des mythes et légendes nationaux comme le serment du Grütli, à des lieux nationaux comme le Rütli ou à des monuments comme ceux de Guillaume Tell, de Winkelried ou de St-Jacques486.
9.2.6 Signes publics étrangers
Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des Etats étrangers sont également protégés (art. 15 al. 1 LPAP). Sont couvertes les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des pays étrangers et des Etats fédérés d’Etats fédéraux étrangers487. Par conséquent, les drapeaux des Länder allemands ou des Etats des Etats-Unis d’Amériques par exemples sont couverts par l’art. 15 LPAP. Ce n’est en revanche par exemple pas le cas des drapeaux des départements ou régions français.
9.3 Enregistrement de marques contenant un signe ou emblème protégé
9.3.1 Principes relatifs à la protection conférée par la LPAP
La protection conférée par la LPAP ne se limite pas à la reprise exacte des signes et emblèmes publics protégés conformément à la LPAP. Elle s’étend en effet également aux signes susceptibles d’être confondus avec les emblèmes publics. La réglementation suisse va plus loin que les exigences minimales formulées à l’art. 6ter al. 1 let. a CUP. Cette disposition engage les pays de l’Union à refuser ou à invalider l’enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme élément de celles-ci, des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux et de toute imitation au point de vue héraldique488. On parle d’imitation au point de vue héraldique lorsque le signe déposé présente les caractéristiques de drapeau ou d’armoiries et est perçu dans le commerce comme un signe public, et ce malgré une stylisation ou une modification du signe public protégé. Il est dès lors déterminant de savoir si le signe en question éveille l’impression d’un signe public.
484 Cf. Message Swissness, p. 7800. 485 Cf. Message Swissness, p. 7804 486 Cf. Message Swissness, p. 7800. 487 Cf. Message Swissness, p. 7810. 488 A moins que les services compétents n’aient autorisé l’usage.
Partie 5 – Examen matériel des marques
204
9.3.2 Risque de confusion avec le signe protégé
9.3.2.1 En général
La LPAP protège les signes publics non seulement pour les imitations au point de vue héraldique, mais aussi les « signes susceptibles d’être confondus » avec les signes protégés. Cette disposition vise à éviter les contrefaçons qui, abstraction faite du caractère héraldique, se limiteraient à d’insignifiantes modifications du signe protégé mais qui se révéleraient suffisantes dans le but de contourner l’imitation au sens héraldique.
Le risque de confusion peut être exclu si le signe public (ou ses éléments essentiels) est suffisamment modifié de sorte qu’il n’est plus associé au signe public protégé. Dans le cas de motifs ou de sujets de drapeaux ou d’armoiries utilisés fréquemment, des différences minimes suffisent à exclure un risque de confusion489.
Exemples de signe admis :
- CH 585 008 (pas de risque de confusion avec le drapeau national autrichien)
- CH 598 185 (modification suffisante de l'aigle représenté dans les armoiries allemandes et autrichiennes)
-
IR 994 062 (comme le lion est un sujet utilisé fréquemment dans les armoiries, il ne peut pas, dans le cas d’espèce, être attribué de manière évidente à des armoiries spécifiques ; en outre, on est ici en présence d’une modification suffisante du lion figurant dans les emblèmes protégés des lands allemands de la Saare et de la Rhénanie-Palatinat, du land autrichien de Salzbourg et des armoiries du Sénégal)
Exemples de signes refusés :
- IR 1 026 289 (risque de confusion avec le drapeau national italien)
489 TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – Aigle double : « Le motif de l'aigle double présent dans les deux signes est de toute évidence tellement répandu, en particulier comme élément figuratif dans des armoiries, que des écarts plutôt minimes dans leur représentation suffisent en général à réduire le risque de confusion » (traduction).
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Partie 5 – Examen matériel des marques
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- IR 1 161 192 (risque de confusion avec les armoiries et le drapeau national italiens)
Seul l’élément problématique du signe déposé est déterminant pour l’appréciation du risque de confusion de ce signe avec un emblème public protégé. De ce fait, l’analyse des autres éléments du signe s’avère superflue. Contrairement à l’examen du caractère distinctif d’un signe aux termes de l’art. 2 let. a LPM, l’évaluation du risque de confusion ne se fonde en principe pas sur l’impression générale dégagée490. L’importance de l’élément problématique par rapport aux autres éléments du signe n’est donc pas pertinente, puisqu’il suffit qu’il soit présent de manière effective et reconnaissable. Toutefois, le Tribunal fédéral admet que les autres éléments du signe peuvent, dans certains cas, entraîner un changement de signification491. Si celle-ci est manifeste et qu'elle est telle que l'élément du signe en question n'est plus du tout perçu comme un des emblèmes publics protégés par la loi, l'interdiction d'enregistrer ne s'applique pas. Cette règle vaut également pour les signes contenant une croix combinée à d'autres éléments : si, en raison de la combinaison de tous les éléments du signe, la croix est sans autre reconnue comme un « plus » (autrement dit dans un sens additionnel) et qu’aucune association d’idée n’est éveillée avec la croix (suisse), il n'y a pas de risque de confusion.
Exemple d’un signe admis sans limitation de la liste de produits :
- CH 685 544 (couleurs revendiquées : rouge [valeur CMJN : 15/100/100/0], blanc)
De même, la restitution en noir et blanc d’un emblème en couleurs constitue une référence à un emblème spécifique ou à un élément essentiel de ce dernier et n’est pas admise à l’enregistrement. Lorsque d’aures couleurs que le rouge et le blanc sont revendiquées, un risque de confusion avec la croix suisse peut ne pas être exclu. Ce sera par exemple le cas lorsque la croix est représentée dans une couleur claire (p. ex. blanc, gris, beige ou jaune clair) sur un fond d’une couleur plus foncée susceptible d’être confondue avec le rouge (p. ex. : jaune, or, orange ou violet). Un risque de confusion avec la croix suisse est admis lorsque les couleurs blanches et noires sont revendiquées. L’impression d’ensemble est décisive.
490 ATF 80 I 58, consid. 2, autre avis : CREPI, sic! 2002, 855, consid. 3 s. – SWISS ARMY CHEESE (fig.) ; concernant la situation juridique concordante dans le domaine d’application de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, cf. ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 491 Cf. ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) pour la LPNE et ATF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
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Partie 5 – Examen matériel des marques
206
9.3.2.2 Risque de confusion avec les armoiries
Pour l’appréciation du risque de confusion avec des armoiries protégées conformément à l'art. 8 LPAP, la question décisive vise à déterminer si les consommateurs perçoivent une forme comme des armoiries492. A cet égard, la forme de l’armoirie n’est pas décisive. Il suffit que le consommateur perçoive dans le signe une forme qui rappelle celle des armoiries. Telle sera le cas lorsque la forme peut être assimilée à un écusson, à savoir à un petit écu ou bouclier.
Signes susceptibles d’être confondus avec les armoiries de la Confédération :
-
CH 709147 (couleurs revendiquées : rouge et blanc ; cl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30)
Le titulaire est au bénéfice d’un droit de poursuivre l’usage des armoiries de la Confédération493.
- CH 50673/2018 (cl. 29).
L’interdiction faite aux particuliers d’enregistrer à titre de marques les éléments typiques d’armoiries cantonales concerne les éléments essentiels de ces dernières dans leur représentation caractéristique (p. ex. l'ours appenzellois debout, l’ours de Berne qui rugit ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrières) en relation avec un écusson ; elle ne s'applique pas lorsque ces éléments sont utilisés comme de simples motifs (ours, lion)494. Si l’élément problématique ne renvoie pas à des armoiries publiques concrètes ou que le consommateur ne reconnaît plus ces dernières, le risque de confusion peut être exclu et le signe est susceptible d'être enregistré comme marque. Les autres éléments du signe peuvent contribuer ou non à renvoyer à des armoiries cantonales ou communales concrètes.
492 Comme les armoiries de la Confédération et le drapeau suisse présentent le même motif (une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge), il importe de faire une distinction judicieuse et logique entre ces deux signes dans l’appréciation du risque de confusion. A cet égard, l’écusson constitue un point de départ de cette distinction. Cf. message « Swissness », p. 7795 et 7802. 493 Cf. ci-après : ch. 9.4.2.2. 494 Cette précision est nécessaire, car les éléments caractéristiques des armoiries cantonales figurent également dans les drapeaux cantonaux correspondants, ce qui permet d’éviter toute contradiction avec l’art. 10 LPAP. Cf. message « Swissness », p. 7802.
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Partie 5 – Examen matériel des marques
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9.3.3 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur
9.3.3.1 Armoiries de la Confédération suisse et croix et drapeau suisses
Au regard de leur définition aux art. 1 à 3 LPAP et de l’association faite par le consommateur moyen entre la croix suisse et les couleurs rouge et blanc, la représentation d’une croix en d’autres couleurs ou la représentation d’une croix blanche sur un fond d’une autre couleur permet d’éviter tout risque de confusion avec la croix suisse, le drapeau suisse ou les armoiries de la Confédération495. La revendication de couleurs formulée de manière positive (p. ex. croix verte) ou négative (« la croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge ni en rouge sur fond blanc ; elle ne sera pas non plus reproduite dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la croix rouge »)496 permet d’exclure le risque de confusion. Une revendication de couleur « noir/blanc » n’est pas propre à éliminer un risque de confusion avec les armoiries de la confédération ou avec la croix suisse puisqu’il s’agit d’une représentation habituelle des armoiries de la Confédération suisse lorsque celles-ci ne sont pas représentées en couleur497. Lorsqu’une couleur foncée est revendiquée pour la croix en sus de la couleur rouge, un risque de confusion avec la croix suisse n’est pas admis.
La revendication de couleurs formulée de manière positive ou négative permet également d’éliminer le risque de tromperie quant à la provenance géographique selon l’art. 2 let. c LPM imputable à un élément du signe susceptible d’être confondu avec la croix suisse (cf. ch. 9.3.3, p. 207).
Exemple d’un signe admis :
- CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 (couleurs revendiquées : blanc, bleu)
9.3.3.2 Signes publics étrangers
Dans le cas particulier où le signe public étranger n’est protégé que dans certaines couleurs, le risque de confusion avec celui-ci peut être écarté pour les demandes d’enregistrement nationales par une revendication de couleur positive ou négative. En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule une revendication de couleur négative peut être communiquée à l’OMPI par le biais d’une déclaration d’octroi de la protection avec réserve (déclaration émise suite à un refus provisoire), une revendication de couleur positive étant
495 CREPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+. 496 Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge (voir ch. 7.3, p.167). 497 Voir message « Swissness », p. 7801-7802.
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Partie 5 – Examen matériel des marques
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exclue par les exigences du système de Madrid. Elle doit être formulée de telle sorte qu’un risque de confusion avec un signe public étranger puisse être exclu.
9.4 Signes publics protégés et motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
9.4.1 Domaine public (art. 2 let. a LPM)
9.4.1.1 Croix et drapeaux suisses
9.4.1.1.1 Caractère distinctif
Bien qu’il s’agisse d’indications de provenance indirectes, les croix et drapeau suisses relèvent du domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il s’agit en effet de signes qui sont très fréquemment utilisés comme renvoi à la provenance de produits ou services. En raison de leur caractère usuel, les croix et drapeau suisses sont dénués de caractère distinctif.
Sont dotés d’un caractère distinctif et ne relèvent ainsi pas du domaine public les signes figuratifs contenant une croix suisse qui s’écartent suffisamment des représentations usuelles de croix ou drapeau suisses.
Exemples de signes admis :
- CH 708 480 (couleurs revendiquées : blanc, rouge ; cl. 9, 35 - 36, 38, 42, 45)
- CH 707 687 (couleurs revendiquées : blanc, rouge ; cl. 32)
9.4.1.1.2 Besoin absolu de disponibilité
Les drapeaux tels que définis à l’art. 3 LPAP repris à l’identique dans un signe déposé à titre de marque sont soumis à un besoin absolu de libre disponibilité.
9.4.1.1.3 Imposition
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à un besoin absolu de disponibilité, les signes susceptibles d’être confondu avec la croix ou le drapeau suisses peuvent s’imposer dans le commerce lorsqu’ils sont dénués de caractère distinctif originaire (cf. à ce propos : ch. 12, p. 217). Le fait que le signe ait été utilisé à titre de marque dans le passé en violation de l’aLPAP ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement du signe en tant que marque imposée.
Partie 5 – Examen matériel des marques
209
9.4.1.1.4 Drapeaux des cantons, communes et autres collectivités
Les critères d’examen du domaine public (caractère distinctif et besoin de disponibilité) valables pour la croix et le drapeau suisses s’appliquent par analogie aux drapeaux des cantons, communes et autres collectivités reconnues par le droit cantonal.
9.4.1.2 Armoiries de la Confédération, des cantons et des communes
En vertu de l’art. 8 al. 1 LPAP, les armoiries de la Confédération, des cantons et des communes et les signes susceptibles d’être confondus avec ces armoiries sont des signes de souveraineté de la collectivité concernée. Par conséquent, les armoires sont dotés d’un caractère distinctif et ne relèvent donc pas du domaine public, peu importe l’identité du déposant. Dans l’hypothèse où le déposant n’est pas la collectivité concernée ou n’est pas un tiers bénéficiant d’un droit de poursuivre l’usage au sens de l’art. 35 LPAP, le signe formé d’armoiries est contraire au droit en vigueur et sera refusé conformément à l’art. 2 let. d LPM (cf. ch. 9.4.3.3, p. 211)
9.4.1.3 Désignation officielle
Les signes qualifiés de désignations officielles ou ceux pouvant être confondus avec ces désignations (cf. ch. 9.2.4, p. 202) sont en vertu de l’art. 9 LPAP également des signes distinctifs de la collectivité concernée. Il s’agit donc de signes aussi dotés d’un caractère distinctif.
9.4.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux
Les signes nationaux figuratifs ou verbaux dont l’usage est usuel en relation avec les produits ou services concernés sont dénués de caractère distinctif. Sont dans ce cas dotés d’un tel caractère les signes qui s’écartent suffisamment des représentations usuelles du signe national figuratif.
9.4.1.5 Signes publics étrangers
Les signes publics étrangers sont traités de la même manière que les signes publics suisses s’agissant de leur appartenance au domaine public.
9.4.2 Risque de tromperie (art. 2 let. c LPM)
9.4.2.1 Existence de liens avec la collectivité
La croix suisse, les drapeaux suisses, cantonaux et communaux, les désignations officielles et les signes nationaux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit pas trompeur (art. 9 al. 3, 10 et 11 LPAP). Par risque de tromperie, on entend une tromperie quant à la provenance des produits et services concernés, mais également un usage qui est objectivement propre à faire croire à quelque chose d’erroné, par exemple sur la situation
Partie 5 – Examen matériel des marques
210
commerciale ou sur de prétendus rapports avec une collectivité publique concernés498. Ainsi, une marque déposée avec une croix suisse pour un bureau privé fournissant des conseils et des services pour l’obtention de visas qui se présente sous le nom de « Swiss Helping Point, Visa Assistance » peut être trompeur, car les clients potentiels de ces services pourraient être portés à croire qu’ils sont fournis par un bureau de conseils de l’Etat499.
Les armoiries étant des signes de puissances publiques, ils suggèrent des prétendus rapports inexistants avec la collectivité concernée lorsqu’elles ne sont pas déposées par cette dernière. Ainsi, sauf dans l’hypothèse où ces signes sont déposés par un tiers au bénéfice d’un droit de poursuivre l’usage des armoiries au sens de l’art. 35 LPAP, ces signes sont refusés en application de l’art. 2 let. c LPM.
9.4.2.2 Emploi en tant qu’indication de provenance
Les signes publics visés aux art. 8 (armoiries), 10 (drapeaux) et 11 (signes nationaux) LPAP peuvent être considérés comme des indications de provenance (art. 13 LPAP). La perception par les milieux intéressés est décisive. Les exceptions à la règle d’expérience entrent toutefois en considération, sauf pour les produits ou services en relation avec lesquels la désignation géographique bénéficie d’un titre de protection (cf. ch. 8.3, p. 174). Les exceptions500 suivantes à la règle d’expérience s’appliquent :
- lieu de vente et lieu de fourniture des services; - titre de médias et produits de l’édition ; indicaitons relatives au contenu ; - indications de provenance dans la gastronomie, pour autant que l’emploi du signe public
renvoie, compte tenu de l’impression d’ensemble, à une caractéristique autre que la provenance des produits et services ;
- noms de compagnies aériennes (uniquement pour les produits) ; - noms d’organisations sportives et culturelles ; - noms d’évènements sportifs et culturels ; - services de voyages.
Une limitation de la liste des produis et services à la provenance donnée permet de lever le risque de tromperie.
Lorsque le signe déposé contient une armoirie et que le titulaire est au bénéfice d’un droit de poursuivre l’usage au sens de l’art. 35 LPAP, la limitation de la liste des produits et services doit correspondre aux exigences de la décision de poursuivre l’usage des armoiries, indépendamment de l’existence d’exceptions à la règle d’expérience.
498 Cf. Message Swissness, p. 7805. 499 Cf. Message Swissness, p. 7805. 500 Pour davantages d’explications relatives aux exceptions à la règle d’expérience, voir ch. 8.4.7 ss, p. 180 ss.
Partie 5 – Examen matériel des marques
211
9.4.3 Signe contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou au droit en vigueur
9.4.3.1 Atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public
Lorsqu’un signe contenant une croix suisse ou tout autre signe public au sens de la LPAP est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, son usage est contraire aux art. 10 ss LPAP. Un tel signe est donc exclu de la protection à titre de marque, en application de l’art. 2 let. d LPM.
9.4.3.2 Atteinte au droit en vigueur
Un signe dont l’emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 LPAP ne peut être enregistré comme marque (art. 14 al. 1 LPAP). Un tel signe est donc contraire au droit en vigueur et est refusé en application de l’art. 2 let. d LPM.
S’agissant des signes publics étrangers, l’enregistrement d’une marque contenant un tel signe est exclu en application de l’art. 2 let. d LPM en relation avec l’art. 17 LPAP. Demeure réservé le cas où, conformément à l’art. 16 LPAP, la collectivité concernée a autorisé le déposant à utiliser le signe public (art. 15 al. 1 LPAP). La preuve de l’autorisation peut être apportée en particulier par la production d’une copie de l’attestation de l’enregistrement identique du signe comme marque dans le « pays d’origine » (art. 16 al. 2 let. a LPAP) ou de tout autre document équivalent établi par l’autorité étrangère compétente (art. 16 al. 2 let. b LPAP).
9.4.3.3 Cas particulier des armoiries et des désignations officielles
Lorsque le signe contient des armoiries au sens de l’art. 2 LPAP ou un élément susceptible d’être confondu avec ces dernières ou une désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP et qu’il est déposé par un tiers par rapport à la collectivité concernée, son usage est illicite en vertu respectivement de l’art. 8 al. 1 LPAP et de l’art. 9 al. 1 LPAP. En conséquence, un tel signe est, dans cette constellation, contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 let. d LPM. Demeure en particulier réservé, s’agissant des armoiries, le droit de poursuivre l’usage au sens de l’art. 35 LPAP.
Lorsque le signe contient une désignation officielle combinée avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs, le signe sera exclu de la protection en particulier s’il laisse croire à l’existence de rapport avec la collectivité (cf. art. 9 al. 3 LPAP a contrario).
9.5 Restrictions concernant les marques enregistrées contenant des armoiries
Les marques contenant des armoiries ne peuvent faire l’objet de licences (art. 8 al. 3 LPAP). Les marques contenant des armoiries ne peuvent de plus en principe pas être tranférées (art. 8 al. 3 LPAP). Ces restrictions concernent également les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la LPAP.
S’agissant des marques enregistrées en vertu d’un droit de poursuivre l’usage au sens de l’art. 35 LPAP, l’octroi de licence est également interdit. Elles ne peuvent être transférées
Partie 5 – Examen matériel des marques
212
qu’avec l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle le signe appartient (cf. art. 35 al. 6 LPAP par analogie).
Toute demande de transfert ou d’enregistrement de licence concernant ces marques sont refusées en application des art. 2 al. 2 CC et 20 al. 1 CO.
10. Marques collectives et marques de garantie
10.1 Généralités
A l’instar des marques individuelles, les marques collectives et les marques de garantie ont pour fonction de distinguer les produits ou services d’une entreprise des produits ou services d’autres fournisseurs. Elles ont cependant encore une autre finalité : par le biais d’une marque collective, un groupement peut autoriser ses membres à faire usage de la marque sans devoir leur concéder de licence. C'est pourquoi le droit de déposer des marques collectives est réservé à des groupements. La marque de garantie, quant à elle, garantit certaines caractéristiques de produits ou de services. Elle peut être utilisée par quiconque dont les produits ou services remplissent ces caractéristiques communes (p. ex. halal, sans gluten ou provenance géographique). Pour ces deux catégories de marques, un règlement régissant l’usage de ces marques doit être remis aux termes de l'art. 23 al. 1 LPM ; celui-ci doit être rédigé dans une langue officielle suisse (cf. Partie 3, ch. 4.7, p. 85 ; art. 3 al. 1 OPM) et ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 OPM). Si aucun règlement n’est joint à la demande ou s’il ne satisfait pas aux exigences légales, l’Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d’enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec l’art. 17 al. 1 et 3 OPM).
Les critères d’examen des motifs absolus d’exclusion sont identiques pour les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives501. Il convient de consulter à ce sujet les principes figurant aux ch. 1 à 9. Pour les marques collectives, les licences doivent être inscrites au registre ; pour les marques de garantie, il n’est pas possible de concéder des licences (cf. Partie 3, ch. 4.4, p. 84). Le changement de catégorie de marque peut se faire au stade de la demande, mais peut avoir pour conséquence le report de la date de dépôt (cf. Partie 2, ch. 3.7, p. 66).
10.2 Marques collectives
Le but d’une marque collective est de distinguer de manière uniforme les produits ou les services des membres d’un groupement de ceux d’autres entreprises (art. 22 LPM en relation avec l’art. 1 LPM). Conformément à l’art. 22 LPM, une marque collective ne peut pas être déposée par des personnes physiques, mais uniquement par des groupements. Ceux-ci n’ont pas besoin de posséder la personnalité juridique ; il suffit qu’ils puissent acquérir des droits et s’obliger et qu’ils aient la capacité d’ester en justice. Peuvent donc être titulaires d’une marque collective non seulement des associations ou des coopératives, mais aussi
501 Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques « étoiles » concernant l’exigence du caractère distinctif pour une marque de garantie (cf. aussi Partie 5, ch. 3.1, p. 106).
Partie 5 – Examen matériel des marques
213
d’autres sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert (p. ex. sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite). Le titulaire de la marque collective a le droit de l’utiliser. Ainsi, une association faîtière peut déposer une marque collective que ses membres seront libres d’utiliser conformément aux statuts.
En plus de respecter les exigences formelles générales (cf. Partie 2, ch. 3.1.2, p. 57 et ch. 3.3, p. 63), le déposant d’une marque collective doit présenter à l’Institut, conformément à l’art. 23 al. 1 LPM, un règlement qui doit contenir au moins le nom du titulaire de la marque et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque et définir qui est autorisé à utiliser la marque collective (art. 23 al. 3 LPM). Les licences octroyées sur une marque collective doivent être inscrites au registre sans quoi elles ne sont pas valables (art. 27 LPM).
10.3 Marques de garantie
La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque. Sa finalité est double. Premièrement, la marque de garantie a pour but de garantir que les produits ou services offerts par des entreprises différentes présentent des caractéristiques communes, comme la qualité (vêtements en coton), la provenance géographique (produits suisses, produits du Valais), le mode de production (produits issus de la culture biologique ou de l’élevage respectueux des animaux, production écologique) ou des critères techniques (produits répondant à un contrôle particulier ou issus du commerce équitable). Deuxièmement, la marque de garantie vise à distinguer les produits et services proposés par les entreprises autorisées à faire usage de la marque de garantie de ceux proposés par d’autres entreprises502. Ainsi, une marque de garantie offre une protection à titre de marque à un signe utilisé en relation avec les produits ou services pour lesquels le règlement définit des caractéristiques communes.
Toute personne physique ou morale peut déposer une marque de garantie (art. 21 al. 1 LPM en relation avec l’art. 28 LPM). Le titulaire de la marque n’est pas autorisé à l’utiliser lui- même (art. 21 al. 1 et 2 LPM). La marque de garantie n’offre dès lors pas de protection à titre de marque pour un signe utilisé en lien avec les produits ou services proposés par le titulaire. L’interdiction d’utiliser la marque frappe aussi les personnes ayant des rapports économiques étroits avec le titulaire de la marque (p. ex. des sociétés filles). Le titulaire de la marque doit contrôler le respect des caractéristiques communes (art. 21 al. 1 LPM). Il doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou services qui satisfont aux caractéristiques communes garanties par le règlement à toute entreprise intéressée à condition qu’un contrôle selon le règlement soit garanti et que l’entreprise intéressée par l’emploi de la marque de garantie s’acquitte d’une rémunération adéquate (cf. art. 21 al. 3 LPM). Si ces conditions sont remplies, l’entreprise intéressée par l’emploi de la marque de garantie possède un droit exécutoire d’utiliser cette marque pour les produits ou services en question. Les rapports entre l’entreprise et le titulaire de la marque ne sont dès lors pas de nature contractuelles, mais régis par la loi. Le titulaire de la marque n’est donc pas autorisé à
502 Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques étoiles ; ATF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.
Partie 5 – Examen matériel des marques
214
limiter l’accès à l’emploi de la marque de garantie par des conditions supplémentaires, par exemple la conclusion d’un contrat.
Comme pour la marque collective, la demande d’enregistrement doit comporter un règlement qui doit au minimum contenir des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque, le nom du titulaire de celle-ci, les caractéristiques communes des produits ou des services garanties par la marque, les mécanismes de contrôle et les sanctions prévues en cas d’utilisation illicite de la marque (art. 23 al. 2 LPM). Les caractéristiques communes doivent porter sur tous les produits ou services. Certaines peuvent s’appliquer à tous les produits ou services (p. ex. halal, sans gluten), mais le règlement peut aussi spécifier quelles caractéristiques s’appliquent à quels produits ou services (p. ex. les tournevis doivent être jaunes, les marteaux noirs). Les caractéristiques communes définies dans le règlement d’une marque de garantie doivent être objectives. En vue de l'examen du règlement, le déposant doit remettre tous les documents auxquels le règlement se réfère (p. ex. normes contraignantes).
11. Marques géographiques
11.1 Généralités
Pour les marques géographiques, l’appréciation des motifs absolus d’exclusion se fonde sur les mêmes critères d’examen que ceux appliqués aux autres catégories de marque. Il convient de consulter à ce sujet les principes figurant aux ch. 1 à 8, notamment l’exigence de la limitation de la liste des produits ou des services (cf. ch. 8.6.1, p. 187 et 8.6.5, p. 191.). En dérogation à l'art. 2 let. a LPM, il est possible d'enregistrer comme marques géographiques des signes appartenant au domaine public (art. 27a LPM).
Il est par exemple possible d'enregistrer aux conditions énoncées ci-dessous toutes les dénominations enregistrées dans un registre, à savoir les appellations d'origine (p. ex. « Gruyère ») et les indications géographiques (p. ex. « saucisson vaudois »), de même que les appellations viticoles protégées selon une réglementation cantonale (p. ex. « Epesses »). Il en va de même pour les indications géographiques régies par une ordonnance du Conseil fédéral (p. ex. pour les montres).
Une marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement (l’usage libre au sens de l’art. 27d al. 1 LPM). L'usage n'est pas lié au versement d'une rémunération (art. 27c al. 2 LPM), ni soumis à une autorisation.
Le titulaire d'une marque géographique peut uniquement interdire à un tiers de faire usage de sa marque dans les affaires pour des produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement (droit d'interdiction au sens de l’art. 27d al. 2 LPM). Il ne peut cependant pas former opposition contre l'enregistrement d'une marque (art. 27e al. 2 LPM).
Partie 5 – Examen matériel des marques
215
11.2 Signes admis à l'enregistrement
Le système de la marque géographique implique nécessairement l'existence d'un enregistrement préalable503, d'une appellation d'origine (contrôlée) étrangère reconnue par la Suisse, d'une indication géographique504, d'une ordonnance du Conseil fédéral505 ou d'une réglementation étrangère équivalente506.
Conformément à l'art. 27a LPM, peuvent être enregistrés comme marques géographiques les signes suivants :
une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 16 LAgr507 (art. 27a let. a LPM) ;
une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 50a LPM508 (art. 27a let. a LPM) ;
une appellation d’origine contrôlée protégée conformément à l’art. 63 LAgr509
(art. 27a let. b LPM) ; une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l’art. 63 LAgr510
(art. 27a let. b LPM) ; une indication de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral
édictée en vertu de l’art. 50 al. 2 LPM511 (art. 27a let. c LPM) ; une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère
équivalente (art. 27a let. c LPM).
503 Cf. à ce propos n. 507. 504 P. ex. une indication étrangère reconnue en Suisse comme appellation d'origine ou indication géographique en vertu de l’Annexe 12 de l’Accord sectoriel entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ou une appellation d'origine viticole étrangère qui est conforme, selon l'OFAG, aux exigences de l'art. 63 LAgr (art. 27a let. b LPM). 505 Cf. n. 511. 506 Art. 27a let. c LPM. 507 Il s'agit des AOP/IGP pour les produits agricoles qui sont enregistrées dans le registre de l'OFAG conformément à l'art. 13 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP ; RS 910.12. L'art. 16 al. 2bis LAgr et l'ordonnance précitée sur les AOP et les IGP pour les produits agricoles autorisent l'enregistrement en Suisse de dénominations concernant des aires géographiques de pays étrangers. 508 Il s'agit des AOP/IGP pour les produits non agricoles qui sont enregistrées dans le registre de l'Institut conformément à l’art. 11 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP pour les produits non agricoles ; RS 910.12 ; pour plus de détails, cf. Directives de l’IPI en matière d’AOP et IGP non agricoles, Berne 01.2017, disponible sous www.ige.ch . 509 Il s'agit des appellations d'origine protégées viticoles qui sont enregistrées dans le registre de l'OFAG conformément à l’art. 25 de l'ordonnance sur le vin ; RS 916.140. 510 Lorsqu’une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère en tant que marque géographique est déposée, l'Institut consulte l'OFAG. Ce dernier vérifie que les conditions spécifiques définies dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies (art. 17 al. 2 OPM en relation avec l'art. 27a let. b LPM). 511 Cf. l'ordonnance réglant l'utilisation du nom « suisse » pour les montres ; RS 232.119.
Partie 5 – Examen matériel des marques
216
11.3 Identité de la marque géographique avec l’indication protégée
La marque géographique doit être identique à l’indiction protégée qui lui sert de base. Il ne peut en principe s’agir que d’une marque verbale. Demeurent réservés les signes figuratifs pouvant constituer une indication géographique protégée par une ordonnance de branche ou une réglementation comparable au sens de l’art. 50 al 2 LPM (art. 27a let. c LPM).
S’agissant des marques géographiques basées sur une AOP ou une IGP enregistrée en Suisse, ce sont les indications figurant dans le cahier des charges qui déterminent la marque géographique. Les normes d’étiquettage figurant dans le cahier des charges ne sont pas prises en considération.
11.4 Qualité de déposant
Conformément à l'art. 27b LPM, sont légitimés à déposer une marque géographique :
le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou, s’il n’existe plus, le groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (art. 27b let. a LPM) ; le canton suisse protégeant une appellation d’origine contrôlée, l’autorité étrangère responsable de la réglementation des appellations viticoles conformes aux exigences de l’art. 63 LAgr ou le groupement ayant obtenu la protection d’une appellation viticole étrangère (art. 27b let. b LPM) ;
l’organisation faîtière du secteur économique pour laquelle le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50 al. 2 LPM ou qui se fonde sur une réglementation étrangère équivalente (art. 27b let. c LPM).
11.5 Règlement de la marque
Le déposant d'une marque géographique doit remettre à l'Institut un règlement concernant l'usage de la marque, lequel doit correspondre exactement au cahier des charges ou à la réglementation applicable (art. 27c al. 1 et 2 LPM). Ce règlement peut se limiter à un renvoi au cahier des charges concerné ou à la réglementation applicable.
Au cours de la procédure d'enregistrement de marque, le déposant ne peut pas définir des conditions supplémentaires qui ne figurent pas déjà dans le cahier des charges ou dans la réglementation applicable.
Le règlement ne peut pas prévoir de rémunération pour l'usage de la marque géographique (art. 27c al. 2 LPM).
Si le règlement d'une marque géographique enregistrée est modifié en raison d’une modification ultérieure du cahier des charges ou de la réglementation applicable, le nouveau règlement doit être remis à l'Institut pour examen et approbation (par analogie avec l'art. 27c LPM).
Partie 5 – Examen matériel des marques
217
11.6 Critères d'examen
Lorsque les conditions précitées régissant l'enregistrement d'une marque géographique sont remplies (art. 27a à 27c LPM), le signe est admis au registre des marques avec l’indication « marque géographique » (art. 40 al. 2 let. dbis OPM).
L'Institut rejette la demande d'enregistrement d’une marque géographique lorsque celle-ci ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c LPM (art. 30 al. 2 let. e LPM en relation avec l'art. 17 al. 1 OPM). L’art. 2 let. a LPM n’est pas examinée (art. 27a LPM). Les autres motifs absolus d’exclusion de l’art. 2 LPM sont en revanche examinés. Ainsi, pour éviter tout risque de confusion, la liste des produits et services devra être limitée au produit ou service couvert par le cahier des charges ou la réglementation applicable.
11.7 Suspension
Si la marque est enregistrée avant la clôture définitive des procédures (d'examen) des dénominations énumérées à l'art. 27a LPM, l’Institut suspend d’office la procédure d'enregistrement de la marque géographique jusqu'à ce que les décisions rendues par les autorités compétentes512 soient entrées en force.
12. Marques imposées
12.1 Généralités
12.1.1 Notion de marque imposée
Conformément à l’art. 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut s’imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et acquérir ainsi une force distinctive. L’imposition dans le commerce n’est examinée que sur requête expresse du déposant513.
Un signe s’est imposé comme marque dans le commerce lorsqu’une part importante des destinataires des produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée514, ce qui implique en général un usage du signe en tant que marque
512 L'OFAG est compétent pour les AOP/IGP pour les produits agricoles et les désignations viticoles étrangères, l'Institut pour les AOP/IGP pour les produits non agricoles et la réglementation étrangère analogue à l'ordonnance visée à l'art. 50 al. 2 LPM, les cantons pour les appellations d'origine protégées viticoles et le Conseil fédéral pour les ordonnances visées à l'art. 50 al. 2 LPM. 513 ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TAF B-1456/2016, consid. 8.1 – Schweiz Aktuell; TAF B-2509/2012, consid. 2.3 – Schweizer Fernsehen ; TAF B-4519/2011, consid. 3.8 – RHÄTISCHE BAHN ; TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN. 514 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2, non publié, dans TAF 140 III 297 ; TAF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST ; ATF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles) ; ATF 130 III 328, consid. 3.1 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.
Partie 5 – Examen matériel des marques
218
pendant une période prolongée515. La simple notoriété du signe ne signifie pas que celui-ci s’est imposé comme marque dans le commerce516.
La qualité de marque imposée est une notion de droit ; en revanche, la question de savoir si les conditions de l’acquisition du statut de marque imposée sont réalisées dans le cas particulier relève des faits517.
Ne peuvent pas s’imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 12.1.2, ci-dessous).
Il convient de distinguer les marques qui se sont imposées dans le commerce par l’usage, de celles qui ont perdu leur caractère trompeur (art. 2 let. c LPM) parce qu’elles ont acquis une seconde signification propre (« secondary meaning » ; cf. ch. 8.6.2, p. 189).
Si les conditions de l’imposition à titre de marque sont remplies, l’enregistrement dans le registre des marques est complété par l’indication « marque imposée » (art. 40 al. 2 let. c OPM)518.
Sur demande du déposant, un signe composé d’une marque imposée XYZ et d’autres éléments non distinctifs peut être enregistré au registre avec l’indication « XYZ : marque imposée », à condition que la marque imposée soit reconnaissable en tant que telle dans le signe en question et qu’elle influence l’impression d’ensemble qui s’en dégage519. L’examen de l’imposition dans le commerce de l’élément en question se fait dans chaque cas particulier à la lumière des faits concrets et de la pratique applicable au moment où est rendue la décision520. L’imposition dans le commerce ne peut être admise que pour les produits ou les services pour lesquelles elle a été reconnue précédemment.
Lorsqu’une marque est enregistrée pour une partie des produits ou services revendiqués parce qu’elle est pourvue de caractère distinctif originaire et pour une autre partie des produits ou services parce que son imposition dans le commerce a été rendue vraisemblable, la remarque suivante est inscrite au registre : « Marque imposée pour une partie des produits/services. Voir détails dans le dossier. ».
515 TAF B-6629/2011, E. 9.3 – ASV ; cf. aussi TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative). 516 Cf. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative) ; TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz. 517 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN. 518 Pour la fonction de l’indication « marque imposée », voir TF 4A_528/2013, consid. 2.1 – ePost select (fig.). 519 Cette question est appréciée selon les mêmes principes qui régissent l’examen du caractère distinctif originaire de signes composés de plusieurs éléments (cf. ci-dessus ch. 4.3.1. p. 116) 520 Cf. TAF 140 III 109, consid. E. 5.3.2 s. – ePostSelect (fig.).
Partie 5 – Examen matériel des marques
219
12.1.2 Limite des marques imposées : le besoin absolu de disponibilité
Les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité ne peuvent pas être enregistrés, sans égard à la possibilité d’en établir le caractère de marque imposée521. Même après un usage intensif, ils ne sont pas admis à la protection à titre de marque522.
On peut conclure à un besoin absolu de disponibilité lorsque les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l’avenir du signe en rapport avec les produits ou les services523 concernés524. C’est le cas non seulement pour les formes de produits et d’emballages régies par l’art. 2 let. b LPM, mais aussi pour les désignations génériques telles que « pain », « chaussures », « vêtements » ou « laine »525. En règle générale, il existe un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance directes (cf. ch. 8.5.3, p. 187)526. Selon les circonstances, il peut également exister pour les autres indications descriptives, les signes élémentaires ou banals527 et les couleurs (cf. ch. 4.5, p. 136). L’absence d’un usage courant528 et l’existence de nombreuses alternatives équivalentes529
infirment en général le caractère indispensable d’un signe.
12.1.3 Invocation et établissement du caractère de marque imposée
Ce n’est que sur demande que l’Institut examine si le signe s’est imposé comme marque dans le commerce et a donc acquis un caractère distinctif par l'usage530. Le déposant doit également présenter une demande s’il entend faire valoir une marque imposée qui a été enregistrée à une date antérieure (cf. ch. 12.1.1, in fine, p. 217).
521 Cf. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1, non publié, dans TAF 140 III 297 ; TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE ; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST ; ATF 134 III 314, consid. 2.3.5 – M / M-joy ; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re. 522 Cf. ATF 137 III 77, consid. 3.4 – Marques « étoiles » ; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST ; CREPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 523 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS ; ATF 137 III 77, consid. 3.3 – « Sterne-Marken ». 524 ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; cf. aussi TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Bouton (marque figurative) ; TAF 5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 525 ATF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 526 Cf. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Selon le TF, il faut également examiner l’existence d’un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance. 527 ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; ATF 131 III 121, consid. 4.3 s. – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 528 ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; ATF 131 III 121, consid. 4.4 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 529 ATF 137 III 77, consid. 3.2 – « Sterne-Marken » ; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST ; ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS ; TAF B- 5169/2011, consid. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER. Les graphies modifiées rencontrées que rarement dans le commerce ne constituent pas des alternatives jugées équivalentes (cf. TAF B-2791/2016, consid. 3.3 et 6.4 – Wing Tsun). 530 TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN ; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.
Partie 5 – Examen matériel des marques
220
Celui qui revendique le statut de marque imposée doit remettre des moyens de preuve531. Dans la procédure d’enregistrement, il suffit de rendre vraisemblable que le signe s’est imposé comme marque532. Il est donc nécessaire que les faits devant être rendus vraisemblables bénéficient d’un certain degré de plausibilité533, même s’il est toujours probable qu’ils ne se soient pas réalisés534.
Au regard de la jurisprudence, il n’est pas clair si l’imposition de la marque peut être invoquée seulement au moment de la procédure de recours535. Dans le cas où cela devait être possible, le déposant de la marque pourrait devoir supporter les frais du recours, même s’il obtient gain de cause536.
La perception du signe par les destinataires peut être établie directement au moyen d’un sondage d’opinion représentatif des milieux intéressés déterminants (étude démoscopique ; cf. ci-dessous ch. 12.3, p. 225)537. Il est également possible de l’établir indirectement, à l’aide de documents qui, selon la règle d’expérience, fournissent des indices concernant la perception du signe par les milieux intéressés déterminants (cf. ci-dessous ch. 12.2.2, p. 222). La vraisemblance ou non qu’un signe s’est imposé comme marque résulte de la libre appréciation de l’ensemble des moyens de preuve fournis (concernant l’appréciation des preuves cf. Partie 1, ch. 5.4.4.2, p. 31). L’Institut considère le sondage d’opinion comme le moyen de preuve le plus fiable538 ; compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, il y a toutefois lieu de renoncer aux règles schématiques en matière de preuve et de les établir plutôt au cas par cas539. Selon le Tribunal fédéral, il est possible de combiner les divers moyens de preuve (documents attestant de l’usage et sondage d’opinion)540. La présentation de documents supplémentaires ne permet toutefois pas de compenser des valeurs insuffisantes résultant du sondage d’opinion.
531 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS avec renvoi à la CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Couleur jaune (marque de couleur) ; TAF B- 2225/2011, consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER. 532 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN. 533 ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle). 534 TAF B-5169/2011, consid. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER. 535 D’avis plutôt contraire TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN ; autre avis TAF B- 6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER ; TAF B- 3394/2007, consid. 6 - SALESFORCE.COM. 536 TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV. 537 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST ; TAF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M‘s (marques tridimensionnelles) ; TAF 130 III 328, consid. 3.1 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.). 538 Cf. ATF 131 III 121, consid. 7.1 s. et 8 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 539 ATF 130 III 328, consid. 3.4 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle). 540 ATF 131 III 121, consid. 7.3 et 8 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles).
Partie 5 – Examen matériel des marques
221
12.1.4 Milieux concernés déterminants
L’examen de l’admission du signe à titre de marque imposée s’effectue sur la base de la perception des destinataires, dont la compréhension est déterminante pour juger du changement de signification du signe. Les destinataires concernés sont déterminés en fonction des produits et des services pour lesquels le signe a été déposé : il peut s’agir du consommateur moyen ou de milieux spécialisés (à savoir des professionnels du commerce, de l’artisanat et de l’industrie), ou encore des deux. Il ne faut pas se limiter aux destinataires effectifs mais prendre en compte tous les destinataires potentiels541.
Dans le cadre de l’établissement du caractère de marque imposée, toute formulation admissible de la liste des produits et des services conformément à l’art. 11 OPM n’est pas propre à limiter le cercle des destinataires542. Une réduction du cercle des destinataires selon des critères de marketing tels que le prix ou la qualité est exclue543.
12.1.5 Lieu
Il faut en principe rendre vraisemblable que la marque s’est imposée dans toute la Suisse544. Pour les détails, il est renvoyé aux ch. 12.2.4, p. 223 concernant les documents et au ch. 12.3.5, p. 226 concernant le sondage d’opinion.
12.1.6 Date de dépôt
En vertu du principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM), le signe doit s’être imposé comme marque au moment du dépôt545 et posséder encore ce statut lors de l’enregistrement546. Lorsqu’il n’est pas suffisamment démontré que la marque s’est imposée
541 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non publié, dans TAF 140 III 297 ; cf. aussi TF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur) : Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé qu’il fallait tenir compte des destinataires moyens et non pas uniquement des personnes qui consomment, occasionnellement ou régulièrement, des boissons énergétiques. Ces boissons sont en effet en concurrence sur le marché avec d’autres boissons non alcoolisées, ce qui signifie que les destinataires ont toujours le choix entre les boissons énergétiques et ces autres boissons. 542 TF, sic! 2007, 625 – consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur). 543 ATF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Chaise (marque tridimensionnelle) : la limitation à des acheteurs de meubles de design n’est pas admissible . cf. aussi TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rose (marque de couleur). 544 ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO ; ATF 120 II 144, consid. 3.c – YENI RAKI ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV ; TAF B-5169/2011, consid. 2.10 – OKTOBERFEST-BIER ; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz. 545 TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell ; TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 avec références – Paris Re ; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 – SALESFORCE.COM. 546 TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell.
Partie 5 – Examen matériel des marques
222
au moment du dépôt, la date de dépôt peut être reportée, pour les marques suisses, à la date où la vraisemblance a été établie547.
12.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents
12.2.1 Généralités
Le statut de marque imposée pour certains produits ou services peut se fonder sur des faits qui, selon l’expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu par les destinataires548. On peut mentionner par exemple des chiffres d’affaires importants qui ont été réalisés pendant une longue activité en relation avec un signe ou des efforts publicitaires considérables549. Dans la mesure où le déposant remet des documents à ce sujet à l’Institut, ceux-ci doivent démontrer sous quelle forme, pour quels produits et services, dans quelle partie du territoire, dans quelle mesure, par qui et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque.
Le signe doit avoir été utilisé par le déposant ou par un tiers avec son accord550.
12.2.2 Moyens de preuve
Les moyens de preuves admis sont énumérés à l’art. 12 PA. Pour les moyens de preuve appropriés pour démontrer indirectement le caractère imposé d’un signe, il convient de se référer aux indications figurant dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 30). Des attestations des associations professionnelles du secteur concerné sont aussi susceptibles de constituer un indice que le signe est perçu par les milieux concernés comme une référence à une entreprise déterminée551. Les moyens de preuve doivent se référer à la période précédant la date de dépôt552.
Sur demande, les pièces contenant des secrets de fabrication ou d’affaires sont classées à part et exclues du droit à la consultation du dossier par des tiers (cf. Partie 3, ch. 5.2, p. 86, dernier paragraphe).
547 CREPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Couleur jaune (marque de couleur). Dans cet arrêt, l’ancienne CREPI a également précisé qu’une date de dépôt antérieure pouvait être admise en l’absence d’indices démontrant que la marque s'est imposée après la date de dépôt. Le report de la date de dépôt n’est pas possible pour les enregistrements internationaux (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re). 548 ATF 131 III 121, consid. 6 – SMARTIES/M&M’s (marques tridimensionnelles) ; ATF 130 III 328, consid. 3.1 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV. 549 TAF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST. 550 Cf. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle). 551 Cf. CREPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima. 552 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV ; cf. concernant la date de dépôt ch. 12.1.6, p. 221.
Partie 5 – Examen matériel des marques
223
12.2.3 Relation avec la liste des produits et des services
En vertu du principe de la spécialité, l’admission du signe en tant que marque imposée ne peut pas être étendue à d’autres produits ou services que ceux pour lesquels le caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable553. L’établissement du fait qu’un signe s’est imposé à titre de marque pour certains produits ou services ne permet pas d’inférer ce statut pour l’indication générale correspondante (Oberbegriff)554. Les documents doivent couvrir tous les produits ou les services pour lesquels la marque est dépourvue de caractère distinctif originaire.
Conformément au devoir de collaboration du déposant (cf. Partie 1, ch. 5.4.2, p. 29), celui-ci doit indiquer à quels produits ou services se réfèrent les différents documents produits555.
12.2.4 Lieu de l’usage
Le déposant doit en principe produire des pièces relatives à l’usage pour toute la Suisse556. En pratique, il suffit toutefois que les documents attestent l’utilisation dans les trois parties principales du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin). Les pièces démontrant l’usage à l’étranger ne sont d’aucune aide pour démontrer la perception du signe en Suisse557.
Si la commercialisation se fait à l’échelle internationale, la situation prévalant à l’étranger peut être considérée comme un indice pour une perception analogue du signe en Suisse558.
12.2.5 Durée de l’usage
L’Institut exige en règle générale une utilisation à titre de marque en relation avec les produits et services concernés pendant une durée de dix ans. Celle-ci doit avoir eu lieu avant le dépôt559. Les pièces produites doivent entièrement couvrir cette période.
Suivant l’intensité de l’usage ou les moyens publicitaires mis en œuvre, il est possible qu’un signe s’impose comme marque dans un laps de temps plus court, par exemple pour les
553 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER ; TAF B-2999/2011, consid. 8 – DIE POST ; CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Couleur jaune (marque de couleur) (pas d’extension de la protection comme marque imposée aux moyens dits auxiliaires par le biais desquels une prestation est fournie). 554 TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER ; un signe qui s’est imposé pour des « pantalons » n’implique pas qu'il possède aussi ce statut pour des « vêtements », parce que ces derniers comprennent entre autres aussi des « manteaux ». 555 Cf. TAF B-1456/2016, consid. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL. 556 ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 avec références – FARMER. 557 TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 558 Cf. TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN. 559 Cf. concernant la date de dépôt ch.12.1.6, p. 221.
Partie 5 – Examen matériel des marques
224
quotidiens à grand tirage560. Il peut en aller de même en cas de croissance continue du chiffre d’affaires561.
12.2.6 Usage à titre de marque
Les pièces produites doivent démontrer un usage à titre de marque562. La simple notoriété du signe ne dit rien sur sa fonction de renvoi distinctif à une entreprise déterminée (cf. ch. 12.1.1, p. 217). Ne sont pas prises en compte les pièces démontrant un simple usage décoratif563, un usage comme raison sociale564 ou un usage pour des produits auxiliaires565.
Le signe ne doit pas être obligatoirement apposé sur les produits correspondants. Il suffit par exemple que la marque soit utilisée sur des offres, des catalogues, des prospectus, des listes de prix, des factures, etc., pour autant qu’un lien avec les produits et les services concernés soit évident566. Un usage de la marque en rapport avec les produits et services fait défaut si la marque n’est utilisée qu’en relation avec l‘entreprise. L’usage qui a lieu uniquement à titre de raison sociale ou d’enseigne n’est pas suffisant. Il ne permet en effet pas à la marque d’exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services mais correspond à un renvoi abstrait à une entreprise.
12.2.7 Usage sous une forme divergente
Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle il a été déposé567. L’usage prolongé d’un signe dépourvu de caractère distinctif originaire avec d’autres éléments ne conduit pas dans tous les cas pas à exclure l’imposition de ce signe seul568. Pour pouvoir être enregistré, le signe en question doit être essentiel ou prédominant dans l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque telle qu’elle a été utilisée. Ce n’est en particulier pas le cas lorsqu’il a été associé à des éléments dotés de caractère distinctif569. Des éléments dénués de caractère distinctif peuvent toutefois influencer de manière essentielle l’impression d’ensemble. Dans cette hypothèse, il faut en général rendre vraisemblable de manière directe que le signe s’est imposé comme marque, au moyen d’un sondage d’opinion (cf. ch. 12.3, p. 225).
560 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER ; TAF B-788/2007, consid. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 561 TF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 562 Cf. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 s. – Bouton (marque figurative) concernant le cas d’un signe déposé à titre de marque figurative utilisé comme partie de la forme du produit. 563 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 564 TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 565 TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS. 566 Cf. TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell ; TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative). 567 TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B- 3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER. 568 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 569 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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Les critères de l'usage propre à maintenir le droit à la marque (art. 11 al. 2. LPM) ne s’appliquent pas pour déterminer l’usage sous une forme divergente570.
12.2.8 Etendue de l’usage
Les documents doivent montrer que l’entreprise a généré, durant des années, des chiffres d’affaires importants sous le signe déposé ou que des efforts publicitaires considérables ont été déployés571. Les indications concernant le nombre de pièces vendues, le nombre de tirages, le chiffre d’affaires, les listes de prix, les dépenses publicitaires, les factures sont des moyens de preuve appropriés pour attester un usage suffisant du signe.
12.3 Vraisemblance établie directement au moyen d’un sondage d’opinion
12.3.1 Généralités
Un sondage d’opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr pour démontrer la perception d’un signe au sein du public visé572. Il tend à établir directement qu’au moment où il est réalisé, un signe dépourvu de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (cf. également ch. 12.1.6, p. 221). Le sondage d’opinion doit être élaboré de manière professionnelle et satisfaire en particulier aux critères de la reproductibilité, de la contrôlabilité et de la transparence573.
12.3.2 Cas d’application
Il est nécessaire de réaliser un sondage d’opinion lorsque les documents à disposition ne répondent pas aux exigences énoncées aux ch. 12.2.3 à 12.2.8. Le sondage d’opinion est donc le moyen le plus approprié pour rendre vraisemblable qu’un signe s’est imposé comme marque dans les cas suivants574 :
- lorsqu’il persiste un doute que le signe, en raison de sa grande banalité, est considéré comme une marque par les consommateurs visés, même après un usage prolongé575 ;
- pour les signes se confondant avec l’aspect extérieur des produits, par exemple motifs reproduits de manière illimitée (cf. ch. 4.10, p. 148), marques de couleur abstraites (cf. ch. 4.11, p. 149) ou formes banales de produits et d’emballages (cf. ch. 4.12, p. 150) ; à la différence des signes verbaux ou figuratifs, ces signes ne sont généralement pas perçus par les consommateurs comme un renvoi à une entreprise déterminée, même
570 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST. 571 ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST ; TAF B- 5169/2011, consid. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER. 572 ATF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 573 Cf. TAF B-5169/2011, consid. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER ; cf. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.2 – SAVANNAH. 574 La prise en considération de documents justifiant de l’usage n’est a priori pas exclue dans ces cas. 575 ATF 130 III 328, consid. 3.4 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).
Partie 5 – Examen matériel des marques
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après un usage prolongé, mais comme la forme du produit576, une forme liée à sa fonction ou à sa présentation décorative.
12.3.3 Signe à présenter lors du sondage
Lors du sondage, il faut utiliser le signe tel que déposé dans la demande d’enregistrement (notamment en ce qui concerne le graphisme, les proportions, la couleur et la taille). Pour les signes tridimensionnels, il faut présenter, dans la mesure du possible, la forme en tant que telle aux personnes interrogées. En effet, la reproduction figurant dans la demande d’enregistrement ne représente que l’illustration réduite à deux dimensions nécessaire pour la publication au registre.
12.3.4 Relation avec la liste des produits et des services
Il faut réaliser en principe une enquête spécifique pour chaque produit ou service, faute de quoi il n’est pas possible de déterminer si les réponses données concernent tous les produits ou les services ou uniquement une partie de ceux-ci577.
12.3.5 Lieu du sondage d’opinion
Le principe selon lequel le statut de marque imposée doit être rendu vraisemblable pour toute la Suisse (cf. 12.1.5, p. 221) n’implique pas qu’il faille inclure dans le sondage d’opinion toutes les régions, aussi petites soient-elles. Il s’agit plutôt de garantir que la population suisse dans son ensemble soit représentée. A cet égard, il est essentiel qu’au moins les trois principales parties du territoire, respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin) soient prises en compte en fonction de leur part dans l’ensemble de la population suisse et que la répartition « ville – campagne » soit correctement respectée.
Lorsque les connaissances linguistiques ne sont pas déterminantes pour la perception du signe par les destinataires concernés et que les produits sont commercialisés dans toute la Suisse, il est possible de limiter le sondage à une région du pays578. Dans cette hypothèse, il faut également rendre vraisemblable que le signe est utilisé dans toute la Suisse de manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d’affaires sont comparables dans toutes les régions de Suisse579.
Le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre580.
576 ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle). 577 CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5b – Couleur jaune (marque de couleur). 578 ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 579 ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marques tridimensionnelles). 580 Par environnement neutre, on entend que le sondage ne doit pas être réalisé dans un lieu où le produit sur lequel porte l’enquête est connu des destinataires pour d’autres motifs que celui de s’être imposé comme marque dans le commerce. P. ex. la réalisation du sondage à proximité d’une bannière publicitaire du déposant fausserait considérablement les résultats de l’enquête.
Partie 5 – Examen matériel des marques
227
12.3.6 Modalités du sondage d’opinion
Les modalités du sondage d’opinion sont fonction du signe sur lequel il porte. Dans la pratique, la méthode la plus utilisée est l’entretien personnel par oral, dans le cadre duquel le signe, par exemple une forme ou l’illustration d’une marque figurative, d’une marque verbale/figurative ou d’une marque de couleur, est directement présenté aux personnes interrogées.
Pour diverses raisons et suivant le type de marque, il existe des réserves à l’égard des sondages effectués par écrit ou en ligne par voie informatique. Ils ne permettent d’établir qu’un signe s’est imposé comme marque que sous certaines conditions. Il est recommandé d’examiner au préalable avec l’Institut les modalités de réalisation de telles enquêtes581.
Le sondage téléphonique entre en ligne de compte uniquement pour les marques verbales. Pour tous les autres types de marques, cette méthode se heurte au fait que le signe n‘apparaît pas aux personnes sondées tel qu’il est enregistré.
12.3.7 Représentativité
Le sondage doit être effectué auprès d’un échantillon représentatif des destinataires. Après avoir défini les milieux concernés déterminants comme population à sonder (cf. ch. 12.1.4, p. 221), il faut créer un échantillon probant.
Si les destinataires sont uniquement des professionnels, il se peut que, suivant la nature des produits ou des services en question, le groupe de personnes à sonder soit si petit que toutes les personnes concernées soient facilement identifiables. Dans cette hypothèse, un sondage auprès de toutes ces personnes s’impose.
Lorsque le groupe de personnes à interroger est plus important (notamment quand il s’agit des destinataires moyens), c’est le sondage par échantillonnage qui s’impose puisqu’il est impossible d’interroger l’ensemble des personnes concernées. Pour garantir la représentativité, la qualité du sondage par échantillonnage doit être élevée, autrement dit, il faut faire en sorte de retenir un nombre de critères aussi grand et varié que possible pour que l’échantillon reflète la population sondée.
Le nombre de personnes interrogées (à savoir l’étendue de l’échantillon) a des répercussions directes sur la marge d’erreur (tolérance d’erreur) des résultats de l’enquête : plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus la marge d’erreur est petite et plus le sondage est probant. L’Institut considère comme règle de base que, pour être concluante, l’enquête auprès des destinataires moyens doit prendre en compte l’opinion de 1’000
581 Pour les enquêtes informatisées exécutées en ligne, il est nécessaire de garantir la représentativité au niveau de la structure d’âge des personnes interrogées. Comme pour les sondages par écrit, il faut également s’assurer de la spontanéité des réponses et exclure l’aide de tiers. Pour les enquêtes informatisées, il convient notamment de veiller à ce que la personne interrogée ne puisse pas revenir sur une question antérieure et modifier la réponse donnée. Ce critère s’applique également aux sondages par écrit, pour lesquels il faut en plus faire attention à ce que les sondés répondent aux questions dans l’ordre donné, sans connaissance préalable des questions suivantes.
Partie 5 – Examen matériel des marques
228
personnes au minimum582. Pour les milieux professionnels, l’avis de 200 personnes est suffisant.
12.3.8 Questions à poser
La valeur indicative des sondages d’opinion dépend en grande partie de la qualité des questions posées583. Les questions doivent être formulées de façon neutre ; elles ne doivent pas suggérer d’emblée une certaine réponse au sondé584. Pour éviter que l’Institut ne juge les résultats d’un sondage d’opinion insuffisants en raison de lacunes dans la méthode ou la réalisation585, il est recommandé d’examiner préalablement avec l’Institut les modalités du sondage. Les questions doivent obligatoirement viser à déterminer le degré de connaissance, du caractère distinctif et d’individualisation du signe en relation avec le produit ou le service considéré586.
L’Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante587 :
a) Degré de connaissance du signe
Exemple de question : Connaissez-vous [la désignation XY/cette couleur/cette forme/etc.] en relation avec [produits/services] ?
Réponses possibles : oui/non/je ne sais pas, pas de réponse.
La présentation du signe doit permettre de déterminer son degré de connaissance en relation avec les produits ou les services évoqués dans la question. L’intervieweur doit indiquer les réponses possibles à l’avance.
b) Degré du caractère distinctif
Exemple de question : [Cette désignation/cette couleur/cette forme/etc.], en relation avec [ce produit/ce service], renvoie-t-elle à une ou plusieurs entreprises ou n’est-elle pas perçue comme un renvoi à une entreprise ?
Réponses possibles : Référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse.
Il s’agit de la question déterminante du point de vue juridique. Elle doit en effet permettre d’établir dans quelle mesure les personnes interrogées perçoivent le signe, en relation avec les produits ou les services désignés, comme une indication de provenance commerciale, et lui attribuent donc un caractère distinctif.
582 TAF B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH. 583 TAF B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 584 Cf. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.6.1 – SAVANNAH. 585 Cf. à ce sujet CREPI, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST. 586 Cf. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER. 587 Concernant la manière de poser les questions, il existe aussi d’autres approches. Le modèle avec quatre réponses à choix (question b), qui a fait ses preuves de longue date, demeure toutefois un modèle souvent utilisé dans la pratique.
Partie 5 – Examen matériel des marques
229
S’agissant de la question sur le caractère distinctif, il faut toujours donner quatre possibilités de réponse (réponse je ne sais pas, pas de réponse incluse), qui devront correspondre, en substance, aux exemples donnés ci-dessus.
Étant donné que le statut de marque imposée découle de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, la question relative au degré du caractère distinctif ne peut être posée qu’aux personnes qui connaissent déjà le signe et ont donc répondu « oui » à la question relative au degré de connaissance.
Pour déterminer le degré du caractère distinctif, il faut tenir compte uniquement des réponses qui rattachent le signe à une entreprise déterminée.
c) Degré d’individualisation
Exemple de question : A quelle entreprise attribuez-vous [la désignation XY/cette forme/cette couleur/etc.] ?
Cette question vise à établir si le signe est attribué au déposant et non pas à ses concurrents. Il s’agit d’une précaution supplémentaire ; l’identification du déposant permet de confirmer les réponses données à la question relative au degré du caractère distinctif. L’intervieweur doit formuler la question de façon ouverte, sans indiquer les réponses possibles à l’avance. Dans certaines circonstances, l’entreprise peut être identifiée par d’autres biais que la désignation précise de son nom, par exemple par une description exacte de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire que l’entreprise soit nommément connue des destinataires588. Il faut toutefois déduire les erreurs d’attribution évidentes du degré du caractère distinctif obtenu589.
En plus de ces questions fondamentales, il est tout à fait possible de poser d’autres questions pertinentes aux personnes interrogées, par exemple pour déterminer les milieux concernés (cf. ch. 12.1.4, p. 221) ou pour savoir depuis quand les destinataires perçoivent le signe comme une indication de provenance commerciale. La formulation de ce type de questions et le moment auquel elles sont posées ne doivent pas influencer le sondage sur le degré de connaissance, du caractère distinctif et d’individualisation du signe.
12.3.9 Mesure dans laquelle une marque s’est imposée
Le Tribunal fédéral a déclaré deux tiers de l’échantillon représentatif comme valeur indicative suffisante ; il a toutefois simultanément renvoyé à une autre décision, dans laquelle il a admis un taux de 50 % concernant le statut d’une marque notoirement connue590.
Lorsque le degré de caractère distinctif est inférieur à 50 %, on peut en déduire que la majorité des destinataires n’attribue pas le signe en question à une entreprise déterminée.
588 ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV. 589 TAF B-5169/2011, consid. 5.6 et 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 590 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST avec renvoi à ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp.
Partie 5 – Examen matériel des marques
230
12.3.10 Présentation et contenu du sondage d’opinion
Le sondage d’opinion doit être présenté à l’Institut de manière claire et neutre. Celui-ci inclut les détails de l’enquête, la méthode appliquée et les résultats obtenus. Les résultats présentés doivent être compréhensibles ; l’Institut se réserve le droit, le cas échéant, d’exiger des documents supplémentaires. Il faut notamment indiquer clairement et une par une les réponses données par les personnes interrogées à toutes les questions posées subdivisées par régions linguistiques, accompagnées du pourcentage correspondant, la base (100 %) étant toujours le nombre total des personnes interrogées591. Toutes les questions posées doivent être restituées dans leur teneur originale dans toutes les langues (nationales) utilisées. Le sondage d’opinion doit contenir une signature de l’expert confirmant l’exactitude des informations. Il faut joindre l’ensemble des documents (originaux) utilisés, notamment le signe présenté dans le cadre du sondage. Si le sondage d’opinion a été réalisé dans le cadre d’une enquête plurithématique (« omnibus »), il est utile de révéler aussi les questions précédentes592. Comme condition minimale, l’Institut exige une confirmation que les questions précédentes n’ont pas influencé le sondage d’opinion présenté.
591 TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER. 592 TAF B-1818/2011, consid. 5.2.5 – SAVANNAH.
231
Partie 6 – Procédure d’opposition
1. Introduction
La procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque antérieure, après publication d’une nouvelle marque, d’invoquer devant l’autorité d’enregistrement les motifs relatifs d’exclusion de l’art. 3 LPM. D’un point de vue procédural, l’opposition est certes dirigée contre une décision de l’Institut d’enregistrer une marque ou d’accorder la protection en Suisse à un enregistrement international. Il ne s’agit cependant ni d’une réclamation (« Einsprache »), ni d’un recours, car l’opposant introduit une nouvelle thématique1 et ne requiert pas une nouvelle appréciation d’une marque déjà examinée et enregistrée.
La procédure d’opposition est en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible2. Il s’agit à cet égard d’une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n’est pas adaptée lorsqu’il faut clarifier des états de fait complexes3. Selon l’art. 31 LPM, l’objet de la procédure d’opposition est d’examiner si les conditions de l’art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection4. Seule une comparaison des deux marques telles qu’elles sont enregistrées permet de répondre à cette question, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que si des faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables sont en jeu. En revanche, la procédure d’opposition ne prend pas en compte toute une série de questions susceptibles de jouer un rôle important dans l’établissement du bien-fondé définitif d’un droit à la marque. Au regard de ces principes, les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion5. Il n’est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (p. ex. des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom)6. L’interdiction de l’abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s’applique à l’ensemble de l’ordre juridique. En raison de l’objet limité du litige, l’interdiction de l’abus de droit dans la procédure d’opposition ne peut toutefois être invoqué qu’en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans le cadre de cette procédure7. Il n’est pas possible en procédure d’opposition d’invoquer l’abus de droit que constituerait l’enregistrement d’une marque dite défensive8.
1 Motifs relatifs d’exclusion et non plus motifs absolus comme pour la procédure d’enregistrement. 2 TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.). 3 TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 TAF B-5129/2016, consid. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 8 TAF B-1251/2015, consid. 10 – SKY, SKY TV / skybranding.
Partie 6 – Procédure d’opposition
232
La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà de la similarité des produits ou des services (art. 15 LPM) ne peut être invoquée en procédure d’opposition9. L’art. 31 al. 1 LPM ne fait expressément référence qu’aux motifs de refus relatifs d’exclusion visés à l’art. 3 al. 1 LPM et non à la disposition relative à la marque de haute renommée (art. 15 LPM).
2. Conditions requises pour une décision sur le fond
Le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). L’opposition, motivée, doit être remise par écrit à l’Institut dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2.1 Mémoire d’opposition
L’opposition doit être présentée par écrit en deux exemplaires (art. 20 OPM)10. Il est possible pour cela d’utiliser le formulaire mis à disposition par l’Institut11, dont l’utilisation n’est cependant pas obligatoire. Les deux exemplaires du mémoire d’opposition doivent être signés. La signature d’un document transmis par téléfax ou par un moyen de transmission électronique est valable. Lorsqu’elle fait défaut, la date d’envoi initiale sera reconnue comme telle si un document au contenu identique et signé est remis dans le mois suivant l’injonction de l’Institut (art. 6 al. 2 OPM). Dans le cadre de la procédure d’opposition, seuls les courriels envoyés à l’adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée sont acceptés (tm.admin@ekomm.ipi.ch)12. Dans ce cas, il suffit de présenter un seul exemplaire du mémoire d’opposition.
L’article 20 OPM prescrit les indications nécessaires que le mémoire d’opposition doit contenir :
1 le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse de l’opposant ;
2 le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition ;
3 le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement ;
4 une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement ;
5 une courte motivation de l’opposition.
2.2 Conclusions
Il doit ressortir des conclusions qu’un enregistrement déterminé est attaqué et dans quelle mesure. Si l’opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits ou des services
9 TAF B-6573/2016, consid. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.). 10 Tous les documents tels que les prises de positions, répliques, dupliques, extraits de registre, etc., doivent aussi être présentés en deux exemplaires (sauf en cas de communication électronique). 11 Ce formulaire peut être commandé à l’Institut ou être téléchargé https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/ma_f_widerspruch_f.doc . 12 Cf. https://ekomm.ipi.ch.
Partie 6 – Procédure d’opposition
233
pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20 let. d OPM). Par exemple, il ne suffit pas de dire que l’opposition vise tous les produits ou les services « similaires ». Au contraire, l’opposant est tenu de formuler ses conclusions de façon suffisamment précise pour que la procédure puisse être instruite sans nécessiter de clarifications supplémentaires13. Lorsqu’une opposition partielle est formée, il convient d’indiquer les produits ou les services pour lesquels la marque est attaquée dans la langue de l’enregistrement. Pour les demandes d’enregistrement international, l’Institut a déclaré que la liste des produits ou services doit être déposée en français (art. 47 al. 3 LPM, règle 6.1)a) et 2) RexC). Par analogie, cette règle s’applique aussi aux demandes de révocation ou de radiation de produits ou de services. Par conséquent, lors de procédures dirigées contre des enregistrements internationaux, les produits ou services dont la révocation ou radiation est demandée doivent toujours être formulés en français.
Il découle de la maxime de disposition qu’une limitation de l’opposition à quelques produits ou services est admissible, et ce même après l’échéance du délai d’opposition. Il n’est par contre pas possible d’étendre une opposition ou de revenir en arrière après une limitation14.
Si une conclusion n’est pas claire, un court délai est accordé à l’opposant pour la préciser.
2.3 Motivation
Il ressort de l’art. 31 al. 2 LPM que l’opposition doit être motivée. Une courte motivation est suffisante (art. 20 let. e OPM), à condition qu’elle contienne cependant tous les faits pertinents pour la décision. En l’absence de motivation, il ne sera pas entré en matière sur l’opposition.
2.4 Parties
2.4.1 Qualité pour former opposition
S’agissant de la qualité pour former une opposition, cf. Partie 1, ch. 3.1.3.1.1, p. 22.
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée
Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM, priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la CUP (art. 7 LPM) ou d’une exposition (art. 8 LPM). Le moment du dépôt étant défini en droit des marques en jour (et non en heure), il n’est pas possible de former opposition lorsque la date de dépôt de deux marques est la même.
13 CREPI, sic! 2000, 111, consid. 3 s. – LUK (fig.) / LuK. 14 CREPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.
Partie 6 – Procédure d’opposition
234
2.4.1.2 Marque notoirement connue
2.4.1.2.1 Bases légales
Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d’un signe notoirement connu en Suisse au sens de l’art. 6bis CUP au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 2 let. b LPM). Le concept de marque notoirement connue n’est pas défini dans la LPM. L’art. 3 al. 2 let. b LPM renvoie simplement à l’art. 6bis CUP qui engage les Etats membres à refuser l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue à l’intérieur du pays. L’art. 16 al. 2 phr. 1 ADPIC15 précise que l’art. 6bis CUP s’applique par analogie aux services. L’Institut doit entrer en matière sur l’opposition lorsque celle-ci se base sur une marque prétendument notoire, à moins que l’opposant ne soit pas titulaire du droit invoqué. L’existence de ce droit est une question de fond16.
2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international
La disposition relative à la marque notoirement connue vise à protéger le titulaire d’une marque étrangère notoirement connue en Suisse de son appropriation abusive à l’intérieur du pays. La protection de la marque notoire est le résultat d’une pesée des intérêts selon laquelle il peut se justifier, dans certaines circonstances, de passer outre le principe de l’enregistrement et de garantir une protection juridique au titulaire d’une marque connue dans le pays malgré le fait qu’elle n’y a pas été enregistrée. L’art. 6bis CUP ainsi que l’art. 16 al. 2 ADPIC ont été élaborés dans le but de lutter contre le piratage de marques17.
Un état de fait international est dès lors requis, dans le sens que seul le titulaire d’une marque étrangère (antérieure) qui est notoirement connue en Suisse peut se prévaloir de l’art. 3 al. 2 let. b LPM. Si l’opposant ne peut pas s’appuyer sur une marque protégée à l’étranger, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré de connaissance du signe car cette raison est déjà suffisante pour rejeter l’opposition18.
2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis
Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée19. La CUP, dans le texte français original, parle de « marque notoirement connue » (« notorisch bekannte Marke » ; « well- known mark »). La simple connaissance d’une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l’art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non enregistrée en Suisse doit bien davantage être « notoirement » connue pour être prise en considération dans la procédure
15 RS 0.632.20 Annexe 1. C. 16 TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli ; CREPI, sic! 2000, 699, consid. 2 – internet.com / InternetCom (fig.). 17 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch.ag (fig.). 18 TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) ; TAF B-2323/2009, consid. 6 – Circus Conelli. 19 Cf. art. 3 al. 2 let. b LPM ; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
235
d’opposition20. Autrement dit, les conditions posées pour admettre qu’une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché dispose d’un champ de protection étendu (cf. ch. 6.7, p. 260). Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire »21. Par conséquent, une marque notoirement connue présuppose davantage qu’une vague connaissance de l’existence d’une marque dans le pays.
Selon la Recommandation commune de l’OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d’une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d’espèce22. Il faut notamment tenir compte des facteurs suivants : le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l’étendue et l’aire géographique de l’usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l’aire géographique des enregistrements ou demandes d’enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d’Etats contractants, ainsi que par la valeur associée à la marque. Parmi les secteurs du public concerné à prendre en considération figurent, à titre d’exemples, les consommateurs, les personnes appartenant aux circuits de distribution ainsi que les commerçants. Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance notoire d’une marque n’exige pas l’usage de cette marque en Suisse mais se juge simplement par son degré de connaissance auprès des cercles concernés du public. Du reste, il n’a pas, jusqu’à présent, défini ou délimité plus précisément les exigences du degré de connaissance lié à la notoriété23.
Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé24. Il doit être patent ou évident pour ce dernier que le signe renvoie à un titulaire déterminé, même si celui-ci n’est pas nommément connu25. La notoriété doit exister pour la partie du public qu’il faut prendre en considération en tant que destinataire. Cela implique en général que la marque est utilisée intensivement en Suisse ou qu’elle y fait au moins l’objet d’une publicité intensive, ou que les destinataires en Suisse ont connaissance d’un usage intensif à l’étranger. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la notoriété d’une marque ne dépend pas de son usage en Suisse mais qu’elle doit être évaluée au regard de son degré de notoriété auprès des destinataires concernés26. En accord avec le principe de spécialité, la notoriété ne s’étend qu’aux produits ou services pour lesquels la marque est utilisée ou qui ont fait l’objet d’une publicité. Une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n’est pas établie27. Un tel champ de
20 CREPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48 ss. 23 ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 ATF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp. 26 ATF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp ; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.). 27 CREPI, sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d’une procédure civile mais non dans celui de la procédure d’opposition28.
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve
La maxime inquisitoire « limitée » en matière d’opposition (cf. Partie 1, ch. 5.4, p. 29) vaut aussi pour la question de l’existence d’une marque notoirement connue. De même que l’art. 20 let. b OPM exige de l’opposant qu’il désigne le dépôt ou l’enregistrement sur lequel il fonde son droit, l’opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré est tenu d’établir son droit29. S’il ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son signe, il doit en supporter les conséquences en application de l’art. 8 CC.
La loi ne dit pas expressément s’il faut, en procédure d’opposition, que le caractère notoirement connu d’un signe soit prouvé ou simplement rendu vraisemblable. En rapport avec l’invocation du défaut d’usage, l’art. 32 LPM dit explicitement qu’il suffit que l’opposant rende vraisemblable l’usage de sa marque. On pourrait en conclure qu’il convient d’exiger la preuve stricte pour les autres faits intervenant en procédure d’opposition, en particulier l’invocation de la marque notoirement connue. Cette approche nécessiterait une procédure d’administration des preuves étendue et serait en contradiction avec le sens et le but de la procédure d’opposition, laquelle doit être aussi simple et rapide que possible. De surcroît, le juge civil n’est pas lié par une décision rendue sur opposition30. Un fait est rendu vraisemblable quand le juge n’est pas complètement convaincu de sa véracité mais qu’il le tient pour convaincant sans que tous les doutes ne soient levés pour autant31.
2.4.2 Qualité pour défendre
Concernant la qualité pour défendre, cf. Partie 1, ch. 3.1.3.2, p. 22.
2.5 Délai d’opposition
L’opposition doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’enregistrement de la marque (art. 31 al. 2 LPM). Le délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA) et une poursuite de la procédure en cas de non-respect du délai est exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM).
Désormais, les marques suisses sont publiées sur Swissreg (disponible sous https://www.swissreg.ch).
28 ATF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp. 29 CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.). 30 ATF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.) : annulation d’une marque dans le cadre d’un procès civil alors même qu’une opposition contre ladite marque avait été préalablement rejetée ; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS. 31 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP ; TAF B-7524/2016, consid. 2.7 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
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Les enregistrements internationaux sont publiés par le biais des organes de publication déterminés par l’OMPI (actuellement, la « Gazette OMPI des marques internationales » ; art. 43 al. 1 OPM, art. 44 al. 2 LPM en relation avec la règle 32 RexC).
Pour les enregistrements suisses, le délai d’opposition est déclenché par la publication sur Swissreg. Il commence dès lors à courir le jour de sa publication à minuit.
Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de l’extension correspondante de la protection dans la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).
S’agissant des règles relatives à la computation (ou supputation) des délais, il convient de se référer aux indications qui figurent dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.5.2, p. 32).
Exemples pour la computation des délais :
Publication d’une marque suisse sur Swissreg le 17 juillet 2014 ; le délai commence à courir le 17 juillet 2014 à minuit ; il arrive à échéance le 17 octobre 2014 à minuit.
Publication d’un enregistrement international dans la « Gazette » le 17 juillet 2014 ; le délai commence à courir le 1er août 2014 à minuit ; il arrive à échéance le 1er novembre 2014 à minuit.
2.6 Taxe d’opposition
2.6.1 Echéance et montant
La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition (art. 31 al. 2 LPM). Le montant de la taxe est de CHF 800.–32. La procédure d’opposition se limite à la comparaison de la marque opposante à la marque attaquée. Si une opposition se fonde sur plusieurs marques, une procédure indépendante est ouverte pour chacune d’elles33. Il en est de même quand l’opposition vise plusieurs marques. Une taxe est à payer pour chacune des procédures34. Par contre le fait que le titulaire de la marque opposante utilise également une série de marques dérivées de la marque opposante est considéré comme un élargissement du champ de protection de cette dernière35. Sur les moyens de paiement et l’observation du délai de paiement de la taxe, il est renvoyé à la partie correspondante dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 11.3 et 11.5, p. 54 ss).
Si la taxe n’est pas payée dans le délai, une condition procédurale fait défaut et l’opposition est considérée comme non introduite (art. 24 al. 1 OPM).
Si l’opposition se fonde sur plusieurs marques ou si elle est dirigée contre plusieurs enregistrements, mais qu’une seule taxe est payée dans le délai, il est donné la possibilité à l’opposante de préciser dans un délai supplémentaire fixé par l’Institut pour quelle opposition
32 OTa-IPI Annexe I. 33 Voir le formulaire d’opposition chiffres 4 et 7. 34 CREPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Losange double (fig.) / UNLIMITED (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
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la taxe a été payée36 et ce même après l’échéance du délai d’opposition. Un paiement complémentaire n’est par contre plus possible en raison de l’écoulement du délai d’opposition et une reprise de la procédure est exclue37.
2.6.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l’Institut
Si l’Institut a établi une facture à la demande de la partie qui introduit l’opposition, la taxe doit aussi être payée dans le délai légal et conformément à l’OTa-IPI (voir Partie 1, ch. 11.3, p. 54).
3. Défauts de l’opposition
3.1 Défauts irrémédiables
Une opposition qui n’a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s’agit d’un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l’art. 22 al. 1 PA). Une opposition est également irrecevable lorsque la taxe n’a pas été payée dans le délai ou qu’elle n’a pas été payée du tout (art. 31 al. 2 LPM)38. Il peut aussi ne pas être entré en matière sur l’opposition :
- si elle a été déposée sans être motivée (art. 31 al. 2 LPM) ;
- si elle vise une marque radiée ou non-enregistrée (art. 31 al. 1 LPM) ;
- si elle ne se fonde pas sur une marque (antérieure) (art. 31 al. 1 LPM) ;
- si elle est dirigée contre une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM en relation avec l’art. 3 LPM) ;
- si elle est dirigée contre une demande d’enregistrement de marque39;
- s’il manque un élément essentiel comme l’indication des parties ou l’identité des marques en opposition (art. 20 OPM) ;
- si la qualité pour former opposition40, la capacité d’être partie ou de prendre part à la procédure fait défaut.
3.2 Défauts remédiables
Les défauts remédiables peuvent être corrigés si l’opposition contient tous les éléments essentiels mais que ceux-ci sont entachés d’une erreur. Un délai supplémentaire est accordé
36 Voir cependant CREPI, sic! 1999, 283, consid. 4 – Chalet. 37 Art. 31 al. 2 en relation avec l’art. 41 al. 4 let. c LPM. 38 CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III ; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 39 De l’avis de l’Institut, une opposition contre une demande de marque est exclue selon la lettre de l’art. 31 LPM qui mentionne une opposition contre « un nouvel enregistrement ». 40 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
239
pour corriger les défauts avec la mention que l’opposition n’est pas recevable en cas d’inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA).
Un délai supplémentaire est par exemple accordé pour une opposition, lorsque
- un domicile de notification en Suisse doit être désigné (art. 42 LPM) et qu’il ne l’est pas,
- les parties se font représenter, que l’Institut a des doutes sur le mandat donné et que la procuration fait défaut (art. 21 et 5 OPM) ;
- le mémoire d’opposition ne comporte pas de signature41.
Un délai supplémentaire peut en outre être accordé quand les conclusions des parties sont imprécises ou sujettes à interprétation, en particulier quand l’étendue de l’opposition n’en ressort pas clairement (art. 20 let. d OPM)42. Des défauts de moindre importance peuvent être corrigés par les parties ou d’office même sans la fixation d’un délai supplémentaire43.
Si l’opposition est partielle, c’est-à-dire si elle ne vise que quelques classes ou seulement quelques produits ou services, il convient de préciser exactement les produits ou services visés de la marque attaquée. Une conclusion telle que « tous les produits ou services similaires sont à radier » n’est par exemple pas admissible. En effet, la procédure d’opposition étant une pure procédure de registre, il n’est pas possible de prendre de décisions constitutives portant sur le champ de protection de la marque (p. ex. la modification de la liste des produits ou services). Comme dans un procès civil, les conclusions doivent être formulées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision en cas d’acceptation de l’opposition. Le cas échéant, un délai supplémentaire est accordé à l’opposant pour qu’il précise l’étendue de l’opposition. Si le défaut n’est pas corrigé à temps, il ne sera pas entré en matière (partiellement ou totalement) sur les conclusions qui ne sont pas claires44.
Si la partie opposante n’est pas (ou pas encore) inscrite au registre des marques comme titulaire de la marque opposante, il lui est fixé un délai supplémentaire pour prouver sa qualité pour agir au moment du dépôt de l’opposition45. S’il n’est pas possible de prouver la qualité pour agir, il ne sera pas entré en matière sur l’opposition. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’une marque ou titulaires d’un droit de marque, l’Institut les invite à désigner un mandataire commun. Dans ce cas, tous les titulaires doivent signer la procuration y relative. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les déposants ou titulaires sont tenus d’agir en commun auprès de l’Institut (art. 4 OPM).
3.3 Corrections des défauts dans le délai d’opposition
Si, avant l’échéance du délai d’opposition, l’Institut constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l’opposant les corrige, il en informe ce
41 Voir ch. 2.1, p. 232. 42 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 CREPI, sic! 2001, 813, consid. 9 – Viva / CoopViva (fig.). 44 CREPI, sic! 2000, 111, consid. 4 ss – LUK (fig.) / LuK. 45 Cf. art. 17 LPM ; TAF B 5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
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dernier de suite, dans la mesure du possible. Si l’opposition est introduite peu de temps avant l’échéance du délai d’opposition, l’opposant ne peut prétendre à être informé du défaut dans ce délai. Plus l’opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d’éventuels défauts.
4. Autres remarques générales sur la procédure
4.1 Plusieurs oppositions contre une marque
Les oppositions peuvent être réunies dans une seule procédure (art. 23 al. 1 OPM). Ceci n’a aucune influence sur le nombre ou le montant des taxes d’opposition46.
L’art. 23 al. 2 OPM donne la possibilité de suspendre des oppositions supplémentaires quand il existe déjà une procédure contre la marque attaquée. S’il l’estime opportun, l’Institut peut d’abord statuer sur l’une des oppositions et suspendre la procédure concernant les autres.
4.2 Suspension
En plus du cas précité (cf. aussi Partie 1, ch. 6, p. 43), la procédure est également suspendue si l’opposition ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt. Dans ce cas, la procédure est suspendue jusqu’à l’enregistrement de la marque opposante (art. 23 al. 3 OPM).
Il en est de même quand l’opposition se fonde sur un enregistrement international qui fait ou pourrait faire l’objet d’un refus provisoire pour des motifs absolus d’exclusion. La procédure d’opposition reste suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur le refus de protection (art. 51 al. 1 OPM).
Une suspension d’office se justifie également lorsque l’enregistrement international (opposant ou attaqué) est radié, mais que le titulaire a la possibilité de requérir la transformation47 en une demande d’enregistrement national (art. 9quinquies PM et art. 46a LPM). La demande de transformation doit être déposée à l’Institut dans les trois mois suivant la radiation de l’enregistrement international. Elle sera ensuite soumise à un examen sous l’angle des motifs absolus d’exclusion. Dans ces cas, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à ce que cet examen soit terminé. Par contre, si la transformation n’est pas requise, la procédure sera classée au terme du délai des trois mois.
4.3 Informations sur l’introduction d’oppositions
Grâce à la base de données https://www.swissreg.ch, il est possible de se renseigner sur l’existence d’une procédure d’opposition contre une marque enregistrée. L’information fournie à ce titre par Swissreg permet d’effectuer des déductions concernant le début du délai de carence de cinq ans :
46 Voir ch. 2.6.1, p. 237. 47 Partie 4, ch. 2.5.5, p. 95.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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- aucune opposition jusqu’ici
- pendante auprès de l’Institut
- Décision de l’Institut du …
- pendante auprès du TAF
- Décision de la CREPI ou du TAF du …
Si plus de deux semaines se sont écoulées depuis l’échéance du délai d’opposition, on peut partir du principe qu’une procédure d’opposition n’a pas été introduite48. Les renseignements de Swissreg sur le statut d’éventuelles oppositions ne font cependant pas foi.
Sur demande, l’Institut délivre, au plus tôt deux semaines à compter de l’échéance du délai d’opposition, une confirmation écrite de non-réception d’une opposition.
5. Usage de la marque dans la procédure d’opposition
5.1 Invocation du défaut d’usage
Si le défendeur veut invoquer le défaut d’usage de la marque antérieure au sens de l’art. 32 LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22 al. 3 OPM). S’il l’invoque ultérieurement dans la procédure, il n’en sera pas tenu compte49. Le grief de non-usage doit ressortir clairement de la réponse. Tel n’est par exemple pas le cas si l’on ne peut que déduire du texte que le défendeur suppose un usage limité de la marque opposante ; le non-usage doit au contraire être explicitement allégué50. S’il ne ressort toutefois pas clairement de la réponse que le défendeur invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de l’art. 32 LPM, l’Institut lui donne la possibilité d’apporter une précision. En procédure d’opposition, le non-usage doit simplement être invoqué par le défendeur (art. 32 LPM) et non pas rendu vraisemblable comme l’art. 12 al. 3 LPM le prévoit pour un procès civil.
Si le délai de carence n’est pas échu au moment de l’invocation du défaut d’usage ou si l’invocation du défaut d’usage est retirée en cours de procédure, l’usage de la marque opposante ne doit pas être examiné.
Tant que l’usage n’est pas contesté ou tant que le délai de carence n’est pas échu, les produits ou les services enregistrés sont déterminants pour examiner la similarité, même si la marque n’est en fait utilisée que pour une partie des produits ou des services51. Si l’usage est repris après l’écoulement du délai de carence, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage entre l’échéance du délai de carence et la reprise de l’usage de la marque (art. 12 al. 2 LPM).
48 Le délai est de deux semaines afin de parer à tout retard éventuel dans la réception ou le traitement des oppositions. 49 TAF B-7202/2014, consid. 3.1 s. – GEO / Geo influence. 50 TAF B-5226/2015, consid. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.). 51 TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office.
Partie 6 – Procédure d’opposition
242
5.2 Délai de carence
L’art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l’échéance du délai de carence, le défaut d’usage selon l’art. 32 LPM ne peut pas être invoqué52.
5.2.1 Début du délai de carence
Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, à la fin de la procédure d’opposition (art. 12 al. 1 LPM).
Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs. Il convient d’abord d’examiner si l’enregistrement international est concerné par un refus de protection. Dans ce cas, le délai de carence commence à courir à la fin de cette procédure53, comme c’est le cas pour les marques suisses (art. 12 al. 1 LPM).
Par contre, pour les enregistrements internationaux pour lesquels une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18ter 1) RexC54 a été émise, le délai de carence commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de cette déclaration55.
Si l’enregistrement international ne fait l’objet ni d’un refus de protection ni d’un octroi de la protection conformément à la règle 18ter 1) RexC, le début du délai de carence est calculé de manière différente. La date d’enregistrement dans le registre international n’est pas déterminante, car il n’est pas encore établi à ce moment si l’enregistrement international sera admis à la protection en Suisse. C’est pourquoi le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motif d’exclusion ne (peut) s’oppose(r) au signe. Pour les enregistrements internationaux, ce moment dépend du régime auquel est soumis la marque (voir Partie 4, ch. 3.2.1, p. 101), de même que de la date de notification de l’extension de la protection.
Si le PM s’applique, le délai pour émettre un refus de protection est de 18 mois (art. 5.2)b) PM)56. Dans ce cas, le délai de carence commence à courir 18 mois après la date de notification de l’extension de la protection, c’est-à-dire la date à laquelle l’OMPI envoie l’onglet du registre à l’office national et à partir de laquelle court le délai pour émettre un refus de protection. Cette date peut diverger de plusieurs mois de la date effective de l’enregistrement dans le registre international.
52 TAF B-159/2014, consid. 2.1.1.3 – BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.). 53 La procédure est close soit par la notification d’une décision à l’échelle nationale, soit par l’émission d’une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18ter RexC. Concernant le calcul du délai, voir également TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) avec références à la jurisprudence. 54 Conformément à la règle 18ter 1) RexC, la déclaration d’octroi de la protection (quand aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée) est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 (modification du RexC du 1er septembre 2009). 55 Ceci se justifie pour des raisons liées à la sécurité juridique : seule la date de la publication dans la Gazette est suffisamment claire et identifiable tant pour le titulaire de la marque que pour les tiers. 56 La Suisse a émis une déclaration selon laquelle le délai d’un an pour la notification du refus de protection était remplacé par un délai de 18 mois.
Partie 6 – Procédure d’opposition
243
Si le PM ne s’applique qu’en vertu de son art. 9sexies 1)b), le délai de carence commence à courir 12 mois après la date de notification.
5.2.2 Prolongation de l’enregistrement de la marque
La prolongation de l’enregistrement (art. 10 al. 2 LPM) est un simple acte formel. Elle ne crée pas un nouveau délai de tolérance de non-usage (art. 12 al. 1 LPM) et il ne peut être fait opposition contre la marque prolongée.
5.2.3 Expiration du délai de carence durant la procédure
Si le défendeur invoque le défaut d’usage dans sa première prise de position et que le délai de carence est échu à ce moment, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage (art. 22 al. 3 OPM en relation avec l’art. 32 LPM).
Si le délai de carence n’est pas encore échu à ce moment-là, l’invocation du non-usage reste sans effet. Si l’invocation du défaut d’usage n’intervient qu’après coup, elle ne sera pas acceptée et ne sera pas considérée comme un fait nouveau non plus57. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l’invocation du défaut d’usage ne sera pas prise en considération58.
5.3 Vraisemblance de l’usage
5.3.1 Usage en Suisse
La marque doit être utilisée en Suisse59. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques60. L’art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d’usage dans un Etat ne produit pas d’effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l’autre Etat. L’usage en Allemagne doit cependant être examiné à la lumière du droit suisse61. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls des ressortissants suisses et allemands ou des ressortissants d’Etats tiers domiciliés ou établis en Suisse ou en Allemagne peuvent prétendre à des droits découlant de cette Convention, alors que, pour les personnes morales, il suffit d’avoir un établissement commercial ou industriel effectif dans un des Etats contractants62. La marque doit en outre être protégée dans les deux pays63.
57 Cf. art. 22 al. 3 OPM. 58 TAF B-7202/2014, consid. 3.1 s. – GEO / Geo influence. 59 TAF B-7524/2016, consid. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 60 RS 0.232.149.136 ; TAF B-681/2016, consid. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.). 61 TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP. 62 ATF 124 III 277, consid. 2c – Nike ; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 63 TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
244
L’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Si la marque destinée à l’exportation ne doit pas être utilisée sur le marché suisse, elle doit toutefois être utilisée en relation avec les produits ou les services offerts de Suisse ou d’Allemagne. L’usage qui a lieu uniquement à l’étranger n’est pas pris en compte64.
5.3.2 Période de l’usage
Si le défaut d’usage est invoqué, l’usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l’invocation du défaut d’usage (art. 32 LPM)65. Il suffit d’établir l’usage récent de la marque. Les moyens permettant de rendre l’usage vraisemblable doivent cependant se rapporter à une époque antérieure à celle de l’invocation du défaut d’usage, ce qui présuppose qu’ils doivent pouvoir être attribués sans problème à la période de l’usage. Il est toutefois possible de prendre en considération des pièces non datées lorsqu’elles peuvent être mises en relation avec d’autres pièces dont on peut vérifier la date66. Le moment de l’invocation du non-usage joue aussi un rôle décisif lorsque l’usage commence après l’échéance du délai de carence : tant que personne n’invoque le non- usage, l’usage peut aussi avoir lieu la première fois ou reprendre après l’échéance du délai de carence (art. 12 al. 2 LPM).
5.3.3 Caractère sérieux de l’usage
Seul l’usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l’usage se détermine sur la base de l’intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché67. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l’étendue et de la durée de l’usage ainsi que des circonstances du cas concret68. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d’en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l’usage69. Pour que l’usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d’activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu’à présent renoncé à exiger un chiffre d’affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible70. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe71.
64 TAF B-4540/2007, consid. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke. 65 TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) ; TAF B-681/2016, consid. 2.3 – FACEBOOK / StressBook (fig.). 66 TAF B-6251/2013, consid. 2.6 avec références – P&C (fig.) / PD&C. 67 TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER. 68 TAF B-6251/2013, consid. 2.3 avec références – P&C (fig.) / PD&C. 69 ATF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass ; CREPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 70 ATF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS ; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 71 TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.
Partie 6 – Procédure d’opposition
245
Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l’intention d’utiliser sérieusement la marque72.
5.3.4 Rapport entre marque et produit
Il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d’identification des produits ou des services. Il peut s’agir par exemple d’un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc.73. L’usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés74.
Un usage de la marque en rapport avec les produits ou les services fait défaut si l’usage se rapporte uniquement à l’entreprise75. L’utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) ne permet pas à la marque d’exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services76. Ainsi, l’utilisation de la raison sociale dans l’entête de bons de livraison ou de factures n’est considérée comme un usage sérieux et conforme à la fonction de la marque pour les produits livrés ou facturés seulement si la marque correspond à la raison sociale et s’il ressort concrètement des positions de livraison ou de facturation qu’elle est utilisée directement en lien avec les produits dans ce sens77.
Le simple enregistrement d’un nom de domaine, qui contient la marque en cause, ne constitue pas, en tant que tel, un usage propre à maintenir le droit à la marque même si le site internet concerné est exploité activement, tant qu’il n’est pas démontré que les milieux intéressés consultent ledit site (pendant la période déterminante) et que les produits et services correspondants font l’objet d’une réelle demande78.
5.3.5 Usage pour les produits ou services enregistrés
5.3.5.1 Subsomption
La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée sont couverts par les produits et les services enregistrés (cf. Partie 2, ch. 4.6, p. 74). Il faut notamment tenir compte du fait que l’utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits et les services pouvant leur être effectivement attribués79. Il convient en outre de prendre en considération d’éventuelles
72 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 73 TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 74 TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 75 TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 76 TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.) 77 TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 78 TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 79 TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.) ; voir aussi Partie 2, ch. 4.4, p. 72.
Partie 6 – Procédure d’opposition
246
limitations de la liste des produits ou des services. Ainsi, si une marque n’est admise à la protection que pour des produits d’une provenance géographique donnée, il faut rendre vraisemblable son usage pour des produits de cette provenance80.
5.3.5.2 Problématique de l’usage partiel
Il y a usage partiel lorsque l’usage d’une marque enregistrée pour une indication générale (Oberbegriff) n’est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l’étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l’usage de la marque valide le droit à la marque.
De manière à ne pas restreindre exagérément la liberté économique des titulaires de marques, l’usage de la marque ne valide pas, selon le TAF, le droit à la marque pour les seuls produits ou services en relation avec lesquels l’usage a été rendu vraisemblable81. Le TAF applique une solution minimale étendue selon laquelle l’usage valide le droit à la marque en relation avec les produits et services dont l’usage futur est présumé et attendu des destinataires au regard de l’usage constaté. En outre, l’usage valide le droit à la marque pour l’ensemble de l’indication générale lorsqu’il est prototypique pour cette indication et que celle-ci est définie de manière étroite et précise82. Le TAF ajoute qu’il faut en outre que les produits ou services tombant sous cette indication générale appartiennent à l’assortiment courant d’un fournisseur typique de la branche83. Selon lui, cette approche correspond à la solution minimale étendue du droit allemand84, solution qui équivaut, en substance, à celle retenue par l’EUIPO et le Tribunal UE.
Au regard de ce qui précède, l’Institut applique aussi la solution minimale étendue. A certaines conditions qu’il s’agira de développer dans la pratique, l’usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l’englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges85, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents86. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s’étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment
80 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-5226/2015, consid. 2.5 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.). 81 Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) ; TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 82 Cf. TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 Cf. TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita 84 Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.). 85 Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) ; TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 86 Voir en ce sens : TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist /Gadogita.
Partie 6 – Procédure d’opposition
247
différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes87. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d’un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination88. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire89.
5.3.6 Usage sous une forme divergente
Une marque doit en principe être utilisée telle qu’elle est inscrite au registre, car ce n’est qu’ainsi que l’impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet90. L’usage d’une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l’usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d’ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l’enregistrement91. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l’impression d’ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l’usage
87 Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, ch. 26 – Respicur. 88 Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten / Circanetten New. 89 Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten / Circanetten New. 90 ATF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) avec renvoi à l’ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 91 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.
Subsomption
Catégorie/indication générale (usage démontré pour un ou quelques produits tombant sous cette indication
Sous-catégories indépendantes (propriétés/ but et destination)
Sous- cat. 1
Sous- cat. 3
Effet de l'usage étendu uniquement à la sous-catégorie en
lien avec laquelle l'usage a été rendu vraisemblable
Aucune sous-catégorie indépendante
Effet de l'usage partiel étendu à la
catégorie/indication générale
Partie 6 – Procédure d’opposition
248
divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu92. Tel est le cas lorsque, du point de vue de l’impression d’ensemble, le public met sur pied d’égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit lorsqu’il voit la même marque dans les deux signes93. Les exigences relatives à l’identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l’examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d’un élément distinctif génère une autre impression d’ensemble. C’est pourquoi le renoncement à de tels éléments n’est toléré que s’ils n’ont que peu d’importance dans l’appréciation du caractère digne de protection du signe. Cela peut être le cas pour l’abandon d’éléments graphiques qui seront perçus dans le commerce comme de simples éléments de décoration, sans caractère distinctif propre94. En revanche, le principe selon lequel l’usage d’une marque verbale/figurative (marque combinée) serait admis à partir du moment où seul l’élément verbal distinctif est utilisé, doit être rejeté. En effet, ce sont toujours les circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes95. De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d’éléments du signe que l’adjonction de composantes supplémentaires lorsqu’il s’agit de déterminer si l’usage a eu lieu sous une forme divergente ou non96.
Les adjonctions allant au-delà d’ajouts graphiques mineurs entravent l’usage propre à maintenir la validité de la marque lorsque cette dernière n’est plus perçue comme un signe indépendant, mais comme partie d’un signe plus global. Il est dès lors déterminant que la marque puisse être reconnue dans son contexte d’usage sans effort d’imagination, autrement dit qu’elle ne se dissipe pas dans une « forêt de signes », ni qu’elle apparaisse comme partie d’un signe global l’intégrant dans une signification commune ou la reléguant au rang de signification secondaire. Les adjonctions purement descriptives ne modifient en principe pas l’impression d’ensemble. Il faut juger au cas par cas si la marque est encore perçue comme un signe suffisamment autonome97.
5.3.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires
Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires », on entend des produits ou services qui servent uniquement à la promotion d’un produit (principal) et qui sont en général remis gratuitement98. Pour savoir si l’usage de la marque pour des « produits ou services auxiliaires » peut être pris en considération, il convient de déterminer si les cercles concernés perçoivent le signe figurant sur ces produits et services comme moyen d’individualiser le produit principal. Autrement dit, le public doit établir un lien entre la marque
92 ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp ; TAF B-6251/2013, consid. 2.6 avec références – P&C (fig.) / PD&C. 93 TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 94 ATF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 95 ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 96 TF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 avec références – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 97 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 98 ATF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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figurant sur les produits auxiliaires et les produits ou services (principaux) enregistrés99. Ainsi, des prospectus relatifs à des services de transport peuvent être considérés comme des « produits auxiliaires » des services de transport (cl. 39). L’usage sera admis pour ces services mais pas pour les produits enregistrés en cl. 16 (produits de l’imprimerie).
L’usage de la marque sur des articles publicitaires remis gracieusement, nommés « articles de merchandising » (briquet, pochette d’allumettes, cendrier, autocollant, etc.), n’est pas pris en considération car il manque le lien direct avec le produit principal. Pour les marques de services en revanche, l’utilisation de la marque en rapport avec des produits auxiliaires est souvent la seule forme permettant l’usage de la marque.
5.3.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement
Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire doit donner son accord avant l’usage de la marque par le tiers100. L’accord peut être donné contractuellement, par exemple dans le cadre d’un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l’usage de la marque par des filiales ou d’autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement101. La tolérance de l’usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l’art. 11 al. 3 LPM102. Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c’est-à-dire qu’il soit animé d’une volonté d’utiliser pour autrui103.
Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l’Institut, que ce soit par l’envoi d’un contrat, voire d’un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d’une entreprise (structure d’une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l’on utilise la marque avec l’accord du titulaire, sans que cela soit démontré d’une manière ou d’une autre.
5.4 Justes motifs pour le non-usage
L’opposant peut faire valoir son droit à la marque malgré le défaut d’usage s’il invoque de justes motifs (art. 12 al. 1 en relation avec l’art. 32 LPM). Des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l’utilisation de la marque, telles que des restrictions à l’importation ou d’autres prescriptions étatiques s’appliquant aux produits protégés par la marque, sont considérées comme des justes motifs (cf. art. 19 al. 1 ADPIC). Cette disposition d’exception doit être appliquée de façon restrictive. Un défaut d’usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire
99 CREPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani. 100 TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 101 TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 102 TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 103 TAF B-2910/2010, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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de la marque n’a aucune emprise104. Des difficultés prévisibles ou calculables d’ordre technique ou économique relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque105.
5.5 Aspects procéduraux
5.5.1 Echange d’écritures
Concernant les procédures comptant deux parties, voir Partie 1, ch. 5.7.1.1.3, p. 40.
5.5.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve
L’art. 32 LPM prévoit que l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage. L’opposant supporte donc le fardeau de la preuve et il lui incombe de produire les moyens de preuve106. Le principe selon lequel les faits généralement connus (autrement dit notoires) n’ont pas besoin d’être prouvés s’applique aussi en droit des marques. L’Institut peut renoncer à administrer les preuves établissant l’usage notoire d’une marque107. La notoriété s’apprécie selon des conditions strictes et ne peut être admise que pour les produits et services revendiqués, dont la notoriété est incontestée.
Comme l’usage de la marque après l’échéance du délai de carence n’est pas examiné « d’office » et que le défaut d’usage doit être invoqué expressément par le défendeur, c’est la maxime des débats qui s’applique108. Autrement dit, l’Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l’opposant et n’administre aucune preuve.
L’Institut n’a pas à examiner les moyens de preuve si l’invocation du défaut d’usage est retirée ou si l’usage de la marque est reconnu par le défendeur totalement ou partiellement109. Le fait que les parties ont un avis concordant sur l’état de fait, à savoir que la marque est utilisée, lie l’Institut en vertu de la maxime de disposition applicable à la procédure d’opposition110.
En procédure d’opposition, l’opposant ne doit pas prouver l’usage de sa marque au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (s’agissant de la vraisemblance, cf. Partie 1, ch. 5.4.4.2, p. 31).
S’agissant des moyens de preuves, il est renvoyé à la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 30).
104 TAF B-5129/2016, consid. 4.1 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 105 CREPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora. 106 TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 TAF B-681/2016, consid. 4.4 avec références – FACEBOOK / StressBook (fig.). 108 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL ; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 109 TAF B-5732/2009, consid. 4 – ailes (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 110 CREPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.
Partie 6 – Procédure d’opposition
251
Les pages internet imprimées après l’invocation du défaut d’usage et ne comportant aucune indication permettant de conclure à un usage effectif et sérieux de la marque pendant la période concernée n’ont pas de force probante111. Selon la pratique de l’Institut, les déclarations faites sous serment, prises isolément, n’ont pas non plus, en procédure d’opposition, une force probatoire accrue parce que le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve. Comme il s’agit de l’un des principaux moyens utilisé en l’Allemagne pour démontrer l’usage de la marque en termes d’étendue et de durée et que les fausses déclarations entraînent des conséquences pénales, l’Institut est d’avis que les déclarations sous serment faites selon le droit allemand peuvent, lorsqu’elles accompagnent des documents juridiquement valables versés au dossier, être prises en considération dans l’appréciation générale comme indice pour rendre vraisemblable l’usage de la marque. Le Tribunal administratif fédéral est plus strict puisqu’il qualifie les déclarations sous serment de simples allégations des parties112.
5.6 Décision sur l’invocation du défaut d’usage
Si l’opposant établit la vraisemblance de l’usage de sa marque, il convient d’examiner les motifs relatifs selon l’art. 3 LPM. Lorsque l’usage n’est pas rendu vraisemblable, l’opposition n’est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs113.
6. Motifs d’opposition
Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. a – c LPM, sont exclus de la protection :
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ;
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion ;
- les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
6.1 Similarité des produits et des services
Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires, qu’ils proviennent de la même entreprise ou du moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques114. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de
111 TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 112 TAF B-3294/2013, consid. 5.2 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) ; TAF B-5902/2013, consid. 2.6 – WHEELS / WHEELY. 113 TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.). 114 TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
252
Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle115.
Sont déterminants uniquement les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement identifiés avec la marque116. Cependant, si le défendeur invoque le défaut d’usage, seuls les produits et services dont l’usage a été rendu vraisemblable par l’opposante sont déterminants117.
La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité118. Il faut garder à l’esprit qu’une marque n’est protégée que pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité)119. Dans un premier temps, il convient de déterminer la signification de ces produits et services et quels produits et services tombent sous ces indications figurant au registre (cf. Partie 2, ch. 4.6, p. 74). La marque de « haute renommée » (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut s’en prévaloir en procédure d’opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l’art. 3 LPM120.
6.1.1 Indices en faveur de la similarité
Substituabilité : des produits peuvent être similaires, si, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques et de leur prix, ils sont « interchangeables »121.
Même technologie et même but général : des produits sont similaires si on peut présumer qu’ils font appel au même savoir-faire de fabrication (« know-how »)122.
Produit principal / accessoire : un accessoire est souvent produit par le fabricant du produit principal. Un produit qui est le complément utile d’une offre principale constitue un indice en faveur de la similarité123.
Mêmes canaux de distribution : les grands distributeurs ne peuvent pas être pris ici comme référence car ils disposent d’une offre quasi exhaustive124. Il est possible de prendre en considération la vente de produits dans des magasins spécialisés en combinaison avec d’autres indices125.
115 TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.) ; TAF B-3012/2012, consid. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 116 TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.) ; TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE DIEM / carpe noctem. 117 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 118 TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 119 ATF 128 III 96, consid. 2b – Orfina ; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water ; TAF B 2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 120 Cf. Partie 1, ch. 5.4.1, p. 29. 121 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT ; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 122 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 124 TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 125 TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
253
6.1.2 Indices en défaveur de la similarité
Destinataires différents : si les produits visent des destinataires différents, la similarité doit en règle générale être niée126.
Canaux de distribution séparés : des canaux de distribution séparés sont une indication d’un savoir-faire de fabrication différent et ainsi, souvent, de l’absence de similarité127.
Produit principal / composant : il n’y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants128. Cela vaut particulièrement pour les produits complexes.
Matières premières / produits (semi-)finis : Les matières premières ainsi que les produits semi-finis ne sont en général pas similaires au produit fini129. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe lorsque, pour le public, les matières premières ont une telle importance dans la qualité du produit fini qu’elles ne peuvent être attribuées qu’au même titulaire de marque130.
6.1.3 Similarité entre produits et services
La similarité peut aussi exister entre un produit et un service131. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s’agit d’examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d’une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d’une marque de produits peut fournir des services y relatifs132. Cet examen consiste à se demander si le service est d’une utilité particulière pour le produit, par exemple s’il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent133. Ainsi, des services de réparation et d’entretien, qui complètent l’offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente »)134. Il existe également une similarité entre la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de la classe 42 et les ordinateurs et les logiciels de la classe 9, puisque ces derniers sont des systèmes techniques complexes devant être conçus pour des utilisations spécifiques personnalisées, mais aussi pour l’utilisation de masse, ce qui implique parfois des travaux importants d’adaptation et de paramétrage. Il paraît dès lors difficile, voire même exclu, de procéder à
126 TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 127 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 128 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT ; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.) ; TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.). 129 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 130 CREPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex/Resinex. 131 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 132 TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 133 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIESMANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX. 134 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
254
une délimitation entre le développement et la vente des produits finis135. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu’il existe une complémentarité logique entre les produits et les services qui dépassent les simples liens thématiques ou un rapport fonctionnel136.
Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Il ne faut pas prendre en compte les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d’appui au produit principal. A titre d’exemple, des catalogues, des listes de prix, des prospectus ou des articles publicitaires sont des produits auxiliaires. Ainsi, une entreprise de voyage ne peut pas étendre la protection de sa marque à des « produits de l’imprimerie » (cl. 16) si elle n’est enregistrée que pour « organisation de voyages » (cl. 39), même si de la publicité pour les voyages est faite au moyen de catalogues. Dans ce cas, la similarité entre « organisation de voyages » et « imprimés » serait niée137. Il n’y a pas non plus de similarité entre les divers produits des classes 1 à 34 et les services de « vente au détail » de la classe 35. Selon la notice explicative de la Classification de Nice, le service de vente au détail est le « regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément » ; il s’agit par conséquent d’un genre particulier de promotion des marchandises138.
6.2 Identité des signes
Les signes sont identiques au sens de l’art. 3 al. 1 let. a et b LPM quand ils sont parfaitement identiques. Ce critère doit être interprété restrictivement.
6.3 Similitude des marques
Lorsque l’on compare des signes, il convient de se baser sur les inscriptions au registre139. De l’avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé140. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure141, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d’un consommateur moyen142.
135 TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 136 TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 137 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX. 138 Cf. Partie 2, ch. 4.14. p. 77; TAF B-2711/2016, consid. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 139 TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 avec références – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 140 ATF 121 III 377 consid. 2a – BOSS / BOKS ; TF sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 141 TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 142 ATF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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Le fait d’ajouter des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels143. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus144. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe145. Si une marque antérieure ou si un de ses composants distinctifs, perçu comme un élément indépendant dans l’impression d’ensemble, est repris dans un signe plus récent, la similitude des signes est en général admise. Elle peut toutefois être niée si l’élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu’il y perd son individualité et qu’il n’y est pas perçu de façon indépendante146.
6.3.1 Marques verbales
L’impression d’ensemble des marques verbales est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens147. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales148. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles149 et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques150. L’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères151. Comme le début et la fin d’un mot s’imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet auditif et de l’effet visuel que les syllabes médianes152.
Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble153. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé
143 TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 144 TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM. 145 TAF B-201/2009, consid. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T. 146 TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 147 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 148 TF sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.) ; TAF 4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.). 149 TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 150 TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office ; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.). 151 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 152 TAF B-1637/2015, consid. 4.1 avec références – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 153 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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par un effet auditif ou visuel similaire est mince154. Notons que l’existence d’un risque de confusion dans une des quatre langues nationales suffit à admettre une similitude entre les marques ou, a contrario, que le sens des marques en conflit soit perçu directement dans toutes les régions linguistiques pour contrebalancer une similitude155.
Enfin, la longueur du mot est également déterminante pour les marques verbales. Des mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront donc plus facilement assimilés que de longs mots. Le danger que le public ne perçoive pas de différences est ainsi réduit ; c’est pourquoi des confusions résultant de l’écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts156.
6.3.2 Marques figuratives
La similarité entre deux marques figuratives est déterminée, d’une part, par leur effet visuel et, d’autre part, par leur sens157. Le plus difficile est de délimiter la ressemblance inadmissible de la reprise pure et simple du motif. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante158. Ici aussi, l’impression d’ensemble et les éléments frappants sont déterminants159.
6.3.3 Marques verbales/figuratives
Il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d’une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d’une importance décisive. C’est également l’impression d’ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisme est à éviter ; en effet, ni l’élément verbal ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants160. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments161. Si une marque contient des éléments distinctifs aussi bien verbaux que figuratifs, ils sont tous les deux susceptibles de marquer l’impression d’ensemble162. Si l’élément graphique n’est qu’un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté163.
154 ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS ; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana. 155 TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 avec références – CARPE DIEM / carpe noctem. 156 ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS ; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 157 TF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.) ; TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.). 158 TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.). 159 TF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 160 TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 161 TAF B-7524/2016, consid. 3.4 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 162 TAF B-7801/2015, consid. 3.7 – KÖNIG (fig.) / H.koenig. 163 TF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.) ; TAF B-7367/2010, consid. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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6.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)
En principe, les critères généraux s’appliquent également aux conflits entre marques tridimensionnelles, sous réserve des particularités liées à ce type de marques. Le champ de protection est ainsi d’autant plus réduit que la forme est déterminée par la fonction technique ou la destination du produit et qu’elle ne s’écarte pas clairement d’autres formes courantes ou usuelles164. Si la marque tridimensionnelle se compose de plusieurs éléments, il faut procéder à un examen de valeur de chacun d’entre eux. Il s’agit de déterminer quels éléments sont effectivement dignes de protection et influencent de manière essentielle l’impression d’ensemble165. En principe, la concordance d’éléments de forme appartenant au domaine public ne génère aucune similitude166.
De même, une similarité entre une marque figurative et une marque tridimensionnelle est possible. En règle générale néanmoins, il s’avère que la différence entre présentation en deux et en trois dimensions produira un effet visuel distinct. La protection de la marque figurative trouve sa limite dès l’instant où même si le motif abstrait de cette dernière est repris, il est reproduit de manière différente167. Dès que la marque tridimensionnelle est reconnaissable en tant que reproduction individualisée du même motif et non simplement en tant que variation ou modification de la marque figurative, il ne résulte aucun risque de confusion. La seule possibilité qu’un lien intellectuel puisse être établi entre les deux signes en raison du motif ne suffit pas.
Une conséquence de ce principe est que, dans le cas d’une procédure impliquant une marque figurative à l’encontre d’une marque tridimensionnelle, un risque de confusion peut uniquement être admis lorsque cette dernière constitue la réplique tridimensionnelle exacte de la marque figurative168. Cela présuppose que la marque figurative soit représentée de telle manière que l’on puisse admettre qu’elle restera ancrée dans la mémoire à titre de représentation de la marque tridimensionnelle169.
6.4 Risque de confusion
6.4.1 Risque de confusion direct
L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce170. Il y a un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude
164 Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 165 CREPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.). 166 Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.3.4 et 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 167 Institut, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle). 168 Institut, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle). 169 Refusé dans la décision du 13 mai 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle). 170 TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 et 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.) ; TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.) ; TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
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des marques risque de créer une confusion auprès des milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques171.
6.4.2 Risque de confusion indirect
La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu’il parvienne à distinguer l’une de l’autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d’entreprises liées entre elles d’un point de vue économique172.
6.5 Interaction entre similitude des signes et similarité des produits et services
L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées173.
Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque de confusion est grand et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque174. Il en est de même dans le cas inverse. Il existe donc une interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services175. S’il ressort de l’examen que les produits ou les services ne sont pas similaires, le risque de confusion doit être exclu. La similarité des signes ne doit alors plus être examinée176.
6.6 Degré d’attention
Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits ou les services sont destinés et avec quel degré d’attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, la jurisprudence est d’avis que pour « les produits de masse de consommation courante ou quotidienne », il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction
171 ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; ATF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat. 172 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG ; ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-6099/2013, consid. 2.3 – CARPE DIEM / carpe noctem. 173 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG ; ATF 122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE. 174 ATF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA ; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan. 175 TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 176 TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).
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moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels177. La formulation de la liste des produits et des services ne permettant souvent pas un positionnement clair, il faut supposer, dans ces cas un degré d’attention moyen178.
Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d’attention élevé179. On s’attend aussi à un degré d’attention élevé pour les services des classes 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau) et 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières). Dans ces domaines, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l’utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement avant la conclusion de tels contrats différents points180. Il en va de même pour les services des classes 42 (services scientifiques et de recherches industrielles) et 44 (services médicaux et les consultations en matière de pharmacie), qui ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et présupposent par conséquent une relation économique plus intense181.
En revanche, il est régulièrement fait appel à des services de divertissement et de formation (classe 41) ; le degré d’attention est donc évalué comme normal182. Pour les produits de la classe 14 (horlogerie et bijouterie), il peut s’agir soit d’objets de luxe qui sont achetés avec la plus grande attention, soit d’accessoires de mode bon marché pratiquement assimilables à des biens de consommation courante ; c’est pourquoi on part du principe que l’attention apportée à l’achat est moyenne183. On présuppose également un degré d’attention moyen lors de l’achat de boissons alcoolisées (classe 33). En effet, bien qu’un petit nombre de connaisseurs les achète en faisant preuve d’un degré d’attention élevé, on présume, pour ces biens de consommation courante, un degré d’attention normal dans le grand public184. Il en va de même pour les produits de la classe 34. Les cigarettes, le tabac et les articles à fumer sont des produits d’agrément destinés au grand public pour lequel on peut supposer un degré d’attention normal lors de l’examen des différences entre marques185. Les produits de la classe 25 (vêtements) sont, en comparaison avec des articles de grande consommation d’usage courant, de manière général obtenus avec un degré d’attention légèrement plus élevé, étant donné qu’ils sont fréquemment essayés avant d’être achetés186.
177 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger ; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-478/2017, consid. 3.3 – SIGNIFOR / Signasol. 178 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 179 TAF B-1760/2012, consid. 4.2 avec références – ZURCAL / ZORCALA. 180 TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 et 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 181 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 183 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 184 TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 185 TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 186 TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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S’agissant des denrées alimentaires des classes 29 et 30187, des boissons de la classe 32188
et des savons et des cosmétiques (classe 3)189, qui sont des produits de grande consommation d’usage courant, on part du principe qu’ils sont achetés avec un faible degré d’attention.
6.7 Caractère distinctif
Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante190. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant191. Le simple fait qu’un signe ait un sens n’implique cependant pas automatiquement qu’il soit faible. Un (élément de) signe est faible uniquement si le sens en question est descriptif en relation avec les produits et les services revendiqués192.
Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public193,194. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes195. Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi196.
187 TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva ; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.). 188 ATF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella. 189 TAF B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) avec renvoi à l’ATF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan. 190 Voir aussi la pratique commune du programme de convergence de l’EUIPO concernant l’impact sur le risque de confusion d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou présentant un faible caractère distinctif (CP5), qui correspond quant au résultat à la pratique de l’Institut et dont les critères peuvent aussi être appliqués. Pour de plus amples informations : https://www.tmdn.org/network/converging- practices. 191 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG ; TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner. 192 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 193 TAF B-7158/2016, consid. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner (fig.). 194 Cf. note 190. 195 CREPI, sic! 2007, 537, consid. 11 et 12 – Swissair / swiss (fig.) ; TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.). 196 TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; TAF B-3757/2011, consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
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D’autres circonstances peuvent être prises en considération, telle l’utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public197.
Lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, il faut également prendre en compte les éléments verbaux pourvus d’un faible caractère distinctif ou appartenant au domaine public198. Ceux-ci sont en effet susceptibles d'avoir une influence sur l’impression d’ensemble199. S’il est vrai que la protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments isolés appartenant au domaine public200, il faut examiner leur influence sur l’impression d’ensemble de la marque, sans quoi la comparaison des signes se réduirait à une simple appréciation d’éléments isolés et disparates201. On ne peut ignorer ni l’interaction entre les éléments constitutifs de la marque dans la perception globale par le public202 ni l’impression d’ensemble de la marque. L’appréciation globale doit en particulier prendre en considération des similarités dans la disposition d’éléments non admis à la protection203, lorsque le caractère distinctif ne repose pas sur un élément isolé, mais sur la combinaison d’éléments isolés pourvus d’un faible caractère distinctif conférant aux signes une composition similaire204.
L’opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Cela n’exclut pas, lors de l’examen du risque de confusion, de déterminer en premier lieu le caractère distinctif d’une marque et partant, de son champ de protection. Il n’est en effet pas possible d’apprécier le risque de confusion sans examiner préalablement la question du champ de protection de la marque antérieure205. L’enregistrement d’une marque ne dit rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l’art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés206.
L’acceptation d’un caractère distinctif accru ou diminué est une appréciation juridique. Elle doit par conséquent être examinée d’office. Comme les marques dites « faibles » doivent aussi être enregistrées, l’Institut doit pouvoir apprécier et constater l’éventuel caractère distinctif diminué de la marque opposante. Pour ce faire, l’Institut procède à des recherches dans des dictionnaires, des lexiques et aussi sur Internet. L’Institut doit respecter le droit des
197 ATF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.). 198ATF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners. 199 ATF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-1481/2015, consid. 6.2.1 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.) ; TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners. 200TAF B-1481/2015, consid. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 201 TAF B-2711/2016, consid. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 202TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence. 203TAF B-2711/2016, consid. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 204TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 205 ATF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-317/2010, consid. 3.3 et 6. – Lifetex / LIFETEA. 206 ATF 130 III 328, consid. 3.2 – bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; cf. Partie 5, ch. 3.7, p. 111.
Partie 6 – Procédure d’opposition
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parties d’être entendues dans le cas de recherches qui ne prouvent pas un fait publiquement connu ou avec lesquelles les parties ne devaient pas compter (p. ex. recherches dans des lexiques spécifiques, recherches sur Internet) (art. 29 PA).
Les marques connues207 bénéficient d’un caractère distinctif accru208. En procédure d’opposition, l’appréciation d’un caractère distinctif accru ne peut être admise d’office que de façon limitée. Il est fréquent que l’opposant prétende que sa marque est connue et qu’elle dispose ainsi d’un caractère distinctif accru sans que des documents correspondants soient présentés. Si l’Institut ne dispose pas d’éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument209. Les marques qui sont notoirement connues (p. ex. « Coca-Cola » pour des boissons) font exception à ce principe. Ainsi, si l’opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l’Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque.
L’appréciation du caractère distinctif des marques imposées est identique à celle valant pour les signes originairement distinctifs. L’enregistrement d’un signe à titre de marque imposée ne détermine pas son champ de protection210. Le fait que le signe se soit imposé comme marque signifie simplement que celui-ci est perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée en raison de son usage. Cette acquisition d’un caractère distinctif par l’usage ne saurait à elle seule justifier un champ de protection accru211.
7. Clôture de la procédure (décision sur l’opposition)
Si l’opposition est fondée, le nouvel enregistrement est révoqué totalement ou partiellement ; dans le cas contraire, l’opposition est rejetée (art. 33 LPM).
8. Notification de la décision
8.1 Opposition contre une marque suisse
Si une marque suisse est attaquée, la décision est notifiée au titulaire ou au mandataire en Suisse ou, le cas échéant, au domicile de notification en Suisse qui est indiqué (la date de la notification est celle qui figure sur le récépissé de l’envoi recommandé).
Si la décision ne peut être notifiée, elle est publiée dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA ; la date de la notification est dans ce cas la date de publication).
207 Le concept « imposé dans le commerce » utilisé par le Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le concept de « marque imposée » au sens de l’art. 2 let. a LPM. 208 TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 209 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 210 TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 211 CREPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
Partie 6 – Procédure d’opposition
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8.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux
Dans le cas d’un enregistrement international, le défendeur a son siège ou son domicile à l’étranger et il doit par conséquent désigner un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM).
8.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n’existe pas de motifs absolus d’exclusion
L’Institut émet un refus provisoire, basé uniquement sur des motifs relatifs, dans lequel il exige du défendeur qu’il désigne un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse. Si le défendeur ne désigne pas de domicile de notification ou de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM). Il peut toutefois désigner ultérieurement un domicile de notification en Suisse (art. 11b al. 1 PA).
Si le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse ou de mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse, la décision lui est notifiée par l’intermédiaire d’une publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA)212 ou d’une communication de l’OMPI selon la règle 23bis RexC (cf. Partie 1, ch. 7.4.4, p. 50). Après l’entrée en force de la décision, l’Institut transmet à l’OMPI une « déclaration d’octroi de la protection », une « déclaration de refus total » ou une « déclaration d’octroi partiel de la protection » en fonction du dispositif de la décision.
8.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d’exclusion
L’Institut émet un refus provisoire, basé tant sur des motifs relatifs que des motifs absolus, dans lequel il exige du défendeur qu’il désigne un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse.
En principe, les motifs absolus sont traités en premier et la procédure d’opposition est formellement suspendue.
Pour des raisons de simplification, seule la situation la plus courante est présentée ci- dessous. Il s’agit du cas où les motifs relatifs et absolus concernent les mêmes produits et services de l’enregistrement international attaqué.
8.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire
Si le délai fixé dans le refus provisoire pour désigner un domicile de notification ou un mandataire est respecté et si la marque peut finalement être acceptée totalement ou partiellement au regard des motifs absolus de refus (voir Partie 5, ch. 3 ss, p. 106 ss), la décision correspondante est notifiée et la procédure d’opposition poursuit son cours.
212 CREPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.
Partie 6 – Procédure d’opposition
264
Si les motifs absolus doivent être maintenus totalement ou partiellement, le maintien est notifié par une décision (avec indication des voies de droit usuelles, conformément à l’art. 33 let. e LTAF). Si aucun recours n’est introduit dans le délai, la procédure d’opposition devient sans objet et est classée ou, le cas échéant, se poursuit pour les produits et services pour lesquels la protection n’a pas été refusée. En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l’issue de la procédure de recours.
8.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire
Si le délai imparti dans le refus provisoire pour désigner un domicile de notification ou un mandataire n’est pas respecté, l’Institut notifie un refus définitif de protection fondé sur des motifs absolus d’exclusion (voir Partie 1, ch. 4.3, p. 26)213. Si le destinataire de la décision n’introduit ni recours ni requête tendant à la poursuite de la procédure, la procédure d’opposition devient sans objet et est classée (après environ sept mois). En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l’issue de la procédure de recours ou de la requête de poursuite de la procédure. La décision de classement est notifiée au défendeur par publication dans la Feuille fédérale ou par une communication de l’OMPI selon la règle 23bis RexC (cf. Partie 1, ch. 7.4.4, p. 50).
9. Casuistique
Toutes les décisions matérielles rendues depuis le 1er juillet 2008 peuvent être consultées dans l’« Aide à l’examen » de l’Institut (https://ph.ige.ch/ph/).
213 Notamment conformément à l’art. 42 LPM et aux art 16 et 17 OPM, sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 33 let. e LTAF et 41 LPM.
265
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
1. Introduction
La procédure de radiation selon l’art. 35a LPM offre à tout un chacun la possibilité de demander la radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. Demeure réservée l’existence de justes motifs pour le non-usage.
2. Conditions requises pour une décision matérielle et légitimation active
Toute personne peut demander la radiation d'une marque pour défaut d’usage (art. 35a al. 1 LPM ; cf. Partie 1, ch. 3.1.3.1, p. 22 pour en savoir plus sur la légitimation active). La demande, qui peut aussi bien viser une marque suisse qu’un enregistrement international désignant la Suisse, peut être déposée au plus tôt cinq ans après l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, cinq ans après la fin de la procédure d’opposition (art. 35a al. 2 let. a et b LPM) (voir également : ch. 2.4, p. 266).
2.1 Demande de radiation
La demande de radiation doit être présentée par écrit en deux exemplaires et doit être signée. Elle peut être envoyée par courriel à l'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch.
La demande de radiation doit contenir les indications suivantes (art. 24a let. a à e OPM) :
a) le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du requérant ;
b) le numéro de l’enregistrement de la marque dont il est demandé la radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement ;
c) une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée ;
d) une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage ;
e) des documents remis à titre de preuve (cf. à ce propos ch. 4.1, p. 269).
Une demande de radiation pour défaut d’usage peut également être déposée en parallèle à une procédure d’opposition, lorsque le défendeur à cette procédure conteste l’usage de la marque opposante dans sa première réponse à l’opposition (cf. Partie 1, ch. 6.1, p. 43). Une demande de radiation déposée par le défendeur à la procédure d’opposition est soumise aux mêmes conditions de recevabilité qu’une demande de radiation déposée par un tiers. Par conséquent, le requérant défendeur à l’opposition est en particulier tenu de payer la taxe de radiation et rendre vraisemblable le défaut d’usage ; il ne peut pas se limiter à invoquer le non-usage de la marque.
Lorsqu’une demande de radiation est déposée en parallèle à une procédure d’opposition, l’Institut peut, conformément à l’art. 23 al. 4 OPM, suspendre la procédure d’opposition et statuer en premier lieu sur la demande de radiation pour défaut d’usage (Partie 6, ch. 4.2, p. 240). En cas de radiation totale de l’enregistrement visé par la demande de radiation, la
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
266
procédure d’opposition deviendra en principe irrecevable, faute d’être fondée sur une marque antérieure1 ; en cas d’admission partielle, l’Institut traitera l’opposition sur la base de la marque partiellement radiée.
2.2 Conclusions
La mesure dans laquelle la radiation d'une marque déterminée est requise pour défaut d'usage doit ressortir de la conclusion (cf. art. 24a let. c OPM). Si la demande de radiation est dirigée uniquement contre une partie des produits ou services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient d’énumérer précisément les produits ou services concernés. Il découle de la maxime de disposition qu’une limitation de la demande de radiation à quelques produits ou services est admissible et ce même après l’introduction de la procédure.
Lorsqu’elle ne vise qu’une partie des produits ou services enregistrés, la demande de radiation doit indiquer dans quelle mesure elle est demandée (art. 24a let. c OPM). Il convient d’indiquer les produits ou les services pour lesquels la marque est attaquée dans la langue de l’enregistrement. Pour les demandes d’enregistrement international, l’Institut a arrêté que la liste des produits ou services doit être déposée en français (art. 47 al. 3 OPM, règle 6.1)a) et 2) RexC). Par analogie, cette règle s’applique aussi aux demandes de radiation de produits ou de services. Par conséquent, lors de procédures de radiation pour défaut d’usage dirigées contre des enregistrements internationaux, les produits ou services dont la radiation est demandée doivent toujours être formulés en français.
Si une conclusion n’est pas claire, un court délai est accordé au requérant pour la préciser (sur les délais, Partie 1, ch. 5.5, p. 31). La demande de radiation est déclarée irrecevable s'il n'est pas satisfait à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.
2.3 Motivation de la demande de radiation et moyens de preuve
La demande de radiation doit être motivée en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon l’art. 11 et 12 LPM (art. 24a let. d OPM). Il faut donc présenter, en même temps que la demande, les moyens de preuve sur lesquels se fonde la vraisemblance du non-usage (art. 24a let. e OPM) (voir également : ch. 4.1, p. 269).
En l'absence de motivation ou de moyens de preuve adéquats, un délai est accordé au requérant pour y remédier (sur les délais, cf. Partie 1, ch. 5.5, p. 31). La demande de radiation est déclarée irrecevable s'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai supplémentaire imparti.
2.4 Délai de dépôt de la demande de radiation
La demande de radiation peut être déposée au plus tôt cinq ans après l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, cinq ans après la fin de la procédure d’opposition (art. 35a al. 2 let. a et b LPM).
1 Voir cependant Partie 6, ch. 2.4, p. 233.
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
267
Pour les marques suisses, les indications publiées dans Swissreg permettent de déduire le moment à partir duquel une marque est exposée à une demande de radiation pour défaut d’usage (cf. sur ce point : Partie 6, ch. 4.3, p. 240).
Pour les enregistrements internationaux, le moment où le délai commence à courir est fonction de l’émission ou non d’un refus provisoire de protection (art. 50a OPM). Lorsqu’aucun refus n'a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la fin du délai imparti à l'Institut pour notifier un refus provisoire (art. 5.2) PM2) ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection (règle 18ter 1) RexC).3
Lorsqu’un refus provisoire a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter du moment où la procédure d’octroi de la protection en Suisse est close par une décision d’entrée en force.
Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration de ces délais, l'Institut n'entre pas en matière conformément à l'art. 35a al. 1 LPM.
2.5 Taxe de radiation pour défaut d'usage
La taxe doit être payée dans le délai fixé par l'Institut. Il s’agit d’une taxe forfaitaire : le montant est fixe et ne se calcule pas en fonction du volume de travail de chaque procédure. Le montant de la taxe est de CHF 800.-4.
Si la taxe n’est pas payée à temps (sur les conditions et l’observation du délai de paiement, cf. Partie 1, ch. 11.3, p. 54), la demande de radiation est réputée ne pas avoir été introduite. Elle est donc déclarée irrecevable (art. 35a al. 3 LPM).
2.6 Suite de la procédure avant la décision
Lorsque la demande de radiation est manifestement irrecevable, il n’y a aucun échange d’écritures (art. 24c OPM). Dans cette hypothèse, l’Institut notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre les parties au préalabe.
Lorsqu'une demande de radiation n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au titulaire de la marque en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse (art. 24c al. 1 OPM ; sur l’échange d’écritures, cf. Partie 1, ch. 5.7.1.1, p. 39 ss).
2 L’obligation d‘émettre une déclaration d’octroi de protection conformément à la règle 18ter 1) RexC existe depuis le 1er janvier 2011. 3 Voir le rapport explicatif relatif au droit d’exécution « Swissness » du 2.9.2015 consultable sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapp ort_explicatif_FR.pdf : Le calcul du délai diffère selon que l'enregistrement international a fait l'objet ou non d'un refus de protection en Suisse. En cas de refus provisoire (pour des motifs absolus ou relatifs d'exclusion), le délai commence à courir lorsque la procédure est close par une décision entrée en force. En l'absence de refus de protection, le délai commence à courir à l'expiration du délai pour émettre un refus de protection qui est de douze ou de 18 mois, selon que l'on applique l'AM ou le PM. Si une déclaration d'acceptation de la protection a été émise, par exemple lorsque la procédure d'examen accélérée a été requise, le délai commence à courir avec l'émission de l'acceptation. 4 Cf. Annexe OTa-IPI.
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
268
3. Remarques générales sur la procédure
3.1 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve
L’art. 35b LPM prévoit que le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque et le titulaire de la marque l'usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage (sur la notion de vraisemblance, voir : Partie 1, ch. 5.4.4.1.1, p. 30). Les parties supportent le fardeau de la preuve et il leur incombe de produire les moyens de preuve appropriés5.
3.2 Plusieurs demandes de radiation contre une marque
L'Institut peut réunir le traitement de plusieurs demandes de radiation contre une même marque dans une seule procédure (art. 24d OPM en relation avec l’art. 23 al. 1 OPM). Ceci n’a aucune influence sur le nombre et le montant des taxes de radiation.
Lorsqu'il existe déjà une procédure contre la marque attaquée, l'Institut peut suspendre les autres demandes de radiation (art. 24d OPM en relation avec l’art. 23 al. 2 OPM). S’il l’estime opportun, l’Institut peut d’abord statuer sur l’une des demandes de radiation et suspendre la procédure concernant les autres.
4. Motifs de radiation
Conformément à l’art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d’usage au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. L’existence de justes motifs de non usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n’est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l’art. 11 LPM.
Dans sa demande, il incombe au requérant de rendre vraisemblable le défaut d’usage de la marque attaquée (art. 24a let. d OPM) (cf. ch. 4.1).
En réponse à la demande de radiation, le défendeur a plusieurs possibilités. Il peut contester la vraisemblance du défaut d’usage de sa marque (cf. ch. 4.1, p. 269) ou rendre vraisemblable l’usage de la marque attaquée (cf. ch. 4.2, p. 269). Il a également la possibilité de rendre vraisemblable l’existence de justes motifs de non usage (cf. ch. 4.3, p. 270).
Lorsque le défendeur se limite à contester la vraisemblance du défaut d’usage de la marque invoquée par le requérant, l’Institut n’ordonne pas de second échange d’écritures.
L’appréciation des questions relatives à l’usage de la marque dans le cadre de la procédure de radiation s’effectue en deux étapes. L’Institut examine d’abord si le requérant a rendu vraisemblable le défaut d’usage de la marque. Il procède d’office à cet examen, même dans l’hypothèse où le défendeur ne conteste pas formellement la vraisemblance du défaut d’usage.
5 Cf. sur les moyens de preuve : Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 30.
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
269
Dans l’affirmative, l’Institut examine dans une seconde étape si le défendeur a rendu vraisemblable l’usage de la marque en conformité avec les exigences de l’art. 11 LPM ou s’il existe de justes motifs de défaut d’usage.
4.1 Vraisemblance du défaut d’usage
Aux termes de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l’art. 12 al. 3 in fine LPM. Elles dépendent néanmoins de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. L’Institut prendra ainsi en particulier en considération la nature des produits ou services en relation avec lesquels l’usage de la marque est contesté ainsi que la personne du déposant.
Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés. La preuve directe du défaut d’usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l’Institut établit la vraisemblance du défaut d’usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d’indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d’usage ne sera en règle générale pas admise sur la base d’un seul moyen de preuve.
Les moyens de preuve suivant ont été considérés comme appropriés :
- extrait du registre du commerce (en combinaison avec d’autres moyens de preuve) ; - rapport de recherches d’usage établi par une société tierce ; - extrait de recherches sur Internet (p. ex. sur le moteur de recherches), y compris avec
des recherches dans les archives internet relatant l’usage (ou son non usage) durant la période à prendre en considération.
- Confirmation de l’usage par des organisations faîtières
Le défendeur peut, sous cet angle, contester les allégations et les moyens de preuve du requérant. Il peut également apporter des moyens de preuve propres à faire naître un doute sérieux sur la vraisemblance des allégations de défaut d’usage du requérant.
Si l’Institut considère que le défaut d’usage n’a pas été rendu vraisemblable, il rejette la demande de radiation sans examiner si les preuves déposées par le défendeur permettent de rendre vraisemblable un usage de la marque conforme à l’art. 11 LPM ou l’existence de justes motifs de défaut d’usage.
4.2 Vraisemblance de l’usage de la marque
Le défendeur a également la possibilité d’apporter la preuve de la vraisemblance de l’usage de sa marque conformément aux exigences qui découlent de l’art. 11 LPM. Il doit à cet égard présenter tout moyen de preuve approprié.
En procédure de radiation au sens de l’art. 35a LPM, l'appréciation de la vraisemblance de l'usage conforme à l’art. 11 LPM a lieu selon les mêmes critères que ceux appliqués dans la procédure d’opposition lorsque l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante suite à l’invocation du non-usage. Il convient de consulter à ce sujet les explications figurant dans la partie consacrée à la procédure d’opposition (cf. Partie 6, ch. 5.3 ss, p. 243 ss).
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
270
4.3 Justes motifs pour le non-usage
Si la marque n’est pas utilisée, le défendeur peut faire valoir l’existence de justes motifs pour le non-usage. Sont considérées comme des justes motifs des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l’utilisation de la marque, telles que des restrictions à l’importation ou d’autres prescriptions étatiques s’appliquant aux produits protégés par la marque. Il convient sous cet angle de se rapporter aux considérations relatives à la procédure d’opposition (voir Partie 6, ch. 5.4, p. 249).
5. Clôture de la procédure
5.1 Fin de la procédure sans décision matérielle
Lorsque les conditions d’entrée en matière ne sont pas remplies6, l’Institut déclare la demande de radiation irrecevable ; aucune décision matérielle n’est alors émise.
La procédure de radiation peut également être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait, règlement transactionnel ou lorsqu’une requête devient sans objet (cf. Partie 1, ch. 7.2, p. 45 s.).
5.2 Décision matérielle
Pour autant que la demande soit recevable (cf. ch. 2, p. 265 ss), l’Institut met fin à la procédure par une décision matérielle7. Selon l’issue de la procédure, il rejette la demande de radiation ou il l’admet totalement ou partiellement (art. 35b al. 1 et 2 LPM). A la même occasion, il statue si et dans quelle mesure les frais de la partie (taxe et dépens) qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM)8.
5.2.1 Rejet de la demande de radiation
L’Institut rejette la demande de radiation dans l’une des hypothèses suivantes :
a) le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) (voir : ch. 4.1, p. 269)
b) le défendeur, titulaire de la marque attaquée rend vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence d’un juste motif du défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. b LPM) (voir : ch. 4.2 et 4.3, p. 269).
5.2.2 Admission de la demande de radiation
Si la demande est bien fondée, l’Institut admet la demande. Dès l’entrée en force9 de la décision de radiation, il radie tout ou partie de l’enregistrement concerné (art. 35 let. e LPM),
6 Cf. ch. 2, p. 265 ss. 7 Sur le contenu de la décision, cf. Partie 1, ch. 7.1, p. 44 ss. 8 Cf. Partie 1, ch. 7.3, p. 46 ss. 9 Cf. Partie 1, ch. 9, p. 52 ss.
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage
271
l’étendue de la radiation dépendant de la mesure des conclusions de la demande (cf. ch. 2.2, p. 266).
5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation
Si le requérant rend vraisemblable le défaut d’usage uniquement pour une partie des produits ou des services ou si la vraisemblance de l’existence de justes motifs de défaut d’usage ne concerne qu’une partie des produits ou des services, l’Institut accepte la demande pour une partie seulement (art. 35b al. 2 LPM) et l’enregistrement est partiellement radié (art. 35 let. e LPM). Cela vaut aussi lorsque le titulaire rend vraisemblable l’usage de sa marque uniquement pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Se pose ainsi dans ce contexte l’incidence de l’usage partiel de la marque sur le libellé des produits ou services figurant au registre, en particulier lorsqu’elle est enregistrée pour une indication générale.
Dans la procédure de radiation l’Institut applique la même solution que celle retenue pour la procédure d’opposition, à savoir une solution « minimale étendue »10. L’usage partiel validera ainsi le droit à la marque pour la catégorie et la sous-catégorie des produits ou des services qui concordent étroitement en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. En cas d’usage partiel de la marque ou d’existence de justes motifs justifiant le défaut d’usage d’une partie seulement des produits ou des services, la demande de radiation sera admise uniquement dans la mesure correspondante. Aussi, dans l’hypothèse d’une marque enregistrée pour une indication générale, l’enregistrement de la marque ne subsistera que pour les produits ou les services définis au regard des critères résultant de l’application de la solution « minimale étendue » ; elle sera radiée pour les autres produits (art. 35 let. e LPM en relation avec l’art. 35b al. 2 LPM). En d’autres termes, l’indication générale mentionnée dans la liste des produits ou des services sera remplacée par un nouveau libellé, plus étroit de la liste des produits et services.
5.2.4 Particularités concernant les décisions matérielles relatives à des enregistrements internationaux
Après l'entrée en force de la décision prononçant la radiation totale ou partielle d’un enregistrement international, l'Institut notifie une déclaration au sens de la règle 18ter 4) RexC à l'OMPI.
6. Casuistique
Les décisions formelles de principe et l’intégralité des décisions matérielles peuvent être consultées sur le site internet de l’Institut (https://www.ige.ch/fr/proteger-votre- pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut- dusage-dune-marque.html ).
10 Cf. Partie 6, ch. 5.3.5.2, p. 246
272
Annexe
ISO 8859-15 (caractères imprimables)
0
1
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273
Direttive in materia di marchi
- Parte generale
- Procedura di registrazione di un marchio
- Tenuta del registro
- Registrazione internazionale di un marchio
- Esame materiale di un marchio
- Procedura di opposizione
- Procedura di cancellazione per mancato uso
Berna, 1.1.2019
o IGE IIPI
Eldgenosslsches lnstltut fiir Gelstlges Elgentum
lnstltut Fédéral de la Proprlété lntellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swlss Federai lnstltute of lntellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59g ICH-3003 Berne. .... . .. .. .. . .. .. .. . .. ... . . ... ... . ........ . .. .. . .. .. T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
1
Indice
Indice 1 Elenco delle abbreviazioni 16
Parte 1 – Parte generale 19
1. Introduzione 19 2. Basi giuridiche 19
2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parte 2 e Parte 5) 19 2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3) 20 2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parte 4 e Parte 5) 20 2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6) 20 2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7) 20
3. Parti 20 3.1 Qualità di parte 20
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale 21 3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro 21 3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso 22
3.1.3.1 Legittimazione attiva 22 3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio 22 3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario 22 3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso 22
3.1.3.2 Legittimazione passiva 22 3.1.3.2.1 Procedura di opposizione 22 3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso 23
3.2 Trasferimento del marchio 23 3.2.1 In generale 23 3.2.2 Particolarità 23
3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione 23 3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 24 3.2.2.3 Fallimento di una parte 24
4. Rappresentanza e recapito 24 4.1 Rappresentante 24 4.2 Procura 25 4.3 Recapito 26
5. Regole procedurali generali 26 5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione 26 5.2 Esame della competenza 27
Indice
2
5.3 Ricusazione 28 5.4 Accertamento dei fatti 28
5.4.1 Massima inquisitoria 28 5.4.2 Obbligo di cooperazione 29 5.4.3 Principio della parità delle armi 29 5.4.4 Prove 30
5.4.4.1 Mezzi di prova 30 5.4.4.1.1 Principi 30 5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova 30
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova 31 5.5 Termini 31
5.5.1 In generale 31 5.5.1.1 Procedure con un’unica parte 31 5.5.1.2 Procedure con più parti 31 5.5.1.3 Casi speciali 32
5.5.2 Calcolo dei termini 32 5.5.3 Proroga dei termini 32
5.5.3.1 In generale 32 5.5.3.2 Procedure di opposizione e di cancellazione 33
5.5.4 Sintesi dei termini e delle proroghe 34 5.5.5 Osservanza dei termini 34
5.5.5.1 In generale 34 5.5.5.2 Trasmissione per via elettronica 35 5.5.5.3 Termine di pagamento delle tasse 35
5.5.6 Sospensione dei termini (ferie) 35 5.5.7 Conseguenze dell'inosservanza 35 5.5.8 Proseguimento della procedura 36
5.5.8.1 In generale 36 5.5.8.2 Esclusione 36 5.5.8.3 Procedura 36
5.5.9 Restituzione del termine 37 5.6 Consultazione del registro e degli atti 37
5.6.1 Principio 37 5.6.2 Eccezioni 38 5.6.3 Contenuto del fascicolo 38
5.7 Diritto di essere sentiti 39 5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 39
5.7.1.1 Scambio di allegati 39 5.7.1.1.1 Domanda di registrazione di un marchio svizzero 39 5.7.1.1.2 Registrazioni internazionali 40
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3
5.7.1.1.3 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 40 5.7.1.1.4 Procedure connesse alla tenuta del registro 41
5.7.1.2 Diritto di replica 41 5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 41
5.7.2 Offerta di prove 42 5.8 Lingua della procedura 42
5.8.1 Procedura di registrazione 42 5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 43
6. Sospensione 43 6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale 43 6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica 44 6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti 44 6.4 Altri motivi di sospensione 44
7. Decisione 44 7.1 Contenuto e motivazione 44 7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 45
7.2.1 Ritiro 45 7.2.2 Transazione 45 7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto 46
7.3 Spese di procedura e indennità di parte 46 7.3.1 Procedura di registrazione 46 7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 46
7.3.2.1 Spese di procedura 46 7.3.2.2 Indennità di parte 47 7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale 47 7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale (decisione di stralcio) 48
7.4 Notificazione 49 7.4.1 Forma scritta 49 7.4.2 Pubblicazione ufficiale 49 7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali 50 7.4.4 Notificazione in applicazione della regola 23bis ResC 50
8. Rimedi giuridici 50 8.1 Decisioni finali 50 8.2 Decisioni incidentali 51
9. Crescita in giudicato 51 9.1 Crescita in giudicato formale 51 9.2 Crescita in giudicato materiale 52
10. Riesame e revisione 52
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4
11. Tasse 53 11.1 In generale 53 11.2 Tasse forfettarie 54 11.3 Esigibilità e termini di pagamento 54 11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto 54 11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 54
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio 56
1. Introduzione 56 2. Esame preliminare 56
2.1 Deposito 56 2.1.1 Domanda di registrazione 56 2.1.2 Riproduzione del marchio 56 2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi 56 2.1.4 Domanda incompleta 56
2.2 Data del deposito 57 3. Esame formale 57
3.1 Deposito 57 3.1.1 Modulo 57 3.1.2 Depositante 57
3.2 Riproduzione del marchio 58 3.2.1 Rivendicazione di colore 59 3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi 59 3.2.3 Marchi acustici 60 3.2.4 Marchi tridimensionali 60 3.2.5 Ologrammi 61 3.2.6 Marchi di colore (astratti) 61 3.2.7 Motivi 62 3.2.8 Marchi di posizione 62 3.2.9 Marchi di movimento 62 3.2.10 Marchi olfattivi 63
3.3 Categoria di marchio 63 3.4 Rivendicazione di priorità 63
3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 64 3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità 65 3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione 65
3.5 Esame dei marchi accelerato 66 3.6 Tasse 66 3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito 66 3.8 Pubblicazione e validità 67
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5
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi 67 4.1 Basi giuridiche 67 4.2 Classificazione di Nizza 68 4.3 Formulazione della lista dei prodotti e servizi 70
4.3.1 Punteggiatura 70 4.3.2 Ripetizioni 71 4.3.3 Enumerazioni 71 4.3.4 Formulazione di limitazioni 71 4.3.5 Rinvii ad altre classi all’interno di una lista 72
4.4 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza 72 4.5 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe» 73 4.6 Definizione dei termini 73 4.7 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini 74 4.8 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale 75 4.9 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» 75 4.10 Termini «set» e «kit» 76 4.11 Termine «sistema» quale prodotto 76 4.12 Tipo di servizi delle classi 38 e 42 76 4.13 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» 76 4.14 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40 77 4.15 Formulazioni problematiche 78 4.16 Strumenti di assistenza alla classificazione 79
Parte 3 – Tenuta del registro 81
1. Introduzione 81 2. Registrazione 81 3. Proroghe 82 4. Modifiche e cancellazioni 82
4.1 Trasferimenti 82 4.2 Trasferimenti parziali 83 4.3 Divisione 83 4.4 Licenze 84 4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 84 4.6 Cancellazione parziale 85 4.7 Cambiamenti del regolamento 85 4.8 Altre modifiche 85 4.9 Rettifiche 85 4.10 Cancellazioni 85
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti 86 5.1 Registro dei marchi 86
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6
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti 86 6. Documenti di priorità 87
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio 88
1. Introduzione 88 2. Registrazioni internazionali con base svizzera 88
2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid 88 2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM) 88
2.2.1 Calcolo della priorità 89 2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto 89 2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI 90 2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati 90
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 ResC) 90 2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali 91
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC) 91 2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC) 92 2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC) 92 2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola 25.1)a)iv) ResC) 92 2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i) ResC) 93
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali 93 2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC) 93 2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) PM – regola 21 ResC) 93 2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC) 94 2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC) 94 2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM) 94 2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC) 95 2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20 ResC) 95 2.5.8 Divisione di una registrazione internazionale (regola 27bis ResC) 96
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC) 96 2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC) 96
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera 97 3.1 Procedura presso l’OMPI 97
3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 97 3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) ResC 97 3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio 98 3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC) 98
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7
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC) 98 3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC) 100 3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC) 100 3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC) 100
3.2 Procedura presso l’Istituto 101 3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 101 3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) ResC 101 3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta 101 3.2.4 Rappresentanza e recapito 102 3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare 102 3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto 103 3.2.7 Proseguimento della procedura 103 3.2.8 Procedura d’esame accelerata 103
Parte 5 – Esame materiale di un marchio 105
1. Basi giuridiche 105 2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio 105 3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione 106
3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi 106 3.2 Impressione d’insieme 107 3.3 Relazione con i prodotti e servizi 107 3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione 108 3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate 109 3.6 Lingue contemplate 110 3.7 Casi limite 111 3.8 Parità di trattamento 111 3.9 Tutela della buona fede 113 3.10 Decisioni estere 113 3.11 Ricerche in Internet 114
4. Dominio pubblico 115 4.1 Basi giuridiche 115 4.2 Nozione di dominio pubblico 115 4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM 116
4.3.1 Assenza di carattere distintivo 116 4.3.2 Bisogno di disponibilità 117 4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi 118
A. Segni convenzionali 119 4.4 Marchi verbali 119
4.4.1 In generale 119
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8
4.4.2 Indicazioni descrittive 119 4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali 119 4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione 120 4.4.2.3 Combinazioni di più termini 120 4.4.2.4 Neologismi 120 4.4.2.5 Significati duplici o multipli 121 4.4.2.6 Sinonimi 121 4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive 122
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche 122 4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà 122 4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione 122 4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari 123 4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti 124 4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose 124 4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi
125 4.4.2.7.8 Designazioni di colore 125 4.4.2.7.9 Combinazioni di nomi di città o di Paesi e anni 126 4.4.2.7.10 Altre indicazioni descrittive 126 4.4.2.7.11 Denominazioni comuni internazionali (DCI) 127 4.4.2.7.12 Denominazioni delle varietà 127
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria 128 4.4.4 Segni usuali 129 4.4.5 Slogan 129 4.4.6 Ditte 130 4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono 130 4.4.8 Segni liberi 131 4.4.9 Segni atti alla protezione per principio 132
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico 132 4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali 132 4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre 133
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni 134 4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole 135 4.4.9.4 Designazioni simboliche 135 4.4.9.5 Pluralità di lingue 135
4.5 Segni semplici 135 4.5.1 Singole lettere e cifre 135 4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre 136 4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso 136
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9
4.5.4 Figure geometriche 137 4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili 137 4.5.6 Segni atti alla protezione per principio 138
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri 138 4.5.6.2 Monogrammi 138
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati 139 4.7 Marchi figurativi 142 4.8 Pittogrammi 145 4.9 Marchi acustici 145 B. Segni non convenzionali 146 4.10 Motivi 147 4.11 Marchi di colore 148 4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 149
4.12.1 Nozione 149 4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato 150 4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto 150 4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM 151
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto 151 4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica 152
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 152 4.12.5.1 Principi generali 152 4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi bidimensionali con carattere distintivo 156
4.13 Marchio di posizione 157 Esempi di segni non ammessi alla protezione: 158 4.14 Marchio di movimento 159 4.15 Ologrammi 160 4.16 Altri tipi di marchi 160
5. Segni che possono indurre in errore 160 5.1 In generale 160 5.2 Rischio palese d’indurre in errore 161 5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso 162
6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi 162 7. Segni contrari al diritto vigente 164
7.1 In generale 164 7.2 Legge sulla protezione degli stemmi 165
7.2.1 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti 165 7.3 Protezione della Croce Rossa 165 7.4 Organizzazioni internazionali 166 7.5 Divieto di utilizzare determinati termini 169
8. Indicazioni di provenienza 170
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8.1 In generale 170 8.1.1 Introduzione 170 8.1.2 Indicazioni di provenienza dirette e indirette 170 8.1.3 Indicazioni di provenienza semplici e qualificate 171
8.2 Indicazioni di provenienza secondo l’articolo 47 LPM 171 8.3 Indicazioni di provenienza protette dal diritto internazionale e da disposizioni di leggi speciali 172 8.4 Designazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM 173
8.4.1 Designazioni con duplice significato 173 8.4.2 Nomi geografici sconosciuti 174
8.4.2.1 In generale 174 8.4.2.2 Nomi geografici svizzeri 175 8.4.2.3 Nomi geografici esteri 175
8.4.3 Segni simbolici 176 8.4.4 Impossibilità oggettiva 177 8.4.5 Designazioni di tipo 177 8.4.6 Denominazioni generiche 178 8.4.7 Altre eccezioni riconducibili all’impressione d’insieme 178
8.4.7.1 Riferimento alla provenienza aziendale 178 8.4.7.2 Luogo di vendita (fiere e simili) e luogo di fornitura dei servizi 180 8.4.7.3 Riferimento a titoli e indicazioni di contenuto di prodotti e servizi 180 8.4.7.4 Nomi di manifestazioni sportive e culturali 181 8.4.7.5 Servizi di viaggio 181 8.4.7.6 Altre fattispecie 182
8.5 Dominio pubblico 183 8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette 183
8.5.1.1 Carattere distintivo 183 8.5.1.2 Bisogno di disponibilità 184
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette 185 8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette 185
8.6 Inganno circa la provenienza geografica 185 8.6.1 Principio 185 8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning») 187 8.6.3 Correttivi 188 8.6.4 Aggiunte delocalizzanti 188 8.6.5 Prassi in materia di limitazione 189
8.6.5.1 Limitazione alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi 189 8.6.5.2 Limitazione alla provenienza geografica delle materie prime o a una fase di produzione 191
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8.6.6 Denominazioni contradditorie 193 8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) 193
8.7.1 Accordi bilaterali 193 8.7.1.1 Trattati bilaterali 195 8.7.1.2 Accordo settoriale 195
8.7.2 Accordo TRIPS 196 8.7.3 Convenzione di Stresa 196 8.7.4 Articolo 16 legge sull’agricoltura (LAgr) 197 8.7.5 Art. 50a LPM 198 8.7.6 Denominazioni per i vini ai sensi dell’articolo 63 LAgr 198
9. Segni pubblici ed emblemi 199 9.1 Introduzione 199 9.2 Definizioni 199
9.2.1 Croce svizzera e bandiera svizzera 199 9.2.2 Stemma della Confederazione Svizzera 199 9.2.3 Stemmi e bandiere di Cantoni e Comuni 200 9.2.4 Designazioni ufficiali 200 9.2.5 Segni nazionali figurativi o verbali 200 9.2.6 Emblemi pubblici esteri 201
9.3 Registrazione di marchi contenenti un segno o un emblema protetto 201 9.3.1 Principi per la protezione in virtù della LPSt 201 9.3.2 Rischio di confusione con il segno protetto 201
9.3.2.1 In generale 201 9.3.2.2 Rischio di confusione con lo stemma 203
9.3.3 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore 204 9.3.3.1 Stemma svizzero, croce svizzera e bandiera svizzera 204 9.3.3.2 Emblemi di Stato esteri 205
9.4 Segni pubblici protetti e motivi assoluti d’esclusione (art. 2 LPM) 205 9.4.1 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 205
9.4.1.1 Croce svizzera e bandiera svizzera 205 9.4.1.1.1 Carattere distintivo 205 9.4.1.1.2 Bisogno assoluto di disponibilità 206 9.4.1.1.3 Imposizione nel commercio 206 9.4.1.1.4 Bandiere dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni 206
9.4.1.2 Stemmi svizzeri e stemmi cantonali e comunali 206 9.4.1.3 Designazioni ufficiali 207 9.4.1.4 Segni nazionali figurativi o verbali 207 9.4.1.5 Emblemi pubblici esteri 207
9.4.2 Rischio di confusione (art. 2 lett. c LPM) 207 9.4.2.1 Esistenza di un legame con l’ente pubblico 207 9.4.2.2 Uso come indicazione di provenienza 208
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9.4.3 Segni contrari ai buoni costumi, all’ordine pubblico o al diritto vigente 208 9.4.3.1 Violazione dei buoni costumi o dell’ordine pubblico 208 9.4.3.2 Violazione del diritto vigente 208 9.4.3.3 Caso speciale: stemmi e designazioni ufficiali 209
9.5 Limitazioni inerenti marchi registrati contenenti uno stemma 209 10. Marchi collettivi e di garanzia 209
10.1 In generale 209 10.2 Marchi collettivi 210 10.3 Marchi di garanzia 210
11. Marchi geografici 211 11.1 In generale 211 11.2 Segni ammessi alla registrazione 212 11.3 Corrispondenza tra marchio geografico e indicazione protetta 213 11.4 Qualità di depositante 213 11.5 Regolamento 213 11.6 Basi di valutazione 214 11.7 Sospensione 214
12. Imposizione del marchio nel commercio 214 12.1 In generale 214
12.1.1 Nozione di marchio imposto nel commercio 214 12.1.2 Limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità 216 12.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio 216 12.1.4 Cerchie commerciali determinanti 217 12.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio 218 12.1.6 Data del deposito 218
12.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti 219 12.2.1 In generale 219 12.2.2 Mezzi di prova 219 12.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi 219 12.2.4 Luogo dell’uso 220 12.2.5 Durata dell’uso 220 12.2.6 Uso a titolo di marchio 220 12.2.7 Uso in forma divergente 221 12.2.8 Estensione dell’uso 221
12.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica 222 12.3.1 In generale 222 12.3.2 Casi di applicazione 222 12.3.3 Segno da presentare nell’indagine 222 12.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi 223 12.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica 223 12.3.6 Modalità dell’indagine 223
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12.3.7 Rappresentatività 224 12.3.8 Domande da porre 224 12.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio 226 12.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica 226
Parte 6 – Procedura di opposizione 228
1. Introduzione 228 2. Condizioni procedurali 229
2.1 Atto di opposizione 229 2.2 Conclusioni 230 2.3 Motivazione 230 2.4 Parti 230
2.4.1 Legittimazione attiva 230 2.4.1.1 Marchio depositato o registrato 230 2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto 231
2.4.1.2.1 Basi giuridiche 231 2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale 231 2.4.1.2.3 La notorietà necessaria 231 2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà 233
2.4.2 Legittimazione passiva 233 2.5 Termine di opposizione 234 2.6 Tassa di opposizione 234
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare 234 2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto 235
3. Irregolarità dell’opposizione 235 3.1 Irregolarità irrimediabili 235 3.2 Irregolarità rimediabili 236 3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione 237
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura 237 4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio 237 4.2 Sospensione 237 4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate 238
5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione 238 5.1 Eccezione del mancato uso 238 5.2 Termine di carenza 239
5.2.1 Inizio del termine di carenza 239 5.2.2 Proroga della registrazione del marchio 240 5.2.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura 240
5.3 Verosomiglianza dell’uso 241 5.3.1 Uso in Svizzera 241
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5.3.2 Periodo d’uso 241 5.3.3 Carattere serio dell’uso 242 5.3.4 Legame tra marchio e prodotto 242 5.3.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati 243
5.3.5.1 Sussunzione 243 5.3.5.2 Problematica dell’uso parziale 243
5.3.6 Uso in una forma divergente 245 5.3.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari 246 5.3.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso 247
5.4 Mancato uso per gravi motivi 247 5.5 Aspetti procedurali 247
5.5.1 Scambio di allegati 247 5.5.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 248
5.6 Decisione sull’eccezione del mancato uso 249 6. Motivi di opposizione 249
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi 249 6.1.1 Indizi a favore della similarità 250 6.1.2 Indizi contro la similarità 250 6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi 251
6.2 Identità dei segni 252 6.3 Similitudine dei segni 252
6.3.1 Marchi verbali 253 6.3.2 Marchi figurativi 254 6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati 254 6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 254
6.4 Rischio di confusione 255 6.4.1 Rischio di confusione diretto 255 6.4.2 Rischio di confusione indiretto 255
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi 256 6.6 Grado di attenzione 256 6.7 Forza distintiva 257
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione) 260 8. Notificazione della decisione 260
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero 260 8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali 260
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi assoluti d’esclusione 260 8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi assoluti d’esclusione 261
8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante 261
Indice
15
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante entro i termini 261
9. Casistica 262
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso 263
1. Introduzione 263 2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva 263
2.1 Domanda di cancellazione 263 2.2 Conclusioni 264 2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova 264 2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione 265 2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso 265 2.6 Seguito della procedura fino alla decisione 266
3. Osservazioni generali in merito alla procedura 266 3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 266 3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio 266
4. Motivi di cancellazione 266 4.1 Verosimiglianza del mancato uso 267 4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio 267 4.3 Mancato uso per gravi motivi 268
5. Conclusione della procedura 268 5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 268 5.2 Decisione materiale 268
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione 268 5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione 269 5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione 269 5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali 269
6. Casistica 269
Allegato 270
7. ISO 8859-15 (caratteri stampabili) 270
16
Elenco delle abbreviazioni
Accordo di Nizza Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.9)
p.es. per esempio
AM Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.3)
art./artt. articolo/articoli
CC Codice civile svizzero (RS 210)
cfr. confronta
cl. classe
Classificazione di Nizza
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, 11ª edizione, 1.1.2017
CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid. considerando
Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del (Codice di procedura civile, RS 272)
cpv. capoverso
CRPI Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (RS 0.232.04)
DFI Dipartimento federale dell’interno
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
DOP Denominazione di origine protetta
DOC Denominazione di origine controllata
ecc. eccetera
estratto del RC estratto del registro di commercio
EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Elenco delle abbreviazioni
17
FDBM Feuille suisse des brevets, dessins et marques
FF Foglio federale
fig. figurativo
GAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Gazette Gazette OMPI des marques internationales
IGP Indicazione geografica protetta
Istituto Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LAgr Legge federale sull’agricoltura (RS 910.1)
LEF Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett. lettera
LDerr Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0)
LFus Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LPM Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.11)
LPNE Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative (RS 232.23)
LPSt Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.21)
LTAF Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
Messaggio «Swissness»
Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto «Swissness»), FF 2009, pagg. 7425-7556
n. numero/numeri
N.B. Nota bene
ODerr Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)
OID Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16)
OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OPM Ordinanza sulla protezione dei marchi (RS 232.111)
Elenco delle abbreviazioni
18
OPSt Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.211)
OTab Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (RS 817.06)
OTa-IPI Ordinanza dell’IPI sulle tasse (RS 232.148)
PA Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC Legge di procedura civile federale (RS 273)
PM Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)
ResC Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)
RS Raccolta sistematica del diritto federale
seg./segg. seguente/seguenti
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence
TAF Tribunale amministrativo federale
TF Tribunale federale svizzero
TLT di Singapore Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (RS 0.232.112.11)
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20)
UFAG Ufficio federale dell’agricoltura
19
Parte 1 – Parte generale
1. Introduzione
La presente parte delle direttive in materia di marchi tratta delle regole procedurali generali applicabili alle diverse procedure dinanzi all'Istituto.
2. Basi giuridiche
L'Istituto è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)1, purché non siano regolate più compiutamente dalla LPM o da un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39–41 e 43–61 PC2,3.
Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LPM, sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale giusta l'articolo 4 PA. L'Istituto ritiene che il CPC sia applicabile in forza dell'articolo 4 PA. Pur contenendo determinate regolamentazioni relative ad aspetti di diritto procedurale non menzionati esplicitamente nella PA o nella LPM, la PC non può essere applicata. Conformemente alla giurisprudenza, nella procedura amministrativa sono infatti applicabili soltanto le disposizioni indicate esplicitamente all'articolo 19 PA in quanto tale elencazione è da ritenersi esaustiva4. Inoltre viene considerato solo il diritto federale emanato dopo l'entrata in vigore della PA. Di conseguenza vanno applicate altre disposizioni più recenti del diritto federale. Dal momento che il CPC rientra nel diritto federale5, la sua applicazione in virtù dell'articolo 4 PA non è esclusa, tanto più che il CPC è specialmente concepito per la composizione di controversie di diritto civile, da cui le procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi con due o più parti non differiscono in modo fondamentale.
Le diverse procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi sono disciplinate in particolare dalle disposizioni della LPM e dell'OPM trattate di seguito.
2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parte 2 e Parte 5)
La procedura di registrazione di un marchio è disciplinata in particolare dagli articoli 28–30 LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 8–19 OPM.
1 Più precisamente agli artt. 1–43 PA. 2 Art. 19 PA. 3 Nella fattispecie gli articoli 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l’audizione delle parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA). 4 DTF 130 II 473, consid. 2.4. 5 La legislazione nel campo della procedura civile compete alla Confederazione (cfr. art. 122 cpv. 1 Cost.).
Parte 1 – Parte generale
20
2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3)
Le procedure relative alla tenuta del registro sono rette in particolare dagli articoli 10, 17–19, 35 e 37 segg. LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 25–27, 28–32 e 35 OPM.
2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parte 4 e Parte 5)
Salvo che l'AM e il PM non dispongano altrimenti (art. 44 cpv. 2 LPM), la procedura di registrazione internazionale di un marchio è disciplinata segnatamente dagli articoli 44–46a LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 47–49 e 51 seg. OPM. Tali accordi internazionali, completati dal ResC, determinano pertanto in larga misura la procedura di registrazione internazionale di un marchio.
2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6)
La procedura di opposizione è retta dagli articoli 31–34 LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 20–24 e 50–52 OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla PA (art. 44 segg.) nonché il CPC.
2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7)
La procedura di cancellazione per mancato uso del marchio è specialmente disciplinata dagli articoli 35a e 35b LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 24a–24e OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 44 segg. PA) nonché il CPC.
3. Parti
3.1 Qualità di parte
Le parti sono definite all'articolo 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi dovrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione6.
Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione7. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in
6 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3. 7 DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.
Parte 1 – Parte generale
21
accomandita8 nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie9, seppur dispongano di una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici10
come anche le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p.es. gli uffici federali) e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi11.
Sono considerate parti delle diverse procedure di competenza dell'Istituto le persone di seguito elencate.
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale
Nelle procedure di registrazione nazionali e internazionali la qualità di parte è conferita esclusivamente al depositante. Giusta l'articolo 28 capoverso 1 LPM può trattarsi di tutte le persone indicate al numero 3.1 di cui sopra (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 57; per i marchi collettivi cfr. Parte 5, n. 10.2, pag. 210).
Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono depositare marchi. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con capacità di essere parte in giudizio (p.es. la Confederazione svizzera) e non l'unità amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'Istituto parte dal presupposto che il deposito sia effettuato per la società cui appartiene la succursale12. Se il marchio deve essere depositato per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci fondatori (in qualità di più depositanti).
Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di registrazione ai terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla registrazione di un marchio. Essi possono fare valere i propri diritti soltanto in un secondo momento nel quadro di una procedura di opposizione o di una procedura di diritto civile.
3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro
Il titolare del marchio iscritto nel registro dei marchi è considerato parte per tutte le procedure connesse a una modifica del registro (domanda di cancellazione secondo l'art. 35 lett. a LPM, cambio di rappresentante, divisione, ecc.).
In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati dalla modifica del registro richiesta (p.es. licenze, trasferimento, trasferimento parziale; cfr. Parte 3, n. 4.1, n. 4.2, n. 4.4).
8 Artt. 562 e 602 CO. 9 DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura v. anche sotto (cfr. n. 3.2.2.2 e n. 3.2.2.3, pag. 24). 10 DTF 132 I 256, consid. 1.1. 11 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f. 12 Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella procedura di esecuzione.
Parte 1 – Parte generale
22
3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso
3.1.3.1 Legittimazione attiva
3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio
In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 LPM può opporsi a una nuova registrazione il titolare del marchio anteriore13. Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo gli articoli 6–8 LPM e i marchi che, al momento del deposito del segno più recente, sono notoriamente conosciuti (art. 3 cpv. 2 LPM). Questi concetti sono definiti più avanti (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 230). In deroga all'articolo 31 LPM, il titolare di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).
Nell'ambito della procedura di opposizione il diritto all’azione spetta al titolare del marchio al momento dell'inoltro dell'opposizione14. Qualora al momento dell’invio dell’opposizione il titolare iscritto al registro e l’effettivo titolare non corrispondano, l’opponente deve fornire la prova della propria legittimazione attiva. In caso contrario, non si entra in materia sull’opposizione.
3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario
La questione concernente la legittimazione attiva del licenziatario richiede una valutazione delle disposizioni del contratto di licenza che, regolarmente, vanno oltre i limiti (ristretti) della procedura di opposizione. Per questo motivo nella procedura di opposizione solo il titolare del marchio iscritto nel registro è riconosciuto come parte15. Il titolare del marchio può tuttavia designare il licenziatario (o qualsiasi altra persona) come rappresentante nella procedura di opposizione. Tale autorizzazione deve essere presentata per iscritto all'Istituto e deve essere stata allestita prima dello scadere del termine di opposizione16.
3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso
Qualsiasi persona fisica o giuridica (cfr. n. 3.1, pag. 20) può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35a cpv. 1 LPM). Non occorre provare un interesse particolare.
3.1.3.2 Legittimazione passiva
3.1.3.2.1 Procedura di opposizione
È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.
13 TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Cfr. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 e 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
Parte 1 – Parte generale
23
Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio geografico (art. 31 cpv. 1bis LPM).
In seguito all’entrata in vigore della nuova LPM, il principio della priorità derivante dall’uso è stato sostituito da quello della priorità derivante dal deposito17. Il resistente che ha iniziato a utilizzare il proprio segno prima del deposito del marchio opponente, ma ha depositato il suo segno solo successivamente, non può nella procedura di opposizione invocare né il diritto di proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 14 LPM né il fatto che l’opponente abbia tollerato per anni il suo segno. Il resistente può eventualmente continuare a utilizzare il proprio segno ai sensi dell’articolo 14 LPM. Ciò non gli conferisce tuttavia il diritto alla registrazione del marchio (o al suo mantenimento) e non influisce in alcun modo sulla valutazione dell’opposizione18.
Qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).
3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso
È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.
Alla stregua di quanto previsto nella procedura di opposizione, qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).
3.2 Trasferimento del marchio
3.2.1 In generale
In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 17 LPM, cfr. Parte 3, n. 4.1, pag. 82). Per le procedure con più parti vigono le particolarità di seguito illustrate.
3.2.2 Particolarità
3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione
In caso di trasferimento del marchio durante una procedura di opposizione o di cancellazione si distingue tra la situazione giuridica materiale e le conseguenze giuridiche procedurali. Né la LPM né la PA disciplinano esplicitamente le conseguenze giuridiche procedurali di un trasferimento del marchio nel corso della procedura di opposizione. In virtù dell’articolo 4 PA si applicano pertanto le disposizioni speciali del CPC19.
In caso di trasferimento del marchio durante la procedura l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante (art. 83 cpv. 1 CPC). Tale sostituzione di parte non necessita del consenso della controparte. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie.
17 Art. 6 LPM. 18 CRPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig. 19 Cfr. n. 2, pag. 19.
Parte 1 – Parte generale
24
La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate (art. 83 cpv. 2 CPC).
3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche
Se non vi è trasferimento del marchio, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (art. 83 cpv. 4 CPC).
Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro20.
In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al marchio) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e la procedura è portata avanti senza indugio21.
3.2.2.3 Fallimento di una parte
Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del diritto al marchio (art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se il diritto al marchio è trasferito a uno o più creditori. Fino all’emissione di tale decisione la procedura può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).
4. Rappresentanza e recapito
4.1 Rappresentante
Giusta l'articolo 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare da un rappresentante in ogni stadio del procedimento.
È iscritto nel registro come rappresentante soltanto il rappresentante autorizzato (art. 5 cpv. 2 OPM).
I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di persone (p.es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita). Al rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.
Se viene designato un rappresentante, l’Istituto indirizza le sue comunicazioni esclusivamente a quest’ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. L’Istituto decide caso per caso se l’istanza del depositante sia da considerare come revoca della procura. Qualora le domande parallele del depositante e del rappresentante
20 Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l’eredità è accettata. 21 All’occorrenza Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l’eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è disciplinata in modo risolutivo.
Parte 1 – Parte generale
25
siano in contraddizione, in linea di principio l’incertezza viene risolta tramite il rappresentante, salvo in caso di revoca della procura.
4.2 Procura
Se il depositante nomina un rappresentante, l’Istituto può esigere una procura scritta secondo l’articolo 5 OPM. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il rappresentante viene designato in un secondo momento rispetto al deposito ai sensi dell’articolo 28 LPM.
Qualora l’Istituto esiga una procura, quest’ultima deve essere presentata in forma scritta (art. 5 OPM)22. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l’Istituto può chiedere che sia presentata una procura originale. Il documento deve contenere almeno i dati personali del mandante e del mandatario, l’estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13 cpv. 1 CO in combinato disposto con l’art. 5 OPM). Si distinguono procure speciali rilasciate per singoli casi e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i marchi. Se la procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una procura generale.
Il rappresentante indicato nella domanda di registrazione al momento del deposito senza presentazione di una procura dispone di norma dell’intero diritto di rappresentanza in relazione al titolo di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto giuridico per conto del rappresentato. L’Istituto è libero di esigere una procura in un secondo momento.
Qualora un mandato sia conferito solo dopo la registrazione del diritto di protezione, deve sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il rappresentante attuale agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso23.
La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. n. 5.8, pag. 42). Se il documento è redatto in un’altra lingua, l’Istituto può richiederne la traduzione (art. 3 cpv. 2 OPM).
La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34 cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all’Istituto, il rappresentante rimane autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).
Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, le istanze del rappresentante non legittimato non sono considerate. Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 PA non si entra in materia su una domanda di cancellazione o un'opposizione presentate da un rappresentante non legittimato24.
22 Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere allegata come file PDF (cfr. n. 5.1, pag. 26). 23 È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante combinazione (cfr. art. 3 LFus). 24 GAAC 70 n. 33.
Parte 1 – Parte generale
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4.3 Recapito
Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM).
Qualora una parte non designi un recapito in Svizzera, l’Istituto la invita a farlo con uno scritto informale comunicato direttamente all’estero25. In caso di inadempienza, l’Istituto emana allora una notificazione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale illustra le conseguenze di un’eventuale inosservanza dei termini. La notificazione formale avviene in conformità con quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 196526 o per via diplomatica o consolare nei casi in cui la Convenzione dell’Aja non è applicabile.
Per le registrazioni internazionali, l’invito a designare un recapito in Svizzera o un rappresentante con sede in Svizzera è incluso nella notifica di rifiuto provvisorio emanata nel quadro dell’esame dei motivi assoluti di esclusione e in caso di opposizione. Negli altri casi, in particolare nella procedura di cancellazione, l’IPI invita il titolare o il rappresentante iscritto nel registro a designare un recapito o un rappresentante con sede in Svizzera mediante l’OMPI in applicazione della regola 23bis ResC27. La controparte riceve una copia di tale notificazione. Qualora l’OMPI non riesca a contattare il titolare o il suo rappresentante, l’atto è notificato mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. b PA).
Qualora la parte non agisca entro tale termine supplementare la domanda di registrazione viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM), rispettivamente l'Istituto non entra nel merito dell'opposizione o della domanda di cancellazione per mancato uso (art. 21 cpv. 1 e art. 24b cpv. 1 OPM). Se la parte è resistente o controparte nell'ambito di una procedura di opposizione o di cancellazione, la procedura è portata avanti d’ufficio senza che questa sia sentita e la sua esclusione dalla procedura è pronunciata nella decisione finale (art. 21 cpv. 2 e 24b cpv. 2 OPM). Di principio la decisione finale è notificata a tale parte mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. b PA; cfr. anche n. 7.4.2, pag. 49). Se la decisione concerne una registrazione internazionale, il dispositivo della decisione finale è notificato al titolare mediante l’OMPI in applicazione della regola 23bis ResC.
5. Regole procedurali generali
5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione
La procedura dinanzi all'Istituto è scritta. Pertanto, in linea di principio, per essere considerati dall'Istituto, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono di regola avere la forma scritta28.
25 Un rifiuto provvisorio contenente l’invito a designare un recapito è notificato mediante l’OMPI (cfr. Parte 4, n. 3.2.4, pag. 102). 26 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). 27 Newsletter 2008/01 Marchi. 28 In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'Istituto accetta ad esempio richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.
Parte 1 – Parte generale
27
Al fine di facilitare l’invio delle istanze per posta elettronica, in applicazione dell’articolo 6 capoverso 3 OPM, l’Istituto ha rinunciato all’obbligo della firma per la maggioranza delle istanze ad esso indirizzate (cfr. la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554 e l’elenco dei canali di comunicazione)29. A seconda del caso, se per l’istanza vi è l’obbligo della firma o se vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:
- laddove il diritto federale prevede che un’istanza sia presentata per iscritto e se l’Istituto accetta copie, l’istanza firmata può essere inviata come allegato (pdf) per posta elettronica. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle richieste di cancellazione totale o parziale della registrazione (Parte 3, n. 4.6 e n. 4.10, pag.85) e di tutte le istanze relative alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione per mancato uso ad eccezione delle richieste di proroga dei termini (cfr. Parte 6, n. 2.1, pag. 229);
- i documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come file pdf ad esempio le dichiarazioni di trasferimento (Parte 3, n. 4.1, pag. 82), le procure (n. 4.2, pag. 83), i documenti di priorità (Parte 2, n. 3.4.1, pag. 64), quando l'Istituto ne esige la trasmissione;
- tutte le altre istanze possono essere inviate all'Istituto senza firma con un messaggio elettronico informale. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 32) e le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 3, n. 4.8, pag. 85).
Le istanze trasmesse elettronicamente all'Istituto sono giuridicamente valide e osservano i termini solo se inviate all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch30.
Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono reperibili alla pagina: https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Esame della competenza
L'Istituto esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra l'Istituto e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse31.
Qualora l'Istituto si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'Istituto dubiti di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA). L'Istituto accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9 PA.
29 L'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/comunicazione-e- modalita-di-pagamento/comunicazione-nelle-procedure.html . 30 Per le condizioni concernenti l’osservanza dei termini, cfr. n. 5.5.5, pag. 34. 31 GAAC 67 n. 66, consid. 2a con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
28
5.3 Ricusazione
L'articolo 10 capoverso 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:
a. se hanno un interesse personale nella causa; b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo, mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di ricusazione non sono determinanti32.
Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'Istituto immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in perenzione33. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso, sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede34.
5.4 Accertamento dei fatti
5.4.1 Massima inquisitoria
Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'Istituto vige la massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'Istituto incombono l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 29).
La procedura di opposizione e la procedura di cancellazione non sono tipiche procedure amministrative (procedure in cui viene emanata una decisione), bensì procedure «sui generis» che, in quanto procedure con (almeno) due parti, sono paragonabili a un processo civile35. Per quanto riguarda l'avvio e l'estensione delle opposizioni e delle domande di cancellazione vale la massima dispositiva come nell'ambito dei processi civili36. L'opponente,
32 DTF 138 I 1, consid. 2.2 con rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1. 33 DTF 138 I 1, consid. 2.2. 34 DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con rinvii. 35 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 con rinvii – BALLY / BALU (fig.).
Parte 1 – Parte generale
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rispettivamente il richiedente, decide pertanto se esercitare il proprio diritto in virtù dell'articolo 3 o dell'articolo 35a LPM, ovvero se interporre un'opposizione, rispettivamente richiedere la cancellazione del marchio per mancato uso. L’opponente, rispettivamente il richiedente, determina inoltre in quale misura far valere il suo diritto, mentre il resistente, rispettivamente il titolare del marchio impugnato, definisce in che misura intende accogliere (volontariamente) l’istanza, rispettivamente la domanda. Le parti sono libere di terminare la procedura in qualsiasi momento mediante accordo, ritiro o riconoscimento del diritto fatto valere. In altre parole, le parti dispongono dell’oggetto della lite e l’Istituto è vincolato alle conclusioni delle stesse.
5.4.2 Obbligo di cooperazione
La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito all'articolo 13 PA.
Giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera a PA le parti sono in particolare tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto37. Vale soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato38.
Secondo il principio generale dell'articolo 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto39.
5.4.3 Principio della parità delle armi
Siccome la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione vedono contrapposte due parti e in tale contesto l'Istituto è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.), queste procedure sono altresì assoggettate al principio della parità delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di presentare i propro argomenti in condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversaria40.
Di conseguenza, nelle procedure di opposizione e di cancellazione l'Istituto non procede a un'assunzione delle prove vera e propria giacché occorre evitare che gli accertamenti dell'Istituto comportino un rafforzamento della posizione procedurale di una parte e contemporaneamente un indebolimento della posizione dell’altra parte. Se una parte non è in grado di provare in modo conforme alla legge un fatto da cui intende dedurre diritti (p.es. la
37 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 DTF 128 II 139, consid. 2b. 39 DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con rinvii – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 40 DTF 137 IV 172, consid. 2.6.
Parte 1 – Parte generale
30
notorietà del suo segno41, la verosimiglianza dell'uso del marchio42 o del suo mancato uso), deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC.
5.4.4 Prove
5.4.4.1 Mezzi di prova
5.4.4.1.1 Principi
I mezzi di prova ammessi dall'Istituto sono elencati all'articolo 12 PA. Per analogia alla procedura probatoria sono inoltre applicabili gli articoli 37, 39–41 e 50–61 PC.
In particolare, rientrano nei mezzi di prova appropriati i cataloghi, i prospetti, i listini prezzi, le confezioni, le etichette, le fatture, il numero di abbonati, la tiratura, i bollettini di consegna, gli esemplari delle merci interessate, il materiale pubblicitario e le indicazioni su fatturato o spese pubblicitarie nonché le ricerche in Internet. Sono inoltre appropriate le ricerche sull’uso, le conferme da parte di terzi (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 267) e le indagini demoscopiche (cfr. Parte 5, n. 8.6.2, pag. 187 e n. 12.3, pag. 222). Nella procedua di cancellazione per mancato uso, sono ammessi anche i risultati di eventuali ricerche sull’uso del marchio condotte in Internet (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 267).
Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata dall'Istituto, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c) nell'ambito di una procedura di ricorso.
5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova
Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.
L'Istituto raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.
Qualora le circostanze lo giustifichino (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'Istituto può accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti mezzi di prova. Se la parte non ottempera a tale richiesta, l'Istituto decide sulla base degli atti.
41 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.). 42 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
Parte 1 – Parte generale
31
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova
L'Istituto valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento43. In linea di principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione. Nella maggioranza delle procedure dinanzi all'Istituto, tuttavia, questo principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena convinzione dell'Istituto, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla possibilità contraria44.
5.5 Termini
5.5.1 In generale
L'Istituto fissa i termini che non sono previsti dalla legge.
5.5.1.1 Procedure con un’unica parte
Qualora una procedura coinvolga un’unica parte (come p. es. la domanda di registrazione di un marchio), l’Istituto fissa di norma termini di due mesi. Per le risposte a un rifiuto di protezione provvisorio di una registrazione internazionale per motivi assoluti di esclusione dalla protezione, il termine è invece di cinque mesi.
5.5.1.2 Procedure con più parti
Le procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso devono svolgersi rapidamente (cfr. Parte 6, n. 1, pag. 228 e Parte 7, n. 1, pag. 263). Di norma, l’Istituto fissa quindi dei termini di un mese per le prese di posizione sulle osservazioni scritte della controparte.
Per la designazione di un rappresentante o di un recapito in Svizzera in risposta a una notifica di rifiuto provvisorio della protezione emesso nei confronti di una registrazione internazionale per motivi relativi (procedura di opposizione), il termine è di tre mesi. Il termine impartito in seguito per rispondere all’opposizione è di un mese.
Qualora la domanda di cancellazione per mancato uso riguardi una registrazione internazionale il cui titolare non dispone di un recapito in Svizzera o di un rappresentante con sede in Svizzera, l’Istituto fissa, mediante comunicazione in virtù della regola 23bis ResC, un termine di tre mesi per la designazione di un recapito in Svizzera o di un rappresentante con sede in Svizzera (cfr. n. 4.3, pag. 26).
43 Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a. 44 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
Parte 1 – Parte generale
32
5.5.1.3 Casi speciali
Per l’accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente, firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza proroga del termine, gli atti di opposizione o di cancellazione per mancato uso), l’Istituto accorda un termine di 10 giorni.
Per la risposta relativa a una domanda di sospensione della procedura il termine è di 15 giorni.
5.5.2 Calcolo dei termini
Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20 cpv. 1 PA).
Per il calcolo dei termini, se l’ultimo giorno del termine fissato dall'Istituto o prescritto per legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale45 qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo46. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.
L'articolo 2 OPM precisa inoltre che se fissato in mesi o in anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.
5.5.3 Proroga dei termini
5.5.3.1 In generale
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta in particolare del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA), del termine di opposizione (tre mesi, art. 31 cpv. 2 LPM) e del termine per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’inosservanza del termine, al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato, art. 41 cpv. 2 LPM, cfr. Parte 1, n. 5.5.8, pag. 36).
I termini fissati dall'Istituto possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA).
Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'Istituto accorda di norma fino a tre proroghe. La firma sulle prime due domande non è obbligatoria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una
45 Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf . 46 DTF 63 II 331.
Parte 1 – Parte generale
33
terza domanda di proroga deve per contro essere firmata e viene concessa solo in via eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi (p. es. incidente, grave malattia o decesso di una parte o del suo rappresentante).
Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini, l'Istituto concede un ultimo termine supplementare straordinario di 10 giorni per compiere l'atto procedurale interessato.
5.5.3.2 Procedure di opposizione e di cancellazione
Nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso una terza proroga dei termini è accordata solo eccezionalmente e dopo audizione della controparte.
Qualora l’opponente (in una procedura di opposizione) o il titolare del marchio impugnato (in una procedura di cancellazione per mancato uso) sia chiamato a rendere verosimile l’uso del suo marchio, l’Istituto può concedere, su richiesta motivata della parte interessata e senza sentire la controparte, una terza proroga di un mese. Questo tipo di proroga è in genere concesso se la parte interessata o il suo rappresentante incontrano delle difficoltà nella raccolta delle prove necessarie a dimostrare l’uso del marchio, segnatamente se il titolare del marchio si trova all’estero.
Qualora la domanda di proroga di un termine sia accolta, l’Istituto fissa un nuovo termine della durata identica al primo (cfr. n. 5.5.1, pag. 31). A seconda dai casi (p. es. il perdurare di motivi gravi che giustificano una terza proroga), la terza proroga può essere più breve o, eccezionalmente, più lunga47.
Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.
47 https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/i/Merkblatt_Fri stverlaengerungen_Weiterbehandlungen_IT_a4all.pdf .
Parte 1 – Parte generale
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5.5.4 Sintesi dei termini e delle proroghe
5.5.5 Osservanza dei termini
5.5.5.1 In generale
Secondo l’articolo 21 capoverso 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all’Istituto non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1bis PA).
Le caselle postali della Posta svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro postale48.
Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che la persona che si limita a depositare la lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se tale persona desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente un atto procedurale, è ragionevole attendersi che essa comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari49.
48 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con rinvii. 49 TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.
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Registrazione CH
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Opposizione/Cancellazione CH
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Durata di uno scambio di allegati (in mesi)
Recapito Termine 1a proroga 2a proroga 3a proroga• • • • •
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All’Istituto spetta l’onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le lettere raccomandate che non sono state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA).
5.5.5.2 Trasmissione per via elettronica
Per gli atti scritti trasmessi all'Istituto elettronicamente tramite l'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico «ekomm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'Istituto.
5.5.5.3 Termine di pagamento delle tasse
Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 11.5, pag. 54).
5.5.6 Sospensione dei termini (ferie)
Giusta l'articolo 22a PA i termini stabiliti in giorni (p.es. il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA o il termine di 30 giorni dal deposito del marchio per la consegna della dichiarazione di priorità ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPM), non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
5.5.7 Conseguenze dell'inosservanza
Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'Istituto commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.
Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LPM (p.es. il termine di ricorso o il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es. il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria50. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato.
50 Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
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5.5.8 Proseguimento della procedura
5.5.8.1 In generale
Di norma l’inosservanza di un termine fissato dall'Istituto non comporta necessariamente una perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi il depositante ha la possibilità di richiedere il proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 capoverso 1 LPM.
5.5.8.2 Esclusione
Giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettere a–e LPM il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:
- dei termini per inoltrare richiesta di proseguimento della procedura nonché per il pagamento delle tasse di proseguimento della procedura e per compiere integralmente l'atto omesso (art. 41 cpv. 2 LPM; cfr. n. 5.5.8.3, pag. 36);
- dei termini per rivendicare una priorità (artt. 7 e 8 LPM51); - del termine per presentare una richiesta di trasformazione di una registrazione
internazionale secondo l'articolo 46a LPM (art. 41 cpv. 4 lett. b LPM per analogia); - del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2 LPM; - del termine per presentare la richiesta di proroga per una registrazione giusta l'articolo 10
capoverso 3 LPM e - dei termini nella procedura di cancellazione per mancato uso.
L'Istituto ritiene inoltre che l'esclusione di cui all'articolo 41 capoverso 4 lettera c LPM nell'ambito della procedura di opposizione abbia carattere generale e di conseguenza il proseguimento della procedura di opposizione sia di regola escluso. La possibilità di chiedere il proseguimento della procedura prevista dall’articolo 41 capoverso 1 LPM è indubbiamente specifica delle domande di registrazione dei marchi. Una possibilità di questo tipo («indipendente dalla colpa») non è prevista nell’ambito dei processi civili né in quello di altre procedure contenziose che coinvolgono più parti. La disposizione è in contrasto con l’obiettivo di una procedura accelerata. Nell’ambito della procedura di opposizione tutti i termini prescritti dall’Istituto possono essere prorogati. Le allegazioni tardive che sembrano decisive possono essere considerate in virtù dell’articolo 32 capoverso 2 PA. Infine, la parte cui è stato impedito di osservare un termine senza sua colpa può chiedere la restituzione del termine in virtù dell’articolo 24 PA.
5.5.8.3 Procedura
La richiesta di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’inosservanza del termine (termine relativo), al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato (termine assoluto); entro lo stesso termine dev’essere inoltre compiuto integralmente l’atto
51 Un’eccezione è applicabile in relazione al termine per la presentazione del documento di priorità; in questo caso può essere fatto valere il proseguimento della procedura (cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW).
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omesso52 e deve essere versata la tassa prevista a tale riguardo nell’ordinanza. La domanda di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto (art. 41 cpv. 1 LPM), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l’assegnazione alla procedura sia inequivocabile per l'Istituto53.
L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della procedura (art. 41 cpv. 4 lett. a LPM).
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p.es., la tassa è pagata senza aver compiuto l’atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. Se è stata pagata entro i termini, la tassa di proseguimento della procedura non viene rimborsata.
Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura viene ripresa (art. 41 cpv. 3 LPM).
5.5.9 Restituzione del termine
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). La restituzione è concessa in caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da un’autorità.
La prova dell’impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. A titolo d’esempio, può essere considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un’assenza per vacanze54.
Il significato pratico della restituzione è attenuato dall’articolo 32 capoverso 2 PA, secondo cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive. Nell'ambito della procedura di registrazione l'applicazione di questa disposizione è tuttavia esclusa.
5.6 Consultazione del registro e degli atti
5.6.1 Principio
Secondo l’articolo 39 LPM chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti. Dopo la registrazione del marchio, chiunque ha il diritto di consultare il fascicolo dei marchi registrati (art. 39 cpv. 2 LPM e art. 37 cpv. 3 OPM). In questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Ciò vale anche per la procedura di opposizione. Prima della registrazione di un marchio è autorizzato a consultare il fascicolo chiunque possa giustificare un interesse legittimo (art. 37 cpv. 1 OPM; cfr. anche Parte 3, n.
52 La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione. 53 Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. 54 DTF 119 II 86, consid. 2a; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.
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5.2, pag. 86). Queste disposizioni della LPM e dell’OPM hanno la priorità rispetto agli articoli 26–28 PA55.
Qualsivoglia richiesta di consultare gli atti da parte di terzi deve essere accolta anche nel corso di una procedura di opposizione o di cancellazione.
5.6.2 Eccezioni
Su domanda i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari sono conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM, cfr. anche art. 27 cpv. 1 lett. b PA) e sono esclusi dalla consultazione degli atti.
Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM), l'Istituto decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione separata (art. 37 cpv. 4 OPM). A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che in relazione all'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA, la cui portata è equipollente all'articolo 36 capoverso 3 OPM, non tutti gli interessi privati opposti giustificano un rifiuto o una limitazione del diritto di consultare il fascicolo. Nei singoli casi compete all'Istituto valutare se un interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio (parimenti) importante, interesse alla consultazione del fascicolo. Un'esclusione generale di determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione sarebbe inammissibile. In considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti56.
L'articolo 28 PA prevede che l'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'Istituto gliene abbia comunicato per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
5.6.3 Contenuto del fascicolo
Fatti salvi i documenti di prova conservati separatamente57, il fascicolo del marchio liberamente consultabile include anzitutto i documenti seguenti:
la domanda di registrazione nonché tutte le domande di modifica del registro e le domande di proroga della registrazione;
lo scambio di allegati tra l’Istituto e il titolare, inclusi i mezzi di prova relativi all’imposizione nel commercio del segno, al «secondary meaning» o a qualsiasi altra questione materiale o giuridica;
le informazioni concernenti eventuali domande di registrazione internazionale; gli eventuali regolamenti per i marchi di garanzia, i marchi collettivi o i marchi geografici; le informazioni concernenti eventuali licenze.
55 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex. 56 TAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con rinvii. 57 Cfr. n. 5.6.2.
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In qualità di documento interno dell’Istituto finalizzato alla valutazione e alla preparazione delle motivazioni delle singole decisioni, il protocollo d’esame di un marchio non è parte del fascicolo e non può pertanto essere consultato58.
Qualsiasi persona interessata può consultare gli atti di opposizione, che fanno parte del fascicolo relativo al marchio oggetto della procedura di opposizione (marchio impugnato), senza limitazioni e senza dover far valere un interesse degno di protezione59. Fatti salvi i documenti soggetti a segretezza, il fascicolo della procedura di opposizione include anche le prove d’uso del marchio opponente qualora questo sia contestato60.
Anche il fascicolo della procedura di cancellazione per mancato uso fa parte integrante del fascicolo del marchio oggetto della procedura (inclusi i mezzi di prova prodotti dalle parti) e, fatti salvi i documenti soggetti a segretezza (documenti di prova esclusi), sono liberamente consultabili61.
5.7 Diritto di essere sentiti
Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29 PA comprende in particolare il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione62.
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti
5.7.1.1 Scambio di allegati
L'Istituto è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle conclusioni delle parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
5.7.1.1.1 Domanda di registrazione di un marchio svizzero
Per quel che concerne le domande di registrazione di marchi svizzeri63, l’Istituto dà al depositante la possibilità di esprimersi, in linea di massima, un’unica volta in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda.
58 DTF 125 II 473, consid. 4a; cfr. anche TAF B-95/2017, consid. 6.1.2 f. 59 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex; cfr. per analogia anche la legislazione in materia di brevetti la quale non si discosta dall’art. 39 LPM e dall’art. 36 OPM: DTF 110 II 315. 60 Cfr. in merito n. 5.6.2, pag. 38. 61 Cfr. in merito n. 5.6.2, pag. 38. 62 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con rinvii. – ABSINTHE, FÉE VERTE e LA BLEUE. 63 Nell’ambito dell’esame delle registrazioni internazionali un doppio scambio di allegati continua ad essere la norma. Ciò è dovuto al fatto che la motivazione deirifiuti provvisori («refus provisoire») è solo
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Un secondo scambio di allegati avviene in caso:
notifica lacunosa (p. es. motivazione insufficiente del rifiuto o mezzi di prova insufficienti a dimostrare la banalità);
cambiamento della situazione di fatto (p. es. a seguito di una modifica del segno che ne esclude la protezione, se è rivendicata l’imposizione nel commercio o se una lista di prodotti e servizi precisata in seguito è nuovamente oggetto di notifica);
circostanze specifiche che lo richiedono (p. es. se il diritto di essere sentiti prevede che il depositante possa esprimersi in merito a nuove motivazioni o mezzi di prova fatti valere dall’Istituto in corso di procedura)64.
5.7.1.1.2 Registrazioni internazionali
Di norma, l'Istituto dà la possibilità al titolare di una registrazione internazionale di esprimersi, in linea di massima, fino a due volte in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda, poiché il rifiuto provvisorio è motivato solo sommariamente.
5.7.1.1.3 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
Nell'ambito della procedura di opposizione e della procedura di cancellazione, in linea di massima l'Istituto sente ogni parte sulle allegazioni della controparte (art. 31 PA e artt. 22 cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM).
Nel caso di un'opposizione o di una domanda di cancellazione per mancato uso palesemente irricevibile non si effettuano scambi di allegati (artt. 22 cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM a contrario). Qualora le condizioni procedurali non sono chiaramente adempiute65, viene pronunciata una decisione di irricevibilità senza audizione delle parti. Nel caso di un’opposizione nei confronti di una registrazione internazionale, viene comunque emesso un rifiuto provvisorio di protezione66.
In linea di principio l'Istituto effettua un solo scambio di allegati, tuttavia può ordinare ulteriori scambi di allegati (cfr. art. 22 cpv. 4 OPM). Se nella risposta il resistente fa valere il mancato uso del marchio e il termine di carenza è scaduto, si procede a un secondo scambio degli allegati e si offre all’opponente la possibilità di rendere verosimile l’uso o il mancato uso per gravi motivi (cfr. art. 32 LPM). Se il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione è
sommaria. Tale concisione della motivazione è giustificata dal tasso di ritorno ridotto nell’ambito delle procedure internazionali. 64 In questo caso l’Istituto può tuttavia rinunciare a esigere un nuovo scambio di allegati, sempreché, nell’ambito dell’apprezzamento anticipato delle prove, sia giunto senza arbitrio alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dal depositante non sono atti a dimostrare quanto atteso, oppure che questi non potrebbero in alcun caso prevalere sui mezzi di prova già ammessi dall’Istituto, ossia qualora non siano atti a modificare le risultanze probatorie considerate acquisite (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2). 65 P.es. inoltro tardivo di un’opposizione, mancato pagamento della tassa, assenza della motivazione, ecc. 66 La decisione di irricevibilità può essere impugnata e revocata dal TAF. Il termine per il decreto del rifiuto di protezione potrebbe scadere durante la procedura di ricorso.
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inammissibile e non si procede a ulteriori scambi di allegati. Lo stesso vale nel caso in cui il resistente non si sia (ancora) espresso in merito al rischio di confusione dei due marchi.
Nella procedura di cancellazione un secondo scambio di allegati è ordinato segnatamente allorquando la controparte produce mezzi di prova in merito ai quali il richiedente deve potersi esprimere.
In mancanza di una replica da parte dell’opponente o del richiedente, il resistente o la contraoparte non è invitato/a a presentare una duplica.
La risposta del resistente o della controparte deve essere inoltrata in due esemplari (artt. 22 cpv. 2 e 24c cpv. 2 OPM). Lo stesso vale per la replica (dell'opponente o del richiedente) e la duplica (del resistente o della controparte) nell'eventualità di ulteriori scambi di allegati.
5.7.1.1.4 Procedure connesse alla tenuta del registro
Nel quadro delle procedure connesse alla tenuta del registro (cfr. Parte 3, pag. 81) l’Istituto dà alle parti interessate la possibilità di esprimersi, in funzione delle circostanze del caso concreto, fino a due volte in merito alle irregolarità segnalate dall’Istituto stesso in riferimento alla domanda. Nelle procedure a due parti, di norma l’Istituto ordina un unico scambio di allegati che consente a ciascuna parte di esprimersi in merito agli argomenti avanzati dall’altra (art. 31 PA).
5.7.1.2 Diritto di replica
Dopo il primo ed eventualmente il secondo scambio di allegati l'Istituto informa l'opponente o il richiedente in merito alla risposta o alla duplica del resistente o della controparte e chiude lo scambio di allegati.
Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'Istituto non assegna a questo punto alla parte richiedente alcun termine per l'esercizio del suo diritto di replica in modo da accordarle la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito agli scritti del resistente o della controparte67. L'Istituto parte dal presupposto che le parti conoscano i propri diritti procedurali e pertanto è ragionevole attendersi che facciano valere tempestivamente e spontaneamente il proprio diritto di replica68.
5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari
In linea di principio l’autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrino decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)69.
67 In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con rinvii. 68 DTF 138 I 484, consid. 2.5; in questa decisione il TF ha concluso che una decisione emanata entro un mese dalla trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica. 69 TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).
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5.7.2 Offerta di prove
Sebbene una parte abbia tra l’altro il diritto di produrre prove rilevanti e ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti (art. 33 cpv. 1 PA)70, l'Istituto può rinunciare a procedere a chiarimenti qualora le prove già assunte gli abbiano consentito di formarsi una convinzione e abbia acquistato in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove ancora propostegli, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione71.
5.8 Lingua della procedura
Nell'ambito della procedura dinanzi all'Istituto è garantita la libertà di scelta della lingua72. Pertanto, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 OPM le istanze inviate all’Istituto possono essere presentate in una lingua ufficiale della Confederazione, vale a dire il tedesco, il francese o l’italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).
5.8.1 Procedura di registrazione
La procedura di registrazione si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stato presentato il deposito (art. 33a cpv. 1 PA). La lingua in cui è redatta la lista dei prodotti e/o dei servizi determina, in linea di massima, la lingua della procedura di esame dei marchi. In una procedura pendente, il depositante può richiedere il cambiamento della lingua ufficiale.
Costituiscono un’eccezione alla regola della libera scelta della lingua i documenti di priorità (cfr. n. 5.8, pag. 42), che ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 OPM sono accettati anche in inglese, e la lista dei prodotti e/o dei servizi di domande di registrazioni internazionali (cfr. Parte 4, n. 2.2.2, pag. 89), che deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM; cfr. Comunicazione dell’Istituto, sic! 1997, 250).
Qualora le istanze non soddisfino i criteri citati, vale quanto segue:
- Se la domanda di registrazione non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o romancio, ai sensi dell’articolo 15 OPM viene concesso un termine supplementare e la domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 OPM in combinato disposto con l’art. 70 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 LPM e art. 15 OPM).
- Nel caso di documenti probatori (p.es. procure, dichiarazioni di trasferimento), conformemente all’articolo 3 capoverso 2 OPM spetta all’Istituto decidere se accettare il documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di scadenza inosservata del termine, l’Istituto non prende in considerazione l’istanza, e il depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. Mentre in linea di principio le procure in inglese possono essere accettate, per motivi di certezza giuridica ad esempio le
70 DTF 136 I 265, consid. 3.2, DTF 135 II 286, consid. 5.1, DTF 129 II 497, consid. 2.2 e decisioni citate. 71 DTF 130 II 425, consid. 2.1, DTF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine, DTF 124 I 208, consid. 4a e decisioni citate. 72 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
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dichiarazioni di trasferimento o i regolamenti relativi a marchi collettivi e di garanzia devono generalmente essere tradotti nella lingua della procedura della domanda.
5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
Conformemente all'articolo 33a capoverso 1 PA la procedura si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stata presentata l’opposizione o la domanda di cancellazione (lingua della procedura).
In virtù del principio della libera scelta della lingua, il resistente o la controparte può scegliere una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligato a esprimersi nella lingua della procedura73. Qualora il resistente o la controparte utilizzi un’altra lingua ufficiale, le decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua ufficiale. Le parti non possono esigere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale, in particolare qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti ragionevole attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali svizzere74.
Qualora una parte presenti documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale, l’Istituto può chiedere che questi siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione (art. 3 cpv. 2 OPM) o, previo assenso dell’altra parte, può rinunciare a esigerne la traduzione (art. 33a cpv. 3 PA).
6. Sospensione
L'Istituto può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale75.
6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale
La sospensione della procedura è indicata in particolare qualora il suo esito dipenda dalla decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica sia oggetto di una procedura parallela76. A titolo di esempio, la procedura di opposizione o di cancellazione deve essere sospesa nel caso in cui contro il marchio oggetto della controversia sia stata avviata un’azione per nullità, dal momento che l’esito di quest’ultima pregiudica la procedura dinanzi all'Istituto. Nell'ambito di una procedura di registrazione la sospensione è ad esempio giustificata qualora sia in corso dinanzi all'UFAG, alI’stituto, al TAF o al TF una procedura per la registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) e il relativo esito influisca sull'esistenza di motivi assoluti d'esclusione.
73 TAF B-1297/2014 consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 74 TF 4A_302/2013, consid. 6 con rinvii. 75 In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 51. 76 Cfr. per la procedura di opposizione l’art. 23 cpv. 4 OPM e per la procedura di cancellazione l’art. 24d cpv. 2 OPM nonché l’art. 126 CPC in generale.
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6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica
Qualora una parte predisponga un’indagine demoscopica (p.es. nell'ambito dell'imposizione nel commercio di un segno), su richiesta l'Istituto sospende la procedura per un periodo, in linea di massima prolungabile, di sei mesi.
6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti
Ciascuna parte può richiedere la sospensione della procedura al fine di trovare un accordo amichevole con l'altra parte (art. 33b cpv. 1 PA). Questo tipo di sospensione è concesso generalmente a tempo indeterminato e con l’accordo dell’altra parte. Le parti possono tuttavia esigere in qualsiasi momento la revoca della sospensione richiesta da una parte e il proseguimento della procedura (art. 33b cpv. 6 PA). Occorre precisare che le parti non hanno una pretesa giuridica alla sospensione. È esclusa se sussistono motivi preponderanti di interesse pubblico (p.es. in caso di incertezza giuridica in merito alla validità del diritto al marchio) o relativi all’opportunità della procedura. L'Istituto dispone di un grande potere di apprezzamento: può sospendere la procedura ma non è obbligato a farlo, neppure qualora sussista l'accordo di tutte le parti77. Se una procedura è sospesa per un periodo prolungato o per più anni, le parti possono essere invitate a presentare documenti supplementari atti a rendere verosimili gli sforzi di conciliazione.
6.4 Altri motivi di sospensione
L'OPM prevede ulteriori motivi speciali che giustificano una sospensione della procedura di opposizione o di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 6, n. 4.2, pag. 237).
7. Decisione
L'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 PA.
7.1 Contenuto e motivazione
Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione, in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato78.
La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi ad un'istanza superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'Istituto citi perlomeno brevemente le considerazioni sulle quali si è fondato. Inoltre l'Istituto non è tenuto a menzionare e discutere ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi, conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della
77 Cfr. anche art. 33b cpv. 1 PA. 78 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con rinvii.
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decisione in modo esente da arbitrio79. Quando l'Istituto accoglie una domanda di registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).
La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2 PA) (cfr. anche n. 8).
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale
Oltre alla decisione d’irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il deposito di un marchio, l'inoltro di un'opposizione o di una domanda di cancellazione, la procedura può essere conclusa senza decisione materiale per i motivi seguenti: ritiro, transazione tra le parti nonché opposizione o domanda di cancellazione priva di oggetto. Nelle procedure che coinvolgono due parti viene emessa una decisione formale (decisione di stralcio) che disciplina in particolare la ripartizione delle spese di procedura (cfr. n. 7.3.2.4, pag. 48). Negli altri casi il ritiro di una domanda della parte è confermato per iscritto.
7.2.1 Ritiro
In virtù della massima dispositiva, il depositante, l’opponente o il richiedente (domanda di cancellazione) può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare la domanda di registrazione, l’opposizione o la domanda di cancellazione (desistenza). Il ritiro conclude direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni80. Ciò significa, ad esempio, che non sarebbe ammessa una dichiarazione secondo cui l’opposizione o la domanda di cancellazione sarebbe ritirata solo previa limitazione della lista dei prodotti e servizi del marchio impugnato.
Un ritiro dopo che l'Istituto ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale. In tal caso, sulla base dell’effetto devolutivo secondo l’articolo 54 PA il ritiro del ricorso deve essere dichiarato di fronte all’autorità di ricorso81.
7.2.2 Transazione
La transazione è un contratto tra le parti in merito all’oggetto della lite. Poiché una transazione giudiziale non è possibile, la transazione non è un atto procedurale, bensì un negozio giuridico delle parti di natura puramente materiale. Di conseguenza, affinché la procedura possa essere stralciata, le parti devono compiere un atto procedurale, ad esempio il ritiro dell’opposizione o della domanda di cancellazione oppure la cancellazione del marchio impugnato. Se la parte opponente o richiedente trasmette una transazione (cfr.
79 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con rinvii. – Absinthe / Fée verte / La Bleue. 80 Il Tribunale federale ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con rinvii). 81 Nel suo giudizio di stralcio relativo a una procedura di opposizione il Tribunale amministrativo federale revoca la decisione dell’Istituto (o le relative cifre del dispositivo), perché in caso contrario la decisione impugnata crescerebbe in giudicato (cfr. in merito TAF B-4080/2015 – Decisione di stralcio del 31 marzo 2015). Ciò vale per analogia anche per la procedura di cancellazione.
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art. 33b PA) all'Istituto o si limita a comunicargli che è stato raggiunto un accordo tra le parti senza produrre una dichiarazione di ritiro esplicita, l’opposizione o la domanda di cancellazione è considerata ritirata. Se il marchio impugnato è semplicemente limitato, benché l’opponente o il richiedente ne avesse chiesto la revoca totale, egli deve ritirare l’opposizione o la domanda di cancellazione per la «parte rimanente».
7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto
Infine, la procedura di opposizione o di cancellazione può concludersi se diventa priva di oggetto. Ciò accade se viene a mancare l’oggetto della lite o l’interesse giuridico, ad esempio se il marchio impugnato viene cancellato o se il marchio opponente è revocato in qualità di «marchio impugnato» nell’ambito di un’altra procedura di opposizione o di cancellazione precedente.
La procedura di opposizione diventa priva di oggetto anche quando ad una registrazione internazionale viene negata la protezione per la Svizzera in ragione di motivi assoluti di esclusione per gli stessi prodotti e servizi82.
7.3 Spese di procedura e indennità di parte
7.3.1 Procedura di registrazione
La tassa di deposito e un’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare devono essere pagate al momento del deposito della domanda di registrazione (art. 28 cpv. 3 LPM e art. 18 cpv. 2 OPM). In caso di rifiuto totale o parziale della protezione e di pagamento tardivo, esse non sono rimborsate.
Nella procedura di registrazione l'Istituto non accorda alcuna indennità di parte, neppure qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.
7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
7.3.2.1 Spese di procedura
Le spese per la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione equivalgono alle tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfettarie che non dipendono dall'estensione e dal grado di difficoltà del caso83.
La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine per la presentazione dell'opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). La tassa per la procedura di cancellazione deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Istituto (art. 35a cpv. 3 LPM).
Se un’opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l’opposizione è considerata non presentata. Parimenti, se la domanda di
82 Nel caso delle registrazioni internazionali, l’esame dei motivi assoluti d’esclusione avviene in genere solo dopo che è stata presentata un’opposizione. 83 Cfr. n. 11.2, pag. 54.
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cancellazione è presentata prima della scadenza dei termini giusta l'articolo 35a capoverso 2 LPM e l'articolo 50a OPM o la tassa per la domanda di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. In tutti questi casi non sono riscosse spese e la tassa già pagata è restituita (art. 24 cpv. 1 e art. 24e cpv. 1 OPM). Se una causa diviene priva di oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o di una desistenza, la metà della tassa di opposizione o di cancellazione è restituita (art. 24e cpv. 2 OPM).
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata in seguito all’inoltro di una transazione, in applicazione dell’articolo 33b capoverso 5 PA, l’Istituto non riscuote alcuna spesa di procedura. La tassa di opposizione o di cancellazione viene quindi restituita all’opponente o al richiedente, se sono soddisfatte le condizioni (accordo delle parti in merito alla ripartizione delle spese, rinuncia a rimedi giuridici, ecc.) di cui all’articolo 33b PA.
7.3.2.2 Indennità di parte
L'indennità di parte è un indennizzo accordato a una parte per la copertura totale o parziale dei costi che questa ha sostenuto per fare valere i propri interessi. Comprende in particolare l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.
Poiché le procedure di opposizione e di cancellazione devono essere semplici, rapide ed economiche84, per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto secondo la prassi è accordata un’indennità di parte pari a 1'200.– franchi85. Di regola non sono rimborsati gli allegati inoltrati su iniziativa delle parti. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'Istituto rimborsa le spese sostenute qualora superino i 50.– franchi86.
7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale
Nella decisione in merito all'opposizione o alla domanda di cancellazione l’Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (artt. 34 e 35b cpv. 3 LPM). Gli articoli 34 e 35b capoverso 3 LPM conferiscono all’Istituto la competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione e nella procedura di cancellazione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale.
Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente87. Inoltre alla parte vincente viene solitamente accordata un’indennità di parte88. Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione o di cancellazione è di norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate.
84 CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina. 85 Cfr. anche CRPI in sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER. 86 Nella procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso la necessità di una rappresentanza specializzata in diritto non è valutata in base alle difficoltà giuridiche ed effettive delle fattispecie, bensì generalmente riconosciuta. 87 Art. 66 LTF e art. 63 PA. 88 Cfr. anche art. 68 LTF e art. 64 PA.
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Se il resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non gli è accordata un’indennità di parte nemmeno in caso di vittoria89. Se nel caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 OPM, il resistente o la controparte è escluso/a dalla procedura e non ha diritto a un’indennità di parte neppure se l’opposizione o la domanda di cancellazione è stata respinta.
7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale (decisione di stralcio)
Se in merito all’opposizione o alla cancellazione non deve essere emessa una decisione materiale, secondo i principi procedurali generali la decisione di stralcio deve nondimeno disciplinare la ripartizione delle spese di procedura90.
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata senza ulteriori comunicazioni delle parti, si presuppone che non sia stata conclusa una transazione. Le spese sono addossate alla parte opponente o richiedente che ha dichiarato la desistenza91. Quanto all’indennità di parte, in linea di principio valgono gli stessi criteri applicati nel caso delle decisioni materiali.
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata a seguito di un accordo tra le parti, senza che venga fatta menzione dei costi, l’Istituto suppone che nella transazione sia stato raggiunto un accordo anche su questo punto. In questi casi non è dunque emessa nessuna decisione in merito all’indennità.
Se le parti desiderano risolvere l’opposizione o la domanda di cancellazione mediante una transazione (accordo amichevole) in virtù dell’articolo 33b PA, questa deve specificare che le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese (art. 33b cpv. 1 PA). L’accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o tradotto in una lingua ufficiale. L’Istituto rinuncia a riscuotere spese procedurali e rimborsa integralmente la tassa di opposizione (art. 33b cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 33b PA.
Se tali condizioni non sono soddisfatte, ma l’opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata sulla base dell’accordo tra le parti, conformemente agli articoli 24 capoverso 2 e 24e capoverso 2 OPM, è rimborsata solo la metà della tassa.
Se il marchio è cancellato dopo l’inoltro dell’opposizione o della domanda di cancellazione, la procedura diventa priva di oggetto. Se non c’è una transazione, la ripartizione delle spese è fatta in base ai criteri seguenti: esito presunto del contenzioso, responsabilità per la causa priva di oggetto e imputabilità della procedura92.
Contrariamente al processo civile, la procedura di opposizione non prevede una «res iudicata». In qualità di procedura «sui generis», la procedura di opposizione si concentra
89 P.es. decisione di irricevibilità senza scambio di allegati secondo l’art. 22 cpv. 1 OPM. 90 CRPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS. 91 DTF 105 III 135, consid. 4. 92 IPI, sic! 1998, 337; CRPI in sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CRPI in sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.
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sulla responsabilità per la causa priva di oggetto e sull’imputabilità della procedura. Per questi due criteri è tra l’altro decisivo sapere se l’opponente ha adempiuto il suo dovere d’informazione prima dell’inizio della procedura93. Poiché il resistente non è obbligato ad eseguire una ricerca prima del deposito della domanda di registrazione, spesso la sua attenzione è richiamata sul rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio opponente solo dopo l’inoltro dell’opposizione e pertanto fino a quel momento agisce in buona fede. Di conseguenza non può essere obbligato ad addossarsi le tasse di opposizione e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente94. Se, invece, l’opponente ha tempestivamente95 avvisato il resistente, sollecitando la cancellazione del marchio, il resistente che cancella il proprio marchio solo dopo l’inoltro dell’opposizione è reo di aver inutilmente causato l’avvio di una procedura di opposizione ed è pertanto chiamato ad addossarsi le spese e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente. Il presunto esito del contenzioso influisce sulla ripartizione delle spese solo in casi eccezionali.
Lo stesso vale per la procedura di cancellazione. Un marchio che non è utilizzato per un periodo di cinque anni non è automaticamente cancellato dal registro e il suo titolare non è tenuto a chiederne la cancellazione (art. 12 LPM). Se non è fatto valere il mancato uso, il diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria alla ripresa dell’uso del marchio. In tale contesto anche nella procedura di cancellazione si presuppone un dovere d’informazione prima dell’inizio della procedura. Se la domanda di cancellazione è accolta, qualora non sia stata avvisata tempestivamente la controparte, il richiedente non ha diritto a un’indennità di parte.
L’Istituto non procede all’assunzione di prove per quanto concerne le spese. La decisione si fonda sugli atti al momento della decisione di stralcio. È dunque auspicabile che la parte opponente o richiedente alleghi una copia dell’avviso già al momento dell’inoltro dell’atto di opposizione o della domanda di cancellazione, per evitare che l’avviso sia considerato non avvenuto.
7.4 Notificazione
7.4.1 Forma scritta
In linea di principio l'Istituto notifica le sue decisioni per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure esclusivamente al rappresentante designato.
7.4.2 Pubblicazione ufficiale
A titolo eccezionale, l'Istituto può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio federale (FF) nei casi seguenti:
93 CRPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 94 CRPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 95 Secondo CRPI almeno due settimane (cfr. CRPI sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
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- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a PA); tale è il caso se l'Istituto non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali96;
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA in combinato disposto con l'art. 42 LPM), fatto salvo il caso in cui la decisione oggetto della notificazione concerne una registrazione internazionale (cfr. n. 7.4.4.)
Gli altri casi elencati all'articolo 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.
7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali
La notificazione concernente registrazioni internazionali è soggetta a regolamentazioni speciali, le quali sono illustrate separatamente più avanti (cfr. Parte 4, n. 3.1 segg., pag. 97). È fatta salva la notificazione in applicazione della regola 23bis ResC (cfr. 7.4.4 qui sotto).
7.4.4 Notificazione in applicazione della regola 23bis ResC
Se la decisione oggetto della notificazione concerne una registrazione internazionale il cui titolare non dispone di un recapito in Svizzera, l’Istituto notifica il dispositivo della decisione alla parte mediante l’OMPI, in applicazione della regola 23bis ResC97.
8. Rimedi giuridici
8.1 Decisioni finali
Contro le decisioni finali dell'Istituto, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 31 e 33 lett. e LTAF).
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione impugnata e i mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di marchi può essere interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalla LTF.
96 N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi cambiamento di indirizzo nel corso della procedura. 97 Cfr. Newsletter IPI 2018/1 Marchi, n. 02.
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Nelle procedure di opposizione, per contro, il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza in quanto in tale ambito non sono ammissibili rimedi giuridici ordinari contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 73 LTF).
8.2 Decisioni incidentali
Contro le decisioni incidentali dell'Istituto, ovvero contro le decisioni notificate separatamente concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p.es. sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale alle condizioni seguenti:
- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).
Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio98.
I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr. n. 8.1, pag. 50).
9. Crescita in giudicato
9.1 Crescita in giudicato formale
La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario99. La decisione cresce in giudicato 30 giorni dopo la notificazione100.
98 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con rinvii. 99 DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a. 100 Art. 33 lett. e LTAF in combinato disposto con l'art. 50 PA.
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Su specifica richiesta, un’attestazione gratuita comprovante la crescita in giudicato della decisione su opposizione o della decisione su domanda di cancellazione viene emessa un mese dopo la sua entrata in vigore.
9.2 Crescita in giudicato materiale
Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)101. La crescita in giudicato materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse considerazioni di fatto e di diritto)102. Se la registrazione di un marchio è revocata a seguito di un’opposizione o di una domanda di cancellazione e il marchio viene nuovamente depositato e registrato, questo avrà una nuova data del deposito e di priorità. Pertanto, se la registrazione è oggetto di una nuova opposizione o se viene aperta una nuova procedura di cancellazione, l’oggetto della lite non è più lo stesso103.
Perlomeno fintantoché l’Istituto non revoca la registrazione di un marchio, i tribunali civili e penali non sono vincolati dalla decisione in merito a un'opposizione o a una domanda di cancellazione, che non è dunque ancora cresciuta in giudicato materiale.
10. Riesame e revisione
In caso di ricorso l’Istituto può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L’articolo 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentito prima di emanare la decisione (cfr. n. 5.7, pag. 39).
L'Istituto può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. La registrazione di un marchio non può tuttavia essere revocata dall'Istituto104. Soltanto i tribunali civili hanno la possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un marchio registrato, di dichiarare nulla la registrazione di un marchio e di ordinare la cancellazione (artt. 52 e 35 lett. c LPM). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo la crescita in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all’autorità che ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la sua sostituzione con un’altra decisione più favorevole. L’amministrazione può modificare una decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata
101 DTF 133 III 580, consid. 2.1. 102 DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a. 103 Lo stesso vale per una registrazione internazionale cui è stata negata la protezione in Svizzera in seguito a un’opposizione, nel caso in cui un’estensione della protezione a posteriori (sempre ancora possibile) viene richiesta successivamente. 104 CRPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN.
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dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale. Ciò consente l’applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura105.
La domanda è un semplice mezzo d’impugnazione che non conferisce alcun diritto a un riesame materiale. In determinati casi l’autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie decisioni106. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale retta dall’articolo 4 vCost., che conserva la sua validità nell’articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l’autorità è tenuta a riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova di cui non era a conoscenza o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per cui non c’era una ragion d’essere107. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni cresciute in giudicato o di eludere le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l’impugnazione dei rimedi giuridici108.
Secondo l’articolo 66 PA l’autorità di ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1), la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli sull’esame degli atti o gli articoli sul diritto di essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell’autorità, le parti possono pertanto presentare una domanda di revisione in virtù dell’articolo 66 PA. La dottrina e il Tribunale federale evincono dall’articolo 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l’autorità che ha emesso la decisione scaduto il termine di ricorso109. In una procedura che coinvolge due parti, occorre tuttavia ponderare tra l’interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della decisione e gli interessi del richiedente110.
11. Tasse
11.1 In generale
L'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare artt. 28 cpv. 3, 31 cpv. 2 e 35a cpv. 3 LPM). I dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.
105 DTF 107 V 191, consid. 1. 106 DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con rinvii. 107 DTF 127 I 133, consid. 6 con rinvii. 108 DTF 127 I 133, consid. 6. 109 DTF 113 Ia 151, consid. 3 con rinvii. 110 DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.
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11.2 Tasse forfettarie
Le tasse riscosse dall'Istituto sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e Allegato I) e non dipendono dall'entità (più scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado di difficoltà del caso.
11.3 Esigibilità e termini di pagamento
Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’Istituto (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto presso l’Istituto oppure mediante carta di credito (https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di- pagamento.html). La tassa per la procedura d’esame accelerata non è pagabile mediante carta di cedito111.
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto
Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l’Istituto è necessario un esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l’utilizzo del conto corrente112, l’ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). Non sono accettati ordini di addebito di un altro conto corrente in caso di copertura insufficiente del conto corrente usuale113. Osservazioni del tipo «addebitare sul conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato in modo univoco e risulti chiaramente dall’ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa indicazioni di questo tipo, l’Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è considerata «non pagata» e non si entra in materia sull’opposizione o sulla domanda114, risp. la domanda di registrazione di un marchio è respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM).
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse
È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'Istituto è stato accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).
Giusta l'articolo 21 capoverso 3 PA e l'articolo 7 capoverso 2 OTa-IPI il termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.
111 Newsletter 2018/02-03 Marchi. 112 Pubblicate su https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html. 113 Newsletter 2018/08 Marchi. 114 CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e consid. 5 – Tigermarket; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
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Secondo la giurisprudenza, se l’importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'Istituto non influisce sull'osservanza del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento in cui l'importo è stato versato presso la Posta svizzera in favore dell'Istituto o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato115. Di norma non è sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto116.
Il termine di pagamento della tassa di opposizione tramite addebito del conto corrente presso l'Istituto è considerato osservato se la parte opponente trasmette l’ordine di addebito all’Istituto o alla Posta entro il termine e se, al momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di addebito il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è invece determinante il momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di addebito.
In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’Istituto non ha ancora emesso una fattura (p.es. se la tassa di deposito è pagata al momento del deposito del marchio mediante il portale «e-trademark») e il cui termine di pagamento non è legalmente definito, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'Istituto (art. 8 OTa-IPI).
115 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con rinvii. 116 Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con rinvii.
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Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
1. Introduzione
La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione oppure il rigetto della domanda (art. 30 LPM). È suddivisa in esame preliminare, esame formale ed esame materiale (quest’ultimo è trattato nella Parte 5 del presente documento).
Quando il marchio è registrato oppure la domanda è respinta, non è più possibile nessuna modifica del segno (cfr. n. 3.7, pag. 66).
2. Esame preliminare
2.1 Deposito
Nell’ambito dell’esame preliminare viene unicamente verificato se il deposito presenta i contenuti minimi richiesti dall’articolo 28 capoverso 2 LPM. Sono esaminati i seguenti punti:
2.1.1 Domanda di registrazione
La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, ma la firma non è necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i sistemi messi a disposizione dall’Istituto (https://e-trademark.ige.ch oppure tm.admin@ekomm.ipi.ch).
Dai dati della domanda deve risultare l’identità del depositante. Oltre al nome (in caso di persone fisiche, associazioni e fondazioni) o alla ragione commerciale (in caso di persone giuridiche) è necessario fornire anche l’indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b OPM).
2.1.2 Riproduzione del marchio
In base alla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve essere riconoscibile il segno che il depositante intende far registrare.
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi
La domanda deve includere una lista dei prodotti e/o dei servizi.
2.1.4 Domanda incompleta
Se il deposito non soddisfa le condizioni di cui sopra, l’Istituto fissa al depositante un termine per completare la sua domanda ai sensi dell’art.15 OPM. Se le irregolarità non sono eliminate entro i termini fissati, l’Istituto dichiara la domanda irricevibile (art. 30 cpv. 1 LPM).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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2.2 Data del deposito
Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all’articolo 28 capoverso 2 LPM (indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante, riproduzione del marchio, lista dei prodotti e/o dei servizi) la domanda è accolta e viene assegnata al depositante una data del deposito1. Quest’ultima corrisponde al giorno del deposito dell’ultimo elemento necessario. Di principio lo stesso vale anche in caso di deposito elettronico: come data del deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono stati salvati con successo sul sistema dell’Istituto. Per le domande trasmesse per posta elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell’Istituto2. Nel caso degli invii postali la data del deposito corrisponde al giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta svizzera all’indirizzo dell’Istituto (art. 14a OPM). Spetta al depositante fornire le prove per la data di invio.
Il depositante riceve una conferma del deposito.
3. Esame formale
3.1 Deposito
3.1.1 Modulo
Il deposito è legalmente valido non appena i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 2 LPM in combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 1 OPM sono stati soddisfatti (cfr. n. 2.1.1 – 2.1.3 pag. 56). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se sono utilizzati il sistema di deposito elettronico3, il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall’Istituto o un modulo conforme al TLT di Singapore (art. 8 cpv. 1 OPM). L’Istituto può rinunciare alla presentazione del modulo se un deposito formalmente valido contiene tutte le informazioni richieste (art. 8 cpv. 2 OPM).
3.1.2 Depositante
Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LPM qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare una domanda di registrazione (cfr. Parte 1, n. 3.1.1 pag. 21). Costituiscono un’eccezione i marchi collettivi, che non possono essere depositati da persone fisiche (cfr. Parte 5, n. 10.1 seg., pag. 209). Anche per il deposito dei marchi geografici valgono disposizioni speciali (cfr. Parte 5, n. 11.5, pag. 213).
Se le informazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l’Istituto impone a quest’ultimo – sotto comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un
1 In merito allo spostamento della data del deposito si veda il n. 3.7, pag. 66. 2 Si veda la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554. 3 https://e-trademark.ige.ch/ .
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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estratto del registro di commercio o un documento analogo (art. 16 OPM in combinato disposto con l’art. 30 cpv. 2 lett. a LPM).
Se più persone agiscono in qualità di depositante, in linea di principio possiedono congiuntamente la qualità di depositante, vale a dire che di norma vige la comproprietà ai sensi dell’articolo 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate all’Istituto devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non è stato designato come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non è stato designato un rappresentante comune, l’IPI sceglie uno dei destinatari (art. 4 cpv. 2 OPM).
Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera, deve designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26).
3.2 Riproduzione del marchio
La riproduzione del marchio comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti grafici o altri strumenti ammessi dall’Istituto. La riproduzione del marchio va, ove del caso, completata con una rivendicazione di colori (art. 10 cpv. 2 OPM) e per i segni acustici come anche per i tipi di marchio non convenzionali4 con la relativa denominazione del tipo di marchio (art. 10 cpv. 3 OPM).
Affinché il segno protetto sia accessibile alle autorità competenti, agli operatori economici o al vasto pubblico, la rappresentazione di tutti i tipi di marchio deve essere completa, univoca, facilmente accessibile, comprensibile, permanente e obiettiva5. In linea di principio un marchio deve poter essere rappresentato graficamente (art. 10 cpv. 1 OPM). L’Istituto può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari (art. 10 cpv. 1 OPM in fine)6. Una descrizione del marchio è richiesta quando questa è necessaria per l’adempimento della rappresentazione o per garantire una definizione precisa dell’oggetto della protezione (cfr. p.es. n. 3.2.9, pag. 62).
La raffigurazione non deve superare il formato di 8 × 8 cm. Qualora l’oggetto della protezione sia rappresentato con una raffigurazione multipla (p.es. nel caso di un marchio tridimensionale, cfr. n. 3.2.4, pag. 60), questa deve rispettare complessivamente il formato indicato. Nel contesto dei depositi elettronici è determinante la raffigurazione dell’estratto di registro «certificato di deposito» che l’Istituto stampa a colori inalterabili. Si garantisce così che il/i colore/i raffigurato/i corrisponda/corrispondano esattamente a quello/i della domanda di registrazione.
4 Motivi, marchi di colore, marchi tridimensionali, marchi di posizione, marchi di movimento e ologrammi. 5 Per i marchi olfattivi cfr. TAF B-4818/210, consid. 6.3.1 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo). 6 Con questa disposizione l’Istituto è autorizzato - in vista delle nuove possibilità tecnologiche nell’ambito della gestione elettronica dei registri e degli atti nonché della pubblicazione elettronica - ad accettare in futuro, oltre che la rappresentazione grafica, altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
59
Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10 OPM, si procede all’invio di una notifica (art. 16 cpv. 1 OPM). Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 2 OPM).
Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del segno, essa viene contestata nell’ambito dell’esame preliminare sotto comminatoria di non entrare nel merito (cfr. n. 2.1.4 pag. 56).
3.2.1 Rivendicazione di colore
Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il marchio è protetto in tutte le gradazioni di colore possibili7. Se viene fatta valere una rivendicazione di colore tutti i colori rivendicati devono essere trascritti a parole. Il marchio è così protetto solo nella gradazione dei colori rivendicati. Il depositante è libero di precisare ulteriormente la/e designazione/i di colore mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale posto tra parentesi (p.es. Pantone, RAL o NCS).
L’Istituto accetta anche una parziale rivendicazione di colore. In questo caso la rivendicazione di colore è limitata ad alcuni elementi del segno, mentre i restanti elementi sono depositati in bianco e nero e sono così protetti in tutte le gradazioni di colore possibili.
Esempio di una parziale rivendicazione di colore:
- CH 649 873
(Rivendicazione di colore rosso - Pantone 185).
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi
Sono considerati marchi verbali tutti i marchi costituiti esclusivamente da caratteri stampabili in virtù della norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 270) per cui non è richiesta alcuna rivendicazione di colore. I marchi verbali/figurativi combinati sono costituiti da tali elementi e contengono inoltre elementi figurativi o una rivendicazione di colore. Non è possibile l’utilizzo di ritorni a capo, tabulatori e altri caratteri di comando in marchi verbali; tali segni possono essere registrati come marchi verbali/figurativi combinati8.
7 DTF 134 III 406, consid. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 8 Ciò significa, ad esempio, che i segni registrati su due righe devono essere depositati come marchi verbali/figurativi combinati. È invece possibile depositare la raffigurazione di tali caratteri di comando
·1· 111..!..!I ---- ~~
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
60
Per i marchi verbali/figurativi combinati e per i marchi figurativi, se è rivendicato un colore deve essere allegata una raffigurazione a colori (art. 10 cpv. 2 OPM). Sulla domanda di registrazione devono inoltre essere trascritti a parole tutti i colori rivendicati (inclusi il bianco e il nero). Riguardoalla parziale rivendicazione di colore si veda n. 3.2.1 pag. 59.
Il rilevamento di un marchio nel sistema informatico come marchio verbale, marchio verbale/figurativo combinato o marchio figurativo è di natura puramente tecnico- amministrativa. Non rivela niente in merito al campo di protezione del marchio né in merito alle modalità di uso del segno perpetuante la tutela del diritto al marchio. A riguardo è determinante unicamente l’iscrizione nel registro.
3.2.3 Marchi acustici
Un marchio acustico deve essere rappresentato con l’ausilio di un sistema di notazione musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale, i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono invece accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico, poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o rumori.
I marchi acustici che non possono essere rappresentati mediante notazione musicale possono essere presentati elettronicamente solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Istituto di altre modalità di rappresentazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPM in fine).
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi (p.es. marchi figurativi o marchi verbali/figurativi combinati) sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio acustico» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.2.4 Marchi tridimensionali
Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla raffigurazione e l’oggetto protetto deve essere definito in maniera sufficientemente precisa. Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da diverse angolature9. Inoltre il depositante deve apportare sulla domanda di registrazione l’annotazione «Marchio tridimensionale» (art. 10 cpv. 3 OPM). In assenza di tale annotazione, l’Istituto tratta il marchio alla stregua di un marchio figurativo.
nei diversi codici come marchio verbale (o una sua parte) se i caratteri utilizzati corrispondono alla norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 270). Come marchio verbale (o una sua parte) si potrebbero dunque registrare „¶“, „\n“ oder „^J“. 9 Cfr. CRPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
61
Esempi di rappresentazioni grafiche ammesse:
- CH 609 069 , cl. 3
- CH 634 580, cl. 36
3.2.5 Ologrammi
Se l’ologramma consiste nella raffigurazione spaziale di un unico (invariabile) oggetto, la domanda deve essere corredata da una raffigurazione dalla quale sia desumibile il carattere tridimensionale dell’oggetto oppure da più raffigurazioni dell’oggetto da diverse angolature. Se invece l’ologramma consiste, a seconda dell’angolatura, nella raffigurazione di più oggetti o di un oggetto variabile, la domanda di registrazione deve contenere le raffigurazioni di ciascuno di tali oggetti.
Sulla domanda di registrazione deve essere menzionato il tipo di marchio (art. 10 cpv. 3 OPM), ad esempio con l’annotazione «Il marchio consiste in un ologramma» oppure «Marchio-ologramma».
3.2.6 Marchi di colore (astratti)
Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei marchi di colore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Alla rubrica «Rivendicazione di colore» deve/devono essere indicata/e la/e designazione/i di colore rivendicata/e e precisata/e mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (p.es. Pantone, RAL o NCS).
- Sotto la voce «Marchio» o «Osservazioni» va inoltre inserita l’annotazione «Marchio di colore» (art. 10 cpv. 3 OPM).
- Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8 cm) a colori (art. 10 cpv. 2 OPM).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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In caso di pluralità di colori, al momento del deposito è possibile indicare il rapporto di utilizzo dei differenti colori. L’indicazione della percentuale non è obbligatoria. In assenza di informazioni sul rapporto di utilizzo l’esame del marchio è effettuato sulla base della ripartizione dei colori come visibile nella raffigurazione.
3.2.7 Motivi
Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei motivi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Sotto la rubrica «Marchio» o «Osservazioni» va inserita l’annotazione «Motivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).
- Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8 cm; art. 10 cpv. 2 OPM) composta da un dettaglio di un disegno riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.
3.2.8 Marchi di posizione
Un marchio di posizione è caratterizzato da un elemento invariabile del segno (segno di base) che viene sempre apposto sul prodotto nella medesima posizione10. La raffigurazione deve indicare chiaramente per quali parti dell’oggetto rappresentato viene richiesta la protezione del marchio (segno di base). Le parti finalizzate unicamente a indicare la posizione del sengo sul prodotto e che non sono quindi oggetto di protezione possono per esempio essere rappresentate con una linea tratteggiata. È inoltre possibile aggiungere eventuali precisazioni nella domanda di registrazione.
Per consentire la chiara identificazione dell’oggetto della protezione, i segni appartenenti alla categoria dei marchi di posizione sono registrabili solo per i prodotti e servizi della stessa classe che possono essere raffigurati per intero o parzialmente11.
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio di posizione» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.2.9 Marchi di movimento
Dalla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve risultare il movimento per il quale viene richiesta la protezione in quanto marchio. All’Istituto vanno presentate le raffigurazioni delle singole fasi del movimento; inoltre sulla domanda di registrazione è necessario indicare la durata, la direzione e il tipo di movimento (p.es. continuo).
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio di movimento» (art. 10 cpv. 3 OPM).
10 Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.3. – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). 11 P. es. la raffigurazione di una tasca per un paio di «jeans» (cl. 25).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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Esempio:
CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata (traduzione):
«Il marchio consta di una sequenza animata di immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si trasforma in un ometto. Questo è dapprima raffigurato in posizione eretta con le braccia disposte orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva all’indietro la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La prima immagine è accompagnata dalla scritta ‘klee blatt’ sul lato destro, mentre accanto all’ultima si legge ‘Coaching für junge Erwachsene’».
3.2.10 Marchi olfattivi
Finora non sono noti metodi per la rappresentazione di odori che soddisfino i requisiti della rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 10 OPM12 (cfr. n. 3.2 pag. 58). Né una formula chimica, né una trascrizione a parole, né un campione di odore, né una combinazione di questi elementi soddisfano i criteri determinanti in tal senso (cfr. n. 3.2 pag. 58). Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio olfattivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.3 Categoria di marchio
Si distinguono le seguenti categorie di marchi: marchi individuali, marchi di garanzia, marchi collettivi e marchi geografici. A meno che non si tratti di un marchio individuale, nella domanda di registrazione deve essere indicata la categoria di marchio (art. 9 cpv. 2 lett. c e cbis OPM). Di norma una modifica a posteriori della categoria di marchio comporta lo spostamento della data del deposito (cfr. n. 3.7, pag. 66). Per i marchi di garanzia, i marchi collettivi e i marchi geografici deve essere presentato un regolamento (art. 23 cpv. 1 LPM, risp. art. 27c LPM)13.
3.4 Rivendicazione di priorità
Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (cfr. in merito alla data del deposito n. 2.2, pag. 57). La LPM prevede tuttavia tre casi da considerarsi eccezioni al principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LPM) nei quali una data anteriore può essere rivendicata come data del deposito: la priorità in virtù della Convenzione di Parigi, la priorità risultante dalla reciprocità e la priorità risultante da un’esposizione.
12 TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo). 13 Per dettagli cfr. Parte 5, n. 10.2, pag. 210 (per i marchi collettivi), Parte 5, 10.3, pag. 210 (per i marchi di garanzia) o Parte 5, n. 11.5, pag. 213 (per i marchi geografici).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della Convenzione di Parigi è un primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi al massimo 6 mesi prima del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 7 LPM). Il termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se, ad esempio, il primo deposito del marchio all’estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di registrazione in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi il 3 settembre (a mezzanotte). Inoltre deve essere presentata all’Istituto una dichiarazione di priorità entro 30 giorni dal deposito in Svizzera (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 9 LPM e l’art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza dei termini citati il diritto di priorità si estingue (art. 9 cpv. 2 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM). Il deposito svizzero resta tuttavia valido; quale data del deposito vale il giorno della presentazione della domanda di registrazione (art. 29 LPM). La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma particolare e viene espressa di norma alla relativa rubrica della domanda di registrazione. Essa deve riportare le informazioni relative al Paese e alla data del primo deposito (art. 12 cpv. 1 OPM).
In linea di massima non è necessario presentare documenti di priorità. Tuttavia, l’Istituto può chiedere la produzione di un documento di priorità nei casi poco chiari 14. Ciò accade, per esempio, se è stata fatta valere una priorità parziale e dalla corrispondenza con il depositante o il suo rappresentante non è possibile desumere per quali prodotti e servizi è rivendicata la priorità. L’Istituto chiede che sia prodotto un documento di priorità anche nei casi in cui le indicazioni sulla priorità paiono scorrette o incomplete nella domanda di registrazione. Se l’Istituto richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito (art. 14 cpv. 1 OPM)15. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue (art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza di tale termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura16.
Il documento di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 OPM). Qualora il documento di priorità sia presentato in un’altra lingua, l’Istituto ne richiede la traduzione. L’inoltro ulteriore della traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall’Istituto (art. 3 cpv. 2 OPM). Il documento di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti17.
Una semplice conferma di deposito non è considerata un documento di priorità sufficiente, non basta infatti a comprovare che l’autorità competente ha eseguito un esame formale di ammissibilità e assegnato una data di deposito.
14 Cfr. art. 9 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM nonché il messaggio «Swissness», pag. 7495. 15 L’Istituto trasmette la richiesta tempestivamente, in modo da consentire l’osservanza del termine per l’inoltro del documento di priorità. 16 Cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW. 17 Se il documento di priorità è trasmesso elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 26).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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Il titolare della domanda o del marchio su cui si fonda la priorità e il depositante in Svizzera devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda o del marchio e trasferimento del diritto di priorità18. Inoltre deve trattarsi dello stesso oggetto o di un oggetto con divergenze irrilevanti nell’impressione d’insieme (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).
Se la lista dei prodotti e/o dei servizi rivendicati nella domanda svizzera è più estesa di quella relativa al primo deposito, può essere rivendicata unicamente una priorità parziale (per i prodotti e/o i servizi corrispondenti). Questo è da indicare nella domanda di registrazione alla relativa rubrica «Priorità parziale». Se la lista dei prodotti e/o dei servizi del primo deposito è più vasta della lista del deposito svizzero, la priorità può essere fatta valere interamente.
3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità
Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della Convenzione di Parigi, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la reciprocità (art. 7 cpv. 2 LPM). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della Convenzione di Parigi ha sottoscritto l’Accordo TRIPS, che all’articolo 2 prevede l’applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della Convenzione di Parigi, l’articolo 7 capoverso 2 LPM non trova praticamente più applicazione nella prassi19.
Riguardo alla procedura sull’esercizio della priorità risultante dalla reciprocità si veda il n. 3.4.1 pag. 64.
3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione
L’articolo 8 LPM consente – a determinate condizioni – di rivendicare quale data di priorità per il deposito il momento di presentazione dei prodotti o dei servizi in un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11).
La procedura per l’esercizio della priorità risultante da un’esposizione corrisponde a quella concernente la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (art. 9 LPM). Il documento di priorità deve tuttavia contenere i dati esatti sull’esposizione in questione (art. 13 LPM).
Contrariamente al diritto dei brevetti, nell’ambito del diritto dei marchi, alla priorità risultante da un’esposizione viene attribuita scarsa importanza a livello pratico.
18 Poiché, in caso di processo, la registrazione della priorità è soltanto una presunzione probatoria, l’Istituto accetta il trasferimento del diritto di priorità. Nella decisione DTF 42 II 404 il Tribunale federale ha respinto la possibilità del trasferimento indipendente del diritto di priorità. Anche una parte della dottrina considera il diritto di priorità come un diritto accessorio, vale a dire un diritto trasferibile solo insieme al marchio. 19 L’art. 12 cpv. 3 OPM, in virtù del quale l’Istituto tiene una lista degli Stati che accordano alla Svizzera la reciprocità ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LPM, è dunque diventato obsoleto ed è stato abrogato.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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3.5 Esame dei marchi accelerato
Affinché un marchio sia sottoposto a un esame accelerato, è necessario presentare una richiesta (art. 18a OPM) e versare la tassa di deposito, la tassa express e l’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa express a supplemento della tassa di deposito e della soprattassa per ogni classe supplementare, momento in cui inizia a decorrere il termine di trattamento abbreviato (nuovo art. 18a cpv. 2 OPM). Fino alla ricezione del pagamento la domanda viene trattata nell’ambito della normale procedura di esame.
3.6 Tasse
In conformità con l’articolo 28 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l’articolo 7 OPM, l’Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell’ambito della domanda di registrazione. L’OTa-IPI definisce le modalità di pagamento (artt. 4–9) e l’ammontare (allegato I OTa-IPI) dei singoli emolumenti.
La tassa di deposito e l’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare sono dovute dal momento del deposito e devono essere pagate entro il termine fissato dall’Istituto (art. 18 cpv. 1 e 3 OPM). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). La tassa rimane dovuta; tasse pagate in ritardo non vengono rimborsate (cfr. tra l’altro Parte 1, n.11.3, pag. 54).
Qualora il marchio sia rivendicato per prodotti e/o servizi in più di tre classi, a partire dalla quarta classe viene riscossa una soprattassa per ogni classe supplementare. Se nel corso della procedura di registrazione vengono aggiunte classi supplementari, la soprattassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall’Istituto. Anche in questo caso l’inosservanza del termine di pagamento comporta il rigetto della domanda, segnatamente viene respinta l’intera domanda, poiché l’Istituto non può decidere per quali classi va registrato il segno. Se nel corso della procedura di registrazione vengono soppresse delle classi, la soprattassa già pagata non è rimborsata.
3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito
In conformità con l’articolo 29 capoverso 2 LPM la modifica del segno comporta uno spostamento della data del deposito qualora:
- il segno sia sostituito da un altro segno, incluse le modifiche del tipo e della categoria di marchio20;
20 cfr. CRPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Uno spostamento della data del deposito è escluso solo in caso di cambiamento da marchio collettivo a marchio individuale. Entrambe le categorie di marchio possono essere (co)utilizzate dal depositante e le rispettive funzioni non si differenziano pertanto in modo determinante.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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- il segno sia modificato in parti essenziali, ad esempio se viene ammesso alla registrazione solo dopo la modifica apportata21 o se viene eliminata, aggiunta o modificata una parte del segno determinante per l’impressione d’insieme del segno;
- il campo di protezione del segno si estenda per effetto della modifica, ad esempio con la rinuncia a una rivendicazione di colore o con l’estensione della lista dei prodotti e/o dei servizi (che non equivale a una formulazione più accurata dei termini già utilizzati o a una riclassificazione di prodotti o servizi classificati in modo errato).
La nuova data del deposito corrisponde alla data del timbro postale della relativa istanza o alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch arriva nel sistema informatico dell’Istituto (cfr. n. 2.2, pag. 57).
3.8 Pubblicazione e validità
Se un marchio è iscritto nel registro, sono pubblicati i dati rilevanti (art. 38 LPM, art. 19 e 42 in combinato disposto con l’art. 40 OPM). L’organo di pubblicazione (art. 43 OPM) designato dall’Istituto è Swissreg, consultabile all’indirizzo https://www.swissreg.ch.
La registrazione del marchio è valida per 10 anni a contare dalla data del deposito (art. 10 cpv. 1 LPM).
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi
4.1 Basi giuridiche
In virtù del principio di specialità, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo per determinati prodotti e/o servizi. Conformemente all’articolo 11 OPM i prodotti e/o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione. Questo per garantire la sicurezza giuridica.
La classificazione di prodotti e servizi permette alle cerchie commerciali interessate di cercare in maniera efficace i marchi registrati e di scoprire potenziali conflittualità. Solo una designazione precisa dei prodotti e servizi nonché una classificazione corretta permettono di determinare l’oggetto di protezione e il campo di protezione dei marchi registrati. Una definizione precisa dell’oggetto di protezione permette tra l’altro di determinare per quali prodotti o servizi il marchio dovrà essere usato per perpetuare la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 1 LPM)22.
La Svizzera, in qualità di membro dell’Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la Classificazione di Nizza. In particolare per i prodotti e servizi rivendicati devono essere utilizzati i relativi numeri di classe e ogni classe deve essere enumerata nell’ordine che si trova nelle classi di tale classificazione (art. 11 OPM).
21 Fanno eccezione le rivendicazioni di colore negative per segni contenenti elementi confondibili con la bandiera svizzera o lo stemma svizzero o con il segno della croce rossa (cfr. «Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster oder Modellen: Neue Praxis», sic! 2000, 553). 22 In merito cfr. Parte, n. 5.3.5, pag. 243.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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Qualora una domanda di registrazione non sia provvista della lista dei prodotti e/o dei servizi, questo viene contestato nell’ambito dell’esame preliminare (art. 15 OPM in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM) e alla domanda non viene assegnata nessuna data del deposito. Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda è dichiarata irricevibile (art. 30 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM). Se sono indicati solo i numeri di classe si desume che il depositante rivendichi i termini generali dei titoli delle classi contenuti nella Classificazione di Nizza delle classi corrispondenti al momento del deposito23.
Qualora i prodotti e/o i servizi rivendicati non siano definiti con precisione, l’Istituto richiede al depositante di precisarli. Qualora alla mancanza non sia posto rimedio entro i termini, l’Istituto respinge la domanda (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art. 11 OPM)24. Per quanto possibile, l’Istituto formula proposte di precisazione, a condizione che sia possibile determinare il significato della versione iniziale. La responsabilità concernente la formulazione valida della lista dei prodotti e servizi spetta sempre al depositante. Quest’ultimo è altresì responsabile del fatto se la formulazione sottoposta all’Istituto costituisca effettivamente una precisazione della versione iniziale. Qualora la nuova formulazione costituisca un’estensione del testo iniziale, questo comporterebbe uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).
4.2 Classificazione di Nizza
La Classificazione di Nizza è articolata in tre parti:
- I titoli delle classi sono termini generali che indicano quali sono i prodotti o servizi inclusi in una determinata classe. La versione più attuale dei titoli delle 45 classi è scaricabile come Pdf dal sito Internet dell’Istituto (www.ipi.ch). L’uso dei titoli delle classi in una lista concreta è illustrato al numero 4.4;
- Con l’ausilio di diversi esempi, le note esplicative spiegano quali prodotti o servizi rientrano in una determinata classe e quali ne sono invece esclusi. Nella rubrica «Classificazione di Nizza» del sito dell’Istituto (www.ipi.ch) si rimanda al sito web dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), dove sono pubblicate le note;
- La lista alfabetica include attualmente circa 9000 prodotti e servizi e i relativi numeri di classe. Non si tratta di un elenco esaustivo. I termini della lista sono inclusi nello strumento di assistenza alla classificazione dell’Istituto25.
Le note esplicative per ogni classe contenute nella classificazione, nonché la lista alfabetica dei termini dei prodotti (34 classi) e dei servizi (11 classi) permettono di classificare direttamente o per analogia la stragrande maggioranza di prodotti e servizi.
23 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cfr. n. 4.5, pag. 73. 24 TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET. 25 https://wdl.ige.ch/wdl/ .
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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Qualora un prodotto non possa essere classificato con l’ausilio dei titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti criteri ai sensi delle linee guida relative alla Classificazione di Nizza:
a) un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in alcun titolo della classe, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti simili che sono indicati nella lista alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri criteri quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento;
b) un prodotto finito per uso multiplo (quale p.es. una radiosveglia) può essere classificato in tutte le classi corrispondenti a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi criteri non sono menzionati in alcun titolo della classe, sono applicabili gli altri criteri secondo la lettera a);
c) le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo conto della materia di cui sono fatte;
d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio, nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi è applicabile il criterio secondo la lettera a);
e) nel caso in cui un prodotto, finito o meno, che deve essere classificato tenendo conto della materia di cui è fatto è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante;
f) gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe di questi ultimi.
Qualora un servizio non possa essere classificato con l’ausilio dei titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti criteri:
a) i servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i tipi di attività definiti dai titoli della classe dei servizi e dalle loro note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi simili indicati nella lista alfabetica;
b) i servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono classificati i servizi resi con l’aiuto degli oggetti locati (p.es., il noleggio di telefoni, che rientra nella cl. 38). I finanziamenti di noleggio-acquisto o di leasing tuttavia vengono assegnati alla classe 36 (servizi di finanziamento);
c) i servizi di consulenza o di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio che è oggetto della consulenza o dell’informazione, per esempio consulenza in materia di trasporto (cl. 39), consulenza in materia di gestione degli affari commerciali (cl. 35), consulenza in materia finanziaria (cl. 36), consulenza in materia di cure di bellezza (cl. 44). La trasmissione delle rispettive informazioni in materia per via elettronica (p.es., per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del servizio;
d) i servizi nel settore del «franchising» sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio particolare reso dal concedente (p.es., consulenza aziendale in
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70
materia di affari franchising [cl. 35], finanziamenti in materia di franchising [cl. 36], servizi giuridici in materia di affari franchising [cl. 45]).
4.3 Formulazione della lista dei prodotti e servizi
La lista dei prodotti e servizi va redatta in italiano, francese o tedesco (cfr. n. 4.8, pag. 75). I prodotti e servizi devono essere designati con precisione e provvisti del corretto numero della classe (art. 11 OPM).
4.3.1 Punteggiatura
L’uso corretto della punteggiatura è importante. Un uso scorretto della punteggiatura, per esempio per separare due termini, può modificare il significato e portare a una scorretta classificazione.
Occorre in particolare osservare le seguenti regole:
la lista relativa a una stessa classe si chiude sempre con un punto fermo. All’interno di una stessa classe i prodotti e servizi non sono separati da un punto. Le abbreviazioni vanno scritte per esteso: non si scriva «p. es.» ma «per esempio»;
il punto e virgola è utilizzato per distinguere chiaramente i singoli gruppi di prodotti e servizi o i gruppi di prodotti e servizi connessi tra loro, mentre la virgola va utilizzata esclusivamente per separare gli elementi di un elenco all’interno di uno stesso gruppo o se viene precisata una determinata caratteristica dei prodotti e servizi rivendicati.
L’uso improprio di virgole e punti e virgola può facilmente portare a una scorretta interpretazione, come dimostrano i seguenti esempi: cl. 32 Birre; acque minerali e acque gassate e altre bevande analcoliche; bevande a base
di frutta e succhi di frutta; tutti i summenzionati prodotti di provenienza svizzera.
In questa lista la limitazione geografica riguarda tutti i prodotti della classe, poiché è separata dal resto con un punto e virgola.
cl. 32 Birre; acque minerali e acque gassate e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, tutti i summenzionati prodotti di provenienza svizzera.
In questa lista la limitazione geografica riguarda tutti i prodotti fuorché la birra che è separata dagli altri prodotti con un punto e virgola ed è quindi chiaramente esclusa dalla limitazione.
cl. 41 Pubblicazione di libri, giornali, riviste; periodici.
In questa lista il punto e virgola separa i periodici dal resto. Si presuppone dunque che è rivendicato il prodotto «periodici» e non il servizio «pubblicazione di periodici».
Per motivi legati alla gestione elettronica delle comunicazioni non è ammesso l’uso di altri segni d’interpunzione. In genere basta una semplice sostituzione come negli esempi che seguono:
cl. 25 Abiti, in particolare: pantaloni e camicette.
I due punti vanno soppressi.
cl. 30 Croissant a base di noci/mandorle.
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La barra obliqua può essere semplicemente sostituita con una «e».
cl. 30 Torte a base di noci e/o cioccolato.
Questo tipo di congiunzione pone sempre problemi di interpretazione. Nell’esempio non si capisce se la protezione è rivendicata per le torte a base di noci e cioccolato o se il depositante vuole tenere aperta la possibilità di rivendicare la protezione sia per le torte a base di noci sia per le torte a base di cioccolato. Per evitare un’interpretazione scorretta i singoli prodotti devono essere collegati con una «e».
4.3.2 Ripetizioni
Qualora la stessa descrizione di un prodotto o servizio compaia più di una volta all’interno di una stessa classe, l’Istituto cancella la ripetizione d’ufficio.
4.3.3 Enumerazioni
Le enumerazioni esaustive sono introdotte dal termine «cioè». In genere servono per precisare il termine eccessivamente vago (e quindi non classificabile) che precede. Esempio: «nella classe 20 Prodotti in materia sintetica, cioè figurine, crocifissi, decorazioni per torte».
Se è rivendicato un termine generale, ma il depositante vuole evidenziare determinati prodotti e servizi, l’enumerazione è introdotta con i termini «in particolare», «specialmente», «incluso». In questo caso il termine generale che precede deve tuttavia essere assegnato a una classe. Ecco un esempio ammesso:
- cl. 25 Abbigliamento, in particolare pantaloni e giacche.
Poiché il termine generale è troppo vago per la classificazione, non sarebbe invece ammessa la formulazione seguente:
- cl. 20 Prodotti in materia sintetica, in particolare figurine.
Non sono parimenti ammesse le enumerazioni che si concludono con espressioni come «ecc.» o «e smili» in quanto mancano di precisione e non permettono un’identificazione precisa dei prodotti e servizi per i quali è chiesta la protezione.
4.3.4 Formulazione di limitazioni
Le limitazioni servono in genere per superare gli ostacoli alla protezione (art. 2 LPM) o per distinguere un segno da un altro marchio (con esso confondibile). Nel formulare le limitazioni occorre definire con precisione l’oggetto della protezione (ossia i prodotti o servizi rivendicati) (art. 11 OPM). Le indicazioni che non designano delle caratteristiche oggettive e intrinseche dei prodotti o servizi interessati non vanno quindi incluse nella lista dei prodotti e servizi (cfr. n. 4.15). Esempi di limitazioni non ammesse:
- le limitazioni esclusivamente motivate da finalità di marketing, quali la regione di distribuzione (p. es. «disponibile solo nella Svizzera romanda») o dal prezzo (p. es. «solo i prodotti del segmento lusso»);
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- le formulazioni che rinviano alle modalità d’uso del prodotto: l’espressione «bevande alcoliche da consumare durante una festa» è ambigua dal momento che le bevande alcoliche non si distinguono una dall’altra in funzione del luogo o dell’occasione in cui sono consumate;
- la limitazione «non in riferimento a XY» non è ammessa per escludere un contenuto tematico. Per escludere i libri a tema giuridico per esempio, sarebbe invece ammessa la formulazione «libri non dedicati al tema diritto e giurisprudenza»;
- le limitazioni che rinviano a un’azienda o ai suoi loghi, quali «parti di automobili, non le Volkswagen», oppure «tutti i prodotti senza loghi o contrassegni del club sportivo YB» non sono designazioni precise;
- le formulazioni tese a limitare la cerchia dei destinatari quali «macchine da cucire per sarte professioniste» non sono in genere ammesse. Una limitazione dei destinatari è attuabile unicamente tramite le caratteristiche oggettive e inerenti al prodotto o al servizio. La differenza tra una «macchina da cucire per sarte professioniste» e una macchina da cucire per qualcuno con l’hobby del cucito non è chiara e non è menzionata alcuna caratteristica oggettiva e inerente al prodotto che escluda le persone non appartenenti alla categoria delle sarte professioniste dal suo utilizzo;
- le limitazioni mediante termini che non rientrano nell’indicazione generale che le precede, come «pasticceria, escluso il lievito» o «strumenti musicali, esclusi i leggii»;
- le limitazioni insensate: per esempio una rivendicazione per «apparecchi e strumenti per la navigazione, per misurare, per pesare, per fotografare, cinematografici, ottici, di segnalazione, controllo e salvataggio» della classe 9 limitata con l’espressione «tutti i prodotti summenzionati tranne i prodotti nell’ambito della fabbricazione e applicazione di preparati medici» non ha alcun senso. Questo tipo di prodotto non ha nulla a che fare né con la fabbricazione né con l’applicazione di preparati medici.
4.3.5 Rinvii ad altre classi all’interno di una lista
Le designazioni di prodotti o servizi che rinviano ad altre classi in generale o a classi rivendicate nella lista stessa non sono considerate precise. Questo tipo di rinvio può inoltre essere problematico nel caso di cancellazioni parziali di marchi registrati. I rinvii ad altre classi sono pertanto respinti. Non sono per esempio ammesse formulazioni come «riparazione di prodotti della classe 7» (cl. 37) o «trasporto di bevande rivendicate nella classe 32» (cl. 39). In questi casi si chiederà al depositante di menzionare i prodotti da riparare o trasportare. Sono ammesse le seguenti precisazioni: «riparazione di parti di macchine» (cl. 37) o «trasporto di bevande» (cl. 39).
4.4 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza
L’Istituto ritiene sufficientemente precisi i termini generali dei titoli delle classi secondo la Classificazione di Nizza. L’unica eccezione è il termine generale nel titolo della classe 45 «servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali». La formulazione «servizi personali e sociali» e l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» sono troppo indefiniti e non consentono di trarre conclusioni concrete circa il genere di servizi rivendicati neanche considerando l’appartenenza alla classe specifica. L’indicazione «servizi sociali», ad esempio, può essere compresa come riferimento a diversi
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servizi di assistenza, mentre «servizi personali» può far pensare che si tratti anche di servizi di massaggi, o servizi dispensati in un salone di parrucchiere (cl. 44) o di servizi forniti da un istruttore privato (cl. 41). Anche l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» non è idonea a descrivere il genere dei servizi con precisione. Le necessità individuali possono essere soddisfatte da servizi di diverse classi come la necessità di consulenza finanziaria (cl. 36), di lezioni private di musica (cl. 41) o di un alloggio (cl. 43).
Tuttavia rientrano sotto i termini generali solo quei prodotti e servizi che è effettivamente possibile assegnare a tali termini26. Vale a dire che con la rivendicazione di tutti i termini generali di un titolo di classe non sempre sono coperti tutti i prodotti e servizi che figurano in tale classe. A titolo di esempio non rientrano nei termini generali i prodotti e servizi seguenti: «caschi di protezione», «ginocchiere per operai», «tute speciali di protezione per aviatori» (cl. 9), «stiratura di biancheria» (cl. 37), «servizi di agenzie di stampa» (cl. 38), «noleggio di scafandri» (cl. 39), «noleggio di generatori» (cl. 40) o «cronometraggio delle manifestazioni sportive» (cl. 41). Inoltre i termini generali coprono soltanto i prodotti che rientrano sotto tali termini generali al momento del deposito. La protezione non si estende ai termini generali inseriti in tale classe successivamente27.
4.5 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»
Una lista dei prodotti e/o servizi che contiene un’indicazione come «tutti i prodotti/servizi di questa classe» secondo l’Istituto soddisfa la condizione di cui all’articolo 28 capoverso 2 lettera c LPM, necessaria per l’assegnazione di una data del deposito. Tuttavia, la formulazione è troppo indefinita per essere ammessa come tale28. In questi casi al depositante viene dunque chiesto di definire con maggior precisione la lista dei prodotti e dei servizi. Per valutare se la precisazione comporta un’estensione della lista dei prodotti e dei servizi, l’Istituto si basa sui termini generali dei titoli delle classi rivendicate. Ciò affinché il depositante non risulti favorito o sfavorito rispetto al depositante che seleziona unicamente il numero della classe senza definire in nessun modo i prodotti o i servizi. Se la precisazione fornita in un secondo momento contiene un termine che non rientra in nessun termine generale della classe definita, si tratta di un’estensione della lista dei prodotti e dei servizi che comporta uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).
4.6 Definizione dei termini
Per definire un termine figurante in una lista dei prodotti e servizi, in un primo tempo occorre basarsi sulla sua definizione lessicale. Per i termini che possono rientrare in più classi è consigliabile fare riferimento alla sistematica della Classificazione di Nizza. Se ad esempio va esaminato il termine «bacino» della classe 11, dalla sistematica della classificazione risulta chiaramente che non si tratta di bacini nel senso lessicale ma bensì esclusivamente di «vasche da bagno o cabine doccia» (cfr. n. 4.7). Devono altresì essere considerate le osservazioni generali e le note esplicative della Classificazione di Nizza per definire il
26 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5. 27 Cfr. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5. 28 Cfr. art. 9 cpv. 1 TLT di Singapore.
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significato del termine (cfr. n. 4.2). In un secondo momento bisogna valutare l’uso corrente del termine e l’utilizzo usuale sul mercato29, purché siano conciliabili con la sistematica della classificazione. Infine occorre tenere conto anche delle definizioni legali del termine30.
I criteri relativi alla definizione dei termini sopraesposti sono utilizzabili anche per verificare quali prodotti o servizi rientrano in un determinato termine generale.
4.7 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini
Nell’interpretazione dei termini usati nella lista, il numero di classe è considerato come una parte della formulazione dei prodotti o servizi. Di conseguenza un termine che ricorre in diverse classi non deve essere precisato (cfr. n. 4.6). Ciò non significa però che i termini formulati in modo non sufficientemente preciso possano essere classificati con la sola aggiunta del numero di classe. Se il termine utilizzato non rientra chiaramente in uno dei termini della lista alfabetica o in uno dei termini generali contenuti nei titoli delle classi resta necessaria una precisazione. Una formulazione come «classe 7: motori» è ammessa poiché questa classe contiene i motori. Tuttavia, se durante la procedura il depositante estende la rivendicazione ai motori per automobili (cl. 12), la data del deposito sarà spostata (art. 29 cpv. 2 LPM) perché questi prodotti non sono citati nella formulazione originale.
Per quel che riguarda i servizi occorre considerare che le descrizioni spesso non possono essere assegnate in maniera chiara a un termine generale appartenente ai titoli delle classi o a un termine della lista alfabetica. Anche per i servizi, l’aggiunta «compresi in questa classe» a termini formulati in modo non preciso non basta per soddisfare le condizioni legali.
Esempi che non richiedono precisazioni:
- «pomate, creme, lozioni» nella classe 3 (prodotti per uso cosmetico); - «pomate, creme, lozioni» nella classe 5 (prodotti per uso medico); - «macinini per il caffè» nella classe 7 (macinini da caffè non manuali); - «macinini per il caffè» nella classe 21 (macinini per il caffè a mano); - «distruzione di animali nocivi» nella classe 37 (servizi di disinfestazione); - «distruzione di animali nocivi» nella classe 44 (distruzione per l’agricoltura, l’acquacoltura,
il giardinaggio e la silvicoltura); - «organizzazione di esposizioni e fiere» nella classe 35 (per scopi commerciali o di
pubblicità); - «organizzazione di esposizioni e fiere» nella classe 41 (per scopi culturali o educativi).
Esempi che richiedono precisazioni:
- «gomme da masticare» nella classe 5. Nell’accezione più comune una gomma da masticare è un dolciume della classe 30. Per classificare le gomme da masticare nella classe 5 occorre aggiungere la precisazione «per uso medico»;
29 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 Luminous; DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5. 30 Cfr. DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, in cui per la definizione il TF si è basato anche sulle definizioni legali dei termini «Nahrungsergänzungsmittel» (integratore alimentare) e «Arzneimittel» (medicamento) (con un rinvio alle spiegazioni dell’istanza precedente nella consid. 5.3).
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- «abbigliamento» nella classe 9. Nella sua accezione più comune il termine appartiene chiaramente alla classe 25. Per giustificare l’attribuzione alla classe 9, occorre una precisazione, per esempio «di protezione contro il fuoco»;
- «arredamenti per interni» nella classe 20. Il termine è vago al punto da non consentire di determinare se si tratti di mobili o di altri prodotti della classe 20, né in combinazione con il numero di classe, né interpretando l’accezione più comune. Potrebbe infatti trattarsi di «lampade» (cl. 11), «quadri» (cl. 16) o «tappeti» (cl. 27). Si impone quindi una precisazione;
- «servizi relativi alle carte di credito» nella classe 36. Anche tenendo conto del numero di classe il termine è troppo vago. Occorre indicare il servizio concretamente fornito, per esempio «emissione di carte di credito» (cl. 36), «monitoraggio elettronico di movimenti su carte di credito per rilevare frodi via Internet» (cl. 42) oppure «servizi di investigazione delle frodi commesse con carte di credito» (cl. 45).
4.8 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale
I termini redatti in inglese o in altre lingue non ufficiali di norma non sono accettati (cfr. Parte 1, n. 5.8.1, pag. 42). Secondo la prassi dell’Istituto i termini che non compaiono nei dizionari standard di lingua italiana, tedesca e francese devono essere tradotti. È fatta eccezione per i termini entrati a far parte del linguaggio quotidiano (p.es. «router»). Se, tuttavia, il termine è utilizzato soltanto nel linguaggio settoriale, viene emessa comunque una notifica con l’invito a riformulare il termine in una lingua ufficiale. Qualora non esista una traduzione precisa nella lingua ufficiale scelta, il termine deve essere parafrasato. Come precisazione è consentito aggiungere tra parentesi il termine in lingua straniera, ad esempio nella classe 30 « polpette di riso (onigiri)».
4.9 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi»
Utilizzati da soli i termini come «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» non designano nessun prodotto specifico. Non sono pertanto sufficientemente precisi per essere classificati. Questo tipo di termine può essere classificato solo se è menzionato quale elemento di un prodotto classificabile, ad esempio una «perforatrice, le sue componenti e i suoi accessori» (cl. 7), e costituisce con questo un’unità inequivocabile. Va, tuttavia, notato che, verosimilmente, non tutte le componenti e non tutti gli accessori di una perforatrice rientrano nella classe 7 (p.es. gli accumulatori rientrerebbero nella cl. 9). L’Istituto ammette anche l’uso della formulazione «…e i relativi accessori compresi nella classe», nella misura in cui gli accessori in questione siano classificati nella stessa classe (la formulazione «guanti e accessori compresi nella classe 25» non sarebbe p.es. ammessa, dal momento che la classe 25 non comprende gli accessori per guanti). Se all’aggiunta è allegato un elenco di prodotti-accessori, questi ultimi devono rientrare nella classe designata. La formulazione «biciclette e relativi accessori non contenuti in altre classi, in particolare portapacchi, caschi e fanali» non è ammessa, perché non tutti i prodotti rientrano nella classe designata («caschi» [cl. 9] e «fanali» [cl. 11]). Il termine «apparecchio/dispositivo» va precisato a seconda del tipo, della funzione o dello scopo dell’apparecchio o del dispositivo, ad esempio «apparecchi di soccorso» nella classe 9 o «dispositivi per disormeggiare i battelli» nella classe 12.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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4.10 Termini «set» e «kit»
Spesso in commercio si trovano prodotti venduti come «set» o «kit». Se si tratta di un set di prodotti tutti uguali, ad esempio di un «set di matite colorate» (cl. 16) o di un «set di coltelli» (cl. 8), la classificazione non pone problemi. Lo stesso vale per i prodotti venduti come set che hanno tutti la stessa finalità, ad esempio un «kit di primo soccorso» (cl. 5) o un «set da manicure» (cl. 8). Questi termini sono ammessi anche se i singoli prodotti non rientrano necessariamente nella stessa classe (p.es. i «kit di primo soccorso» contengono in genere anche forbici [cl. 8]). Ai fini della classificazione è decisivo che questo tipo di set o kit è messo in vendita quale unità e che le componenti principali rientrano nella stessa classe del kit stesso. Termini come «kit con prodotti chimici» o «set per meccanici» sono invece troppo generici ai fini della classificazione. Non è inoltre chiaro né quali prodotti contenga né quale sia lo scopo dei prodotti inclusi nel set. In questi casi i prodotti vanno menzionati e classificati singolarmente.
4.11 Termine «sistema» quale prodotto
I «sistemi» si compongono sempre di diversi componenti. Il termine «sistema» è quindi ammesso solo se è chiaro da cosa è composto e se le sue componenti appartengono alla stessa classe. Il termine «sistema» è ammesso anche se è utilizzato quale sinonimo di apparecchio, impianto o dispositivo. Sono ammessi termini come «sistemi di elaborazione elettronica» (cl. 9), «sistemi di navigazione» (cl. 9), «sistemi di illuminazione» (cl. 11) o «sistemi di freni per veicoli» (cl. 12).
4.12 Tipo di servizi delle classi 38 e 42
Secondo le note esplicative relative alla Classificazione di Nizza, la classe 38 comprende sostanzialmente servizi che consentono ad almeno una persona di entrare in collegamento con un’altra persona mediante uno strumento percepibile con i sensi. I servizi della classe 38 riguardano pertanto l’aspetto tecnico della trasmissione e non rinviano né ai contenuti né alle tematiche dei servizi31. Inoltre i servizi che forniscono l’accesso a reti di dati, banche dati e siti web sono da considerarsi come servizi di telecomunicazione e vanno assegnati alla classe 38.
Servizi come «programmazione di siti web», «noleggio di spazi per siti web (hosting)» o «design di banche dati e siti web» rientrano invece nella classe 42.
4.13 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso»
L’Istituto accetta le formulazioni «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» come tali in classe 35. Tali termini si riferiscono ai servizi seguenti: «il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente»32. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari
31 CRPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL. 32 Classificazione di Nizza, note esplicative relative alla classe 35.
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finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori33. Per vendita al dettaglio si intende dunque un tipo particolare di promozione dei prodotti34. La produzione e la vendita dei prodotti fabbricati da un’azienda non rientrano quindi nei termini «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso». I relativi prodotti devono, invece, essere assegnati alla rispettiva classe35. Anche la formulazione «distribuzione» non corrisponde ai termini «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» e deve pertanto essere precisata se rivendicata in classe 35.
4.14 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40
In linea di massima la fabbricazione di prodotti non è un servizio secondo la Classificazione di Nizza. È infatti coperta dai prodotti designati e di conseguenza i prodotti fabbricati vanno classificati nelle rispettive classi. Il servizio «fabbricazione su misura di prodotti» può tuttavia essere accettato a determinate condizioni.
In primo luogo, la fabbricazione deve imperativamente essere eseguita su richiesta di un terzo. Se i prodotti sono fabbricati per proprio conto e successivamente venduti a terzi, non si tratta di un servizio secondo la classe 40 e occorre rivendicare la protezione per i prodotti in questione.
In secondo luogo, la formulazione deve obbligatoriamente precisare che la fabbricazione avviene in funzione delle necessità, delle esigenze concrete o dell’elenco degli obblighi specifici di un cliente. Tali condizioni non devono essere adempiute cumulativamente, bensì in funzione del tipo di prodotti fabbricati. A titolo d’esempio, una protesi dentaria è necessariamente fabbricata in base alle esigenze specifiche di un cliente, mentre un medicamento speciale è presumibilmente prodotto secondo una ricetta o procedimenti tecnici specifici. Nel caso in cui un depositante scelga una formulazione alternativa occorre verificare se tale formulazione è sufficientemente precisa e adatta a definire un servizio secondo la classe 40.
Infine, una descrizione precisa dei prodotti rivendicati è indispensabile ai fini della delimitazione del campo di protezione. Principalmente valgono gli stessi criteri per l’esame se un termine è sufficientemente preciso da essere ammesso nella/e rispettiva/e classe/i di prodotti. Va fatta un’eccezione qualora un termine sia considerato sufficientemente preciso in applicazione della «prassi di classe» (cfr. n. 4.7, pag. 74). Il termine «motori» è ad esempio considerato sufficientemente preciso in ragione del numero di classe e può essere accettato sia nella classe 7 sia nella classe 12 senza precisazioni supplementari. Per contro un tale prodotto nella classe 40 deve essere nominato in quanto «prodotto» mancando il riferimento alla classe.
Non sono ammesse formulazioni come «prodotti nell'ambito xy». L’espressione «nell'ambito di» è talmente vaga che di regola prodotti di classi diverse potrebbero rientrare in tale
33 TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 34 Cfr. Parte 6, n. 6.1.3, pag. 251. 35 TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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“ambito”. Ad esempio, l’espressione «prodotti nell’ambito della medicina» può riguardare prodotti delle classi 1, 5, 9, 10, 16 o addirittura prodotti alimentari.
Esempi di formulazioni ammesse:
- «Fabbricazione su misura di parti di automobili su richiesta e in funzione dell'elenco degli obblighi di un cliente».
- «Fabbricazione su misura di prodotti farmaceutici su richiesta e in funzione delle esigenze di un cliente».
4.15 Formulazioni problematiche
In linea di principio, non rientrano in una lista dei prodotti e dei servizi le indicazioni che non descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati36. A questo tipo d’indicazioni appartengono i criteri rilevanti unicamente per il marketing come per esempio la zona di smercio o il prezzo. Inoltre, sono inammissibili le indicazioni relative allo scopo che si riferiscono all’intenzione d’uso del depositante e non alle caratteristiche inerenti ai prodotti. Per questo motivo, un’indicazione come «strumenti di scrittura a scopo pubblicitario» dev’essere rifiutata, poiché se ad esempio una penna a sfera sia percepita come un mezzo pubblicitario o meno, non può essere valutato sulla base del prodotto stesso ma bensì unicamente nel conteso del suo uso. D’altra parte, un’indicazione come «auto sportive» viene accettata, poiché con essa vengono espresse delle caratteristiche inerenti al prodotto.
Non è ammesso utilizzare i marchi quali designazioni di prodotto nelle liste di prodotti e servizi. I marchi, infatti, non descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati. La regola va inoltre a tutela dei marchi, il cui valore potrebbe essere compromesso da un’utilizzazione generica. L’esame dei relativi termini è fatto in funzione delle regole valide per la definizione degli stessi (cfr. n. 4.6). Qualora un termine sia accompagnato dal simbolo ® nelle principali opere di riferimento (p. es. Treccani, Duden o LePetit Robert), il suo uso nella lista dei prodotti e servizi non è ammesso. Può essere utile anche consultare i registri dei marchi.
L’uso di nomi geografici nelle liste di prodotti e servizi può dare adito a malintesi ed è in genere oggetto di notifica da parte dell’Istituto. Nel caso del termine «vermicelli di riso cinesi», per esempio, non è chiaro se si tratti di vermicelli di riso di provenienza cinese o di vermicelli di riso preparati secondo una ricetta cinese. L’uso di un nome geografico è ammesso unicamente se il termine rivendicato è una denominazione generica come «lanterne cinesi» nella classe 11 o «carta giapponese» nella classe 16.
Non è neppure ammesso l’uso di indicazioni geografiche protette da leggi speciali per designare un prodotto. In questo caso si tratta di non svalorizzare la protezione conferita al’indicazione geografica tramite un uso puramente generico. Una lista dei prodotti contenente l’indicazione «Tequila» nella classe 33 viene rifiutata, poiché l’espressione «Tequila» non costituisce una denominazione generica, ma bensì una denominazione
36 Cfr. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT.
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protetta per una bevanda spiritosa di Agave originaria del Messico37. Si accetta invece l’uso d’indicazioni geografiche protette per precisare il termine generico, e non per denominarlo. In questo senso un’indicazione come «bevande spiritose con la denominazione d’origine protetta ’Tequila’» nella classe 33 può essere accettata, ugualmente lo può essere per esempio l’indicazione «formaggio con la denominazione d’origine protetta ‘Gruyère’» nella classe 29 o «salsicce con l’indicazione geografica protetta ‘Saucisson Vaudois’» nella stessa classe.
4.16 Strumenti di assistenza alla classificazione
Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei servizi in base alla quale è definito l’oggetto della protezione del suo marchio. Ciononostante l’Istituto mette a disposizione i seguenti strumenti per assistere i depositanti nella classificazione e nella formulazione dei prodotti e servizi:
- i termini generali della Classificazione di Nizza sono disponibili in italiano, tedesco e francese in formato Pdf sul sito dell’Istituto (https://www.ige.ch);
- tramite il sito dell’Istituto, seguendo il link «Assistenza alla classificazione» (http://wdl.ipi.ch/) si accede a una banca dati in quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese) che permette sia di cercare singoli prodotti e servizi sia di verificare la conformità di intere liste già composte con le registrazioni nella banca dati dell’Istituto e dell’OMPI e con i termini della Classificazione internazionale di Nizza ivi compresi. Si tratta di uno strumento messo a disposizione nell’ambito del deposito elettronico dei marchi (https://e-trademark.ige.ch) che può essere utilizzato durante la compilazione del formulario di deposito. L’Assistenza alla classificazione traduce anche termini singoli o liste dei prodotti e dei servizi intere. I termini che figurano nell’Assistenza alla classificazione sono stati convalidati in stretta collaborazione con l’OMPI. Perciò esiste un alto grado di concordanza fra le banche dati dell’OMPI e dell’Istituto. I termini tradotti in francese con l’aiuto dell’Assistenza alla classificazione corrispondono, in linea di principio, alla prassi dell’OMPI e non dovrebbero essere rifiutati nell’ambito di una registrazione internazionale;
- i depositanti possono elaborare con l’Istituto una lista standard di prodotti e/o servizi. Tutti i termini contenuti in questa lista approvata saranno poi integrati nell’«Assistenza alla classificazione». In questo modo le domande future in cui è utilizzata una lista standard completa o parziale sono accettate in quanto non problematiche sotto il profilo della classificazione;
- l’Istituto ha creato un indirizzo di posta elettronica (wdl@ipi.ch) per le domande relative alla classificazione e alla formulazione dei prodotti e servizi. Si tratta di uno strumento di aiuto per la classificazione di prodotti e servizi specifici e difficili da assegnare a una classe. Non viene invece fornita assistenza per l’allestimento di traduzioni di liste intere (p.es. dall’inglese in italiano o in tedesco). L’Istituto non si occupa neppure dell’esame (preliminare) di liste complete di prodotti e servizi. L’esame formale della lista dei prodotti
37 Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico; RS 0.632.315.631.11.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
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e dei servizi viene, infatti, eseguito nell’ambito dell’esame del marchio previo pagamento della tassa di deposito.
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Parte 3 – Tenuta del registro
1. Introduzione
Nell’interesse della sicurezza giuridica l’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM). I terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A tale proposito per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto e aggiornato un fascicolo (art. 36 OPM). Esso include lo svolgimento di tutte le procedure che riguardano il marchio, in particolare la procedura di deposito, eventuali procedure di opposizione, la proroga, le modifiche o la cancellazione del marchio in questione. Il regolamento di un marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del fascicolo (art. 36 cpv. 2 OPM).
Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del marchio, tutte le modifiche successive concernenti il diritto al marchio (art. 40 cpv. 1–3 OPM). L’Istituto può registrare altre indicazioni, purché queste siano di pubblico interesse (art. 40 cpv. 4 OPM). Ogni modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su https://www.swissreg.ch.
Ogni richiesta di modifica delle indicazioni registrate può essere inviata per posta/corriere, fax o e-mail (all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta (cancellazione totale o parziale n. 4.6, pag. 85 e 4.10, pag. 85 seg.) devono, tuttavia, essere inviate come allegati Pdf per e-mail. Se un’istanza è accompagnata da altri documenti (p.es. un documento attestante che un marchio è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1, pag. 82 e 4.2, pag. 83 seg.), anche questi possono essere inviati come allegati Pdf.
Per i documenti relativi a registrazioni cancellate, l’Istituto conserva l’originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione (art. 39 cpv. 1 OPM). I documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate sono conservati per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca (art. 39 cpv. 2 OPM).
2. Registrazione
Una volta conclusi l’esame preliminare (art. 15 OPM, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 56), l’esame formale (art. 16 OPM, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 57) e l’esame materiale (art. 17 OPM, cfr. Parte 5, pag. 105), l’Istituto registra il marchio se non vi è motivo di rigetto e tutte le irregolarità contestate sono state eliminate (art. 30 cpv. 3 LPM).
La registrazione è seguita dalla pubblicazione del marchio (art. 19 cpv. 1 OPM). Al titolare del marchio viene confermata la registrazione. La conferma contiene tutte le indicazioni iscritte nel registro (art. 19 cpv. 2 OPM e art. 40 cpv. 1 e 2 OPM).
Le registrazioni internazionali con base svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 88) e le registrazioni internazionali designanti la Svizzera (cfr. Parte 4, n. 3, pag. 97) non sono iscritte nel registro dei marchi svizzero, bensì sono iscritte unicamente nel registro internazionale tenuto dall’OMPI a Ginevra.
Parte 3 – Tenuta del registro
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3. Proroghe
Alla scadenza del termine di protezione di dieci anni, la registrazione di un marchio può essere prorogata di dieci anni per un numero di volte illimitato, su richiesta e dietro pagamento di un emolumento di proroga (art. 10 cpv. 2 LPM e art. 26 cpv. 4 OPM in combinato disposto con l’allegato I OTa-IPI). La richiesta di proroga può essere presentata all’Istituto al più presto 12 mesi prima, ma deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo la scadenza della registrazione (art. 10 cpv. 3 LPM e art. 26 cpv. 1 OPM). La tassa di proroga deve essere pagata entro i termini di cui all’articolo 10 capoverso 3 LPM (art. 26 cpv. 4 OPM). Se la tassa di proroga è pagata dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagata una soprattassa (art. 26 cpv. 5 OPM). Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza del termine per presentare la domanda di proroga (art. 41 cpv. 4 lett. d LPM).
Di norma prima della data di scadenza, l’Istituto ricorda al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la scadenza della durata di validità (art. 25 OPM). Tale comunicazione rappresenta un servizio non vincolante dell’Istituto, la cui omissione non può essere fatta valere dal titolare.
In occasione della proroga di una registrazione non è consentito apportare modifiche al marchio stesso o ampliare la lista dei prodotti e/o dei servizi. Tuttavia, in concomitanza con la richiesta di proroga possono essere presentate eventuali richieste di modifica della registrazione del marchio (art. 28 segg. OPM) o di limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi (art. 35 OPM). La proroga costituisce un puro atto formale, vale a dire che in linea di principio i motivi assoluti d’esclusione ai sensi dell’articolo 2 LPM non sono esaminati.
4. Modifiche e cancellazioni
Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a titolo gratuito. La modifica come tale non viene pubblicata; tuttavia tutte le domande e le rispettive modifiche (senza la storia) sono accessibili al pubblico su https://www.swissreg.ch. All’atto della registrazione saranno pubblicati i dati validi in quel momento. Le modifiche nel registro sono gratuite anche dopo la registrazione del marchio. Dopo la registrazione del marchio le modifiche saranno pubblicate.
4.1 Trasferimenti
Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il marchio (art. 17 cpv. 1 LPM). Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM; cfr. Parte 5, n. 11, pag. 211). Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta (art. 17 cpv. 2 LPM).
Il trasferimento di un marchio, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica nel registro. Nei confronti dei terzi in buona fede ha effetto soltanto dopo la registrazione. L’acquisizione di diritti da parte del titolare registrato non autorizzato invece non è possibile neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste dalla LPM possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento (art. 17 cpv. 3 LPM). Unicamente nel caso dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi, l’iscrizione nel registro costituisce la condizione di validità del trasferimento (art. 27 LPM).
Parte 3 – Tenuta del registro
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Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei marchi, dev’essere presentata una richiesta. Quest’ultima può essere inoltrata dal precedente titolare o dall’acquirente e deve includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il marchio all’acquirente oppure un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all’acquirente1 (art. 28 cpv. 1 OPM). Sono considerati documenti appropriati, ad esempio, un contratto di vendita o una dichiarazione di trasferimento separata. L’acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p.es. procura in caso di cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 25).
L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste e le dichiarazioni di trasferimento.
I marchi che sono stemmi in virtù della LPSt o che comprendono elementi con essi confondibili non possono essere oggetto di un trasferimento (cfr. Parte 5, n. 9.5, pag. 209).
4.2 Trasferimenti parziali
Il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati. In tal caso viene mantenuto il marchio originario con la lista dei prodotti e/o dei servizi limitata e viene effettuata una nuova registrazione per la parte della lista dei prodotti e/o dei servizi trasferita. La durata della protezione di entrambi i marchi resta invariata.
La richiesta deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 4.1 , pag. 82). Inoltre i prodotti e/o i servizi trasferiti al nuovo titolare devono essere definiti in modo preciso nella richiesta e nel documento che indica il trasferimento.
I marchi che sono stemmi in virtù della LPSt o che comprendono elementi con essi confondibili non possono essere oggetto di un trasferimento parziale (cfr. Parte 5, n. 9.5, pag. 209).
4.3 Divisione
Indipendentemente da un trasferimento parziale, è possibile in ogni momento dividere la lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato o di una domanda di registrazione, generando due o più marchi o domande di registrazione (art. 17a LPM).
La condizione è una richiesta del titolare in cui occorre definire precisamente come devono essere divisi i prodotti e/o servizi rivendicati.
La divisione genera registrazioni o domande di registrazione giuridicamente indipendenti che mantengono la data del deposito e la data di priorità della registrazione o della domanda di registrazione iniziale (art. 17a cpv. 3 LPM). In caso di divisione di una domanda di registrazione, ogni domanda parziale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.
1 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file PDF (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 26).
Parte 3 – Tenuta del registro
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4.4 Licenze
Mediante contratti di licenza il titolare di un marchio può autorizzare terzi a utilizzare il marchio. Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM). ll contratto di licenza può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare solo una parte dei prodotti e/o dei servizi o può valere solo per un determinato territorio (art. 29 cpv. 1 lett. d OPM). Una licenza esclusiva (art. 29 cpv. 1 lett. c OPM) conferisce al licenziatario il diritto esclusivo all’uso del marchio. Fintanto che una licenza esclusiva è iscritta a registro, per il medesimo marchio non sono iscritte altre licenze incompatibili con la licenza esclusiva (art. 29 cpv. 3 OPM).
Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non dipende dall’iscrizione nel registro dei marchi. Una licenza registrata tutela il licenziatario da un acquirente del marchio in buona fede. Unicamente nel caso dei marchi collettivi, l’iscrizione nel registro rappresenta la condizione di validità della licenza (art. 27 LPM).
Non è ammessa la concessione di licenze per segni che comprendono uno stemma in virtù della LPSt o per segni con essi confondibili; lo stesso vale per i segni registrati in virtù del diritto di proseguire l’uso di cui all’articolo 35 LPSt (cfr. Parte 5, n. 9.5, pag. 209).
La richiesta di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del marchio sia dal licenziatario. Alla richiesta va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato2 secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio (art. 29 cpv. 1 lett. a OPM). Inoltre la richiesta deve contenere i dati esatti del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Nel caso delle licenze parziali, inoltre, devono essere indicati i prodotti e/o i servizi oppure il territorio per cui è stata rilasciata la licenza parziale. L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste di licenza.
Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Se tuttavia la richiesta non è stata inoltrata dal titolare del marchio stesso, occorre fornire la prova che il licenziatario è autorizzato a rilasciare sottolicenze (art. 29 cpv. 2 OPM).
4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata
Il titolare può impegnare un marchio o concederne l’usufrutto a terzi. L’articolo 19 LPM cita soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate soprattutto all’articolo 745 seguenti e all’articolo 899 seguenti CC. Analogamente al trasferimento, anche la costituzione in pegno presuppone un accordo scritto.
La registrazione della costituzione in pegno e dell’usufrutto avviene in seguito a una richiesta del titolare del marchio o a un altro documento appropriato3 (art. 30 OPM). Analogamente al trasferimento e alla licenza, l’iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili ai terzi in buona fede soltanto dopo l’iscrizione nel registro (art. 19 cpv. 2 LPM).
2 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 26). 3 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 26).
Parte 3 – Tenuta del registro
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La registrazione di un pignoramento, di una restrizione del diritto di disporre o di un sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 30 lett. b OPM).
4.6 Cancellazione parziale
Il titolare di un marchio può limitare in qualsiasi momento la lista dei prodotti e/o dei servizi (art. 35 LPM, art. 35 OPM). Tale richiesta equivale a una cancellazione parziale. La protezione del marchio per i prodotti e/o i servizi cancellati può essere riacquisita soltanto mediante una nuova registrazione (con relativo nuovo inizio della protezione e nuova data del deposito ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LPM).
L’ampliamento della lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato è irricevibile, poiché avrebbe l’effetto di un’estensione della protezione effettuata a posteriori. La protezione di prodotti e/o servizi supplementari può essere ottenuta solo mediante il nuovo deposito di un segno identico per i prodotti e/o servizi rivendicati in aggiunta.
4.7 Cambiamenti del regolamento
Se il regolamento di un marchio collettivo o di garanzia è modificato dopo la registrazione del marchio, tale modifica deve essere sottoposta all’Istituto e da esso esaminata ed approvata (in applicazione dell’art. 24 LPM per analogia).
Se il regolamento di un marchio geografico registrato viene cambiato in seguito a una modifica a posteriori dell’elenco degli obblighi o della normativa applicabile, il nuovo regolamento deve altresì essere presentato all’Istituto, il quale deve esaminarlo ed approvarlo (in applicazione dell’art. 27c LPM per analogia).
4.8 Altre modifiche
Il nome e l’indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l’indirizzo di un eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40 cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui marchi registrati.
Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell’indirizzo, della ditta o del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite nel registro dei marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Tali modifiche sono esenti da tasse.
4.9 Rettifiche
Le registrazioni erronee nel registro dei marchi sono rettificate su domanda del depositante o, se l’errore è imputabile all’Istituto, d’ufficio (art. 32 OPM). In entrambi i casi la rettifica è esente da tasse.
4.10 Cancellazioni
Ai sensi degli articoli 33 e 35 LPM in combinato disposto con l’articolo 35 OPM, la registrazione di un marchio è cancellata totalmente o parzialmente se:
Parte 3 – Tenuta del registro
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- la registrazione è revocata mediante una decisione di opposizione cresciuta in giudicato (art. 33 LPM)4;
- il titolare o il suo rappresentante lo richiede (art. 35 lett. a LPM);
- la registrazione non è prorogata nei termini previsti (art. 35 lett. b LPM);
- la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35 lett. c LPM)6;
- è cancellata la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta su cui si basa un marchio geografico (art. 35 lett. d LPM)5;
- è approvata una domanda di cancellazione (art. 35 lett. e LPM)6.
La cancellazione completa o parziale di un marchio è esente da tasse. Non è esente da tasse la cancellazione per mancato uso di un marchio (art. 35 OPM).
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti
5.1 Registro dei marchi
L’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM) e fornisce informazioni in merito al suo contenuto (art. 39 LPM). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto un fascicolo nel quale è raccolto lo svolgimento delle procedura concernente il marchio in questione (art. 36 OPM). Lo stesso vale per eventuali marchi iscritti nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese di origine (art. 49 cpv. 1 OPM) e per tutte le estensioni internazionali secondo il Sistema di Madrid. Su richiesta l’Istituto allestisce un estratto del registro (art. 41 cpv. 2 OPM).
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti
Su richiesta specifica l’Istituto rilascia ai terzi informazioni sulle domande di registrazione (comprese le domande ritirate o respinte; art. 38 cpv. 1 OPM). Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che saranno pubblicate successivamente in caso di registrazione del marchio (art. 38 cpv. 2 lett. a OPM). Per le domande respinte sono indicati anche i motivi del rifiuto (art. 38 cpv. 2 lett. b OPM)6.
Ai sensi dell’articolo 39 LPM in combinato disposto con l’articolo 41 OPM chiunque può consultare il registro dei marchi e richiedere informazioni sul suo contenuto o ottenere estratti. Inoltre il fascicolo di un marchio registrato può essere consultato da chiunque (art. 37 cpv. 3 OPM).
4 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la revoca della registrazione ai sensi dell’art. 33 LPM è sostituita dal rifiuto di protezione (art. 52 cpv. 1 lett. a OPM) che l’Istituto non pubblica (art. 52 cpv. 2 OPM). 5 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la cancellazione della registrazione ai sensi dell’art. 35 lett. c-e LPM è sostituita dall’invalidazione (art. 52 cpv. 1 lett. b OPM) che l’Istituto non pubblica (art. 52 cpv. 2 OPM). 6 Le decisioni principali sono consultabili sulla piattaforma «Assistenza all’esame» dell’Istituto (https://ph.ige.ch).
Parte 3 – Tenuta del registro
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Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima della registrazione, dopo il suo ritiro o il suo rigetto è limitato al depositante, al suo rappresentante e alle persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 37 cpv. 1 e 2 OPM). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere presentata all’Istituto mediante documenti appropriati. Su richiesta la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie (art. 37 cpv. 5 OPM).
Per quanto attiene al contenuto del fascicolo e alle regole relative alla consultazione degli atti si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6, pag. 37).
6. Documenti di priorità
Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera, conformemente alla Convenzione di Parigi, l’Istituto rilascia su richiesta un documento di priorità (art. 41a OPM). Esso comprende i dati relativi alla domanda di registrazione e, in caso di modifiche successive, i dati aggiornati.
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Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
1. Introduzione
Il sistema di Madrid poggia su due accordi indipendenti: l’AM e il PM. Dal momento che tutte le parti contraenti hanno aderito al PM e che non è più possibile aderire unicamente all’AM (sospensione dell’applicazione degli artt. 14.1) e 2)a) AM), tutte le procedure sono assoggettate al PM. Tuttavia, dal momento che in virtù dell’articolo 9sexies PM le dichirazioni in merito a una proroga del termine d’esame e alla riscossione di una tassa individuale fatta da uno Stato membro sia dell’AM sia del PM1. non hanno alcun effetto sulle relazioni con un altro Stato membro sia dell’AM sia del PM, il titolare ha la possibilità di beneficiare delle condizioni più vantaggiose dell’AM.
Alla fine del mese di dicembre 2018 il sistema di Madrid contava 103 membri.
2. Registrazioni internazionali con base svizzera
2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid
Per la registrazione internazionale dei marchi nell’ambito del Sistema di Madrid si applicano i principi seguenti:
a) La registrazione internazionale può avvenire sia sulla base di un marchio nazionale registrato (registrazione di base) che sulla base di una domanda (domanda di base).
b) La Svizzera è il Paese d’origine del titolare alle condizioni seguenti (art. 2 PM):
Il depositante deve
- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure
- essere domiciliato in Svizzera; oppure
- essere cittadino svizzero.
Secondo l’articolo 3bis PM, un’estensione territoriale alla parte contraente il cui ufficio è l’Ufficio d’origine non è possibile. Per i titolari di una registrazione internazionale con base svizzera, ciò significa che in nessun momento la Svizzera può essere designata per mezzo del Sistema di Madrid.
2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)
Se le condizioni di base di cui sopra sono soddisfatte, la registrazione internazionale del marchio di base o della domanda di base può essere richiesta online (www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it) o con il modulo «Domanda di registrazione internazionale», debitamente compilato.
1 In merito alle tasse da pagare (si veda il n. 2.2.2, pag. 89) e al termine di rifiuto (si veda il n. 3.2.1, pag. 101).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
89
La domanda di registrazione internazionale va imperativamente depositata all’Istituto.
2.2.1 Calcolo della priorità
In linea di principio è possibile rivendicare la priorità risultante da un primo deposito (cfr. Parte 2, n. 3.4.1, pag. 64) per la domanda internazionale (art. 4 CUP).
Quando la domanda internazionale si fonda su una registrazione di base (cfr. n. 2.1, pag. 88), la priorità risultante dal deposito svizzero può essere considerata, purché il marchio svizzero corrispondente sia registrato nel corso dei sei mesi successivi al suo deposito (poiché in tal caso la data della registrazione nazionale corrisponde in linea di massima alla data della domanda di registrazione internazionale, cfr. regola 11.1) ResC). Ad esempio, se il marchio è stato depositato il 3 marzo deve essere registrato al più tardi il 3 settembre. L’Istituto raccomanda di inviare la domanda di registrazione internazionale il prima possibile, idealmente con il deposito della domanda svizzera.
Se la domanda svizzera o la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda anteriore (art. 4 CUP), il termine di priorità di sei mesi inizia a decorrere dalla data di tale prima domanda e i termini precedentemente menzionati saranno ridotti proporzionalmente.
Qualora la domanda internazionale si fondi su una domanda di base (cfr. n. 2.1, pag. 88), la data di registrazione del marchio svizzero non è considerata nel calcolo del termine di priorità e di conseguenza per la sua registrazione non deve essere rispettato alcun termine particolare. In questo caso la domanda internazionale deve semplicemente essere depositata nel corso dei sei mesi successivi al primo deposito. Tuttavia se, ad esame formale e materiale ultimato, la domanda svizzera è respinta dall’Istituto, la registrazione internazionale sarà radiata senza la restituzione delle tasse internazionali già pagate.
2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto
La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata dal titolare o depositante del marchio svizzero, riferirsi agli stessi prodotti e/o servizi (o a una lista limitata di essi) e riguardare il medesimo segno e il medesimo tipo di marchio2 di quello costituente l’oggetto della registrazione o della domanda di base. Deve altresì indicare le parti contraenti designate.
La lista dei prodotti e/o dei servizi deve essere redatta in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) e b) ResC). È possibile allegare (in aggiunta) una traduzione in inglese o in spagnolo che potrà essere ripresa dall’OMPI (regola 6.4)a) ResC). L’Istituto non verifica la correttezza di tale traduzione. La correzione di eventuali imprecisioni di traduzione deve essere domandata direttamente presso l’OMPI.
Qualora le condizioni formali summenzionate non siano soddisfatte entro il termine impartito, la domanda di registrazione internazionale viene respinta (art. 48 cpv. 2 OPM).
Dopo l’esame della domanda, l’Istituto allestisce una fattura e fissa un termine per il pagamento da parte del depositante delle tasse nazionali (per i lavori amministrativi legati al
2 Per i marchi di garanzia, collettivi e geografici la domanda è trasmessa all’OMPI con l’indicazione «marque collective, marque de certification ou marque de garantie» (regola 9)4)x) ResC).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
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trattamento e alla trasmissione della domanda all’OMPI, OTa-IPI, Allegato 1) e di quelle internazionali (regola 10 ResC, si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 1–3 allegata al ResC). La domanda viene trasmessa all’OMPI non appena sono pagate le tasse e sono corretti i difetti formali. Se le tasse non sono pagate entro il termine impartito o le irregolarità formali non sono corrette, la domanda di registrazione internazionale è respinta.
2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI
Se la domanda trasmessa contiene irregolarità, l’OMPI le notifica al depositante e all’Istituto. L’avviso indica chi è tenuto a rimediare all’irregolarità ed entro quale termine (regole 11, 12 e 13 ResC).
Dopo l’iscrizione del marchio nel registro internazionale, l’OMPI la pubblica sul bollettino (regola 32 ResC) e invia al depositante un «certificato di registrazione». Il depositante deve verificare la correttezza delle informazioni iscritte e in caso di errori deve avvisare l’Istituto senza indugio (cfr. n. 2.7, pag. 96).
2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati
L'iscrizione è altresì notificata alle parti contraenti designate che procedono quindi all’esame della registrazione internazionale in base alle proprie legislazioni nazionali e devono trasmettere al depositante gli eventuali rifiuti entro i termini previsti dall’articolo 5 PM (cfr. n. 3.2, pag. 101).
L’OMPI trasmette direttamente al titolare le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio emesse dall’Ufficio di una parte contraente designata (regola 17 ResC). In tal caso il titolare deve contattare direttamente l’Ufficio che ha emesso il rifiuto di protezione, il che comporta, nella maggioranza dei casi, la costituzione di un mandatario locale.
Qualora non sia emessa alcuna notifica di rifiuto provvisorio, la parte contraente designata deve presentare all’OMPI una dichiarazione inerente la concessione della protezione in virtù della regola 18ter 1) ResC (cfr. n. 3.1.2, pag. 97).
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 ResC)
Se una registrazione internazionale è già iscritta nel registro internazionale, è possibile designare successivamente altre parti contraenti, ossia chiedere che la protezione sia estesa a tali parti. La designazione successiva può essere effettuata per tutti i prodotti e/o i servizi indicati nella registrazione internazionale o solo per una parte di essi.
La domanda di designazione successiva può essere depositata per il tramite dell’Istituto o essere inviata direttamente all’OMPI dal titolare.
Qualora la richiesta sia depositata per il tramite dell’Istituto, questi, dopo averla esaminata, invia al depositante una fattura per le tasse internazionali (regola 24 ResC; si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 5 allegata al ResC) e trasmette la richiesta all’OMPI dopo che le tasse sono state pagate.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
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Se la data della richiesta di designazione successiva è vicina alla data di rinnovo della registrazione internazionale, è possibile attendere che il rinnovo sia stato eseguito prima di procedere alla designazione successiva. Ciò consente di evitare di pagare in un lasso di tempo ristretto (prima del rinnovo e al momento del rinnovo) due volte le tasse corrispondenti al/i nuovo/i Paese/i designato/i, in quanto secondo la regola 24.3)c)ii) ResC le tasse internazionali riscosse all’atto del rinnovo lo sono per tutte le parti protette in tale momento. Occorre indicare sulla domanda di designazione successiva che essa va effettuata dopo il rinnovo.
È altresì possibile menzionare che una designazione successiva deve essere trattata dopo l’iscrizione di una modifica se anche quest’ultima deve essere applicata alla designazione in questione.
Fintanto che un rifiuto provvisorio di protezione è pendente in un Paese, non è possibile designare successivamente tale Paese. Per contro, se una rinuncia o una dichiarazione di rifiuto totale di protezione sono iscritte per una determinata parte contraente, è possibile designare tale parte successivamente. Una designazione successiva è inoltre possibile ad esempio nel caso in cui, a causa di una limitazione o di una dichiarazione di accettazione parziale, solo una parte dei prodotti e/o dei servizi è protetta nella parte contraente in questione; la designazione successiva è possibile solo per i prodotti e/o i servizi rifiutati.
Dopo l’iscrizione della designazione successiva nel registro internazionale, il seguito della procedura è identico a quello di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.2, pag. 88).
2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali
Sono considerate modifiche ai sensi della regola 25 ResC le seguenti iscrizioni nel registro internazionale: cambiamento di titolare (trasmissione, cessione parziale), limitazione, rinuncia, modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, cambiamento di mandatario. Contrariamente a quanto previsto dalla LPM, la registrazione di licenze e le restrizioni del diritto di disporre non rientrano nella nozione di modifica ai sensi della regola 25 ResC. Se la registrazione di base svizzera viene modificata, la registrazione internazionale che ne risulta non viene modificata automaticamente (eccetto le modifiche considerate come una cessazione degli effetti ai sensi dell’art. 6.3) PM, cfr. n. 2.5.4, pag. 94).
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC)
Il cambiamento di titolare di una registrazione internazionale può riferirsi a tutti i prodotti e/o servizi interessati o soltanto a una parte di essi. Può essere effettuato per tutte le parti contraenti designate o solamente per una parte di esse. L’iscrizione di un cambiamento di titolare è possibile solo se il nuovo titolare soddisfa le condizioni che disciplinano il deposito di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.1, pag. 88).
La domanda può essere depositata dal titolare attuale o dal suo mandatario, sia per il tramite dell’Istituto sia direttamente all’OMPI.
In conformità al ResC, l’Istituto accetta altresì le domande di trasferimento provenienti dal nuovo titolare se la Svizzera è il Paese di tale nuovo titolare. La domanda d’iscrizione deve segnatamente essere corredata da una dichiarazione esplicita di trasferimento sottoscritta
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dal titolare precedente (una copia è sufficiente) o da qualsiasi altro documento adeguato quale ad esempio un estratto del RC, un contratto di vendita o una decisione giudiziaria.
In caso di cessioni parziali occorre elencare esplicitamente i prodotti e i servizi da trasferire (in francese) e/o i Paesi interessati. L’iscrizione nel registro internazionale di una cessione parziale o totale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC)
Il titolare di una registrazione internazionale può fare iscrivere una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi relativa a talune o a tutte le parti contraenti designate. Gli effetti dell’iscrizione di una limitazione si distinguono considerevolmente da quelli dell’iscrizione di una radiazione parziale (cfr. n. 2.5.3, pag. 94). L’iscrizione di una limitazione non comporta la soppressione definitiva dei prodotti e/o dei servizi interessati. Siccome rimangono nel registro, essi possono costituire l’oggetto di una designazione successiva anche se la limitazione interessava la totalità delle parti contraenti designate. Per contro, i prodotti e/o i servizi interessati da una radiazione parziale sono soppressi a titolo definitivo dal registro e possono essere protetti esclusivamente con una nuova registrazione internazionale.
La domanda indica le parti contraenti interessate dalla limitazione e deve essere depositata dal titolare o da un mandatario direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Istituto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera b LPM. In questo caso i prodotti e/o i servizi devono essere indicati in francese. L’iscrizione di una limitazione nel registro internazionale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC)
È possibile rinunciare alla protezione di una o diverse parti contraenti designate per tutti i prodotti e/o i servizi indicati. Contrariamente all’iscrizione di una radiazione totale (cfr. n. 2.5.3, pag. 94), l’iscrizione di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale. Soltanto la parte o le parti contraenti designate che sono oggetto della rinuncia vengono soppresse dal registro; una designazione successiva relativa a tali parti contraenti è pertanto (nuovamente) possibile. La domanda di rinuncia deve essere presentata dal titolare o dal suo mandatario e deve indicare le parti contraenti interessate dalla rinuncia. La richiesta può essere depositata per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI. Per contro, non può mai essere presentata per il tramite dell’Ufficio di una parte contraente designata. L’iscrizione di una rinuncia nel registro internazionale è gratuita.
2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola 25.1)a)iv) ResC)
Le modifiche del nome e dell’indirizzo del titolare sono parimenti iscritte nel registro internazionale (se il titolare è una persona giuridica, sono iscritti anche i dati e le eventuali modifiche relativi alla forma giuridica del titolare o allo Stato nel quale è stato istituito). Le richieste possono essere presentate direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Istituto, sempre che l’Istituto sia competente in virtù del PM. L’iscrizione di una modifica del nome o
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dell’indirizzo nel registro internazionale è assoggettata a una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i) ResC)
Le domande di cambiamento di mandatario possono essere presentate sia direttamente all’OMPI sia per il tramite dell’Istituto, se la Svizzera è il Paese del titolare si sensi del PM. L’iscrizione di un cambiamento di mandatario è gratuita.
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali
2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC)
Conformemente alla regola 20bis ResC è possibile iscrivere licenze nel registro internazionale. Nelle parti contraenti designate che ammettono un’iscrizione di questo genere, l’iscrizione produce gli stessi effetti di una licenza iscritta nel registro nazionale. L’iscrizione è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC) e può essere domandata sia direttamente all’OMPI sia per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare della registrazione, oppure per il tramite dell’Ufficio di una parte contraente a cui è accordata la licenza. L’Istituto esige la presentazione di documenti che dimostrino la concessione della licenza, quali una dichiarazione esplicita per mezzo della quale il titolare cede i diritti d’uso al licenziatario o, ad esempio, una copia del contratto di licenza. Se l’Istituto riceve una domanda di questo genere, la trasmette all’OMPI. La domanda deve indicare le parti contraenti per le quali è stata concessa la licenza, l’estensione della licenza e, se del caso, la durata di quest’ultima. Per quanto riguarda le licenze parziali, occorre inoltre indicare per quali prodotti e/o servizi è stata concessa la licenza e, se la licenza è stata concessa solo per una parte del territorio della parte contraente designata, tale territorio.
L’iscrizione di sublicenze nel registro internazionale non è per contro possibile.
2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) PM – regola 21 ResC)
Quando un marchio nazionale è registrato in una parte contraente designata e una registrazione internazionale identica designa altresì tale parte contraente, il marchio nazionale si considera sostituito dalla registrazione internazionale in questione, conformemente all’articolo 4bis 1) PM. La sostituzione ha luogo a condizione che lo stesso titolare sia registrato per le due registrazioni, che la registrazione internazionale sia protetta nella parte contraente designata, che tutti i prodotti e/o i servizi protetti per il marchio nazionale figurino anche nella registrazione internazionale e che la registrazione nazionale sia anteriore a quella internazionale.
I diritti anteriori, quali ad esempio la priorità della registrazione nazionale, non sono interessati da questa sostituzione.
La registrazione nazionale anteriore non è tuttavia radiata dalla sostituzione; essa continua a esistere finché non sarà più rinnovata. Un rinnovo è indicato segnatamente qualora la
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registrazione di base dalla quale risulta la registrazione internazionale si trovi ancora nel periodo di dipendenza di cinque anni (cfr. n. 2.5.4, pag. 94).
La sostituzione è considerata effettiva non appena si verificano tutte le condizioni previste dall’articolo 4bis 1) PM. Di conseguenza, l’iscrizione di una sostituzione non è obbligatoria. L’OMPI raccomanda tuttavia di procedere comunque all’iscrizione affinché le parti terze siano informate della sostituzione. La domanda di sostituzione deve essere depositata all’Ufficio della parte contraente interessata, che in seguito la iscrive nel suo registro nazionale e informa l’OMPI. Quest’ultima informa il titolare e pubblica una notifica in merito nel bollettino. L’iscrizione della sostituzione è gratuita.
2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC)
Il titolare ha la possibilità di radiare la registrazione internazionale dal registro internazionale per la totalità o solo una parte dei prodotti e/o dei servizi. La domanda può essere presentata per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI dal titolare stesso. La domanda non può mai essere depositata per il tramite di una parte contraente designata. L’iscrizione di una radiazione è gratuita.
Una radiazione sopprime definitivamente dal registro i prodotti e/o i servizi interessati. Per questi ultimi, la protezione può essere riottenuta solo con una nuova domanda di registrazione internazionale (in tal caso un nuovo numero internazionale viene attribuito alla nuova domanda risultante dalla stessa registrazione di base). Ne consegue che la radiazione parziale produce un effetto molto più radicale di una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 2.4.2, pag. 92) e la radiazione totale ha un effetto molto più radicale di una rinuncia (cfr. n. 2.4.3 pag. 92).
2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC)
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale («date d’enregistrement») la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane dipendente dalla registrazione di base o dalla domanda di base. Pertanto non è più possibile rivendicare la protezione risultante dalla registrazione internazionale quando, nel corso dei cinque anni, la registrazione di base o la domanda di base ha parzialmente o completamente cessato di produrre i suoi effetti (in seguito a radiazione, radiazione parziale o ritiro della domanda). Lo stesso vale per gli eventi occorsi in seguito a una procedura avviata nel corso dei cinque anni del periodo di dipendenza ma che termina molto più tardi3.
Il PM ha introdotto una possibilità di eludere gli effetti di questa dipendenza assoluta: si tratta della trasformazione (cfr. n. 2.5.5, pag. 94).
2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM)
Una registrazione internazionale la cui registrazione di base ha parzialmente o totalmente cessato di produrre effetti nel Paese d’origine (cfr. n. 2.5.4, pag. 94) nel corso dei cinque
3 In merito al termine «procedura» si veda DTF 134 III 555.
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anni del periodo di dipendenza (art. 6.3 PM), può essere trasformata in domande di registrazioni nazionali (art. 9quinquies PM).
La domanda di trasformazione deve essere depositata all’Istituto nei tre mesi successivi alla radiazione della registrazione internazionale (art. 9quinquies PM; art. 46a cpv. 1 lett. a LPM). L’iscrizione di una trasformazione è gratuita.
La data di deposito attribuita alla registrazione nazionale risultante dalla trasformazione corrisponde alla data della registrazione internazionale d’origine (qualora a quest’ultima sia stata riconosciuta la priorità di un deposito anteriore secondo l’art. 4 CUP, tale priorità vale anche per la registrazione nazionale risultante dalla trasformazione). Dopo l’esame della richiesta di trasformazione, il marchio è pubblicato con un’apposita osservazione e beneficia della medesima priorità della registrazione internazionale d’origine. Non è possibile sollevare opposizione contro un marchio risultante da una trasformazione (art. 46a cpv. 2 LPM).
2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC)
La regola 27.3) ResC prevede che due registrazioni internazionali che risultano da una cessione parziale e che hanno di nuovo il medesimo titolare (p.es. dopo diverse altre trasmissioni), possano, dietro richiesta del titolare, essere fuse in una sola registrazione. La fusione può parimenti riferirsi solo a una parte della registrazione internazionale d’origine. Pertanto, se una registrazione è stata divisa in cinque registrazioni in seguito a diverse trasmissioni parziali, è assolutamente possibile che solo tre parti siano nuovamente riunite tramite fusione. La fusione non è possibile per registrazioni internazionali che, sebbene identiche e appartenenti allo stesso titolare, risultano da registrazioni internazionali indipendenti.
La domanda può essere depositata direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare. La registrazione di una fusione è gratuita.
2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20 ResC)
È possibile iscrivere nel registro internazionale che il titolare di una registrazione internazionale non ne può disporre liberamente (regola 20 ResC). Una tale restrizione può riferirsi alla registrazione nel suo insieme o a talune parti contraenti designate soltanto. La notifica può essere effettuata dal titolare stesso o dall’Ufficio della parte contraente del titolare. Essa può inoltre essere effettuata dall’Ufficio di una parte contraente designata. In questo caso, tuttavia, la restrizione interesserà solo tale parte. La costituzione in pegno, il pignoramento o eventuali restrizioni del diritto a disporre pronunciate da tribunali o da autorità di esecuzione sono possibili forme di limitazione del diritto a disporre. Il ritiro di una tale restrizione del diritto a disporre deve essere comunicato dal suo beneficiario all’Ufficio che ne aveva richiesto l’iscrizione, il quale si occuperà di informare l’OMPI. L’iscrizione della restrizione del diritto a disporre è notificata al titolare dall’OMPI e pubblicata nel bollettino; essa è gratuita.
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2.5.8 Divisione di una registrazione internazionale (regola 27bis ResC)4
Il titolare di una registrazione internazionale con estensione della protezione alla Svizzera può chiedere all’Istituto che la parte svizzera della sua registrazione internazionale sia suddivisa in più registrazioni internazionali. La domanda deve contenere indicazioni su come suddividere prodotti e servizi. Dalla divisione scaturiscono registrazioni giuridicamente indipendenti che conservano la data di deposito e di priorità della registrazione originale. La fusione delle registrazioni divise è in seguito possibile(regola 27ter ResC).
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC)
Le registrazioni internazionali possono essere rinnovate sempre per un periodo di dieci anni. L’OMPI notifica al titolare del marchio e al suo mandatario la scadenza del termine di protezione sei mesi prima della scadenza (art. 7.3) PM). L’omissione di tale notifica non conferisce tuttavia al titolare o al suo mandatario alcun diritto in relazione al rinnovo (regola 29 ResC). Per il rinnovo è sufficiente pagare le tasse esigibili a tal fine (regola 30 ResC; si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 6 allegata al ResC; in merito al rinnovo e alla data della designazione successiva, cfr. n. 2.3, pag. 90). Le procedure di rinnovo, su carta o online, avvengono esclusivamente tra il titolare o il suo mandatario da un lato e l’OMPI dall’altro. Siccome non partecipa a questa procedura, l’Istituto non trasmette alcuna domanda di rinnovo all’OMPI né riscuote tasse a tal fine.
2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC)
Su richiesta di un Ufficio interessato e in determinati casi del titolare, gli errori contenuti in una registrazione internazionale possono essere rettificati quando:
- l’errore è imputabile all’OMPI. In tal caso l’OMPI può correggere l’errore d’ufficio;
- l’errore è evidente e la correzione è indispensabile;
- l’errore si riferisce ai fatti, ad esempio quando il nome o l’indirizzo del titolare, la data o il numero della registrazione di base non sono corretti.
Il fatto che un titolare abbia dimenticato di designare determinati Paesi nella domanda o abbia dimenticato di menzionare determinati prodotti e servizi non è considerato un errore. Le dimenticanze di questo genere non sono rettificabili ai sensi della regola 28 ResC.
Gli errori commessi dall’Ufficio del titolare che interessano i diritti relativi alla registrazione internazionale possono essere rettificati solo se la domanda perviene all’OMPI entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’iscrizione contenente l’errore. Pertanto, non appena riceve il «certificato di registrazione» o la «notifica» di modifica, il titolare deve assolutamente verificare che l’iscrizione non contenga errori. In caso di errori, deve informare senza indugio l’Istituto (se la domanda è stata trattata dall’Istituto) affinché quest’ultimo richieda l’iscrizione di una rettifica.
4 In vigore dal 1° febbraio 2019.
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Le rettifiche sono notificate dall’OMPI al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate e pubblicate nel bollettino. Le rettifiche sono gratuite.
I termini previsti per l’esame e l’opposizione all’articolo 5.2) PM ricominciano a decorrere per le parti contraenti designate interessate dalla rettifica se, in seguito a quest’ultima, vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come inizialmente notificata.
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera
In virtù delle disposizioni dell’articolo 5.1) PM, l’Istituto esamina tutti i marchi iscritti nel registro internazionale per cui è stata notificata l’estensione della protezione alla Svizzera (cfr. n. 2.2.1, pag. 89)5. In caso di irregolarità materiali o formali l’Istituto emette un rifiuto provvisorio di protezione (art. 52 OPM) in merito al quale il depositante può prendere posizione6. Per quanto riguarda l’esame dei motivi relativi d’esclusione delle registrazioni internazionali designanti la Svizzera si veda la Parte 6, pag. 228 delle presenti Direttive.
3.1 Procedura presso l’OMPI
3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera
Secondo l’articolo 5.2) PM, il termine per esaminare una registrazione internazionale è di un anno rispettivamente di 18 mesi7 (cfr. n. 3.2.1, pag. 101). Tale termine decorre dalla spedizione della notifica della registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti designate. L’esame è concluso con la concessione della protezione (cfr. n. 3.1.2, pag. 97) oppure con il rilascio di una notifica concernente il rifiuto provvisorio (cfr. n. 3.1.3, pag. 98).
3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) ResC
Quando non vi sia alcun motivo di rifiuto, l’Istituto invia all’OMPI entro il termine di 12 rispettivamente 18 mesi (art. 5.2) PM) una dichiarazione di concessione della protezione («déclaration d’octroi de la protection»). Il titolare della registrazione internazionale viene dunque informato in merito alla concessione della protezione per il tramite dell’OMPI.
5 Un eventuale rifiuto di protezione emesso a questo titolo deve potersi fondare sui motivi citati nella CUP; cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.). 6 Dal 1º gennaio 2017 l’Istituto può emettere un rifiuto di protezione per motivi formali (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. a LPM nell’art. 52 OPM). Ciò consente in particolare all’Istituto di respingere le formulazioni di prodotti e servizi palesemente non ammesse secondo la sua prassi. Cfr. il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», Berna, 2 settembre 2015 in merito all’articolo 52 capoverso 1 lettera a OPM, pag. 9, reperibile alla pagina https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapp orto_esplicativo_IT.pdf. 7 La Svizzera ha emesso una relativa dichiarazione ai sensi dell’articolo 5.2)b) PM.
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3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio
Un rifiuto provvisorio deve essere trasmesso alla posta o elettronicamente al più tardi l’ultimo giorno del termine stabilito dall’articolo 5.2) PM (regola 18 ResC, istruzioni amministrative 11 e 14). Per l’osservanza del termine è quindi determinante la data dell’invio e non la data di ricezione. Oltre al numero della registrazione internazionale, vi devono figurare i motivi del rifiuto provvisorio, le basi legali, i prodotti e/o i servizi interessati dal rifiuto e il termine di risposta (art. 5.2) PM e regola 17 ResC). Nel rifiuto provvisorio l’Istituto indica esplicitamente i prodotti e/o servizi che non sono oggetto di rifiuto.
3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC)
Quando l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio che non soddisfa una delle condizioni previste dal PM o dal ResC, l’OMPI trasmette all’Istituto un avviso d’irregolarità conformemente alla regola 18 ResC. Tranne nel caso delle irregolarità previste alla regola 18.1)a) ResC (segnatamente il rifiuto tardivo), l’Istituto dispone di un termine di due mesi a decorrere dall’avviso d’irregolarità per regolarizzare il suo rifiuto provvisorio. Se la notifica regolarizzata è inviata entro il termine summenzionato, sarà considerata come inviata alla data alla quale la notifica irregolare era stata trasmessa alla posta o trasmessa elettronicamente all’Ufficio internazionale (regola 18.1)d) ResC). Al titolare è accordato un nuovo termine di cinque mesi a decorrere dall’emissione della notifica regolarizzata per rispondere al rifiuto provvisorio.
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC)
Al fine di sormontare i motivi invocati nel rifiuto provvisorio, il titolare può nel corso della procedura limitare la lista dei prodotti e/o servizi, rinunciare alla propria registrazione internazionale o radiarla totalmente o parzialmente. L’OMPI comunica tali modifiche alle parti contraenti designate, le quali devono quindi esaminare le relative conseguenze sulla procedura in corso. Qualora una domanda di modifica sia in corso di trattamento dall’OMPI, si consiglia d’informarne l’Istituto affinché quest’ultimo attenda la registrazione di tale modifica prima di emettere una decisione.
A) Limitazione ai sensi della regola 25.1)a)ii) ResC
Il titolare interessato da un rifiuto provvisorio può decidere di limitare la propria lista di prodotti e/o di servizi con effetti per la Svizzera per il tramite dell’OMPI (cfr. n. 2.4.2, pag. 92)8. Ricevuta la notifica dall’OMPI, l’Istituto esamina se tale limitazione ha un influsso sulla procedura d’esame. Se la limitazione permette di accettare il segno (tale è il caso quando i prodotti e/o servizi che sono stati oggetto del rifiuto provvisorio non sono più rivendicati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter 2)i) ResC che si riferisce alla limitazione applicata nel corso della procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo mandatario iscritto nel registro.
8 Qualora il titolare accetti una limitazione proposta dall’Istituto, in via eccezionale può trasmetterla direttamente all’Istituto (cfr. n. 3.2.5 lett. C), pag. 102).
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Se il segno non può tuttavia ottenere la protezione grazie alla limitazione, la procedura prosegue, ma si fonda sulla formulazione limitata della lista dei prodotti e/o dei servizi.
L’Istituto non è tenuto ad accettare ogni tipo di limitazione: la regola 27.5) ResC permette in effetti all’Ufficio di una parte contraente designata di dichiarare che una limitazione non produce effetti sul suo territorio. L’Istituto si avvale di questa possibilità segnatamente nei casi in cui la limitazione contiene un termine inappropriato (p.es. una denominazione d’origine protetta quale denominazione generica) o si tratta in realtà di un’estensione della lista dei prodotti e/o dei servizi. Una tale dichiarazione deve tuttavia essere trasmessa entro 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la limitazione è stata notificata all’Ufficio della parte contraente interessata (regola 27.5)c) ResC).
B) Rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC
Il titolare può rinunciare in ogni momento alla protezione in un determinato Paese richiedendo l’iscrizione di una rinuncia che concerne questa parte per tutti i prodotti e/o i servizi (cfr. n. 2.4.3, pag. 92). La rinuncia è iscritta nel registro internazionale e in seguito notificata agli Uffici interessati. Per effetto della rinuncia alla protezione della registrazione internazionale in Svizzera, viene meno l’oggetto della procedura che si conclude senza altre formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è stata emessa).
C) Radiazione ai sensi della regola 25.1)a)v) ResC
Il titolare può radiare la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate per la totalità o una parte dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 2.5.3, pag. 94). La domanda di radiazione è inoltrata all’OMPI, iscritta nel registro e notificata alle parti contraenti designate. Per quanto riguarda le conseguenze su una procedura in corso, occorre operare una distinzione a seconda della portata della radiazione.
- Radiazione totale: quando il titolare radia totalmente la sua registrazione internazionale, la procedura in corso non ha più oggetto ed è conclusa senza altre formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è già stata emessa).
- Radiazione parziale: quando il titolare radia parzialmente la sua registrazione internazionale, l’Istituto deve esaminare le conseguenze di tale radiazione sulla procedura in corso. Nel caso la radiazione permette di concedere la protezione alla registrazione internazionale per la parte restante di prodotti e/o servizi (tale è il caso quando il rifiuto provvisorio concerneva esclusivamente i prodotti e/o servizi oramai radiati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della protezione che si riferisce espressamente alla radiazione parziale effettuata nel corso della procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo mandatario. Se la radiazione parziale, invece, non permette di rimediare alle obiezioni emesse nel rifiuto provvisorio, la procedura prosegue ma si fonda sulla formulazione parzialmente radiata della lista dei prodotti e/o dei servizi (si vedano le differenze tra limitazione e radiazione parziale, cfr. n. 2.4.2, pag. 92).
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3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC)
Una volta notificato un rifiuto provvisorio all’OMPI, la procedura presso l’OMPI deve concludersi con una dichiarazione che indichi se la protezione del marchio è rifiutata oppure se è concessa, totalmente o parzialmente. Tali dichiarazioni ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC sono comunicate all’OMPI che le trasmette al titolare o al suo mandatario. Poiché il rifiuto rispettivamente la protezione parziale è decisa formalmente a livello di procedura presso l’Istituto, in linea di principio le dichiarazioni concernenti il rifiuto o la protezione parziale presso l’OMPI hanno effetto dichiarativo.
Tuttavia, quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, la dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC, che è comunicata al titolare per il tramite dell’OMPI, fa decorrere sia il termine per chiedere il proseguimento della procedura secondo l’articolo 41 LPM sia il termine per presentare ricorso. Nella misura in cui il titolare utilizza uno dei rimedi giuridici a sua disposizione, l’Istituto dovrà informare l’OMPI dell’esito della procedura. Questa comunicazione deve essere effettuata solo se la decisione finale definitiva non corrisponde alla dichiarazione iniziale. In tal caso l’Istituto notifica una dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) ResC.
3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC)
Per invalidazione si intende qualsiasi decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente del Paese interessato per mezzo della quale l’effetto di una registrazione internazionale è annullato o revocato sul territorio di tale parte contraente designata. L’invalidazione può anche essere applicata solo a taluni dei prodotti e/o dei servizi protetti. Quando viene a conoscenza di una tale invalidazione, l’Ufficio della parte contraente interessata deve notificare all’OMPI la decisione così come i prodotti e/o i servizi ai quali si riferisce. Queste indicazioni sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel bollettino. L’OMPI informa il titolare dell’invalidazione e, se richiesto, comunica all’Ufficio della parte contraente interessata la data dell’invalidazione. L’iscrizione di un’invalidazione è gratuita.
3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC)
Un errore relativo a una registrazione internazionale può essere rettificato (regola 28 ResC). La rettifica è notificata alle parti contraenti designate, che dispongono quindi di un nuovo termine di un anno o di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio se, in seguito alla rettifica, vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come inizialmente notificata. Una registrazione internazionale rettificata è pertanto sottoposta a un nuovo esame da parte dell’Istituto. Se è già pendente una procedura dinanzi all’Istituto, quest’ultimo esamina le conseguenze della rettifica su tale procedura e, all’occorrenza, notifica un nuovo rifiuto provvisorio che tiene conto della rettifica. Tale rifiuto fa decorrere un nuovo termine di risposta di cinque mesi. La rettifica potrebbe altresì consentire di ammettere il segno alla protezione. In tal caso l’Istituto notifica una dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2) ResC che si riferisce espressamente alla suddetta rettifica.
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3.2 Procedura presso l’Istituto
3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera
Quando le condizioni della domanda internazionale sono soddisfatte, l’OMPI iscrive nel registro internazionale la registrazione internazionale e la notifica agli Uffici delle parti contraenti designate. Le parti contraenti designate dispongono quindi di un termine di un anno o di 18 mesi (art. 5.2) PM) a decorrere dalla notifica («date de notification») per notificare un rifiuto provvisorio di protezione9. L’Istituto dispone di un termine di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio concernente una registrazione internazionale sulla base del PM10. Poiché il termine di 18 mesi secondo l’articolo 5.2)b) PM è applicabile solo quando la Svizzera è designata in una registrazione internazionale il cui Ufficio d’origine ha aderito esclusivamente al PM (art. 9sexies 1)b) PM), nella maggior parte dei casi l’esame viene effettuato entro un termine di un anno. Per tale motivo, soltanto in casi eccezionali un titolare riceverà un rifiuto provvisorio dopo tale termine.
Se un titolare desidera che la sua registrazione internazionale sia esaminata entro un termine più breve, dietro pagamento di una tassa, ha la possibilità di richiedere l’esame dei motivi assoluti nell’ambito di una procedura accelerata conformemente all’articolo 18a OPM (cfr. n. 3.2.8, pag. 103).
3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) ResC
Secondo la regola 18ter 1) ResC, le dichiarazioni di concessione della protezione (non precedute da un rifiuto provvisorio di protezione) sono obbligatorie11. Queste devono essere trasmesse all’OMPI dalla parte contraente designata. I titolari delle registrazioni internazionali vengono informati in merito alla concessione della protezione dall’OMPI (cfr. n. 3.1.2, pag. 97).
3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta
Quando vi sono motivi di esclusione, l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio all’OMPI, la quale lo inoltra al titolare della registrazione internazionale interessato o al suo mandatario iscritto presso l’OMPI. Il rifiuto provvisorio può concernere tutti i prodotti e/o servizi («refus total») o solo una parte di essi («refus partiel»).
L’articolo 5.1) PM menziona che un rifiuto «(…) potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il rifiuto (…)». I motivi di rifiuto sono pertanto identici a quelli elencati all’articolo 2 LPM (cfr. Parte 5).
9 Cfr. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale). 10 La Svizzera ha rilasciato la dichiarazione relativa ai sensi dell’art. 5.2)b) PM. 11 Questa disposizione è in particolare tesa a informare i titolari sullo stato della concessione della protezione per la loro registrazione internazionale nelle parti contraenti designate.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
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Il titolare dispone quindi di un termine di cinque mesi per rispondere. Si tratta di un termine amministrativo fissato dall’Istituto (e non di un termine legale) (cfr. Parte 1, n. 5.5, segg., pag. 31). Tale termine inizia a decorrere dall’emissione del rifiuto provvisorio e non dalla ricezione del rifiuto da parte del titolare o del suo mandatario iscritto nel registro.
3.2.4 Rappresentanza e recapito
Il titolare domiciliato all’estero ha bisogno di un recapito in Svizzera per fare valere i suoi diritti (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26). Qualora il titolare designi un rappresentante, anche quest’ultimo deve disporre di un recapito in Svizzera (nel caso si tratti di un rappresentante residente all’estero), e deve disporre di una procura (cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 25); una procura per sostituzione da parte del mandatario iscritto presso l’OMPI è ammessa.
Quando l’Istituto presenta una proposta concreta di limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi (segnatamente una proposta di limitazione geografica) o una proposta di limitazione dell’oggetto della protezione (segnatamente per mezzo di una rivendicazione di colore negativa), il titolare o il suo mandatario iscritto presso l’OMPI può dichiarare in una delle lingue ufficiali dell’Istituto, di accettare la limitazione, direttamente all’Istituto e senza avvalersi di un recapito in Svizzera. Non si intrattiene alcuna corrispondenza con il titolare o con il suo mandatario. La registrazione internazionale è protetta in Svizzera con la limitazione proposta dall’Istituto (la procedura si conclude quindi con l’emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2)ii)ResC, non soggetta a ricorso).
3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare
Quando il titolare risponde al rifiuto provvisorio, in linea di massima la procedura è identica a quella nazionale.
A) Mantenimento del rifiuto provvisorio
Quando l’Istituto per mezzo di un cosiddetto «mantenimento» si attiene, totalmente o parzialmente, ai propri motivi di rifiuto (art. 17 cpv. 2 OPM), conclude la procedura emettendo una decisione. Il titolare può allora ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31, 32 e 33 lett. e LTAF). Una volta entrata in vigore la decisione, l’Istituto comunica all’OMPI il risultato finale della procedura tramite l’emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2) o 3) ResC.
B) Ritiro del rifiuto provvisorio
Quando l’Istituto, sulla base delle argomentazioni inoltrate, riconsidera la sua valutazione iniziale e decide di concedere la protezione in Svizzera alla registrazione internazionale, conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2)i) ResC, indirizzata direttamente all’OMPI.
C) Il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi
Quando il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi che consente di conferire la protezione al segno, l’Istituto conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione parziale della protezione senza rimedi giuridici ai sensi della regola 18ter 2)ii) ResC. Dunque, quando il titolare accetta una
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
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limitazione proposta dall’Istituto o quando l’Istituto accetta una proposta di limitazione presentata dal titolare, l’Istituto non notifica una decisione al titolare (cfr. n 3.2.4, pag. 102). Se in un secondo momento vuole contestare il suo dichiarato consenso alla limitazione, il titolare deve rispettare le condizioni molto severe della procedura di riesame.
D) Il titolare rinuncia alla protezione in Svizzera
Una rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC non può essere presentata direttamente presso la parte contraente designata (cfr. n. 2.4.3, pag. 92). Di conseguenza, l’Istituto non può entrare nel merito su una richiesta di questo genere.
Se un titolare non desidera più che la sua registrazione internazionale sia protetta nel territorio svizzero, esso può procedere in due maniere: chiedere all’Istituto l’emissione di una decisione finale seguita da una dichiarazione di rifiuto totale e definitivo presso l’OMPI ai sensi della regola 18ter 3) ResC oppure dichiarare una rinuncia della protezione direttamente presso l’OMPI ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC.
3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto
Quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, l’Istituto emette una dichiarazione di concessione parziale della protezione oppure una dichiarazione di rifiuto ai sensi della regola 17.5)a)i) o 17.5)a)iii) ResC con l’indicazione dei rimedi giuridici e della possibilità di chiedere il proseguimento della procedura conformemente all’articolo 41 LPM.
Se il titolare chiede il proseguimento della procedura e le condizioni previste sono soddisfatte, la procedura prosegue come indicato al n. 3.2.5, pag. 102 senza che l’Istituto ritiri la sua dichiarazione precedentemente menzionata. Quando la procedura è conclusa tramite una decisione dell’Istituto entrata in vigore o di un’autorità di ricorso e tale decisione conferma il contenuto della dichiarazione secondo la regola 18ter 2) o 3) ResC già iscritta, l’Istituto non emette una nuova dichiarazione. Per contro, una dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) ResC è emessa nel caso in cui il contenuto della decisione finale diverga da quello della dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC (cfr. paragrafo precedente).
3.2.7 Proseguimento della procedura
Analogamente alla procedura di registrazione di un marchio nazionale, il titolare può chiedere il proseguimento della procedura in conformità all’articolo 41 LPM (per quanto riguarda le condizioni di applicazione di questa disposizione si veda la Parte 1, n. 5.5.8, pag. 36).
3.2.8 Procedura d’esame accelerata
L’articolo 18a OPM prevede che il titolare di una registrazione internazionale possa domandare che l’esame sia attuato secondo una procedura accelerata. Per quanto riguarda le condizioni formali legate a questa procedura si veda la Parte 2, n. 3.5, pag. 66.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
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Una richiesta d’esame accelerato può essere presentata prima della scadenza del termine di rifiuto applicabile o dopo la notifica di un rifiuto provvisorio di protezione basato su motivi formali o assoluti.
A) Richiesta d’esame accelerato prima della scadenza del termine di rifiuto provvisorio
In questo caso l’Istituto esamina la registrazione internazionale non appena riceve il pagamento della tassa. Se la protezione della registrazione internazionale può essere accordata, il titolare è informato tramite una dichiarazione di concessione della protezione conformemente alla regola 18ter 1) ResC. Una tale dichiarazione, tuttavia, è notificata solo alla scadenza del termine di opposizione. Se il marchio deve essere rifiutato, l’Istituto notifica in tempi brevi un rifiuto provvisorio basato su motivi formali o assoluti. La procedura prosegue quindi come indicato dal n. 3.2.2, pag. 101 al n. 3.2.6, pag. 103 e seguenti.
B) Richiesta d’esame accelerato dopo la notifica di un rifiuto provvisorio
In questo caso l’Istituto applica la procedura accelerata agli ulteriori scambi di allegati tra l’Istituto e il titolare non appena riceve il pagamento della tassa.
La legislazione non prevede una procedura accelerata per l’esame dei motivi relativi.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
1. Basi giuridiche
Art. 1 cpv. 1 LPM
Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda.
Art. 30 cpv. 2 lett. c, d e e nonché cpv. 3 LPM
[L’Istituto] Respinge la domanda di registrazione se:
c. vi sono motivi assoluti d’esclusione;
d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste dagli articoli 21 a 23;
e. il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c.
L’Istituto registra il marchio in assenza di motivi d’esclusione.
Art. 2 LPM: motivi assoluti d’esclusione
Sono esclusi dalla protezione come marchi:
a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;
b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell’imballaggio imposte dalla tecnica;
c. i segni che possono indurre in errore;
d. i segni in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.
Queste disposizioni nazionali corrispondono sostanzialmente1 alle prescrizioni dell’articolo 6quinquies lett. B n. 2 e 3 CUP, di cui occorre tenere conto nell’ambito dell’esame delle domande di estensione della protezione di marchi internazionali alla Svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 88).
2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio
L’articolo 1 capoverso 1 LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda. In qualità di contrassegno il marchio ha anzitutto una funzione distintiva: è atto a individualizzare i prodotti e i servizi contrassegnati di maniera che ai destinatari sia possibile riconoscere ad ogni momento i prodotti di una determinata azienda nella moltitudine di offerte sul mercato e quindi distinguerli da quelli
1 In merito alle riserve cfr. n. 7.1, pag. 164.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
106
degli altri offerenti2. Il marchio svolge altresì una funzione di provenienza3: garantisce che tutti i prodotti contrassegnati provengano da un’azienda determinata (o da un’azienda appartenente a un gruppo di aziende strettamente legate sotto il profilo economico).
Un segno è atto a costituire un marchio se, considerato in astratto – ossia indipendentemente da prodotti o servizi specifici – è idoneo a svolgere la funzione di marchio4. L’attitudine a costituire un marchio è pertanto anche chiamata carattere distintivo astratto5. Solo i segni che il pubblico non può in nessun caso comprendere e riconoscere come contrassegno di un determinato titolare di un marchio non sono atti a costituire un marchio. Oltre ai segni eccessivamente complessi (p.es. i codici a barre) non sono atti a costituire un marchio i segni che non sono percepiti dai destinatari come dei contrassegni unitari e indivisibili. Tale è il caso, quando non sorge un’impressione d’insieme completa, come ad esempio nel caso di testi o melodie piuttosto lunghi6.
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione
3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi
I criteri applicati nell’ambito dell’esame materiale dei depositi nazionali di marchi e delle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera sono essenzialmente7 identici8.
Nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione per le tre categorie di marchi, ovvero il marchio individuale, il marchio di garanzia e il marchio collettivo, valgono gli stessi criteri di valutazione. Ciò vale anche per i diversi tipi di marchi (p.es. i marchi verbali, figurativi o di colore, marchi verbali/figurativi combinati, marchi tridimensionali, ecc.). Nell’ambito della valutazione possono tuttavia emergere differenze determinate dal fatto che il pubblico non
2 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-2418/2014, consid. 3 – Pulsante (marchio figurativo). 3 DTF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; DTF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marchio acustico); TAF B- 2828/2010, consid. 2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). 4 TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale). 5 È necessario distinguere il carattere distintivo astratto, indipendente da prodotti e servizi, di cui all'art. 1 cpv. 1 LPM, dal carattere distintivo concreto esaminato ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM in relazione ai prodotti e/o ai servizi concretamente rivendicati (cfr. n. 4.2, pag. 115). 6 Cfr. in merito all’orecchiabilità rispettivamente alla lunghezza di una melodia DTF 135 III 359, consid. 2.5.6 – (marchio acustico); cfr. anche TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 In merito all’eccezione a questo principio cfr. n. 7.1, pag. 164. 8 I termini «domanda di registrazione di un marchio», «depositante» e «rigetto della domanda di registrazione di un marchio» impiegati nella Parte 5 si riferiscono non solo ai marchi svizzeri ma anche alle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera e stanno a titolo rappresentativo segnatamente per i termini analoghi «domanda di estensione della protezione», «titolare del marchio internazionale» e «rifiuto di protezione».
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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percepisce tutti i tipi di segni allo stesso modo9. La percezione di un segno costituito ad esempio dalla forma, dal colore o dal motivo del prodotto stesso non corrisponde necessariamente a quella di un segno completamente indipendente dall’aspetto esterno del prodotto. Di conseguenza, in sede di valutazione della percezione dei destinatari, l’Istituto distingue tra segni convenzionali (cfr. lett. A, pag. 119) e non convenzionali (cfr. lett. B, pag. 146). L’articolo 2 lettera a LPM non si applica ai marchi geografici (art. 27a LPM).
3.2 Impressione d’insieme
Nell’ambito della valutazione di un segno è anzitutto determinante l’impressione d’insieme10. Questa risulta dalla combinazione di tutti gli elementi da cui è costituito il segno, come ad esempio il grado descrittivo della parola/delle parole, la grafia, la rappresentazione grafica e i colori11. L’impatto di ciascun elemento sull’impressione d’insieme deve essere valutato caso per caso.
Mentre la combinazione di elementi di dominio pubblico con elementi dotati di carattere distintivo può generare un insieme ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, segni che possono indurre in errore (art. 2 lett. c LPM) e quelli in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) non sono in linea di massima ammessi alla protezione neanche se combinati con elementi ammessi alla protezione12. Tali segni sono di norma esclusi dalla protezione come marchi13. Una valutazione differenziata si presenta se ci sono modifiche o mutilazioni14: benché possano, infatti, rendere un segno ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, gli ostacoli alla protezione di cui alle lettere c e d dell’articolo 2 LPM restano in linea di principio immutati se il significato del segno è riconoscibile nonostante la modifica linguistica15.
3.3 Relazione con i prodotti e servizi
Nessun segno è esaminato in maniera astratta. L’esistenza di motivi di esclusione deve sempre essere verificata in relazione ai prodotti e/o servizi per cui il segno è rivendicato
9 DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). 10 DTF 143 III127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 659, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. E 5.1 – ASV. 11 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Per i marchi verbali/figurativi combinati cfr. n. 4.6, pag. 139. 12 Cfr. concernente l’art. 2 lett. c LPM TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 13 Un’eccezione è data in quei casi particolari in cui ulteriori elementi del segno ammessi alla protezione apportano all’elemento problematico un mutamento di significato evidentemente riconoscibile; in merito alle indicazioni di provenienza cfr. TF 4A 357/2015, consid. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE e p.es. i casi ai n. 8.4.1, pag. 173 e n. 8.4.7.2, pag. 180. 14 Cfr. n. 4.4.9.2, pag. 134 e n. 8.6.1, pag. 185. 15 In relazione alla violazione del diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM devono essere considerate le disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 7.2 segg., pag. 165 segg. e n. 8.7 segg., pag. 193 segg.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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concretamente16. In linea di massima un segno è escluso dalla protezione anche se il motivo di esclusione riguarda solo una parte dei prodotti o servizi che rientrano sotto il termine generale17. Occorre verificare di caso in caso se un termine rientra in un determinato termine generale. La subordinazione di un prodotto a più termini generali non è esclusa per principio (in merito alla definizione dei termini cfr. Parte 2, n. 4.5 e n. 4.6, pag. 73 segg.)18. L’Istituto ammette un segno alla protezione d’ufficio per tutti i prodotti o servizi per cui non vi sono motivi di esclusione; a tale fine non è necessaria una domanda sussidiaria esplicita19.
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione
Oggetto dell’esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati; l’esame è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione20. Nel contesto dei depositi elettronici, l’esame è effettuato sulla base di una copia standardizzata stampata a colori inalterabili della raffigurazione digitale dell’estratto di registro «certificato di deposito». Non vengono considerate le circostanze o il motivo della domanda di registrazione21. Fatta eccezione del caso che sia fatta valere l’imposizione del marchio, anche le circostanze dell’uso precedente del segno non sono prese in esame22. Neppure le modalità del futuro uso del segno, ossia se e come il depositante intenda usare effettivamente il marchio, sono rilevanti in sede d’esame23.
16 TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-7272/2008, consid. 5 e 5.3 – SNOWSPORT. 17 Cfr. p.es. in merito ai marchi di forma TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale) e in merito alle indicazioni descrittive TF 4A_618/2016, consid. 4.3 – CAR- NET; TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD. Tale principio non vale nel caso d’esame di rischio palese d’indurre in errore, se il segno non può trarre in inganno per un prodotto il quale rientra sotto un termine generale (cfr. n. 5.2, pag. 161). 18 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 TAF B-8515/2007, consid. 4 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 20 Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 120 II 310, consid. 3a – The Original (marchio tridimensionale); TAF B-5183/2015, consid. 5 – Rosa (marchio di colore); TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies. 21 TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – simbolo USB wireless (marchio figurativo). 22 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); cfr. anche TAF B-4763/2012, consid. 2.1 – BETONHÜLSE; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). Cfr. inoltre n. 4.3.1, pag. 116. 23 Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars.
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3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate
La valutazione di un segno si basa sulla sua presunta comprensione di una parte importante (erheblichen)24 o non trascurabile (nicht unbedeutenden)25 delle cerchie commerciali svizzere interessate. Ci si basa in linea di principio sulla percezione dei potenziali26 destinatari dei prodotti e/o servizi in questione27 che, secondo il caso, sono i destinatari medi e/o le cerchie specializzate28; sono da considerare anche i destinatari intermediari29. Nell’ambito dell’esame del carattere di dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno o alla comprensione dei (potenziali) concorrenti30; cfr. n. 4.3.2, pag. 117.
Per la determinazione dei destinatari e della concorrenza è determinante la lista dei prodotti e servizi secondo la domanda di registrazione31 (cfr. anche sopra n. 3.4).
Al grado di attenzione che i consumatori finali accordano ai segni che contrassegnano le merci d’uso quotidiano non vanno sottoposte condizioni esageratamente elevate; si presume un’attenzione media32. Secondo la prassi dell’Istituto, il destinatario medio è una persona mediamente informata, attenta e ragionevole; in questo caso non si possono supporre conoscenze che richiedano interessi o ricerche particolari33. Qualora siano interessate cerchie specializzate l’Istituto presuppone di massima un livello di attenzione più elevato, rispettivamente conoscenze specialistiche più approfondite (in merito alle conoscenze linguistiche cfr. di seguito n. 3.6). Un segno è escluso dalla protezione se sussistono motivi di esclusione anche solo dal punto di vista di una delle cerchie commerciali interessate34; la
24 Cfr. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES; TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Cfr. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK; TAF B- 1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort. 26 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); TAF B-2217/2014, consid. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); TAF B- 5484/2013, consid. 2.1 – COMPANIONS. 27 TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 seg. – Turbinenfuss (marchio tridimensionale); TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS. 28 TAF B-4697/2014, consid. 5.3 – Apotheken Cockpit; TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH. 29 TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson ([traduzione] “possono essere interpellate anche le cerchie specializzate o gli intermediari”); TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS; TAF B 2418/2014, consid. 3.1 – Pulsante (marchio figurativo). 30 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL; TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re. 31 TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – valigia rossa (marchio tridimensionale). 32 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.3 – Sedia (marchio tridimensionale). 33 TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.). 34 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B- 990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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grandezza delle cerchie commerciali interessate rispettivamente la proporzione numerica che esse hanno tra di loro non sono rilevanti35. A titolo d’esempio, basta che le cerchie specializzate percepiscano il segno comme descrittivo perché esso sia considerato appartenere al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM36. In merito alla valutazione dei motivi d’esclusione secondo l’articolo 2 lettera d LPM, si veda il n. 6, pag. 162.
3.6 Lingue contemplate
Sotto il profilo linguistico l’esame contempla anzitutto l’italiano, il tedesco, lo svizzero tedesco, il francese e il romancio. Ogni lingua ha lo stesso valore, ciò significa che un segno è escluso dalla protezione come marchio se la sua comprensione in una delle regioni linguistiche della Svizzera lo rende inammissibile alla protezione37.
Le lingue straniere entrano in linea di conto se una parola può essere considerata conosciuta da una parte significativa delle cerchie commerciali determinanti 38. Questo dipende dai singoli casi. La diffusione di parole appartenenti al vocabolario di base della lingua inglese è senz’altro accettata39; va notato che si parte dal presupposto che i destinatari medi non capiscono solo i vocaboli di facile comprensione ma anche costruzioni più complesse40. Il solo fatto che un segno si componga di elementi verbali che non appartengono a una delle lingue ufficiali non esclude pertanto la loro appartenenza al dominio pubblico41. Si considera inoltre che, nel rispettivo settore42, determinate cerchie specializzate dispongano di migliori
35 Cfr. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken (fig.); parere diverso in TAF B-464/2014, consid. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE e B- 4822/2013, consid. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt; parere diverso in TAF B-7995/2016, consid. 4.1 – TOUCH ID. 37 TF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce’Real; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B- 3549/2013, consid. 3.2 – PALACE (fig.). 38 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Può succedere che una parola straniera diventi una denominazione generica settoriale, che anche il vasto pubblico è in grado di comprendere (cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). Per la valutazione della violazione dell’ordine pubblico o dei buoni costumi occorre sempre prendere in considerazione anche il significato delle parole straniere (cfr. n. 6, pag. 162). 39 TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CRPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE KEEP OUR PROMISES. 40 TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 – XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II. 41 DTF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI. 42 Cfr. TAF B-8069/2016, consid. 4.3 – FLAME; TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.
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conoscenze delle lingue straniere43 (l’inglese è, p.es., il linguaggio tecnico adottato in ambito informatico).
3.7 Casi limite
Conformemente alla giurisprudenza, nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione secondo l’articolo 2 lettera a LPM, i casi limite devono essere registrati, poiché ai tribunali civili, in caso di contenzioso, è riservato l’esame dei marchi registrati44.
Questo principio non vale tuttavia45 quando non trattasi dell’appartenenza al dominio pubblico, ma di un segno che può indurre in errore46, essere in contrasto con il diritto vigente, l’ordine pubblico o i buoni costumi47.
3.8 Parità di trattamento
In virtù dell’obbligo di parità di trattamento di cui all’articolo 8 Cst., nel quadro dell’esame dei marchi, i fatti direttamente paragonabili che dal punto di vista giuridico non differiscono in maniera sostanziale devono essere trattati allo stesso modo48. Non si può far valere il principio della parità di trattamento nei confronti di se stessi (in caso di torto)49. La parità di trattamento entra in linea di conto solo nella misura in cui i fatti in questione sono comparabili sotto ogni aspetto rilevante50 (p.es. le modalità della composizione del segno51, del suo
43 Cfr. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 44 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); DTF 129 III 225, consid. 5.3 – MASTERPIECE; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR; TAF B-6629/2011, consid. 4.4. – ASV. 45 TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN. 46 TF in FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA. 47 DTF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.); TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.). 48 TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z. 49 TAF 4A_62/2012, consid. 3 – Elica doppia (marchio figurativo); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo). 50 Cfr. TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 51 Due segni non sono necessariamente paragonabili unicamente perché si tratta di due slogan (B- 8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); un marchio puramente verbale non è automaticamente paragonabile a un marchio verbale/figurativo combinato (TAF B-2781/ 2014, consid. 7.2 – CONCEPT+; TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC) e un termine utilizzato da solo non è paragonabile a un marchio verbale che include un elemento verbale supplementare (TAF B- 1580/2008, consid. 5.2 – A-Z); lo stesso vale per due segni che hanno in comune un unico elemento (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELN( � i marchi imposti non sono paragonabili ai marchi di cui è contestato il carattere distintivo originario (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL).
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significato, dei prodotti e/o servizi rivendicati52). Le decisioni vecchie non possono essere vincolanti per la prassi attuale53.
Se il segno esaminato risulta paragonabile con un marchio registrato e contrario alla legislazione federale può essere invocato solo il diritto di parità di trattamento nell’illegalità54. Allorquando la prassi diverge in singoli casi dal diritto, non si può far capo ad una tale precedente registrazione per far valere il principio della parità di trattamento nell’illegalità55. Solo nel caso si tratti di una pluralità di casi e unicamente quando l’Istituto abbia espresso chiaramente l’intenzione di mantenere tale prassi contraria al diritto, è possibile invocare il principio di parità di trattamento nell’illegalità56. Quandanche l’Istituto abbia modificato la sua prassi non è possibile invocare il trattamento secondo la vecchia prassi, anche se quella nuova è stata introdotta solo con la decisione relativa al caso in questione57.
Il principio della parità di trattamento deve essere applicato in maniera restrittiva nell’ambito dei marchi58. Benché i fatti da confrontare non debbano essere identici in tutti i loro elementi59,differenze anche minime sotto il profilo della valutazione dell’ammissibilità alla protezione di un segno possono rivestire grande importanza60. Inoltre una rinnovata valutazione dell’ammissibilità alla protezione di un marchio registrato è da affrontare con riservatezza61.
52 Secondo TAF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione) e TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver la parità di trattamento premette che i marchi paragonati siano rivendicati per gli stessi prodotti o servizi; in TAF B-4848/2009, consid. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE e CRPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK è stata difesa la tesi opposta. 53 Di norma il TAF nega la paragonabilità di marchi dalla cui registrazione sono trascorsi più di otto anni: TAF B-2781/2014, consid. 7.2 – CONCEPT+; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione); TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; cfr. anche CRPI, sic! 2004, 573, consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B- 3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO. 55 Cfr. TAF B-3088/2016, consid. 6.1.2 – Nota musicale (marchio figurativo);TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl. 56 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifricio (marchio tridimensionale), con rinvio a DTF 127 II 113. 58 Cfr. TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL. 59 TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali). 60TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); TAF B-3549/2013, consid. 8.1 – PALACE (fig.); cfr. anche TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver. 61 Cfr. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.
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3.9 Tutela della buona fede
Il principio della buona fede, sancito dall’articolo 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa62. Si presuppone che facendo affidamento su una decisione, una dichiarazione o un determinato comportamento dell’amministrazione, sempreché non cambino le circostanze63 l’amministrato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio64. La registrazione isolata di marchi paragonabili non crea legittima fiducia65.
3.10 Decisioni estere
Non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera; secondo la giurisprudenza costante le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali66. Ogni Paese valuta l’ammissibilità alla protezione di un marchio secondo la propria legislazione, giurisprudenza e la percezione delle proprie cerchie commerciali67.
Le autorità di registrazione svizzere possono tenere conto che un segno è stato registrato all’estero; se, tuttavia, il caso appare palese dal punto di vista del diritto svizzero, le registrazioni estere possono essere ignorate68. In generale è necessario considerare da un lato che la comprensione linguistica dei destinatari in Svizzera può differire da quella in un altro Paese69, dall’altro, poiché nell’ambito dell’esame dei marchi ogni Paese gode di un grande potere di apprezzamento70, che la prassi di registrazione di un Ufficio estero può differire da quella svizzera secondo il tipo di segno e le caratteristiche nazionali71.
62 TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Profumo di mandorle tostate (marchio olfattivo); cfr. anche DTF 129 I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 TAF B-3088/2016, consid. 6.2.4 – Nota musicale (marchio figurativo). 64 TAF 4A_62/2012, consid. 4 – Elica doppia (marchio figurativo); TAF B-5456/2009, consid. 7 – Penna a sfera (marchio tridimensionale). 65 TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS FIBER NET; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag. 66 TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione) (pubblicato per estratti come DTF 143 III 127); TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); DTF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD; TAF B- 2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO. 67 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE. 68 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 con rinvii – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – Ad Rank; TF, sic! 2007, 831, consid. 5.3 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl. Ignorare le registrazioni internazionali non significa violare il divieto di discriminazione interna di cui all’art. 2 CUP (B-2217/2014, consid. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]). 69 È per esempio possibile che un’espressione in inglese sia compresa diversamente dai destinatari in Svizzera e da quelli di lingua madre inglese (B-7995/2015, consid. 5.4 – TOUCH ID). 70 TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione) (pubblicato per estratti come DTF 143 III 127); DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.). 71 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-5484/2013, consid. 7 – COMPANIONS.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Nel caso in cui un segno possa indurre in errore, essere in contrasto con il diritto vigente, l’ordine pubblico o i buoni costumi72, le registrazioni estere sono irrilevanti (in merito all’eccezione costituita dai segni pubblici esteri cfr. n. 9.4.3.2, pag. 208). Sono rilevanti esclusivamente la comprensione delle cerchie commerciali interessate in Svizzera e il diritto svizzero. Inoltre, in materia di indicazioni di provenienza l’Istituto segue una prassi diversa da quella adottata dagli Uffici esteri.
3.11 Ricerche in Internet
Per valutare il modo in cui le cerchie commerciali determinanti capiscono un segno, l’Istituto si avvale dei vocabolari e dizionari rilevanti. Queste ricerche possono essere completate da una ricerca in Internet: le informazioni disponibili in rete possono indicare in che modo un termine viene capito73. Nel quadro della valutazione del carattere di dominio pubblico, Internet può essere particolarmente utile per provare la banalità di un termine o di una combinazione di termini nonché il loro carattere usuale in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati74. Lo stesso vale per la banalità e il carattere usuale di una forma o di un motivo. Qualora sia possibile provare un uso non a titolo di marchio da parte di terzi, può essere compromessa l’ammissibilità alla protezione come marchio. Le ricerche in Internet sono effettuate anche per ricercare, rispettivamente illustrare, la gamma di forme o di motivi presenti sul mercato nel relativo segmento di prodotti75.
Per valutare il carattere usuale di un segno è possibile consultare anche pagine Internet estere76. Ciò vale in particolare per gli elementi verbali e figurativi individuati in siti esteri di lingua o cultura affine, su cui i confini geografici non hanno verosimilmente alcun influsso77. Per i segni che sono inscindibili dal prodotto stesso, è determinante che il prodotto possa essere importato in Svizzera e non ci siano limitazioni in questo senso78. Considerate tutte le circostanze oggettive del caso concreto, le pagine Internet estere possono rappresentare un indizio per valutare se in Svizzera un segno ha carattere distintivo e/o è soggetto al bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.2, pag. 117).
72 Cfr. DTF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.); TAF B-883/2016, consid. 4.5 – MINDFUCK. 73 TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 74 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN e TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 75 DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_466/2007, consid. 2.3 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale). 76 TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF, sic! 2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela. 77 TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). La diffusione di un termine in Germania può costituire per esempio un indizio della diffusione del termine nella Svizzera tedesca, dal momento che in entrambi i luoghi si parla e si capisce (anche) il tedesco standard. 78 TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). Oggigiorno si può presumere che i negozi di vendita online in lingua tedesca consegnino i loro prodotti anche nella Svizzera tedesca.
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4. Dominio pubblico
4.1 Basi giuridiche
L’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 1, pag. 105), secondo cui sono esclusi dalla protezione i segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi, corrisponde a quanto previsto dall’articolo 6quinquies lettera B n. 2 CUP79. Quest’ultimo prevede, infatti, che la registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi:
- sono privi di qualsiasi carattere distintivo o
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per designare la specie, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d’origine dei prodotti o l’epoca di produzione, o
- sono divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del Paese dove la protezione è richiesta.
4.2 Nozione di dominio pubblico
La disposizione di cui all’articolo 2 lettera a LPM è tesa a evitare nell’interesse generale che i segni siano monopolizzati come marchi (in merito alla funzione del marchio, cfr. n. 2, pag. 105) in maniera ingiustificata80. La nozione di dominio pubblico adempie due funzioni; sono esclusi dalla protezione come marchi:
- i segni che non sono atti a individualizzare i prodotti e/o i servizi conformemente alla funzione del marchio, in altri termini i segni che non rappresentano un rinvio alla provenienza aziendale determinata dei prodotti e/o servizi contrassegnati (assenza di carattere distintivo concreto; cfr. n. 4.3.1, pag. 116), e
- i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono restare a libera disposizione (bisogno di disponibilità; cfr. n. 4.3.2, pag. 117).
Benché in linea di massima i due aspetti del dominio pubblico, ossia l’assenza di carattere distintivo concreto e il bisogno di disponibilità, siano da considerare motivi di esclusione dalla protezione distinti, nella pratica spesso vi sono interferenze81. In genere i segni privi di carattere distintivo sono anche soggetti al bisogno di disponibilità e viceversa.
79 DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione);TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.); TAF B-283/2012, consid. 3 – NOBLEWOOD. 80 TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm. 81 Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM
4.3.1 Assenza di carattere distintivo
Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo scaturisce direttamente dalla funzione legale del marchio, ossia distinguere i prodotti e/o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda (cfr. n. 2, pag. 105). Questo criterio riveste pertanto un’importanza centrale nell’esame del marchio.
I segni privi di carattere distintivo concreto sono segni che non rappresentano un rinvio alla provenienza aziendale specifica dei prodotti e/o servizi contrassegnati82. Si tratta in particolare di segni abitualmente utilizzati nel linguaggio comune o nel linguaggio commerciale in rapporto ai prodotti e/o servizi esaminati83. Sono segnatamente privi di carattere distintivo concreto anche i segni costituiti da indicazioni che, nel commercio, sono impiegate per designare la specie o le proprietà di beni e/o servizi84,85. Sono poi privi di carattere distintivo concreto tutti i segni che si distinguono solo minimamente dai segni appena citati, che, in altri termini, non si differenziano a sufficienza da segni descrittivi e/o da quelli usuali. Per garantire una terminologia che rispecchi la coerenza d’esame, l’Istituto definisce segni banali tutti i segni succitati.
Sono considerati segni banali nel senso summenzionato, tra l’altro, le parole o le immagini che descrivono prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, le forme dei prodotti o degli imballaggi che non si distinguono in maniera sufficiente da quelle di uso corrente o colori astratti in relazione a prodotti o servizi che in genere si presentano a colori86.
L’assenza di carattere distintivo concreto deve essere valutata sulla base della presunta comprensione dei destinatari dei prodotti e/o servizi87 (cfr. in particolare n. 3.5, pag. 109).
L’idoneità concreta di un segno a fungere da rinvio alla provenienza aziendale è una condizione intrinseca della protezione come marchio. Un segno privo del carattere distintivo concreto è dunque escluso dalla protezione e, in linea di massima, non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità88. Qualora sia accertato un bisogno di disponibilità, non è per inverso necessario esaminare la questione del carattere distintivo89.
Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto è solo dato se un segno è completamente privo di carattere distintivo.
82 DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). 83 Cfr. le spiegazioni in merito ai segni usuali al n. 4.4.4, pag. 129. 84 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 85 Nella prassi d'esame relativa ai marchi verbali, la maggioranza dei segni respinti in ragione dell’assenza di carattere distintivo concreto sono segni descrittivi; cfr. n. 4.4.2, pag. 119. 86 Cfr. in merito agli esempi citati e altre combinazioni in dettaglio il n. 4.4, pag. 119 segg. 87 DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS. 88 TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; cfr. già CRPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM. 89 TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (pubblicato per estratti come DTF 139 III 176).
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L’uso anteriore e il grado di «notorietà» di un segno non influiscono sull’esame del carattere distintivo originario90, che è valutato ipoteticamente prima di ogni suo uso91. L’Istituto esamina il carattere distintivo acquisito con l’uso solo su richiesta92.
4.3.2 Bisogno di disponibilità
Sono soggetti al bisogno di disponibilità tutti i segni il cui uso è necessitato dal commercio93. Nell’interesse di un mercato concorrenziale devono essere esclusi dalla protezione come marchi i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto non devono essere monopolizzati da un singolo attore del mercato94.
Il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno rispettivamente alla comprensione dei (potenziali) concorrenti95. È determinante sapere se questi ultimi debbano, attualmente o in futuro, poter fare uso del marchio.
L’esame dei motivi assoluti di esclusione durante la procedura di registrazione deve essere effettuato indipendentemente dal diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio registrato (art. 13 LPM)96. Il bisogno di disponibilità non presuppone la prova di un attuale uso del segno da parte di terzi. È sufficiente che un uso attuale o futuro sia seriamente da prendere in considerazione97. A titolo d’esempio, sono soggetti al bisogno di disponibilità i termini che possono servire per designare prodotti o servizi98, ma anche i colori o le forme che rappresentano una banale caratteristica di prodotti. L’esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza; il bisogno di disponibilità non si limita alle indicazioni insostituibili per cui non ci sono alternative99.
Alle indicazioni di provenienza estere si applicano regole specifiche (cfr. n. 8.5.1.2, pag. 184).
90 Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.). 91 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN. 92 Cfr. imposizione del marchio nel commercio, n. 12, pag. 214. 93 DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); cfr. anche DTF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M‘s (marchi tridimensionali); TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 seg. – SWISSDOOR. 94 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 95 Cfr. DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 am Tag. 96 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST. 97 TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK con rinvio a DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON; cfr. anche TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 e 4.4 – SWISSDOOR. 98 TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 99 Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
118
Nell’ambito dell’esame dei marchi, di norma, il bisogno di disponibilità è verificato solo dopo l’esame del carattere distintivo concreto del segno in questione; qualora un segno sia privo di carattere distintivo non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.1, pag. 116). È invece imperativo esaminare il bisogno di disponibilità, se il segno è dotato di carattere distintivo100.
Per determinati segni vige un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce l’imposizione come marchio nel commercio (cfr. n. 12.1.2, pag. 216). L’articolo 2 lettera b LPM esprime il bisogno assoluto di disponibilità per determinati segni tridimensionali (cfr. n. 4.12.4, pag. 151).
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi
Con una limitazione negativa si escludono esplicitamente determinati prodotti e/o servizi dalla lista dei prodotti e servizi.
Esempi:
- Classe 31: Frutta ad eccezione delle mele
- Classe 9: Computer ad eccezione dei computer per biciclette
Le limitazioni negative sono ammesse solo eccezionalmente, laddove non è possibile una formulazione positiva (che elenchi singolarmente tutti i prodotti e/o servizi rivendicati). Esse comportano che la protezione del marchio non riguarda (più) i prodotti e/o servizi in relazione ai quali il segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Per valutare l’ammissibilità di una limitazione negativa, si procede ad un esame dettagliato del singolo caso che tiene conto di tutte le circostanze rilevanti. Per essere ammesse, le limitazioni negative devono soddisfare le condizioni seguenti:
- La limitazione negativa deve essere formulata in modo da escludere tutti i prodotti e/o servizi problematici101. Per il segno GIARDINO, ad esempio, non sarebbe ammissibile la formulazione «Mobili, ad eccezione dei mobili da giardino in plastica», poiché tale formulazione non escluderebbe i mobili da giardino di altri materiali. La limitazione negativa, in questo caso, non escluderebbe tutti i prodotti per cui il segno è descrittivo.
- La formulazione deve consentire di determinare univocamente per quali prodotti e/o servizi è rivendicata la protezione come marchio; affinché l’oggetto della protezione sia inequivocabilmente determinato, i prodotti e i servizi devono essere designati con precisione (art. 11 OPM)102. Ogni limitazione che riguarda un tipo di prodotto o di servizio deve fare riferimento a caratteristiche oggettive103. La limitazione «Tessuti, ad eccezione dei tessuti per pantaloni» non è ad esempio ammissibile perché, siccome non esistono
100 Cfr. TF 4A_2013, consid. 3.3.3 seg. in combinato disposto con consid. 4 – Wilson; TAF B- 2791/2016, consid. 5.6 – WingTsun. 101 Cfr. in questo senso TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cfr. anche TAF B- 3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET in merito ai termini generali. 102 TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN. 103 Cfr. TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rosa (marchio di colore).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
119
tessuti specifici per i pantaloni, la formulazione non consente di determinare univocamente l’oggetto della protezione.
- La limitazione negativa non deve causare un rischio d’indurre in errore (cfr. n. 5, pag. 160).
A. Segni convenzionali
4.4 Marchi verbali
4.4.1 In generale
I segni verbali non ammessi alla protezione sotto l’aspetto del dominio pubblico sono perlopiù respinti in ragione del loro carattere descrittivo. I segni costituiti unicamente da indicazioni che descrivono i prodotti e/o servizi per cui sono rivendicati sono in genere privi di carattere distintivo concreto104. Tali segni, in linea di principio, sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità (in merito all’assenza di carattere distintivo e al bisogno di disponibilità in generale, cfr. n. 4.2, pag. 115 seg.).
Appartengono altresì al dominio pubblico i segni verbali che, pur non essendo descrittivi, sono usuali (cfr. in merito nel dettaglio n. 4.4.4, pag. 129 segg.)
4.4.2 Indicazioni descrittive
Sono indicazioni descrittive i rinvii oggettivi concernenti i prodotti o servizi105 che le cerchie interessate non percepiscono come rinvii concreti a una determinata provenienza aziendale (assenza di carattere distintivo) e che in linea di principio devono essere lasciate libere per l’uso di tutti (bisogno di disponibilità)106.
In sede d’esame valgono i principi seguenti:
4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali
Oltre alle indicazioni che descrivono in maniera specifica determinati prodotti o servizi, sono descrittive anche le indicazioni che possono rinviare in maniera generale a svariati prodotti o servizi107. Possono in particolare rientrare in questa seconda categoria le indicazioni di qualità e quelle di natura pubblicitaria108 (cfr. n. 4.4.3, pag. 128).
104 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 105 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 107 TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE; TAF B-3939/2016, consid. 5.2 – YOUNG GLOBAL LEADERS. 108 Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
120
In sede d’esame non è necessario determinare se, da un punto di vista astratto, il segno rinvii spontaneamente ai prodotti o servizi cui si riferisce. Si tratta invece di stabilire se il segno sia considerato descrittivo dalle cerchie interessate in concreta relazione ai prodotti o servizi rivendicati109.
4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione
Non è descrittivo un segno che suscita semplici associazioni di idee o contiene allusioni che rinviano solo lontanamente alle caratteristiche dei prodotti o servizi110. Sono ammessi alla protezione come marchi i segni il cui significato è indeterminato o poco chiaro in relazione ai prodotti o servizi rivendicati. Solo se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione, il segno è escluso dalla protezione111. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare112. La questione di sapere se il carattere descrittivo è facilmente riconoscibile è esaminata in funzione dei prodotti e/o servizi rivendicati nel singolo caso113.
4.4.2.3 Combinazioni di più termini
Poiché ai fini della valutazione è determinante l’impressione d’insieme (cfr. n. 3.2, pag. 107), non è decisivo, per i segni composti, che i singoli elementi siano descrittivi114. In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr. in particolare n. 4.4.9.1.1, pag. 132.
4.4.2.4 Neologismi
Il fatto che l’espressione esaminata sia effettivamente (già) utilizzata nel commercio non è decisivo. Non è rilevante se sia stato il depositante stesso a creare il segno115. Un’indicazione nuova, inusitata o in una lingua straniera non è per forza priva di carattere descrittivo116. Per ogni espressione si cerca sempre di individuare un significato
109 TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT. 110 TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-4848/2013, consid. 2.2 – COURONNÉ; TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO. 111 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB. 112 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 113 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone. 114 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC e TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND. 115 TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Simbolo USB wireless (marchio figurativo). 116 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
121
conosciuto117. I neologismi possono appartenere al dominio pubblico, se il loro significato pare evidente alle cerchie interessate118. Ciò accade in particolare se questi, in conformità con le regole lessicali o l’uso della lingua, vengono interpretati dalle cerchie interessate come un rinvio a determinate caratteristiche dei prodotti o servizi in questione119 (in merito alle modificazioni e alle mutilazioni cfr. n. 4.4.9.2, pag. 134). Parimenti, il fatto che un termine non sia presente nei dizionari e vocabolari, non implica automaticamente che il segno sia atto a essere protetto120.
4.4.2.5 Significati duplici o multipli
I segni che hanno due o più significati non sono ammessi alla protezione, se anche uno solo dei significati rinvia direttamente ai prodotti o servizi in questione121. Un segno che ha più significati se considerato fuori contesto, può assumere un’accezione ben precisa con carattere descrittivo in relazione a prodotti o servizi specifici122. Quando siano possibili una comprensione del segno priva di senso o contraddittoria e al tempo stesso una comprensione dal senso compiuto in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, le cerchie interessate partiranno da quest’ultimo presupposto123. L’esistenza di diversi significati descrittivi, tutti ugualmente ovvi, non conferisce a un segno un carattere distintivo124.
4.4.2.6 Sinonimi
L’esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza. Ciò non ha influsso sul carattere distintivo, e il bisogno di disponibilità non si limita alle indicazioni insostituibili per cui non esistono alternative125. In altri termini, l’esistenza di un’espressione equivalente nel commercio non esclude che un segno possa appartenere al dominio pubblico126.
117 Cfr. TAF B-2147/2016, consid. 5.4.1 – DURINOX; TAF B-3751/2015, consid. 6.3 – CAR-NET; TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – Silacryl. 118 TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER. 119 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-8586/2010, consid.2.5 – Colour Saver. 120 TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank; cfr. anche DTF 140 III 297, consid. 3.5.3 seg. – KEYTRADER. 121 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 e 2.3 – GlobalePost (fig.); DTF 116 II 609, consid.2a – FIORETTO; TAF B-4848/2013, consid. 4.3 – COURONNÉ. 122 TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.); TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone. 123 TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z. 124 TAF B-7995/2015, consid. 3.4 – TOUCH ID; TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.). 125 TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET. 126 TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
122
4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive
Oltre alle denominazioni generiche, rientrano nelle indicazioni descrittive anche le indicazioni relative alle caratteristiche e alle proprietà127 (reali o possibili128) dei prodotti e dei servizi. L’enumerazione seguente non è esaustiva.
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche
Sono esclusi dalla protezione i segni che si esauriscono in denominazioni generiche, vale a dire costituiti esclusivamente da indicazioni che rinviano alla natura stessa o al genere di prodotto e/o servizio per cui è rivendicato il marchio.
Esempi:
- MELA per frutta (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION per prodotti dell’editoria (cl. 16)
4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà
Le indicazioni che descrivono le proprietà o le caratteristiche oggettive dei prodotti e/o servizi per cui sono rivendicate non sono ammesse alla registrazione129. Questo vale, anche se la descrizione si riferisce solo ad alcune caratteristiche del prodotto o servizio130.
Esempi:
- ALLFIT per denti artificiali e materie per otturare i denti (cl. 5, 10)131
- SMART per armi da fuoco (cl. 13)132
4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione
Indicazioni riguardanti la forma, l’imballaggio oppure l’arredamento sono particolarmente di dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in questione oppure se si riferiscono ai vantaggi pratici d’uso133.
127 Cfr. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3650/2009, consid. 2 – 5 am Tag. 128 TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B- 5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW. 129 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 3 seg. – Silacryl. 130 Cfr. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 131 CRPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT. 132 CRPI, sic! 2003, 806 – SMArt. 133 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); cfr. anche TAF B-6304/2016, consid. 5.2.2 – APPLE (questa sentenza è stata portata dinanzi al TF; al momento della redazione delle presenti direttive il tribunale di massima istanza non ha ancora emesso la propria decisione)..
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
123
Esempi:
- Il segno GOLD BAND134 non è ammesso alla registrazione per prodotti a base di tabacco (cl. 34), poiché una fascia dorata rappresenta un elemento di presentazione che viene usato spesso per questi prodotti o per i loro imballaggi.
- Il segno ROTRING135 è ammesso alla protezione per attrezzi (cl. 8), poiché non è usuale che un anello rosso sia apposto su un tale prodotto o sul suo imballaggio.
Nel caso particolare di un rinvio alla forma dei prodotti, non si considerano unicamente i criteri succitati, ma appartengono al dominio pubblico anche i segni che descrivono una forma non inattesa per i prodotti interessati136. Come forme non inattese non si considerano soltanto forme spesso ricorrenti ma anche – sopprattutto in caso di molteplicità di forme – quelle che rappresentano soltanto variazioni della gamma di forme banale137.
Esempio:
- Il segno RAPUNZEL non è ammesso alla protezione per figurine giocattolo (cl. 28) e per prodotti che vengono essenzialmente acquistati in base alla loro presentazione (figurine nelle cl. 20 e 21) perché è considerato un rinvio alla forma dei prodotti138.
Per quel che riguarda le designazioni di colore, si veda anche il n. 4.4.2.7.8, pag. 125.
4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari
Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono lo scopo cui servono i prodotti e/o servizi in questione139. È sufficiente che le cerchie commerciali interessate comprendano il segno come descrizione di uno possibile scopo d’uso140. Lo stesso vale per le indicazioni che descrivono i destinatari dei prodotti e/o servizi141.
134 TF, FBDM 1967 I 37 – GOLD BAND. 135 DTF 106 II 245 – ROTRING. 136 Questo criterio consta del fatto che un segno costituito da un rinvio ad una forma attesa dei prodotti è in genere riconosciuto dalle cerchie commerciali interessate come indicazione descrittiva senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione (cfr. in merito n. 4.4.2, pag. 119). Cfr. anche TAF B- 2054/2011, consid. 5.2, 5.4 e 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, dove si parte dal principio che la forma di orsetto è possibile e non inusuale per determinati prodotti. Parere diverso in TAF B-7402/2016, consid. 6.2.2 seg. – KNOT nonché TAF B-6304/2016, consid. 5.2.4 – APPLE (la seconda decisione è stata portata dinanzi al TF; al momento della redazione delle presenti direttive il tribunale di massima istanza non ha ancora emesso la propria decisione). 137 Cfr. anche n. 4.12.5, secondo capoverso a pag. 152 su come procedere in caso di una gamma di forme banali. 138 Decisione con motivazione divergente confermata nella sentenza TAF B-3815/2014, consid. 7.3 – RAPUNZEL. 139 Per i prodotti: TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 – Belladerm; per i servizi: TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 140 TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV. 141 TAF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297: «la designazione degli utenti e dei destinatari avvisati» (traduzione).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
124
Esempi:
- VIAGGIO per carrozze ferroviarie (cl. 12)142
- ELLE per prodotti destinati alle donne143
4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti
Sono escluse dalla protezione le indicazioni che rinviano agli effetti o al funzionamento dei prodotti nel loro insieme o di singole parti delprodotto per cui sono rivendicate144.
Esempi:
- COOL ACTION per prodotti cosmetici (cl. 3)145
- FITNESS per prodotti alimentari (cl. 29, 30, 32)146
- TOUCH ID per computer (cl. 9)147
4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose
Alcuni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti dell’editoria (cl. 16), le pubblicazioni elettroniche e i supporti dati preregistrati (cl. 9), e i divertimenti (cl. 41), possono vertere su contenuti tematici specifici che in genere ne motivano l’acquisto. Sono sostanzialmente esclusi dalla protezione i segni che si limitano a indicazioni concrete di possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione148.
Esempi:
- ANIMALI per libri (cl. 16)
- JAZZ per dischi acustici (cl. 9)
- RAPUNZEL149 per (tra gli altri) compact disc (cl. 9) e servizi di parchi di divertimento e parchi tematici (cl. 41)
142 TAF B-1000/2007 – Viaggio. 143 TF, sic! 1997, 159 – ELLE. 144 Cfr. TAF B-2147/2016, consid. 5.4.2 – DURINOX;TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Color Saver; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA. 145 CRPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 146 CRPI, sic! 2003, 800 – FITNESS. 147 TAF B-7995/2015 – TOUCH ID. 148 DTF 128 III 447 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-7663/2016, consid. 2.5 – Super Wochenende (fig.); cfr. anche TAF B-7995/2015, consid. 6.3 – TOUCH ID. 149 TAF B-3815/2014, consid. 7.1 – RAPUNZEL.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
125
Le indicazioni che complessivamente sono di fantasia150 o che comprendono un elemento distintivo151 non sono considerate come indicazioni di contenuto descrittive e sono ammesse alla protezione.
Esempi:
- LE PETIT PIERRE segnatamente per le classi 9 e 16
- Wii SPORTS (CH 587 365) segnatamente per le classi 9, 16, 28
In linea di massima è possibile registrare segni costituiti da nomi di persone, indipendentemente dall’identità del depositante e dai prodotti e/o servizi rivendicati. Ciò vale anche per i nomi di personaggi famosi reali o fittizi.
A tale principio fanno in particolare eccezione i segni costituiti dai nomi di personalità reali che hanno avuto un influsso eccezionale su un determinato settore (che hanno p.es. creato un’opera molto conosciuta) e utilizzati comunemente per descrivere i contenuti tematici di determinati prodotti e/o servizi.
Esempio:
- MOZART per supporti audio (cl. 9)
4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi
I segni che descrivono il tipo di offerente dei prodotti o di fornitore dei servizi sono esclusi dalla protezione152. Non sono percepiti come un rinvio a una provenienza aziendale determinata e in genere sono soggetti al bisogno di disponibilità.
Esempi:
- QATAR AIRWAYS per servizi di trasporto (cl. 39)153
- FARMER per succhi di frutta, bevande alla frutta, bevande alcoliche (cl. 32 e 33)154
4.4.2.7.8 Designazioni di colore
I segni che descrivono un colore appartengono al dominio pubblico se il colore
- rappresenta un criterio d’acquisto per il prodotto (p.es. GIALLO per indumenti o tessuti)155,
150 Il TAF richiede una certa originalità («gewisse Originalität» in TAF B-3331/2010, consid.6.3.2 – Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 151 Cfr. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.). 152 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER. 153 TAF B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 154 TAF B-3550/2009 – FARMER. 155 Parere diverso in TAF B-7196/2015 – MAGENTA e TAF B-6304/2016, consid. 5.2.3 – APPLE (la seconda decisione è stata portata dinanzi al TF; al momento della redazione delle presenti direttive il tribunale di massima istanza non ha ancora emesso la propria decisione).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
126
- determina una caratteristica del prodotto (p.es. VERDE per colori, lacche o prodotti cosmetici),
- è inerente al prodotto (p.es. ROSSO per pomodori) oppure
- è utilizzato come designazione generica o indicazione relativa alle caratteristiche dei prodotti corrispondenti (ORANGE per arance o CORAIL per vino).
Nessuno dei criteri succitati si applica ad esempio al segno PINK per materiale edile in metallo, che sarebbe dunque ammesso alla registrazione.
I criteri di cui sopra valgono solo in parte per i servizi che, di per sé, non hanno colore.
Le designazioni di colore sono talvolta soggette a un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce l’imposizione nel mercato156.
4.4.2.7.9 Combinazioni di nomi di città o di Paesi e anni
I segni composti dalla combinazione di un nome di città o di Paese e un anno sono in genere compresi come un’indicazione del luogo dove si svolge una manifestazione (p. es. una fiera, un’esposizione o un evento sportivo) e dell’anno durante il quale essa è organizzata; questi segni sono dunque percepiti come un rinvio descrittivo.
Tali segni non possono essere protetti quali marchi in relazione ai servizi usualmente forniti nell’ambito di questo genere di manifestazioni.
Esempio:
- BERN 2024 (tra gli altri) per l’organizzazione di fiere (cl. 35) e manifestazioni sportive e culturali (cl. 41).
Per quel che riguarda i prodotti, nella maggioranza dei casi la combinazione «nome di città/Paese + anno» non è descrittiva ed è ammessa alla protezione in virtù dell’articolo 2 lettera a LPM. La combinazione non può essere invece protetta nel caso di prodotti con un contenuto tematico (cfr. sopra n. 4.4.2.7.6, pag. 124) e di bevande alcoliche, per cui il luogo e l’anno di produzione sono direttamente descrittivi.
4.4.2.7.10 Altre indicazioni descrittive
Oltre alle indicazioni sopraelencate sono respinte le indicazioni che descrivono ad esempio
- la quantità (DUO per giochi [cl. 28])157,
- il valore (pezzo da 50 per caramelle [cl. 30] da 50 centesimi),
- un evento o il momento di fabbricazione di un prodotto (SwissBike per l’organizzazione di esposizioni per scopi commerciali [cl. 35] o VENDEMMIA TARDIVA per vini [cl. 33]),
156 Cfr. n. 12.1.2, pag. 216. 157 DTF 118 II 181 – DUO.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
127
- le modalità di fornitura dei servizi o dei mezzi ausiliari utilizzati (BAHN CARD per servizi di trasporto [cl. 39]158;GLASS FIBER NET per servizi di telecomunicazione [cl. 38])159
- il luogo di vendita dei prodotti o il luogo in cui sono forniti i servizi160 (SUPERMERCATO per latticini [cl. 29] o IL MONDO DELL’INFORMATICA per computer [cl. 9]), oppure
- il luogo di provenienza dei prodotti o servizi (indicazioni di provenienza; cfr. n. 8, pag. 170 segg.).
4.4.2.7.11 Denominazioni comuni internazionali (DCI)
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attribuisce una denominazione comune internazionale (o nome unico) a tutte le DCI omologate a fini farmaceutici. Si tratta di denominazioni generiche in senso lato appartenenti al dominio pubblico, che come tali non sono ammesse alla registrazione. Lo stesso vale per le radici comuni161, ovvero gli elementi delle parole che indicano l’appartenenza di una DCI a un gruppo di sostanze162. È possibile registrare i segni che presentano un grado di variazione sufficiente rispetto a queste denominazioni, nella misura in cui la variazione conferisce al segno carattere distintivo ed è escluso il bisogno di disponibilità (si applicano i criteri di valutazione relativi alle modificazioni e mutilazioni, cfr. n. 4.4.9.2). Il fatto che le cerchie interessate mettano in relazione il segno con la DCI, non esclude a priori che la variazione sia sufficiente a conferire al segno il carattere distintivo necessario. Il marchio Rebinyn (IR 1 226 148), ad esempio, costituisce una variazione sufficiente della DCI rebimastat.
4.4.2.7.12 Denominazioni delle varietà
Le novità vegetali sono tutelate dalla legge federale sulla protezione delle novità vegetali (RS 232.16) e dal diritto internazionale163. A ogni varietà protetta è attribuita una denominazione che ne diventa la designazione generica ed è utilizzata in questa forma da tutti gli Stati membri dell’Unione per la protezione delle novità vegetali (art. 20 cpv. 1 lett. a della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle novità vegetali). Non sono rilasciati titoli di protezione (in particolare marchi) che pregiudichino la libera utilizzazione della denominazione della varietà quale designazione generica.
I segni che constano di una denominazione iscritta nel registro delle varietà vegetali protette per cui vengono rivendicati prodotti vegetali della classe 31 non sono registrabili come marchi (la denominazione non deve per forza essere protetta in Svizzera, basta che sia
158 TF, sic! 2004, 500 – BahnCard. 159 TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 160 TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.). 161 Cfr. l’elenco messo a disposizione dall’OMC sul sito http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf. 162 Cfr. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA. 163 Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (RS 0.232.163).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
128
iscritta nei registri dell’UPOV164). Questo tipo di segno è infatti privo di carattere distintivo ed è soggetto al bisogno assoluto di disponibilità. È inoltre contrario al diritto vigente (art. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 lett. b della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali). È possibile, in linea di massima, evitare l’esclusione dalla protezione introducendo una limitazione che escluda il genere botanico a cui appartiene la varietà vegetale protetta nella lista dei prodotti.
Esempio:
Charlotte La denominazione «Charlotte» designa la varietà di fragole Fragaria x ananassa, protetta in Svizzera.
È possibile evitare l’esclusione dalla protezione limitando come segue la lista dei prodotti:
Prodotti dell’agricoltura ad eccezione dei prodotti della varietà Fragraria (varietà di fragole); prodotti del giardinaggio, dell’acquacoltura e della selvicoltura.
Cl. 31: Prodotti dell’agricoltura, del giardinaggio, dell’acquacoltura e della selvicoltura
Se il segno è rivendicato per altri prodotti o servizi, o se è combinato con altri elementi, si applicano i criteri generalmente validi per la valutazione del carattere distintivo.
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria
Le indicazioni che fanno riferimento (in maniera generale165) alla qualità dei prodotti o servizi o che si limitano ad essere delle designazioni generali di natura pubblicitaria, ossia espressioni come PRIMA, MASTER, SUPER, TOP e MEGA sono percepite dai destinatari come prettamente elogiative e appartengono al dominio pubblico166. Lo stesso vale per i segni che si limitano a pubblicizzare il fornitore dei prodotti o dei servizi167. Sono esclusi dalla protezione i segni costituiti da un’indicazione di qualità e da elementi descrittivi (in merito agli slogan cfr. di seguito n. 4.4.5, pag. 129). Anche GOLD è in linea di massima considerata un’indicazione di qualità168. L’Istituto tiene conto di questa accezione solo in via sussidiaria (qualora può essere escluso il riferimento descrittivo al materiale o al colore). A differenza degli altri esempi, in funzione degli altri elementi con i quali viene combinata, la designazione GOLD è considerata solo allusiva e può quindi essere ammessa.
Esempi:
- MASTERPIECE per servizi finanziari (cl. 36)169
164 Cfr. https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche- produktion/sortenschutz/register.html e http://www.upov.int. 165 Cfr. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 166 Cfr. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, pubblicato per estratti in sic! 2013, 95; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET. 167 TF, sic ! 2010, 907, consid. 2.3.2 e 2.3.4 – terroir (fig.); TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED (fig.). 168 TAF B-6068/2014, consid. 5.3 – GOLDBÄREN. 169 DTF 129 III 225 – MASTERPIECE.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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- ROYAL COMFORT per carta igienica e fazzoletti di carta (cl. 16)170
4.4.4 Segni usuali
Oltre alle indicazioni descrittive, sono esclusi dalla protezione come marchi anche i segni costituiti da segni usualmente utilizzati in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati171. I segni di questo tipo sono considerati banali. Si tratta di segni privi di carattere distintivo concreto, poiché come i segni descrittivi non sono atti a rappresentare un rinvio a una provenienza aziendale determinata. Inoltre, in genere, questi segni sono soggetti al bisogno di disponibilità.
Inoltre, in particolare alla luce del bisogno di disponibilità, non sono ammessi alla registrazione i segni costituiti da parole tratte dal linguaggio economico e commerciale generale, come ad esempio ENTERPRISE172 o NETTO173 per qualsiasi tipo di prodotto.
4.4.5 Slogan
Gli slogan sono espressioni concise e d’effetto impiegate in particolare nella pubblicità. Non sono ammessi alla registrazione se sono composti esclusivamente da indicazioni che
- descrivono una caratteristica dei prodotti e/o servizi (come ad esempio la loro natura, il loro scopo o il loro effetto) oppure l’oggetto sociale174,
- costituiscono indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria175,
- costituiscono parole o frasi che sono spesso utilizzate nella pubblicità, che rappresentano semplici inviti176 (inviti all’acquisto o che si riferiscono direttamente ai prodotti o servizi rivendicati) o modi di dire correntemente utilizzati in riferimento ai prodotti o servizi rivendicati.
Sono esclusi dalla protezione anche gli slogan composti esclusivamente da una combinazione delle indicazioni succitate.
In questi casi agli slogan manca il carattere distintivo concreto che consente ai destinatari di metterli in relazione con un’azienda determinata. Questo tipo di slogan è soggetto altresì al bisogno di disponibilità177.
170 CRPI, sic ! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 171 TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 – FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK. 172 CRPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE. 173 CRPI, sic! 2005, 367 – NETTO. 174 Cfr. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 175 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. In merito alle indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. anche n. 4.4.3, pag. 128. 176 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 177 Cfr. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 e 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; in merito alle indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
130
Esempi:
- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING per medicinali (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE per qualsiasi prodotto
Sono invece ammessi alla registrazione gli slogan che contengono semplici allusioni e il cui carattere descrittivo si discerne solo con uno sforzo di riflessione particolare, nonché gli slogan che presentano un elemento distintivo.
Esempi:
- METTI UNA TIGRE NEL MOTORE per carburanti (cl. 4)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! CH 322 804 per alimenti per gli animali (cl. 31)
4.4.6 Ditte
Le condizioni giuridiche relative alla registrazione di un marchio nel registro dei marchi divergono da quelle inerenti all’iscrizione di una ditta nel registro di commercio178,179, in particolare perché l’uso di una ditta, contrariamente a un marchio, non è legato a prodotti o servizi, ma rinvia al titolare di un’azienda180. Per la registrazione di una ditta come marchio, l’Istituto procede all’esame di ammissibilità conformemente all’articolo 2 lettera a LPM come per qualsiasi altro segno181.
Fondamentalmente i riferimenti alla forma aziendale e le relative abbreviazioni (p.es. SA, sagl, Inc., ecc.) non conferiscono al segno carattere distintivo.
Esempi di segni non ammessi alla registrazione:
- SWISS BUSINESS AIRLINE sagl per servizi di trasporto (cl. 39)
- CHAUSSURES SA per vendita al dettaglio (cl. 35)
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono
I nomi di dominio non possono essere registrati come marchi, quando sono esclusi dalla protezione ai sensi dell’articolo 2 LPM. I domini di primo livello generici come .COM, .ORG o .NET e i domini di primo livello nazionali come .CH, .DE, eccetera, in qualità di parte finale tecnicamente necessaria degli indirizzi Internet, sono percepiti dai destinatari come rinvii a una pagina Internet del tipo o della nazionalità corrispondente anche se sono utilizzati come contrassegno di prodotti e servizi. I domini di primo livello (conosciuti) possono indicare se i prodotti o i servizi possono essere ordinati o visualizzati online. Quali indicazioni banali sono esclusi dalla protezione se utilizzati soli e anche in combinazione con indicazioni descrittive o
178 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER; DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción ; TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B- 1710/2008, consid. 6 – SWISTEC. 179 In merito all’esame di ditte e nomi vedi le direttive per le autorità cantonali del registro di commercio su https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf. 180 TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.). 181 TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
131
usuali, di norma, non contribuiscono al carattere distintivo del segno nell’impressione d’insieme182.
I domini di primo livello nazionali rinviano al relativo Paese183 e sono pertanto esaminati come denominazioni geografiche che possono rappresentare un’indicazione circa la provenienza dei prodotti o dei servizi rivendicati (cfr. n. 8, pag. 170 segg.).
Esempi:
- AUTO.COM è escluso dalla protezione per noleggio di vetture (cl. 39)
- ABC.CH è ammesso alla registrazione per tutti i prodotti e servizi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui agli articoli 47 LPM seguenti
Di principio è possibile proteggere i numeri di telefono. Fanno eccezione i numeri e i prefissi, come ad esempio il numero «0800», che essendo usuali nel commercio non sono considerati un rinvio concreto a una determinata azienda e sono soggetti al bisogno di disponibilità. In combinazione con altri elementi appartenenti al dominio pubblico, l’ammissione alla registrazione deve essere esaminata sulla base dell’impressione d’insieme suscitata dal segno ed è in particolare esclusa per le combinazioni usuali.
Esempio:
- il segno 0800PIZZA non è atto a essere protetto per la ristorazione (cl. 43)
4.4.8 Segni liberi
I segni liberi sono segni inizialmente dotati di carattere distintivo che, inseguito al loro uso generico nel tempo, sono diventati di dominio pubblico. Sono in particolare privi di carattere distintivo i segni che sono solo (ancora) percepiti come indicazioni descrittive184. L’Istituto procede con estrema riserva quando si tratta di chiarire la questione se un segno si è trasformato in un segno libero e non è dunque ammesso alla registrazione.
Nella giurisprudenza si distingue tra segni registrati e segni non registrati: per i primi la trasformazione da marchio a segno di dominio pubblico è completa solo nel momento in cui tutte le cerchie coinvolte nella produzione, nella distribuzione e nell’acquisto dei prodotti o nel ricorso ai servizi non percepiscono più il segno come un rinvio alla provenienza dei prodotti/servizi di un’azienda determinata, bensì come segno appartenente al dominio pubblico. I segni non registrati, invece, sono di dominio pubblico se anche solo una cerchia determinata, ad esempio gli specialisti o i destinatari, lo utilizzano alla stregua di un’indicazione descrittiva o usuale185.
182 Cfr. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM. 183 CRPI, sic ! 2002, 351 – AMAZON.DE. 184 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI. 185 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
132
4.4.9 Segni atti alla protezione per principio
I segni esposti precendentemente sono esclusi dalla protezione come marchi, allorquando si esauriscono a delle indicazioni descrittive o usuali e di conseguenza banali 186. Nella misura in cui presentano caratteristiche distintive (aggiuntive) che marcano l’impressione d’insieme in modo decisivo, i segni descrittivi sopracitati possono essere registrati come marchi.
I segni che soddisfano i criteri sotto elencati possiedono per principio il carattere distintivo necessario per essere ammessi alla registrazione come marchi e non sono soggetti al bisogno di disponibilità. In sede d’esame sono vagliati tutti gli aspetti del caso singolo. Più un segno è considerato descrittivo o banale, più aumentano le esigenze relative agli altri elementi atti a conferire al segno un carattere distintivo nel suo insieme. In particolare un segno può essere ammesso alla protezione grazie alla concomitanza di più elementi che, considerati singolarmente, non sarebbero stati sufficienti.
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico
Per essere ammesso alla protezione è sufficiente che il marchio nel suo insieme (combinazione di tutti i suoi elementi) sia dotato di carattere distintivo e non sia soggetto al bisogno di disponibilità187. L’Istituto registra i marchi che uniscono più segni appartenenti al dominio pubblico, sempre che l’impressione d’insieme che ne deriva conferisca loro un carattere distintivo.
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali
In linea di principio, sono escluse dalla protezione le combinazioni di parole il cui significato è palese e che, da un punto di vista linguistico, non sono sufficientemente inusuali188, scorrette o modificate.
Di conseguenza, un segno costituito da due o più elementi descrittivi è ammesso alla protezione se la combinazione genera un significato non descrittivo diverso da quello risultante dalla mera somma dei singoli elementi189.
Esempi di segni ammessi alla registrazione:
- LIPOLÈVRES IR 693 436, cl. 3, 5
- INFOINVENT IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42
È inoltre possibile proteggere combinazioni che presentano evidenti irregolarità linguistiche. Non è tuttavia sufficiente modificare il segno solo in modo trascurabile; le irregolarità grammaticali non eliminano automaticamente la possibilità che il segno sia percepito come
186 Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 187 DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione);TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109. 188 Cfr. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 189 TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.4 – NOBLEWOOD.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
133
descrittivo190. Appartengono al dominio pubblico anche le espressioni nuove, ancora inutilizzate (i neologismi) il cui significato descrittivo è di immediata comprensione (cfr. n. 4.4.2, pag. 119). La semplice congiunzione di due termini, ad esempio, non rende il segno atto alla protezione191. Se un segno (segnatamente a livello di percezione visiva o pronuncia192) è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare193. Anche la mera modifica dell’ordine degli elementi di un segno (inversione) non ne comporta l’ammissibilità alla registrazione194.
I segni percepiti come espressioni a sé stanti e non come combinazioni di diversi elementi possono essere ammessi alla protezione.
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre
I segni che coniugano indicazioni di dominio pubblico ed elementi semplici, segnatamente lettere o cifre, sono per principio ammessi alla registrazione nella misura in cui tali elementi non assumono un significato specifico in relazione ai prodotti e servizi in questione. Qualora sia dato un significato preciso, valgono le regole generali per la valutazione delle combinazioni di elementi descrittivi (cfr. n. 4.4.9.1.1, pag. 132).
Esempi di segni ammessi alla registrazione:
- WORLDWIDE 9 per telecomunicazioni (cl. 38)
- MASTER B per accessori per veicoli (cl. 12)
Se il destinatario non riconosce senza sforzo di riflessione particolare i due elementi della combinazione di un’indicazione descrittiva e una singola lettera, il segno viene esaminato come unità.
Di principio il segno SQUALITY è, ad esempio, considerato come unità195, mentre IPUBLISH è percepito come accostamento della lettera «I» e del termine «PUBLISH»196.
190 TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD. 191 Cfr. TAF B-7204/2007, consid.7 – STENCILMASTER; CRPI, sic! 2004, 220, consid. 8 – smartModule e smartCore. 192 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER. 193 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.);TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD. 194 Cfr. CRPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE. 195 CRPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY. 196 CRPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
134
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni
Per le indicazioni descrittive o usuali la soppressione (mutilazione), modifica o aggiunta (modificazione) di singole lettere o intere sillabe può conferire carattere distintivo al segno ed escludere il bisogno di disponibilità197. Non basta una qualsivoglia anche minima modifica198.
In sede di valutazione è determinante che le cerchie interessate riconoscano la mutilazione o la modificazione, e che questa si distingua così chiaramente dalla grafia corretta e usuale, in modo da marcare l’impressione d’insieme in modo decisivo (cfr. n. 4.4.9, pag. 132). Al fine di determinare se in un segno costituito da un’espressione appartenente al dominio pubblico modificata, prevalga il carattere descrittivo rispettivamente usuale o quello di fantasia, è necessario tenere conto del singolo caso e considerare l’effetto visivo, uditivo e il significato. In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione di un’unica lettera può avere un grande impatto sull’impressione d’insieme (nel caso delle parole brevi e laddove è modificato il significato della parola), mentre in altri l’effetto è minimo. Un segno non è quindi ammesso alla registrazione se la parola appartenente al dominio pubblico rimane riconoscibile e la modificazione o mutilazione non altera l’impressione d’insieme in modo decisivo199.
Le modificazioni e le mutilazioni che sono (diventate) usali non conferiscono carattere distintivo al segno. Ciò vale ad esempio per l’uso di «4» al posto di «for», «2» al posto di «to» o «too», «@» al posto di «a» o «at», «XMAS» al posto di «Christmas». Al giorno d’oggi l’uso delle abbreviazioni è molto diffuso in particolare nella corrispondenza elettronica e via SMS200.
In linea di massima le modificazioni o le mutilazioni relative a singole lettere non sono sufficienti. BLAK (invece di «black») per del carbone, DECAP (invece di «décape») per un solvente o NENDA (invece di «Nendaz») per dell’acqua minerale, non sono segni ammessi alla registrazione, poiché un’unica lettera li distingue dai termini esclusi dalla protezione e la modifica apportata non influisce sulla pronuncia201.
Esempio di segno ammesso alla registrazione:
- COMPUTEACH CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42
Esempio di segno non ammesso alla registrazione:
- SERVICENTER (Cl. 37, 39, 41, 42)
197 In merito alla possibilità di perpetuazione dei motivi di esclusione dalla protezione ai sensi dell'art. 2 lett. c e d LPM cfr. n. 3.2 pag. 107, come anche n. 5 segg. pag., 160 segg. 198 Cfr. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B- 990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.). 199 Cfr. TF, sic! 2014, 24 segg., consid. 2.2 in fine – Ce’Real. 200 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT. 201 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC e TF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
135
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole
L’accostamento di sinonimi o la ripetizione superflua del significato dell’elemento descrittivo (pleonasmo) può costituire un segno ammesso alla registrazione (p.es. TINIMINI composto da «tini» che significa «piccolo» e «mini» che sta per «molto piccolo»).
Vanno distinti dai pleonasmi i segni costituiti da semplici ripetizioni di uno stesso termine. Se, da solo, il termine ripetuto non è ammesso alla protezione, la sua ripetizione non vi ha alcun influsso (p.es. CURRY-CURRY).
I segni costituiti da elementi descrittivi possono essere registrati come marchi se contengono un gioco di parole chiaro che prevale sul significato descrittivo. Se l’ambiguità è irrilevante il segno non può essere registrato.
Esempio di segno ammesso alla registrazione:
- AUS GUTEM GRUNDE CH 493 054, cl. 32
4.4.9.4 Designazioni simboliche
I segni simbolici non descrivono direttamente un prodotto o un servizio ma vi alludono mediante una metafora. In linea di massima sono ammessi alla registrazione nella misura in cui non sono usuali nel commercio.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- LILIPUT CH 475 970, cl. 25
- BLUE WATER CH 451 907, cl. 3
4.4.9.5 Pluralità di lingue
I segni descrittivi o usuali costituiti da elementi in più di tre lingue d’esame sono di principio atti a essere protetti come marchi. Di norma, il semplice uso di due lingue non rende il segno registrabile. Il necessario carattere distintivo può tuttavia essere conferito dalla combinazione con altri elementi come una leggera mutilazione.
L’origine straniera di termini usuali in Svizzera (p.es. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB) non influisce in linea di massima sull’appartenenza al dominio pubblico di un segno.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- FreshDelica IR 727 588, cl. 31
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- AQUASWISS
4.5 Segni semplici
4.5.1 Singole lettere e cifre
Sono in particolare segni semplici, e come tali non atti a essere registrati come marchi, le singole lettere dell’alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema numerico
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
136
arabo (da 0 a 10) e romano202. Anche se spesso le singole lettere e cifre non sono descrittive in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali privi del carattere distintivo concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in ragione del loro numero limitato.
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre
Non sono ammessi alla protezione i segni dotati di un significato proprio in quanto designazioni abbreviate o abbreviazioni e che sono descrittivi in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati (p.es. indicazioni metriche o di tipo)203.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- 4WD per veicoli (a 4 trazioni)
- kp per strumenti di misurazione (chilogrammo peso)
- V8 per veicoli (8 cilindri av)
- M8 per viti (metrico/8 mm)
I gruppi di lettere o cifre o le loro combinazioni sono atti alla protezione se, in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, non danno origine a indicazioni (in particolare sotto forma diabbreviazioni e acronimi) o date percepibili come rinvii descrittivi.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- 4×4 CH 418 344, cl. 25, tuttavia non ammesso per veicoli a motore [cl. 12]
- PCC CH 481 135, cl. 9, 16, 42
Non sono invece ammessi alla protezione i segni che si compongono di un gruppo di lettere di per sé dotato di carattere distintivo e di una combinazione di parole descrittiva, se il gruppo di lettere è apposto immediatamente prima o dopo la combinazione di parole e viene quindi percepito dai destinatari unicamente quale acronimo della combinazione di parole descrittiva.
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (cl. 36)
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso
Le lettere dell’alfabeto latino scritte per esteso, come «ZETA» per la «z» o «ACCA» per l’«h», sono dotate di carattere distintivo. Quest’ortografia non è inoltre indispensabile nel linguaggio commerciale quotidiano. Di principio, sono ammesse alla registrazione anche le cifre espresse a parole come ad esempio «OTTO». Sono invece escluse dalla protezione le cifre che, in relazione con determinati prodotti, sono percepite come indicazioni di quantità (anche in assenza di un’unità di misura).
202 TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); cfr. anche TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B- 1580/2008, consid. 2.3 – A - Z. 203 TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
137
4.5.4 Figure geometriche
Sono segni semplici anche le figure geometriche di base come il triangolo, il rettangolo, il quadrato e il cerchio204. Se utilizzate da sole sono banali e prive di carattere distintivo, oltre che soggette al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Le figure geometriche di base dotate di una rappresentazione grafica particolare, le combinazioni di più figure geometriche di base o di una figura geometrica di base e di un segno semplice sono invece atte a essere registrate.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 484 666, cl. 42
- IR 897 264, cl. 25
4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili
Se utilizzati singolarmente i segni di punteggiatura sono banali e privi di carattere distintivo, sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Sono segni d’interpunzione il punto (.), la virgola (,), il trattino (-). Lo stesso vale per altri caratteri stampabili oltre alle lettere e alle cifre secondo la norma ISO 8859-15 (cfr. l’allegato ; pag. 270 in merito alle lettere e alle cifre semplici cfr. n. 4.5.1, pag. 135), quali i segni matematici come l’uguale (=), il più (+) o il meno (–) o la semplice raffigurazione di un asterisco (*). Le combinazioni di questo tipo di segni semplici tra loro o con altri segni semplici come lettere o cifre possono essere atte alla registrazione come marchi.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- (CH 656 895, cl. 7, 12)205
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)
204 TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo). 205 Rivendicazione di colore: grigio scuro (antracite) PANTONE, PMS 425; arancione PANTONE, PMS 148.
N!
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
138
4.5.6 Segni atti alla protezione per principio
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri
L’Istituto ammette alla protezione singole lettere e lettere scritte per esteso appartenenti ad alfabeti stranieri, come quello greco, se non sono descrittive. Ciò non vale per tutte le lettere: la lettera greca α, ad esempio, non può essere registrata per degli strumenti di misurazione dei raggi alfa.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- GAMMA CH 630 735, cl. 9, 42
- DELTA CH 658 197, cl. 35, 41, 45
Le scritture inusuali in Svizzera (p.es. il cinese, giapponese o cirillico) sono considerate alla stregua di segni figurativi e, in linea di massima, dotate di carattere distintivo e non soggette al bisogno di disponiblità206. Il significato dei segni figuranti nelle scritture inusuali è invece considerato per verificare se tali segni sono contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi (cfr. Parte 5, n. 6, pag. 162).
Esempi:
- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
- CH 479 392, cl. 34
4.5.6.2 Monogrammi
Le lettere dell’alfabeto latino o le singole cifre dotate di una rappresentazione grafica, vale a dire concepite come monogrammi o loghi oppure combinate con diversi colori, sono atte a essere registrate a condizione che la rappresentazione grafica determini l’impressione d’insieme in modo decisivo207.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 498 510, cl. 16, 28, 35
206 Fanno eccezione i segni protetti in virtù del trattato concluso tra la Confederazione svizzera e la Federazione russa sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche (cfr. n. 8.7.1, pag. 193). 207 La rappresentazione grafica non deve limitarsi all’evidenza; cfr. DTF 134 III 314, consid. 2.5 – M/M- joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 in combinato disposto con consid. 2.3 – V (fig.).
1A~4t OIITMMA
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
139
- CH 452 689, cl. 37
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati
I principi d’esame illustrati di seguito coincidono in linea di massima con la prassi comune «Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo» (CP3) adottata nel quadro del programma di convergenza dell’EUIPO. È quindi possibile che sia fatto riferimento ai criteri di tale prassi comune, anche se quest’ultima utilizza a volte una terminologia diversa208.
In conformità con i principi generali209 i marchi verbali/figurativi combinati210 sono esaminati in base all’impressione d’insieme211.
I segni appartenenti al dominio pubblico possono essere combinati con elementi ammessi alla protezione o elaborati graficamente in modo che, nel loro insieme, siano dotati di carattere distintivo212. In questi casi non si applica il bisogno di disponibilità.
Per essere ammessi alla protezione, gli elementi dotati di carattere distintivo devono determinare l’impressione d’insieme in modo decisivo213. Trattasi di una decisione basata sul potere di apprezzamento. Vale segnatamente quanto segue:
a. Inerente alla combinazione di parole, cifre o altri caratteri stampabili di dominio pubblico con altri elementi: - più gli elementi verbali sono descrittivi o usuali, e più crescono le esigenze nei
confronti degli elementi grafici214. In questo contesto il Tribunale federale richiede l‘«originalità» della rappresentazione grafica215;
208 Per una panoramica della prassi comune, si veda https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communi cation/common_communication_6/common_communication6_it.pdf . 209 Cfr. n. 3.2, pag. 107. 210 Per la definizione cfr. Parte 2, n. 3.2.2, pag. 59. 211 TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); CRPI, sic! 2004, 926, consid. 3 e 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 212 TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B- 1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 213 TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cfr. anche TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.). 214 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.); TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.). 215 TAF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF 4A_261/2010, consid. 2.1 e 2.3 – V (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
140
- la rappresentazione grafica non deve esaurirsi nell’evidenza216; a titolo di esempio, i grafismi a modo di etichette come le incorniciature e sottolineature, in genere non influiscono sull’impressione d’insieme in modo decisivo217;
- gli stili di carattere usuali218, il corsivo e il grassetto, le grafie regolari219 e le varianti in maiuscolo/minuscolo220 non conferiscono carattere distintivo ai segni verbali. Lo stesso vale per le parole frammentate, congiunte221 o la punteggiatura222. Non conferisce carattere distintivo al segno la disposizione usuale - verticale, obliqua, su più righe o l’inversione - di elementi verbali;
- in linea di massima, l’aggiunta di immagini (a condizione che non siano descrittive, usuali o banali, cfr. n. 4.7, pag. 142) basta per conferire a un segno il carattere distintivo necessario. Ciò vale anche se l’elemento figurativo è più piccolo dell’elemento verbale nella misura in cui determina l’impressione d’insieme in modo decisivo;
- un unico colore non conferisce carattere distintivo a un elemento verbale descrittivo o usuale. L’impiego di più colori è ormai usuale e anche l’impiego di una gamma molto vasta (rivendicazione di colore multipla) non conferisce in linea di principio carattere distintivo al segno. Non è invece escluso che possa farlo un accostamento inusuale di colori che influisca in modo determinante sull’impressione d’insieme.
b. Inerente alla combinazione di motivi grafici di dominio pubblico con altri elementi: - Se degli elementi dotati di carattere distintivo sono apposti su motivi di dominio
pubblico (cfr. n. n. 4.7, pag. 142), occorre valutare il loro influsso sull’impressione d’insieme in analoga applicazione dei criteri illustrati al n. 4.12.5.1 seg., pag. 152. In particolare non sono rilevanti gli elementi che, rispetto al motivo, sono troppo piccoli per influenzare in maniera significativa l’impressione d’insieme.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 661 953, cl. 16, 25, 41
216 TAF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF 4A_261/2010, consid. 2.2 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.). 217 TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 218 P.es. gli stili dei caratteri per computer, cfr. TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.). 219 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-5659/2008, consid. 3.7 e 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 220 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B- 6352/2007, consid. 9 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMArt. 221 TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B- 7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER. 222 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; CRPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
141
- CH 504 137, diverse classi
- Esempio CP3; cl. 30
- Esempio CP3; cl. 29
- Esempio CP3; cl. 37
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 866 199, cl. 29, 32223
(Rivendicazione di colore: oro)
-
CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44224
(Rivendicazione di colore: rosso (Pantone 186, RAL 3027), grigio (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), bianco)
- CH 54082/2006, cl. 29-33225
- CH 7299/2001 (Rivendicazione di colore: blu) e CH 7300/2001 (Rivendicazione di colore: giallo), cl. 1, 30226
223 TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 224 TAF B-5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 225 TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 226 CRPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).
resh Sard)ne
• PESI codfRo!.. SERV!CB
toppharm
Solar Strom
Apotheken
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
142
- CH 2755/2005, cl. 5227
(Rivendicazione di colore: blu - Pantone 294)
-
Esempio CP3; cl. 30
(Rivendicazione di colore: blu, viola, rosso,
giallo, verde, grigio, rosa)
- Esempio CP3; cl. 29
- Esempio CP3; cl. 37
- Esempio CP3; cl. 45
4.7 Marchi figurativi
Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici o figurativi228.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 489 939, cl. 35, 36, 42
I segni figurativi possono essere percepiti come indicazioni descrittive per i prodotti o i servizi per i quali sono rivendicati, alla maniera dei segni verbali229. Appartengono al dominio pubblico le rappresentazioni figurative usuali o palesi, in particolare:
- dei prodotti o del loro imballaggio;
227 TAF B-1643/2007 – basiela PHARMACEUTICA (fig.). 228 Sono marchi figurativi anche i segni composti da un motivo limitato ad un massimo di dimensione di 8×8 cm. I principi di seguito illustrati possono essere applicati anche ai segni il cui motivo raffigurato è dotato di elementi verbali o numerici. 229 Cfr. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.
(basilea) PHARMACEUTICA
'lavouramaroma
(,~I Sardines
<.~ rPEST CONTROL SERVICESl~ I
L&OAL ADVICS &&RVlC&B
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
143
- di una loro parte (p.es. la presentazione della superficie sotto forma di motivo230); - delle altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi (p.es. la tecnica applicata231, lo
scopo232, i destinatari o il luogo di vendita)233.
Nello specifico vale che un segno figurativo è ammesso alla protezione, perché dotato di carattere distintivo ed esente dal bisogno di disponibilità, se il motivo raffigurato si scosta abbastanza dalle forme e dai motivi banali utilizzati nel segmento di prodotti o servizi interessato234 o se la rappresentazione grafica del segno figurativo (ossia come è rappresentato il motivo) si scosta a sua volta in misura sufficiente dalle rappresentazioni figurative banali235.
Nella valutazione del motivo rappresentato sono applicati i criteri validi per l’esame dei marchi tridimensionali (n. 4.12, pag. 149)236.Per quel che concerne la rappresentazione grafica, le riproduzioni fedeli o nello stile di un disegno tecnico sono usuali e non conferiscono quindi carattere distintivo; la situazione è invece diversa in caso di forte stilizzazione, aggiunte o prospettiva inusuale237. Il semplice fatto che il motivo appartenente al dominio pubblico sia rappresentato bidimensionalmente anziché tridimensionalmente può portare all’ammissiblità unicamente se, in ragione di tale rappresentazione, il segno non è riconosciuto quale raffigurazione del prodotto, del suo imballaggio ecc. (cfr. l’elenco succitato). In questo caso, si presuppone in linea di massima che la rappresentazione sia stilizzata e che il motivo raffigurato non presenti le caratteristiche tipiche dei prodotti in questione238.
Se il segno è composto da elementi che, essendo né descrittivi né usuali, non presentano alcun legame con i prodotti e i servizi, in linea di massima è ammesso alla protezione. Ciò
230 TAF B-2655/2013, consid. 5 – Intreccio viennese (marchio figurativo); CRPI, sic! 2005, 280, consid. 7 – Motivo a quadri (marchio figurativo); in merito ai motivi cfr. n. 4.10, pag. 147. 231 TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): il simbolo diffusamente utilizzato per rappresentare la tecnica «Universal Serial Bus» (USB) e «wireless» descrive il possibile campo di applicazione dei prodotti o dei servizi. 232 Cfr. TAF B-5120/2014, consid. 5.6 seg. – Testa femorale (marchio figurativo). 233 Cfr. anche la prassi comune «Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo» adottata nel quadro del programma di convergenza dell’EUIPO (cfr. nota 208). 234 Cfr. TAF B-3088/2016, consid. 4.3.3 – Nota musicale (marchio figurativo);TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Pulsante (marchio figurativo). 235 Cfr. TAF B-3601/2014, consid. 3.2 seg. – Capsula medicinale (marchio figurativo); TAF B- 2713/2009, consid. 2 e 5.4 – Simbolo USB Wireless (marchio figurativo). 236 TAF B-3601/2014, consid. 3.2 – Capsula medicinale (marchio figurativo); TAF B-1920/2014, consid. 3.2 – Ippopotamo (marchio figurativo); TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB Wireless (marchio figurativo). 237 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Pulsante (marchio figurativo). 238 La rappresentazione bidimensionale, leggermente stilizzata di un insetto non è considerata una rappresentazione della forma per ciondoli (cl. 14) se non è raffigurata la tipica asola (cfr. CRPI, sic! 1/2006, 31 – Scarabé [marchio figurativo]).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
144
vale in particolare per i segni risultanti dalla combinazione239 di elementi grafici purché non appaiano come un dettaglio di un disegno, vale a dire come un motivo (cfr. n. 4.10, pag. 147).
Esempi di segni ammessi alla protezione:
-
CH 592 766, cl. 30. Il segno non è una banale riproduzione fedele del prodotto, ma presenta elementi supplementari («cubetto di ghiaccio», illuminazione, gocce d’acqua).
- CH 684 344, cl. 11, 30 e 43: il segno si distingue sufficientemente da una banale riproduzione grazie all’elemento costituito dalle gocce che formano un gagliardetto.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
Rivendicazione di colore: rosa (Pantone 677 C, edizione 2010)
cl. 10 (p. es. impianti per l’osteosintesi)240
-
cl. 9 (dispositivi elettronici tascabili per telefonate in entrata e in uscita nonché per l’invio e la ricezione di messaggi elettronici e altri dati digitali, da utilizzare come lettore audio digitale e computer palmare, assistente personale digitale, agenda elettronica, tablet e apparecchio fotografico)241.
239 In merito all’appartenenza al dominio pubblico delle figure geometriche di base cfr. n. 4.5.4, pag. 137. 240 TAF B-5120/2014 – Testa femorale (marchio figurativo). 241 TAF B-2418/2014 – Pulsante (marchio figurativo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
145
-
IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21242. Il segno raffigura un ritaglio di un motivo banale che corrisponde al cosiddetto «intreccio viennese». In relazione con determinati prodotti delle cl. 3, 20 e 21 (prodotti cosmetici, accessori cosmetici e mobili), il segno è privo di carattere distintivo.
4.8 Pittogrammi
I pittogrammi sono rappresentazioni figurative stilizzate che forniscono informazioni o fungono da riferimento. Possono in particolare fornire informazioni sull’uso o sullo scopo dei prodotti o dei servizi rivendicati (p.es. il pittogramma del riciclaggio). Sono privi di carattere distintivo i pittogrammi che si limitano a convogliare un’informazione e i segni che non si distinguono sufficientemente dalle riproduzioni usuali.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
Il segno non si distingue sufficientemente dai pittogrammi usualmente utilizzati per i servizi di ristorazione.
-
IR 1 184 394, cl. 9. Il segno non si distingue sufficientemente dalle rappresentazioni usuali per i software musicali. Nei destinatari il segno evoca direttamente lo scopo del software rivendicato243.
4.9 Marchi acustici
Esistono diverse categorie di segni acustici: il linguaggio umano, i segni acustici musicali o composti da rumori244, nonché diverse forme ibride.
I segni acustici sono atti ad essere protetti come marchi se hanno carattere distintivo e non sono soggetti al bisogno di disponibilità. I segni acustici musicali o composti da rumori sono tra l’altro privi di carattere distintivo, se le melodie, i suoni o i rumori assumono un carattere descrittivo in relazione ai prodotti o servizi rivendicati (p.es. il rombo di un motore per un veicolo) o se sono usuali nel contesto specifico (p.es. una nota canzone di Natale per delle
242 TAF B-2655/2013 – Intreccio viennese (marchio figurativo). 243 Cfr. TAF B-3088/2016 – Nota musicale (marchio figurativo) 244 Poiché i rumori non sono raffigurabili in note musicali, sono attualmente esclusi dalla protezione in ragione della loro insufficiente riproducibilità grafica (cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 60).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
146
decorazioni natalizie). Per le combinazioni di melodie e canto o testi enunciati è decisiva l’impressione d’insieme.
In merito alle condizioni formali per la registrazione di un marchio acustico, cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 60. In merito all’attitudine di una melodia a costituire un marchio, cfr., n. 2, pag. 105.
B. Segni non convenzionali
A differenza dei segni convenzionali, i segni non convenzionali spesso coincidono con l’aspetto esteriore del prodotto rivendicato. Questa sovrapposizione di segno e oggetto contrassegnato può interessare il prodotto nel suo insieme o solo una sua parte. Si pensi in particolare alle forme dei prodotti e degli imballaggi, ai colori e ai motivi, nonché al movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato.
Benché per tutti i tipi di marchi valgano gli stessi criteri per la valutazione del carattere distintivo concreto245, nel caso di un segno che coincide con l’aspetto esteriore del prodotto rivendicato, stabilire il carattere distintivo può essere più difficile rispetto a un segno verbale o figurativo246. I destinatari sono abituati a marchi costituiti da parole o immagini. Ciò non è il caso nella stessa misura per i marchi non convenzionali come le forme dei prodotti, i colori e i motivi247. I segni che coincidono con l’aspetto esteriore del prodotto stesso non sono in genere percepiti come un rinvio alla provenienza aziendale del prodotto, ma semplicemente come presentazioni particolari248. Se, ad esempio, la forma di una sedia d’ufficio, il colore o il motivo è rivendicato come marchio per mobili d’ufficio, in questi segni il destinatario riconoscerà a priori la forma, il colore o la presentazione dei mobili d’ufficio, ma non un marchio. Solo se un segno è percepito dal destinatario immediatamente come rinvio ad una provenienza aziendale al di là della sua funzione tecnica o estetica (cfr. n. 2, pag. 105), esso ha originariamente carattere distintivo249.
La valutazione del carattere distintivo dei segni non convenzionali avviene mediante il raffronto con la banale o le banali forme o presentazioni dei prodotti nel segmento rivendicato (cfr. n. 4.3.1, pag. 116. Sono determinanti le circostanze al momento della decisione250. Sono dotati di carattere distintivo solo i segni che si distinguono chiaramente
245 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); TAF B-2418/2014, consid. 3.5 – Pulsante (marchio figurativo). 246 Cfr. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marchio tridimensionale), dove è stabilito che per il relativo esame è corretto scegliere i criteri conformi al tipo di segno. 247 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). 248 DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione), con rinvio a DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 249 DTF 137 III 403, consid. 3.3.4 con rinvii – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 250 Cfr. TF 4A_363/2016, consid. 2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
147
(«auffällig») da queste ultime251. È necessario definire in astratto una o più forme o presentazioni di prodotti banali sulla base di quelle correntemente utilizzate nel segmento di prodotti rivendicato. Più è ampia la gamma di possibili forme e presentazioni, più è elevato il numero di varianti considerate banali252.
Il solo fatto che un segno si differenzi dalle forme e dalle presentazioni esistenti, non significa automaticamente che sia dotato di carattere distintivo253. In realtà, se vi presta particolare attenzione, il destinatario è in grado di distinguere le forme e le presentazioni che si discostano da quelle esistenti nello stesso segmento di prodotti per la presenza di elementi nuovi o leggermente modificati. In altri termini le presentazioni nuove o nuovi elementi di presentazione come le forme, i colori o i motivi possono individualizzare un prodotto senza necessariamente conferire carattere distintivo (cfr. n. 4.12.5, pag. 152).
Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore o con una funzione (marchio di movimento) del prodotto rivendicato, spesso è dubbioso se siano percepiti come marchi anche dopo un uso prolungato. I destinatari riconoscono piuttosto la forma del prodotto o dell’imballaggio, la sua funzione o la sua presentazione254. Il fatto che, alla luce di questa situazione, l’Istituto ritenga l’allestimento di un’indagine demoscopica lo strumento più appropriato per provare la verosimiglianza dell’imposizione nel commercio dei segni non convenzionali, non esclude a priori il ricorso ai documenti concernenti l’uso del segno255.
4.10 Motivi
Un motivo è un disegno decorativo riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.
I principi definiti di seguito si applicano ai segni che rappresentano un dettaglio di tale disegno256. La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione parte dal presupposto che il motivo rappresenta l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Di conseguenza, i destinatari riconosceranno nel motivo prima di tutto l’aspetto esteriore del prodotto rivendicato e non il rinvio a una provenienza aziendale (cfr. anche lett. B, pag. 146).
Ciò vale in particolare per i prodotti il cui aspetto esteriore è essenziale come per i tessuti, gli abiti, i mobili e gli accessori di moda. I motivi depositati per queste categorie di prodotti sono raramente dotati di carattere distintivo. Sono atti alla protezione i motivi che si scostano sufficientemente dalle presentazioni usuali, e dunque banali, del relativo segmento di
251 DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale); cfr. anche TAF B-3612/2014, consid. 6.4 – Capsula medicinale (marchio tridimensionale). 252 TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). 253 Cfr. TAF B-5183/2015, consid. 5.3 – Rosa (marchio di colore);TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 254 Per le forme di prodotti rispettivamente d’imballaggi cfr. DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale). 255 Cfr. n. 12.3.2, pag. 222. 256 Ciò vale a prescindere dal fatto che tali segni siano designati come «marchi figurativi» o meno nella domanda di registrazione del marchio, a questo riguardo cfr. gli esempi riportati al n. 4.6, pag. 139.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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prodotti257. I motivi talmente complessi da non essere riconoscibili sono privi di carattere distintivo (astratto).
Se i motivi sono rivendicati per servizi, l’ammissibilità alla protezione è valutata sulla base dell’ipotesi che il motivo sarà utilizzato segnatamente nella corrispondenza (p.es. buste intestate), nelle fatture, nei siti Internet, nelle insegne o nella pubblicità. Anche in questi casi i motivi sono percepiti principalmente come elementi decorativi; il carattere distintivo è verificato per mezzo di un confronto con motivi usuali, rispettivamente banali.
Quanto alla prova della verosimiglianza dell’imposizione nel commercio di un motivo privo di carattere distintivo, l’Istituto giudica più appropriato l’allestimento di un’indagine demoscopica258.
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- cl. 20 (mobili), cl. 24 (tessuti)
Altri due esempi sono riportati al n. 4.7, pag. 142.
4.11 Marchi di colore
Un marchio di colore (astratto) si compone esclusivamente di un colore o di una combinazione di colori. La protezione è richiesta per il colore in sé.
La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione si basa sul presupposto che il colore costituisce l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Se l’aspetto esteriore del prodotto o dell’imballaggio coincide con il segno, la percezione di questo tipo di segno è diversa da quella dei segni il cui oggetto contrassegnato non coincide con il contrassegno (cfr. lettera B, pag. 146). Inoltre, la maggior parte dei prodotti o degli imballaggi possiede per natura un colore, che serve anzitutto alla presentazione estetica o funzionale. Ciò vale in conformità al senso per i servizi. Benché questi ultimi non siano dotati di un colore proprio, nell’ambito dei servizi i colori sono utilizzati nelle più svariate forme259. In ambito commerciale, i destinatari sono quindi costantemente confrontati con colori di tutti i tipi (utilizzati da soli o combinati tra loro), la cui funzione principale è di norma estetica e non distintiva.
Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione di colori è dato unicamente se il colore si scosta sufficientemente dai colori banali utilizzati nel corrispondente segmento di prodotti o servizi (cfr. anche lett. B, pag. 146). Se nel segmento in questione viene utilizzata un’ampia gamma di colori, un grande numero di colori sarà considerato banale.
257 In questo contesto si applicano per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi tridimensionali in senso stretto (n. 4.12.5, pag. 152). Secondo TAF B-2655/2013, consid. 3.6 e 5.5.1 – Motivo esteriore, per l’esame del carattere di dominio pubblico occorre valutare in particolare se nel settore di prodotti o servizi rivendicato sono noti o usuali motivi simili dai quali il motivo rivendicato non si scosta in termini di originalità. 258 Cfr. n. 12.3.2, pag. 222. 259 Cfr. in questo senso CRPI, sic! 2002, 243, consid. 2 e 5b – Colore giallo (marchio di colore).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Inoltre, gli attori del mercato devono poter utilizzare i colori per presentare i loro prodotti o utilizzarli in relazione ai loro servizi. Un’eccessiva limitazione della disponibilità dei colori sarebbe pertanto contraria agli interessi della concorrenza. Ne consegue che i colori e le combinazioni di colori sono soggetti a un considerevole bisogno di disponibilità.
Su tale base i marchi di colore sono in linea di massima registrabili come marchi solo se si sono imposti nel commercio260. Ciò è possibile unicamente se non sussiste un bisogno assoluto di disponibilità261. Poiché in ambito commerciale i colori sono estremamente diffusi e, anche dopo un uso prolungato, sono percepiti come elemento estetico e non come rinvio a una determinata azienda, le esigenze legate alla registrazione a titolo di marchio imposto sono elevate. Quanto alla prova della verosimiglianza dell’imposizione del marchio nel commercio, l’Istituto giudica più appropriato l’allestimento di un’indagine demoscopica262.
Esempi (marchi imposti):
- il colore GIALLO263 CH 496 219, cl. 36 (pagamenti, tenuta di conti), 39 (distribuzione di lettere e colli, trasporto di invii della posta rapida, trasporto di colli e lettere nel traffico internazionale, servizi d’autobus)
- il colore giallo zinco RAL 1018 CH 612 176, cl. 7 (lavatrici a pressione)
4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma)
4.12.1 Nozione
Si distinguono due tipi di marchi tridimensionali.
Il marchio tridimensionale in senso stretto consiste in una forma tridimensionale di un prodotto o di un imballaggio oppure in una delle loro parti. Il segno e l’oggetto contrassegnato coincidono264.
Esempio:
- CH 541 393, cl. 29 (tra gli altri latte, latticini)
260 TAF B-5183/2015, consid. 3.2 – Rosa (marchio di colore). 261 A titolo d’esempio, sussiste un bisogno assoluto di disponibilità per i colori che sono i colori naturali dei prodotti rivendicati (p.es. il rosso per i pomodori) o che sono previsti dalla legge per i prodotti interessati (p.es. il rosso per gli estintori). 262 Cfr. n. 12.3.2, pag. 222. 263 CRPI, sic! 2002, 243 – Colore giallo (marchio di colore). 264 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifricio (marchio tridimensionale).
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Nel caso dei marchi tridimensionali in senso lato l’oggetto contrassegnato e il segno non coincidono265. Essi non sono legati alla forma o all’imballaggio di un prodotto e possono quindi essere separati da quest’ultimo senza alterarne lo scopo266 (p.es. la stella di Mercedes), oppure non sono rivendicati per dei prodotti ma per dei servizi.
Esempio:
- CH 634 580 (cl. 36)
4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato
Sono, ad esempio, considerati marchi tridimensionali in senso lato le parole, le lettere, le cifre o le rappresentazioni figurative (rilievi, figure, corpi geometrici) in tre dimensioni. Questi segni sono fondamentalmente esaminati come i segni bidimensionali e appartengono al dominio pubblico se, in relazione con i prodotti e servizi rivendicati, sono, ad esempio, costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o usuali, da forme tridimensionali banali e semplici (corpi geometrici come sfere, prismi, dadi, ecc.) o se non se ne discostano a sufficienza.
Sono marchi tridimensionali in senso lato anche le forme protette per dei servizi. Se la forma è un oggetto legato alla fornitura del servizio (p.es. un’automobile per un servizio di locazione di autovetture) o che è usualmente utilizzato nell’ambito del servizio in questione (p.es. delle forbici per i servizi di un salone di parrucchiere), nel quadro dell’articolo 2 lettera a LPM l’Istituto applica per analogia i principi validi per i marchi tridimensionali in senso stretto (cfr. n. 4.12.3, pag. 150 e n. 4.12.5, pag. 152 e n. 4.12.5.2, pag. 156).
L’eventuale appartenenza al dominio pubblico dei marchi tridimensionali in senso lato è valutata ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Non si applica invece l’articolo 2 lettera b LPM267.
4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto
Quando si parla di marchi tridimensionali in senso stretto (forme di prodotti e di imballaggi) il segno e l’oggetto contrassegnato coincidono perfettamente o almeno in parte. Stabilire il carattere distintivo concreto della forma di un prodotto o di un imballaggio è pertanto problematico (cfr. lett. B, pag. 146). In sede di valutazione è necessario considerare che
265 Pur non essendo segni non convenzionali i marchi tridimensionali in senso lato sono citati qui a fini di semplificazione. 266 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifricio (marchio tridimensionale). 267 Parere diverso in TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 e 6.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).
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sostanzialmente i destinatari percepiscono la forma di un prodotto o di un imballaggio e le loro parti come la presentazione del prodotto o dell’imballaggio stesso e non come rinvio a una provenienza aziendale268. In effetti, la presentazione di una forma di un prodotto o di un imballaggio ha in primo luogo fini estetici o funzionali, non rinvia in genere alla provenienza aziendale269. Solo se la forma depositata funge da rinvio a una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo ai sensi della legge sulla protezione dei marchi.
Per identificare eventuali motivi di esclusione, i marchi tridimensionali sono esaminati secondo l’articolo 2 lettere a e b LPM. Qualora non siano riscontrati motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, si verifica che il segno non appartenga al dominio pubblico secondo l’articolo 2 lettera a LPM.
4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM
Conformemente all’articolo 2 lettera b LPM, le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme di prodotti o di imballaggi imposte dalla tecnica sono escluse dalla protezione come marchi. Una forma di un prodotto o di un imballaggio esclusa dalla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM non può essere ammessa alla registrazione perché imposta nel commercio.
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto
Le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto sono quelle le cui caratteristiche tridimensionali essenziali si compongono di elementi di forma puramente generici per il relativo segmento di prodotti. Ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, in sede d’esame è necessario definire gli elementi che caratterizzano specificamente i prodotti del relativo genere. Se le forme di prodotti si presentano al di là degli elementi di forma inerenti alla natura stessa dei prodotti in maniera estetica, di massima, esse non costituiscono più la natura stessa dei prodotti. Anche le forme di prodotti che presentano differenze solo minime rispetto agli elementi di forma puramente generici nel settore dei prodotti considerati sono escluse dalla protezione per il motivo di esclusione della natura stessa del prodotto.
A titolo di esempio, costituiscono la natura stessa del prodotto un anello semplice senza alcuna elaborazione, depositato per dei gioielli, o un semplice pallone rotondo, depositato per dei palloni da gioco.
Sono in particolare escluse dalla protezione perché costituiscono la natura stessa del prodotto, le forme di imballaggi per prodotti che non hanno una conformazione solida (p.es. i liquidi, le polveri e le sostanze gassose), se le loro caratteristiche essenziali sono costituite
268 DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale);TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-7574/2015, consid. 6.1.5.4 – Bottiglia di profumo (marchio tridimensionale). 269 DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
152
da elementi di forma puramente generici270. Queste forme di imballaggi sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità.
4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica
Sia la forma stessa del prodotto, sia la forma del suo imballaggio possono essere imposte dalla tecnica. Una forma è considerata imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, se per un prodotto del genere corrispondente i concorrenti non dispongono di alcuna forma alternativa per raggiungere lo stesso effetto tecnico, o se l’uso di una forma alternativa non è ragionevole nell’interesse di un mercato concorrenziale271. Non ci sono alternative ragionevoli se i concorrenti devono rinunciare alla forma più evidente e idonea a favore di una soluzione meno pratica, meno resistente oppure più onerosa per quanto riguarda i costi di produzione272.
Se, oltre agli elementi imposti dalla tecnica, una forma di prodotto o di imballaggio presenta elementi estetici, le condizioni all’articolo 2 lettera b LPM non sono soddisfatte. Le forme imposte dalla tecnica che presentano elementi estetici minimi sono tuttavia escluse dalla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM.
È necessario distinguere una forma imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM dalla forma del prodotto condizionata dalla tecnica, di cui è tenuto conto nell’esame dell’appartenenza al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 4.12.5, pag. 152).
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)
4.12.5.1 Principi generali
Oltre agli elementi geometrici di base semplici, appartengono al dominio pubblico le forme di prodotti o di imballaggi che non si distinguono da una forma attesa e solita rispettivamente dalla gamma di forme banale né nei loro singoli elementi né nella combinazione di questi ultimi e che per mancanza di «originalità» non restano quindi impresse nella mente dei destinatari 273. L’accostamento sorprendente degli elementi di un marchio costituito da elementi appartenenti al dominio pubblico può per esempio conferirgli originalità274. In altri termini non appartengono al dominio pubblico le forme che si distinguono chiaramente (in modo «auffällig») dalle rappresentazioni di forme banali utilizzate nel relativo segmento di
270 In questo contesto cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Sfera Lindor (marchio tridimensionale) e DTF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 271 Cfr. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 272 Cfr. TF 4A_20/2012, consid. 2 seg. – Lego II (marchio tridimensionale); DTF 129 III 514, consid. 3.2.1 seg. – Lego (marchio tridimensionale); DTF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 273 TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). 274 TAF B-2418/2014, consid. 3.2 – Pulsante (marchio figurativo).
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153
prodotti o servizi275 (cfr. lett. B, pag. 146) che sono di conseguenza percepite dalle cerchie commerciali interessate come indicazioni di provenienza276.
In questo senso, in sede d’esame è anzitutto necessario definire mentalmente una o più forme banali di prodotti rispettivamente di servizi sulla base delle forme usualmente utilizzate nel segmento277 di prodotti o servizi rivendicato278 al momento della decisione. Dinanzi a tale definizione della forma banale di un prodotto o di un servizio, riveste un’importanza fondamentale la molteplicità di forme nel segmento considerato279. Quando la molteplicità è elevata, è più difficile creare una forma che non sia banale e che non venga percepita dai destinatari come semplice variante di una forma comune280, ma come rinvio alla provenienza aziendale281. Ne deriva che una pluralità di forme o elementi di forma è da considerare banale, se nel rispettivo segmento di prodotti o servizi domina un’elevata molteplicità di forme282.
È poi da valutare la divergenza della forma depositata dalla o dalle forme banali di un prodotto rispettivamente di un servizio del rispettivo segmento, per cui è da apprezzare l’impressione d’insieme della forma depositata283. Il fatto che una forma non sia usuale (poiché nuova sul mercato rispettivamente usata esclusivamente da un’azienda determinata) non esclude tuttavia la sua appartenenza al dominio pubblico284. Infatti, non è decisivo che la forma esaminata si distingua dai prodotti della concorrenza rispettivamente dalle forme utilizzate dai fornitori di servizi concorrenti285. Determinante è unicamente il fatto che la
275 Cfr. a riguardo della molteplicità di forme concernente le forme di prodotti DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). 276 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale) e CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 277 Sulla base della percezione delle cerchie commerciali interessate e della natura dei prodotti interessati può essere necessario rifarsi ad un segmento di prodotti più ampio; cfr. TAF B-1360/2011, consid. 6.1 seg. – Collo di bottiglia (marchio tridimensionale). 278 TF 4A_363/2016, consid. 2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). Vanno considerate anche le imitazioni in commercio al momento della decisione (TAF B-1165/2012, consid. 5.4 – punte di miscelatori [marchi tridimensionali]). 279 In merito alle modalità per definire la gamma di forme cfr. n. 3.11 pag. 114. 280 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 281 TAF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); TAF B- 7574/2015, consid. 6.1.5.3 – Bottiglia di profumo (marchio tridimensionale); cfr. anche TAF B- 1920/2014, consid. 5.4 – Ippopotamo (marchio figurativo). 282 Cfr. CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 con rinvii – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 283 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale). 284 TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 2.2 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.8 – punte di miscelatori (marchi tridimensionali). 285 TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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divergenza dalla gamma di forme usuali nel relativo segmento è così appariscente, inattesa e insolita che i destinatari percepiscono la forma come rinvio alla provenienza aziendale286. Di norma le cerchie commerciali decisive non percepiranno una forma come rinvio alla provenienza aziendale per il relativo prodotto o servizio unicamente per la sua individualità e per la sua memorabilità287. In altri termini, non basta che la forma in questione si distingua dalle altre solo esteticamente, ma è determinante che la sua manifesta singolarità funzioni come rinvio ad una determinata azienda288. Anche una forma inusuale può essere condizionata da aspetti funzionali (come p.es. dalla fabbricazione o dallo scopo) e/o caratterizzata da aspetti di natura estetica ed essere compresa pertanto come elemento puramente decorativo o tecnico. Tali forme sono banali. Sono banali anche le forme determinate dal funzionamento senza essere imposte dalla tecnica (forme condizionate dalla tecnica).
In conformità con i principi generali (cfr. n. 3, pag. 106), nella valutazione del carattere distintivo di un segno, è decisiva la percezione da parte delle cerchie di destinatari interpellate. Solo se queste riconoscono nella forma di un prodotto o di un imballaggio un rinvio alla provenienza aziendale, al di là degli aspetti funzionali o estetici, la forma è atta a essere protetta come marchio.
In merito all’imposizione nel commercio, cfr. n. 12.3.2, pag. 222.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- IR 801 959, cl. 33 (bevande alcoliche)
- CH 618 695, cl. 29 e 30
286 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 segg. – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). Cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale) e TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Penna a sfera (marchio tridimensionale), dove sono richiesti una distinzione appariscente da tutte le forme usualmente utlizzate nel segmento interessato e una memorabilità a lungo termine. 287 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III. 288 DTE 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).
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Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- Cl. 3 (profumi)289
- Cl. 20 (recipienti d’imballaggio in plastica)290
- Cl. 30 (prodotti a base di cioccolato, segnatamente confetti di cioccolato)291
(Rivendicazione di colore: caramel, marron, beige.)
- Cl. 29 (tra l’altro prodotti della pesca, piatti pronti)292 e 43 (servizi di ristorazione, servizi di catering)293
289 TAF B-7574/2015 – Bottiglia di profumo (marchio tridimensionale). 290 DTF 133 III 342 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). 291 TF 4A_374/2007 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale). 292 DTF 137 III 403 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 293 TAF B-6313/2009 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
156
4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi bidimensionali con carattere distintivo
Per quel che riguarda le forme appartenenti al dominio pubblico combinate con elementi bidimensionali (p.es. elementi verbali, rappresentazioni figurative, colori), il motivo di esclusione può venire meno solo se gli elementi bidimensionali non sono né descrittivi né funzionali e, nel caso di una rappresentazione grafica o cromatica, si scostano sufficientemente dalla gamma di possibili rappresentazioni nel settore di prodotti in questione294. Non basta quindi che un colore consenta di distinguere un prodotto dagli altri; se non è sufficientemente diverso dai colori usualmente utilizzati nel rispettivo settore, esso non conferisce carattere distintivo al segno295. Occorre inoltre che gli elementi bidimensionali influiscano in modo determinante sull’impressione d’insieme296. Non è dunque sufficiente che tali elementi siano apposti in qualsiasi modo visibile sulla forma banale; devono, invece, nella visione d’insieme del segno nel suo complesso, essere ben riconoscibili a prima vista297. Gli elementi bidimensionali dal carattere distintivo che, rispetto alla forma sono o troppo piccoli298 o si trovano in una posizione insolita, non sono adatti a conferire carattere distintivo sufficiente al segno depositato.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- IR 847 313, cl. 9, 11, 16
- IR 879 107, cl. 29
294 Cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – sfere di cioccolato (marchi tridimensionali); TF, sic! 4/2000, 286, consid. 3c – pillola rotonda (marchio tridimensionale); TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 segg. – Testa femorale (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – punte di miscelatori (marchi tridimensionali). Anche in questo contesto si considera se gli elementi non distintivi sono combinati in maniera sorprendente od originale. 295 Cfr. TAF B-3612/2014, consid. 3.3 e consid. 5.7 – Capsula medicinale (marchio tridimensionale); TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 segg.– Testa femorale (marchio tridimensionale). 296 TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 297 Cfr. TAF B-5341/2015, consid. 10.2.3.2 – Instrument d'écriture (marchio tridimensionale); TAF B- 7379/2006, consid. 4.4 – Tubo di colla (marchio tridimensionale). 298 TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale).
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Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
Rivendicazione di colore: giallo, bianco.
Cl. 5 (preparati farmaceutici per la prevenzione e il trattamento della sclerosi multipla recidivante- remittente)299
- Cl. 16 (Instruments d’écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos)300
4.13 Marchio di posizione
Un marchio di posizione è caratterizzato da un elemento immutato (segno di base), apposto (sul prodotto) sempre nella stessa posizione, e le cui proporzioni sono costanti. Può essere un segno di base qualsiasi tipo di segno posizionabile su un prodotto (segni verbali, figurativi o combinati, segni di colore o tridimensionali). L’oggetto della protezione del marchio di posizione non è né la sola posizione né il segno di base di per sé, bensì una combinazione di questi due elementi301.
Nella valutazione dell’ammissibilità alla protezione di un marchio di posizione non vigono regole speciali. Tuttavia, il fatto che il segno sia posizionato sul prodotto interessato e coincida in parte con l’aspetto esterno dello stesso influisce sulla percezione delle cerchie commerciali determinanti (cfr. lett. B, pag. 146). Il principio secondo cui i segni che coincidono con l’aspetto esterno del prodotto stesso sono di norma considerati come una presentazione particolare del prodotto e non come un rinvio ad una determinata azienda vale quindi anche per i marchi di posizione302. Toccherà a chi si occupa di esaminare il carattere distintivo del singolo segno, stabilire se, nel caso concreto, le cerchie commerciali determinanti percepiscano un elemento del segno apposto in una posizione specifica come un segno distintivo oppure come un elemento imposto dalla tecnica o semplicemente decorativo303. Oltre al carattere distintivo del segno di base, va considerato anche l’effetto prodotto dalla posizione: se nel settore in questione l’impiego di segni di posizione è diffuso,
299 TAF B-3612/2014 – Capsula medicinale (marchio tridimensionale). 300 TAF B-5341/2015 – Instrument d’écriture (marchio tridimensionale). 301 Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). 302 DTF 143 III 127, consid. 3.3.4 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione). 303 DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
158
le posizioni usuali saranno più facilmente comprese come rinvii alla provenienza aziendale304. Nel caso concreto, la valutazione separata del segno di base e della posizione ha un’utilità pratica marginale, poiché è soprattutto importante considerare l’impressione d’insieme del segno (cfr. n. 3.2, pag. 107) e poiché il carattere distintivo è valutato in funzione dei principi applicati per i marchi di forma in senso stretto: affinché sia considerato quale rinvio alla provenienza aziendale, non basta che il segno si distingua dagli altri solo sul piano estetico, ma deve distinguersi nettamente da tutte le presentazioni usuali nel settore dei prodotti rivendicati al momento della decisione relativa alla registrazione del marchio305.
Un marchio di posizione può essere ammesso alla protezione anche per dei servizi a condizione che sia apposto su un oggetto che permetta di fornire i servizi in questione. In questo caso i principi sopracitati si applicano mutatis mutandis e conviene allora esaminare la qustione del carattere distintivo in relazione all’oggetto in question e al servizio specifico.
Affinché l’oggetto della protezione sia definito in modo univoco, un marchio di posizione per prodotti può essere registrato solo per il tipo di prodotto rappresentato nel segno (in merito alle condizioni formali per il deposito di un marchio cfr. Parte 2, n. 3.2.8, pag. 62).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
-
CH 585153
(Rivendicazione di colore: nero, oro, giallo)
Cl. 29, 30
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- Cl. 11 (lampadine tascabili) 306
304 DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione). 305 DTF 143 III 127, consid. 3.3.4 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); cfr. i criteri validi per l’esame dei marchi tridimensionali al n. 4.12.5, pag. 152. 306 TF 4A_389/2016 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione).
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
159
-
Cl. 25 (Chaussures pour dames à talons hauts)307
(Rivendicazione di colore: rosso - Pantone n. 18- 1663TP)
4.14 Marchio di movimento
L’oggetto della protezione è la sequenza di un movimento.
In sede di valutazione dell’ammissibilità alla protezione sono problematici i segni costituiti dal movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato. Se l’oggetto è identico al prodotto rivendicato, il segno (il movimento) e il prodotto rivendicato coincidono, come nel caso del movimento di apertura della portiera di un’automobile. Essenzialmente, i destinatari percepiranno tale movimento come funzione tecnica del prodotto e non come rinvio alla provenienza aziendale. Il carattere distintivo del segno potrà essere ammesso solo se il movimento si distingue in modo evidente da quelli banali per il segmento di prodotti rivendicato. Sono considerati banali i movimenti percepiti dai consumatori interpellati come condizionati dalla tecnica o dalla funzionalità. Di norma un movimento banale è altresì soggetto al bisogno di disponibilità. Sono altresì problematici quei segni di movimento in cui l’oggetto che esegue il movimento, pur non essendo identico ai prodotti in questione, non sarebbe ammesso alla registrazione come marchio figurativo o marchio tridimensionale (cfr. n. 4.7, pag. 142, n. 4.12.2, pag. 150 e n. 4.12.5, pag. 152).
Le animazioni bidimensionali sono un tipo particolare di marchio figurativo. Per la valutazione del carattere distintivo cfr. pertanto n. 4.7, pag. 142.
Da un punto di vista formale, oltre alla rappresentazione grafica dei singoli movimenti, è richiesta una descrizione delle sequenze di movimento (cfr. anche Parte 2, n. 3.2.9, pag. 62).
307 DTF 143 III 127 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
160
Esempio di segno ammesso alla protezione:
-
CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata (traduzione):
«Il marchio consta di una sequenza animata di immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si trasforma progressivamente in un ometto stilizzato. Questo è dapprima raffigurato in posizione eretta con le braccia disposte orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva all’indietro la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La prima immagine è accompagnata dalla scritta ‘klee blatt’ sul lato destro, mentre accanto all’ultima si legge ‘Coaching für junge Erwachsene’».
4.15 Ologrammi
L’olografia consente di registrare e riprodurre l’immagine in tre dimensioni di uno o più oggetti. A seconda dell’angolazione si riconosce la tridimensionalità di un oggetto oppure più punti di vista, oggetti o elementi.
Come per i marchi verbali, figurativi e per i marchi verbali/figurativi combinati i destinatari sono abituati ai marchi costituiti da ologrammi. Di conseguenza, la valutazione dell’ammissibilità degli ologrammi è effettuata in base ai principi validi per questi tipi di segno (cfr. n. 4.4, pag. 119, n. 4.6, pag. 139, n. 4.7, pag. 142).
In merito alle condizioni formali per il deposito di un ologramma cfr. Parte 2, n. 3.2.5, pag. 61.
4.16 Altri tipi di marchi
In ragione dell’ampia definizione di marchio all’articolo 1 LPM, sono immaginabili altri tipi di marchi come ad esempio quelli olfattivi, di gusto o tattili. Si tratta di segni che attualmente sono esclusi dalla protezione perché non possono essere rappresentati graficamente (art. 10 OPM; cfr. Parte 2, n. 3.2, pag. 58). Di conseguenza, si rinuncia a illustrare le condizioni materiali per la loro ammissibilità alla protezione.
5. Segni che possono indurre in errore
5.1 In generale
L’articolo 2 lettera c LPM esclude dalla protezione i segni che possono indurre in errore. L’Istituto appura se un segno può indurre in errore dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate; in linea di principio è determinante il fatto che il significato sia
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
161
riconosciuto308. Secondo la prassi dell’Istituto, il rischio d’indurre in errore è dato regolarmente solo allorquando, sulla base dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, è escluso un uso corretto del segno.
Un segno è pertanto respinto solo se può palesemente indurre in errore (cfr. n. 5.2, pag. 161).
Riguardo alle indicazioni di provenienza in applicazione del diritto nazionale (art. 47 LPM in combinato disposto con l’art. 2 lett. c LPM) vige un’altra prassi, che si basa, tra l’altro, sulle obbligazioni internazionali della Svizzera, in particolare sulle disposizioni rilevanti dell’Accordo TRIPS (cfr. n. 8.7.2, pag. 196). In tale contesto, non deve essere esclusa solamente la possibilità di un uso corretto, ma bensì ogni possibilità d’indurre in errore il destinatario. Pertanto i segni che includono indicazioni di provenienza o che ne sono interamente composti sono registrati unicamente con la limitazione della lista dei prodotti e servizi alla relativa provenienza (cfr. n. 8.6.5, pag. 189).
5.2 Rischio palese d’indurre in errore
Un segno può indurre palesemente in errore se tra i destinatari suscita determinate aspettative che, tenuto conto dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, non possono assolutamente essere soddisfatte309.
Esempi:
- un segno con l’elemento verbale CAFFÉ per i surrogati di caffè è respinto in quanto palesemente ingannevole, poiché tali prodotti non contengono caffè (art. 50 dell’ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12). Tale segno è invece ammesso per termini generali come «cacao», poiché, secondo la sistematica della Classificazione di Nizza, in tale categoria rientrano anche le bevande che non sono composte esclusivamente di cacao e possono pertanto contenere anche caffè;
- un segno con gli elementi verbali LIMONE o ARANCIA oppure con le relative raffigurazioni viene respinto per prodotti quali acque minerali a causa del rischio d’inganno, poiché i prodotti di questo tipo non possono essere aromatizzati né contenere componenti di succhi di frutta (cfr. a questo proposito l’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12);
- i segni con la componente BIO per i prodotti sintetici sono respinti in quanto ingannevoli; sono invece ammessi per i prodotti agricoli;
- i segni che contengono un chiaro riferimento all’oro (p.es. GOLDEN RACE), sono respinti per i prodotti placcati oro in quanto palesemente ingannevoli310. Il rischio d’indurre in errore non sussiste unicamente per i prodotti che possono essere composti di oro, segnatamente orologi, gioielli, penne stilografiche e a sfera. Non c’è rischio neppure se, in relazione coni prodotti rivendicati, il rinvio è puramente simbolico;
308 Cfr. n. 3.2, pag. 107. 309 Cfr. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ. 310 TF, FDBM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
162
- non sono ammesse alla protezione quelle indicazioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere (art. 12 cpv. 2 lett. c ODerr). Per questo motivo gli elementi MED e PHARM sono respinti in quanto considerati ingannevoli per i prodotti alimentari in generale311 e per i prodotti delle classi 3 e 5 privi di effetti medici o terapeutici.
- le indicazioni per le bevande alcoliche che in qualche modo si riferiscono alla salute sono vietate (art. 12 cpv. 2 lett. h ODerr312). Inoltre, l’articolo 34 capoverso 3 OID vieta le indicazioni sulla salute per le bevande con un grado alcolico superiore all’1,2% del volume. I segni che contengono tali indicazioni (come MED e PHARM, «fortificante», «energetico», «vitalizzante», «per la salute», «tonico» o «vitaminico») sono dunque respinti, poiché considerati ingannevoli ;
- l’elemento LIGHT, comprese le sue traduzioni, per bevande alcoliche può indurre in errore. Fa eccezione la birra, poiché la legge prevede che sotto un determinato tenore alcolico è possibile utilizzare la designazione «birra leggera» (art. 65 cpv. 3 dell’ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12).
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso
L’uso di un segno che tra i destinatari può evocare aspettative ingannevoli sui prodotti e/o servizi contrassegnati non elimina in linea di massima il rischio di inganno. Tuttavia in determinate circostanze un’indicazione può perdere il suo carattere ingannevole. È il caso delle indicazioni che in seguito all’intenso utilizzo hanno eccezionalmente acquisito un significato autonomo che nel corso del tempo è divenuto così preponderante da poter praticamente escludere ogni inganno («secondary meaning»). Nella misura in cui il depositante rende verosimile tale sviluppo con i mezzi appropriati (cfr. n. 8.6.2, pag. 187), il segno può essere registrato quale marchio.
Esempio:
IR 1 275 306; cl. 6, 7, 37
6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi
L’articolo 2 lettera d LPM esclude tra l’altro dalla protezione come marchio i segni in contrasto con l’ordine pubblico o i buoni costumi313. Nella prassi la valutazione di tali termini si rivela difficile. Da un lato poiché non ogni violazione della legge è contraria all’ordine pubblico e poiché la percezione dei buoni costumi muta notevolmente nel corso degli anni.
311 Gli alimenti per animali non rientrano nel termine delle derrate alimentari; cfr. la definizione all’art. 4 cpv. 3 lett. a LDerr. 312 In virtù di questa disposizione, sono fatte salve le denominazioni di bevande alcoliche tradizionali fissate dal DFI. 313 In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2, pag. 107.
DHOLLANDIA
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
163
Dall’altro lato non è semplice definire in modo chiaro e inequivocabile i buoni costumi. Per valutare se un segno è contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi devono essere presi in considerazione anche le parole straniere e il significato di segni tenuti in scritture inusuali per la Svizzera.
I segni respinti perché contrari all’ordine pubblico sono quelli che violano i principi fondamentali del diritto svizzero. Sono considerati contrari all’ordine pubblico, ad esempio, i segni che potrebbero ledere la sensibilità dei cittadini stranieri, sminuire la reputazione della Svizzera o danneggiare le relazioni diplomatiche. Vi fanno parte i segni che possono compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Anche l’uso di nomi di magistrati o politici conosciuti in un marchio senza il consenso del diretto interessato è da considerarsi contrario all’ordine pubblico. Tali nomi pertanto non possono essere registrati come marchio. Di norma tale limitazione è valida fino a un anno dopo la cessazione del relativo mandato.
Sono ad esempio da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista, antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno314. Per la valutazione dell’offesa al buon costume è determinante la percezione svizzera e non solo quella dei destinatari dei prodotti o dei servizi in questione315. Sono contrari a questa disposizione di legge quei segni che feriscono la sensibilità etico-sociale, morale, religiosa o culturale di un’ampia cerchia di popolazione, ma anche di minoranze residenti in Svizzera316.
Nel caso di segni che possono ledere i sentimenti di una comunità religiosa, si tiene conto del punto di vista di un membro medio della comunità in questione317. Sono respinti soltanto i segni con contenuto religioso che utilizzano un motivo centrale della religione interessata o il nome di una figura importante. In tal caso l’offesa al buon costume risiede fondamentalmente nella scelta del segno a fini commerciali che può offendere la sensibilità religiosa dei fedeli interessati a prescindere dai prodotti o servizi rivendicati318. Sono ammesse eccezioni se il segno è rivendicato per prodotti o servizi che presentano un riferimento religioso o se i destinatari sono abituati all’uso neutro di motivi religiosi per i relativi prodotti o servizi al di fuori dell’ambito religioso. Ad esempio è tradizionalmente consueto l’uso di nomi di santi cattolici per bevande alcoliche319 oppure di simboli religiosi per gioielleria.
Esempi:
- Segni contrari all’ordine pubblico: «Didier Burkhalter» o «Barack Obama» (senza consenso dei diretti interessati), «11th September 2001».
314 TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA BAR. 315 DTF 136 III 474, consid. 3.3 – Madonna (fig.). 316 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-883/2016, consid. 3.4, 4.5 – MINDFUCK; CRPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA. 317 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 318 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-438/2010, consid. 3.1 e 6.2 – BUDDHA BAR. 319 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
164
- Segni contrari ai buoni costumi: MOHAMMED per bevande alcoliche, BUDDHA BAR tra l’altro per CD, DVD, divertimenti, rappresentazioni musicali320, SIDDHARTA per veicoli, servizi per il trasporto nonché vitto e alloggio di ospiti321.
Segni ammessi alla protezione:
- CH 667 807, cl. 14, 18, 25
- DE SAINT HILAIRE CH 665 912, cl. 3, 5, 11, 21
Sant’Ilario di Poitiers non è una figura rilevante per le religioni interessate.
7. Segni contrari al diritto vigente
7.1 In generale
La violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM, quale motivo di esclusione della protezione, si riscontra nei segni in conflitto con le disposizioni giuridiche nazionali, da un lato, e/o gli obblighi della Svizzera derivanti da trattati internazionali dall’altro.
In virtù della disposizione di cui all’articolo 6quinquies lettera B numero 3 CUP una violazione del diritto vigente nei confronti di un marchio internazionale può essere indicata come motivo di rifiuto della protezione soltanto qualora sussista contemporaneamente una violazione dei buoni costumi o dell’ordine pubblico322.
Vengono respinti sia i segni la cui registrazione come marchio è espressamente vietata da disposizioni nazionali o da trattati internazionali323, sia i segni che contengono indicazioni, o che ne sono interamente costituiti, il cui uso è vietato da disposizioni nazionali o da trattati internazionali324.
In sede d’esame della domanda, se un segno contiene una parte la cui registrazione o il cui uso è vietato sulla base di disposizioni nazionali o di trattati internazionali, è da considerare solamente la parte del marchio in esame. Ulteriori elementi rispettivamente l’impressione d’insieme del segno non sono invece sostanzialmente rilevanti per questa valutazione325;
320 TAF B-438/2010 – BUDDHA BAR. 321 CRPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA. 322 DTF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.). 323 Cfr. n. 7.2 a 7.4 pag. 165 segg. nonché n. 4.4.2.7.11, pag. 127. 324 Cfr. n. 7.5 pag. 169. 325 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
165
nell’ambito dell’esame di determinate costellazioni eccezionali confermate dalla giurisprudenza, tuttavia, questi ultimi sono considerati; si tratta di casi in cui ulteriori elementi del segno ammissibili alla protezione attribuiscono alla parte problematica di un segno un significato manifestamente differente326 e fanno sì che il significato protetto non sia riconoscibile.
7.2 Legge sulla protezione degli stemmi
La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) definisce le condizioni per l’utilizzo di diversi emblemi e segni pubblici svizzeri ed esteri. Nella misura in cui il loro utilizzo è ammesso ai sensi degli articoli 8-13 LPSt, i segni pubblici svizzeri possono essere registrati come marchi o come elementi di un marchio (art. 14 cap. 1 LPSt). Possono essere registrati come marchi anche i segni pubblici esteri il cui utilizzo è ammesso ai sensi dell’articolo 15 LPSt (art. 17 LPSt). I criteri d’esame validi per i segni pubblici sono spiegati nel dettaglio più avanti (cfr. n. 9.4, pag. 205).
7.2.1 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti
L'Istituto gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici della Svizzera e dei segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri (art. 18 cpv. 1 LPSt e art. 3 OPSt). L'elenco è pubblicato in forma elettronica (art. 18 cpv. 2 LPSt) ed è disponibile su https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/prima-del-deposito/condizioni-della- protezione/ostacoli-alla-registrazione/segni-pubblici-protetti.html.
7.3 Protezione della Croce Rossa
La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (legge sulla Croce Rossa, RS 232.22) vieta all'articolo 7 il deposito di marchi contrari a tale legge. Ciò interessa il segno della Croce Rossa o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» o un altro segno o un'altra parola che possano essere confusi con tale emblema (la disposizione si applica sia ai marchi di prodotti sia ai marchi di servizi; in merito cfr. anche l'art. 75 n. 3 LPM). Tali disposizioni si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna rossa, del Leone e del Sole rossi su fondo bianco e al «Cristallo Rosso»327 nonché alle espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso» (art. 12 della legge sulla Croce Rossa). Secondo la giurisprudenza è protetta ogni croce rossa o mezzaluna rossa di qualsiasi forma e colore su qualsiasi sfondo bianco328. Tali segni sono in stretta relazione con determinati colori, pertanto il rischio di confusione (come nel caso della croce svizzera) può essere evitato con una specifica rivendicazione di colore (cfr. n. 9.3.3, pag. 204). La
326 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.). 327 L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra. 328 DTF 134 III 406, consid. 3 e 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo); cfr. anche DTF 140 III 251, consid. 5.3.1 riguardante la cancellazione del marchio CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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legge sulla Croce Rossa vieta l’uso dei segni protetti come elementi di un marchio, essenzialmente senza considerare quale significato sia loro attribuito in combinazione con ulteriori elementi del marchio e quali prodotti o servizi siano contrassegnati con il marchio329. In merito all’esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al n. 9.3.2, pag. 201. Il divieto di registrazione non si applica ai segni contenenti altri elementi in aggiunta alla croce nella misura in cui, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero nel senso di un’aggiunta) e non è quindi identificabile come croce (rossa)330.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 464 394, cl. 41, 42 (rivendicazione di colore: verde)
7.4 Organizzazioni internazionali
Gli emblemi di Stato (stemmi, bandiere, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia) dei Paesi dell’Unione, conformemente all’articolo 6ter CUP sono protetti dalle imitazioni e non possono essere né registrati né utilizzati allo scopo di contrassegnare, sia come marchi di fabbrica o di commercio331 sia come elementi di detti marchi. La stessa protezione è garantita agli emblemi (nomi, abbreviazioni, bandiere, stemmi, sigle) di organizzazioni internazionali intergovernative (art. 6ter cpv. 1 lett. b CUP). L’articolo 6ter CUP è una disposizione del diritto dei marchi volta a tutelare gli interessi pubblici. Lo scopo è quello di proteggere emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative dall’utilizzo e dallo sfruttamento della reputazione da parte di singoli.
In adempimento degli obblighi internazionali, la Svizzera ha emanato la legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative (LPNE; RS 232.23). L’articolo 6 di tale normativa vieta la registrazione di marchi che contengono nomi, abbreviazioni (sigle), stemmi, bandiere e altri emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o segni con essi confondibili, che sono stati comunicati alla Svizzera dall'OMPI e pubblicati (artt. 1, 2, 3 e 4 LPNE)332. L’Istituto tiene una lista dei segni verbali e figurativi protetti delle organizzazioni intergovernative (elenco delle abbreviazioni protette); la versione aggiornata è pubblicata sul sito Internet
329 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo). 330 Cfr. TAF B-2781/2014, consid. 4.7.2 f. – CONCEPT+. 331 Per gli Stati membri del TLT di Singapore è obbligatoria l'applicazione dell’art. 6ter CUP ai marchi di servizi ai sensi dell’art. 16. 332 La pubblicazione nel Foglio Federale non è obbligatoria. L’IPI può decidere l’organo di pubblicazione (art. 4 cpv. 3 LPNE). Per il momento la pubblicazione avviene ancora nel Foglio Federale.
INTERNATIONAL GREEN CROSS
+ FOR HEALTH
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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dell’Istituto (www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi/abbreviazioni-protette.html). È fatta eccezione al divieto della registrazione del marchio qualora nel caso di emblemi delle Nazioni Unite, di organizzazioni speciali delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni intergovernative il Segretario generale delle Nazioni Unite, rispettivamente l'Ufficio competente, autorizzi espressamente la registrazione come marchio dell'emblema protetto.
L’articolo 6ter CUP per diversi aspetti garantisce alle organizzazioni internazionali intergovernative una protezione nettamente minore rispetto alla LPNE333. In base a quanto sancito esplicitamente dall’articolo 6ter capoverso 1 lettera c CUP, ad esempio, i Paesi dell’Unione sono liberi di limitare il rifiuto della protezione ai casi in cui il pubblico è tratto in inganno sull’esistenza di un nesso tra l’utente del segno e l’organizzazione. Inoltre la CUP prevede solamente una protezione dalle imitazioni dal punto di vista araldico.
La LPNE, quale legge speciale, va oltre le disposizioni di cui all’articolo 6ter CUP e vieta l’uso degli emblemi protetti anche nei marchi di servizi. La LPNE sancisce un divieto assoluto di utilizzo; il divieto è applicato anche quando non sussiste il rischio di confusione334 a prescindere dai prodotti e servizi per cui è stato depositato il segno335. La protezione nazionale sulla base della LPNE è ancora più esaustiva: essa infatti non si limita alle imitazioni dal punto di vista araldico, ma si estende a tutti i segni confondibili, indipendentemente dal carattere araldico (art. 6 LPNE; in merito alle imitazioni dal punto di vista araldico cfr. n. 9.3.2, pag. 201). Per valutare se sussiste o meno un segno confondibile con un segno protetto è determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non vanno pertanto presi in considerazione per tale valutazione336.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 820 974, cl. 11 (la titolare è un’azienda privata)337.
- IR 654 472, cl. 11, 12 (la titolare è un'azienda privata)
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titolare è un’azienda privata)
333 DTF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 seg. – Dee Cee style (fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.). 334 TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.); DTF 105 II 135, consid. 2c – BIS. 335 DTF 135 III 648, consid. 2.5 seg. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); in merito all'impressione d'insieme cfr. anche n. 3.2, pag. 107. 336 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 337 DTF 135 III 648 – UNOX (fig.).
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- IR 1 068 756, cl. 14, 18, 25 (la titolare è un’azienda privata)338.
Costituiscono un’eccezione all’esclusione dalla protezione ai sensi della LPNE i casi in cui una designazione protetta è utilizzata senza modifiche e presenta un altro significato proprio – in particolare in forma di termine descrittivo o denominazione generica della lingua parlata – che emerge in primo piano339 in ragione della disposizione concreta del segno340. Questo secondo significato può essere predominante quando il segno protetto è combinato con un altro termine della stessa lingua o in relazione con i prodotti e i servizi rivendicati. Questa regolamentazione si applica tuttavia soltanto qualora la designazione protetta non sia evidenziata all'interno del segno mediante la rappresentazione grafica o una disposizione separata341.
Sono ammessi alla protezione i segni depositati dalla relativa organizzazione.
Esempi:
-
CH 633 334, cl. 3; in questo caso, grazie all’elemento aggiuntivo in lingua inglese «lemongrass», non emerge in primo piano l’abbreviazione protetta dell’«Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», bensì il significato autonomo del termine «oil», tradotto in italiano con «olio».
- UNO, DUE, TRE
Cl. 25; in questo caso non emerge in primo piano l’abbreviazione protetta della «United Nations Organisation (UNO)», bensì il significato autonomo del numero in italiano «uno».
338 TAF B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 339 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.). 340 In questo contesto occorre fondarsi sull'impressione d'insieme del segno da esaminare. 341 Cfr. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).
STUDIO CO LETTI
111111
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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- SmartFit
CH 698 512, cl. 5, 35 e 41; in ragione dell’elemento in lingua inglese «smart», non emerge in primo piano l’abbreviazione protetta del «Forum international des transports (FIT)», bensì il significato del termine «fit» che appartiene al vocabolario di base della lingua inglese.
-
IR 1 161 351, cl. 4; in ragione dei prodotti rivendicati, si tratta esclusivamente di oli, non emerge in primo piano l’abbreviazione protetta dell’«Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», bensì il significato autonomo del termine «oil», tradotto in italiano con «olio».
-
Bank for
International
Settlements
CH 691 660, cl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 e 45; la titolare è la Banca dei regolamenti internazionali (BRI).
In linea di principio i segni pubblicati sono protetti da una riproduzione in qualsiasi colore342. Qualora l’emblema di un’organizzazione internazionale nel singolo caso sia protetto solo in un determinato colore, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso con una rivendicazione di colore positiva e per le domande di registrazione nazionali e le registrazioni internazionali con una rivendicazione di colore negativa. Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa è comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o il segno della Croce Rossa (cfr. n. 9.3.3, pag. 204). Una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini
I trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera riguardanti la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre indicazioni geografiche nonché l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS, RS 0.632.20) prevedono una protezione per quelle indicazioni di provenienza che vi sono elencate in modo esplicito, nonché per tutti i nomi geografici e i segni che rientrano nella definizione del relativo accordo. Di conseguenza, il rifiuto di un segno che adempie a una delle nozioni descritte negli accordi si basa in primo luogo sulla violazione del diritto
342 TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).
nESTEOIL
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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vigente343. In secondo luogo, trovano applicazione anche i motivi di rifiuto sanciti dall’articolo 2 lettera c e, a seconda del segno, lettera a LPM (cfr. anche n. 5.2, pag. 161).
I termini il cui utilizzo è vietato in virtù di una disposizione speciale sono respinti in conformità con l’articolo 2 lettera d LPM unicamente se la legge li cita esplicitamente vietandone la registrazione come marchio.
8. Indicazioni di provenienza
8.1 In generale
8.1.1 Introduzione
Come il marchio, anche l’indicazione di provenienza ha la funzione di distinguere determinati prodotti o servizi da prodotti o servizi della stessa natura. In questo caso, tuttavia, la distinzione non è fatta in funzione della provenienza aziendale del prodotto o del servizio. L’indicazione serve ad attirare l’attenzione del consumatore su una provenienza geografica precisa. L’indicazione di provenienza non rinvia dunque, di regola, a una determinata azienda.
Un’indicazione di provenienza è automaticamente protetta, non richiede pertanto alcuna registrazione e per il suo uso non sono necessarie autorizzazioni ufficiali. L’articolo 47 e seguenti LPM vietano l’uso di indicazioni di provenienza inesatte o ingannevoli e di designazioni che possono essere confuse con tali indicazioni. Le indicazioni di provenienza qualificate (ossia le indicazioni geografiche, cfr. n. 8.1.3, pag. 171) sono tutelate anche dal diritto internazionale e la legislazione speciale (n. 8.3, pag. 172).
8.1.2 Indicazioni di provenienza dirette e indirette
Le indicazioni di provenienza dirette sono riferimenti precisi alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio come ad esempio i nomi di continenti, Stati, Cantoni, regioni, città, località, distretti o valli344. I nomi delle vie o delle piazze utilizzati isolatamente non sono in linea di massima considerati indicazioni di provenienza dirette. Alcune eccezioni sono ammesse nei rari casi in cui la via o la piazza in questione godono di una reputazione particolare in riferimento con i prodotti o i servizi rivendicati (p. es. «Savile Row» per prestazioni sartoriali o «Wall Street» per servizi finanziari).
Le indicazioni di provenienza indirette sono segni che creano aspettative circa la provenienza, senza tuttavia menzionare direttamente il territorio d’origine dei prodotti e dei servizi345. Non rinviano a un determinato luogo o a un particolare territorio geografico in
343 TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; cfr. anche TF, sic! 2007, 274, consid. 3.1 seg. – Champ. 344 Alla pari dei nomi delle località vi sono le derivazioni linguisticamente corrette, ad. es. l’aggettivo (TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR; cfr. anche TAF B-1942/2017, consid. 5.3.2 – SWISSCLUSIV). 345 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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modo esplicito, bensì tramite in particolare simboli346 linguistici o figurativi. Sono indicazioni di provenienza indirette in particolare i nomi conosciuti e le raffigurazioni conosciute di montagne, laghi, fiumi o monumenti di importanza nazionale o regionale347, nonché i nomi e le raffigurazioni di famosi personaggi storici come ad esempio «Guglielmo Tell», «Generale Guisan» o «Uncle Sam»348.
I nomi di montagne, laghi e fiumi possono costituire delle indicazioni di provenienza dirette, nei casi in cui i prodotti designati provengono effettivamente dalla montagna, dal lago o dal fiume in questione (p.es. un’acqua minerale la cui sorgente si trova sul Cervino)349.
Esempi di indicazioni di provenienza indirette:
- Statua della libertà (percepita come riferimento agli Stati Uniti per tutti i prodotti e servizi);
- HYDE PARK (percepito come riferimento alla Gran Bretagna per le automobili350).
8.1.3 Indicazioni di provenienza semplici e qualificate
Sono considerate indicazioni di provenienza semplici i riferimenti alla provenienza geografica di prodotti o servizi, senza che con tale riferimento venga associata una particolare qualità dei prodotti o dei servizi con esso designati. Si parla di indicazioni di provenienza qualificate (indicazioni geografiche), se la provenienza geografica determina essenzialmente una particolare qualità, una particolare reputazione o altre caratteristiche specifiche di un prodotto, ossia se le condizioni geografiche (fattori naturali o umani) di un Paese, di una regione o di un luogo influiscono in modo decisivo sulle caratteristiche del prodotto.
Allo stadio dell’esame dei marchi, l’Istituto considera indicazioni qualificate unicamente le indicazioni protette dal diritto internazionale o dalla legislazione speciale e le tutela di conseguenza (cfr. n. 8.3, pag. 172).
8.2 Indicazioni di provenienza secondo l’articolo 47 LPM
L’articolo 47 capoverso 1 LPM definisce le indicazioni di provenienza come ogni riferimento diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza, indipendentemente dalla reputazione che l’indicazione geografica conferisce al prodotto designato351. Al fine di valutare se le cerchie commerciali interessate percepiscano un nome o un segno geografico
346 In merito ai simboli nazionali cfr. anche l’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11 LPSt. 347 Cfr. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA. 348 CRPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM. 349 Qualora, nella fattispecie, sia appurato che un’indicazione geografica del tipo menzionato non sia un’indicazione di provenienza diretta (in particolare per motivi di impossibilità oggettiva; cfr. n. 8.4.4, pag. 177), occorre esaminare se si tratti di un’indicazione indiretta (in merito al nome di un parco cittadino cfr. TAF B-1785/2014, consid. 6.1 e 6.2 – HYDE PARK). 350 TAF, B-1785/2014 – HYDE PARK. 351 DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); cfr. anche TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-2217/2014, consid. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); TAF B- 1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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come indicazione di provenienza, occorre considerare l’impressione d’insieme prodotta dall’indicazione in questione nel caso concreto352. La nozione di «indicazione di provenienza» è dunque più limitata rispetto alle espressioni «segno geografico» o «nome geografico» (di seguito «designazioni geografiche») che si riferiscono a tutte le indicazioni con un contenuto geografico, indipendentemente dalla loro qualificazione quali indicazioni di provenienza.
L’esame dell’ammissibilità alla registrazione come marchio si basa sulla regola d’esperienza, percui secondo l’esperienza di vita dell’acquirente una denominazione geografica utilizzata per contrassegnare prodotti generalmente evoca in lui l’idea che il prodotto designato provenga dal Paese o dal luogo a cui si riferisce l’indicazione353.
La menzione di un nome geografico è quindi in genere percepita come indicazione di provenienza. Questa regola d’esperienza sviluppata dal Tribunale federale si applica anche ai segni composti da elementi geografici e non geografici354 e vale anche per i servizi355.
In virtù dell’articolo 47 capoverso 2 LPM, i nomi o segni geografici che le cerchie interessate non considerano un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi non sono indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 LPM. In applicazione di tale disposizione il Tribunale federale e la prassi hanno definito alcune eccezioni alla massima d’esperienza succitata. A determinate condizioni, sempre dipendenti dall’impressione d’insieme suscitata dal segno, la designazione geografica non è percepita come indicazione di provenienza (art. 47 cpv. 2 LPM e n. 8.4, pag. 173 segg.).
8.3 Indicazioni di provenienza protette dal diritto internazionale e da disposizioni di leggi speciali
Le indicazioni di provenienza non sono definite e disciplinate unicamente nell’articolo 47 segg. LPM. Le designazioni geografiche di seguito citate godono di una protezione superiore garantita da disposizioni di leggi speciali nazionali o internazionali:
1. le denominazioni d’origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) tutelate in virtù dell’articolo 16 LAgr, dell’articolo 50a LPM o dell’articolo 41a LFo356;
2. le denominazioni per i vini secondo l’articolo 63 LAgr disciplinate dalla legislazione cantonale e incluse nel repertorio dei vini a denominazione d’origine controllata pubblicato dall’UFAG in virtù dell’articolo 25 dell’ordinanza sul vino;
352 Cfr. TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA. 353 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON ; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.) ; TF 4°_508/2008, consid. 4.2 – AFRI COLA ; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO ; TAF B-6503/2014, consid. 3.4 e 4.3 – LUXOR.. 354 TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. anche TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 355 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TAF B-608/2015, consid. 2.3 – MAUI JIM; TAF B-1279/2008, consid. 3.1 – ALTEC LANSING. 356 RS 921.0.
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3. le designazioni incluse in un’ordinanza di settore secondo l’articolo 50 LPM; 4. le denominazioni estere incluse in un elenco di denominazioni protette secondo un
accordo internazionale (si veda il n. 8.7.1, pag. 193) o secondo l’articolo 23 capoverso 2 TRIPS (si veda il n. 8.7.2, pag. 196).
Le indicazioni geografiche summenzionate sono tutelate a prescindere della notorietà di cui godono presso le cerchie commerciali determinanti svizzere357. Inoltre, il diritto internazionale e il diritto svizzero sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche non prevedono disposizioni comparabili all’articolo 47 capoverso 2 LPM e proteggono le denominazioni da qualsiasi imitazione o evocazione358.
8.4 Designazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM
Ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM non sono indicazioni di provenienza i nomi o segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi359. La questione di sapere se una designazione geografica è percepita come un’indicazione di provenienza deve sempre essere esaminata caso per caso.
Non sono in particolare considerati indicazioni di provenienza i nomi e i segni geografici che appartengono alle categorie riportate di seguito360.
8.4.1 Designazioni con duplice significato
Nomi e segni geografici possono avere altri significati nel linguaggio corrente361. Qualora il secondo significato sia evidente e predominante in funzione dell’impressione d’insieme del segno o dei prodotti e servizi designati362, il significato geografico non entra in considerazione. Il semplice fatto che il nome di un luogo sia anche un cognome non comporta a priori che questo secondo significato prevalga su quello geografico363.
357 Dalle decisioni IBEROGAST e BUDWEISER si desume che le denominazioni elencate negli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera devono essere considerate conosciute (DTF 125 III 193, consid. 1b – BUDWEISER; TAF B-1295/2015, consid. 2.7.5 – IBEROGAST); le denominazioni geografiche protette in virtù dell’art. 23 cpv. 2 TRIPS sono invece tutelate a prescindere dal rischio di indurre in errore (TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA). 358 Cfr.p. es. art. 7 cpv. 3 dell’allegato 12 dell’Accordo settoriale; art. 16 cpv. 7 lett. b LAgr; art. 50a cpv. 8 lett. b LPM; art. 63 cpv. 6 in combinato disposto con art. 16 cpv. 7 lett. b LAgr. 359 DTF 128 III 454, consid. 2.1 e 2.2 – YUKON. 360 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 – HYDE PARK. 361 Se la valutazione avviene dal punto di vista di esperti vanno presi in considerazione eventuali ulteriori accezioni specialistiche. 362 TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; DTF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B- 608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. già CRPI, sic! 1998, 475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.). 363 TAF B-5228/2014, consid. 5.3.2 – RENO.
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Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 707 831, cl. 13, 25 e 41
- CH 571 586, cl. 16 e 41
- CH 611 934, cl. 35, 41, 43 e 44
- IR 1 111 931, cl. 35
In questi esempi, in virtù degli elementi figurativi, i significati di uccello mitologico, edificio sacro, spezia e pettinatura sono dominanti rispetto a quelli dei nomi geografici della capitale dell’Arizona, della città universitaria tedesca, di uno Stato sudamericano e dell’elemento verbale che rimanda all’Africa. Tuttavia, nel caso del marchio verbale «PHOENIX» (IR 714 454) per i prodotti della classe 3 (saponi, profumeria, oli eterici, prodotti per la cura del corpo e di bellezza, ecc.) non era riconoscibile un legame chiaro e immediato con l’uccello mitologico, ragione per cui il contenuto geografico della designazione ha prevalso; il marchio verbale «PHOENIX» è pertanto stato considerato un’indicazione di provenienza diretta e respinto, perché rischia di indurre in errore364.
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti
8.4.2.1 In generale
Per valutare se un nome geografico è conosciuto o sconosciuto è necessario esaminare il caso specifico. I nomi di città, località, valli, regioni o Paesi che le cerchie interessate non conoscono, sono considerati segni di fantasia e non possono essere intesi come indicazioni di provenienza365. Più una località o una regione è isolata, poco conosciuta e priva di reputazione particolare, minore è la probabilità che venga riconosciuto il carattere
364 CRPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 365 DTF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. In merito all’applicazione dell’Accordo TRIPS o di un Trattato bilaterale cfr. n. 8.7.1, pag. 193.
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geografico, e a maggior ragione il suo nome sarà considerato una designazione di fantasia366. La doppia funzione della nozione di dominio pubblico367 implica che resta da valutare un eventuale (futuro) bisogno di disponibilità dal punto di vista della concorrenza368. Il grado di conoscenza può per esempio essere valutato in funzione dei criteri seguenti: numero di abitanti369, densità di popolazione370, posizione geografica371, presenza nei media372, importanza politica, storica, economica, turistica e culturale373, infrastruttura (in particolare collegamenti autostradali374 e ferroviari).
8.4.2.2 Nomi geografici svizzeri
L’Unione delle città svizzere (UCS) e l’Ufficio federale di statistica (UFS) pubblicano annualmente un documento, che definisce in particolare il termine «città» quale località con un centro densamente popolato, posti di lavoro e pernottamenti e include un elenco delle città e località statisticamente considerate tali375. I nomi geografici inclusi nell’elenco contano in genere più di 10 000 abitanti e sono noti ai consumatori svizzeri.
Affinché si possa presumere che i consumatori svizzeri conoscano un nome geografico svizzero non incluso nell’elenco, è necessario che siano soddisfatti i criteri menzionati al n. 8.4.2.1 (quali la presenza nei media e l’importanza turistica).
Esempio di nome geografico conosciuto:
Port (cl. 6, 19 e 20)376
Esempi di nomi geografici sconosciuti:
Neuheim CH 61484/2011; cl. 9, 14 e 25 Berg IR 1263396; cl. 18, 22 e 25 Horn CH 689793; cl. 14
8.4.2.3 Nomi geografici esteri
Nell’ambito della valutazione della notorietà di un’indicazione geografica estera, oltre ai criteri generali illustrati al n. 8.4.2.1, si applicano in particolare i seguenti criteri: capitale (o meno) di uno Stato del Paese in questione, posizione nella classifica delle città del Paese (in funzione
366 DTF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON. 367 Cfr. n. 4.2 seg., pag. 115 seg. 368 Cfr. n. 8.5.1.2, pag. 184. 369 Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 370 Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort. 371 Cfr. TAF B-4532/2017, consid. 5.3 – HAMILTON. 372 Cfr. TAF B-4532/2017, consid. 5.4 – HAMILTON. 373 Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 374 Cfr. TAF B-1646/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort. 375 Si veda la versione più recente del documento (disponibile in francese e tedesco) intitolato «Statistica delle città svizzere» sul sito https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/statistica- regioni/pubblicazioni/citta.html . 376 TAF B-1646/2013 – TegoPort.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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del numero di abitanti), presenza di collegamenti aerei diretti dalla Svizzera e di un’università conosciuta a livello internazionale.
I consumatori svizzeri conoscono per esempio i seguenti nomi geografici:
LANCASTER CH 52352/2004; cl. 9, 14, 18 e 25377
Cleveland IR 1259296 – Cleveland GOLF (fig.); cl. 18, 24-25 e 28
Sono invece considerati sconosciuti i nomi geografici seguenti:
Worcester IR 1270036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI (fig.) e IR 1269648 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); cl. 41
Newport IR 661980 – NEWPORT; cl. 14 HAMILTON CH 63179/2009; cl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39 e 41-42378.
L’eccezione dei nomi geografici sconosciuti non si applica alle designazioni geografiche protette da un accordo internazionale. Uno degli scopi principali di questi accordi è infatti proprio quello di proteggere in Svizzera delle designazioni estere indipendentemente dal fatto che il pubblico svizzero le conosca379.
8.4.3 Segni simbolici
Sono considerati simbolici i segni che le cerchie interessate non considerano riferimenti alla provenienza dei prodotti o dei servizi, nonostante il contenuto geografico conosciuto380 (p.es. ALASKA per sigarette al mentolo o ETNA per becco Bunsen). Il campo d’applicazione di questa categoria di eccezioni è limitato381. Tali segni possono essere ammessi alla protezione se, a causa del loro carattere simbolico chiaramente riconoscibile382, l’uso di nomi o di segni geografici in relazione ai prodotti e/o ai servizi rivendicati non può condurre ad un’associazione di idee con il Paese o la regione geografica in questione383. Ciò presuppone che alludano in modo evidente ad altre caratteristiche essenziali384, non geografiche dei prodotti o servizi interessati385. Non basta quindi che il luogo in questione evochi un «certain lifestyle» o un «determinato stile di vita» 386.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- MAGIC AFRICA IR 967 030: simbolico per prodotti di profumeria della cl. 3
377 TAF B-5779-2007 – LANCASTER. 378 TAF B-4532/2017 – HAMILTON. 379 DTF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser. 380 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.); TAF B- 915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 381 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM. 382 TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 383 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.2 – YUKON. 384 TAF B-5228/2014, consid. 5.4 – RENO. 385 TF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB. 386 TAF B-2217/2014, consid. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).
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- COPACABANA CH 402 682: simbolico per prodotti legati a piscine delle cl. 1, 6, 11, 19, 20 e 28
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- MAUI JIM cl. 9 e 25387.
8.4.4 Impossibilità oggettiva
Se, secondo le cerchie interessate, è ovvio che un luogo o una regione non può essere il luogo di provenienza dei prodotti (art. 48 segg. LPM) o dei servizi (art. 49 LPM) in questione, il relativo nome o segno geografico conosciuto non è considerato un’indicazione di provenienza388. In questo caso, non importa se può essere dimostrata l’esistenza del settore economico in tale luogo389. Il semplice fatto che la provenienza da tale luogo appaia come inverosimile non è sufficiente390. L’impossibilità oggettiva è determinata dalle caratteristiche del luogo interessato.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- SAHARA per carta e cartone
- CERVINO per banane
8.4.5 Designazioni di tipo
Il rischio di trarre in inganno sulla provenienza geografica di un’indicazione non è scongiurato con la semplice aggiunta di espressioni quali «genere», «tipo» e «stile» (cfr. art. 47 cpv. 3bis
LPM391, n. 8.6.4, pag. 188).
Una denominazione geografica può tuttavia essere individuabile come designazione di tipo, se il segno contiene il nome di un’azienda conosciuta o di un marchio conosciuto dai destinatari in Svizzera per i prodotti interessati (se tale conoscenza non è un fatto notorio per l’Istituto, spetta al depositante dimostrarla) e se i destinatari dei prodotti del settore in questione sono abituati a percepire nomi o segni geografici come designazioni di tipo. Queste ultime non creano l’attesa che il prodotto così contrassegnato provenga dal luogo citato392.
Esempio:
- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14: ammesso alla protezione senza limitazioni per orologi e strumenti cronometrici.
387 TAF B-61862/2013, consid. 4.2 – MAUI JIM. 388 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. 389 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.). 390 TAF B-2217/2014, consid. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM; TAF B-6503/2014, consid. 5 – LUXOR; TAF B-6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.). 391 Gli accordi bilaterali sulla protezione delle indicazioni geografiche conclusi dalla Svizzera prevedono disposizioni analoghe. 392 DTF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
178
8.4.6 Denominazioni generiche
Sono denominazioni generiche i nomi di prodotto che, pur rinviando al luogo o alla regione di produzione tradizionale di un prodotto, diventano nel tempo denominazioni generiche usuali per lo stesso. Non trattandosi più di riferimenti alla provenienza geografica dei prodotti o servizi designati non c’è alcun rischio che ingannino i consumatori sulla loro provenienza geografica. Sono, ad esempio, denominazioni generiche WIENERLI per salsicce o EAU DE COLOGNE per prodotti di profumeria.
La trasformazione di un’indicazione di provenienza in una denominazione generica presuppone, tuttavia, che siano soddisfatte alcune condizioni. La denominazione deve essere stata utilizzata per un periodo prolungato come denominazione generica e il prodotto contrassegnato non deve più poter essere messo in relazione con il luogo di provenienza originale. In aggiunta, la trasformazione può essere considerata compiuta solo se in tutte le cerchie commerciali interessate si è imposta l’opinione univoca che l’indicazione in questione sia ormai esclusivamente una denominazione generica393. Non possono essere considerate denominazioni generiche le denominazioni iscritte in Svizzera come DOP/IGP o protette in Svizzera da un accordo internazionale.
8.4.7 Altre eccezioni riconducibili all’impressione d’insieme
Nei casi in cui al nome geografico è aggiunto un elemento verbale o figurativo che, in relazione con i prodotti rivendicati, conferisce al segno un altro significato (predominante), si può escludere che il segno crei attese sulla provenienza geografica394.
Gli elementi aggiuntivi devono modificare il significato del segno considerato nel suo insieme. Aggiungere un elemento neutro non basta per evitare che un’indicazione crei attese sulla provenienza geografica395. Se si considera il segno «Schweizer Gruss» depositato per fiori, per esempio, il termine «Gruss» non rinvia concretamente a un elemento specifico che neutralizzi le attese suscitate dalla denominazione «Schweizer»396.
8.4.7.1 Riferimento alla provenienza aziendale
Non sono considerati indicazioni di provenienza i segni che il pubblico percepisce esclusivamente397 come riferimenti a una determinata aziendai. Si tratta di segni che non evocano nelle cerchie commerciali interessate aspettative relative alla provenienza geografica dei prodotti o servizi398.
393 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 2. 394 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-2781/2014, consid. 6.4.2 – CONCEPT+. 395 TF 4A_357/2015, consid. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 396 DTF 79 I 252. 397 Non è sufficiente che il segno sia compreso sia come un rinvio a una provenienza geografica sia come un rinvio a una provenienza aziendale (TAF B-3259/2007, consid. 11 – OERLIKON). 398 CRPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
179
Ciò succede quando il segno contiene (primo) un rinvio a un’«azienda» (in senso stretto o in senso lato) e (secondo) delle informazioni specifiche e immediatamente riconoscibili concernenti il campo di attività dell’azienda e (terzo) quando questo campo di attività non ha palesemente alcun rapporto con la fabbricazione dei prodotti o la fornitura dei servizi rivendicati.
Il criterio del riferimento alla provenienza aziendale si riscontra negli ambiti più diversi. Ne sono un esempio i segni che rinviano palesemente a una compagnia aerea, a una società sportiva o a un’organizzazione culturale.
Esempi:
- ABC AIR DORTMUND (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39 e 43): la combinazione del termine «Air» con un nome geografico è spesso utilizzata dalle compagnie aeree, in questo caso il riferimento a un’azienda specifica e l’informazione sul suo campo d’attività sono quindi palesi. Il riferimento alla provenienza aziendale è ammesso per tutti i prodotti ad eccezione della birra (cl. 32). La denominazione «DORTMUNDER» è protetta quale IG per la birra in virtù dell’allegato 12 dell’Accordo settoriale. Si esige quindi in questo caso una limitazione alle birre con l’IGP «Dortmunder» (cfr. n. 8.6.5, pag. 189).
Non c’è riferimento alla provenienza aziendale neppure in relazione con i servizi di trasporto della classe 39, dal momento che l’attività desumibile dal segno (attività di una compagnia aerea) rinvia direttamente a questo tipo di servizi. È inoltre usuale che le compagnie aeree forniscano anche servizi di vitto e alloggio. In relazione con questo tipo di servizi, i destinatari interessati riconoscono nel segno un riferimento alla provenienza geografica, si chiede quindi una limitazione dei servizi alla provenienza tedesca.
-
IR 1 197 623399: ammesso alla protezione senza limitazioni per le cl. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33400, 34, 35 e 41401.
399 TAF B-1428/2016 – Deutscher Fussball Bund (fig.). 400 Dal momento che il termine «Deutsch(er)» gode della protezione potenziata dell’art. 23 cpv. 2 TRIPS, in un caso analogo l’Istituto chiederebbe una limitazione della lista dei prodotti per i vini e le bevande alcoliche della classe 33. In relazione con questi prodotti, l’indicazione è protetta a prescindere dal rischio di indurre in errore; le eccezioni alla regola d’esperienza secondo l’art. 47 cpv. 2 LPM non trovano quindi applicazione (cfr. n. 8.3, pag. 172). 401 La decisione in merito alla registrazione di questo segno è stata emanata in virtù della vecchia legislazione; poiché erano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 49 LPM, non si è posta la questione della limitazione in relazione con i servizi.
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- CH 513 168: ammesso alla protezione senza limitazioni, in particolare per le cl. 25 e 41402.
8.4.7.2 Luogo di vendita (fiere e simili) e luogo di fornitura dei servizi
Le designazioni geografiche che si riferiscono palesemente al luogo di vendita o di fornitura dei prodotti o servizi rivendicati non sono in linea di massima percepite come indicazioni di provenienza.
Esempi:
- CH 615 653, cl. 12, 42403
- CH 669 700, cl. 25, 35, 39
Sono invece percepite come indicazioni di provenienza le designazioni geografiche che non si riferiscono unicamente al luogo di vendita o di fornitura dei prodotti o servizi rivendicati, ma anche al produttore o al fornitore degli stessi.
8.4.7.3 Riferimento a titoli e indicazioni di contenuto di prodotti e servizi
I segni depositati per giornali, trasmissioni radiofoniche o televisive oppure per altri mezzi di (tele)comunicazione che contengono nomi geografici non sono indicazioni di provenienza, se, nell’impressione d’insieme, rinviano in modo palese al titolo, al tema o al contenuto dei prodotti o servizi. In questo caso non sono necessarie limitazioni delle liste dei prodotti e servizi a quelli della relativa provenienza geografica. Questa eccezione si applica solo ai prodotti e servizi che, per loro natura, sono distribuiti e forniti esclusivamente con un contenuto tematico: in particolare ai prodotti editoriali come le musicassette, CD e DVD registrati (cl. 9), nonché giornali, riviste, fotografie e libri (cl. 16) nonché i servizi di realizzazione di corsi e dissertazioni (cl. 41) o di preparazione di rapporti scientifici (cl. 42).
402 Cfr. nota 418. 403 In questo esempio l’elemento «Auktion» rinvia specificamente al luogo di vendita; in merito al valutazione del dominio di primo livello nazionale cfr. n. 4.4.7, pag. 130.
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L’eccezione non si applica invece se il marchio è depositato per delle cassette o per dei supporti di registrazione vergini nonché per dei servizi di hosting (cl. 42) o di noleggio (tra l’altro delle cl. 41 e 42). L’eccezione non si applica neppure per i stampati, i servizi di educazione, insegnamento e formazione (cl. 41), poiché si tratta di titoli di classe che comprendono prodotti e servizi che per loro natura possono essere offerti ed erogati sia con, sia senza contenuto tematico.
Nei casi in cui la designazione geografica si riferisce a chi offre il prodotto o fornisce il servizio, l’eventuale applicabilità dell’eccezione va esaminata in funzione dell’eccezione descritta al n. 8.4.7.1, pag. 178 (riferimento alla provenienza aziendale).
Esempi:
-
CH 595 560: ammesso senza limitazione per prodotti editoriali. L’elemento «svizzera» è invece un’indicazione di provenienza in relazione con i servizi «divertimento radiofonico e televisivo» (cl. 41).
- Universität Basel
In relazione con i prodotti dell’editoria (cl. 16) e i servizi di gestione di seminari (cl. 41) il segno è percepito come riferimento all’offerente del prodotto o del servizio ed è ammesso alla protezione solo con una limitazione alla relativa provenienza geografica.
8.4.7.4 Nomi di manifestazioni sportive e culturali
Qualora il riferimento alla manifestazione sportiva o culturale sia palese, la denominazione geografica presente nel segno non è in genere percepita come indicazione di provenienza. Questa eccezione vale sia per i prodotti sia per i servizi.
Esempio:
- CH 640 138: ammesso alla protezione senza limitazione (cl. 16, 25, 28 e 41).
8.4.7.5 Servizi di viaggio
Per quel che riguarda i segni depositati per i servizi di viaggio, la denominazione non genera attese sulla provenienza dei servizi in questione, se le cerchie commerciali determinanti percepiscono il nome o il segno geografico come riferimento alla destinazione del viaggio.
RSI Radiotelevisione svizzera
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Esempi:
- CH 637 536, cl. 39 e 43
- CH 438 869, cl. 39 (organizzazione di viaggi)
8.4.7.6 Altre fattispecie
Esistono altre fattispecie nelle quali una designazione geografica contenuta in un segno non è percepita come riferimento alla provenienza dei prodotti o dei servizi rivendicati.
In relazione alle derrate alimentari e bevande, le denominazioni geografiche non sono per esempio comprese come indicazioni di provenienza se rinviano palesemente a un determinato tipo di pietanza o bevanda. Nell’ambito dei servizi del settore gastronomico (cl. 43), i nomi e segni geografici non sono considerati indicazioni di provenienza se rinviano in maniera evidente a un aspetto che non sia la provenienza del servizio offerto, ad esempio alla decorazione di un locale o al tipo di cucina o di ristorazione servita.
Se la designazione rinvia ai potenziali destinatari dei prodotti o dei servizi rivendicati, non vi sono attese sulla provenienza geografica degli stessi.
In alcuni casi la relazione tra i prodotti e i servizi rivendicati e il segno contenente il nome geografico esclude qualsiasi aspettativa in merito alla provenienza geografica. Ciò vale in genere se la designazione rinvia alla provenienza di un prodotto o di un servizio che non è stato rivendicato o se la denominazione rimanda a un componente o a un elemento del prodotto, oppure a una materia prima che lo compone, senza tuttavia fare riferimento al prodotto stesso404.
404 In relazione con determinati prodotti, in particolare derrate alimentari, o qual ora si rinvia alla provenienza di una fase di produzione, la portata dell’eccezione è limitata da regole specifiche (cfr. n. 8.6.5.2).
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Esempi:
- ABC Swiss Chalet
Il segno è ammesso alla protezione senza limitazione della lista dei servizi per fornitura di cibi e bevande (cl. 43), poiché «Swiss Chalet» rinvia semplicemente all’arredamento del locale.
- ABC FÜR SCHWEIZER GENIESSER
Il segno è ammesso alla protezione senza limitazione per la pasticceria (cl. 30).
- INDIAN MOTORCYCLE CH 701 279: ammesso alla protezione senza limitazione per prodotti della cl. 25405.
- IR 907 963: ammesso alla protezione senza limitazioni per i prodotti delle cl. 14, 18 e 25406.
8.5 Dominio pubblico
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette
8.5.1.1 Carattere distintivo
Le indicazioni di provenienza dirette descrivono la provenienza geografica di un prodotto in modo univoco e appartengono pertanto al dominio pubblico407. Poiché i destinatari interessati non percepiscono queste indicazioni come un riferimento a un’azienda determinata, ai sensi della funzione d’indicazione di provenienza dei marchi, esse sono prive di carattere distintivo concreto408.
Le indicazioni incluse in una lista tenuta in virtù di un accordo bilaterale (compreso l’Accordo settoriale) o di una legislazione speciale409 sono trattate alla stregua delle indicazioni di provenienza dirette. Secondo la giurisprudenza, tali indicazioni sono fittiziamente note alle cerchie interessate410 e non possono quindi essere percepite come dei rinvii a una determinata azienda.
405 TF 4A_357/2015 – INDIAN MOTORCYCLE. 406 TAF B-6850-2008 – AJC presented by Arizona girls (fig.) 407 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 408 In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr. n. 3.2, pag. 107. 409 Cfr. n. 8.3, pag. 172. 410 DTF 125 III 193, consid. 1b – BUDWEISER; TAF B-1428/2016, consid. 2.7.5 con altri rinvii – IBEROGAST.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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I nomi geografici protetti dall’articolo 23 capoverso 2 TRIPS non sono invece dotati di carattere distintivo se sono noti ai destinatari (per quel che riguarda i criteri d’esame cfr. n. 8.4.2, pag. 174). È fatto salvo il bisogno di disponibilità (si veda di seguito).
8.5.1.2 Bisogno di disponibilità
Ogni attore del mercato deve avere la possibilità di indicare la provenienza geografica dei suoi prodotti o dei suoi servizi, le indicazioni di provenienza dirette sono quindi soggette al bisogno di disponibilità. Per valutare il bisogno di disponibilità occorre considerare, tra gli altri, i criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria), eccetera.
In questo contesto non basta tenere conto della misura in cui le cerchie commerciali determinanti mettono in relazione le designazioni geografiche e il gruppo di prodotti o servizi in questione attualmente, ma occorre considerare anche in quale misura le aziende interessate potrebbero fare uso della designazione quale indicazione di provenienza alla luce dei futuri sviluppi economici411. Fintantoché non è possibile escludere che altri produttori o offerenti si stabiliscano nella regione, il segno resta soggetto al bisogno di disponibilità412. Tenuto conto della doppia funzione della nozione di dominio pubblico, un segno geografico che, al momento dell’esame, risulta sconosciuto ai destinatari, può non essere ammesso alla registrazione come marchio in ragione di un (futuro) bisogno di disponibilità413.
Le designazioni geografiche protette da un accordo internazionale o da disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 8.3, pag. 172) sono in linea di massima sempre soggette al bisogno di disponibilità.
Nel caso in cui un’indicazione di provenienza estera sia iscritta nel registro del Paese di origine per gli stessi prodotti o servizi, essa non è soggetta al bisogno di disponibilità (neppure) in Svizzera414. La stessa prassi vale anche se il segno è stato registrato dall’EUIPO415. Per le indicazioni protette da un accordo internazionale, una registrazione effettuata dall’EUIPO non è invece sufficiente.
Tuttavia, la registrazione estera del marchio non fornisce indicazioni circa il carattere distintivo del segno in Svizzera. Per la valutazione di questo aspetto è decisiva la situazione in Svizzera416 (cfr. n. 4.3, pag. 116). Di conseguenza, una registrazione all’estero non
411 Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson; DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 412 Ibidem. 413 Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 3.3.3 f. in combinato disposto con consid. 4 – Wilson; TAF B- 5004/2014, consid. 8.1.2 – CLOS D’AMBONNAY; parere diverso in TAF B-4532/2017, consid. 6.2 – HAMILTON. 414 Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson; la prassi risale a DTF 117 II 327 segg. – MONTPARNASSE. Cfr. anche TAF B-5228/2014, consid. 6.2 – RENO. Secondo la prassi dell’Istituto la registrazione estera non può essere considerata se riguarda un marchio combinato (parere diverso in TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson). 415 TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN. 416 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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consente di giungere ad alcuna conclusione in merito all’esistenza del carattere distintivo in Svizzera417.
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette
Contrariamente alle indicazioni di provenienza dirette, quelle indirette non appartengono di principio al dominio pubblico418. Fanno eccezione a questa regola, e appartengono quindi al dominio pubblico, i segni figurativi enumerati di seguito, nella misura in cui sono solitamente utilizzati quali indicazioni di provenienza e che non presentano, nel caso concreto, una rappresentazione grafica inusuale419: la croce svizzera e la bandiera svizzera, le bandiere di Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché gli stemmi pubblici esteri420. A prescindere dall’appartenenza al dominio pubblico occorre tuttavia sempre verificare anche se esiste il rischio di indurre in errore secondo l’articolo 2 lettera c LPM421 e se sono applicabili i motivi di esclusione di cui all’articolo 2 lettera d LPM.
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette
Per principio i segni appartenenti al dominio pubblico possono imporsi come marchi nel commercio (cfr. in merito le spiegazioni generali al n. 12, pag. 214). Alla luce di un bisogno di disponibilità futuro, tuttavia, le indicazioni di provenienza dirette sono di regola considerate indispensabili e pertanto soggette a un bisogno assoluto di disponibilità. È quindi essenzialmente escluso che si impongano come marchi nel commercio.
Eventuali eccezioni al bisogno assoluto di disponibilità sono in particolare possibili se esistono motivazioni concrete che negano il carattere dell’indispensabilità, o, nel caso di indicazioni di provenienza estere, se il segno è registrato come marchio per prodotti o servizi identici nel relativo Paese422.
8.6 Inganno circa la provenienza geografica
8.6.1 Principio
Induce in errore qualsiasi segno il cui significato suscita aspettative errate circa il tipo o la proprietà dei prodotti e/o servizi contrassegnati423. Secondo l’esperienza di vita, un’indicazione geografica utilizzata come marchio o elemento di marchio generalmente crea,
417 TAF B-6363/2014, consid. 6.1 – MEISSEN, parere diverso in TAF B-5004/2014, consid. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS D’AMBONNAY. 418 TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 419 Cfr. le considerazioni generali in merito ai marchi figurativi, n. 4.7, pag. 142. 420 I criteri d’esame applicabili a questi segni sono enumerati al n. 9. 421 TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.). 422 DTF 117 II 327, consid. 2b – MONTPARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER. 423 Cfr. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA; DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); CRPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr. n. 3.2, pag. 107.
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presso l’acquirente, l’aspettativa che i prodotti e i servizi designati provengano dal Paese o dal luogo cui si riferisce l’indicazione (per i dettagli in merito a questa regola d’esperienza cfr. n. 8.2, pag. 171). Inducono pertanto in errore i segni che contengono o consistono in designazioni geografiche, anche se si tratta di elementi d’importanza subordinata424, e che suscitano nei destinatari l’aspettativa che i prodotti e/o servizi designati provengano dal Paese o dal luogo cui si riferisce l’indicazione, benché ciò non sia vero425. In presenza di combinazioni con altri elementi occorre esaminare se, nell’impressione d’insieme, questi conferiscono un significato al segno tale da escluderne la percezione come indicazione di provenienza in relazione con i prodotti e servizi in questione426 (cfr. n. 8.4, pag. 173). È determinante che il segno conduca i destinatari ad un’associazione di idee con una determinata regione o un determinato luogo e pertanto suscita almeno indirettamente427
l’idea di un’indicazione di provenienza428. Anche una denominazione geografica mutilata o modificata può evocare aspettative legate alla provenienza e dunque risultare ingannevole429. Questo capita quando il suo significato geografico rimane riconoscibile nonostante la modificazione linguistica e vale anche qualora la denominazione sia ammessa alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 3.2, pag. 107).
Il divieto d’indurre in errore430 concernente le indicazioni di provenienza ha lo scopo di evitare che il pubblico sia indotto in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi designati con il marchio431, e questo indipendentemente da una reputazione particolare conferita al prodotto dalla provenienza geografica432. Durante la procedura di registrazione del marchio è dunque indispensabile garantire che l’indicazione corrisponda alla verità433. Per questo motivo, la regola secondo cui nell’esame dei motivi assoluti di esclusione si registrano i casi limite si applica unicamente per la valutazione dell’appartenenza al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 3.7, pag. 111) e non per l’attuazione del divieto d’indurre in errore ai sensi dell’articolo 2 lettera c LPM.
424 TF, FDBM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 425 Cfr. DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ; TAF B- 6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.). 426 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 427 Per quel che riguarda le indicazioni di provenienza indirette cfr. n. 8.1.2, pag. XX. 428 DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA. 429 TAF B-3660/2016, consid. 5.3 – SIBIRICA; TAF B-5451/2013, consid. 4.3 – FIRENZA; cfr. anche TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA e TAF B-4710/2014, consid. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 430 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; non è necessario che i destinatari siano effettivamente indotti in errore: DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.). 431 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); TF, FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA. 432 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF B-1223/2010, consid. 2.2 – TOURBILLON (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.). 433 DTF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.).
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Secondo la prassi costante dell’Istituto, confermata dal Tribunale federale434, i segni che contengono o consistono in un’indicazione di provenienza sono ammessi alla protezione come marchi in applicazione dell’articolo 47 in combinato disposto con l’articolo 2 lettera c LPM, solo se ogni rischio d’indurre in errore è eliminato limitando la lista dei prodotti435 (per i dettagli cfr. n. 8.6.5, pag. 189). In altri termini, in contrasto con quanto previsto dalle regole generali sui segni che inducono in errore (cfr. n. 5.1, pag. 160), affinché il segno sia ammesso alla protezione non basta che l’indicazione di provenienza possa essere utilizzata correttamente. Il requisito della limitazione ha un effetto preventivo e riduce di fatto il rischio d’indurre in errore; consente inoltre di limitare il campo di protezione (che secondo l’art. 11 cpv. 1 LPM si estende unicamente ai prodotti di una determinata provenienza, facendo sì che l’uso in relazione con prodotti di provenienza diversa non rappresenti un uso perpetuante la tutela del diritto al marchio secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM)436. Una limitazione alla provenienza geografica è richiesta anche per i servizi437 (cfr. altresì n. 8.6.5, pag. 189).
L’articolo 2 lettera c LPM vale anche per le indicazioni geografiche protette dal diritto internazionale o da una legislazione speciale (cfr. n. 8.3, pag. 172). In questi casi il rischio di indurre in errore si deduce da tali legislazioni.
8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning»)
In linea di massima, anche se un’indicazione geografica è utilizzata durevolmente, il rischio d’indurre in errore non è eliminato438. In via eccezionale, tuttavia, dopo un uso continuo, le indicazioni geografiche ingannevoli possono acquisire un secondo significato proprio («secondary meaning»)439. Ciò è ammesso unicamente se il depositante rende verosimile in primo luogo che l’indicazione inizialmente ingannevole ha acquisito effettivamente un secondo significato proprio e, in secondo luogo, che nella percezione delle cerchie interessate, in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati, questo secondo significato sia
434 DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.); cfr. anche TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 – bticino (fig.). 435 Il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 48a - 48d LPM nel caso concreto non è verificato dall’Istituto nel quadro della procedura di registrazione del marchio. 436 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 437 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness» del 2 settembre 2015, pag. 20 https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapp orto_esplicativo_IT.pdf. La limitazione è motivata tra l’altro dal fatto che la verifica del rispetto delle condizioni cumulative di cui all’art. 49 LPM andrebbe oltre l’ambito della procedura di registrazione del marchio; la limitazione è proporzionale e consente di applicare per analogia le considerazioni formulate per i prodotti nella decisione TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 438 TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR. 439 Cfr. TF, FDBM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISO 49ERS; DTF 89 I 290, consid. 6 – Dorset / La Guardia (con riferimento al marchio di sigarette imposto PARISIENNE); TAF B-915/2009, consid. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
188
predominante al punto da escludere il rischio d’indurre in errore sulla provenienza geografica nel caso concreto440.
Non si tratta qui di dimostrare che un segno si è imposto come marchio nel commercio, poiché qui non è predominante l’acquisito carattere distintivo rispettivamente il riferimento alla provenienza aziendale, bensì la trasformazione del significato in quanto designazioni di provenienza che ha perso il significato originario e ne ha acquisito uno nuovo indipendente441. Il depositante può stabilire la verosimiglianza producendo segnatamente documenti che dimostrino l’uso del segno, sempreché forniscano indicazioni concrete in merito alla perdita del significato geografico442. In alternativa il depositante può svolgere un’indagine demoscopica.
8.6.3 Correttivi
In un marchio, i correttivi permettono di eliminare la presenza di più significati geografici o di contenuto. Nella valutazione dell’ammissibilità di un correttivo sono decisive, sotto il profilo materiale, la forza espressiva del suo contenuto e, sotto il profilo formale, la sua grandezza, forma e disposizione, ossia la sua riconoscibilità nel marchio.
Un correttivo deve corrispondere alla realtà. Affinché sia ammesso un correttivo, entrambe le indicazioni di provenienza devono essere note alle cerchie commerciali interessate. I correttivi che non corrispondono alla realtà come ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sono palesemente ingannevoli e pertanto inammissibili. Un correttivo può consistere anche in elementi figurativi.
Esempio:
- ABC CAMBRIDGE (cl. 25 [indumenti]): esistono luoghi chiamati Cambridge in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. L’Istituto registrerebbe il segno per prodotti di provenienza statunitense se fosse aggiunto un correttivo geografico (p.es. «made in USA»). Senza correttivo, i prodotti per cui il marchio è stato depositato sarebbero limitati a una provenienza britannica, poiché le cerchie interessate in Svizzera conoscono l’indicazione di provenienza «Cambridge» in primo luogo come nome della città inglese.
8.6.4 Aggiunte delocalizzanti
Le cosiddette aggiunte delocalizzanti come «tipo443», «genere», «secondo la ricetta», «specie», «metodo», «stile» e «maniera», spesso utilizzate insieme alle indicazioni geografiche, non escludono il rischio d’indurre in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi in questione (art. 47 cpv. 3bis LPM). Queste aggiunte non sono atte ad eliminare le
440 Cfr. anche DTF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER. 441 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR. 442 Dai documenti deve emergere chiaramente che la designazione ha perso il significato legato alla provenienza. Deve, per esempio, emergere che i prodotti contrassegnati non provengono dal luogo cui rinvia l’indicazione geografica contenuta nel segno (p. es. se nel materiale pubblicitario presentato è menzionato un altro Paese quale luogo di provenienza dei prodotti). 443 A meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al n. 8.4.5, pag. 177 (designazioni di tipo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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aspettative dei destinatari in merito alla provenienza geografica dei prodotti così contrassegnati444. Spesso sono, al contrario, utilizzate per avvicinare tali prodotti a quelli che provengono effettivamente dal luogo in questione per approfittare della loro reputazione. L’Istituto ammette i segni che includono un’aggiunta delocalizzante solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza che corrisponde al nome o segno geografico utilizzato. A titolo di esempio, il segno ABC Swiss Style sarebbe ammesso alla protezione solo se la lista dei prodotti fosse limitata a prodotti di provenienza svizzera.
8.6.5 Prassi in materia di limitazione
8.6.5.1 Limitazione alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi
Se un segno contiene un riferimento alla provenienza geografica, la sua registrazione come marchio non è ammessa per prodotti o servizi di qualsiasi provenienza. Pertanto la lista dei prodotti e servizi deve essere limitata in modo da escludere che i consumatori possano essere indotti in errore (cfr. n. 8.6.5.1, pag. 189).
Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere, di norma l’Istituto esige una limitazione della lista dei prodotti e servizi al Paese di provenienza in questione445.
Per le regioni transfrontaliere, la limitazione deve invece riferirsi alla regione (all’area) interessata, a condizione, tuttavia, che questa sia definita con sufficiente precisione. Una limitazione ai Paesi interessati non è ammessa, perché un prodotto o un servizio non può provenire da due Pesi diversi..
Esempio:
IR 714 593, cl. 32: bevande contenenti acqua gassata e succo di mela; tutti i prodotti citati provenienti dalla regione del lago di Costanza.
Se il segno include un’indicazione protetta da un titolo particolare (cfr. n. 8.3, pag. 172), l’Istituto esige una limitazione stretta in funzione al titolo in questione. Questo vale per le seguenti indicazioni:
1. le denominazioni d’origine protetta (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi degli articoli 16 LAgr, 50a capoverso 7 LPM446 e 41a Lfo;
444 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS. 445 DTF 132 III 770, consid. 2.3 in combinazione con consid. 4 – COLORADO (fig.); DTF 117 II 327, consid. 2 – MONTPARNASSE. 446 Osservazione: art. 16 cpv. 6 prima frase LAgr: «Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b». Per questo motivo le domande di registrazione con marchi contenenti indicazioni in attesa di iscrizione come DOC/IGP presso l’UFAG, sono sospese fino alla decisione definitiva in merito a tale iscrizione. L’Istituto garantisce in questo modo che il marchio depositato soddisfi le condizioni di registrazione
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
190
Esempio:
CH 501 173, cl. 29: latticini, in particolare formaggio con la denominazione d’origine protetta «Sbrinz».
2. le denominazioni d’origine per i vini disciplinate a livello cantonale e iscritte nel repertorio svizzero delle DOC per i vini447 pubblicato dall’UFAG secondo l’articolo 25 dell’ordinanza sul vino;
Esempio:
«XY Lavaux» cl. 33: vini con la DOC «Lavaux».
Le denominazioni d’origine per vini di livello inferiore alle DOC sono considerate riferimenti alla relativa DOC.
Esempio:
«XY Coteaux de Sierre» cl. 33: vini con la DOC «Vallese».
3. le denominazioni coperte da un’ordinanza di settore ai sensi dell’articolo 50 LPM;
4. le denominazioni estere incluse in un elenco di denominazioni protette in virtù di un accordo internazionale, in particolare gli allegati 7, 8 e 12 dell’Accordo settoriale con la Comunità europea e gli accordi bilaterali448 449. Le denominazioni per i vini e alcolici protette in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 TRIPS non richiedono limitazioni strette.
essendo, se del caso, conforme sia ai requisiti definiti nella LAgr sia alle condizioni di cui all’art. 2 lett. c e d LPM. 447 Si veda il repertorio delle DOC ai sensi dell’art. 63 LAgr su: https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktio n/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.downl oad.pdf/Repertorio_svizzero_delle_denominazione_di_origine_controllata_%20(DOC).pdf. 448 Diversi accordi bilaterali fanno riferimento a Comuni che sono autorizzati a fare uso di denominazioni d’origine, indicazioni geografiche o altre denominazioni protette. Qualora il nome di uno di questi Comuni sia contenuto in un segno, esso beneficia della protezione conferita dal relativo accordo; in questi casi la lista dei prodotti non può però essere limitata al Comune in questione, ma solo alla denominazione protetta. Esempio: Lucena è un Comune spagnolo autorizzato a utilizzare la denominazione d’origine «Montilla y Moriles». In questo caso la lista dei prodotti è limitata ai «vini con denominazione d’origine Montilla y Moriles». 449 I nomi dei Paesi, regioni, province, vecchie province o soggetti di Paesi protetti in virtù dei trattati bilaterali indipendentemente da un prodotto o da un servizio non sono delle denominazioni protette che necessitano di una limitazione stretta.
- Sb,.,nz ---~--- ......~~--
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Esempi:
ZACAPA450 cl. 33: Rum proveniente dal Guatemala.
XY Calpe451 cl. 33: Vini con la denominazione protetta «Alicante» (Spagna).
XY Salame Brianza452 cl. 29: Prodotto di carne con la denominazione d’origine protetta «Salame Brianza» (Italia).
8.6.5.2 Limitazione alla provenienza geografica delle materie prime o a una fase di produzione
Alcune regole speciali disciplinano l’uso di quelle indicazioni che non fanno riferimento alla provenienza geografica dei prodotti rivendicati, bensì a quella delle materie prime che li compongono o a una fase di produzione. I segni che comprendono indicazioni di questo tipo sono registrati con una limitazione definita in funzione delle condizioni previste nel relativo disciplinamento. Questo tipo di indicazione è inoltre ammesso alla protezione solo a determinate condizioni. La presentazione grafica deve essere tale da escludere una percezione del segno come indicazione geografica del prodotto. A questo fine deve essere considerata l’impressione d’insieme. È indispensabile una rivendicazione di colore, e il segno non può contenere altri elementi che rinviano alla provenienza geografica, quale la croce svizzera. Vanno fatte le seguenti distinzioni:
In relazione alle derrate alimentari e ai cosmetici è possibile indicare la provenienza di una materia prima, in particolare se questa proviene al 100% dal luogo indicato (art. 5 cpv. 5 OIPSDA e art. 6 dell’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici);
Esempi:
450 In relazione con gli alcolici la denominazione «Zacapa» è un’indicazione geografica protetta secondo l’art. 23 cpv. 2 TRIPS (TF 4A_674/2010 – ZACAPA). 451 Il Trattato tra la Confederazione Svizzera e lo Stato Spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle denominazioni analoghe (RS 0.232.111.193.32) autorizza il Comune spagnolo «Calpe» a utilizzare la denominazione d’origine «Alicante». Questa indicazione geografica è quindi protetta dal trattato (art. 2 cpv. 1 del Trattato). 452 La denominazione «Salame Brianza» è una IGP italiana in virtù dell’allegato 12 dell’Accordo settoriale.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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-
CH 712 347, cl. 30: ammesso alla protezione per del cioccolato e i prodotti a base di cioccolato di provenienza svizzera contenente del latte proveniente al 100% dal Cantone di Berna.
-
CH 708 058, cl. 5, 29, 30 e 32: ammesso alla protezione per i prodotti svizzeri composti al 100% di latte di provenienza svizzera. Il segno rinvia alla provenienza svizzera del latte quale elemento del prodotto rivendicato. In questo caso il 100% della materia prima, ossia il latte, deve essere di provenienza svizzera in virtù dell’articolo 5 capoverso 5 OIPSDA.
Secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM, i segni che fanno riferimento a una fase di produzione sono accompagnati da una limitazione alla provenienza dell’attività menzionata.
Esempi di segni ammessi alla protezione con una limitazione alla provenienza di un’attività:
- CH 699 913, cl. 8, 9, 11, 21, rivendicazione di colore: rosso, bianco: ammesso alla protezione con la limitazione «Prodotti dal design interamente realizzato in Svizzera».
L’attività deve illustrare chiaramente una fase di produzione quale «design svizzero» per delle scarpe o «affumicato in Austria» per del salmone. Se il segno non presenta un riferimento chiaro e univoco a un’attività specifica, è necessaria una limitazione dei prodotti a quelli della provenienza in questione.
Esempi di segni ammessi alla protezione solo con una limitazione alla provenienza svizzera:
- CH 513 768, cl. 35, 36 e 42: «Innovation» non è un’attività specifica.
"'tS \.l'!T,isuisses - BERN-
~
(
Mik~ig & Schmelzend ~é&fOl'<lant M,~&~
SWISS\: INN.OVATION
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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- CH 519 511, cl. 5 e 10: «Tecnologia» non è un’attività specifica e, in ragione della grafia diversa, «Swiss» non si riferisce in modo univoco a «Tec».
- SWISS DESIGN by NOVAVRA
In questo marchio verbale, gli elementi «SWISS» e «DESIGN» sono protetti anche per colori diversi, il che non rende evidente il nesso tra «SWISS» e «DESIGN».
8.6.6 Denominazioni contradditorie
Anche l’uso di due indicazioni contraddittorie (p.es. ABC CINESE SVIZZERO) è considerata un’aggiunta delocalizzante (cfr. n. 8.6.4, pag. 188). In questo caso non è possibile limitare la lista dei prodotti in modo da eliminare qualsiasi rischio d’indurre in errore. Il segno è pertanto escluso dalla protezione come marchio.
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)
Sono respinte, in virtù dell’articolo 2 lettera d LPM, le domande di registrazione relative a segni che contengono indicazioni di provenienza protette dal diritto internazionale o da disposizioni di leggi speciali senza un’idonea limitazione della lista dei prodotti453.
8.7.1 Accordi bilaterali
In sede d’esame sono considerati in particolare i seguenti accordi bilaterali:
- I Trattati bilaterali per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche tra la Confederazione Svizzera e la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, l’Ungheria, la Cecoslovacchia454, la Federazione Russa e la Giamaica455;
- L’Accordo settoriale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), in particolare il suo allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, il suo allegato 8 concernente il
453 Cfr. in questo senso TAF B-1295/2015, consid. 5.4.4 – IBEROGAST. 454 Il trattato con la Cecoslovacchia è stato ripreso dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia. 455 Cfr.: Germania (RS 0.232.111.191.36), Francia (RS 0.232.111.193.49), Spagna (RS 0.232.111.193.32), Portogallo (RS 0.232.111.196.54), Ungheria (RS 0.232.111.194.18), Cecoslovacchia (RS 0.232.111.197.41), Federazione Russa (RS 0.232.111.196.65) e Giamaica (RS 0.232.111.194.58).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
194
riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino e il suo allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari456.
Sia l’Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, sia i trattati bilaterali comprendono delle liste delle designazioni geografiche protette457. In Svizzera questi nomi sono considerati indicazioni di provenienza indipendentemente dal fatto che i destinatari li conoscano o meno; vale il principio del Paese d’origine458. Di conseguenza, un’indicazione di provenienza ai sensi degli accordi internazionali succitati non può essere protetta come marchio se viene utilizzata da sola. Se è utilizzata in una combinazione distintiva, in linea di principio può essere registrata solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza corrispondente (in conformità con il relativo accordo).
La limitazione alla provenienza designata cui fa riferimento l’indicazione protetta non è tuttavia necessaria qualora, oltre al significato geografico, la denominazione abbia un altro significato comune (si veda l’esempio più avanti) oppure sia un cognome459. Queste due eccezioni non si applicano alle denominazioni protette dall’Accordo settoriale.
456 Dal 1°dicembre 2011, le IGP e DOP elencate nell’appendice 1 dell’allegato 12 sono protette in Svizzera. 457 I trattati bilaterali conclusi con determinati Stati proteggono le indicazioni e i nomi in questione anche da un uso in una forma modificata, qualora sussista un rischio di confusione con essi malgrado la modifica (cfr. il rispettivo art. 4 cpv. 2 di ogni trattato bilaterale). È considerato un «uso in una forma modificata» l’uso con aggiunte (TAF B-1295/2015, consid. 2.7.2 seg. e 5.1 seg. – IBEROGAST; la forma aggettivale è considerata equivalente alla forma protetta (TAF 4A.14/2006, consid. 3.3 – CHAMP). Ciò vale anche per gli allegati 7 e 8 dell’Accordo settoriale nonché per gli accordi bilaterali con Russia e Giamaica, benché questi non contengano riferimenti specifici alle forme modificate. Gli accordi conclusi successivamente all’accordo TRIPS devono garantire almeno lo stesso livello di protezione (cfr. art. 8 n. 9 dell’allegato 7 e art. 5 n. 3 dell’allegato 8 dell’Accordo settoriale nonché l’art. 24 cpv. 3 TRIPS). 458 Cfr. TAF B-1295/2015, consid. 2.7.5 – IBEROGAST. 459 Per quel che riguarda le denominazioni geografiche per i vini e alcolici protette dall’articolo 23 capoverso 2 TRIPS basta che il cognome coincida con quello del depositante o del suo predecessore commerciale. Per quanto concerne le indicazioni protette dagli accordi bilaterali summenzionati, il titolare deve dimostrare un interesse legittimo e deve poter essere escluso il rischio di confusione con la denominazione protetta (cfr. TAF B-8468/2010, consid. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Esempio:
- CH 673 295, cl. 33460
8.7.1.1 Trattati bilaterali
Un’indicazione utilizzata in una forma modificata protetta esclusivamente da un trattato bilaterale concluso successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo TRIPS, ossia (al momento della pubblicazione delle presenti Direttive) dai trattati bilaterali con la Russia e la Giamaica, è registrabile in Svizzera senza limitazioni della lista dei prodotti, sempreché il segno sia registrato nella stessa forma senza limitazioni nel Paese di origine. Sono fatti salvi i segni che possono indurre in errore il pubblico svizzero. Qualora il segno non sia registrato nella stessa forma nel Paese di origine, i trattati bilaterali menzionati conferiscono un livello di protezione equivalente a quello garantito dall’Accordo TRIPS.
Per quel che riguarda i trattai bilaterali conclusi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo TRIPS, ossia i trattati conclusi con la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, l’Ungheria, la Repubblica ceca e la Slovacchia, un’indicazione protetta usata in forma modificata può essere registrata senza limitazioni in Svizzera, se il segno è registrato nel Paese di origine (non è sufficiente la registrazione presso l’EUIPO) e se non sussiste alcun rischio di confusione461 dal punto di vista dei consumatori svizzeri. Il rischio di confusione è escluso se il segno ha un duplice significato (cfr. n. 8.4.1, pag. 173) o se è percepito come denominazione di tipo (cfr. n. 8.4.5, pag. 177) o rientra in una delle eccezioni riconducibili all’impressione d’insieme (cfr. n. 8.4.7, pag. 178).
8.7.1.2 Accordo settoriale
La protezione conferita dall’Accordo settoriale (prodotti agricoli) è assoluta, a prescindere dal rischio di confusione e dall’eventuale registrazione nel Paese di origine.
L’allegato 12 dell’Accordo conferisce una protezione esaustiva contro, tra le altre cose, le imitazioni e le evocazioni (cfr. art. 7 n. 3 dell’allegato 12 dell’Accordo settoriale).
460 La denominazione «Toro» è protetta dall’accordo bilaterale con la Spagna. In italiano si tratta di un termine della lingua corrente. In Spagna, la forma modificata «TOROLOCO» è inoltre registrata senza limitazioni come marchio per prodotti della classe 33 (marchio spagnolo n. M3056158 EL RABO DEL TOROLOCO) (cfr in merito n. 8.7.1.1). 461 DTF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO.
TOROLOCO
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Gli allegati 7 e 8 dell’Accordo settoriale (vino e alcolici) prevedono una protezione equivalente a quella conferita dall’accordo TRIPS462 463.
8.7.2 Accordo TRIPS
L’Accordo TRIPS enuncia i requisiti minimi; gli Stati membri sono liberi di prevedere una protezione aggiuntiva per le indicazioni geografiche di provenienza464.
Le indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici beneficiano inoltre della protezione aggiuntiva conferita dall’articolo 23 capoverso 2 TRIPS, che prevede che le indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 TRIPS siano protette indipendentemente dall’esistenza di un rischio di inganno. È pertanto irrilevante se l’indicazione geografica in questione è conosciuta al destinatario medio in Svizzera465. La disposizione dell’articolo 23 capoverso 2 TRIPS si fonda sul principio del Paese d’origine, non su quello del Paese che conferisce la protezione. Pertanto, la decisione relativa all’ammissione dell’indicazione è presa in funzione della protezione conferita nel Paese d’origine.
Una limitazione alla provenienza designata dall’indicazione protetta non è invece necessaria qualora la denominazione abbia, oltre a un’accezione geografica, un senso nel linguaggio corrente (cfr. ch. 8.7.1, pag. 193) o rimandi ad un cognome. Per questa seconda eccezione basta che il cognome coincida con quello del depositante o del suo predecessore commerciale.
L’articolo 23 capoverso 2 TRIPS è direttamente applicabile in Svizzera per via della sua formulazione concreta.
Se un segno contiene un’indicazione geografica per vini in una forma modificata, occorre esaminare se sussista un rischio di confusione rispetto all’indicazione protetta in applicazione dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a) TRIPS. Le considerazioni desunte dalle decisioni nei casi Schlumpagner466 e Champ467 si applicano per analogia anche all’esame del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a) TRIPS.
8.7.3 Convenzione di Stresa
Le denominazioni d’origine elencate nell’allegato A della Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi del 1° giugno/18 luglio 1951 (Convenzione di Stresa; RS 0.817.142.1) possono essere registrate come elementi di un marchio solo per i formaggi che provengono dalla regione designata (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano) (cfr. art. 3 della Convenzione). Nel frattempo tali denominazioni sono state registrate nell’Unione europea come denominazioni d’origine protette. La lista dei prodotti è limitata di conseguenza.
462 Cfr. art. 8 n. 9 dell’allegato 7 e art. 5 n. 3 dell’allegato 8 dell’Accordo settoriale. 463 Il rischio di inganno secondo l’art. 22 cpv. 2 lett. a) TRIPS è tuttavia esaminato più rigorosamente. 464 TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK. 465 TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA. 466 TF sic! 2003, 337 – Schlumpagner. 467 TF 4A.14/2006 – Champ.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Le denominazioni elencate nell’allegato B (p.es. Camembert, Saint-Paulin) sono attribuite alla parte contraente che le ha utilizzate per prima e che si è dotata di una regolamentazione ufficiale delle caratteristiche del rispettivo formaggio. Possono tuttavia essere utilizzate anche per designare formaggi prodotti sul territorio di un’altra parte contraente a condizione che siano soddisfatti i criteri definiti dal Paese contraente designato nell’allegato B. Tali denominazioni possono essere registrate come elementi di un marchio. La lista dei prodotti è tuttavia limitata al Paese d’origine secondo la convenzione (p.es. BRIE NATIONAL: limitazione ai formaggi di provenienza francese). Se invece il marchio contiene un riferimento al Paese di fabbricazione, la lista è limitata a quest’ultimo (p.es. BRIE ETOILE SUISSE: limitazione a formaggio di provenienza svizzera).
8.7.4 Articolo 16 legge sull’agricoltura (LAgr)
Dal 1° luglio 1997 la legge sull’agricoltura prevede un registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (art. 16 LAgr) sul modello del Regolamento (UE) n. 1151/2012468, che istituisce un registro europeo delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il registro delle DOP e IGP per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati è gestito dall’UFAG. Con la creazione del registro sono stati introdotti nel sistema di protezione svizzero delle indicazioni di provenienza i termini «denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP). Attualmente il registro contiene 38 denominazioni469. DOP e IGP appartengono al dominio pubblico secondo l’articolo 2 lettera a LPM. Ciò vale anche per il deposito del segno in questione da parte del gruppo di produttori che ha chiesto la registrazione della DOP o dell’IGP. Il fatto che un segno sia iscritto nel registro DOP/IGP, non significa che sia dotato di carattere distintivo ai sensi del diritto sui marchi. Dal momento che è iscritta nel registro DOP/IGP tutti i produttori che adempiono l’elenco degli obblighi possono utilizzare la denominazione protetta, che deve dunque restare a libera disposizione come segno appartenente al dominio pubblico (bisogno assoluto di disponibilità)470. Ciononostante un segno che comprende una DOP/IGP può essere registrato come marchio, se contiene altri elementi atti a conferire carattere distintivo al segno471.
Per evitare qualsiasi violazione delle disposizioni speciali in materia di DOP e IGP e qualsivoglia rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti una DOP o
468 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 469 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und- geografische-angaben.html 470 Cfr. nota 446, in merito alla sospensione delle domande di registrazione di marchi che comprendono indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione come DOP/IGP presso l'UFAG. 471 CRPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
198
un’IGP sono registrati solo per il prodotto in questione con una limitazione ai prodotti dotati della DOP o IGP pertinente472. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.5, pag. 189.
8.7.5 Art. 50a LPM
Conformemente all’articolo 50a LPM l’Istituto tiene un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, ad eccezione dei prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, vini, prodotti di selvicoltura e prodotti di selvicoltura trasformati. Maggiori dettagli sono reperibili nelle Direttive specifiche (cfr. www.ipi.ch).
Per evitare qualsiasi violazione della legislazione in materia di DOP e IPG per i prodotti non agricoli e qualsivoglia rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 50a LPM sono registrati solo per i prodotti dotati della DOP o IGP pertinente. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.5, pag. 189.
8.7.6 Denominazioni per i vini ai sensi dell’articolo 63 LAgr
Ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino; RS 916.140), l’Ufficio federale tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate (DOP/DOC) per i vini definite conformemente all’articolo 21473. I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale l’elenco delle loro denominazioni di origine controllata e i relativi riferimenti della legislazione cantonale.
La protezione conferita dalla legislazione relativa alle designazioni per i vini comprende le denominazioni protette riprese in modo identico così come i segni che possono essere confusi con le designazioni protette (art. 16 cpv. 6 e 7 LAgr in combinato disposto con l’art. 63 cpv. 6 LAgr).
Per evitare qualsiasi violazione della legislazione in materia di DOC per i vini e qualsivoglia rischio d’indurre in errore i consumatori, i segni distintivi contenenti un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 63 LAgr sono registrati solo per i prodotti dotati della DOC pertinente. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.5, pag. 189.
Anche le DOP e IPG per le bevande alcoliche sono raccolte nel registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche (registro DOP/IGP) tenuto dall’UFAG (cfr. n. 8.7.4, pag. 197).
472 Ciò vale anche per le DOC/IGP non sufficientemente modificate o mutilate e che creano rischio di confusione. 473 Il repertorio svizzero delle DOC per i vini è consultabile su https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
199
9. Segni pubblici ed emblemi
9.1 Introduzione
L’esame dei motivi assoluti di esclusione per i segni assoggettati alla LPSt avviene in funzione di criteri specifici (cfr. n. 9.4 segg.). Per alcuni segni pubblici sono inoltre previste limitazioni per quanto attiene al trasferimento e alla registrazione di licenze (cfr. n. 9.5 ).
9.2 Definizioni
9.2.1 Croce svizzera e bandiera svizzera
La croce svizzera è definita nell’articolo 1 LPSt. Si tratta di una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi. La forma del campo rosso non è determinante per qualificare la croce bianca come croce svizzera ai sensi dell’articolo 1 LPSt.
La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato (art. 3 cpv. 1 LPSt). Anche la bandiera marittima svizzera474 e il contrassegno di nazionalità degli aeromobili svizzeri475 sono considerati bandiere svizzere ai sensi dell’articolo 3 LPSt (art. 3 cpv. 3 LPSt).
Bandiera svizzera (cfr. all. 2 LPSt):
Colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Esadecimale #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 rosso traffico; NCS S 1085-Y90R)
9.2.2 Stemma della Confederazione Svizzera
Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare (art. 2 cpv. 1 LPSt).
Stemma della Confederazione Svizzera (cfr. all. 1 LPSt):
Colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Esadecimale #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 rosso traffico; NCS S 1085-Y90R)
474 Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30). 475 Legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
200
9.2.3 Stemmi e bandiere di Cantoni e Comuni
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale (art. 5 LPSt).
9.2.4 Designazioni ufficiali
In virtù dell’articolo 6 LPSt, sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: Confederazione, federale, Cantone, cantonale, Comune, comunale e altri termini o espressioni che rinviano a un’autorità svizzera o a un’attività statale o semistatale. Lo stesso vale per le abbreviazioni conosciute delle autorità (DFGP, DDPS, PF ecc.) o altre designazioni che rinviano all’ente pubblico o ai suoi organi476.
Oltre a queste designazioni ufficiali in senso stretto, la LPSt tutela altresì le designazioni che rinviano a un’attività o a una funzione ufficiale477. Ne sono un esempio i termini «Polizia»478 e «Swiss Military»479.
Il termine «Svizzera» nonché i nomi di Cantoni, distretti, circoli e Comuni non sono di per sé designazioni ufficiali. In combinazione con altri elementi (p. es. «Istituto» o «attività ufficiale»), questi termini possono tuttavia far pensare a un’attività statale o semistatale ed essere considerati designazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 6 LPSt.
Esempi di designazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 6 lettera g LPSt:
- Swiss Military480; - Istituto svizzero per piante medicinali481; - Swissmoney Ltd482.
Esempi di segni che non sono designazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 6 lettera g LPSt:
- Agenzia telegrafica svizzera483; - Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth484; - Festa federale di ginnastica485.
9.2.5 Segni nazionali figurativi o verbali
Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali svizzeri i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri (art. 7 LPSt). Questi segni sono tutelati dalla LPSt. Essi si riferiscono a luoghi emblematici quali la biblioteca dell’abbazia di San Gallo, i
476 Messaggio «Swissness», pag. 7510. 477 Messaggio «Swissness», pag. 7510. 478 Messaggio «Swissness», pag. 7510. 479 TAF B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military. 480 TAF B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military. 481 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7510. 482 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7510. 483 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7510. 484 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7511. 485 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7515.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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tre castelli di Bellinzona o il Cervino, a eroi nazionali quali Elvezia e Guglielmo Tell, a miti o leggende nazionali quali il giuramento del Grütli, a siti storici quali il Grütli e a monumenti nazionali quali quelli a Guglielmo Tell, Winkelried o San Giacomo486.
9.2.6 Emblemi pubblici esteri
Sono tutelati anche gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi degli Stati esteri (art. 15 cpv. 1 LPSt). La protezione si estende a stemmi, bandiere e altri emblemi degli Stati esteri e degli Stati federali di uno Stato federativo estero487. Rientrano per esempio nel campo di applicazione dell’articolo 15 LPSt le bandiere degli Stati federati della Germania e degli USA. La disposizione non si applica invece alle bandiere dei dipartimenti o delle regioni francesi.
9.3 Registrazione di marchi contenenti un segno o un emblema protetto
9.3.1 Principi per la protezione in virtù della LPSt
La LPSt non protegge unicamente i segni pubblici e gli emblemi, ma vale anche per i segni che possono essere confusi con gli emblemi di Stato. La normativa svizzera va oltre i requisiti minimi sanciti dall’articolo 6ter capoverso 1 lettera a CUP. Questa disposizione obbliga i Paesi dell’Unione a rifiutare o a invalidare la registrazione di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell’Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sia come marchi di fabbrica o di commercio sia come elementi di tali marchi488. Sussiste un’imitazione dal punto di vista araldico quando, nonostante la stilizzazione o la modifica dell’emblema di Stato protetto, il segno depositato presenta il carattere di una raffigurazione dello stemma e sul mercato viene interpretato come un emblema di Stato. È pertanto determinante stabilire se il segno in questione susciti l’impressione di un segno emblematico.
9.3.2 Rischio di confusione con il segno protetto
9.3.2.1 In generale
La LPSt non vieta soltanto la registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì anche la registrazione di «segni confondibili». Ciò consente, a prescindere dal carattere araldico, di evitare quegli artifici di cui gli imitatori potrebbero eventualmente avvalersi per modificare il segno protetto in modo insignificante ma sufficiente per fare in modo che non sussista più un’imitazione dal punto di vista araldico.
La modifica dell’emblema di Stato protetto o dei suoi elementi caratteristici può escludere il rischio di confusione nel momento in cui il segno non è più associato all’emblema di Stato
486 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7511. 487 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7520. 488 A condizione che le autorità competenti non ne abbiano autorizzato l’utilizzo.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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protetto. Per i motivi o i soggetti utilizzati frequentemente negli stemmi, piccole differenze nella rappresentazione bastano per escludere il rischio di confusione489.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 585 008 (nessun rischio di confusione con la bandiera nazionale austriaca)
- CH 598 185 (modifica sufficiente dell'aquila dello stemma tedesco e austriaco)
-
IR 994 062 (siccome il motivo del leone è utilizzato frequentemente negli stemmi, non è possibile assegnare in maniera univoca a uno stemma questo elemento di segno. Inoltre, vi è nella fattispecie una modifica sufficiente del leone figurante negli emblemi protetti degli stati federati tedeschi Saarland e Renania-Palatinato, dello stato federale austriaco salisburghese e dello stemma di Stato senegalese)
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 1 026 289 (rischio di confusione con la bandiera nazionale italiana)
- IR 1 161 192 (rischio di confusione con la bandiera nazionale e lo stemma italiano)
Per la valutazione del rischio di confusione di un segno con un emblema di Stato protetto è determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non sono pertanto presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione. Diversamente dall’esame del carattere distintivo di un segno ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, in linea di massima la valutazione del rischio di confusione in questo contesto non si
489 TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – Aquila bicipite: «Il motivo dell’aquila bicipite figurante in entrambi i segni è talmente diffuso, in particolare quale motivo negli stemmi, che già una differenza esigua nella rappresentazione riduce il rischio di confusione» (traduzione).
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
203
basa sull’impressione d’insieme490. È irrilevante se l’elemento del marchio in questione ha più o meno importanza rispetto ad altri. È sufficiente che esso sia presente e riconoscibile. Il Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto che ulteriori elementi del segno possono, in singoli casi, comportare un mutamento di significato491. Nella misura in cui il mutamento è manifesto e la parte problematica del segno non è più riconoscibile in quanto emblema di Stato protetto dalla legge, il divieto di registrazione non trova applicazione. Ciò vale anche per i segni contenenti una croce combinata con altri elementi: se, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero un’aggiunta) e dunque non evoca associazioni di idee con la croce (svizzera), non sussiste un rischio di confusione con quest’ultima. Esempio di segno ammesso alla protezione senza limitazione della lista dei prodotti:
- CH 685 544 (rivendicazione di colore: rosso [valore CMYK: 15/100/100/0], bianco)
È soggetta al divieto di registrazione anche la riproduzione in bianco e nero di un emblema di Stato a colori nella quale è possibile riconoscere l'emblema o un suo elemento essenziale. La rivendicazione di altri colori oltre al rosso e al bianco non esclude il rischio di confusione con la croce svizzera, per esempio, se la croce è rappresentata in un colore chiaro (p. es bianco, grigio, beige o giallo chiaro) su un sfondo più scuro (p. es. giallo, oro, arancione o viola) possibilmente confondibile con il rosso. Se sono rivendicati il nero e il bianco, si presuppone un rischio di confusione con la croce svizzera. È determinante l’impressione d’insieme.
9.3.2.2 Rischio di confusione con lo stemma
Nell’ambito dell’esame del rischio di confusione con uno stemma protetto ai sensi dell’articolo 8 LPSt, è determinante verificare se una forma è percepita come stemma da parte dei consumatori492. In questo contesto, la forma dello stemma non è determinante. Basta che i consumatori riconoscano nel segno una forma che evoca la forma dello stemma. Tale è il caso quando la forma richiama quella di uno scudo.
Esempi di segni confondibili con lo stemma della Confederazione:
490 DTF 80 I 58, consid. 2, altra opinione in: CRPI, sic! 2002, 855, consid. 3 seg. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); in merito alla situazione giuridica concordante nel campo d’applicazione della legge sulla Croce Rossa, cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 491 Cfr. DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) per la LPNE e DTF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 492 Poiché lo stemma della Confederazione e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo, ossia una croce verticale bianca in campo rosso, per valutare la possibilità di confusione di questi due segni occorre fare una distinzione ragionevole e chiara. Tale distinzione deve basarsi sullo scudo (cfr. Messaggio «Swissness», pagg. 7506 e 7512).
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-
CH 709147 (rivendicazione di colore: rosso e bianco; cl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 e 30)
Al titolare è stato concesso il diritto di proseguire l’uso dello stemma493.
- CH 50673/2018 (cl. 29).
Anche il divieto per i privati di registrare gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali a titolo di marchi riguarda gli elementi essenziali dello stemma nella loro riproduzione caratteristica (come l’orso appenzellese in posizione eretta, l’orso bernese che cammina o il leone rampante turgoviese) in relazione con uno scudo, ma non il motivo in quanto tale (orso, leone)494. Qualora l’elemento in questione di un segno non rimandi concretamente a uno stemma pubblico o non sia più riconosciuto dai consumatori come stemma, si può escludere il rischio di confusione e il segno può essere registrato come marchio. Gli altri elementi del segno possono contribuire al fatto che lo stesso rinvii concretamente a uno stemma cantonale o comunale.
9.3.3 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore
9.3.3.1 Stemma svizzero, croce svizzera e bandiera svizzera
Le definizioni di cui agli articoli 1-3 LPSt nonché il fatto che per il consumatore medio il nesso tra la croce svizzera e i colori rosso e bianco è evidente fanno in modo che una croce raffigurata in altri colori o una croce bianca su uno sfondo di altri colori non possa essere confusa con la croce svizzera, la bandiera svizzera o lo stemma svizzero495. Il rischio di confusione con la croce svizzera può pertanto essere escluso tramite una rivendicazione di colore positiva (p. es. croce verde) o negativa («la croce contenuta nel marchio non è riprodotta né in bianco su sfondo rosso né in rosso su sfondo bianco né in altri colori che possano indurre a confondere il marchio con la croce svizzera o con il segno della Croce Rossa»)496.Una rivendicazione dei colori «bianco/nero» non è in grado di escludere il rischio di confusione con lo stemma della Confederazione poiché si tratta di una rappresentazione
493 Cfr. più avanti: n. 9.4.2.2. 494 Anche in questo caso questa precisazione è necessaria perché gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali ricorrono anche nelle rispettive bandiere cantonali. Con questa soluzione si evita una contraddizione con l’art. 10 LPSt (cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7512). 495 CRPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+. 496 Questa formulazione esclude pertanto anche un rischio di confusione con il segno della Croce Rossa; cfr. n. 7.3, pag. 165.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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usuale dello stemma svizzero quando tale stemma non è rappresentato a colori497. Se per la croce, oltre al rosso, è rivendicato un altro colore scuro, non si presuppone un rischio di confusione con la croce svizzera.
Anche una rivendicazione di colore positiva o negativa elimina il rischio di indurre in errore in ambito geografico ai sensi dell’articolo 2 lettera c LPM attribuibile a un elemento del segno confondibile con la croce svizzera (cfr. 9.3.3, pag. 204).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21 e 25 (rivendicazione di colore: bianco, blu)
9.3.3.2 Emblemi di Stato esteri
Qualora l’emblema di Stato estero sia protetto solo in determinati colori, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso mediante una rivendicazione di colore positiva o negativa. Per le registrazioni internazionali, una rivendicazione di colore negativa è comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata in modo da poter escludere un rischio di confusione con un emblema di Stato estero concreto. Una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.
9.4 Segni pubblici protetti e motivi assoluti d’esclusione (art. 2 LPM)
9.4.1 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)
9.4.1.1 Croce svizzera e bandiera svizzera
9.4.1.1.1 Carattere distintivo
Pur essendo indicazioni di provenienza indirette, la croce svizzera e la bandiera svizzera appartengono al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Si tratta di segni diffusamente utilizzati per rinviare alla provenienza di prodotti e servizi. La loro banalità li rende privi di carattere distintivo.
497 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7512.
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I segni figurativi che contengono una croce svizzera sufficientemente diversa dalle rappresentazioni usuali della croce svizzera o della bandiera svizzera sono invece dotati di carattere distintivo e non appartengono al dominio pubblico.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 708 480 (rivendicazione di colore: bianco e rosso; cl. 9, 35 - 36, 38, 42 e 45)
- CH 707 687 (rivendicazione di colore: bianco e rosso; cl. 32)
9.4.1.1.2 Bisogno assoluto di disponibilità
Le bandiere ai sensi dell’articolo 3 LPSt, che sono riprese all’interno di un segno depositato come marchio senza essere alterate, sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità.
9.4.1.1.3 Imposizione nel commercio
Nella misura in cui non siano soggetti al bisogno assoluto di disponibilità, i segni confondibili con la croce svizzera o la bandiera svizzera possono imporsi nel commercio se sono privi di carattere distintivo originario (cfr. in merito n. 12, pag. 214). Il fatto che un marchio sia stato utilizzato come marchio in violazione della vecchia LPSt non ne pregiudica la registrazione quale marchio imposto nel commercio.
9.4.1.1.4 Bandiere dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni
I criteri applicabili alla croce svizzera e alla bandiera svizzera sotto il profilo del dominio pubblico (carattere distintivo e bisogno di disponibilità) valgono anche per le bandiere di Cantoni, distretti, circoli e Comuni.
9.4.1.2 Stemmi svizzeri e stemmi cantonali e comunali
In virtù dell’articolo 8 capoverso 1 LPSt, lo stemma della Confederazione Svizzera e gli stemmi dei Cantoni e dei Comuni nonché i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono. Gli stemmi sono quindi dotati di carattere distintivo e non appartengono pertanto al dominio pubblico a prescindere dall’identità del depositante. Qualora il depositante non sia l’ente pubblico interessato o un terzo che ha il diritto di proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 35 LPSt, il segno costituito da stemmi viola il
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diritto vigente ed è respinto in conformità con l’articolo 2 lettera d LPM (cfr. n. 9.4.3.3, pag. 209).
9.4.1.3 Designazioni ufficiali
In virtù dell’articolo 9 LPSt anche le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse (cfr. n. 9.2.4, pag. 200) sono segni dotati di carattere distintivo dell’ente pubblico legittimato. Si tratta quindi di segni dotati di carattere distintivo.
9.4.1.4 Segni nazionali figurativi o verbali
I segni nazionali figurativi o verbali il cui uso in relazione con i prodotti o servizi in questione è usuale sono privi di carattere distintivo. In questo contesto, sono invece dotati di carattere distintivo i segni che si scostano sufficientemente dalle rappresentazioni usuali del segno figurativo nazionale.
9.4.1.5 Emblemi pubblici esteri
Per quel che attiene alla loro appartenenza al dominio pubblico, gli emblemi pubblici esteri sono trattati alla stregua di quelli nazionali.
9.4.2 Rischio di confusione (art. 2 lett. c LPM)
9.4.2.1 Esistenza di un legame con l’ente pubblico
La croce svizzera, la bandiera svizzera nonché le bandiere dei Cantoni e dei Comuni, le designazioni ufficiali e i segni nazionali possono essere utilizzati a condizione che l’uso non sia fuorviante (art. 9 cpv. 3 e art. 10 e 11 LPSt). L’uso è fuorviante quando c’è rischio di confusione in merito alla provenienza dei prodotti e servizi, ma anche quando l’uso crea oggettivamente false aspettative in merito alle relazioni commerciali o a presunte relazioni ufficiali con l’ente pubblico498. L’uso della croce svizzera da parte di un ufficio privato di servizi e consulenza in materia di visti denominato «Swiss Helping Point, Visa Assistance» è ad esempio fuorviante, poiché chi usufruisce dei servizi di tale ufficio potrebbe supporre che si tratti di un ufficio statale499.
Poiché l’uso di stemmi di Stato è riservato all’ente pubblico, un loro impiego da parte di terzi che non sono l’ente interessato crea attese in merito a un legame inestistente con lo stesso. Fatti salvi i casi in cui un segno è depositato da terzi in virtù di un diritto di proseguire l’uso secondo l’articolo 35 LPSt, questo tipo di segno è quindi respinto in applicazione dell’articolo 2 lettera c LPM.
498 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7516. 499 Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7516.
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9.4.2.2 Uso come indicazione di provenienza
I segni pubblici di cui agli articoli 8 (stemmi), 10 (bandiere) e 11 (segni nazionali) LPSt possono essere considerati quali indicazioni di provenienza (art. 13 LPSt). È decisiva la percezione delle cerchie commerciali determinanti. Le eccezioni alla regola di esperienza sono prese in considerazione tranne che per i prodotti o servizi per i quali la designazione geografica beneficia di un titolo di protezione (cfr. n. 8.3, pag. 172). Sono applicabili le seguenti eccezioni alla regola di esperienza500:
luogo di vendita e luogo di fornitura dei servizi; titoli di media e prodotti editoriali, indicazioni di contenuto; indicazioni di provenienza nella gastronomia, a condizione che l’uso del segno pubblico
rinvii, nel suo insieme, a una caratteristica del prodotto o del servizio che non è la provenienza;
nomi di compagnie aeree (solo per i prodotti); nomi di organizzazioni sportive e culturali; nomi di manifestazioni sportive e culturali; servizi di viaggio.
È possibile ovviare al rischio di confusione limitando la lista dei prodotti e servizi a una determinata provenienza.
Se il segno depositato include uno stemma e il titolare gode del diritto di proseguire l’uso in virtù dell’articolo 35 LPSt, la limitazione della lista dei prodotti e servizi deve soddisfare le condizioni della decisione in base alla quale è consentito il proseguimento dell’uso, a prescindere dall’esistenza di eccezioni alla regola d’esperienza.
9.4.3 Segni contrari ai buoni costumi, all’ordine pubblico o al diritto vigente
9.4.3.1 Violazione dei buoni costumi o dell’ordine pubblico
Qualora l’uso di un segno contenente la croce svizzera o un altro segno ufficiale ai sensi della LPSt sia contrario ai buoni costumi o all’ordine pubblico, esso viola gli articoli 10 segg. LPSt. Il segno è contrario al diritto vigente ed è respinto in applicazione dell’articolo 2 lettera d LPM.
9.4.3.2 Violazione del diritto vigente
I segni il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-13 LPSt non possono essere registrati come marchi (art. 14 cpv. 1 LPSt). Si tratta di segni contrari al diritto vigente che sono respinti in applicazione dell’articolo 2 lettera d LPM.
Anche la registrazione di un marchio contenente un emblema di Stato estero è eslcusa in applicazione dell’articolo 2 lettera d LPM in combinato disposto con l’articolo 17 LPSt. Sono fatti salvi i casi in cui l’ente pubblico legittimato autorizza il depositante a utilizzare il segno in questione conformemente all’articolo 16 LPSt (art. 15 cpv. 1 LPSt). Il depositante può
500 Per altre spiegazioni riguardo alle eccezioni alle regole d’esperienza, cfr. n. 8.4.7, pag. 178.
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dimostrare di aver ottenuto la necessaria autorizzazione in particolare presentando una copia dell’attestazione della registrazione del marchio nel «Paese d’origine» (art. 16 cpv. 2 lett. a LPSt) o qualsiasi altra attestazione dell’autorità estera competente (art. 16 cpv. 2 lett. b LPSt).
9.4.3.3 Caso speciale: stemmi e designazioni ufficiali
L’uso di un segno che contiene uno stemma ai sensi dell’articolo 2 LPSt, un elemento con esso confondibile o una designazione ufficiale ai sensi dell’articolo 6 LPSt, depositato da un terzo con riferimento all’ente pubblico legittimato, è illecito secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPSt e l’articolo 9 capoverso 1 LPSt. In questa configurazione, un tale segno viola pertanto il diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM. Per quel che concerne gli stemmi, è fatto salvo in particolare il diritto di proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 35 LPSt.
I segni che contengono una designazione ufficiale in combinazione con altri elementi verbali o figurativi sono esclusi dalla protezione in particolare se suggeriscono un legame con l’ente pubblico (cfr. art. 9 cpv. 3 LPSt a contrario).
9.5 Limitazioni inerenti marchi registrati contenenti uno stemma
I marchi che contengono stemmi non possono essere oggetto di una licenza (art. 8 cpv. 3 LPSt). I marchi che contengono stemmi non possono in linea di massima essere trasferiti (art. 8 cpv. 3 LPSt). Queste limitazioni interessano anche i marchi registrati prima dell’entrata in vigore della LPSt.
Non possono essere oggetto di licenza neppure i marchi registrati in virtù di un diritto di proseguire l’uso secondo l’articolo 35 LPSt. Questi possono essere trasferiti solo con l’azienda o la parte dell’azienda a cui appartengono (cfr. art. 35 cpv. 6 LPSt per analogia).
Le domande di trasferimento o registrazione di licenze per marchi di questo tipo sono respinte in applicazione dell’articolo 2 capoverso 2 CC e dell’articolo 20 capoverso 1 CO.
10. Marchi collettivi e di garanzia
10.1 In generale
Come i marchi individuali, anche i marchi collettivi e di garanzia hanno la funzione di distinguere i prodotti e/o servizi di un’azienda da quelli delle altre. Hanno tuttavia anche un’altra finalità: il marchio collettivo consente alle associazioni di conferire ai loro membri il diritto di utilizzare il loro marchio senza licenza. Questo tipo di marchio può quindi essere depositato solo dalle associazioni. Il marchio di garanzia, invece, garantisce determinate caratteristiche di prodotti e servizi. Il suo uso è riservato ai prodotti e servizi che presentano le caratteristiche definite (p. es. halal, senza glutine o una provenienza geografica). Conformemente all’articolo 23 capoverso 1 LPM, per entrambi i tipi di marchi deve essere rimesso un regolamento concernente l’uso del marchio redatto in una lingua ufficiale svizzera (cfr. Parte 3, n. 4.7, pag. 85, art. 3 cpv. 1 OPM). Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM). In assenza di un regolamento o se questo non soddisfa le condizioni legali, l’Istituto chiede al depositante di
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
210
eliminare il difetto e, se del caso, respinge la domanda di registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 1 e 3 OPM).
I criteri di valutazione dei motivi assoluti d’esclusione sono gli stessi per le tre categorie di marchi, ovvero i marchi individuali, i marchi di garanzia e i marchi collettivi501. Si rimanda a questo proposito ai principi sovraesposti ai n. 1-9. Le licenze relative ai marchi collettivi devono essere iscritte a registro, mentre i marchi di garanzia non possono essere oggetto di licenza (cfr. Parte 3, n. 4.4, pag. 84). Un cambio del tipo di marchio nella fase di deposito è possibile, ma può comportare il differimento della data del deposito (cfr. Parte 2, n. 3.7, pag. 66).
10.2 Marchi collettivi
Lo scopo del marchio collettivo è quello di ditinguere uniformemente i prodotti e servizi dei membri di un gruppo da quelli di altre aziende (art. 22 LPM in combinato disposto con l’art. 1 LPM). I depositanti non possono essere persone fisiche, bensì soltanto gruppi di aziende, conformemente all’articolo 22 LPM. Queste ultime non devono avere personalità giuridica; è sufficiente che il gruppo sia soggetto a diritti e obblighi e sia capace di stare in giudizio. Pertanto i titolari possono essere, oltre ad associazioni e società cooperative, anche altre corporazioni la cui cerchia di membri è aperta (p. es. società in nome collettivo e società in accomandita). Il marchio collettivo può essere utilizzato dal titolare del marchio stesso. Un’associazione mantello può per esempio depositare un marchio che, secondo gli statuti, è a disposizione di tutti i suoi membri.
Oltre ai requisiti formali di carattere generale (cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 57 e n. 3.3, pag. 63), il depositante deve rimettere all’Istituto un regolamento ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LPM con i seguenti contenuti minimi: il nome del titolare del marchio, le indicazioni che consentono di determinare il legame tra il regolamento e il marchioe l’indicazione di chi è autorizzato a far uso del marchio collettivo (art. 23 cpv. 3 LPM). Eventuali licenze previste nel regolamento sono valide solo se sono iscritte nel registro (art. 27 LPM).
10.3 Marchi di garanzia
Il marchio di garanzia è un segno che viene utilizzato da diverse aziende sotto il controllo del titolare del marchio. Ha la doppia finalità di garantire determinate caratteristiche comuni dei prodotti e servizi di diverse aziende, come la qualità (capi d’abbigliamento in cotone), la provenienza geografica (prodotti svizzeri, prodotti del Vallese), il tipo di fabbricazione (prodotti di coltivazione biologica o di allevamento rispettoso degli animali, produzione rispettosa secondo i criteri ambientali) o proprietà tecniche (prodotti con prova di conformità o del commercio equo) e di distinguere i prodotti e/o i servizi delle aziende autorizzate all’uso del marchio di garanzia da prodotti e/o servizi di altre aziende502. Il marchio di garanzia protegge quindi un segno in relazione con quei prodotti e/o servizi per i quali sono fissate determinate caratteristiche comuni all’interno di un regolamento.
501 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle» inerente al requisito del carattere distintivo di un marchio di garanzia (cfr. anche n. 3.1, pag. 106). 502 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle»; DTF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.
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Possono depositare un marchio di garanzia le persone fisiche e giuridiche (art. 21 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 28 LPM). Il titolare del marchio stesso non è autorizzato a usare il marchio (art. 21 cpv. 2 LPM). Il marchio di garanzia, quindi, non protegge un segno in relazione con i prodotti e/o servizi del suo titolare. Il divieto d’uso è valido anche per le persone strettamente connesse sul piano economico con il titolare del marchio (p. es. società affiliate). Il titolare del marchio deve controllare che siano presenti le caratteristiche comuni (art. 21 cpv. 1 LPM). Autorizza le aziende interessate a usare il marchio di garanzia per tutti i prodotti e/o servizi che presentano le caratteristiche comuni definite nel regolamento, nella misura in cui sia assicurato un controllo conforme con il regolamento e che l’azienda interessata sia disposta a versare il compenso eventualmente previsto (cfr. art. 21 cpv. 3 LPM). Se sono soddisfatte queste condizioni, l’azienda interessata all’uso del marchio di garanzia ha un diritto invocabile a utilizzare il marchio in questione per i suoi prodotti e/o servizi. Il rapporto tra l’azienda interessata all’uso del marchio di garanzia e il suo titolare non è quindi regolato contrattualmente, ma solo legalmente. Il titolare del marchio non può pertanto limitare l’accesso all’uso del marchio prevedendo altre condizioni, quale per esempio la stipulazione di un contratto.
Analogamente ai marchi collettivi, le domande devono essere corredate di un regolamento che deve presentare i seguenti contenuti minimi: le indicazioni che consentono un’assegnazione del regolamento al marchio, il titolare del marchio, le caratteristiche comuni dei prodotti e/o dei servizi che il marchio deve garantire, i sistemi di controllo nonché le sanzioni previste in caso d’uso illecito del marchio (art. 23 cpv. 2 LPM). Le caratteristiche comuni devono coprire tutti i prodotti e/o servizi rivendicati. Alcune caratteristiche comuni possono essere applicate a tutti i prodotti e/o servizi (p. es. halal, senza glutine) oppure essere definite nel regolamento per ogni singolo prodotto/servizio (p. es. i cacciaviti devono essere gialli, mentre i martelli devono essere neri). Le caratteristiche comuni definite in un regolamento relativo a un marchio di garanzia devono essere oggettive e verificabili. Per consentire un controllo completo del regolamento, devono essere rimessi anche tutti i documenti ai quali si fa riferimento nello stesso (p. es. principi vincolanti).
11. Marchi geografici
11.1 In generale
Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione, per i marchi geografici si applicano in linea di massima gli stessi criteri di valutazione validi per le altre categorie di marchi. A tale proposito si rimanda alle spiegazioni riportate ai numeri da 1 a 8, in particolare al requisito della limitazione della lista dei prodotti e servizi (cfr. n. 8.6.1, pag. 185 e n. 8.6.5, pag. 189). In deroga all'articolo 2 lettera a LPM, possono essere registrati come marchi geografici anche i segni appartenenti al dominio pubblico (art. 27a LPM).
Se soddisfano le condizioni di seguito esposte, possono ad esempio essere registrate come marchi geografici tutte le denominazioni d'origine (p.es. «Gruyère») e le indicazioni geografiche (p.es. «salsiccia vodese») iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole protette dai Cantoni (p.es. «Epesses»). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale (p.es. orologi).
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Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previste dal regolamento (la cosiddetta libertà d'uso secondo l'art. 27d cpv. 1 LPM). Il titolare di un marchio geografico non ha diritto a una remunerazione (art. 27c cpv. 2 LPM) né deve prestare il suo consenso.
Egli può esclusivamente vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento (il cosiddetto diritto di divieto secondo l'art. 27d cpv. 2 LPM). Il titolare non può tuttavia presentare opposizione contro la registrazione di un marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).
11.2 Segni ammessi alla registrazione
Il sistema del marchio geografico presuppone imperativamente l'esistenza di una registrazione anteriore503, di una denominazione d'origine estera (controllata) riconosciuta dalla Svizzera, di un'indicazione geografica504, di un'ordinanza del Consiglio federale505 o di una normativa estera equivalente506.
Giusta l'articolo 27a LPM un marchio geografico può essere registrato per:
una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica507 registrata secondo l'articolo 16 LAgr (art. 27a lett. a LPM);
un'indicazione geografica508 registrata secondo l'articolo 50a LPM (art. 27a lett. a LPM); una denominazione d'origine controllata protetta509 secondo l'articolo 63 LAgr (art. 27a
lett. b LPM); una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr510
(art. 27a lett. b LPM);
503 Cfr. nota 507. 504 P.es. una denominazione estera riconosciuta in Svizzera quale denominazione d'origine o indicazione geografica in virtù dell’allegato 12 dell’accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea oppure una denominazione d'origine estera per vini che secondo l'UFAG soddisfa le condizioni di cui all'art. 63 LAgr (art. 27a lett. b LPM). 505 Cfr. nota 511. 506 Art. 27a lett. c LPM 507 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti agricoli figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 13 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli; RS 910.12. L'art. 16 cpv. 2bis LAgr e la detta ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli consentono la registrazione delle denominazioni di aree geografiche estere in Svizzera. 508 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti non agricoli figuranti nel registro dell'Istituto conformemente all'art. 11 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli; RS 910.12; per altre informazioni, cfr. «Direttive in materia di DOP e IGP per i prodotti non agricoli» dell’IPI, Berna 01.2017, disponibili sul sito www.ipi.ch. 509 Le cosiddette DOC vinicole figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 25 dell'ordinanza sul vino della Confederazione; RS 916.140. 510 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio geografico, l'Istituto consulta l'UFAG. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola (art. 17 cpv. 2 OPM in combinato disposto con l’art. 27a lett. b LPM).
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un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM511 (art. 27a lett. c LPM);
un'indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27a lett. c LPM).
11.3 Corrispondenza tra marchio geografico e indicazione protetta
Il marchio geografico deve essere identico all’indicazione protetta che ne costituisce la base. In linea di massima, il marchio geografico deve essere un marchio verbale. Fanno eccezione i segni figurativi che possono essere indicazioni geografiche protette in virtù di un’ordinanza di settore o di una normativa equivalente ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 LPM (art. 27a lett. c LPM).
Per quel che riguarda i marchi geografici basati su una DOP o IGP registrata in Svizzera, il marchio geografico è definito dalle indicazioni contenute nell’elenco degli obblighi. Non sono considerate le regole in materia di etichettatura previste nell’elenco degli obblighi.
11.4 Qualità di depositante
Giusta l'articolo 27b LPM un marchio geografico può essere depositato solo:
dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica (art. 27b lett. a LPM);
dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata, dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr o dal gruppo che ha ottenuto la protezione di una denominazione vinicola estera (art. 27b lett. b LPM);
dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda, detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27b lett. c LPM).
11.5 Regolamento
Chi deposita un marchio geografico deve presentare all’Istituto un regolamento sull'uso del marchio. Questo deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla normativa applicabile (art. 27c cpv. 1 e 2 LPM). Il regolamento può essere un semplice rimando all’elenco degli obblighi rilevante o alla normativa applicabile.
Nell'ambito della procedura di registrazione del marchio il depositante non può definire condizioni supplementari non contenute nell'elenco degli obblighi o nella stessa normativa determinante.
Inoltre il regolamento non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio geografico (art. 27c cpv. 2 LPM).
511 Cfr. ordinanza «Swiss made» per gli orologi; RS 232.119.
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Qualora il regolamento di un marchio geografico registrato sia modificato in seguito ad un cambiamento a posteriori dell'elenco degli obblighi o della normativa determinante, il nuovo regolamento deve essere presentato all'Istituto affinché sia esaminato e approvato (in applicazione per analogia dell'art. 27c LPM).
11.6 Basi di valutazione
Se le condizioni di cui sopra per la registrazione di un marchio geografico secondo gli articoli 27a–27c LPM sono adempiute, si procede alla sua iscrizione nel registro dei marchi con l'indicazione «marchio geografico» (art. 40 cpv. 2 lett. dbis OPM).
L'Istituto respinge la domanda di registrazione per un marchio geografico se questo non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c LPM (art. 30 cpv. 2 lett. e LPM in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 1 OPM). Non è oggetto di verifica l’articolo 2 lettera a LPM (art. 27a LPM). Lo sono invece gli altri motivi assoluti d’esclusione di cui all’articolo 2 LPM. Per evitare qualsivoglia rischio di confusione, la lista dei prodotti e servizi deve di conseguenza essere limitata ai prodotti e servizi coperti dall’elenco degli obblighi o dalla normativa applicabile.
11.7 Sospensione
Qualora il marchio sia depositato prima della conclusione delle procedure (d'esame) previste per i segni secondo l'articolo 27a LPM, la procedura di registrazione del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione da parte dell'autorità competente512.
12. Imposizione del marchio nel commercio
12.1 In generale
12.1.1 Nozione di marchio imposto nel commercio
Secondo l’articolo 2 lettera a LPM un segno di dominio pubblico può imporsi come marchio nel commercio per i prodotti e i servizi rivendicati e acquisire carattere distintivo. L’imposizione nel commercio è verificata unicamente su domanda esplicita del depositante513.
Un segno è considerato imposto nel commercio quando una parte importante dei destinatari dei prodotti e dei servizi in questione lo percepisce come rinvio individualizzante a
512 L'UFAG è competente per le DOP/IGP per prodotti agricoli e le denominazioni vinicole estere, l'Istituto per le DOP/IGP per prodotti non agricoli e la normativa estera equivalente all'ordinanza ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM, i Cantoni per le DOC vinicole e il Consiglio federale per l'ordinanza ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM. 513 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1456/2016, consid. 8.1 – Schweiz Aktuell; TAF B-2509/2012, consid. 2.3 – Schweizer Fernsehen; TAF B-4519/2011, consid. 3.8 – RHÄTISCHE BAHN; TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
215
un’azienda determinata514. In genere ciò presuppone che il segno sia stato utilizzato a titolo di marchio per un periodo prolungato515. Il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non è equiparabile all’imposizione nel commercio516.
L’imposizione nel commercio è una nozione giuridica, mentre stabilire se le condizioni che la realizzano sono soddisfatte nel singolo caso è una questione di fatto517.
Sono esclusi dall’imposizione nel commercio i segni soggetti al bisogno assoluto di disponibilità (cfr. di seguito n. 12.1.2, pag. 216).
Occorre distinguere tra l’imposizione nel commercio e la perdita del carattere ingannevole (art. 2 lett. c LPM) in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning»; cfr. sopra n. 8.6.2, pag. 187).
Se le condizioni per l’imposizione nel commercio sono soddisfatte, il marchio è iscritto nel registro dei marchi con l’annotazione «marchio imposto» (art. 40 cpv. 2 lett. c OPM)518.
Su richiesta del depositante, un marchio risultante dalla combinazione di un marchio imposto (XYZ) con altri elementi non distintivi può essere iscritto nel registro con l’annotazione «’XYZ’: marchio imposto» a condizione che il marchio imposto sia riconoscibile in quanto tale nel nuovo segno e influisca in maniera essenziale sull’impressione d’insieme519. L’imposizione nel commercio dell’elemento in questione è valutata nel singolo caso, sulla base delle circostanze di fatto al momento della decisione e in applicazione della prassi corrente520. In linea di massima può essere considerata solo l’imposizione per quei prodotti e servizi per i quali questa è stata riconosciuta nella procedura precedente.
Qualora un marchio sia registrato in ragione della sua forza distintiva originaria per una parte dei prodotti e servizi rivendicati e in ragione di un’imposizione nel commercio resa verosimile per un’altra parte, viene iscritto nel registro con l’annotazione «Marchio parzialmente imposto. Dettagli nel fascicolo dei marchi».
514 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2 non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV. 515 TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Pulsante (marchio figurativo). 516 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.5 – Pulsante (marchio figurativo); TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz. 517 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN. 518 In merito alla funzione dell’annotazione «marchio imposto» cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.3 – ePostSelect (fig.). 519 La valutazione di questi casi avviene applicando gli stessi principi validi per l’esame del carattere distintivo originario dei segni composti (cfr. n. 4.3.1, pag. 116). 520 Cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 seg. – ePostSelect (fig.).
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12.1.2 Limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità
I segni soggetti a un bisogno assoluto di disponibilità non possono essere registrati come marchi neppure se è fornita la prova di una loro imposizione nel commercio521. Di conseguenza, non sono ammessi alla protezione come marchi nemmeno se sono stati usati intensamente522.
Il bisogno assoluto di disponibilità sussiste se la concorrenza, attualmente o in futuro, deve poter usare un segno in relazione ai prodotti o ai servizi523 in questione524. Oltre alle forme del prodotto e dell’imballaggio enumerate nell’articolo 2 lettera b LPM, sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità le denominazioni generiche come «pane», «scarpe», «abiti» o «lana»525. Inoltre sono in genere soggette al bisogno assoluto di disponibilità le indicazioni di provenienza dirette (cfr. n. 8.5.3, pag. 185)526 e, a seconda dei casi, altre indicazioni descrittive nonché i segni elementari o banali527 e i colori (cfr. n. 4.5, pag. 135). Un segno non è in genere considerato indispensabile se non è ampiamente usato528 e se può essere sostituito da numerose alternative equivalenti529.
12.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio
L’Istituto esamina se un segno si è imposto nel commercio e se ha quindi acquisito carattere distintivo solo su domanda530. Una richiesta è inoltre necessaria qualora il depositante intenda invocare un marchio imposto già registrato in precedenza (cfr. n. 12.1.1 in fine, pag. 214).
521 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1 non pubbl. in DTF 140 III 297;TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; DTF 134 III 314, consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re. 522 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 3.4 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 523 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 137 III 77, consid. 3.3 – «Marchi stelle». 524 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Pulsante (marchio figurativo); TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 525 DTF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 526 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Secondo il Tribunale federale, il bisogno assoluto di disponibilità deve essere esaminato anche per le indicazioni di provenienza dirette. 527 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.3 seg. – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 528 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.4 – Smarties / M&M’s (marchio tridimensionale). 529 DTF 137 III 77, E. 3.2 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; DTF 134 III 314 – M / M-joy; TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5169/2011, consid. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER. Le grafie alternative poco utilizzate non costituiscono un’alternativa equivalente (cfr. TAF B-2791/2016, consid. 3.3 e 6.4 – Wing Tsun). 530 TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10 – Rähtische/Bernina-/Albulabahn.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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Chi fa appello all’imposizione nel commercio, deve documentarlo531. Nell’ambito della procedura di registrazione è sufficiente che l’imposizione di un segno nel commercio sia resa verosimile532. È dunque necessario che i fatti da rendere verosimili beneficino di un certo grado di verosomiglianza533, benché sia probabile che non si siano verificati534..
Dalla giurisprudenza non si evince in modo chiaro se l’imposizione nel commercio può essere fatta valere solo in sede di procedura di ricorso535. In ogni caso ciò potrebbe comportare l’addossamento delle relative spese al depositante, anche qualora il ricorso fosse accolto536.
La comprensione di un segno da parte dei destinatari può essere accertata direttamente mediante un’indagine rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti (indagine demoscopica; cfr. n. 12.3, pag. 222)537. È altresì possibile una dimostrazione indiretta sulla base di documenti che forniscono delle indicazioni empiriche concernenti la percezione (cfr. 12.2.2, pag. 219). La decisione in merito alla verosimiglianza dell’imposizione nel commercio è emessa nell’ambito della libera valutazione delle prove sulla base di tutti i documenti presentati (in merito alla valutazione delle prove cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 31). L’Istituto considera l’indagine demoscopica il mezzo di prova più efficace538; in ragione del principio della libera valutazione delle prove, tuttavia, si rinuncia all’adozione di regole predefinite a favore di esigenze in materia di prove stabilite in funzione dei casi539. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i diversi mezzi di prova (documenti concernenti l’uso del segno e indagine demoscopica) possono essere combinati540. Tuttavia, non è ammesso compensare i valori insufficienti scaturiti da un’indagine demoscopica presentando documenti supplementari.
12.1.4 Cerchie commerciali determinanti
L’imposizione nel commercio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari; è la loro comprensione che conta per chiarire la questione del significato (mutato) del segno.
531 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS con rinvio a CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Colore giallo (marchio di colore); TAF B-2225/2011, consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER. 532 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN. 533 DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 534 TAF B-5169/2011, consid. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER. 535 Tendenzialmente contrari TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN; parere diverso TAF B- 6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; TAF B- 3394/2007, consid. 6 - SALESFORCE.COM. 536 TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV. 537 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M‘s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.). 538 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 7.1 seg. e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 539 DTF 130 III 328, consid. 3.4 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 540 DTF 131 III 121, consid. 7.3 e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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I destinatari sono definiti nel caso specifico in base ai prodotti e servizi per cui il segno è stato depositato. Può trattarsi di destinatari medi o di cerchie specializzate (vale a dire specialisti attivi nel ramo commerciale, artigianale e industriale) o di una combinazione di entrambi. Oltre ai destinatari effettivi sono determinanti anche tutti i destinatari potenziali541.
Nel quadro della prova dell’imposizione nel commercio, non tutte le formulazioni della lista dei prodotti e servizi ammesse ai sensi dell’articolo 11 OPM comportano una relativa limitazione delle cerchie di destinatari542. È esclusa una limitazione di queste ultime in funzione di criteri utilizzati nel marketing come prezzo e qualità543.
12.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio
In linea di massima l’imposizione nel commercio deve essere resa verosimile per tutta la Svizzera544. Per maggiori dettagli in merito ai documenti concernenti l’uso del segno cfr. n. 12.2.4, pag. 220 e alle indagini demoscopiche cfr. n. 12.3.5, pag. 223.
12.1.6 Data del deposito
In ragione del principio del deposito, ai sensi dell’articolo 6 LPM, l’imposizione nel commercio deve sussistere al momento del deposito545 e perdurare al momento della registrazione546. Se le prove di un’imposizione nel commercio al momento del deposito non sono sufficienti, per i marchi svizzeri può essere differita la data del deposito al momento in cui è fornita la prova547.
541 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; cfr. anche TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). In questo caso, le cerchie commerciali determinanti sono i destinatari medi e non esclusivamente le persone che consumano sporadicamente o regolarmente bevande energetiche (poiché sul mercato queste ultime sono in concorrenza con altre bevande non alcoliche e i destinatari scelgono regolarmente tra bevande energetiche e altre bevande non alcoliche). 542 Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). 543 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Sedia (marchio tridimensionale): la limitazione agli acquirenti di «mobili design» non è legittima; cfr. anche TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rosa (marchio di colore). 544 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; DTF 120 II 144, consid. 3c – YENI RAKI; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B- 6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV; TAF B-5169/2011, consid. 2.10 – OKTOBERFEST-BIER; TAF B- 2225/2011, consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz. 545 TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell; TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – EIN STÜCK SCHWEIZ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 con rinvii – Paris Re; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 – SALESFORCE.COM. 546 TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell. 547 CRPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Colore giallo (marchio di colore); nella sua decisione la vecchia CRPI ha tuttavia altresì statuito che una data di deposito precedente può essere ammessa nei casi in cui non è possibile dimostrare che l’imposizione nel commercio sia successiva al momento del deposito. Per quanto concerne i marchi internazionali lo spostamento della data di deposito non è possibile (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
219
12.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti
12.2.1 In generale
Per determinare se il segno in questione si è imposto nel commercio per determinati prodotti o servizi, occorre considerare i fatti che, secondo l’esperienza, consentono di trarre conclusioni in merito alla percezione del segno da parte dei destinatari548. Sono in particolare rilevanti le cifre d’affari concernenti un lungo periodo realizzate in relazione a un segno, o gli sforzi pubblicitari importanti549. Nella misura in cui il depositante presenta documenti a tale riguardo, essi devono illustrare in quale forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio, in quale misura, da parte di chi e da quando il segno depositato è stato utilizzato a titolo di marchio.
Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante o da un terzo con il suo consenso550.
12.2.2 Mezzi di prova
L’articolo 12 PA annovera i mezzi di prova ammessi. I mezzi di prova adeguati ai fini della prova indiretta sono riportati nella parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30). Anche un’attestazione di un’associazione professionale del ramo può indicare che il segno in questione è percepito dai destinatari come rinvio all’attività commerciale del depositante551. I mezzi di prova presentati devono riferirsi al periodo precedente la data del deposito552.
Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari possono essere rimossi dal fascicolo degli atti ed esclusi dalla consultazione degli atti da parte di terzi (cfr. Parte 3, n. 5.2, pag. 86, ultimo capoverso).
12.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi
In ragione del principio della specialità del diritto dei marchi, l’imposizione nel commercio non può estendersi ad altri prodotti e servizi oltre a quelli per cui è stata resa verosimile553. Qualora l’imposizione nel commercio sia resa verosimile per singoli prodotti e servizi, ciò non
548 DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV. 549 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST. 550 Cfr. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale). 551 Cfr. CRPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima. 552 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cfr. in merito alla data del deposito n. 12.1.6, pag. 218. 553 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; TAF B-2999/2011, consid. 8 – DIE POST; CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Colore giallo (marchio di colore) (è esclusa l’estensione dell’imposizione nel commercio ai cosiddetti mezzi ausiliari mediante i quali è fornito un servizio).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
220
comporta l’estensione della stessa al termine generale554. I documenti concernenti l’uso devono pertanto coprire tutti i prodotti e servizi per cui il segno vuole essere registrato come marchio imposto.
Rientra nell’obbligo di cooperazione del depositante (cfr. Parte 1, n. 5.4.2, pag. 29) indicare a quali prodotti o servizi si riferisce ognuno dei documenti presentati555.
12.2.4 Luogo dell’uso
In linea di massima le prove presentate devono coprire tutto il territorio svizzero556. Nella prassi è, tuttavia, sufficiente che siano coperte le tre principali regioni linguistiche (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino). I documenti che attestano l’uso all’estero non sono ritenuti rilevanti per l’accertamento della percezione da parte dei destinatari in Svizzera557.
In caso di commercializzazione internazionale, la situazione all’estero può tuttavia essere ammessa quale indizio per considerare una percezione analoga del segno in Svizzera in sede di valutazione delle prove558.
12.2.5 Durata dell’uso
Come regola generale, l’Istituto chiede la prova che il segno sia stato usato a titolo di marchio per i prodotti e servizi in questione per un periodo di 10 anni precedente il deposito della domanda di registrazione559. I documenti presentati devono dunque coprire interamente questo lasso di tempo.
In casi specifici, ad esempio nel caso di un quotidiano ad alta tiratura, può essere considerato un periodo più breve, secondo l’intensità dell’uso e/o i mezzi pubblicitari impiegati560. Lo stesso vale se è possibile dimostrare un costante aumento della cifra d’affari in un periodo di tempo più breve561.
12.2.6 Uso a titolo di marchio
I documenti devono mostrare che il segno è stato utilizzato a titolo di marchio562. Il fatto che un marchio sia conosciuto, non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua funzione di
554 TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; se, a titolo di esempio, è resa verosimile l’imposizione nel commercio per «pantaloni» ciò non significa che lo stesso vale automaticamente per «capi d’abbigliamento» che includono tra l’altro anche «cappotti». 555 Cfr. TAF B-1456/2016, consid. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL. 556 DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1, con rinvii – FARMER. 557 TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 558 Cfr. TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN. 559 Cfr. in merito alla data del deposito n. 12.1.6, pag. 218. 560 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER; TAF B-788/2007, consid. 8 – Traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 561 TAF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 562 In merito a un segno utilizzato quale parte della presentazione del prodotto, depositato come marchio figurativo, cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 seg. – Pulsante (marchio figurativo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
221
rinvio ad un’azienda determinata (cfr. sopra n. 12.1.1, pag. 214). Non è tenuto conto dei documenti che mostrano un uso prettamente decorativo563, un uso a titolo di ragione sociale564 o un uso limitato a prodotti ausiliari565.
Non è necessario che il segno sia apposto direttamente sui prodotti in questione. È sufficiente, ad esempio, che il marchio sia utilizzato su un preventivo, un catalogo, un prospetto, un listino dei prezzi o una fattura purché risulti evidente un riferimento ai prodotti e servizi interessati566. Tale riferimento può mancare quando l’uso del marchio sia riferito all’azienda. L’uso esclusivo in qualità di ragione sociale o di denominazione aziendale non rappresenta un elemento distintivo atto ad identificare un prodotto, ma bensì un rinvio astratto ad un’azienda.
12.2.7 Uso in forma divergente
In genere il segno deve apparire sul mercato, nella forma in cui è stato depositato e per cui è stata chiesta la protezione567. L’uso di un segno privo di carattere distintivo originario in combinazione con altri elementi non permette, in linea di massima, di trarre conclusioni sull’imposizione nel commercio di tale segno isolatamente568. Per essere ammesso alla protezione il segno in questione deve apparire come l’elemento essenziale rispettivamente deve predominare nell’impressione d’insieme. Questo non accade se il segno è, ad esempio, utilizzato insieme ad altri elementi dotati di carattere distintivo569. Anche un elemento privo di carattere distintivo può, tuttavia, influire in modo decisivo sull’impressione d’insieme. In questi casi l’imposizione nel commercio può in genere essere dimostrata solo con un’indagine diretta presso i destinatari (cfr. in merito il n. 12.3, pag. 222 qui di seguito).
I criteri relativi all’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 2 LPM) non si applicano per chiarire la questione dell’uso in forma divergente570.
12.2.8 Estensione dell’uso
I documenti devono mostrare che l’attività svolta sotto un determinato segno ha generato, per anni, una cifra d’affari importante e che sono stati fatti importanti investimenti pubblicitari571. Per attestare un’estensione sufficiente dell’uso del segno sono mezzi di prova
563 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 564 TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 565 TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS. 566 Cfr. TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell; TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Pulsante (marchio figurativo). 567 TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN;; TAF B- 3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER. 568 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 569 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 570 TF, sic ! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST. 571 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic ! 2009, 167, consid. 6. 2 – POST; TAF B- 5169/2011, consid. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
222
appropriati per esempio le indicazioni sulle quantità vendute, sulla tiratura, sulla cifra d’affari, sui listini prezzi, sulle spese pubblicitarie e sulle fatture.
12.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica
12.3.1 In generale
L’indagine demoscopica, nella misura in cui è approntata ed eseguita correttamente, è lo strumento più appropriato per verificare la percezione di un segno da parte dei destinatari 572. Può dimostrare in maniera diretta che un segno privo di carattere distintivo originario era percepito come marchio al momento del compimento dell’indagine (cfr. in merito n. 12.1.6, pag. 218). L’indagine demoscopica deve essere eseguita professionalmente e tenere conto in particolare dei criteri della riproducibilità, verificabilità e chiarezza573.
12.3.2 Casi di applicazione
Un’indagine demoscopica si impone nei casi in cui i documenti a disposizione non soddisfano le condizioni sopra esposte (n. 12.2.3 - 12.2.8). Cionondimeno si tratta del mezzo di prova più appropriato nei casi seguenti574:
- L’estrema banalità del segno non consente di determinare univocamente se, anche dopo un uso intenso, i destinatari lo percepiscano come marchio575.
- Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore del prodotto, come i motivi riprodotti illimitatamente (cfr. n. 4.10, pag. 147), i colori astratti (cfr. n. 4.11, pag. 148) o le forme banali di prodotti e imballaggi (cfr. n 4.12, pag. 149). A differenza dei segni verbali o figurativi questo tipo di segno non è percepito dai destinatari come rinvio a una determinata provenienza aziendale neppure dopo un uso prolungato, ma come la forma del prodotto stesso576, come la sua funzione o come un suo elemento decorativo.
12.3.3 Segno da presentare nell’indagine
Il segno presentato nell’indagine deve coincidere esattamente con quello sottoposto nella domanda di registrazione (soprattutto per quanto concerne forma, proporzioni, colori e dimensioni). Se il segno è tridimensionale è auspicabile presentare agli intervistati la forma come tale, dal momento che la domanda di registrazione include unicamente la raffigurazione bidimensionale richiesta per la pubblicazione nel registro.
572 DTF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 573 Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER; cfr. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.2 – SAVANNAH. 574 Anche in questi casi la presa in considerazione di documenti concernenti l’uso non è esclusa a priori. 575 DTF 130 III 328, consid. 3.4 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 576 DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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12.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi
In linea di massima occorre condurre un’indagine specifica per ogni prodotto e/o servizio. Se diversi prodotti e/o servizi vengono raggruppati, non è possibile stabilire se l’esito dell’indagine vale per tutti i prodotti e/o servizi oggetto delle domande o per un prodotto e/o servizio in particolare577.
12.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica
Il principio secondo cui l’imposizione nel commercio deve essere dimostrata per tutta la Svizzera (cfr. sopra n. 12.1.5, pag. 218) non significa che l’indagine debba per forza includere tutte le regioni, per quanto piccole siano. Si tratta, tuttavia, di garantire la rappresentatività per l’insieme della popolazione svizzera. Occorre considerare le tre principali regioni geografiche e linguistiche del Paese (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino) in proporzione alla popolazione totale e rispettare la ripartizione tra regioni urbane e rurali.
Per i segni che non sono legati a una lingua in particolare e di cui è dimostrata la commercializzazione in tutta la Svizzera, in circostanze particolari, è sufficiente svolgere un’indagine demoscopica limitata a una sola regione578. In questi casi occorre, inoltre, dimostrare che il segno viene utilizzato in maniera identica in tutta la Svizzera e che gli sforzi pubblicitari e la cifra d’affari sono paragonabili in tutte le regioni del Paese579.
L’indagine deve essere svolta in un contesto neutro580.
12.3.6 Modalità dell’indagine
L’indagine deve essere concepita in funzione del suo oggetto, ossia del segno in questione. La modalità più sovente è l’intervista personale e orale in cui il segno viene mostrato direttamente all’intervistato (p.es. una forma o una raffigurazione per i marchi figurativi, i marchi verbali/figurativi combinati e i marchi di colore).
A differenza delle interviste personali e orali, per le indagini eseguite online o le indagini cartacee, a seconda del tipo di marchio e per motivi diversi, vi sono alcune riserve. Si tratta
577 CRPI, sic ! 2002, 242, consid. 5b – Colore giallo (marchio di colore). 578 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 579 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 580 Per contesto neutro si intende che l’indagine non può svolgersi in un luogo in cui i destinatari conoscono il prodotto in questione per motivi diversi dall’imposizione nel commercio. I risultati di un’indagine eseguita in prossimità di un cartellone pubblicitario del depositante, p.es., sarebbero falsati.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
224
di modalità d’indagine atte a dimostrare l’imposizione nel commercio solo a determinate condizioni e che andrebbero in ogni caso discusse preliminarmente con l’Istituto581.
L’indagine telefonica è ammessa unicamente per i marchi puramente verbali. Per tutti gli altri tipi di marchio questa modalità non è adeguata in quanto la persona interpellata non può vedere il segno nella forma depositata.
12.3.7 Rappresentatività
Nell’ambito dell’indagine, occorre intervistare un gruppo rappresentativo di destinatari. Dopo aver identificato le cerchie commerciali interessate (cfr. sopra n. 12.1.4, pag. 217), occorre in genere costituire un campione rappresentativo.
Se sono toccate esclusivamente cerchie specializzate, può succedere che a seconda dei prodotti o servizi in questione il gruppo di persone da intervistare sia così piccolo da rendere facilmente identificabili tutti gli interessati. In questo caso è auspicabile un’indagine presso tutti gli interessati.
Quando invece il gruppo di persone da intervistare è più ampio (specie nel caso di destinatari medi), la costituzione di un campione è l’unico strumento a disposizione, poiché non è possibile intervistare tutti gli interessati. Affinché l’indagine sia rappresentativa, occorre assicurarsi che il campione sia di qualità elevata, ossia che si tratti, per diversi aspetti indipendenti tra loro, di una riproduzione in dimensioni ridotte del gruppo di persone da intervistare.
Il numero di intervistati (ossia l’estensione del campione) influisce direttamente sul margine di errore dei risultati dell’indagine sul campione: maggiore è il numero di intervistati, minore è il margine d’errore e più precisa è l’indagine. Come regola di base, l’Istituto considera sufficiente che siano intervistati un minimo di 1000 interessati, se l’indagine è condotta presso destinatari medi582 e un minimo di 200 interessati, se l’indagine riguarda cerchie specializzate.
12.3.8 Domande da porre
Il valore indicativo delle indagini demoscopiche dipende in larga misura dalla qualità delle domande poste583. Il modo in cui sono formulate le domande deve essere neutro e non condizionare gli interpellati a fornire una determinata risposta584. Per evitare che l’Istituto consideri insufficienti i risultati di un’indagine già eseguita a causa di lacune metodologiche
581 Nel quadro delle indagini condotte online deve segnatamente essere garantita la rappresentatività in funzione della struttura dell’età degli intervistati. Occorre inoltre verificare la spontaneità delle risposte date online ed escludere l’aiuto di terzi. Per le indagini effettuate con l’ausilio dell’informatica, occorre in particolare assicurarsi che non sia possibile tornare alla domanda precedente per cambiare la risposta già data. Lo stesso vale per le indagini cartacee in cui occorre fare in modo che le risposte vengano date nella giusta successione e senza conoscere le domande successive. 582 TAF B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH. 583 TAF B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 584 Cfr. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.6.1 – SAVANNAH.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
225
ed operative585, è auspicabile sottoporre preliminarmente il progetto d’indagine all’Istituto. Le domande devono consentire di determinare il grado di conoscenza, del carattere distintivo e d’individualizzazione del segno in relazione con i prodotti e servizi rivendicati586.
Per i questionari, l’Istituto consiglia la seguente struttura di base587:
a) Grado di conoscenza
Esempio di domanda: Conosce [la designazione XY / questo colore / questa forma / ecc.] in relazione con [prodotto/servizio]?
Risposte possibili: sì / no / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].
Il grado di conoscenza in relazione con i prodotti e servizi in questione viene accertato mostrando il segno alla persona intervistata. Occorre assicurarsi che le risposte possibili siano fornite da chi effettua l’intervista.
b) Grado del carattere distintivo
Esempio di domanda: A Suo avviso [questa designazione / questo colore / questa forma / ecc.] in relazione con [prodotto/servizio] rappresenta un rinvio a un’azienda determinata o a aziende diverse, o non si tratta a Suo avviso di alcun rinvio a qualsivoglia azienda?
Risposte possibili: rinvio a un’azienda determinata / rinvio a più rispettivamente diverse aziende / a mio avviso non si tratta di alcun rinvio a qualsivoglia azienda / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].
Questa domanda è decisiva dal punto di vista giuridico per determinare in che misura gli intervistati percepiscono il segno in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati come indicazione di provenienza aziendale, attribuendogli carattere distintivo.
Alla domanda relativa al grado del carattere distintivo, chi effettua l’intervista deve fornire sempre quattro possibili risposte (inclusa la risposta non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta]) che, per senso, corrispondano agli esempi sopra citati.
Poiché per determinare l’imposizione nel commercio ci si interessa al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, la domanda relativa al carattere distintivo va posta esclusivamente agli intervistati che conoscono il segno e che hanno dunque risposto in modo affermativo alla domanda sulla conoscenza del segno. Sono considerate per il grado d’imposizione nel commercio solo le risposte che indicano un rinvio ad un’azienda determinata.
c) Grado d’individualizzazione
Esempio di domanda: A quale azienda rinvia [la designazione XY / questa forma / questo colore / ecc.]?
585 Cfr. in merito TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST. 586 Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST BIER. 587 In merito alla struttura corretta dei questionari le opinioni divergono. Tuttavia, il modello con quattro possibilità di risposta presentato (domanda b) nella prassi è da anni uno dei più validi e utilizzati.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
226
Questa domanda contribuisce a determinare se gli intervistati attribuiscono il segno al depositante o a un suo concorrente. Si tratta di una domanda di conferma: l’identificazione del depositante ha lo scopo di verificare la risposta alla domanda sul carattere distintivo. Si tratta di una domanda aperta, per cui non vengono fornite risposte possibili. In determinate circostanze, l’azienda è considerata riconosciuta anche se l’intervistato la descrive con precisione, senza tuttavia citarne il nome. Non è indispensabile che i destinatari conoscano l’azienda per nome588. Tuttavia, gli errori evidenti di attribuzione vanno detratti dal valore ottenuto inerente al grado del carattere distintivo589.
Oltre a queste domande di base, l’indagine può includerne altre possibilmente utili, ad esempio per individuare i destinatari (cfr. sopra. n. 12.1.4, pag. 217) o per determinare da quando questi percepiscono il segno come indicazione di provenienza aziendale. Occorre formulare queste domande in un certo modo e in un certo momento al fine di evitare che influiscano sulla corretta determinazione del grado di conoscenza, del carattere distintivo e d’individualizzazione.
12.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio
Il Tribunale federale ha statuito che un segno può essere considerato imposto nel commercio se lo indicano i due terzi del campione rappresentativo; al contempo ha tuttavia fatto riferimento a un’altra decisione in cui aveva preteso un tasso almeno superiore al 50% per un marchio notoriamente conosciuto590.
Se meno del 50% degli intervistati conferisce carattere distintivo al segno, si può desumere per interpretazione a contrario che la maggioranza dei destinatari non attribuisce il segno a una determinata azienda.
12.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica
La perizia demoscopica deve essere presentata all’Istituto in modo chiaro e imparziale e includere i dettagli dell’indagine, il metodo applicato e i risultati ottenuti. I risultati presentati devono essere comprensibili; l’Istituto si riserva di richiedere documenti supplementari di chiarificazione. In particolare è necessario indicare chiaramente e singolarmente le risposte degli intervistati a tutte le domande poste, suddivise per parti del territorio svizzero e per regioni linguistiche, con la relativa percentuale, considerando che la base (100%) è sempre il totale delle persone intervistate591. Le domande poste devono essere riportate nelle lingue (nazionali) utilizzate nel tenore originale. La perizia demoscopica deve essere firmata dal responsabile che ne attesta la correttezza. Occorre allegare (in originale) tutti i documenti utilizzati, in particolare il segno così come è stato sottoposto agli intervistati. Qualora un’indagine demoscopica sia eseguita nel quadro di una rilevazione multitematica
588 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV. 589 TAF B-5169/2011, consid. 5.6 e 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 590 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST, con rinvio a DTF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp. 591 TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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(«Omnibus»), è auspicabile che siano incluse anche le domande precedenti592. L’Istituto chiede che sia perlomeno fornita una conferma del fatto che le domande poste in precedenza non abbiano in alcun modo influito sull’indagine presentata.
592 TAF B-1818/2011, consid. 5.2.5 – SAVANNAH.
228
Parte 6 – Procedura di opposizione
1. Introduzione
La procedura di opposizione dà la possibilità ai titolari di marchi anteriori di invocare, una volta avvenuta la registrazione, i motivi di esclusione relativi di cui all’articolo 3 LPM di fronte all’autorità di registrazione. Sotto il profilo processuale, l’opposizione è rivolta contro la decisione dell’Istituto di registrare un marchio o di concedere l’estensione della protezione alla Svizzera di un marchio internazionale. Tuttavia, l’opposizione non è né una contestazione («Einsprache») né un ricorso, poiché l’opponente solleva una nuova questione1 e non chiede una nuova valutazione di un marchio già esaminato e registrato.
La procedura di opposizione è una procedura di diritto di registro e, in quanto tale dovrebbe essere possibilmente semplice, rapida ed economica2. Si tratta pertanto di una procedura sommaria che deve svolgersi in modo piuttosto astratto e schematico e che non si presta all’analisi di singoli fatti complessi3. In virtù dell’articolo 31 LPM l’oggetto della procedura di opposizione consiste esclusivamente nella verifica dell’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3 LPM per escludere un marchio dalla protezione4. Tale verifica comporta necessariamente un confronto tra i due marchi, tali come registrati, nell’ambito del quale le circostanze da provare (come ad esempio la notorietà del marchio anteriore) sono considerate solo nella misura in cui si tratta di fatti noti all’Istituto, incontestati o «resi verosimili». Nel quadro della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio. Alla luce di tali principi gli argomenti avanzati dalle parti si limitano, in linea di massima, agli aspetti del rischio di confusione nell’ambito del diritto dei marchi5; qualsiasi altra argomentazione, segnatamente relativa a disposizioni sulla concorrenza sleale, sulle ditte e sui nomi commerciali non sono considerate6. Quale elemento del principio della buona fede il divieto dell’abuso di diritto è un linea di massima valido per tutto l’ordinamento giuridico. In ragione della portata contenuta dell’oggetto del contenzioso, il divieto dell’abuso di diritto nella procedura di opposizione può essere fatto valere solo in relazione con argomentazioni attinenti alla procedura stessa7. L’argomento della registrazione abusiva come marchio cosiddetto difensivo non può essere considerata in sede di procedura di opposizione8.
1 Nell’ambito della procedura di opposizione sono fatti valere i motivi di esclusione relativi e non quelli assoluti considerati nell’esame del marchio. 2 TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca Cola (fig.) / Caffè così (fig.). 3 TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 TAF B-5129/2016, consid. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 8 TAF B-1251/2015, consid. 10 – SKY, SKY TV / skybranding.
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La vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione9. L’articolo 31 capoverso 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d’esclusione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la protezione dei marchi famosi.
2. Condizioni procedurali
Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1 LPM). L’opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all’Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).
2.1 Atto di opposizione
L’opposizione deve essere presentata per iscritto in due esemplari (art. 20 OPM) 10. A tale fine può essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall’Istituto11. L’uso di tale modulo non è tuttavia obbligatorio. Entrambi gli esemplari devono essere firmati. La firma su una domanda trasmessa mediante Fax o elettronicamente è riconosciuta legalmente valida. Qualora su un’istanza manchi la firma legalmente valida, è riconosciuta la data di ricevimento originaria, se un’istanza dal medesimo contenuto e firmata sia fornita entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto (art. 6 cpv. 2 OPM). Le istanze trasmesse mediante posta elettronica devono essere inviate all’indirizzo appositamente creato per l’invio elettronico di dati (tm.admin@ekomm.ipi.ch)12. In questo caso è sufficiente trasmettere un’unica copia dell’istanza.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 OPM definiscono le indicazioni che l’opposizione deve contenere:
a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l’indirizzo dell’opponente;
b) il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l’opposizione;
c) il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
d) una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;
e) una breve motivazione dell’opposizione.
9 TAF B-6573/2016, consid. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.). 10 Anche tutti gli altri allegati e annessi come le risposte, le repliche, le dupliche, gli estratti di registro ecc. devono essere presentati in due esemplari (fatte salve le istanze presentate elettronicamente). 11 Il modulo può essere richiesto all’Istituto o scaricato direttamente da Internet https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/i/ma_f_widerspruch_i.doc. 12 Cfr. https://ekomm.ipi.ch/.
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2.2 Conclusioni
Dalle conclusioni deve emergere che viene impugnata la registrazione di un determinato marchio in una determinata misura. Qualora l’opposizione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati singolarmente (art. 20 lett. d OPM). Non è sufficiente indicare, ad esempio, che l’opposizione si riferisce a tutti i «prodotti e/o servizi simili». La richiesta deve essere precisa al punto da consentire l’istruzione della procedura senza ulteriori approfondimenti13. Nei casi di opposizione parziale si raccomanda di indicare i prodotti e/o servizi contro i quali è fatta opposizione nella lingua in cui figurano nel registro. Per quel che riguarda le domande di registrazione internazionale l’Istituto ha dichiarato che la lista dei prodotti e/o servizi deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) ResC). Per analogia lo stesso vale per le richieste di revoca o cancellazione di prodotti e/o servizi: i prodotti e/o servizi da revocare o cancellare nei procedimenti contro una registrazione internazionale vanno sempre elencati in francese.
Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione dell’opposizione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo la scadenza del termine di opposizione mentre non lo sono né l’estensione né l’annullamento di una restrizione anteriore14.
In caso di ambiguità delle conclusioni, all’opponente viene assegnato un breve termine supplementare entro cui precisarle.
2.3 Motivazione
L’articolo 31 capoverso 2 LPM prevede che l’opposizione debba essere motivata. È sufficiente una breve motivazione (art. 20 lett. e OPM) che tuttavia deve contenere tutte le circostanze di fatto decisive per la decisione. In assenza della motivazione non si entra nel merito dell’opposizione.
2.4 Parti
2.4.1 Legittimazione attiva
In merito alla legittimazione a interporre opposizione cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.1, pag. 2222.
2.4.1.1 Marchio depositato o registrato
Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità ai sensi degli articoli 6–8 LPM (art. 3 cpv. 2 lett. a LPM). Secondo l’articolo 6 LPM il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (priorità derivante dal deposito). Vanno considerate anche eventuali priorità in virtù della Convenzione di Parigi o risultanti da un’esposizione (artt. 7 e 8 LPM). Il momento del deposito nel diritto dei marchi è determinato in giorni. Qualora vi sia una priorità identica, l’opposizione è esclusa.
13 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 3 seg. – LUK (fig.) / LuK. 14 CRPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.
Parte 6 – Procedura di opposizione
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2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto
2.4.1.2.1 Basi giuridiche
È autorizzato ad interporre opposizione contro una nuova registrazione anche il titolare di un segno notoriamente conosciuto in Svizzera ai sensi dell’articolo 6bis CUP al momento del deposito del marchio impugnato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). La LPM non definisce l’espressione «marchio notoriamente conosciuto». L’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM si limita a rinviare all’articolo 6bis CUP che invita i suoi membri a impegnarsi a vietare la registrazione e l’uso di marchi che possono essere confusi con un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale. Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 prima frase TRIPS15, l’articolo 6bis CUP si applica anche ai servizi. In caso di addotta notorietà l’Istituto entra nel merito dell’opposizione, salvo che la parte opponente non sia titolare del diritto fatto valere. L’esistenza del diritto fatto valere è una questione di diritto materiale16.
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale
Introducendo una disposizione che prevede la protezione del marchio notoriamente conosciuto si vuole proteggere il titolare di un marchio estero notoriamente conosciuto in Svizzera dalle usurpazioni illegittime a livello nazionale. La protezione del marchio notoriamente conosciuto risulta dalla ponderazione degli interessi, per cui in determinate circostanze è giustificabile derogare al principio della registrazione e concedere la protezione al titolare di un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale, anche se questo non è registrato in Svizzera. L’articolo 6bis CUP e l’articolo 16 capoverso 2 TRIPS sono stati creati con l’intento di combattere la pirateria nell’ambito dei marchi17.
Uno stato di fatto internazionale si impone nel senso che solo il titolare di un marchio estero (anteriore), il cui marchio è notoriamente conosciuto in Svizzera, può fare valere un marchio noto. Se l’opponente non può far valere un marchio protetto all’estero, l’opposizione deve essere respinta già per questo motivo, senza bisogno di esaminare la necessaria notorietà del segno opponente18.
2.4.1.2.3 La notorietà necessaria
Per stabilire se il marchio opponente è notoriamente conosciuto, è determinante la data del deposito del marchio impugnato19. Nel testo originale in francese della Convenzione di Parigi, per «marchio notoriamente conosciuto» si parla di «marque notoirement connue» mentre nella traduzione ufficiale in inglese di «well-known mark». Di conseguenza il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non è sufficiente per fare valere le prerogative di cui
15 RS 0.632.20 Allegato 1.C. 16 TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CRPI, sic! 2000, 699 – internet.com / InternetCom (fig.). 17 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 – Circus Conelli. 19 Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).
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all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM. È indispensabile che il marchio non registrato in Svizzera sia «notoriamente» conosciuto per essere considerato nell’ambito di una procedura di opposizione20. In altri termini, per valutare se un marchio non registrato è notoriamente conosciuto sono applicati criteri più severi rispetto a quelli applicati per i marchi registrati cui è attribuito il campo di protezione di un marchio conosciuto in ragione dell’affermarsi sul mercato (cfr. n. 6.7, pag. 257). Anche il Tribunale federale sottolinea che «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire»21. Di conseguenza, affinché un marchio sia considerato notoriamente conosciuto, si presuppone che non sia solo vagamente conosciuto a livello nazionale.
In virtù della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti dell’OMPI, la notorietà di un marchio è valutata caso per caso, tenuto conto del contesto e dei seguenti criteri decisivi22: il grado di conoscenza del marchio nelle cerchie commerciali interessate, la durata, la portata e l’estensione geografica dell’uso del marchio e della sua promozione, la durata e l’estensione geografica delle registrazioni avvenute o pendenti, la precedente protezione del titolo, in particolare data dal riconoscimento della notorietà dalle istanze competenti dei singoli Paesi membri nonché il valore legato al marchio. Per cerchie commerciali determinanti si intendono i consumatori, i canali di distribuzione e i commercianti. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà di un marchio non presuppone un suo uso in Svizzera ed è valutato esclusivamente in funzione del grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate. Finora non ha tuttavia ulteriormente precisato quale grado di conoscenza deve essere raggiunto per ammettere la notorietà di un marchio23.
È sufficiente che il marchio sia notoriamente conosciuto dalle cerchie commerciali interessate24. Per queste ultime deve essere evidente e chiaro che il segno è rivendicato come marchio da un determinato titolare, di cui non è necessario che conoscano il nome25. Il marchio deve essere noto a quella parte di pubblico svizzero considerata destinataria dei prodotti e servizi in questione. Ciò presupporrà di regola un uso intenso del marchio in Svizzera o perlomeno una sua promozione intensa nel Paese, oppure che il marchio sia usato all’estero e che tale fatto abbia fatto notizia in Svizzera. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà necessaria non esige l’uso del marchio in Svizzera, ma viene bensì valutata unicamente secondo il grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate26. Alla stregua del principio della specialità del diritto dei marchi, la notorietà può essere fatta valere esclusivamente per determinati prodotti o servizi, segnatamente quelli per i quali il marchio è usato o pubblicizzato. La protezione conferita al marchio notoriamente
20 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti, sic! 2000, 48 seg. 23 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 DTF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 26 DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).
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conosciuto è circoscritta ai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio27. Un’estensione della protezione del marchio al di là della similarità dei prodotti e servizi esula dalla procedura di opposizione e può essere fatta valere esclusivamente nel quadro di un processo civile28.
2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà
Il principio inquisitorio «limitato» nella procedura di opposizione (Parte 1, n. 5.4.1 seg., pag. 28) si applica anche nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un marchio notoriamente conosciuto. Così come, in virtù dell’articolo 20 lettera b OPM, l’opponente è tenuto a indicare il numero della registrazione o del deposito su cui si basa l’opposizione, anche l’opponente che fonda la sua opposizione su un segno non registrato, notoriamente conosciuto, deve fornire la prova del suo diritto29. Qualora l’opponente non riesca a fornire la prova che il suo segno è notoriamente conosciuto in conformità alle esigenze legali, in applicazione per analogia dell’articolo 8 CC, incombono su di lui le conseguenze della mancanza di prove.
La legge non definisce concretamente se, nell’ambito della procedura di opposizione, sia necessario fornire la prova della notorietà del marchio o sia sufficiente renderla verosimile. Tuttavia, per quanto concerne l’eccezione del mancato uso del marchio opponente, l’articolo 32 LPM prevede esplicitamente che è sufficiente che l’opponente renda verosimile l’uso del marchio. Ne deriverebbe che gli altri fatti rilevanti per l’opposizione, in particolare l’esistenza di un marchio notoriamente conosciuto, andrebbero comprovati in modo concludente. Nella maggioranza dei casi, ciò comporterebbe una procedura d’assunzione delle prove per esteso, il che non corrisponderebbe al significato e allo scopo della procedura di opposizione quale iter possibilmente semplice e rapido. Inoltre le decisioni emesse nell’ambito di una procedura di opposizione non sono vincolanti in un eventuale processo civile30. Un’asserzione è considerata verosimile, se il giudice, non pienamente convinto della sua veridicità, la considera perlopiù attendibile, benché non siano eliminati tutti i dubbi31.
2.4.2 Legittimazione passiva
In merito cfr. Parte 1, n. 3.1.3.2, pag. 22.
27 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont /Richmond Swiss Watch. 28 DTF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp. 29 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.). 30 DTF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): un marchio è stato dichiarato nullo nell’ambito di un processo civile, anche se, precedentemente, un’opposizione contro lo stesso marchio era stata respinta; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS. 31 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-7524/2016, consid. 2.7 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
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2.5 Termine di opposizione
L’opposizione deve essere inviata all’Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il termine non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA) e in caso d’inosservanza del termine il proseguimento della procedura è escluso (art. 41 cpv. 4 lett. c LPM).
I marchi svizzeri sono pubblicati in Swissreg (https://www.swissreg.ch).
Le registrazioni internazionali sono pubblicate in un organo designato dall’OMPI (attualmente la «Gazette OMPI des marques internationales») (art. 43 cpv. 1 OPM, art. 44 cpv. 2 LPM in combinato disposto con la Regola 32 ResC).
Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione del marchio svizzero in Swissreg. Il termine di opposizione inizia pertanto a decorrere dalla mezzanotte del giorno della pubblicazione.
Nell’ambito di un’opposizione contro una registrazione internazionale, il termine comincia a decorrere dalla mezzanotte del primo giorno del mese seguente quello in cui l’ufficio internazionale ha pubblicato la rispettiva estensione della protezione nella «Gazette» (art. 50 cpv. 1 OPM).
In merito al calcolo dei termini si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.5.2, pag. 32).
Esempi per il calcolo del termine:
Pubblicazione di un marchio svizzero in Swissreg il 17 luglio 2014: inizio del termine il 17 luglio 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 17 ottobre 2014 alle 24.00.
Pubblicazione di una registrazione internazionale nella «Gazette» il 17 luglio 2014: inizio del termine il 1°agosto 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 1°novembre 2014 alle 24.00.
2.6 Tassa di opposizione
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare
La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine di opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). La tassa corrisponde a 800.– franchi 32. La procedura di opposizione si limita a un confronto tra il marchio su cui si fonda l’opposizione e il marchio impugnato. Se l’opposizione si fonda su più marchi, per ogni marchio è avviata una procedura indipendente33. Lo stesso vale se l’opposizione è presentata in contestazione di più marchi. Per ogni procedura di opposizione deve essere corrisposta una tassa34. Al fine di un ampliamento del campo di protezione di un marchio opponente è, tuttavia, possibile considerare che, oltre al marchio opponente, il titolare utilizzi altri marchi di serie da questo derivati35.
32 OTa-IPI Allegato I. 33 Cfr. il modulo di opposizione, numeri 4 e 7. 34 CRPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
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In merito ai mezzi e al termine di pagamento si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 11.3, pag. 54 e Parte 1, n. 11.5, pag. 54).
Se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, viene a mancare una delle condizioni procedurali e l’opposizione è considerata non presentata (art. 24 cpv. 1 OPM).
Nel caso in cui l’opposizione si fondi su più marchi o contesti più di un marchio, ma solo una tassa sia stata corrisposta entro i termini, l’Istituto fissa un termine supplementare entro il quale l’opponente può decidere, anche successivamente alla scadenza del termine originario, a quale delle opposizioni presentate si riferisca il pagamento effettuato36. Una volta scaduto il termine di opposizione non è, tuttavia, più possibile pagare la somma mancante e il proseguimento della procedura è escluso37.
2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto
La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione legale e in conformità con l’OTa-IPI anche quando l’Istituto è chiamato a emettere una fattura (cfr. Parte 1, n. 11.3 segg., pag. 54).
3. Irregolarità dell’opposizione
3.1 Irregolarità irrimediabili
Se l’opposizione è presentata dopo la scadenza del relativo termine, non si entra in materia. Poiché il termine è stabilito dalla legge, non è possibile prorogarlo (art. 31 cpv. 2 LPM in collegamento con l’art. 22 cpv. 1 PA). Lo stesso vale se la tassa di opposizione non è pagata o non è pagata tempestivamente (art. 31 cpv. 2 LPM) 38. Non si entra inoltre in materia se l’opposizione
- non è motivata (art. 31 cpv. 2 LPM);
- contesta un marchio cancellato o non registrato (art. 31 cpv. 1 LPM);
- non si fonda su un marchio (anteriore) (art. 31 cpv. 1 LPM);
- contesta un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 in collegamento con l’art. 3 LPM);
- contesta una domanda di registrazione39;
- non contiene qualsivoglia altro elemento essenziale, tralasciando ad esempio di designare le parti o identificare i marchi interessati (art. 20 OPM); o se
36 Tuttavia, cfr. CRPI, 1999, 283, consid. 4 – Chalet. 37 Art. 31 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 4 lett. c LPM. 38 CRPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 39 Secondo l’Istituto, il tenore dell’articolo 31 LPM, secondo cui l’opposizione è fatta contro la «registrazione», permette univocamente di escludere le opposizioni che contestano una domanda di registrazione.
Parte 6 – Procedura di opposizione
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- non è data la legittimazione attiva40, la capacità di essere parte e/o la capacità di stare in giudizio.
3.2 Irregolarità rimediabili
Si parla di irregolarità rimediabili se l’opposizione contiene tutti gli elementi essenziali, ma questi sono lacunosi. Per correggere le irregolarità rimediabili viene stabilito un termine supplementare. In caso di inosservanza di tale termine, non si entra in materia dell’opposizione (art. 23 PA).
Viene ad esempio stabilito un termine supplementare se,
- è necessario designare un recapito ai sensi dell’articolo 42 LPM e questo manca;
- le parti hanno designato un rappresentante, l’Istituto ha dubbi in merito al rapporto di rappresentanza e manca la procura (artt. 21 e 5 OPM);
- manca la firma41.
Un termine supplementare è inoltre concesso nei casi in cui le conclusioni non sono chiare o devono essere interpretate, segnatamente se esistono dubbi in merito alla portata dell’opposizione (art. 20 lett. d OPM)42. Le irregolarità di rilevanza minore possono essere corrette dalle parti o d’ufficio anche senza che sia stabilito un termine supplementare43.
In caso di opposizione parziale, ossia se l’opposizione riguarda solo singole classi o singoli prodotti e/o servizi, i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio impugnato da revocare devono essere elencati singolarmente. Sarebbe ad esempio inammissibile la conclusione seguente: «Tutti i prodotti e servizi simili devono essere revocati». La procedura di opposizione è una pura procedura di registrazione nell’ambito della quale non può essere pronunciata una sentenza costitutiva (p.es. una riformulazione della lista dei prodotti e servizi). Come nell’ambito del processo civile le conclusioni devono essere formulate in modo che, qualora l’opposizione sia accolta, possano essere integrate, senza modifiche, nel dispositivo della decisione. All’opponente viene concesso un termine supplementare per precisare la misura in cui è fatta opposizione. Qualora l’irregolarità non sia corretta tempestivamente, l’opposizione in merito alle conclusioni non chiare è (totalmente o parzialmente) irricevibile44.
Qualora la parte opponente non sia (o non sia ancora) iscritta nel registro dei marchi in qualità di titolare del marchio opponente, le viene concesso un termine supplementare per provare la sua legittimazione attiva al momento dell’inoltro dell’opposizione45. In caso di mancanza di legittimazione attiva, non si entra in materia sull’opposizione. Qualora un marchio o un diritto di marchio sia detenuto da più titolari, l’Istituto invita questi ultimi a
40 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Cfr. n. 2.1, pag. 229 seg. 42 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 CRPI, sic! 2001, 813, consid. 9 - Viva / CoopViva (fig.). 44 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 4 segg. – LUK (fig.) / LuK. 45 Cfr. art. 17 LPM; TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
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designare un rappresentante comune. In questo caso la procura deve essere firmata da tutti i titolari. Fintantoché non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire congiuntamente nei confronti dell’Istituto (art. 4 OPM).
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione
Qualora l’Istituto rilevi irregolarità per la cui rettifica non può essere stabilito un termine supplementare, entro la scadenza del termine di opposizione, la parte opponente ne è informata nella misura in cui ciò è possibile. In merito non sussiste, tuttavia, alcun diritto delle parti. Se l’opposizione è presentata solo uno o due giorni prima della scadenza del termine di opposizione, è ormai troppo tardi per informare l’opponente delle irregolarità.
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura
4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio
Le opposizioni possono essere riunite in un’unica procedura (art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non influisce tuttavia sul numero o sull’entità delle tasse di opposizione46.
L’articolo 23 capoverso 2 OPM consente la sospensione dei procedimenti riguardanti altre opposizioni, se il marchio impugnato è già oggetto di un’opposizione. Per motivi di efficienza, l’Istituto può decidere in merito a una delle opposizioni e sospendere il procedimento delle altre.
4.2 Sospensione
Oltre all’esempio di cui sopra (cfr. anche Parte 1, n. 6, pag. 43), la procedura di opposizione può altresì essere sospesa se l’opposizione non si fonda su un marchio registrato, ma su un deposito di marchio. In questo caso, la procedura di opposizione è sospesa finché il marchio è registrato (art. 23 cpv. 3 OPM).
Lo stesso vale se l’opposizione si fonda su una registrazione internazionale che è o potrebbe essere oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio per motivi di esclusione assoluti. La procedura di opposizione è sospesa fintantoché sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione (art. 51 cpv. 1 OPM).
La procedura è sospesa d’ufficio anche laddove il marchio internazionale opponente o la registrazione internazionale impugnata è radiato, ma il titolare ha la possibilità di chiedere la trasformazione47 in una domanda di registrazione nazionale (art. 9quinquies PM e art. 46a LPM). La richiesta di trasformazione può essere trasmessa all’Istituto entro tre mesi dalla radiazione della registrazione internazionale. La domanda risultante dalla trasformazione viene sottoposta a un esame materiale teso a determinare eventuali motivi assoluti d’esclusione. In questi casi la procedura di opposizione è sospesa fino alla conclusione
46 Si veda n. 2.6.1, pag. 234. 47 Parte 4, n. 2.5.5, pag. 94.
Parte 6 – Procedura di opposizione
238
dell’esame. Se non viene chiesta una trasformazione la procedura è stralciata una volta scaduto il termine di tre mesi.
4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate
Su https://www.swissreg.ch è possibile verificare se è in corso una procedura di opposizione contro un determinato marchio. Le informazioni relative alle opposizioni disponibili su Swissreg consentono di determinare l’inizio del termine quinquennale di carenza. Swissreg riporta le seguenti informazioni sullo stato dell’opposizione:
- Nessuna opposizione
- Pendente presso l’Istituto
- Decisione dell’Istituto del …
- Pendente presso il TAF
- Decisione CRPI, rispettivamente TAF del …
Se dal termine di opposizione sono trascorse più di due settimane si può supporre che contro il marchio non sia stata presentata alcuna opposizione48. La pubblicazione di queste informazioni relative allo stato dell’opposizione non è tuttavia vincolante.
Su richiesta esplicita, l’Istituto conferma per iscritto al più presto due settimane dopo la scadenza del termine di opposizione, che contro un marchio appena pubblicato non è stata presentata alcuna opposizione.
5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione
5.1 Eccezione del mancato uso
Qualora il resistente intenda far valere il mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, deve farlo nella sua prima risposta (art. 22 cpv. 3 OPM) in quanto tale rivendicazione non sarà presa in considerazione nelle fasi successive della procedura49. L’eccezione del mancato uso deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile nella risposta all’opposizione. Non basta, ad esempio, che le spiegazioni del resistente lascino supporre che egli abbia visibilmente presunto un uso limitato del marchio oggetto dell’opposizione, senza che tale affermazione sia enunciata chiaramente50. Se dalle dichiarazioni del resistente non emerge con chiarezza l’effettiva affermazione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, gli è accordata la possibilità di procedere a una precisazione. Nella procedura di opposizione il resistente deve unicamente invocare (art. 32 LPM) il mancato uso del marchio oggetto dell’opposizione e non renderlo verosimile, come prevede l’articolo 12 capoverso 3 LPM per i processi civili.
48 Le due settimane includono un margine di sicurezza per eventuali ritardi nella consegna o nell’elaborazione. 49 TAF B-7202/2014, consid. 3.1 f. – GEO / Geo influence. 50 TAF B-5226/2015, consid. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
239
L’uso del marchio oggetto dell’opposizione non deve essere esaminato se al momento dell’eccezione il termine di carenza non è ancora scaduto o se l’eccezione viene ritirata nel corso della procedura.
Fintantoché l’uso non è contestato o che il termine di carenza non è ancora scaduto, sono determinanti per l’esame della similarità i prodotti e/o i servizi registrati, anche se di fatto il marchio non è utilizzato o è utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi registrati51. Se il marchio viene usato dopo la scadenza del termine di carenza il diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria (art. 12 cpv. 2 LPM) a condizione che nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di carenza e l’utilizzo del marchio nessuno abbia invocato il mancato uso dello stesso.
5.2 Termine di carenza
L’articolo 12 capoverso 1 LPM conferisce al titolare un termine di carenza di cinque anni per l’uso del marchio. L’eccezione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM non è ammissibile prima della scadenza di tale termine e pertanto non va considerata52.
5.2.1 Inizio del termine di carenza
Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).
Il calcolo del termine di carenza nel quadro delle registrazioni internazionali dipende da vari fattori. Occorre dapprima verificare se la registrazione internazionale è oggetto di un rifiuto della protezione. In tal caso il termine di carenza inizia a decorrere dalla fine della procedura concernente53 analogamente a quanto avviene per i marchi svizzeri secondo l’articolo 12 capoverso 1 LPM.
Per contro, se per una registrazione internazionale è stata emessa una dichiarazione in virtù della regola 18ter 1) ResC 54, il termine di carenza decorre a partire dalla data di pubblicazione della Gazette in cui è stata inserita la dichiarazione in questione55.
Qualora non siano stati iscritti nel registro né un rifiuto provvisorio di protezione né una concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1 ResC, l’inizio del termine di carenza è definito diversamente. In questo caso non è determinante la data dell’iscrizione nel registro
51 TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-5312/2015, E. 4.2 – JOY (fig.) / enjoy (fig.). 52 TAF B-159/2014, consid. 2.1.1.3 – BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.). 53 La fine della procedura è decretata dall’emissione di una decisione a livello nazionale o dall’emissione di una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter ResC. Cfr. in merito al calcolo del termine anche TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.), con rinvii alla giurisprudenza. 54 Secondo la regola 18ter 1) ResC, la dichiarazione di concessione della protezione è obbligatoria (se prima non è stato notificato un rifiuto provvisorio) dal 1º gennaio 2011 (modifica ResC del 1º settembre 2009). 55 Questo succede per motivi di sicurezza giuridica: solo la data della pubblicazione nella Gazette è facilmente e univocamente identificabile sia dal titolare del marchio sia da terzi.
Parte 6 – Procedura di opposizione
240
internazionale, poiché in tale momento non è ancora stabilito se alla registrazione internazionale sarà accordata la protezione in Svizzera. Il termine di carenza decorre dunque a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo d’esclusione che si oppone (o può opporsi) al segno. Per le registrazioni internazionali tale momento dipende dal regime d’esecuzione a cui il marchio è assoggettato (cfr. Parte 4, n. 3.2.1, pag. 101) e dalla data di notifica dell’estensione della protezione («date de notification»).
Qualora trovi applicazione il PM, il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione è di 18 mesi (art. 5.2)b) PM)56. Il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 18 mesi dopo la data di notifica dell’estensione della protezione («date de notification»), ossia dalla data in cui l’OMPI ha inviato il foglio del registro («onglet») all’autorità nazionale e in cui inizia il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) ResC). Tale data può differire di diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale.
Se il PM trova applicazione solo in ragione dell’articolo 9sexies 1)b) PM, il termine di carenza inizia a decorrere un anno dopo la data della notifica dell’estensione della protezione («date de notification»).
5.2.2 Proroga della registrazione del marchio
La proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2 LPM) è un semplice atto formale e non dà origine a un nuovo termine di carenza (cfr. art. 12 cpv. 1 LPM). Non è neppure possibile sollevare opposizione contro il marchio prorogato.
5.2.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura
Se nella sua prima risposta il resistente fa valere l’eccezione del mancato uso e in tale momento il termine di carenza è scaduto, l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo marchio o il mancato uso per motivi gravi (art. 22 cpv. 3 OPM in combinato disposto con l’art. 32 LPM).
Se in tale momento, invece, il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione rimane inosservata. Nel caso in cui l’eccezione venga fatta valere solo a posteriori, essa è inammissibile e non viene considerata neppure come un novum57. Lo stesso vale per una procedura di ricorso in cui non viene considerata un’eccezione del mancato uso sollevata solo in tale procedura58.
56 La Svizzera ha emesso una dichiarazione che prevede la sostituzione del termine di un anno per il rilascio di un rifiuto di protezione con un termine di 18 mesi. 57 Cfr. art. 22 cpv. 3 OPM. 58 TAF B-7202/2014, consid. 3.1 f. – GEO / Geo influence.
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5.3 Verosomiglianza dell’uso
5.3.1 Uso in Svizzera
È indispensabile che il marchio sia usato in Svizzera59. Un’eccezione risulta dalla Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi60. Giusta l’articolo 5 capoverso 1 di questa Convenzione l’uso del marchio in uno dei due Stati perpetua la tutela anche nell’altro Stato. Il diritto svizzero è però determinante ai fini di valutare quali atti vadano considerati in Germania come uso perpetuante la tutela61. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, soltanto i cittadini tedeschi e svizzeri o i cittadini di altri Stati con domicilio o sede in Germania o in Svizzera possono rivendicare i diritti derivanti da questa Convenzione. In particolare, per le persone giuridiche è sufficiente avere una sede commerciale o industriale effettiva e non solo apparente in uno degli Stati contraenti62. Il marchio deve inoltre essere protetto in entrambi gli Stati63.
L’uso di un marchio per l’esportazione (marchio d’esportazione) è espressamente assimilato all’uso del marchio in Svizzera all’articolo 11 capoverso 2 LPM. Il marchio d’esportazione non deve essere commercializzato in Svizzera ma deve essere utilizzato per i prodotti e i servizi offerti dalla Svizzera o dalla Germania. Il semplice uso all’estero non perpetua la tutela64.
5.3.2 Periodo d’uso
Se è stata invocata l’eccezione del mancato uso, deve essere reso verosimile l’uso del marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM)65. È sufficiente dimostrare l’uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo anteriore all’eccezione del mancato uso, il che presuppone che possano essere attribuiti in maniera ineccepibile al periodo dell’uso. A determinate condizioni è tuttavia possibile prendere in considerazione documenti non databili insieme a documenti databili 66. Il momento in cui tale eccezione del mancato uso viene sollevata è altresì determinante per quanto riguarda la ripresa dell’uso dopo la scadenza del termine di carenza: finché nessuno fa valere il mancato uso, il marchio può essere usato per la prima volta o riutilizzato anche dopo la scadenza del termine di carenza (art. 12 cpv. 2 LPM).
59 TAF B-7524/2016, consid. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 60 RS 0.232.149.136; TAF B-681/2016, consid. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.). 61 TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP. 62 DTF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 63 TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 64 TAF B-4540/2007, consid. 5 – Marchio a strisce (fig.) / Marchio a strisce (fig.). 65 TAF B-3294/2013, consid. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); TAF B-681/2016, consid. 2.3 – FACEBOOK / StressBook (fig.). 66 TAF B-6251/2013, consid. 2.6 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C.
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5.3.3 Carattere serio dell’uso
Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende l’intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato67. Ai fini della valutazione dell’uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell’uso nonché le circostanze particolari applicabili nei singoli casi68. Non è ritenuto serio l’uso finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita simbolica69. Perché l’uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato, anche se finora il Tribunale federale ha rinunciato alla richiesta di dati concreti relativi al fatturato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è sufficiente un fatturato modesto70. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso71. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio del marchio72.
5.3.4 Legame tra marchio e prodotto
Il marchio non deve figurare sul prodotto o sulla confezione stessa. Tuttavia perpetua la tutela solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che un segno sia considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio: è ad esempio sufficiente l’uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, eccetera73. L’uso deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti e/o ai servizi registrati74.
Manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene usato unicamente con riferimento all’azienda75. L’uso esclusivo come ditta o designazione commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti, bensì rappresenta un riferimento astratto ad un’azienda76. Di conseguenza, l’uso della ditta nell’intestazione di bollettini di consegna e fatture è considerato uso commisurato alla funzione e a titolo di marchio per i prodotti consegnati o fatturati soltanto se il marchio, identico alla ditta, apposto in posizioni di consegna e di fatturazione concrete è correlato direttamente e adeguatamente con il prodotto 77.
67 TAF B-2910/2012, consid. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER. 68 TAF B-6251/2013, consid. 2.3 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 69 DTF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CRPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 70 DTF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.). 71 TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 72 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.). 73 TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 74 TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 75 TAF B-5530/2013, consid. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 76 TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 77 TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY.
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La mera registrazione di un nome di dominio che contiene il marchio in questione in quanto tale non rappresenta un uso a titolo di marchio neppure in riferimento a un sito attivo, se non è al contempo fornita una prova del fatto che (nel lasso di tempo determinante) i destinatari hanno consultato il sito e c’è stata un’effettiva richiesta dei relativi prodotti e servizi78.
5.3.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati
5.3.5.1 Sussunzione
Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre esaminare se i prodotti per i quali il marchio è usato rientrano tra i prodotti e servizi registrati (cfr. Parte 2, n. 4.6, pag. 73). Occorre in particolare considerare che l’uso dei termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili79. Vanno considerate eventuali limitazioni della lista dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, se la protezione è accordata solo per prodotti di una determinata origine geografica, deve essere reso verosimile l’uso per prodotti di tale provenienza80.
5.3.5.2 Problematica dell’uso parziale
Si parla di uso parziale quando l’uso di un marchio registrato per un termine generale («Oberbegriff») è reso verosimile solo per una parte dei prodotti e servizi attribuibili a tale termine generale. Ci si chiede in questo caso qual è la portata della protezione conferita dall’uso parziale, in altre parole quali sono i prodotti o servizi per i quali l’uso del marchio ha un effetto perpetuante la tutela.
Per non limitare oltre misura le opportunità di sviluppo economico dei titolari di marchi, l’uso del marchio non perpetua la tutela unicamente per i prodotti o servizi per i quali è stato reso verosimile81. Il Tribunale amministrativo federale applica una soluzione minima estesa, secondo la quale perpetua la tutela l’uso del marchio in relazione con quei prodotti e servizi dei quali le cerchie commerciali determinanti presumono e si aspettano che siano utilizzati in futuro, alla luce dell’uso accertato. Inoltre l’uso perpetua la tutela del marchio per il termine generale nel suo insieme se l’uso è prototipo del termine in questione e se quest’ultimo è definito in modo preciso e circoscritto82. I prodotti e servizi attribuibili al termine generale in questione devono inoltre appartenere all’assortimento corrente di un fornitore tipico del settore83. Secondo il TAF questo approccio corrisponde alla soluzione minima estesa
78 TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 79 TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); si veda anche Parte 2, n. 4.4, pag. 72. 80 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-5226/2015, consid. 2.5 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.). 81 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAFr 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 82 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.
Parte 6 – Procedura di opposizione
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prevista dal diritto tedesco84, che essenzialmente coincide con la soluzione adottata dall’EUIPO e dal Tribunale Ue.
Alla luce di quanto sopra, anche l’Istituto applica la soluzione minima estesa. A determinate condizioni, che occorrerà sviluppare nella pratica, l’uso del marchio per un prodotto specifico validerà anche il diritto per il termine generale che lo ingloba. L’uso non può in nessun caso essere esteso ai prodotti e servizi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c LPM. In particolare non è possibile estendere l’uso ai prodotti considerati provenire dalle stesse imprese in ragione del luogo di produzione o dei canali di distribuzione. La protezione non può inoltre essere estesa ad un termine generale semanticamente vasto85, ossia a una categoria che comprende un’ampia gamma di prodotti o servizi oppure prodotti e servizi di tipo diverso86. La tutela del marchio non si estende dunque a tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi che sono sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti87. Appartengono alla stessa categoria o sotto categoria i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità88. Tali categorie o sotto categorie non sono altrimenti suddividibili se non in modo arbitrario89.
84 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.). 85 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 86 Cfr. in questo senso TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 87 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, consid. 26 – Respicur. 88 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten /Circanetten New. 89 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten /Circanetten New.
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5.3.6 Uso in una forma divergente
In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni90. Secondo l’articolo 11 capoverso 2 LPM l’uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L’omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l’omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un’impressione d’insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato91. È di conseguenza determinante che il nucleo distintivo del marchio, il quale ne determina l’impressione d’insieme specifica, non sia privato della sua identità, e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l’uso divergente92. Questo accade solo quando il pubblico riesce dall’impressione d’insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso93. I requisiti relativi all’identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono
90 DTF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) con rinvio a DTF 130 III 271, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 91 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 92 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-6251/2013, consid. 2.4 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 93 TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Sussunzione
• Termine eenerale
I (uso per uno o più prodotti/serviziche
\rientrano nel termine generale) Sottocateeorie indipendenti Nessuna
sottocateeoria(scopo/caratteristiche) indipendente
✓ + \ (termine generale Sotto- Sotto- Sotto- cstretto») cat.1 cat. 2 cat. 3 it
Uso giuridicamente valido solo per Uso giuridicamente la sottocategoria per la quale l'uso valido del termine
è reso verosimile generale
Parte 6 – Procedura di opposizione
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essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione. Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere distintivo crea in principio un’altra impressione d’insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi del marchio cui, nella valutazione dell’ammissibilità alla protezione, è attribuita un’importanza minore. Ciò può essere il caso se vengono omessi elementi figurativi che dal pubblico sono considerati mere decorazioni senza carattere distintivo proprio94. Mentre sarebbe da negare il principio generale per cui l’uso di un marchio verbale/figurativo combinato sia considerato perpetuante la tutela semplicemente in ragione dell’uso del solo elemento verbale dalla forza distintiva. Sono determinanti invece le condizioni del caso concreto95. Nell’esame dell’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio, la giurisprudenza suole regolarmente valutare più severamente le divergenze dovute all’omissione di componenti del marchio registrate rispetto alle divergenze riconducibili a un’aggiunta di elementi96.
Le aggiunte che vanno oltre all’elemento figurativo con una funzione grafica subordinata rappresentano un ostacolo per l’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio se il marchio non è più percepito come segno indipendente, ma come parte di un segno più complesso. È pertanto determinante per l’uso perpetuante la tutela che, nel contesto in cui è utilizzato, il marchio sia riconosciuto senza ricorso all’immaginazione, non soccomba quindi in una «foresta di segni», e non appaia come parte di un segno complessivo che lo assorba quasi completamente sul piano del significato. In genere le aggiunte puramente descrittive non modificano l’impressione d’insieme. Occorre valutare caso per caso se il marchio è ancora percepito come segno indipendente97.
5.3.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari
Per prodotti ausiliari e servizi ausiliari si intendono le offerte, di norma gratuite, volte esclusivamente a promuovere il prodotto principale98. Se l’impiego del marchio per prodotti o servizi ausiliari è considerato come uso del marchio dipende dal fatto se le cerchie commerciali interessate riescono a stabilire un legame tra il segno figurante sui prodotti ausiliari e il prodotto o servizio rivendicato dal marchio, rispettivamente se il segno viene percepito come mezzo per individualizzare il prodotto principale conformemente alla funzione del marchio99. Ad esempio, i prospetti riguardanti i servizi di trasporto del titolare del marchio potrebbero essere considerati prodotti ausiliari dei «servizi di trasporto» (classe 39) ma non degli «stampati» (classe 16).
Il legame diretto con il prodotto principale manca generalmente anche nel caso in cui il marchio sia usato su articoli pubblicitari distribuiti gratuitamente (accendini, fiammiferi, posacenere, adesivi, ecc.), cosiddetti articoli di merchandising, e pertanto il loro uso non può
94 DTF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 95 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 96 TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 con rinvii – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 97 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 98 DTF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola. 99 CRPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.
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essere attribuito a tale prodotto. Per i marchi concernenti i servizi, invece, l’impiego del marchio in relazione a prodotti ausiliari è invece spesso l’unica forma in cui è possibile fare uso del marchio.
5.3.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso
Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può autorizzarne l’uso da parte di terzi. L’uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all’uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). L’autorizzazione deve essere rilasciata prima che i terzi utilizzino il marchio100. Tale consenso può essere prestato per via contrattuale, ad esempio nel quadro di un contratto di licenza, vendita o franchising. È altresì considerato perpetuante la tutela del diritto al marchio, l’uso del marchio da parte di società affiliate e di altre società strettamente legate dal profilo economico. L’autorizzazione può essere rilasciata anche tacitamente101. Per contro, la semplice tolleranza dell’uso da parte di terzi non equivale a un consenso102. È determinante che chi usa il marchio lo faccia per il titolare dello stesso, ossia che sia animato dalla volontà di usare il marchio per i terzi103.
Il consenso anche «tacito» del titolare del marchio deve essere reso verosimile all’Istituto presentando il contratto o un estratto di esso oppure la struttura aziendale (struttura holding). Non basta, pertanto, affermare di usare il marchio con il consenso del titolare senza dimostrare tale fatto in alcun modo.
5.4 Mancato uso per gravi motivi
Qualora sussistano motivi gravi, l’opponente può fare valere il diritto al marchio nonostante il mancato uso (art. 12 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 32 LPM). Le circostanze che non dipendono dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad esempio restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti e/o i servizi per i quali il marchio è protetto, sono considerate legittimi motivi di non uso (art. 19 cpv. 1 TRIPS). Quest’eccezione deve essere applicata rigorosamente. Soltanto i motivi che esulano completamente dal controllo del titolare sono atti a giustificare un mancato uso104. Eventuali difficoltà tecniche o economiche prevedibili o calcolabili rientrano nella responsabilità del titolare105.
5.5 Aspetti procedurali
5.5.1 Scambio di allegati
In merito alle procedure a due parti cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1.3, pag. 40.
100 TAF B-3294/2013, consid. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 101 TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 102 TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 103 TAF B-2910/2012, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER. 104 TAF B-5129/2016, consid. 4.1 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 105 CRPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora.
Parte 6 – Procedura di opposizione
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5.5.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova
Giusta l’articolo 32 LPM l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo marchio o il mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono, pertanto, l’onere della prova e la produzione dei mezzi di prova106. Anche nel diritto dei marchi vale il principio secondo cui non è necessario dimostrare fatti generalmente noti (presunzione di notorietà). Qualora l’uso sia generalmente noto, l’Istituto può rinunciare a chiedere la produzione di prove relative all’uso del marchio oggetto del contenzioso107. La presunzione di notorietà è soggetta a condizioni severe e può essere ammessa solamente per i prodotti e servizi rivendicati per i quali la notorietà non è contestata. Siccome dopo la scadenza del termine di carenza l’uso del marchio non viene verificato d’ufficio ma il resistente deve invocare espressamente l’eccezione del mancato uso, nell’ambito dell’uso del marchio vige il cosiddetto principio attitatorio108. Ciò significa che nella valutazione l’Istituto si fonda esclusivamente sui mezzi di prova prodotti dall’opponente e non procede ad alcuna assunzione delle prove.
L’Istituto non è inoltre (più) tenuto a esaminare i mezzi di prova prodotti nel caso in cui l’eccezione sia ritirata o il resistente riconosca interamente o parzialmente l’uso del marchio109. Il fatto che le parti siano concordi circa la fattispecie, ovvero che il marchio venga utilizzato, è vincolante per l’Istituto che, in ragione del principio dispositivo applicabile nella procedura di opposizione110, deve basare la decisione su di esso.
Nella procedura di opposizione l’opponente non deve strettamente provare l’uso del suo marchio bensì solo renderlo «verosimile» (in merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 31).
In merito ai mezzi di prova si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30).
Sono privi di forza probatoria gli estratti da pagine Internet allestiti dopo che è stato reso verosimile il mancato uso e non contenenti informazioni che permettano di trarre conclusioni circa un uso perpetuante la tutela del diritto al marchio nel lasso di tempo determinante111. Secondo la prassi dell’Istituto, nella procedura di opposizione, alle dichiarazioni giurate in sé non è attribuita una forza probatoria accresciuta, poiché questo mezzo di prova non è previsto nel diritto procedurale svizzero. Poiché si tratta, tuttavia, di uno dei mezzi più importanti per illustrare la portata e la durata dell’uso del marchio in Germania e siccome le false dichiarazioni possono avere conseguenze penali, secondo l’Istituto, le dichiarazioni giurate fatte secondo il diritto tedesco possono essere prese in conto nella valutazione complessiva, ossia accanto agli altri documenti validi a titolo di indizio teso a rendere
106 TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 TAF B-681/2016, consid. 4.4 con rinvii – FACEBOOK / StressBook (fig.). 108 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 109 TAF B-5732/2009, consid. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 110 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK. 111 TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.)
Parte 6 – Procedura di opposizione
249
verosimile l’uso. Il Tribunale amministrativo federale si è dimostrato più severo, considerando le dichiarazioni giurate pure allegazioni di parte112.
5.6 Decisione sull’eccezione del mancato uso
Se l’opponente ha reso verosimile l’uso del suo marchio devono essere valutati i motivi relativi d’esclusione ai sensi dell’articolo 3 LPM. Se l’uso non è reso verosimile l’opposizione non è fondata su un diritto al marchio valido e pertanto va respinta senza l’esame dei motivi relativi d’esclusione113.
6. Motivi di opposizione
Giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a–c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio:
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
- i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi
I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi114. L’attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l’Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa115.
Sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e/o dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio116. Se, tuttavia, il resistente fa valere il mancato uso sotto il profilo formale ed entro i termini, sono determinanti unicamente i prodotti e i servizi per i quali l’opponente ha reso verosimile l’uso del marchio117.
112 TAF B-3294/2013, consid. 5.2, Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); TAFB-5902/2013, consid. 2.6 – WHEELS / WHEELY. 113 TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig), my life (fig.). 114 TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.). 115 TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 116 TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE DIEM / carpe noctem. 117 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
250
Nella prassi, si sono sviluppati determinati indizi che secondo l’esperienza pratica possono essere addotti a favore o contro la similarità118. In questo contesto, occorre partire dal presupposto che un marchio può essere protetto solo per i prodotti e i servizi per cui è stato registrato (cosiddetto principio di specialità)119. In una prima fase occorre pertanto determinare quale significato è attribuito ai prodotti e servizi e quali prodotti e servizi rientrano effettivamente in tali termini (cfr. Parte 2, n. 4.6, pag. 73).Un’eccezione a tale principio viene fatta nell’ambito dei marchi famosi (art. 15 LPM), i quali non possono tuttavia essere fatti valere nella procedura di opposizione a causa della cognizione limitata in virtù dell’articolo 3 LPM120.
6.1.1 Indizi a favore della similarità
Sostituibilità: I prodotti sono simili se, in funzione del loro scopo d’impiego, delle loro caratteristiche e del loro prezzo, possono essere «intercambiabili»121.
Stesse tecnologie e stesso scopo: I prodotti sono simili se si può supporre che la loro produzione si basi sullo stesso know-how122.
Prodotto principale / accessorio: Il produttore del prodotto principale offre solitamente anche degli accessori complementari. Se un prodotto costituisce un complemento ragionevole al prodotto principale si è in presenza di un indizio di similarità123.
Stessi canali di vendita: In questo caso non possono essere determinanti i grandi distributori in quanto la loro offerta di prodotti è praticamente infinita124. Può invece essere presa in considerazione la vendita di prodotti in negozi specializzati unitamente ad altri indizi125.
6.1.2 Indizi contro la similarità
Cerchie di destinatari diverse: Se i prodotti sono destinati a destinatari diversi la similarità va generalmente negata126.
Canali di vendita separati: Canali di vendita separati indicano un know-how di produzione diverso e quindi solitamente una mancanza di similarità127.
118 TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 119 DTF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TAF B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 120 Cfr. Parte 1, n. 5.4.1, pag. 28. 121 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 122 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 124 TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 125 TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 126 TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 127 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).
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251
Prodotto principale / componente: Nella maggior parte dei casi non vi è similarità tra il prodotto principale e le componenti128. Ciò vale segnatamente per i prodotti complessi.
Materie prime / prodotti intermedi: Di norma le materie prime e i prodotti intermedi non sono simili ai prodotti finiti129. Un’eccezione può essere data quando le materie prime dal punto di vista del pubblico hanno un’importanza tale per la qualità dei prodotti finiti che vengono inevitabilmente attribuiti al medesimo titolare del marchio130.
6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi
La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio131. Il valore dei criteri di distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto132. A tale scopo è necessario verificare se il servizio riveste un’utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il servizio come un pacchetto unico di prestazioni133. Ad esempio, i servizi di manutenzione e riparazione che completano l’offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti (cosiddetto «servizio dopo vendita»)134. C’è similarità anche tra progettazione e sviluppo di hardware e software per computer della classe 42 da un lato e hardware e software per computer della classe 9 dall’altro. Questi ultimi sono infatti complessi sistemi tecnici sviluppati sia in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia per un uso di massa, il che comporta un importante lavoro di adattamento e parametrizzazione che rende difficile, se non impossibile, delimitare lo sviluppo e la vendita del prodotto finito135. Tutti questi esempi sono accomunati dal fatto che dal punto di vista dei consumatori tra questi prodotti e servizi esiste un legame logico in termini di mercato che va oltre il semplice riferimento tematico e la semplice relazione funzionale136.
Sono rilevanti soltanto i prodotti e i servizi effettivamente offerti dal titolare del marchio a titolo commerciale. Non vanno considerati i cosiddetti prodotti o servizi ausiliari finalizzati esclusivamente alla promozione della vendita del prodotto principale. Rientrano nei prodotti ausiliari i cataloghi, i prospetti, gli articoli pubblicitari, eccetera. Ad esempio, una compagnia di viaggio non può semplicemente estendere agli stampati (classe 16) la protezione di un
128 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.). 129 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 130 CRPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex / Resinex. 131 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 132 TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 133 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX. 134 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 135 TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 136 TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).
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marchio registrato solo per l’«organizzazione di viaggi» (classe 39), anche se i viaggi sono pubblicizzati per mezzo di cataloghi. Dunque una similarità tra «organizzazione di viaggi» e «stampati» andrebbe negata137. Non c’è similarità neppure tra singoli prodotti delle classi da 1 a 34 e il servizio «vendita al dettaglio» della classe 35, che secondo la classificazione di Nizza è «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente», ossia un tipo particolare di promozione dei prodotti138.
6.2 Identità dei segni
Sussiste un’identità di segni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b quando i marchi sono assolutamente identici. Il criterio dell’identità va interpretato in maniera restrittiva.
6.3 Similitudine dei segni
I segni sono paragonati sulla base del registro139. Secondo la prassi del Tribunale federale la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base dell’impressione d’insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti rispettivamente servizi in questione140. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente141. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio142.
L’aggiunta di elementi supplementari all’elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l’impressione d’insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali143. Anche l’aggiunta di un altro segno distintivo al marchio è insufficiente nel detto modo144. Questo modo di procedere genera associazioni sbagliate e dunque un rischio di confusione in senso lato. Un nuovo marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza modifiche e completandolo con l’aggiunta del proprio segno distintivo145. Quando un marchio anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva e percepito come un elemento
137 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX. 138 Cfr. anche Parte 2, n. 4.14, pag. 77; TAF B-2711/2016, consid. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).. 139 TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 con rinvii – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 140 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 141 TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 142 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS. 143 TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 144 TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM. 145 TAF B-201/2009, consid. 6.5 – Atlantic (fig.) TISSOT ATLAN-T.
Parte 6 – Procedura di opposizione
253
indipendente nell’impressione d’insieme è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei segni può essere negata solamente se il segno/l’elemento ripreso è integrato nel nuovo marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento indipendente in seno al segno più recente146.
6.3.1 Marchi verbali
L’impressione d’insieme di un marchio verbale è determinata dall’effetto uditivo, dall’effetto visivo e dal senso147. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali148. L’effetto uditivo è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali. Sono indizi di una similitudine dei segni una sequenza vocale identica149 nonché l’esistenza di una rima tra i segni a confronto150. L’effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate151. Poiché l’inizio e la fine di una parola rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell’effetto uditivo e di quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane152.
Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l’impressione d’insieme di un marchio verbale153. Oltre all’effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell’altro marchio vi sono minori probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili154. In tale contesto va osservato che è sufficiente che esista un rischio di confusione in una delle quattro lingue ufficiali o, a contrario, che il senso dei marchi in conflitto sia direttamente riconoscibile in tutte le regioni linguistiche della Svizzera per controbilanciare una similitudine dei segni155.
Nell’ambito dei marchi verbali è infine importante la lunghezza. Le parole brevi sono percepite più facilmente dal punto di vista acustico e ottico e sono quindi più facilmente
146 TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 147 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 148 TF, sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF B- 4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.). 149 TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 150 TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.). 151 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 152 TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 153 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 154 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana. 155 TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 con rinvii – CARPE DIEM / carpe noctem.
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assimilabili. Ciò riduce il rischio che il pubblico non ne colga le differenze. È dunque raro che i segni corti siano confusi a causa dell’ascolto o della lettura non corretti156.
6.3.2 Marchi figurativi
In caso di contrapposizione di due marchi figurativi è necessario esaminare il rischio di confusione a livello della rappresentazione grafica e del senso157. La difficoltà principale risiede nel distinguere la similitudine inammissibile dalla semplice corrispondenza del motivo. Una corrispondenza del motivo astratto è ammessa nella misura in cui il marchio impugnato è costituito da una rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non è una semplice variazione o elaborazione del marchio opponente158. Anche in questo contesto sono rilevanti l’impressione d’insieme e gli elementi che vi si imprimono159.
6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati
Per quanto riguarda i marchi che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se ad essere dominante o determinante è l’elemento verbale o quello figurativo. Anche per i marchi verbali/figurativi combinati, in ultima analisi è decisiva l’impressione d’insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l’elemento verbale né quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti160. Ad essere determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi161. Se un marchio contiene elementi dotati di carattere distintivo sia verbali sia figurativi, entrambi possono influire sulla memorabilità162.Qualora, tuttavia, l’elemento figurativo rivesta semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata163.
6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)
In linea di massima i principi generali si applicano anche ai conflitti in materia di marchi tridimensionali. Bisogna tuttavia tenere conto delle particolarità di questo tipo di marchio. Il campo di protezione è tanto più ridotto quanto la forma è determinata dalla funzione tecnica o dallo scopo del prodotto e non si distingue chiaramente da altre forme correnti o usuali164. Se il marchio tridimensionale è composto da più elementi è necessario procedere ad un esame del valore di ciascuno degli elementi volto a verificare quali di essi sono ammessi alla
156 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 157 TAF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.). 158 TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.). 159 TAF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 160 TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 161 TAF B-7524/2016, consid. 3.4 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).. 162 TAF B-7801/2015, consid. 3.7 – KÖNIG (fig.) / H.koenig. 163 TAF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7367/2010, consid. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 164 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
255
protezione e influiscono in modo determinante sull’impressione d’insieme165. Una corrispondenza degli elementi di forma non ammessi alla protezione, in linea di principio, non causa una similitudine dei marchi166.
Può esistere anche una similitudine tra un marchio figurativo e un marchio tridimensionale. Di norma, tuttavia, la differenza della rappresentazione dimensionale condurrà a un effetto visivo diverso. La protezione dei marchi figurativi trova il suo limite laddove viene ripreso unicamente il motivo astratto del marchio figurativo, ma in forma divergente167. Non sussiste alcun rischio di confusione qualora il marchio tridimensionale venga riconosciuto quale rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non come semplice variazione o elaborazione del marchio figurativo. La mera possibilità di un’associazione mentale in virtù della corrispondenza di senso non basta.
Una conseguenza di questo principio è che la similitudine di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale sussiste solo quando quest’ultimo costituisce una replica tridimensionale esatta del marchio figurativo168. Ciò presuppone che il marchio figurativo sia rappresentato in modo tale da poter essere memorizzato come rappresentazione tridimensionale169.
6.4 Rischio di confusione
6.4.1 Rischio di confusione diretto
L’esame del rischio di confusione si fonda sull’iscrizione nel registro e non sulle modalità (correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato170. Il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando la similitudine tra i marchi rischia di creare una confusione presso le cerchie commerciali determinanti e che questi attribuiscano i i prodotti o i servizi sui quali figura uno dei due segni al titolare del marchio sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il consumatore medio confonda il marchio171.
6.4.2 Rischio di confusione indiretto
La giurisprudenza ammette altresì un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi ma suppone associazioni sbagliate a causa della loro
165 CRPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (marchio tridimensionale) / Käserosette (fig.). 166 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.3.4 e 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 167 IPI, sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale). 168 IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale). 169 Negato nella decisione di opposizione del 13 maggio 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale). 170 TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 e 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 171 DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat.
Parte 6 – Procedura di opposizione
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similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente172.
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi
L’esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell’ambito della similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall’altro dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione173.
Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché tale rischio sia escluso174 e viceversa. In questo contesto si parla di interazione175. Qualora già dall’esame risulti che i prodotti o i servizi non sono simili, nella procedura di opposizione il rischio di confusione è escluso. In tal caso la similitudine dei segni non va più verificata176.
6.6 Grado di attenzione
È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti177. La formulazione delle liste di prodotti e servizi non consente in genere un posizionamento univoco; in questi casi si presuppone dunque un grado di attenzione medio178.
Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente acquistati con un maggiore grado di attenzione179. Lo stesso vale per servizi delle classi 35 (servizi di gestione aziendale, amministrativi e pubblicitari) e 36 (servizi bancari, finanziari, di transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi), poiché in questi settori i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma
172 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-6099/2013, consid. 2.3 – CARPE DIEM / carpe noctem. 173 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF 122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE. 174 DTF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan. 175 TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 176 TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 177 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-478/2017, consid. 3.3 – SIGNIFOR / Signasol. 178 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 179 TAF B-1760/2012, consid. 4.2 con rinvii – ZURCAL / ZORCALA.
Parte 6 – Procedura di opposizione
257
preceduta da un esame approfondito di svariati criteri180. La situazione è analoga per servizi delle classi 42 (servizi scientifici e industriali) e 44 (servizi medici e servizi di informazione medica), che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto economico più stretto181. Di servizi d’intrattenimento e di formazione (classe 41) si fruisce per contro con una certa regolarità, che comporta un grado di attenzione normale182. Prodotti della classe 14 (orologi e gioielli) possono essere acquistati con grande cura se si tratta di articoli di lusso, oppure quasi come articoli di uso quotidiano se si tratta di bigiotteria, per cui si presuppone un grado di attenzione medio183. Si stima un grado d’attenzione medio anche per l’acquisto di bevande alcoliche (classe 33): pur essendo acquistati da un numero ridotto di conoscitori, anche con un maggiore grado di attenzione, per questi prodotti generici di uso quotidiano si presuppone una vasta cerchia commerciale con un grado di attenzione normale184. Lo stesso vale per i prodotti della classe 34: in quanto prodotti voluttuari le sigarette, il tabacco e gli articoli per fumatori si rivolgono a un ampio pubblico, dal quale non ci si può attendere un grado d’attenzione particolare per quanto riguarda l’esame delle differenze tra i marchi185. A differenza dei beni di massa di uso quotidiano, i prodotti della classe 25 (abbigliamento) tendono a essere acquistati con un grado d’attenzione lievemente maggiore poiché di regola vengono provati prima di essere comprati186. Sono considerati prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso derrate alimentari delle classi 39 e 30187, bevande della classe 32188 e saponi e cosmetici della classe 3189.
6.7 Forza distintiva
Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L’ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente190. Sono considerati deboli, segnatamente, i marchi i cui elementi essenziali sono banali oppure presentano una stretta
180 TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 e 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 181 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 183 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 184 TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 185 TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 186 TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 187 TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.). 188 DTF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella. 189 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.) con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan. 190 In merito si veda anche la prassi comune del Programma di convergenza dell’EUIPO concernente l’impatto sul rischio di confusione di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole (CP5) che corrisponde, per quanto al risultato, allla prassi dell’Istituto e i cui criteri possono essere applicati. Altre informazioni sono reperibili sul sito https://www.tmdn.org/network/converging- practices.
Parte 6 – Procedura di opposizione
258
somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente191. Il solo fatto che un segno è dotato di significato non consente di concludere automaticamente che si tratta di un segno debole; la forza di un (elemento del) segno è compromessa solo se il significato è descrittivo in relazione con i prodotti e servizi rivendicati192.
Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si estende all’elemento appartenente al dominio pubblico193,194. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti195. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell’uso o all’intensità dell’attività pubblicitaria e l’elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione estesa del marchio196. All’occorrenza possono essere prese in considerazione altre circostanze quali l’uso dell’elemento di dominio pubblico quale marchio di serie197.
Ciò non significa tuttavia che è possibile fare completamente astrazione degli elementi verbali deboli o appartenenti al dominio pubblico198. Anche questi possono infatti influire sull’impressione d’insieme199. Benché l’ammissione alla protezione di un marchio non possa dipendere da singoli elementi appartenenti al dominio pubblico200, questi ultimi vanno considerati sotto il profilo del loro impatto sull’impressione d’insieme per evitare che il confronto tra i segni si riduca a un esame di elementi considerati singolarmente201. Non bisogna perdere di vista l’interazione degli elementi del marchio nella percezione d’insieme delle cerchie commerciali interessate202, né l’impressione d’insieme determinante dei marchi. Nella valutazione complessiva occorre in particolare considerare se i segni a confronto
191 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 192 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 193 TAF B-7158/2016, consid. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner (fig.). 194 Cfr. nota 190. 195 CRPI, sic! 2007, 537, consid. 11 e 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.). 196 TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; TAF B-3757/2011, consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 197 DTF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.). 198 DTF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan; TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners. 199 DTF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan; TAF B-1481/2015, E. 6.2.1 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.); TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners. 200 TAF B-1481/2015, consid. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 201 TAF B-2711/2016, consid. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 202 TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence.
Parte 6 – Procedura di opposizione
259
presentino elementi esclusi dalla protezione nella stessa posizione203, qualora non traggano la loro forza distintiva da un unico elemento, ma da una combinazione di elementi individualmente deboli e abbiano quindi una struttura simile204.
Con l’opposizione possono essere fatti valere soltanto motivi relativi d’esclusione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LPM. Ciò non esclude, tuttavia, nel quadro dell’esame del rischio di confusione, di verificare il contenuto distintivo e pertanto il campo di protezione di un marchio. Senza un accertamento del campo di protezione del marchio anteriore il rischio di confusione non può essere valutato neppure nella procedura di opposizione205. La registrazione di un marchio non dice nulla sulla sua forza distintiva in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame dei motivi assoluti d’esclusione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, vanno registrati i casi limite206.
L’ammissione di una forza distintiva accresciuta o ridotta rappresenta un apprezzamento giuridico e di conseguenza deve essere esaminata d’ufficio. Occorre distinguere se debba essere constatata una forza distintiva ridotta o accresciuta. Siccome anche i cosiddetti marchi «deboli» sono (devono essere) registrati, nell’ambito dell’opposizione l’Istituto deve poter valutare e constatare l’eventuale forza distintiva ridotta del marchio opponente. A tale scopo l’Istituto esegue ricerche nei dizionari, nei lessici generici e in Internet. Alle parti viene accordato il diritto di audizione giusta l’articolo 29 PA circa le ricerche che non dimostrano un fatto evidente o che le parti non devono mettere in conto (p.es. ricerche in lessici specializzati, ricerche in Internet).
I marchi conosciuti207 beneficiano di una forza distintiva accresciuta208. Nella procedura di opposizione la valutazione di una forza distintiva accresciuta può essere ammessa d’ufficio soltanto in maniera limitata. Spesso l’opponente afferma che il marchio opponente è conosciuto e dunque ha una forza distintiva accresciuta senza presentare all’Istituto i documenti necessari. Se l’Istituto non dispone di riferimenti che indichino che si tratta effettivamente di un marchio conosciuto non basta semplicemente invocare la presunta notorietà209: un’eccezione è possibile unicamente per i marchi notoriamente conosciuti (quali p.es. il marchio «Coca-Cola» per le bibite). Se l’opponente non è in grado di dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della carenza di prove e l’Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio.
La forza distintiva del cosiddetto «marchio imposto» si esamina analogamente a quella dei segni dal carattere originario distintivo. Il fatto che un marchio sia registrato come «marchio
203 TAF B-2711/2016, consid. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 204 TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 205 DTF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 e 6 – Lifetex / LIFETEA. 206 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale); cfr. Parte 5, n. 3.7 pag. 111. 207 L’espressione «imposto nel commercio» utilizzata dal Tribunale federale è problematica in quanto può essere confusa con l’espressione «marchio imposto» ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM. 208 TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 209 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
260
imposto» non fornisce indicazioni sul campo di protezione210. Di per sé l’imposizione nel commercio significa semplicemente che un marchio viene percepito come indicazione di provenienza aziendale in virtù del suo uso. Ciò non giustifica tuttavia un campo di protezione esteso211.
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione)
Se l’opposizione è fondata, è accolta parzialmente o totalmente e la registrazione è parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l’opposizione è respinta (art. 33 LPM).
8. Notificazione della decisione
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero
Se è impugnato un marchio svizzero, la decisione è notificata al titolare o al rappresentante in Svizzera oppure eventualmente al designato recapito in Svizzera (la data della notificazione corrisponde alla data che figura sulla ricevuta dell’invio per raccomandata).
Se la decisione non può essere notificata, è pubblicata nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b PA). In questo caso la data di notificazione coincide con la data di pubblicazione.
8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali
Se è impugnata una registrazione internazionale, il resistente ha sede o domicilio all’estero e deve designare un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera (art. 42 LPM).
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi assoluti d’esclusione
Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito o un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Nel suddetto rifiuto provvisorio vengono fatti valere solo i motivi relativi d’esclusione. Se non viene designato un recapito rispettivamente un rappresentante entro i termini, il resistente è escluso dalla procedura (art. 21 cpv. 2 OPM). Il resistente può tuttavia designare ulteriormente un recapito in Svizzera (art. 11b cpv. 1 PA).
Se il resistente non designa un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera, la decisione gli è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b PA)212 o mediante l’OMPI in applicazione della regola 23bis ResC (cfr. Parte 1, n. 7.4.4, pag. 50). Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, in funzione della decisione sull’opposizione viene trasmessa all’OMPI una «déclaration d’octroi de la
210 TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 211 CRPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.). 212 CRPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.
Parte 6 – Procedura di opposizione
261
protection», una «déclaration de refus total» o una «déclaration d’octroi partiel de la protection».
8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi assoluti d’esclusione
Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene emesso un rifiuto provvisorio della protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. In questo rifiuto provvisorio vengono fatti valere i motivi relativi e assoluti d’esclusione.
In linea di principio sono trattati prima i motivi assoluti d’esclusione e la procedura di opposizione è formalmente sospesa.
A fini di semplificazione, di seguito è illustrato solo il caso più frequente in cui i motivi relativi e assoluti di esclusione concernono gli stessi prodotti e servizi della registrazione internazionale impugnata.
8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante
Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito rispettivamente un rappresentante è osservato, e il marchio, finalmente, può essere ammesso per intero o parzialmente in relazione a motivi assoluti d’esclusione (cfr. Parte 5, n. 3.2, pag. 106 segg.), tale decisione è trasmessa al recapito rispettivamente al rappresentante e la procedura d’opposizione è proseguita.
Se i motivi assoluti d’esclusione sono mantenuti completamente o parzialmente, tale decisione è notificata al recapito rispettivamente al rappresentante (rinviando alla possibilità di ricorso in virtù dell’art. 33 lett. e LTAF). Se non è presentato ricorso entro il termine, la procedura di opposizione è stralciata poiché priva di oggetto oppure proseguita per i prodotti e servizi non rifiutati. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione dell’esito della procedura di ricorso.
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante entro i termini
Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito rispettivamente un rappresentante non è osservato, è emesso un rifiuto definitivo per motivi assoluti d’esclusione (cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26)213. Se tale decisione non è impugnata e se non è presentata una domanda di proseguimento della procedura, la procedura di opposizione (dopo circa sette mesi) è stralciata poiché priva di oggetto. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione dell’esito della procedura di ricorso o del proseguimento della procedura. La decisione di stralcio è notificata all’opponente tramite pubblicazione nel Foglio federale o mediante l’OMPI in applicazione della regola 23bis ResC (cfr. Parte 1, n. 7.4.4, pag. 50).
213 Segnatamente in virtù dell’art. 42 LPM, degli artt. 16 e 17 OPM - con rinvio alla possibilità di ricorso e proseguimento della procedura ai sensi degli artt. 33 lett. e LTAF e 41 LPM.
Parte 6 – Procedura di opposizione
262
9. Casistica
Tutte le decisioni materiali emesse dal 1° luglio 2008 sono consultabili nell’Assistenza all’esame dell’Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).
263
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
1. Introduzione
Per mezzo della procedura di cancellazione per mancato uso ai sensi dell'articolo 35a LPM, chiunque ha la possibilità di richiedere la cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio in conformità con l'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per il mancato uso.
2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva
Chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35a cpv. 1 LPM; per ulteriori dettagli sulla legittimazione attiva cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.3, pag. 22). La domanda di cancellazione può riguardare sia una registrazione svizzera sia una registrazione internazionale protetta in Svizzera e può essere presentata, al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM) (cfr. anche n. 2.4, pag. 265).
2.1 Domanda di cancellazione
La domanda di cancellazione deve essere presentata per iscritto in due esemplari e deve essere firmata. Può essere inoltrata per e-mail all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.
La domanda di cancellazione deve contenere (art. 24a lett. a–e OPM):
a) il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del richiedente;
b) il numero della registrazione del marchio di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
c) una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;
d) una motivazione della domanda di cancellazione che renda in particolare verosimile il mancato uso;
e) i rispettivi mezzi di prova (cfr. in merito n. 4.1, pag. 267).
Una domanda di cancellazione per mancato uso può anche essere presentata in parallelo a una procedura di opposizione (cfr. Parte 1, n. 6.1, pag. 43). Una domanda di cancellazione presentata dal resistente soggiace agli stessi criteri di ricevibilità previsti per una domanda di cancellazione presentata da terzi. Di conseguenza, il richiedente che è al contempo resistente nella procedura di opposizione è segnatamente tenuto a pagare la tassa di cancellazione e a rendere verosimile il mancato uso; non può limitarsi a invocare il mancato uso del marchio.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
264
Qualora sia presentata una domanda di cancellazione in parallelo a una procedura di opposizione, giusta l'articolo 23 capoverso 4 OPM l'Istituto può sospendere la procedura di opposizione e decidere dapprima in merito alla domanda di cancellazione per mancato uso (Parte 6, n. 4.2, pag. 237). Nel caso di una cancellazione totale della registrazione oggetto della domanda di cancellazione, in linea di principio la procedura di opposizione diviene irricevibile poiché non si fonda più su un marchio anteriore1. Per contro, se la domanda di cancellazione è accolta solo parzialmente, l'Istituto tratta l'opposizione sulla base del marchio parzialmente cancellato.
2.2 Conclusioni
Dalle conclusioni deve emergere che viene chiesta la cancellazione per mancato uso di un determinato marchio in una determinata misura (cfr. art. 24a lett. c OPM). Qualora la domanda di cancellazione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati singolarmente. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione della domanda di cancellazione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo l'avvio della procedura.
Se la domanda di cancellazione riguarda solo una parte dei prodotti e/o servizi registrati, nella stessa occorre precisare in che misura è chiesta la cancellazione (art. 24° lett. c OPM). I prodotti e/o servizi per i quali è impugnato il marchio devono essere indicati nella lingua della registrazione. Nell’ambito delle registrazioni internazionali l’Istituto ha stabilito che la lista dei prodotti e/o servizi deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) e 2) ResC). La stessa regola si applica per analogia alle domande di cancellazione di prodotti e/o servizi. Nel quadro delle procedure di cancellazione per mancato uso contro registrazioni internazionali i prodotti e/o servizi di cui è chiesta la cancellazione vanno quindi sempre indicati in francese.
In caso di ambiguità delle conclusioni, al richiedente viene assegnato un breve termine supplementare entro cui precisarle (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Nell'eventualità di una scadenza inutilizzata del termine non si entra nel merito della domanda.
2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova
La domanda di cancellazione deve essere motivata, in particolare rendendo verosimile il mancato uso ai sensi degli articoli 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM). Pertanto la domanda deve essere corredata dai mezzi di prova a sostegno della verosimiglianza del mancato uso (art. 24a lett. e OPM) (cfr. anche n. 4.1, pag. 267).
Qualora non siano presentate motivazioni o non siano prodotti mezzi di prova appropriati, al richiedente viene assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Se il difetto non è eliminato entro il termine supplementare, non si entra nel merito della domanda.
1 Cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 230.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
265
2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione
La domanda di cancellazione può essere presentata al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).
Per i marchi svizzeri, le informazioni pubblicate in Swissreg permettono di determinare a partire da quale data è possibile presentare una domanda di cancellazione per mancato uso (a questo riguardo cfr. Parte 6, n. 4.3, pag. 238).
Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50a OPM). Se non è stato emesso alcun rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine a disposizione dell'Istituto per la notifica del rifiuto provvisorio di protezione (art. 5.2) PM)2 o con la notifica della dichiarazione di concessione della protezione (regola 18ter 1) ResC)3. Se è stato emesso un rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere nel momento in cui la procedura concernente la protezione in Svizzera è chiusa con decisione passata in giudicato.
Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM l'Istituto non entra nel merito di una domanda di cancellazione presentata prima della scadenza di tali termini.
2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso
La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'Istituto. Si tratta di un importo forfettario che non è calcolato in funzione del lavoro svolto nella singola procedura. La tassa ammonta a 800.– franchi 4.
Se la tassa non è pagata entro il termine fissato (in merito alle condizioni di pagamento e all'osservanza dei termini di pagamento cfr. Parte 1, n. 11.3, pag. 54), la domanda di cancellazione è considerata non presentata e non si procede all'entrata in materia (art. 35a cpv. 3 LPM).
2 L’obbligo di emettere una dichiarazione di concessione della protezione secondo la Regola 18ter 1) ResC è in vigore solo dal 1° gennaio 2011. 3 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», reperibile alla pagina https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapp orto_esplicativo_IT.pdf : il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione (per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della protezione, il termine inizia a decorre alla scadenza del termine per l’emissione di un rifiuto della protezione che è di 12 mesi se è applicato l’AM o di 18 mesi se è applicato il PM. Se è stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame accelerato, il termine decorre dall’emissione della concessione. 4 Cfr. allegato OTa-IPI.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
266
2.6 Seguito della procedura fino alla decisione
Se una domanda di cancellazione è palesemente irricevibile non vi è scambio di allegati (art. 24c OPM). In tal caso l'Istituto emette una decisione d'irricevibilità senza audizione preliminare delle parti.
Una domanda di cancellazione che non è palesemente irricevibile, viene trasmessa al titolare del marchio perché possa inoltrare una risposta (art. 24c cpv. 1 OPM; in merito allo scambio di allegati cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1, pag. 39).
3. Osservazioni generali in merito alla procedura
3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova
Secondo l'articolo 35b LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio. Se ciò avviene, il titolare del marchio deve rendere verosimili l'uso del suo marchio o gravi motivi per il suo mancato uso (in merito al concetto di verosimiglianza cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 31). Sulle parti incombono l'onere della prova nelle fattispecie in questione e la produzione dei rispettivi mezzi di prova5.
3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio
Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio possono essere riunite in un'unica procedura (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non influisce tuttavia sul numero e sull'entità delle tasse dovute per la cancellazione.
Se lo stesso marchio è già oggetto di una domanda di cancellazione, l'Istituto può sospendere altre domande di cancellazione (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 2 OPM). Per motivi di efficienza, l'Istituto può decidere in merito a una delle domande di cancellazione e sospendere il trattamento delle altre domande.
4. Motivi di cancellazione
Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM un marchio può essere cancellato per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Questa disposizione interessa qualsiasi marchio utilizzato in modo non conforme alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM.
Nella sua domanda, il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato (art. 24a lett. d OPM; cfr. n. 4.1, pag. 267).
Per reagire alla domanda di cancellazione, la controparte ha diverse possibilità: può contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio (cfr. n. 4.1, pag. 267) e/o rendere verosimile l'uso del marchio impugnato (cfr. n. 4.2, pag. 267). Ha inoltre la possibilità di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. n. 4.3, pag. 268).
5 In merito ai mezzi di prova cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
267
Se la controparte si limita a contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio invocata dal richiedente, l'Istituto non ordina un secondo scambio di allegati.
La valutazione dell'uso del marchio nell'ambito della procedura di cancellazione avviene in due fasi: l'Istituto verifica dapprima se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del marchio. Questo esame è effettuato d'ufficio, anche qualora la controparte non contesti formalmente la verosimiglianza del mancato uso.
Se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del marchio, in una seconda fase l'Istituto verifica se la controparte ha reso verosimile l'uso del marchio secondo le condizioni di cui all'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso.
4.1 Verosimiglianza del mancato uso
Secondo l'articolo 35b capoverso 1 lettera a LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio. Questa condizione corrisponde all'articolo 12 capoverso 3 LPM, ma dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. L'Istituto, pertanto, prende in considerazione in particolare il genere di prodotti e/o servizi per i quali è contestato l'uso del marchio. Prende altresì in considerazione la persona del depositante.
Il richiedente deve presentare mezzi di prova appropriati. Nella maggior parte dei casi la prova diretta del mancato uso sotto forma di fatto negativo non è fornibile. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. Di norma, in tali circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non è riconosciuta sulla base di un singolo mezzo di prova.
Sono considerati appropriati i seguenti mezzi di prova:
estratto del registro di commercio (in combinazione con altri mezzi di prova); rapporto di ricerche d’uso emesso da terze società; estratto dei risultati di ricerche condotte in rete (p. es utilizzando un motore di ricerca)
incluse le ricerche sull’uso (o sul mancato uso) nel periodo di tempo rilevante condotte negli archivi di Internet;
attestazioni dell’uso da parte di organizzazioni mantello.
In quest'ottica la controparte può contestare le asserzioni e i mezzi di prova del richiedente. Inoltre può produrre mezzi di prova atti a mettere in serio dubbio la verosimiglianza del mancato uso invocato dal richiedente.
Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso.
4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio
La controparte può altresì produrre la prova della verosimiglianza dell'uso del suo marchio conformemente alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM. A tale scopo deve presentare tutti i mezzi di prova appropriati.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
268
Nell'ambito della procedura di cancellazione giusta l'articolo 35a LPM, la valutazione della verosimiglianza dell'uso soggiace agli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione, in cui l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente qualora sia fatta valere l'eccezione del mancato uso. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.3, pag. 241 segg.).
4.3 Mancato uso per gravi motivi
Se il marchio non è utilizzato, la controparte può invocare l'esistenza di gravi motivi che giustifichino il mancato uso. Sono considerate gravi motivi le circostanze che non dipendono dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad esempio restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti per i quali il marchio è protetto. In quest'ambito vanno osservate le considerazioni sulla procedura di opposizione di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.4, pag. 247).
5. Conclusione della procedura
5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale
Se le condizioni per un'entrata in materia non sono soddisfatte6, l'Istituto dichiara irricevibile la domanda di cancellazione e non emette alcuna decisione materiale.
La procedura di cancellazione può essere conclusa senza decisione materiale anche in caso di ritiro, transazione e domande divenute prive di oggetto (cfr. Parte 1, n. 7.2, pag. 45 seg.).
5.2 Decisione materiale
Se la domanda è ricevibile (cfr. n. 2, pag. 263 segg.), l'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione materiale7. A seconda dell'esito della procedura la domanda viene respinta oppure accolta interamente o parzialmente (art. 35b cpv. 1 e 2 LPM). Al contempo l'Istituto statuisce se e in quale misura le spese (tassa e indennità di parte) della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cpv. 3 LPM)8.
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione
L'Istituto respinge la domanda di cancellazione nei casi seguenti:
a) il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM; cfr. n. 4.1, pag. 267);
b) la controparte e titolare del marchio impugnato rende verosimili l'uso del marchio o gravi motivi per il suo mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. b LPM; cfr. n. 4.2 e n. 4.3, pag. 267).
6 Cfr. n. 2, pag. 263 segg. 7 In merito al contenuto della decisione cfr. Parte 1, n. 7.1, pag. 44 segg. 8 Cfr. Parte 1, n. 7.3, pag. 46 segg.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
269
5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione
Se la domanda è giustificata, viene accolta dall'Istituto. Dopo la crescita in giudicato9 della decisione di cancellazione l'Istituto cancella interamente o parzialmente la registrazione concernente (art. 35 lett. e LPM). L'entità della cancellazione dipende dalle conclusioni della domanda (cfr. n. 2.2, pag. 264).
5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione
Se il richiedente rende verosimile il mancato uso solo per una parte dei prodotti e/o servizi o i gravi motivi resi verosimili per il mancato uso riguardano solo una parte dei prodotti e/o servizi, l'Istituto accoglie la domanda solo per una parte (art. 35b cpv. 2 LPM) e la registrazione viene cancellata parzialmente (art. 35 lett. e LPM). In questo contesto si pone la questione delle ripercussioni dell'uso parziale del marchio sulla designazione dei prodotti e/o servizi iscritti nel registro, in particolare qualora siano registrati in relazione a un termine generale.
Nella procedura di cancellazione l'Istituto applica l’approccio adottato nella procedura di opposizione, ossia la cosiddetta soluzione minima estesa10. L’uso parziale ha un effetto perpetuante la tutela per i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità. In caso di uso parziale del marchio o qualora il mancato uso per gravi motivi riguardi solo una parte dei prodotti o servizi, la domanda di cancellazione è accolta unicamente per il resto dei prodotti o servizi. Inoltre, se un marchio è registrato per un termine generale, la registrazione è mantenuta esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali è reso verosimile l’uso secondo i criteri della soluzione minima estesa. Per gli altri prodotti o servizi la registrazione è cancellata (art. 35 lett. e LPM in combinato disposto con l’art. 35b cpv. 2 LPM). In altre parole il termine generale registrato è sostituito con una riformulazione della lista dei prodotti e servizi.
5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali
Dopo la crescita in giudicato della decisione dell'Istituto che ordina la cancellazione totale o parziale, per le registrazioni internazionali viene inoltrata una notificazione ai sensi della regola 18ter 4) ResC all'OMPI.
6. Casistica
Le decisioni di principio formali e tutte le decisioni materiali sono reperibili sul sito web dell'Istituto (https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del- marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio.html ).
9 Cfr. Parte 1, n. 9, pag. 51 segg. 10 Cfr. Parte 6, n. 5.3.5.2, pag. 243.
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Allegato
7. ISO 8859-15 (caratteri stampabili)
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