شيلي

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En autos rol N° C-51.066-2012, caratulados "L’Oreal con Laboratorios Prater S.A" seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, en juicio sumario sobre actos de Competencia Desleal de la ley 20.169, por sentencia de treinta de septiembre de dos mil catorce, que rola a fojas 530 y siguientes, se acogió la demanda deducida por don Juan Pablo Vergara Sotomayor, en representación de la sociedad L’Oreal Chile S.A., en contra de Laboratorios Prater S.A., y se declaró que éste último incurrió en las conductas de las letras a) y b) del artículo 4° de la ley 20.169, condenándolo a cesar los actos de competencia desleal, a abstenerse de seguir comercializando y a retirar del mercado todos los envases de los productos Etienne Delicious Eau de Parfum, Tess’or Cristal Temptations y Amour, y a indemnizar los perjuicios cuya naturaleza y monto se determinará en la etapa de cumplimiento del fallo, con costas.

En contra de dicha sentencia, la demandada interpuso recursos de casación en la forma y de apelación y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el primero y confirmó el fallo, por sentencia de diecisiete de julio de dos mil quince, escrita a fojas 687 y siguientes.

La misma parte interpuso el recurso de casación en el fondo que se pasa a analizar, en contra del referido pronunciamiento.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 3 y 4 letras a) y b) de la ley 20.169, 44, 1698, 1700, 1701 y 1702, todos del Código Civil y 384 y 399 del Código de Procedimiento Civil, éste último, en relación con el artículo 1317 del Código Civil.

Luego de advertir que se referirá conjuntamente a todas las infracciones invocadas, por la estrecha vinculación en que se encuentran unas con otras, el recurrente parte por señalar que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 20.169, debe entenderse como acto de competencia desleal una conducta contraria a la buena fe (un proceder de mala fe o doloso) y a las buenas costumbres que persiga, por medios ilegítimos, desviar clientela desde un agente de mercado a otro, agregando que en el artículo 4° se especifican algunas conductas que han de considerarse tales.

Sobre esa base, niega que su parte haya actuado con dolo y que sea, por ende, un competidor desleal, como lo recogería el voto disidente que transcribe. Sostiene que la sentencia, erróneamente, a su juicio, da por acreditado tal proceder, única y exclusivamente, a partir de la carta de CONAR de 19 de noviembre de 2012, que ni siquiera emana de su parte, sino de un tercero; extracta lo señalado en el considerando 33°, en que el fallo indica "Que, en cuanto al dolo, la carta de 19 de noviembre de 2012 de CONAR relativo al incumplimiento de Etienne es decidora al efecto, ya que a pesar de haberse reconocido competencia por ésta y ser incluso comprensible el no retiro del mercado los productos, ni la suspensión de la elaboración de nuevos productos, sigue haciendo difusión del mismo en nuevos catálogos u otros medios masivos, incluso después de cuatro meses desde la notificación del fallo". Funda el yerro que ataca, en que la carta de CONAR dice relación con publicidad efectuada por un tercero que dentro de muchos otros incluía a Prater, en que el mismo fallo de primera instancia, hecho suyo por el impugnado, indica que Prater no hace publicidad de sus productos y en que dado que el dolo se define como la intención positiva de dañar a otro, según el artículo 44 del Código Civil, dicha norma se infringe al tener por constituido el dolo de parte de Prater como consecuencia del actuar de un tercero, insistiendo en que la publicidad cuestionada por CONAR no emana de Prater y consecuencialmente su emisión y publicación no puede ser producto de la intención positiva de la demandada de dañar a la demandante desviando clientela, en los términos de los artículos 3° y 4° de la ley 20.169, los que por la misma razón estima infringidos.

Indica que el mérito probatorio que se le ha dado a la referida carta es del todo improcedente y que, con ello, se infringen los artículos 1698, 1700, 1701 y 1702 del Código Civil y 399 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1317 del Código Civil, toda vez que por su intermedio no se logra probar el proceder doloso de su parte, es un instrumento privado que se refiere a la publicidad de un tercero y porque el representante legal de Prater declaró, al absolver posiciones, que la empresa no efectúa publicidad de sus productos, lo que es pasado por alto por el fallo, no así por el voto de minoría. Concluye señalando que el fallo ha "infraccionado las normas reguladoras del onus probandi, de la prueba documental y de la confesional ya analizadas, además de las decisoria Litis citadas de la ley 20.169 y el artículo 44 del Código Civil...".

Continúa señalando que las mismas normas han sido infringidas por la resolución de 17 de julio de 2015 (fallo impugnado) al considerar que su parte ha incurrido en actos de competencia desleal al, supuestamente, copiar el envase de un producto de la demandante y el nombre de otros dos, no obstante haberse allegado cuantiosa prueba que acredita que no es efectivo. Lo anterior, agrega, sin perjuicio que L’Oreal no tiene ningún derecho respecto del envase aludido y que el fallo considera pronunciamientos de CONAR sólo en aquella parte que favorece a la demandante y no en lo que la perjudica y que avala el proceder de Prater, lo que implicaría "una evidente infracción a las ya aludidas normas reguladoras de la prueba". A tal efecto, refiere que la sentencia tiene por acreditada la similitud del envase de los productos Hypnose de la actora y Delicious Senses, a partir de un pronunciamiento de CONAR, sin embargo, lo dicho por el mismo organismo al rechazar una reclamación de la demandante en relación con su producto Amor Amor, no es considerado, no obstante ser dos pronunciamientos dictados en el contexto de iguales procedimientos. Reclama, por otra parte, que tanto el fallo de primera como de segunda instancia le restan toda relevancia a los registros marcarios de los nombres de los productos de su parte, prueba que habría sido absolutamente ignorada, no así el voto disidente, que tiene presente esa prueba, para acreditar la buena fe de Prater. Indica que eso constituye otra infracción a los artículos 3 y 4 de la ley 20.169 y al artículo 44 del Código Civil, ya que su parte habría acreditado el registro de sus marcas ante la autoridad competente, en el contexto de un procedimiento que le permite a L’Oreal oponerse, cuestión que no ha hecho en la mayoría de los casos y que en aquel que lo hizo, su alegación fue desechada, nada de lo cual es considerado por los sentenciadores. Insiste en que resulta inconsistente con un proceder doloso tener registradas todas sus marcas y darle a L’Oreal la oportunidad de oponerse y que toda la prueba relativa a este aspecto ha sido ignorada.

Termina transcribiendo un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción (rol547-2014) que considera relevante porque permite distinguir la competencia dura, de la desleal. Refiere, por último, la forma en que los citados errores habrían influido en lo dispositivo del fallo.

Segundo: Que para una cabal comprensión del asunto controvertido, es menester señalar que la demandante, que se identifica como parte de un grupo internacional con presencia en más 120 países y es licenciataria de diversas marcas que comercializa, entre las cuales se encuentran Vichy, Garnier, Biotherm, Armani, Cacharel, Lancome, Ralph Laurent, reclama que la demandada ha imitado sus productos, ocasionando perjuicios, desviación ilegítima de mercado, daño en la imagen y prestigio, y desvalorización, transgrediendo normas de competencia desleal. Las marcas afectadas son Lancome, para su producto Hypnose Eau Legere, y Cacharel, para sus productos Tresor y Amor Amor; respecto del primero, ha copiado su envase, único, lujoso y moderno, creado pensando en su objetivo de marketing y que busca resaltar la exclusividad del producto, mediante el producto Etienne Delicious Senses Eau de Parfum; respecto del segundo, la imitación es a través del lanzamiento al mercado de un perfume Tess’or, en versión crema y perfume, que imita los envases de su parte, en diversos elementos distintivos, como color, tipografía, packing, aroma y especialmente el nombre del producto; y en relación al último, la demandada comercializa un perfume que denominó Amour, en este caso los envases no son tan semejantes, pero sí los nombres de los productos.

La demandante sostiene que la demandada, con tales conductas, ha incurrido en actos de competencia desleal, de las contempladas en los artículos 3° y 4° letras a) y b) de la ley 20.169, y solicita que se condene a la demandada a hacer cesar dichos actos, ordenándole abstenerse de seguir comercializando y retirar del mercado todos los envases del producto Etienne Delicious Sense Eau de Parfum y de abstenerse de seguir comercializando y retirar del mercado todos los productos Tess’or Crystal Temptations de Etienne y Amour de Etienne, condenándola, además, a la indemnización de perjuicios cuya especie y monto se reserva para discutir en la etapa de ejecución del fallo.

Tercero: Que son hechos establecidos por los jueces del fondo, los siguientes:

- Ambas empresas comercializan perfumes;

- Las partes obtuvieron un pronunciamiento de carácter ético de CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria), en relación con la publicidad de los perfumes; dicho dictamen de 22 de junio de 2012, da cuenta que se impugnó por parte de L’Oreal Chile S.A., para su perfume Hypnose, la publicidad en el envase de Laboratorios Prater, para Etienne Delicious Senses Eau de Parfum; aclara que la competencia se limita a los avisos o mensajes publicitarios, entendiendo por ellos "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo, medio de comunicación, o canal de expresión, incluyendo envases, etiquetas, folletos, catálogos, correo directo, telemarketing, internet, material de punto de venta y publirreportajes, con el propósito de influir en sus opiniones o conductas", y conforme a ello, que los envases estén o no registrados es un elemento a considerar pero no es lo único importante, ya que lo que se revisa es el apego a la ética. Y en este caso estima que hay similitud especialmente en el color y en el envase de vidrio, aunque no en la caja, último elemento que no es suficiente para diferenciarlo, ya que en la mayoría de los avisos en publicaciones de belleza, este tipo de producto se muestra sin el embalaje, cuestión que también ocurre cuando se ofrecen a probar al público; agrega que el producto de la reclamente es anterior al de Etienne, por lo que el segundo ha imitado al primero; finaliza indicando que el good will no fue acreditado y en definitiva acoge el reclamo respecto de la publicidad del envase, "el cual no debiera seguir utilizándose";

- CONAR envió una carta a Laboratorios Prater S.A., el 19 de noviembre de 2012, en que señala que estima entendible que cuando exista un dictamen ético relacionado con la publicidad de un envase, exista un tiempo prudente para agotar el stock existente, suspendiendo la elaboración de nuevos productos, pero cosa distinta es que se siga haciendo difusión del mismo en catálogos u otros medios masivos, incluso después de cuatro meses desde la notificación del fallo. El Directorio de CONAR concluye solicitando la adopción de las medidas necesarias para agotar el stock del producto, evitando cualquier tipo de difusión del mismo, sea realizado por Laboratorios Prater o por terceros que comercialicen o distribuyan el producto.

- Respecto del Perfume Hypnose, cuyo envase de vidrio se parece al de Etienne Delicious, la prueba acompañada arroja una evidente similitud, ya que ambos tienen forma alargada como escultura torcida, de la misma gama de colores, uno más cercano al lila y el otro al azul, e incluso sus tapas y cajas de embalaje, son aliladas y azules;

- Los productos en disputa comparten uno o más sectores de venta, tanto el imitador como el imitado, si bien se ofrecen en lugares distintos, también lo hacen en las mismas multitiendas en que los compradores adquieren muchas veces con créditos y tarjetas de descuento y promociones;

- Aunque los productos L’Oreal van dirigidos a un segmento de lujo y la imitación a un circuito "mass market" (segmento masivo), se venden en las mismas superficies de las grandes tiendas, una al lado de la otra, sin hacer una diferenciación;

- En lo que respecta al perfume Tresor, la gama de colores y especialmente la misma fonética (Tess’or) utilizada por el producto Etienne, hacen que resulte una copia barata y burda del original, lo que le resta exclusividad;

- En cuanto al producto Amour, claramente el nombre que lo define es similar al de Amor Amor, existiendo parecidos, además, en los envases, especialmente en la gama de colores utilizados;

- La actuación de la demandada, a raíz de la puesta en el mercado de imitaciones de productos exclusivos de la actora, sin gastos de publicidad y aprovechándose del trabajo de marketing de su competidora, ha influido en el mercado y en la disminución de ventas de L’Oreal.

Cuarto: Que, sobre la base de los hechos antes descritos, los jueces del fondo reflexionaron, en cuanto al perfume Hypnose, que el parecido en el envase resulta definitivo en las campañas de venta, puesto que al ser identitarios, permiten al público asociar el producto específico a la marca, jabones, crema, lociones, etc.; que si bien habrá un público fiel al producto original que reconocerá sus sutilezas en comparación al imitador, hay un segmento del público, más masivo, que estará sujeto a permanente confusión y que incluso si se aceptara que por estar dirigidos a distintos públicos, no debería producirse confusión, lo cierto es que también se produce una afectación de imagen del producto original, ya que le resta exclusividad. Y en cuanto al dolo, señalan que la carta de 19 de noviembre de 2012 de CONAR, relativa al incumplimiento de Etienne resulta decidora, ya que al haberse reconocido competencia por ésta y ser incluso comprensible el no retiro del mercado de los productos ni la suspensión de la elaboración de nuevos productos, sigue haciendo difusión del mismo en catálogos u otros medios masivos, incluso después de 4 meses desde la notificación del fallo. "En la misma dirección", agregan, que no puede dejarse de advertir la desidia del absolvente, don Juan Domingo Maldonado Morales, quien siendo gerente de administración y finanzas de la compañía y su representante legal, con 20 años de experiencia en el rubro de los perfumes, niega, sin embargo, conocer los productos de la actora, señalando desconocer incluso el monto de sus propias ventas, agregando que, a propósito del fallo de CONAR, cambiaron el color de la etiqueta para diferenciarse, "lo cual, como se reseñó anteriormente, no modificó siquiera sustancialmente el envase".

Concluyen, finalmente, que se cumplen en la especie las hipótesis de las letras a) y b) del artículo 4 de la ley 20.169, ya que la demandada se ha aprovechado de la reputación ajena para incrementar sus ventas en perjuicio de la actora y ha hecho uso de signos distintivos de envases y colores y aún de nombres de tres perfumes que imitan Hypnose de Lancome, Tresor y Amor Amor de Cacharel, que se venden bajo licencia y/o amparo de L’Oreal, lo que ha redundado en la afectación de los mercados de esta última; califica dichos actos como de competencia desleal y da lugar a lo pedido.

Quinto: Que el artículo 3° de la ley 20.169, que Regula la Competencia desleal, establece que "En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela del mercado".

El artículo 4°, a su turno, prescribe que "En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal, los siguientes:

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero;

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, naturaleza, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos".

Sexto: Que el citado artículo 3° consagra lo que la doctrina denomina una cláusula general prohibitiva, que establece genéricamente las conductas que han de ser tenidas como desleales y que debe aplicarse cuando no exista un tipo específico de deslealtad aplicable. Dichos tipos específicos se encuentran regulados en el artículo 4° de la ley y, como tales, se entiende que son expresión de la conducta genérica descrita en la cláusula general, que comprende dos elementos, i) se trata de una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres y ii) tal conducta persigue desviar clientela de un agente del mercado, a través de medios ilegítimos. Dicho en otros términos, la norma establece una presunción en el sentido que las conductas que describe en el artículo 4°, son contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres y persiguen desviar clientela de un agente del mercado, de manera que basta con acreditar el tipo específico que se invoca, para entender que se está ante un acto de competencia desleal.

En la especie, la sentencia impugnada ha establecido que se cumplen las hipótesis de las letras a) y b) del artículo 4 de la ley 20.169, ya que la demandada se ha aprovechado de la reputación ajena para incrementar sus ventas en perjuicio de la actora y ha hecho uso de signos distintivos de envases y colores y aún de nombres de tres perfumes que imitan Hypnose de Lancome, Tresor y Amor Amor de Cacharel, que se venden bajo licencia y/o amparo de L’Oreal, lo que ha redundado en la afectación de los mercados de esta última.

Dicha conclusión tiene su fundamento claro en los hechos que se dieron por acreditados y que se encuentran descritos en el motivo segundo, los cuales, ciertamente, dan cuenta de una conducta objetiva que es contraria a las normas de corrección que exige la ley, como es imitar el envase de un perfume característico de un competidor, que se encuentra posicionado en el mercado, y los colores, fonética y nombres de otros de sus productos. Dichas conductas, por sí solas, revelan que se ha intentado desviar la clientela de un agente del mercado como es la demandante, a través de medios ilegítimos, que demuestran un obrar de mala fe.

Séptimo: Que se equivoca, pues, el recurrente cuando pretende que la sentencia ha establecido la existencia del dolo únicamente a partir del considerando en que se refiere a la carta enviada por el CONAR de 19 de noviembre de 2012 en que reprocha el incumplimiento de la demandada (motivo 33°). De hecho, como se dijo, la actora no estaba conminada a acreditar el dolo, desde que también fundó su demanda en la concurrencia de los tipos específicos de las letras a) y b) del artículo 4° de la ley 20.169, que lo comprenden, y, por otra parte, es menester precisar que el objetivo del artículo 3° de la ley, al referirse al dolo, no apunta a tener que acreditar elementos subjetivos, sino que, como la doctrina ha concluido, basta que se hayan violado las normas objetivas de conducta que establece la ley en su artículo 3°, ya que de tener que probarse el dolo o la culpa del infractor, no se daría la protección debida a los intereses de los consumidores y del mercado, lo que permite sostener que "solo es necesario que se comprueben los medios ilegítimos de que se valió el infractor para desviar clientela y que resulten contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres mercantiles, para que la acción sea procedente". (Oscar Contreras Blanco, La Competencia Desleal y el deber de Corrección en la ley Chilena, Ediciones UC, 2012, pp. 97 – 100; 162). Con todo, si bien no son necesarios esos elementos subjetivos, comúnmente estarán presentes al producirse la conducta desleal y, de alguna manera, es lo que pretendió destacar la sentencia en el motivo que el recurrente ha atacado.

Octavo: Que, por las razones anotadas, no existe infracción al artículo 44 del Código Civil, como tampoco a los artículos 3° y 4° letras a) y b) de la ley 20.169, por lo que el recurso, en esa parte, habrá de ser desestimado.

En lo que dice relación con las otras normas denunciadas, que el recurrente designa en forma genérica como "normas reguladoras de la prueba" –artículos 1698, 1700, 1701 y 1702 del Código Civil, 384 y 399 del Código de Procedimiento Civil, este último en relación con el artículo 1317 del Código Civil– lo cierto es que el recurso se refiere a ellas en forma conjunta y no explica ni desarrolla cómo se habría producido la infracción de cada una de ellas, por lo que no se satisfacen las reglas básicas que exige el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, respecto del escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo, a saber, i) expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida y, ii) señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Por otra parte, de la lectura del recurso se desprende que el recurrente echa de menos el análisis y ponderación de determinados documentos probatorios que, a su juicio, contribuirían a controvertir la mala fe que se le atribuido en la sentencia –como los dictámenes en que CONAR habría rechazado otros reclamos de la actora– sin embargo, no es esta la vía recursiva para impugnar dicha falta u omisión.

En cuanto al reproche consistente en que se habría pasado por alto el análisis de la prueba relativa a las marcas registradas por la demandada, lo cierto es que el fallo impugnado se refiere, concretamente, a esa alegación y descarta que las copias de los registros de las marcas Etienne Tess’or, Etienne Delicious Senses y Amour Etienne puedan alterar lo razonado o aportar a la resolución del conflicto, desde que "en autos no se discute un problema marcario, sino actos de competencia desleal en que, en parte, se imputa a la demandada en su segundo y tercer producto, de alguna manera, imitar los nombres Tresor y Amor Amor de perfumes comercializados por L’Oreal.". Lo anterior es concordante, por lo demás, con la regulación contemplada en la ley 20.169, que no impide que una conducta que puede ser calificada como de competencia desleal, genere o pueda generar distintas acciones regidas por estatutos jurídicos diferentes, en la medida que prevé, en forma expresa, en el artículo 2° del cuerpo legal citado que, "Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de la misma conducta y ante los tribunales competentes una o más de las siguientes acciones...", refiriendo luego los estatutos de relativos a la libre competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual e industrial.

Noveno: Que, por las reflexiones efectuadas, el presente recurso habrá de ser desestimado.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada, a fojas 692, en contra de la sentencia de diecisiete de julio de dos mil quince, escrita a fojas 687.

Redactó la ministra Andrea Muñoz S.

Regístrese y devuélvase con todos sus agregados.

N°15.897-2015

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Ministro Suplente señor Alfredo Pfeiffer R., y los abogados integrantes señores Jaime Rodríguez E., y Jorge Lagos G. No firma el Ministro Suplente señor Pfeiffer, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.