إسبانيا

SENTENCIA ES: JMB:2018:6

ANTECEDENTES DE HECHO:

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. (“Nestlé”) es titular de las patentes de invención EP1472156 - ES2260626 (“EP 156”) y EP1808382 - ES2407963 (“EP 382”) referidas a las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ Dolce Gusto". En concreto, cápsulas de café y otras bebidas tales como tés, chocolates, infusiones, etc., usadas en las máquinas de preparación de bebidas "NESCAFÉ Dolce Gusto".

La patente EP 156 lleva por título "cápsula cerrada con medios de apertura" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

Se solicitó el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de patente europea nº 03729465.9, que reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002. Se concedió el 29 de marzo de 2006, su validación en España se solicitó el 5 de junio de 2006 y el folleto en español fue publicado el 1 de noviembre de 2006, con el número ES 2.260.626.

La patente EP 156 contiene 27 reivindicaciones, de las cuales la 1 y la 25 son independientes, siendo las restantes dependientes directa o indirectamente de las dos independientes.

La patente EP 382 lleva por título "cápsula cerrada con una copa que tiene medios de abertura" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

La EP 382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP 156. Se solicitó el 19 de marzo de 2007. Se concedió el 6 de marzo de 2013, su validación en España se solicitó el 13 de mayo de 2013 y el folleto en español fue publicado el 17 de junio de 2013. También reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002.

Esta patente tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la 1 es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de ésta.

FAST EUROCAFÉ, S.A. (“Fast”) ha ofrecido y comercializado en España cápsulas controvertidas que pueden clasificarse o dividirse en dos tipos o formatos, las "Capsulas V1" y las "Cápsulas V2" que, a su vez, pueden subdividirse en función de la bebida que contengan, esto es café molido o bebida soluble.

Las cápsulas de café bajo la marca "Me piachi m me gusta" (“Me piachi”), compatibles con las máquinas de café "NESCAFÉ Dolce Gusto" constan ofrecidas y comercializadas, como mínimo, hasta en junio de 2015 (tipo V1) y agosto de 2015 (tipos V1 y V2).

Fast también ha importado cápsulas comercializadas bajo la marca blanca "Bonpreu", por la cadena de supermercados BONPREU, como mínimo hasta en octubre de 2015 (tipo V2).

Con fecha 14 de enero de 2016, Nestlé presentó demanda de juicio ordinario contra Fast en la que ejercita una acción de infracción de las patentes de invención EP 156 y EP 382 que protegen la tecnología presente en las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ Dolce Gusto".

Emplazada Fast, presentó escrito de contestación en fecha de 15 de marzo de 2016 en el que se opone a las pretensiones de Nestlé y formula demanda reconvencional en la que solicita la nulidad de las patentes controvertidas.

RESUMEN:

El tribunal comienza por analizar detenidamente el ámbito de protección de la patente en base a lo dispuesto en el artículo 69.1 y 84  del Convenio de Patente Europea, pues entiende que es preciso, primero, interpretar el alcance del contenido de las reivindicaciones y, solo después, analizar la validez.

Lo mismo ocurre en ámbito del análisis de la infracción, pues afirma que la previa determinación del alcance del ámbito de protección de la patente, en general, y de sus reivindicaciones y características técnicas, en particular, serán el presupuesto necesario para un posterior análisis de subsunción de las realizaciones cuestionadas dentro de los límites del contenido material del título de la exclusiva.

En base a ello concluye que la determinación del alcance de protección de la patente, aún interpretado siguiendo el Protocolo del art. 69 del CPE, no puede mutarse o hacerse depender, a conveniencia, del correspondiente análisis, ya de infracción ya de validez; esto es, los límites del derecho de exclusiva no pueden ser diferentes ni pueden configurarse en función del juicio a realizar. Al contrario, éste siempre tendrá por presupuesto un contenido material, interpretado o interpretable, pero siempre será el mismo y será previo al estudio de la validez y de la infracción.

Acto seguido, el tribunal procede a analizar detenidamente el ámbito de protección de las patentes EP 156 y EP 382.

En cuanto al requisito de la novedad, el tribunal afirma que para hacer la valoración ente lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado. Conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimiento han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimiento que le suministren los peritos. El tribunal precisa que la función de los peritos es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica.

En cuanto a las divulgaciones, el tribunal, tomando como referencia las directrices de la Oficina Europea de Patentes (“EPO”) y las decisiones de la Cámara de Recursos, distingue entre divulgaciones expresas e implícitas.

En cuanto a la falta de novedad de la patente, EP 156 el tribunal analiza los diferentes documentos de estado de la técnica proporcionados por Fast y concluye que la patente EP 156 es válida tanto en sus reivindicaciones independientes como en las dependientes. El tribunal añade que Fast no hace un correcto análisis comparativo, característica por característica, entre cada uno de los documentos antecedentes y las reivindicaciones cuestionadas, sino que más bien efectúa interpretaciones subjetivas de dichos documentos y sus características o, simplemente, de sus dibujos, en un intento vano de acomodarlos o adaptarlos a las características técnicas de las patentes.

En cuanto a la falta de novedad de la patente EP 382, en base al informe pericial el tribunal considera que la patente EP 382 es válida tanto en su reivindicación independiente como en las dependientes.

En cuanto a la falta de actividad inventiva, el tribunal utiliza el método problema-solución, utilizado por la EPO y el tribunal destaca que no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen ex post facto de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

El tribunal pone de manifiesto que del examen de la demanda reconvencional y del informe pericial aportado por Fast, se evidencia o una inaplicación de los pasos del método problema-solución, no siguiendo la sistemática que requiere dicho método problema o, un planteamiento erróneo del problema técnico a resolver.

Por ello, concluye que no ha quedado demostrada la falta de actividad inventiva ni de la patente EP 156 ni de la patente EP 382.

En cuanto a la insuficiencia descriptiva de la patente EP 156, el tribunal también rechaza el motivo porque la argumentación efectuada por Fast, que es sobre quien recae la carga de la prueba, no pasa de una mera alegación sin sustento probatorio alguno.

En cuanto a la infracción del objeto de la protección, en base al contenido de los informes periciales el tribunal concluye que las cápsulas V2 de la demandada reproducen la totalidad de las características de la Reivindicación 1 de las patente EP 156 y EP 382, por lo que caen dentro del ámbito de protección de la misma e infringen los derechos de exclusiva de Nestlé.

En relación a las cápsulas V1, dado que la parte demandada no aporta prueba pericial en relación a las mismas, el tribunal da por reproducidas sus anteriores consideraciones en relación a V2 también respecto de este tipo de cápsulas, remitiéndose a los informes periciales aportados a los efectos de dar por acreditada la infracción las patentes también en esta modalidad.

Por todo ello, el tribunal concluye que las cápsulas comercializadas por Fast bajo la marca " Me piachi m me gusta " y "Bonpreu", invaden el ámbito de protección de la patentes EP 156 y EP 382.

En el presente caso, dada la relevancia y trascendencia comercial del objeto de protección de estas patentes, el tribunal considera oportuna la publicación de la sentencia ya no solo como mecanismo particular de resarcimiento para el titular de las patentes sino como medio de información para el público consumidor en general.

En relación a alegación de la falta de explotación de la patente efectuada por Fast, el tribunal la considera suficientemente acreditada la misma de la lectura del informe pericial aportado por Nestlé, sin que por parte de Fast, que es quien niega dicha explotación, se haya aportado informe técnico pericial que pruebe lo contario.

En relación al daño por lucro cesante por la infracción de las patentes EP 156 y EP 382, Nestlé lo calculará tomando en consideración, de conformidad con el Art. 66.2 a) de la Ley 11/1986, de Patentes (LP), el criterio de los beneficios obtenidos por la demandada Fast con la comercialización de sus productos infractores.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que analiza detenidamente conceptos como la determinación del ámbito de protección de la patente, la distinción entre perito y experto en la materia así como la aplicación del método problema-solución para determinar la existencia o no de actividad inventiva. Por último, en cuanto al requisito de la insuficiencia de la descripción la sentencia aclara la necesidad de probar que no concurre dicho requisito, pues no basta con una mera alegación, ya que la carga de la prueba recaer sobre quien alega la insuficiencia de la descripción.