إسبانيا

SENTENCIA ES:APA: 2019:199

ANTECEDENTES DE HECHO:

Alpargatas, S.A. (“Alpargatas”) es titular y, Alpargatas Europe, S.L.U. (“Alpargatas Europe”), es distribuidora y licenciataria exclusiva en el territorio de Europa, Oriente Medio y África de las marcas de la Unión Europea “HAVAIANAS” para designar, entre otros, productos de la clase 25.

Marcas por Menos, S.L. (“Marcas por Menos”) adquirió en Panamá en el año 2015 sandalias originales identificadas con las marcas de la UE de Alpargatas y Alpargatas Europe y las introdujo a través de la Aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero quedando almacenadas en unas instalaciones sitas en Riofrío (Burgos) y, posteriormente, las ofreció y/o vendió a una empresa sita en Reino Unido (Happy Sport LTD) para su ulterior comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin haber obtenido la autorización de la titular de la marca o de un tercero con su consentimiento.

Alpargatas y Alpargatas Europe enviaron un requerimiento para el cese de la conducta infractora en el mes de julio de 2015, que no fue atendido por Marcas por Menos. Por ello, ejercitaron conjuntamente una acción de infracción de sus marcas al amparo de lo previsto en el artículo 9 del RMUE contra Marcas por Menos en la que dedujeron las siguientes pretensiones: (i) acción declarativa de la infracción de las marcas de las actoras; (ii) acción de condena a la cesación, remoción, destrucción, indemnización de daños y perjuicios por daño emergente y al beneficio ilícito obtenido por la infractora en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda con idéntica conducta infractora y; a la sanción de 600 euros por cada día de incumplimiento en el cese del uso de las marcas.

La sentencia de instancia desestimó la demanda porque si bien consta la comercialización de las sandalias en el Reino Unido, no se ha acreditado que la mercantil demandada fuera quien las comercializara ni tampoco consta que conociera que su adquirente tuviera esa finalidad.

Frente a dicha sentencia Alpargatas y Alpargatas Europe presentaron recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones: 1) inaplicación de la doctrina establecida en la STJUE 18 de octubre de 2005 (asunto C-405/03); 2) error en la valoración de la prueba porque (i) consta el ofrecimiento para la venta y la venta por parte de la demandada; (ii) consta que la mercancía está siendo comercializada en el EEE; (iii) consta indiciariamente que la demandada conocía que la finalidad de la mercancía por ella vendida era su comercialización en el EEE.

RESUMEN:

El tribunal comienza afirmando que la doctrina contenida en la STJUE de 18 de octubre de 2015 es de aplicación en este caso porque señala los supuestos en los que el titular de la marca puede oponerse frente al operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero y extrae las siguientes conclusiones: (i) el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos; (ii) el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad; (iii) la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de las mercancías "no comunitarias" corresponde al titular de la marca.

En este caso, corresponde a Alpargatas y Alpargatas Europe probar que, aunque Marcas por Menos dispusiera de las mercancías en régimen de depósito aduanero o tránsito externo, realizó actos de ofrecimiento y/o venta que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE.

La Sala llega a la conclusión de que ha resultado probado a través de prueba indiciaria que Marcas Por Menos ha realizado actos de ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de "mercancías no comunitarias" que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido.

Asimismo, considera que no cabe exigir a Alpargatas y Alpargatas Europe la prueba directa de que la demandada conociera que el destino de las mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE, sino que basta con la prueba indiciaria referida. De otro lado, no ha probado la demandada que su oferta y venta de las sandalias tuviera un destino distinto del territorio del EEE ni que hubiera adoptado precauciones o cautelas para asegurar ese destino, máxime cuando ya había sido requerida por las actoras en el año 2015 para que se abstuviera de realizar cualquier conducta infractora.

El tribunal concluye que no puede Marcas por Menos ampararse en los regímenes suspensivos aduaneros para eludir el ius prohibendi de las actoras cuando aquélla realizó actos de ofrecimiento y venta de sus productos a terceros que iban a comercializar los productos en el EEE porque de lo contrario estaríamos admitiendo un evidente fraude de ley (artículo 6.4 del Código civil) en el que la norma de cobertura sería el régimen suspensivo aduanero (mercancías incluidas en régimen de depósito aduanero y de tránsito externo) y, la norma infringida sería el ius prohibendi de Alpargatas y Alpargatas Europe.

Por ello, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia de instancia y acuerda la cesación de la conducta infractora, la remoción y de destrucción de los productos infractores y la indemnización de los daños y perjuicios tanto en relación con el daño emergente (por importe de 7.596,00. £) como con el lucro cesante y una multa coercitiva de 600 euros al día.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que aclara que cabe la posibilidad de que el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero vulnere los derechos del titular de la marca en determinados supuestos. Asimismo, precisa que no puede emplearse la normativa aduanera como norma de cobertura para justificar una infracción marcaria, pues ello incurriría en un fraude de ley del artículo 6.4 del CC.