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SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

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Santa Cruz de Tenerife

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Rollo: Recurso de apelación

Nº Rollo: 0000835/2018

NIG: 3803847120150000662

Resolución:Sentencia 000091/2019

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen:0000583/2015-00

Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Demandado: Juan Manuel

Apelado: HARPALANI S.L.; Abogado: Carlos Martinez-Almeida Morales;Procurador: Maria De Los Angeles Patiño Beautell

Apelante: Pedro Jesús ; Abogado: Javier Anastasio MaestreRodriguez; Procurador: Ana Belen Armas Vico SENTENCIA

Rollo núm. 835/2018.

Ilmos. Sres.

Presidente

Don Pablo José Moscoso Torres.

Magistrados

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Doña Pilar Aragón Ramírez.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de marzo de dos mil diecinueve.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integradapor los Magistrados antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contrala sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife,en los autos núm.583/15, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobrenulidad de marca y promovidos, como demandante, por DON Pedro Jesús ,representado por la Procuradora doña Ana B. Armas Vico y dirigido por elLetrado don Javier Maestre Rodríguez, contra la entidad HARPALANI S.L.,representado por la Procuradora doña María Ángeles Patiño Beautell y dirigidopor el Letrado don Carlos Morales Martínez Almeida, ha pronunciado, EN NOMBREDE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Magistrado don Pablo JoséMoscoso Torres, con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resoluciónapelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrada-Juezdoña Raquel Alejano Gómez dictó sentencia el veintisiete de septiembre de dosmil diecisiete cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:"FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por laprocuradora Dña. Ana Belén Armas Vico en nombre de D. Pedro Jesús , absolviendoa la demandada Harpalani SL de las pretensiones formuladas en su contra y concondena en costas a la actora.".

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentóescrito en los autos por la representación de la parte demandante, en el queinterponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de lasalegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a lasdemás partes por diez días, sin que conste que en el referido plazo sepresentara escrito alguno por la parte apelada.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y deoposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo,designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el díaveintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se inició ladeliberación del asunto que siguió en sesiones posteriores del tribunal hastasu definitiva votación en la reunión del seis de febrero pasado.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observadolas prescripciones legales, excepto en lo referido al plazo para dictarsentencia, excedido por tener que atender a otros asuntos pendientes en estaSección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. La sentencia apelada desestimó la demanda en la quela actora ejercitaba las acciones de nulidad de la marca"perfumes.es", por usar términos descriptivos y tener una falta deaptitud diferenciadora así como por la mala fe en el registro;subsidiariamente, la de caducidad de la misma marca por falta de uso y, finalmentey "en cualquier caso", la negatoria de servidumbre a través de la quese pretendía la declaración de que el registro y uso del dominiolt;perfumes.esgt; por parte del demandante no constituye una infracción de lamarca de la que es titular la demandada.

2.           Dicha resolución, tras desestimar la excepción de falta delegitimación activa opuesta en primer lugarpor la demandada, alude y da porreproducidas a la decisión adoptada por el experto de la Cámara de Comercio deEspaña de 18 de septiembre de 2015, y, en síntesis, señala (i) que la marca"perfumes.es" consta registrada debidamente y no cabe su impugnacióncomo genérica, de modo que nada ha acreditado el actor que determine ladeclaración de nulidad de la marca; (ii) que, en relación con la acción de caducidadpor no uso, hay que estar a lo que resultó acreditado y recogido en la decisióndel experto ya mencionada, y (iii) que en relación con "la solicitud denulidad o caducidad parcial", se trata de una marca inscrita bajo la clase35 de la clasificación de Niza que corresponde a los servicios que presta lademandada a través de la web lt;perfumeses.esgt;, lo que excluye su nulidad.

3.           El demandante no está de acuerdo con la sentencia dictada y hainterpuesto recurso de apelación frente a lamisma en el que tras exponer en susprimeras alegaciones la explicación del conflicto y los antecedentes del caso(reproduciendo gran parte del escrito de demanda) así como la naturaleza delprocedimiento extrajudicial seguido para la decisión del experto a la que se hahecho mención (y que queda sin efecto en el momento en que la controversia sesuscita en la sede judicial ordinaria), formulando las siguientes alegaciones:

(i)           Las cuestiones objeto de controversia, en concreto (i') sobre elobjeto litigioso, es decir, si existe infracciónde marca; (ii') sobre elpronunciamiento de la sentencia impugnada que ha actuado como si se tratara deuna impugnación de la decisión extrajudicial previa, que no tiene el carácterde laudo o decisión en un procedimiento de mediación, de modo que ese procedimientoextrajudicial queda sin efecto una vez se plantea la controversia en sedejudicial que debe resolver la cuestión.

(ii)          Dicha resolución ha violado los derechos fundamentales del actorpor incongruencia omisiva al no resolversobre la acción principal que sesuscita y por falta de motivación, pues no analiza si realmente concurren losrequisitos para apreciar la eventual existencia de infracción de marca.

(iii)        La necesidad de la estimación de la acción negatoria de infracciónde marca, y ello (i') por la prescripción decualquier acción de infracción demarca que pudiera corresponder a la actora; (ii') por ser la marca un términogenérico (perfumes) cuyo uso no puede prohibir, por lo que no hay infracción demarca al ser ambos signos compatibles en el mercado; (iii') por el intento deapropiarse de los dominios con base en la marca de que es titular, lo queconstituye una manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca; (iv) lanulidad y caducidad de la marca, pues en relación con la nulidad, (i') usatérminos descriptivos y tiene una falta de aptitud diferenciadora y (ii') hubomala fe en su registro, y con respecto a la acción de caducidad, la demandadano ha aportado pruebas sobre el uso efectivo de la marca, salvo su uso comonombre comercial.

4. La parte apelada no presentó escrito alguno en el plazo que sele confirió para que presentara oposición al recurso o, en su caso, impugnaciónde la sentencia.

SEGUNDO.- 1. Planteado el recurso en esa exposición de síntesis,hay que partir necesariamente de la legitimación de la actora cuya falta seopuso en primera instancia por la parte demandada, pues siendo desestimada enla sentencia de primera instancia esta excepción (de forma correcta además),ese concreto pronunciamiento favorece al actor apelante y ha sido tácitamenteconsentido por la entidad demandada que no ha presentado escrito de oposiciónal recurso ni de impugnación de la sentencia en ese concreto pronunciamiento,único que le ha resultado desfavorable.

2.           Al margen de lo anterior, y sobre las dos primeras alegaciones delrecurso (íntimamente relacionadas enla medida en que se denuncia el vicio deincongruencia por falta de motivación -segunda alegación-, sobre lo queconstituye el objeto principal del proceso integrado desde la perspectiva delactor por la inexistencia de la infracción de marca - alegación primera-) sepuede convenir que en este proceso se reproduce la cuestión planteada en elprocedimiento extrajudicial previo (que, en efecto, no tiene la naturaleza deuna procedimiento arbitral o de mediación -no aceptado voluntariamente por elactor-), pero esa cuestión se suscita indirectamente a través del ejercicio delas acciones planteadas en la demanda, por medio de las cuales este pretendecontrarrestar, legítimamente, la decisión del experto adoptada en dichoprocedimiento, en concreto, la de que "el nombre de dominiolt;perfumes.esgt; sea transferido al Demandante gratuitamente" (la entidaddemandante en este procedimiento).

Se trata, pues, de enfoques diferentes en uno y otroprocedimiento, que tiene también naturaleza distinto; el extrajudicial seencuentra previsto como un auxilio judicial en el seno de la OMPI, a través delCentro de Arbitraje y Mediación de este organismo con sede en Ginebra, sobre labase del marco jurídico representado, en el ámbito de los nombres de dominio,por las normas incluidas en la Política Uniforme de Solución de Controversiasen materia de nombres de dominio (UDPR en sus siglas inglesas), y regulado,entre otras, por la Instrucción del Director General de la Entidad PúblicaEmpresarial de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamentodel procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres dedominio bajo el código correspondiente a España (".ES"). El actor ensu demanda alude al art. 11 de dicho Reglamento (sobre la eficacia de losprocedimientos judiciales) que permite acudir a las partes a la jurisdiccióncompetente "en cualquier estado del procedimiento", señalando su núm.3 que "en todo caso se estará a lo que establezca la resolución del órganojurisdiccional que haya conocido la controversia objeto del procedimiento deresolución extrajudicial regulado en el Reglamento".

3.           Por tanto, no se trata estrictamente del planteamiento en esteproceso de la misma controversia suscitadaen ese procedimiento extrajudicialprevio, porque si así lo fuera habría que estar al marco jurídico representadopor las normas de la UDPR a las que se ha hecho mención, normas a las que se haatenido el experto ya mencionado, sino que el actor trata de impugnar einvalidar el derecho de marca del demandado que integra el presupuesto de supretensión en el procedimiento extrajudicial, para privar de eficacia ladecisión del experto en el mismo, y ello en la medida en que este carece decompetencia para anular ese derecho (el de la marca registrada) como se cuidade matizar en su decisión.

Y precisamente acude a la jurisdicción ordinaria pretendiendo lanulidad de tal derecho (a través de la acción de nulidad de la marca, total oparcial), o la ineficacia o la decadencia de sus efectos (planteando la acciónde caducidad de marca por no uso), o, finalmente, la compatibilidad de sutitularidad sobre el nombre de dominio con el derecho de marca del demandado alno constituir una infracción de la marca el uso y registro de tal dominio (laacción negatoria de violación de la marca).

4.           Sobre esta base solo parcialmente se podría imputar algún déficitde motivación a la sentencia apelada, puesel propio apelante reconoce que haanalizado la acción de nulidad y de la acción de caducidad, en ambas total oparcial, de manera que solo en lo referente a la acción negatoria podríaadvertirse esa falta de motivación.

Quizá por eso en el recurso se expone en primer lugar y acontinuación de la alegación de incongruencia, la necesidad de estimar estaacción negatoria variando el orden, más lógico, seguido en la demanda, pues laestimación de la acción de nulidad haría innecesaria el examen de lasposteriores, hasta el punto de que en la demanda se solicita como pretensiónprincipal la nulidad, y solo "subsidiariamente" la caducidad, asícomo "en cualquier caso" (es decir, en defecto de las pretensionesanteriores) que el uso del dominio no constituye una infracción de la marca.

5.           Por otro lado, convendría matizar que la incongruencia denunciada,de estimarse, no llevaría consigonecesariamente la estimación de la demanda ensus términos (al menos de la acción negatoria), pues se trataría de unainfracción procesal cometida en la propia sentencia (al dictarse esta enprimera instancia), en cuyo supuesto lo que procede es, de acuerdo con lodispuesto en el art. 465.3 de la LEC , que el tribunal de apelación resuelva"la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso" (en estecaso y según el apelante, la infracción de la marca) y no necesariamente en elsentido que pretenda el apelante, sino en el que legalmente resulte procedente.

6.           En función de lo anterior se puede afirmar que la infracción de lamarca por el actor se encuentra insertay es inherente en la misma titularidaddel nombre de dominio. Es decir, reconocido que el demandado es el dueño delregistro de la marca (que según el actor se utiliza como simple nombrecomercial) cabe que este aspire a prohibir que tal signo pueda ser usado enredes telemáticas y, en concreto, como nombre de dominio, pues se trata de unafacultad inherente al "ius prohibendi" que la normativa en vigorotorga al titular marcario, en concreto en el art. 34.3 .e y 87.3 de la LM , elprimero con relación a la marca en sí y el segundo en relación con el nombre comercial;en definitiva, la titularidad y el empleo del nombre de dominio no es sino unode los modos concretos de utilización del signo ajeno con potencialidadofensiva para la marca o el nombre comercial ( sentencia de la AudienciaProvincial de Madrid de 22 de julio de 2016 ) y en ello consiste precisamentela infracción o la vulneración, esto es, en la utilización de la marca ajenacomo nombre de dominio, lo que se puede prohibir conforme a los preceptoscitados (otra cosa es que esa infracción pueda quedar neutralizada por lasacciones ejercitadas por el actor).

7.           Es cierto que en la sentencia apelada no alude expresamente a talinfracción, pero implícita o tácitamenteestá partiendo de esa circunstancia(como se parte en el planteamiento mismo del proceso), puesto que precisamentede lo que se trata es de que el actor es titular de un nombre de dominio(lt;perfume.esgt;) idéntico a la marca registrada del demandado, siendo esa lasituación de conflicto que viene a resolver dicha sentencia en el sentido de darprevalencia a la marca precisamente por no adolecer de nulidad, total oparcial, ni haber caducado el derecho a la misma, con lo que entiende,implícita pero claramente, que manteniéndose incólume el derecho despliega susefectos ante la infracción sobre la que tiene posibilidad de actuar prohibiendoel acto que la integra.

Partiendo de tales consideraciones las primeras alegaciones delrecurso carecen de virtualidad en orden a la estimación de la pretensión actoradeducida por el apelante (y sin perjuicio de la procedencia de las otrasalegaciones), pues o bien no existe tal incongruencia por falta de motivaciónpor inferirse esta tácitamente del conjunto de los fundamentos de la sentencia(lo que puede ser suficiente si no se refiere a pretensiones o alegaciones nosustanciales), o bien y en todo caso, la resolución a esa cuestión por estaSección (art. 465.3 citado) en el sentido señalado concluye en la existencia dela infracción de la marca también mencionada, naturalmente en su consideraciónabstracta.

TERCERO.- 1. La siguiente alegación del recurso se refiere a lanecesidad de la estimación de la acción negatoria de infracción de marca,acción reconocida en el art. 127 de la Ley 11/1986, de Patentes (y en el actualart. 12 de la Ley 24/2015, de 24 de julio ), que se entiende de aplicación alos conflictos de marca por remisión de la Disposición Adicional Primera de laLey de Marcas -LM -, como consecuencia de (i) la prescripción de cualquierinfracción de marca que pudiera corresponder a la actora; (ii) la marca es untérmino genérico (perfumes) cuyo uso no se puede prohibir, por lo que no hayinfracción de marca al ser ambos signos compatibles en el mercado y (iii) elintento de apropiarse de los dominios con base en la marca de que es titularconstituye un manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca.

2.           Sin embargo, y en lo que se refiere al primer aspecto de losseñalados, aquí no se ha ejercitado ningunaacción de infracción de marca por elactor que pueda prescribir, de manera que no cabe hablar de prescripción de unaacción tolerada porque no se ha ejercitado; por otro lado y si bien en lademanda se califica la acción como negatoria de marca con base en la Ley dePatentes, los hechos en los que se sustenta esta alegación de prescripción,podrían tener encaje, más bien, en la denominada por la doctrina acción decompatibilidad por tolerancia, o de caducidad por tolerancia, prevista en elart. 52.2 de la LM que, como se ha señalado en esa misma doctrina, contempla unsingular medio de defensa que normalmente actúa como excepción, pero que nadaimpide que se ejercite por vía declarativa, como sería o es el caso.

3.           Es decir, y conforme a dicho precepto el titular de la marcaanterior que ha tolerado el uso ajeno durantecinco años teniendo conocimiento delmismo, no puede oponerse al uso de la marca posterior salvo que la solicitud deesta se hubiera efectuado de mala fe; naturalmente y sobre la base de loshechos alegados como configuradores de esta pretensión (y de su petición alrespecto) puede analizarse esta dado que no existe ninguna incongruencia (niindefensión que sería el corolario de esta) en la medida en que se mantienenincólumes los hechos frente a los que ha se ha defendido.

En este caso, sin embargo, no hay propiamente una marca posterior sinoun nombre de dominio, que operan en planos distintos, este último en Internet,si bien y en cualquier caso la titularidad y uso del dominio en esta redimplica la utilización del mismo signo marcario; sobre esta base hay que teneren cuenta que si bien el registro del signo del dominio (por el titular dequien trae causa el actor al adquirirlo en el año 2007 -el 26 de marzo-) fueanterior, en concreto el 22 de noviembre de 2005, a la concesión y registro dela marca (26 de marzo de 2006) la solicitud de la marca fue anterior (el 6 deoctubre de 2005), de modo que el registro se produce con efectos de esta fechaen la medida en que desde la solicitud se adquiere un derecho parcial a laresolución definitiva; por tanto gran parte de las consideraciones del actor yapelante de que el nombre de dominio fue anterior a la marca debe matizarsesobre la base de esta consideración, al margen de que de que ambos operen enplanos distintos y al margen de que el demandado haya sostenido un uso de lamarca con mucha anterioridad, en concreto, desde el año 1998, si bien ello nocuenta con el debido respaldo.

4.           Pero al margen de lo anterior, la caducidad por tolerancia a laque parece aludir el actor con esta alegaciónde prescripción requeriría que elregistro del dominio no se hubiera efectuado de mala fe. La cuestión reconduceal procedimiento extrajudicial en el que precisamente se discutió la buena omala fe en dicho registro concluyendo el experto en que hubo mala fe por lasrazones que expone en su decisión, ateniéndose a las circunstancias previstasen el Reglamente regulador de dicho procedimiento, que presumen o suponen esaactuación en el registro o uso del dominio. Ciertamente, aquí no cabetrasplantar mecánicamente esos criterios o circunstancias, pero debe tenerse encuenta que la buena (o mala) fe es un concepto jurídico indeterminado que, enel proceso en el que no encontramos, no se encuentra regido por una sería decircunstancias tasadas de las que tenga que inferirse, sino que cabe entenderque en este ámbito se alude a este concepto como una manifestación de laobligación impuesta con carácter general en el ejercicio de los derechossubjetivos por el art. 7.1º del Código civil , según el cual, "losderechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe".

Pues bien, nada impide que también aquí el tribunal asuma losparámetros a las que se ha atenido el experto como criterios de referencia paradeterminar si el registro se produjo de mala fe, o incluso a los criteriosseñalados en las normas incluidas en la Política Uniforme en materia de nombresde dominio (UDPR) a las que se ha aludido, en las que se contempla comocircunstancias expresivas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominiolas que indique que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre dedominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro dedicho nombre de dominio al titular de la marca de productos o de servicios o aun competidor, o bien las si se ha intentado de manera intencionada atraer, conánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea,creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio,afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto oservicio en su sitio web o sitio en línea.

Justamente es en esta última circunstancia en la que se detiene elexperto, para concluir en el dominio carece de actividad y a su vez seencuentra estacionado en el sitio lt;www.sedo.comgt;, que proporcionahipervínculos asociados al nombre de dominio en disputa, lo cuales serelacionan con servicios ofrecidos por competidores del demandado. Estetribunal comparte esa conclusión lo que impide que pueda operar la caducidadpor tolerancia asimilable a la alegación de prescripción en la que se apoya elactor para la necesaria estimación de la acción negatoria.

5.           Por otro lado, si la marca es un término genérico cuyo uso no sepuede prohibir es una cuestión relacionadacon la nulidad de la marca, que sealega a continuación, o bien con la consideración de esta como marca débil, loque tampoco se puede estimar bajo la consideración de que el actor no pretendeusar el nombre de dominio a título de marca, y ello por lo ya señalado sobre lafacultad del titular del registro de la marca de prohibir el uso de signo enredes telemáticas al constituir la infracción a la que se ha hecho mención. Nitampoco y por razones similares, cabe hablar de compatibilidad de la marca conel nombre del dominio al estar registrada para "servicios de Venta alDetalle en Comercios" de la Clase 35, sin contemplar la "venta através de redes mundiales de informática" o para servicios detelecomunicación (clase 38), pues el nombre de dominio no representa ningunamarca de estas otras clases que puedan compatibilizarse con aquella, sino, comose ha señalado antes, se trata del simple uso del signo ajeno con potencialidadofensiva para la marca o nombre comercial.

6.           Y desde esta perspectiva tampoco cabe apreciar una actuacióncontraria a la buena fe por parte del registrode la marca, pues al margen de laalegación del demandado del uso del signo desde el año 1989 (si bien comonombre comercial o incluso como rótulo de establecimiento), la solicitud delregistro, como se ha señalado, fue anterior al registro por el causante delactor de su nombre de dominio, de manera que no cabe hablar de una apropiaciónindebida y abusiva del nombre de dominio.

CUARTO.- 1. También insiste el recurrente, en la siguientealegación del recurso, en las acciones de nulidad y caducidad de la marca. Laprimera por usar términos descriptivos y tener una falta de aptituddiferenciadora, sobre cuyas aspectos el recurrente vuelve a imputar una faltade motivación.

Sobre esta faceta no le falta algo de razón al apelante, pues lasentencia se limita a señalar que la "marca se encuentra debidamenteregistrada y no cabe su impugnación como genérica.", estableciendo unaespecie de correlación entre el registro de la marca y la inviabilidad de suimpugnación precisamente por ello (por estar registrada), que es lo que seviene a señalar por el experto en la decisión del procedimiento extrajudicial.

Sin embargo y en realidad, en esa decisión se parte de tal premisaprecisamente porque el experto carece de facultades para anular o desconocer(en el marco de ese procedimiento extrajudicial) una marca debidamenteregistrada, cuya declaración de nulidad se encuentra reservada a los tribunales(ello sin perjuicio de las nuevas disposiciones establecidas al respecto en laDirectiva europea 2015/2436, que ha sido ya transpuesta a nuestro ordenamientoa través del muy reciente Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre -BOE de27 de diciembre), y eso es precisamente lo que señala en su decisión en elapartado B) -relativos a los "Derechos e intereses legítimos"- delnúm. 6 -"Debate y conclusiones"-; en dicho apartado se recoge que lamarca perfumes no es genérica, porque si lo fuera "no podría estarprotegida como marca" y la Oficina Española de Patentes y Marcas concedióel registro porque "consideró que no era genérica", añadiendo que"en el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho lavalidez de un registro concedido, de modo que si el "demandado" -aquíactor- pretende anular la validez formal del registro de la marca "habráde acudir a los tribunales...". No cabe duda de que la validez de la marca(que el experto no puede cuestionar) implica el presupuesto de su decisión.

2.           Ahora bien, también se ha señalado que ese déficit de motivaciónintegra una infracción procesal de lapropia sentencia, cuya consecuencia no esnecesariamente la de la estimación de la pretensión actora (con la consiguientedeclaración de nulidad), sino que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 465.3de la LEC , el tribunal de la apelación ha de resolver sobre la cuestión o cuestionesque son objeto del proceso.

Pues bien, sobre esta cuestión hay que señalar que si ladenominación de la marca fuera únicamente la de "perfumes" no cabeduda de que se trataría de un signo puramente descriptivo y carecería deaptitud diferenciadora, de manera que se encontraría incursa en lasprohibiciones previstas en el articulo 5.1. b ) y c) de la LM ; ahora bien elmismo precepto (en su redacción vigente hasta la entrada en vigor del RealDecreto-Ley 23/2018, ya citado, que ha tenido lugar el 14 de enero del presenteaño) la Ley permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionadosen las letras del mismo precepto siempre que dicha conjunción tenga ladistintividad requerida en el precepto anterior.

En este caso se trata de la conjunción de varios signos (perfumes,punto y es) que ofrecen una distintividad propia; en realidad, la prohibición(y la nulidad) se atribuye al hecho de que la marca se compone de un nombre dedominio de modo que sería este el que tendría una falta de aptitud diferenciadora,pero ello no tiene porque ser así; en puridad, el nombre de dominio es tan solouna "mascara" creada para que la dirección electrónica alfanuméricaque posibilita la comunicación entre equipos informáticos resulte más fácil derecordar y su propósito inicial no fue distinguir bienes o servicios en eltráfico mercantil, si bien cabe su utilización como conjunción de signos aestos efectos, dotándolos de distintividad propia. Precisamente por ello seviene considerando en la jurisprudencia que el nombre de dominio cumple enInternet la función de marca, de manera que puede registrarse válidamente comotal, hasta el punto de que el uso de un nombre de dominio idéntico oconfundible con una marca puede perjudicar al titular registral de la misma. Porese motivo y como se ha señalado, la Ley de marcas ha extendido el iusprohibendi que ostenta todo titular registral a la utilización de la marca comonombre de dominio ( art. 34.3 e) de la LM ). De ello se infiere la posibilidaddel registro como marca de un nombre de dominio previamente utilizado como talque es lo ocurrido en este caso, y ello a pesar de que la naturaleza jurídicade que uno y otra es muy distinta.

3.           Sobre esta base entiende este tribunal que no puede estimarse laacción de nulidad, ni siquiera parcial tal ycomo también pretende la parteapelante sobre la base del registro de la marca de la Clase 35 "paraservicios de venta al detalle en comercios" al no contemplar "laventa de redes mundiales de informática". Se trata, en efecto de una marcade servicios, con lo cual la diferencia con el nombre comercial es muy tenue,pues si bien la marca identifica los productos o servicios del empresario y elnombre comercial su empresa, en la doctrina se ha señalado que a menudo ladiferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es imperceptibleen tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta undeterminado empresario, lo que se solapa con el nombre comercial, al no poderdiferenciarse la empresa del servicio que presta la misma. Y en la medida queen que el nombre de dominio sirve para identificar y localizar,individualizando y diferenciando a un empresario y los servicios que presta detodos los demás, su confrontación con la marca impide que pueda operar a travésde redes mundiales de informática, pues esta se utilizan como plataformaspublicitarias de aquellas.

4.           Finalmente, tampoco cabe estimar la acción de caducidad de lamarca. No se trata de que se haya acreditadotan solo la existencia de tiendadel demandado con dicha denominación, sino que los datos con los que se cuentaponen de manifiesto que la marca lo que identifica son los servicios que seprestan en tales establecimientos (es decir, de venta al detalle en comercios)y que representan la actividad del empresario titular del registro de marca,uso que dimana de la visita a través del dominio que ha venido utilizando eldemandado, para percatarse de la marca que comercialmente se emplea online (esdecir a través del internet) como offline a través de los canales tradicionaleso convencionales de difusión y publicidad.

Y por las mismas razones que no cabe estimar la acción de nulidadparcial, debe también desestimarse la de caducidad parcial.

QUINTO.- 1. Procede, en definitiva y por lo expuesto, desestimarel recurso de apelación interpuesto y confirmar el pronunciamientodesestimatorio de la demandada acordado en la sentencia apelada.

2. La desestimación del recurso implica que las costas de segundainstancia que se hayan devengado (pues la parte demandada no presentó escritode oposición al recurso) deban imponerse a la parte apelante, por disponerloasí el art. 398.2 de la LEC .

F A L L O

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMAMOS entodas sus partes la sentencia recurrida, IMPONIENDO a la parte apelante de lascostas originadas en la segunda instancia, CON PÉRDIDA del depósito que se hayaconstituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interéscasacional y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera delTribunal Supremo, que se interpondrán ante esta Sección de la AudienciaProvincial en el plazo de veinte días a partir de su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, contestimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demásefectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lopronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-