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Antecedentes de hecho

El presente caso se inicia con la solicitud de una marca nacional por la demandante INDITEX S.A. con número de solicitud 4.146.579 ante la OEPM. Dicha solicitud fue denegada y posteriormente recurrida, confirmándose la denegación de la misma.

Ante la desestimación del recurso de alzada presentado por INDITEX S.A. se procede a interponer recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 31 de mayo de 2023 por el que se desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución de 22 de diciembre de 2022 por la que se denegó el registro de la marca nº 4146579.

Resumen

La solicitud de marca 4.146.579 contenía una marca figurativa compuesta por las siguientes cifras:

Las cifras representaban la palabra ZARA utilizando su posición en el alfabeto anglosajón. La marca se solicitó para las clases 3, 9, 18, 21, 24, 25, 26, 27 y 28.

La OEPM denegó el registro de la marca al considerar que incurría en la prohibición absoluta de registro contemplada en el apartado b) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas, conforme al cual no pueden registrarse como marcas los signos que carezcan de carácter distintivo.

Según la demandante el signo goza de carácter distintivo intrínseco y, en todo caso, que ha adquirido distintividad por el uso.

La Audiencia Provincial no acepta ninguno de los motivos por el siguiente razonamiento jurídico. Utilizando amplia jurisprudencia comunitaria la Audiencia considera en primer lugar que cada signo es independiente de los demás y exige un examen individualizado, precisando que han de ser analizados en función del "interés general subyacente" -distinto en cada caso- que sirve de fundamento a cada uno de ellos (sentencia Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-0000, apartados 45 y 46). El interés general subyacente a la prohibición de registro de los signos carentes de distintividad se confunde con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio que designa la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

Además, la Audiencia recurriendo de nuevo a jurisprudencia comunitaria señala que las marcas que carecen de carácter distintivo son las que se consideran inapropiadas para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o del servicio para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa.

Con estos antecedentes la Audiencia considera que el signo que pretende registrar el solicitante carece de carácter distintivo en tanto que consideramos que la marca no permite identificar los productos para los que se ha solicitado el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y distinguir, pues, esos productos de los de otras empresas.  En opinión de la Audiencia “las cifras pueden constituir una marca. El problema es la concreta combinación de números que integran el signo que se pretende registrar. Aunque la marca es figurativa, la parte gráfica del signo es muy poco relevante. Pese a que la solicitante afirma que se trata de una tipología de números novedosa y creada ex profeso para la marca, la apariencia es la de unas cifras, en el sentido de gráfico que sirve para representar un número, bastante comunes y, desde luego,

el tribunal no aprecia que sea un elemento relevante y mucho menos que otorgue distintividad al signo”.

El Tribunal no considera relevante la prueba aportada por la demandante basada en un estudio de mercado y en una nota técnica y en una testifical por parte de un empleado de la demandante. En el primer caso por la forma en que se plantearon las preguntas a los encuestados y el propio resultado de las encuestas que se pueden entender como contrarias a las pretensiones de la demandante. En segundo lugar, la testifical es una apreciación subjetiva del responsable del proyecto en cuestión.

En lo que respecta a la distintividad por su uso, la demandada invoca el artículo 5.2 de la Ley de Marcas, conforme al cual no se denegará el registro de una marca con fundamento en la falta de distintividad, entre otros supuestos, si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Haciendo uso de previos pronunciamientos del TJUE, la Audiencia no acepta los argumentos de la demandante puesto que “la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias

a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, apartado 52, y sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, apartados 61 y 62)”.

En base a la documental aportada por la demandante, el tribunal no considera probado la adquisición de carácter distintivo debido a que las cifras de ventas aportadas no prueban que las mismas se puedan atribuir en exclusiva a la marca en cuestión, sino que se habrían producido como consecuencia de la utilización de las marcas “ZARA” y “ZARA ATHLETICZ”.

Como consecuencia de estos razonamientos la Audiencia procede a desestimar la demanda de INDITEX S.A.  contra la resolución de la OEPM.

Comentario

La sentencia goza de relevancia en la medida en que realiza un análisis de la distintividad de las marcas compuestas únicamente por cifras. El tribunal reconoce la posibilidad de registrar marcas compuestas por cifras, sin embargo, considera que para que éstas gocen de protección deben ser capaces de distinguir los productos y servicios del titular de los de otras empresas, atribuyéndoles una procedencia empresarial. De lo contrario, se generarían dos problemas.

En primer lugar, el signo resultaría inapropiado para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o del servicio para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa.

En segundo lugar, según el tribunal, el grado de protección que se concedería al signo, si aceptamos su registro, sería amplísimo porque, por las mismas razones antes señaladas, se confundiría con cualquier otro compuesto por una serie de cifras o números con alguna coincidencia, lo que no es admisible.

También es oportuno mencionar el hecho de que se haya denegado el registro de la marca en la OEPM y que haya sido otorgado por la EUIPO con lo que la marca de la UE extiende sus efectos en España a pesar de haber sido denegada por las autoridades españolas. Para el tribunal resulta “un contrasentido que el signo se haya concedido como marca de la Unión y despliegue efectos en España y que se haya denegado por la OEPM, pero ni esta Oficina ni el tribunal pueden quedar vinculados por la resolución de la EUIPO cuando consideramos que el signo carece de carácter distintivo y el origen de la contradicción está en la doble petición de registro efectuada por la solicitante.