إسبانيا

SENTENCIA ES:TS:2016:516

ANTECEDENTE DE HECHO:

Maherlo Ibérica, S.L., titular de las marcas españolas mixtas nº 2832902 “MASALTOS.COM” en las clases 18 y 25 y nº 2886857 “MASLATOS” en la clase 35, demanda a Calzados Fernando García, S.L. ejercitando acciones de violación, cesación, remoción y resarcimiento. Calzados Fernando García, S.L. presentó demanda reconvencional por considerar que las marcas de Maherlo Ibérica, S.L. incurrían en la prohibición absoluta del art. 5.1.c) LM por ser descriptivas. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda de Maherlo Ibérica, S.L. y desestimó la reconvención de Calzados Fernando García, S.L. En segunda instancia, tras apelación por ambas partes, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso de Maherlo Ibérica, S.L. incrementando el importe de la indemnización otorgada y de nuevo, desestimó el recurso de Calzados Fernando García, S.L. (demanda reconvencional). La Audiencia Provincial de Madrid basó su resolución en los siguientes y resumidos argumentos: (i) Aunque cada uno de los dos términos que integran el conjunto denominativo ("más" y "altos") puede formar parte de expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la función, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituye una expresión conocida para designar tales productos o para presentar sus características esenciales; (ii) Dicha indicación está dotada de un carácter distintivo acaso mínimo, pero en todo caso suficiente, para escapar del ámbito de la prohibición absoluta de registro prevista en el art. 5.1.c), en relación con el b), LM; (iii) Respecto al componente gráfico de las marcas, se caracteriza por el empleo de un tipo de letra de tamaño cambiante (ascendente en una, ascendente y descendente en otra), elementos que, aún no dotados de una acusada pregnancia visual, contribuyen en alguna medida a provocar en el público la retención mental del signo y, con ello, el vínculo entre el producto y su origen empresarial; (iv) No concurre razón alguna por la que la demandante no deba obtener el tipo de satisfacción prevista en el art. 43.2.b) LM, que fija en 37216,26 EUR.

RESUMEN:

Calzados Fernando García, S.L. recurre al Tribunal Supremo por infracción procesal y por casación. La infracción procesal se fundamenta en la ausencia de justificación por parte de la Audiencia para apartarse del criterio adoptado hasta el momento, al conceder la regalía hipotética del valor de explotación de la licencia de una marca con distintividad atenuada, conforme al art. 43.2.b) LM. Igualmente, Calzados Fernando García, S.L. alega falta de motivación de la sentencia. El Tribunal Supremo desestima el recurso extraordinario por infracción procesal aclarando que, en realidad, lo que se denuncia en el motivo no es falta de motivación, sino que la motivación empleada en la sentencia es equivocada porque interpreta de forma errónea la normativa legal aplicable (art. 43.2.b) LM). Pero dicha eventual aplicación indebida de la norma sustantiva no puede ser combatida por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, sino en su caso por el recurso de casación, como de hecho lo ha sido.

En cuanto al recurso de casación, Calzados Fernando García, S.L. invoca dos motivos: 1º) La infracción de la doctrina jurisprudencial por no exigir la sentencia recurrida para establecer la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos, máxime cuando la sentencia de instancia no apreció su existencia y 2º) la nulidad de las marcas de Maherlo Ibérica, S.L. por estar incursas en la prohibición del art. 5.1.c) LM ya que los términos que integran las mismas son meramente descriptivos y los elementos gráficos accesorios. El Tribunal Supremo comienza por analizar el segundo motivo del recurso de casación y, tras citar numerosa jurisprudencia europea, llega a la conclusión de que las marcas en cuestión tienen suficiente distintividad. La sentencia alude a jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como aquella por la que se considera que no es necesario que una marca tenga un componente de originalidad para tener capacidad distintiva, o que aunque no se permita el empleo de elementos carentes de distintividad, el conjunto de varios de ellos sí que puede dar como resultado un signo distintivo. Junto con lo anterior, el Alto Tribunal considera que la grafía de los elementos verbales coadyuva a aumentar la distintividad de los signos controvertidos. En cuanto al otro motivo del recurso, el Tribunal Supremo considera que la Audiencia Provincial tenía facultades revisoras respecto a la imposición de la indemnización por daños y perjuicios y así las ejercitó, no siendo posible esa revisión en el recurso de casación. Además, recuerda que, conforme a la jurisprudencia, la regalía hipotética se establece como una alternativa a los problemas que presenta la prueba, asegurando una indemnización sin necesidad de probar el daño causado en concreto. Por tanto, ambos motivos de casación se desestiman.

COMENTARIO:

En esta sentencia se explican pormenorizadamente los criterios para apreciar la distintividad de las marcas que consisten en un neologismo compuesto por elementos descriptivos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Igualmente, esta sentencia destaca por aclarar que la regalía hipotética establecida en el art. 43.2.b) LM para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios no exige probar en concreto el daño causado.