Santiago, treinta de abril de dos mil quince.
Vistos y teniendo presente:
1° Que en lo principal de fs. 474, el abogado don Eduardo Toro Ramírez, en representación del demandante don Felipe Andrés Zagal Palacios recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que rechazó un recurso de apelación y confirmó la de primera, por la cual se rechazó la demanda deducida por vulneración de un derecho de propiedad industrial por el uso no autorizado de la marca “Parental Advisory”.
2° Que el recurso se asila en la infracción de los artículos 17, 19 bis D, 20 letras e), f) y g) de la Ley N° 19.039 y artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Indica el impugnante que la sentencia recurrida determinó que el actor no había podido menos que conocer el origen de la marca “Parental Advisory” que registró en el año 2006 la que emerge de una marca que ya había sido registrada en el extranjero, sin percatarse que ésta última es de certificación, es decir, para certificar la naturaleza explícita del sonido, video y contenido musical de las obras, estos es, al mercado discográfico, sin embargo, el signo registrado por el demandante es únicamente para productos de la clase 25, que incluye ropa, calzado, vestuario y sombrerería.
Explica que en el caso de la marca registrada por el recurrente, ésta no fue objeto de acción de nulidad alguna en el lapso de 5 años, por lo que su titular gozaba al momento de producirse los hechos materia de la demanda de todo resguardo constitucional y legal; expresa que la acción de nulidad presentada en su contra por la demandada Cencosud, es únicamente una consecuencia de la interposición de estos antecedentes por lo que no puede por ese hecho señalar, como lo hace el fallo recurrido, que no goza de un derecho indubitado sobre su marca.
Agrega que en este caso de infringe lo dispuesto en el numeral 25 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que garantiza la propiedad industrial y las marcas comerciales, lo que se relaciona directamente con lo preceptuado en el artículo 19 bis D de la Ley N° 19039, ya que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido para distinguir los servicios o productos comprendidos en su registro, otorgándole protección.
Afirma que, de no haber incurrido el fallo impugnado en los vicios antes señalados, se habría revocado la sentencia, acogiéndose la demanda.
3° Que la sentencia impugnada confirma la de primer grado determinando en su fundamento sexto que: “…resultó probado en el juicio, mediante la absolución de posiciones que prestó el demandante a fojas 302 -particularmente al contestar las posiciones IV, V, VI y VII- que él estaba en perfecto conocimiento que la expresión "Parental Advisory" estaba ya registrada en el extranjero por Recording Industry Association o America (RIIA), con lo cual no es posible admitir que el demandante haya desconocido como nació esa expresión, sobre todo de su implicancia en términos de advertir a los adultos responsables sobre el contenido explícito del contenido de producciones discográficas, pues ese fue su origen.
Lo anterior conlleva a inferir que el demandante no pudo menos que conocer el origen de la marca "Parental Advisory" que registró en el año 2006, cuya utilización tenía otro sentido, pero que sin duda podía generar confusión, en los términos que postulan las causales de las letras e), f) y g) del artículo 20 de la Ley 19.039, sobre todo si se ha pedido la nulidad del registro de esa marca, por la empresa demandada, invocando una de esas causales.
En consecuencia, el derecho que pretende dar sustento a la acción del demandante no es indubitado y por ende no puede dar origen a una indemnización de perjuicios; por el contrario, el registro de esa marca a su nombre es por lo menos controvertido, ya que el registro de la marca "Parental Advisory" emerge de una característica que ya había sido registrada en el extranjero para un tema específico, pero sujeta a la misma protección que pretende ahora el actor que se le brinde y que se ha puesto en duda por un oponente”. Por lo razonado desestiman la acción deducida.
4° Que en relación al recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, es menester recordar que el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039 dispone que “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”.
5° Que, es un hecho pacífico de la causa que el demandante tiene registrada la marca “Parental Advisory” para productos de la clase 25 y que la marca que registró la demandada Cencosud fue “Opposite” la que en caso alguno corresponde a la del actor.
Por ende en el caso en análisis, la sentencia razona en torno a la identidad de las marcas con que se distinguen en el mercado las partes litigantes los productos que ofrecen, y si esto induciría a confusión entre el público consumidor, en la forma que prevé el artículo 19 bis letra D de la Ley de Propiedad Industrial, en su parte final, porque ambas mantienen registradas marcas distintas y si bien se encuentran en la misma clase, no es posible que se confundan en el mercado local como afirma el recurrente, puesto que la demandada ocupa en sus prendas un logo que no pertenece de manera incuestionable al actor.
6° Que, tal como ha podido apreciarse, la decisión de los jueces del grado no vulneró lo dispuesto en los artículos 17, 19 bis D y 20 literales e), f) y g) de la Ley de Propiedad Industrial, desde que, la demandada tiene el derecho de operar en el mercado nacional en la forma que le fuera facultada por la autoridad administrativa, la que además, en su conjunto dista de la que fue registrada por el demandante, todo lo cual permite al consumidor diferenciar el origen de los productos comercializados por las partes de este litigio sin que exista posibilidad de inducirlo a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los mismos.
7° Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurso en estudio no puede prosperar, ya que el compareciente no ha invocado como quebrantada la regla que consagra la intención que impetra el actor, cual es, el artículo 106 de la Ley N° 19.039, que dispone: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido. b) La indemnización de los daños y perjuicios. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción. d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente”. De forma tal que, por ser este precepto aquél con arreglo al cual debió resolverse la acción sometida al conocimiento del tribunal, su omisión en cuanto ley transgredida deja al recurso en imposibilidad de acogerlo, porque aún con los errores de derecho alegados en el raciocinio precedente, éstos -ante el defecto previamente referido, no ostentan influencia sustancial en lo dispositivo de lo resuelto. Ello porque, al no reclamarse como contravenida la norma indicada torna imposible para esta Corte determinar si en la especie se configuran o no los elementos que aquella precisa para acceder a alguna de las medidas de protección que contempla, en especial, la existencia de una lesión al derecho de propiedad industrial del actor cometida por el demandado. Así, las inobservancias de ley evidenciadas por este tribunal, no obstante lo palmario de las mismas, tampoco presentan influencia en lo resolutivo, desde que para ello resulta necesario que el quebrantamiento determine exactamente la resolución en un sentido diverso a aquél en que se hubiere emitido de no haberse incurrido en él. Por los evidentes defectos en su formalización, no queda sino rechazar el recurso en cuenta, por manifiesta falta de fundamento.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 474 en contra de la sentencia de nueve de enero del año en curso, escrita a fojas 469 y siguientes.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Rol N° 3136-15.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus A.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a treinta de abril de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.