Mexico

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

 

EXPEDIENTE: 1386/09-EPI-01-5

 

ACTOR: **** ****** *** .

 

AUTORIDAD DEMANDADA: COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS “B” DE LA DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

 

México, Distrito Federal a cuatro de marzo de dos mil quince.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por los Magistrados que la componen, Licenciados LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ en su carácter de Presidenta de la Sala, RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN como Instructor en el juicio y en su carácter de Presidente de la Sala y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, LicenciadaRUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON; en atención al oficio número 465-II, mediante el cual el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitió copia certificada de la ejecutoria de 9 de febrero de 2014, dictada por ese H. Tribunal, en el D.A.- 663/2014, que en sus puntos resolutivos a la letra dice:

 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **** ****** ******** *******, contra la sentencia dictada el dos de julio de dos mil catorce, en el expediente 1386/09-EPI-01-5, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Notifíquese;...”

 

Acto continuo, esta Órgano Colegiado se aboca a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y:

 

R E S U L T A N D O

 

1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de junio de 2009, compareció******** ****** *****, en representación legal de **** ****** ***., demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio MA/M/1985/0****** de 25 de febrero de 2009, a través de la cual la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “B” de la Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó el registro como marca del signo ****** *********.

 

2º.- Instruido que fue en todas sus partes el juicio contencioso administrativo federal al rubro señalado, por sentencia de 4 de febrero de 2011, esta Sala dictó sentencia en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

 

3º.- Inconforme con la sentencia anteriormente referida, la parte actora **** ****** ***., promovió juicio de amparo, mismo que quedó radicado ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número D.A.- 809/2011 (NUMERO INTERNO 898/2011), el cual fue resuelto, por ejecutoria de 9 de febrero de 2012, por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los efectos allí señalados; por lo que mediante acuerdo de 28 de marzo de 2012 se dejó insubsistente la sentencia de 4 de febrero de 2011; y, en cumplimiento a la citada ejecutoria, con fecha 2 de mayo de 2012, se dictó sentencia en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

 

4º.- En contra de la sentencia antes señalada, la parte actora promovió nuevo juicio de amparo, mismo que quedó radicado ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número D.A.-527/2013, el cual fue resuelto, por ejecutoria de 12 de junio de 2014, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los efectos allí señalados; por lo que mediante acuerdo de 30 de junio de 2014, se dejó insubsistente la sentencia de 2 de mayo de 2012; y, en cumplimiento a la citada ejecutoria, con fecha 2 de julio de 2014, se dictó sentencia en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos allí señalados.

 

5º.- En contra de la sentencia antes señalada, la parte actora promovió nuevo juicio de amparo, mismo que quedó radicado ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número D.A.-663/2014, el cual fue resuelto, por ejecutoria de 9 de febrero de 2015, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los efectos allí señalados; por lo que mediante acuerdo de 26 de febrero de 2015, se dejó insubsistente la sentencia de 2 de julio de 2014; y, acto seguido, se procede a cumplimentar la ejecutoria de referencia, en los términos siguientes:

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria de 9 de febrero de 2015, dictada en el D.A.- 663/2014, para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa y aquí parte actora **** ****** ***., determinó en el último Considerando, lo siguiente:

 

“...

OCTAVO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. La quejosa aduce en sus conceptos de violación que la sentencia reclamada es ilegal por lo siguiente:

 

1. La Sala responsable resolvió que la autoridad administrativa no había fundado la resolución impugnada, en virtud de que se refirió al artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que existiera una norma en nuestro derecho positivo que prohibiera el registro de una denominación común internacional.

 

Sin embargo, estableció que era procedente que se negara el registro de marca solicitado porque no podía soslayarse la existencia de las denominaciones comunes internacionales, aunado a que si bienno había una norma que prohibiera el registro de dichas denominaciones comunes, tal prohibición se había incorporado en nuestro sistema jurídico en los artículos 89, fracción I y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

La quejosa considera que tales consideraciones transgreden el principio de congruencia de las sentencias porque:

 

i). El único fundamento que citó la autoridad como sustento de la negativa del registro fue el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la Guía sobre el uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas.

 

ii). La Sala resolvió que debía negarse el registro de la marca porque las denominaciones comunes internacionales se encuentran incorporadas en nuestro sistema jurídico conforme a los artículos 4, 89, fracción I y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

A juicio de la quejosa, las consideraciones y fundamentos desarrollados por la Sala difieren de los motivos y fundamentos jurídicos que citó la autoridad demandada en la resolución impugnada, de modo que varió la litis y realizó argumentos novedosos que no formaron parte de la fundamentación y motivación de la resolución primigenia, respecto de los cuales la quejosa no tuvo oportunidad de defensa con lo que se vulneró su derecho de audiencia.

 

La quejosa agrega que la Sala pretendió justificar su actuación en ese sentido con el argumento de que cuenta con la facultad de constatar el derecho subjetivo que le asiste al particular, lo cual es incorrecto porque en términos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la autoridad se encuentra impedida para variar la litis; es decir, citar fundamentos jurídicos, argumentos y motivos que no se establezcan en la resolución impugnada, como ocurrió en el acto reclamado.

 

También aduce que el efecto de la nulidad que decretó la Sala es para que la autoridad administrativa emita una nueva resolución en la que niegue el registro de la marca que solicitó con fundamento en los motivos y normas que citó –argumentos y fundamentos novedosos– respecto de los cuales no se otorgó a la peticionaria de amparo ninguna oportunidad de defensa.

 

2. La Sala responsable resolvió en forma equivocada el concepto de violación a través del cual planteó que la autoridad administrativa había inaplicado el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial –que prevé las hipótesis bajo las cuales no será registrable una marca– porque las premisas que prevé esa norma son taxativas, de manera que al no existir ninguna hipótesis legal que prevenga, en forma específica, la improcedencia del registro de una marca ante una Denominación Común Internacional para Sustancias Farmacéuticas, se había inaplicado esa disposición.

 

Lo anterior en virtud de que la Sala consideró que lo que había hecho valer la quejosa es que la marca solicitada a registro no se ubicaba en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y resolvió que sí se ubicaba en la hipótesis previstas en las fracciones II, IV, y VI de dicha norma, lo cual, afirma la quejosa, en ningún momento se planteó, máxime que la autoridad administrativa sólo citó el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con la Guía de Uso de Marcas y Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas.

 

3. La Sala resolvió en la sentencia reclamada que se actualizaban las fracciones II, IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial sin motivarlo, a pesar de que tales fracciones contienen supuestos normativos independientes, de modo que no era suficiente que expresara que ello acontecía porque se trataba de la existencia de una denominación común internacional, pues pasó por alto que la marca que pretende registrar no es igual, coincidente o idéntica a la denominación común internacional, de manera que no se pueden actualizar las hipótesis que, en forma genérica, se limitó a citar, máxime que no se trata de un nombre técnico, descriptivo y mucho menos una variación artificial.

 

4. En el amparo directo en revisión 2719/2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la prohibición de registrar como marcas las denominaciones comunes internacionales se encuentra incorporada a nuestro ordenamiento interno en los artículos 4, 89, fracción I y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, pero no que la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas formara parte de nuestro derecho interno.

 

En tal orden de ideas, si la denominación común internacional es la llamada ********* y la denominación propuesta a registro es *********, debe registrarse porque no coincide con la denominación común internacional, lo anterior en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de Nación resolvió que la improcedencia del registro de las marcas opera sólo respecto de las denominaciones comunes internacionales.

 

5. La quejosa aduce que la Sala resolvió que, de acuerdo con la resolución de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Guía sobre el uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas es obligatoria en el Estado mexicano, lo cual es erróneo, porque lo que se resolvió es la improcedencia del registro como marca de una denominación común internacional que se encuentre en dicha guía, sin que se haya establecido que la guía, en sí misma, sea obligatoria.

 

Derivado de ello, la quejosa refiere que la Sala estableció que la solicitud de registro como marca de una denominación común internacional debe negarse atendiendo a lo dispuesto en los artículos 4, 89, fracción I y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, la quejosa aduce que si el razonamiento contenido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera sido en el sentido de que la guía era obligatoria, dicho tribunal sólo se hubiera referido a la guía y no a dichos preceptos.

 

6. La Guía sobre Uso de denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas no prevé que exista prohibición en el sentido de registrar marcas que guarden alguna semejanza, sino que se refiere a las partículas de las denominaciones comunes internacionales, lo cual es distinto.

 

La quejosa aduce que la denominación ********* no se encuentra incluida dentro de las partículas a que se refiere la guía, de manera que tal denominación –aun cuando la guía en sí misma fuera obligatoria– sí es registrable como marca.

 

Lo anterior, porque no existe una norma jurídica que forma parte de nuestro derecho doméstico que clara y expresamente señale que es improcedente el registro de una marca que guarde alguna semejanza con una denominación común internacional, por lo que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

La palabra ********* es diversa a la denominación que pretende registrar la quejosa (*********), por lo que tal denominación es distintiva y susceptible de identificar los productos a los que se pretende aplicar y no puede considerarse que se trate de un término descriptivo o de uso común en el comercio.

 

7. La quejosa afirma que argumentó en el juicio de origen que la marca propuesta para registro difiere en grado significativo de la denominación común internacional señalada por la autoridad porque conforma una palabra que se pronuncia y escribe diferente.

 

La peticionaria de amparo refiere que la Sala responsable resolvió que la marca propuesta a registro ********* es semejante a la denominación común *********, pues aun cuando la propuesta registral intercambió de lugar las letras * y * del término *********, ello no impedía que al formularse la articulación de las denominaciones en cita, se pronuncien en forma muy semejante.

 

Esa argumentación, a juicio de la peticionaria de amparo, demuestra que la Sala omitió analizar los términos a efecto de concluir que son diversos, en virtud de que la denominación propuesta a registro es ********* y la denominación común internacional es *********.

 

La quejosa aduce que aun cuando la marca propuesta y la denominación común internacional referida comparten algunos elementos, la palabra propuesta a registro tiene una conformación distinta, lo cual le da una denominación y aspecto gráfico distintos.

 

La quejosa agrega que la Sala fiscal omitió analizar si la denominación común internacional ********* se encuentra vigente.

 

Ahora bien, este tribunal resuelve que resulta fundado el concepto de violación en el que la quejosa aduce que las consideraciones y fundamentos desarrollados por la Sala para establecer que las denominaciones comunes internacionales no resultan registrables porque se encuentran incorporadas en nuestro sistema jurídico conforme a los artículos 4, 89, fracción I y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, difieren de los motivos y fundamentos que citó la autoridad administrativa para denegar el registro de la marca que solicitó, de modo que varió la litis y realizó argumentos novedosos que no formaron parte de la fundamentación y motivación de la resolución primigenia.

 

Que en relación con tales argumentos no tuvo oportunidad de defensa y que esa actuación de la Sala no puede sustentarse en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Finalmente, que el efecto de la nulidad que decretó la Sala es para que la autoridad administrativa emita una nueva resolución en la que niegue el registro de la marca que solicitó con fundamento en los motivos y normas que citó –argumentos y fundamentos novedosos–.

 

Lo anterior, conforme a las consideraciones siguientes:

 

I. Análisis del derecho subjetivo de la quejosa. Este tribunal advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2225/2009, el veinte de enero de dos mil diez, respecto de la obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de tutelar en toda su extensión el derecho subjetivo del actor, fijando con claridad la forma en que será restituido o reparado, estableció las consideraciones siguientes:

 

• Con base en el modelo de plena jurisdicción con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, (…) el efecto de la sentencia no se concreta a la mera nulidad del acto impugnado, sino que requiere tutelar en toda su extensión el derecho subjetivo del actor, fijando con claridad la forma en que será restituido o reparado. Este aspecto se vincula al fondo del asunto, no a su procedencia, pues primero se tiene que declarar la nulidad del acto impugnado para proceder a reconocer la existencia de un derecho subjetivo, establecer la forma en que se reintegrará, o bien, reducir el importe de la sanción o condenar a una indemnización por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos.

 

• Esta obligación del tribunal administrativo tiene operatividad hasta que se analiza la pretensión del actor y se determina que es fundada para declarar la nulidad del acto impugnado, puesto que en caso de que se reconozca la validez no podrá pronunciarse sobre ese derecho subjetivo o realizar alguna condena, aunado a que es indispensable que la autoridad administrativa esté obligada a emitir una determinación como sucede en una devolución fiscal, pago de una pensión o tratándose de los recursos administrativos.

 

• La constatación del derecho subjetivo tiende a evitar que el tribunal ordene su restitución, sin haber verificado que cuenta con él, ya que no es jurídicamente posible que se obligue a la autoridad administrativa a reconocer una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los elementos para ello, de ahí que se justifique la comprobación oficiosa de ese derecho subjetivo con el fin de que no se produzca un beneficio indebido por el actor, en el entendido que tiene eficacia plena esta obligación cuando el tribunal cuenta con los medios suficientes para valorar ese aspecto, de lo contrario, deberá declarar la nulidad del acto impugnado sin examinar dicho tema en la sentencia que dicte.

 

• El tribunal contencioso se pronunciará sobre el derecho subjetivo del actor a partir de datos y pruebas que éste allegue al juicio de nulidad, que sean suficientes para analizar si el particular cuenta con el derecho para que se le otorgue lo pedido, porque ante la duda acerca de algún elemento constitutivo, tendrá que reservar dicho examen a la autoridad administrativa para no dejarlo en estado de indefensión.

 

• De los artículos 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se desprende la posibilidad de declarar la nulidad y no reconocer la existencia del derecho subjetivo ni ordenar su restitución ; por tanto, resulta ilegal que la Sala responsable declare la nulidad de la resolución de origen para el efecto de que la autoridad fiscal niegue, por otros motivos, la solicitud que originó el acto administrativo cuya nulidad se demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ¹ .

 

La ejecutoria referida dio lugar a la aprobación de la tesis 2a. X/2010, que es del tenor siguiente:

 

“ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL DERECHO SUBJETIVO NECESARIO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO Y EL REQUERIDO PARA OBTENER UNA SENTENCIA FAVORABLE, TIENEN ALCANCES DIFERENTES.- El artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo condiciona la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a que el demandante acredite su interés jurídico, en el que está inmersa la noción de un derecho subjetivo; mientras que los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la misma Ley, establecen la obligación de que el Tribunal, antes de reducir el importe de una sanción, condenar a la autoridad a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos, u ordenar la restitución de un derecho subjetivo, constate la existencia de este último. Así, en las disposiciones aludidas se otorgan diferentes alcances a la expresión "derecho subjetivo", pues en el primer caso se le da una significación puramente procesal que atañe a la legitimación del actor para ejercer la acción y de no acreditarse se procederá al sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo; en cambio, en el segundo supuesto se vincula al análisis de fondo de la pretensión del actor, porque el Tribunal, una vez que declara la nulidad, debe verificar que el actor cuenta con el derecho para que se le otorgue lo pedido en la instancia de origen, ordenando su restitución en la sentencia que dicte, pero si no se comprueba, genera que únicamente se declare la nulidad del acto o resolución reclamado ante los vicios advertidos, sin ordenar, por ejemplo, que se devuelva al actor un ingreso tributario o se le pague una pensión, dado que estos aspectos tendrán que examinarse por la autoridad administrativa si está obligada a dar una respuesta por virtud de la nulidad.” ²

 

II. Ilegalidad de la resolución administrativa impugnada por el quejoso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, este tribunal destaca que en resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil nueve, en el expediente de marca ****** ³ , la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas B del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial denegó a la quejosa el registro de la marca con la denominación “*********” porque estimó que el registro solicitado incurría en la prohibición prevista en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que contravenía una disposición legal, a saber, las Disposiciones Comunes Internacionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud que prevé la denominación “*********” (sic), la cual no puede ser registrada como marca.

 

La autoridad consideró que la marca propuesta “*********” resultaba semejante a la denominación común internacional “*********”, la cual, por su carácter de denominación única, debía diferenciarse en su pronunciación y escritura, sin que indujera a confusión con otras denominaciones ordinarias, de manera que se actualizaba la prohibición de registro de la marca porque el signo propuesto imitaba una denominación común internacional.

 

En la sentencia reclamada, la Sala responsable resolvió que la autoridad administrativa no había fundado debidamente la resolución impugnada, en virtud de que se refirió al artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial sin que la recomendación establecida a través de la Guía Sobre el Uso de las Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (consistente en que los Estados miembros adoptarán medidas como promulgación de normas o reglamentos para evitar que se formen marcas, como en el caso es “*********” o, en concreto, impedir la incorporación deliberada de partículas significativas de una denominación Común Internacional en una marca) se encontrara positivada como derecho interno.

 

Lo anterior permite llegar a una primera conclusión: La Sala responsable estimó que la resolución administrativa impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada, en virtud de que el supuesto legal que citó para denegar el registro de la marca propuesta por la quejosa no se actualizaba.

 

Posteriormente, la Sala responsable estableció que la denominación común internacional ********* (sic) no era un hecho controvertido; que no podía soslayarse la existencia de las denominaciones comunes internacionales y que si bien no había una norma que prohibiera el registro de dichas denominaciones comunes, con base en las consideraciones expuestas por la Segunda (sic) Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2719/2013, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil trece, que tal prohibición se había incorporado en nuestro sistema jurídico en los artículos 89, fracción I y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Estableció que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debía constatar si la quejosa tenía derecho a obtener el registro de la marca .

 

Consideró correcta la decisión de la autoridad administrativa sobre la importancia de no utilizar las Denominaciones Comunes Internacionales ni la partícula común de éstas como marca y que la marca propuesta a registro como “*********” es semejante a la Denominación Común Internacional “*********” (sic) pues la propuesta registral intercambia de lugar las letras “*” y “*” del término *********, lo que no impide que al formularse la articulación de las denominaciones ********* y ********* se pronuncien de forma muy semejante.

 

Tales circunstancias permiten llegar a una segunda conclusión: La Sala responsable analizó y resolvió cuál era el fundamento legal del que deriva la prohibición para denegar el registro de una denominación común internacional para sustancias farmacéuticas como marca, así como la existencia de la semejanza entre la marca propuesta “*********” y la denominación común internacional para sustancias farmacéuticas ********* o *********.

 

Posteriormente, la Sala destacó que, con independencia de que la denominación propuesta a registro (“*********”) es semejante al nombre de uso común a nivel internacional, como es la denominación común internacional ********* , en la resolución en la que se denegó el registro de la marca, la autoridad administrativa se refirió a ********* y omitió citar, en forma específica, la disposición jurídica que prevé dicha hipótesis como impedimento y por qué el caso se ajusta a dicha prohibición, pues no estableció con exactitud cuál era la prohibición así establecida .

 

Resolvió que era insuficiente la determinación de la negativa del registro de la marca bajo la consideración de que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial , con base en el examen de la semejanza que, a su juicio, guarda la marca a registrar (*********) con la denominación común internacional (*********) cuando la quejosa se refiere en reiteradas ocasiones a “*********”, porque no estableció cuál es la disposición que prevé ese supuesto como impedimento para registrar la marca (semejanza con una denominación común internacional) y por qué el caso se ajusta a dicha prohibición.

 

Por tanto, consideró que la autoridad administrativa no había citado el fundamento de la negativa del registro marcario relativo a la prohibición de registrar como marca una denominación que sea semejante a una denominación común internacional ni había analizado por qué el caso se ajusta a dicha prohibición.

 

Es decir, aun cuando la Sala compartió el criterio de la autoridad administrativa en el sentido de que la marca propuesta a registro como “*********” es semejante a la Denominación Común Internacional “*********” (sic), resolvió que la autoridad administrativa no citó el fundamento que prevé la prohibición de registrar una marca que sea semejante a una denominación común internacional y que tampoco resolvió por qué existía esa prohibición; es decir, la semejanza entre la marca propuesta con la denominación común internacional “*********” .

 

Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción II y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos del fallo en cuanto a la aplicación de las recomendaciones de la Guía sobre el uso de la Denominación Común Internacional para Substancias Farmacéuticas, en relación con los artículos 89, fracción I y 90, fracciones II, IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, dada la existencia de la denominación común internacional “*********” y resolviera lo que en derecho correspondiera en cuanto al registro marcario solicitado por la quejosa.

 

Las consideraciones referidas permiten llegar a una tercera conclusión: La Sala responsable no reconoció la existencia del derecho subjetivo de la quejosa ni ordenó su restitución ; por el contrario, el estudio que realizó a la luz del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo genera, indirectamente, que la autoridad administrativa niegue, por otros motivos y fundamentos –los expuestos por la Sala responsable–, el registro de la marca propuesta por la quejosa.

 

Consecuentemente, este tribunal resuelve que la sentencia reclamada transgrede el derecho fundamental de fundamentación y motivación debidas ya que aun cuando la Sala analizó la pretensión del actor en el juicio de nulidad y determinó que es fundada para declarar la nulidad del acto impugnado, realizó el análisis de la constatación del derecho subjetivo de la quejosa, pero no lo reconoció ni ordenó su restitución sino que esa actuación generó que declarara la nulidad de la resolución de origen para el efecto –indirecto– de que la autoridad fiscal negara, por otros motivos, la solicitud que originó el acto administrativo cuya nulidad se demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

En mérito de las razones expuestas, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **** ****** ******** *******, contra la sentencia dictada el dos de julio de dos mil catorce, en el expediente ****************, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Al resultar fundados esos argumentos de inconstitucionalidad, se considera innecesario el análisis de los demás planteamientos, porque tienden a combatir: la incongruencia en el análisis de uno de los conceptos de anulación que planteó –porque debe quedar firme que la resolución administrativa impugnada es ilegal–, así como los argumentos que la Sala introdujo cuando constató el derecho subjetivo de la quejosa –los cuales deberán quedar sin efecto–, máxime que estos últimos, dado el sentido de la presente resolución, serán la materia que deberá analizar la autoridad administrativa en la nueva resolución que tendrá que dictar.

 

Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe:

 

“ CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA).- Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo.” ⁴

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos del amparo concedido a la quejosa consisten en que:

 

1. La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje insubsistente la resolución dictada el dos de julio de dos mil catorce, en el expediente ****************.

 

2. Dicte una nueva resolución en la que:

 

a) Reitere las consideraciones y fundamentos sobre la ilegalidad de la resolución en la que se denegó el registro de la marca que propuso la quejosa (no se surte el impedimento legal que citó la autoridad administrativa en la resolución impugnada porque la recomendación internacional en cita no tiene carácter vinculante para el Estado Mexicano y no puede aplicarse como si se tratase de una norma que forma parte de la Ley Suprema de la Unión).

 

b). Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y con base, exclusivamente, en el argumento antes referido, declare la nulidad de esa resolución para el efecto de que la autoridad administrativa, prescindiendo del argumento consistente en que, con fundamente en los artículos 4, 87, 88 y 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial es improcedente el registro de la marca propuesta por la quejosa, porque se contravenía el artículo 4 de la ley en cita, al transgredirse una disposición legal, a saber, la disposición 4 de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud, con libertad decisoria, resuelva si es procedente o no el registro de la marca propuesta por la quejosa.

 

Finalmente, no es el caso ordenar la notificación personal de este fallo, por no actualizarse los supuestos de la tesis 2ª./XIV/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, tomo XXXI, marzo de dos mil diez, página mil cuarenta y cinco cuyo rubro es:

 

“AMPARO DIRECTO. LA SENTENCIA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI EN LA DEMANDA SE PLANTEÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNA NORMA GENERAL O SE PROPUSO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO U OMITIÓ HACERLO.”

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 76, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege **** ****** ******** *******, contra la sentencia dictada el dos de julio de dos mil catorce, en el expediente ****************, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Notifíquese;

(Énfasis añadido)

 

SEGUNDO.- Visto el contenido de la ejecutoria que en la parte que nos ocupa se encuentra transcrita en el considerando que antecede, se procede a emitir un nuevo fallo, aclarándose que por acuerdo de 26 de febrero de 2015, se dejó sin efectos la sentencia de 2 de julio de 2014.

 

TERCERO.- Esta Sala es plenamente competente por materia y territorio, como se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 14, fracción XI en relación con el artículo 23, fracción VIII, ambos de la Ley Orgánica de este Tribunal reformada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010; así como en el artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el 13 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Lo anterior, tomando en cuenta que la resolución impugnada se apoya en la Ley de la Propiedad Industrial.

 

CUARTO.- En el único concepto de impugnación expuesto en el capítulo respectivo de la demanda, que se reitera en el escrito de alegatos ingresado en este Tribunal el 2 de diciembre de 2009, la parte actora hace valer, en esencia, que la resolución impugnada es ilegal, porque no está debidamente fundada y motivada, en contravención a lo dispuesto en el artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, llevando a cabo una indebida interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 4, del mismo ordenamiento legal, como se advierte del contenido de la Consideración “CUARTA”.

 

Afirma que del citado artículo 4º, se desprende que no se otorgará patente, registro o autorización, cuando su contenido o formas sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o contravengan alguna disposición legal; en ese orden de ideas, para la aplicabilidad de la disposición legal en cita, es necesario en el caso, que la marca sea contraria a la moral, al orden público o que contravenga una disposición legal; de donde se colige que para que se surta la hipótesis del artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario que el registro solicitado contravenga una disposición legal cierta y específica, es decir, para su actualización, es necesario que la autoridad cite el artículo 4º, correlacionándolo con el precepto legal en específico que en su caso establece la inadmisibilidad del registro de una marca en determinada circunstancia, lo que en la especie no sucedió.

 

Aduce que la indebida motivación del acto impugnado, resulta de que la autoridad solo menciona de forma general que con el registro solicitado se incurriría en la prohibición prevista en el artículo 4º, de la Guía sobre el uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud, pero en ningún momento cita de manera específica cuál es la hipótesis jurídica prevista en dicha disposición, ni el por qué, el caso se ajustaba a dicha supuesta prohibición, ya que, se insiste, en ningún momento se establece con exactitud cuál es la prohibición allí establecida.

 

Sigue diciendo que la demandada señala que nuestro país pertenece a la Organización Mundial de la Salud, con lo que se encuentra obligado a cumplir con todos los acuerdos y disposiciones de ese organismo internacional, sin embargo, en ningún momento cita cuál es la norma o disposición legal en la que se establece tal circunstancia, en tanto que tal apreciación debió encontrarse respaldada en el tratado o acuerdo internacional celebrado que establezca tal circunstancia ; con lo que al no citar la autoridad el precepto que sustente su dicho, se dejó a la actora en total estado de indefensión al desconocer en qué disposición jurídica se establece la obligación para México, de cumplir todos los acuerdos y disposiciones de la citada Organización Mundial de la Salud.

 

Afirma lo anterior, porque estima ilegal la determinación de la autoridad, al negar el registro solicitado de la marca ********* al considerar que resulta similar a la denominación *********, fundando su negativa en lo dispuesto por el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial; en tanto que, para que se actualice lo dispuesto en dicho precepto, es necesario que la marca propuesta a registro sea contraria a la moral, al orden público o que contravenga alguna disposición legal, supuestos que en la especie no se actualizan , tal como se desprende de la solicitud de registro de marca.

 

Sigue diciendo que para que sea aplicable el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario que la denominación propuesta a registro contravenga alguna disposición legal, cierta y específica, es decir, era necesario que el precepto legal antes citado se relacionara con otra hipótesis legal que establezca la inadmisibilidad de la marca solicitada.

 

Agrega que, en ese sentido, la demandada pretendió fundar su resolución en el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, al considerar que la marca propuesta a registro incurre en la prohibición prevista en el artículo 4º, de la Guía Sobre el Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas, señalando que por el simple hecho de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se encuentra obligado a cumplir todos los acuerdos que dicha organización emite, por lo que la existencia de la denominación********* impide la procedencia del registro de la marca *********; sin embargo, en ningún momento citó de manera específica cuál es la hipótesis jurídica prevista en el artículo 4º, de la Guía Sobre el Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas, ni el por qué el caso en especial se ajustaba a dicha supuesta prohibición, ya que, se insiste, en ningún momento se establece con exactitud cuál es la prohibición prevista en dicho artículo.

 

Sigue diciendo que suponiendo sin conceder que la marca propuesta a registro fuera similar en grado de confusión a la denominación común internacional, para que se pudiera negar válidamente el registro, sería necesario que en todo caso existiera una disposición específica por la que México estuviera obligado a aplicar y en la cual específicamente se estableciera la prohibición de registrar como marca una denominación que sea similar en grado de confusión a una denominación común internacional , sin embargo, la autoridad no puede citar tal norma jurídica, sencillamente porque no existe como tal, basándose sólo en parciales interpretaciones para negar el registro marcario.

 

Sostiene que derivado de lo antes dicho, es claro que la resolución carece de la debida fundamentación y motivación, aunado a que se llevó a cabo una indebida interpretación del artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues como lo ha establecido, para la aplicación de dicho supuesto, era necesario que ésta se correlacionara con otra disposición legal que sea de aplicación obligatoria para nuestro país y que establezca de forma específica la prohibición del registro de marca en determinada circunstancia, elementos que no se dan en el presente caso.

 

Arguye que aunado a lo anterior, la demandada pasó por alto lo dispuesto en el artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que prevé en forma limitativa y específica bajo qué hipótesis y en qué supuestos no procede el registro de una marca, por lo que para que pudiera negarse válidamente el registro de la marca ********* hubiera sido necesario que se actualizara alguna de las hipótesis previstas en el artículo en mención ; sin embargo, al no haber sido así, es claro que el registro solicitado es plenamente procedente, al no ubicarse en ninguna de las prohibiciones establecidas de manera específica y limitativa por el artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Afirma que suponiendo sin conceder, que existiera una disposición expresa que estableciera la negativa de la marca en el caso de la existencia de una denominación común internacional, lo cierto es que tal como se hizo valer en el procedimiento de origen, la marca propuesta a registro difiere en grado significativo de la denominación común internacional *********; además de que resalta el hecho de que la actora es titular, en diferentes países, de la marca *********, que ha sido otorgada para amparar productos pertenecientes a la clase * del nomenclátor oficial, lo que sin duda robustece la distintividad con que cuenta dicha marca y la procedencia de su registro, lo que se corrobora con los títulos de marca ofrecidos como prueba en el procedimiento de origen; todos y cada uno de los cuales, en un total de ONCE, detalla en la hoja 16 de su escrito inicial de demanda, concedidos en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Hong Kong, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Vietnam.

 

Asimismo, refiere que en el procedimiento de origen, a fin de proporcionar mayores bases para el registro de la marca *********, realizó de manera voluntaria una limitación de productos para quedar como “******** ************ **** ** *********** ** ************ ************* ************”, de donde resulta claro que la marca está dirigida a identificar un producto totalmente diferente en su naturaleza y aplicación.

 

Por último, señala que en razón de todo lo antes expuesto, queda evidenciado que los hechos que motivaron la resolución impugnada fueron apreciados en forma equivocada.

 

La enjuiciada al formular su contestación de demanda, sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada, porque contrario a lo dicho por la actora, al haberse realizado el estudio respectivo del signo marcario en su conjunto, se advirtió la hipótesis prevista en el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial; en tanto que la propuesta a registro “ *********” imita y es semejante en grado de confusión a la Denominación Común Internacional “ *********”, que se encuentra incluida en los rubros contemplados en la Disposición 4 de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (NHO/PHARMS/NOM 1570) y la Resolución WHA 29.35.

 

Sigue diciendo que además se hizo del conocimiento de la actora que las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) emitidas por la Organización Mundial de la Salud, tienen por objeto identificar las sustancias o ingredientes farmacéuticos activos, con nombres únicos que son reconocidos en todo el mundo y son del dominio público; que permiten indicar a los profesionales de la salud el tipo de producto farmacéutico de que se trata, esto es, la sustancia activa que se va a comercializar como producto farmacéutico, de ahí la importancia de no utilizar dichas denominaciones, ni la partícula común de ésta, como marca, para no restringir las posibilidades de selección de otras denominaciones de la misma serie, para evitar confusiones y los consiguientes riesgos a la seguridad de los pacientes.

 

Agrega que al realizar el estudio de la semejanza en grado de confusión entre los signos en pugna, se pudo determinar que la denominación propuesta a registro “*********”, imita y es semejante en grado de confusión al término ********* , ya que se pronuncian de forma muy semejante; que en ese orden de ideas, no debe perderse de vista que es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de ese Instituto, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que al momento de otorgar un registro marcario, siempre se debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado.

 

Por último, en cuanto a lo dicho por la actora en el sentido de que cuenta con diversos registros marcarios con la denominación “*********” concedidos por varios países y que por ello se le debe conceder el registro solicitado, precisa que el signo propuesto carece de toda distintividad y no como pretende hacer creer la actora, aunado al hecho de que el registro de una marca cuenta con un ámbito de validez limitado a territorio nacional, lo que además de constar en la ley de la materia, se establece en el mismo Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

 

Agrega que del contenido del artículo 6º del citado Convenio, que se transcribe, se advierte que esa autoridad no está obligada a seguir los criterios establecidos en una oficina extranjera, pues el hecho de que las Oficinas correspondientes, en otros países, hayan determinado que el signo propuesto por la actora es registrable, de ninguna manera vincula a ese Instituto a otorgar el registro propuesto; que, lejos de eso, el precepto internacional constriñe el procedimiento respectivo a la legislación nacional, es decir, que los criterios establecidos por una Oficina extranjera NO son vinculatorios a las determinaciones que ese Instituto deba tomar, pues no existe dispositivo nacional ni internacional que establezca dicha obligación, máxime que el presente caso debe analizarse de forma particular y no generalizada.

 

Apuntado lo anterior, los Magistrados integrantes de esta Sala, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de 9 de junio de 2014, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el D.A.- 663/2014, determinan que son parcialmente fundados los argumentos de agravio hechos valer por la actora y suficientes para declarar la nulidad solicitada, en virtud de que el acto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:

 

Para corroborar lo anterior, esta Sala tiene a la vista, porque corre agregada de fojas 19 a 22 del expediente en estudio, la resolución impugnada, contenida en el oficio número MA/M/1985/******* de 25 de febrero de 2009, en donde, como fundamentos y motivos para negar el registro marcario ****** *********, la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “B” de la Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sostuvo, en esencia, los siguientes:

 

○ Dicho acto se emitió con fundamento en los artículos 1o, 2º, fracción V, 4, 6o. fracción III, 87, 88, 122 y 125, segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial; así como en la Disposición número 4 de la Guía sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (WHO/PHARM S/NOM 1570).

 

○ De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca, es todo signo visible capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; por su parte, es el artículo 87 de la Ley en comento el que establece que el uso exclusivo de una marca sólo se obtiene mediante su registro ante ese Instituto.

 

○ Asimismo, el Ordenamiento Legal que rige a la materia, contempla los diversos supuestos por los cuales no se otorgará un registro; y el caso concreto se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

○ En la respuesta al oficio de impedimento, el apoderado de la interesada señaló que el mismo carece de fundamentación y motivación; respecto de lo cual, adujo la autoridad que no debe perderse de vista que el oficio de impedimento es una parte o etapa del procedimiento de registro de marcas, mismo que culmina con el título correspondiente o bien con la negativa de dicho registro, siendo que en el particular, dicho oficio es resultado del examen de fondo donde se encontró que la denominación propuesta a registro incurre en la prohibición prevista en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial en referencia a la disposición número 4 de la Guía sobre el uso de denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas, emitida por la Organización Mundial de la Salud, oficio que contrariamente a lo dicho por la interesada, sí cumple con las formalidades legales ya que claramente señala la razón y el motivo del impedimento, así como los fundamentos legales a tal motivo.

 

○ En ese tenor, concluyó que el oficio de objeción, si se encuentra debidamente fundado y motivado de acuerdo al objeto que persigue, ya que a través de él, no se negó el registro solicitado, ajustándose exactamente a las prevenciones de ley, sino que únicamente en términos del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial fue un comunicado de la existencia de un impedimento para otorgar el registro en trámite, además de que se ofreció al solicitante la oportunidad de hacer las manifestaciones que estimara pertinentes, con lo cual sus aseveraciones se desestimaron.

 

○ Resulta relevante hacer notar que el oficio en efecto fue debidamente fundado y motivado, tal y como se desprende de su escrito de contestación, ya que se realizaron las manifestaciones que a su derecho convinieron, de lo que se desprende que, las razones por las cuales se emitió el mismo, fueron comprendidas.

 

○ Atendiendo al caso particular y aclarado lo anterior, se advirtió como impedimento legal, a la solicitud, que la denominación propuesta a registro incurre en la prohibición establecida en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, al contravenir una disposición legal, ya que México forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por tanto se encuentra obligado a respetar las disposiciones que emanan de dicho organismo, en este caso las relativas a las llamadas Denominaciones Comunes Internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial y está conformada por 193 Estados Miembros, dentro de los cuales se encuentra México, derivado de su participación como Miembro de la ONU.

 

○ Que la misma, tiene el mandato de "desarrollar, establecer y promover normas internacionales con respecto a productos biológicos, farmacéuticos y similares". El programa de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas, es uno de los medios que utiliza para cumplir dicho mandato.

 

○ En relación con dichas denominaciones la OMS emitió una Guía sobre el uso de las Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias farmacéuticas (WHO/PHARM S/NOM 1570).

 

○ Así, las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) emitidas por la Organización Mundial de la Salud, tienen por objeto identificar las sustancias o ingredientes farmacéuticos activos, con nombres únicos que son reconocidos en todo el mundo y son del dominio público, estas denominaciones se conocen igualmente como nombres genéricos; permiten indicar a los profesionales de la salud el tipo de producto farmacéutico de que se trata, esto es, la sustancia activa que se va a comercializar como producto farmacéutico, de ahí la importancia de no utilizar dichas denominaciones, ni la partícula común de ésta, como marca, para no restringir las posibilidades de selección de otras denominaciones de la misma serie y para evitar confusiones y los consiguientes riesgos para la seguridad de los pacientes.

 

○ Es por ello que, dado su carácter de denominaciones únicas, las DCI deben diferenciarse en su pronunciación y en su escritura y no deben inducir a confusión con otras denominaciones que son utilizadas corrientemente, evitando cualquier tipo de conflicto que se pudiera suscitar entre una Denominación Común Internacional y una denominación de un signo distintivo, lo que no acontece en el presente caso.

 

○ Cabe señalar que para evaluar si el signo solicitado se encuentra contenido en alguno de los supuestos de la prohibición que establece el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, deben tenerse en consideración los siguientes factores:

 

○ La propia estructura nominativa o gráfica del signo solicitado, puesto que es indudable que en algunas ocasiones un signo es per se inadecuado para constituirse como marca, al margen de los productos o servicios a que pretende aplicarse, en la medida que contravienen abiertamente a la ley, como sucede en el caso.

 

○ Con respecto a ciertos signos, sí habría que tomar en consideración la naturaleza de los productos o servicios a los que pretenda aplicarse la marca.

 

○ Por último, la sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios identificados con la marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien, a la publicidad relativa a los mismos.

 

○ Tomando en cuenta lo anterior, concluyó que el signo propuesto a registro, contrario a lo manifestado por el apoderado de la interesada, en su escrito de contestación, encuadra en la hipótesis normativa del artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con las Disposiciones comunes Internacionales emitidas por la OMS, en atención a queresulta semejante a la Denominación Común Internacional " *********"(sic), la cual es mencionada en el listado de denominaciones comunes internacionales bajo la resolución WHA 29.35; es así que, aún y cuando la propuesta registral intercambia de lugar las letras * y * del término *********, no impide que al formularse la articulación de las denominaciones ********* y ********* se pronuncien de forma muy semejante.

 

○ Por lo antes referido, atendiendo al estudio global y en conjunto del signo propuesto, concluyó que éste es semejante a la Denominación Común Internacional, la cual dada su naturaleza, no es susceptible de apropiación; luego entonces, por su carácter de denominación única, debe diferenciarse en su pronunciación y en su escritura y no debe inducir a confusión con otras denominaciones ordinarias, como acontece en el presente caso, por lo que incurre en la prohibición prevista en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la Ley es clara al señalar que no procede el registro de una marca cuando ésta contraviene lo dispuesto por una disposición legal, tal y como sucede en el presente caso, pues es evidente que el signo propuesto imita una Denominación Común Internacional.

 

○ Por último, la enjuiciada estimó importante mencionar que a efecto de emitir dicha resolución, la autoridad, pese a no haberlos transcrito, tomó en consideración todos y cada uno de los argumentos que la interesada esgrimió en su escrito de contestación al impedimento legal citado, argumentos que en todo momento fueron superados por las consideraciones allí contenidas, al adecuarse a los supuestos legales aplicables al caso concreto, resultando improcedentes las pretensiones de la solicitante del registro en comento.

 

Ahora bien, los artículos 14 y 16 constitucionales señalan que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa.

 

Y, como se ha visto, la autoridad al emitir la resolución impugnada, fundó su determinación, entre otros, en los artículos 4°, 87, 88 y 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecen lo siguiente:

 

“LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

 

Artículo 4o. No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

 

Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

 

Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

 

Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

 

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

…”

 

De lo anterior, se advierte que el artículo 87, señala que si bien un industrial, comerciante o prestador de servicios puede hacer uso de una marca en la industria en el comercio o en los servicios que presta, la marca tiene que obtenerse a través de un registro otorgado por el Instituto para que se pueda hacer uso del registro marcario en forma exclusiva.

 

Además, el artículo 88 de la ley de la materia considera que por marca debe entenderse a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

 

En ese mismo contexto, el diverso artículo 89, fracción I, de la Ley de la materia, establece que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas y susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse a los de su misma especie o clase, entre otras.

 

Por lo tanto, la autoridad demandada en la resolución impugnada consideró que no se podría otorgar el registro marcario de conformidad con el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual refiere que no podrá otorgarse patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esa ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios, entre otras, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

 

Siendo posible considerar, que la marca contravendría una disposición legal y no así el orden público, la moral y las buenas costumbres, como lo entiende el demandante, debido a que el artículo 4°, de la Ley de la Propiedad Industrial emplea la letra “o”, como condicionante y no como vinculante, es decir, que puede contrariar el orden público, la moral, las buenas costumbres o alguna disposición legal.

 

Ahora bien, la autoridad cita en la resolución que como impedimento legal, en la solicitud de registro de marca, además del artículo cuarto, se contravienen otras disposiciones, puesto que México, forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo tanto, se encuentra obligado a respetar las disposiciones que emanan de dicho organismo, así como las relativas a las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), tales como la Disposición 4 de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (NHO/PHARMS/NOM 1570) y la Resolución WHA 29.35.

 

Lo anterior, puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el Organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud, está conformada por 193 Estados Miembros, dentro de los cuales, se encuentra México, derivado de su participación como miembro de la ONU, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene el mandato de desarrollar, establecer y promover normas internacionales con respecto a productos biológico, farmacéuticos y similares.

 

Sin embargo, lo fundado de los argumentos de la parte actora resulta, como lo determinó el H. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria de 9 de febrero de 2012 dictada en el D.A.- 809/2011 (NUMERO INTETRNO 898/2011) que corre agregada de fojas 180 a 212 del presente expediente-, de que las disposiciones contenidas en las Denominaciones Comunes Internacionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud, no son de aplicación obligatoria en nuestro país, ello en razón de que, de dichas disposiciones, se advierte que se recomienda a los Estados partes, las citadas denominaciones para los medicamentos que hayan de figurar en las ediciones de la Pharmacocopea Internationalis (farmacopea Internacionan( � adoptar las medidas que juzguen adecuadas para prohibir el empleo, con fines no autorizados, de las denominaciones comunes internacionales elegidas; y evitar que se concedan a los fabricantes derechos exclusivos de propiedad sobre esas denominaciones.

 

Siendo que, de dicho documento, como se estableció en la ejecutoria de referencia, se advierte la falta de intervención de los órganos competentes constitucionalmente, Ejecutivo Federal y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, como cuerpo de control de los actos que impliquen obligación internacional, particularmente de las resoluciones o recomendaciones, para que resulten ser de carácter obligatorio en nuestro país, siendo que denota que constituyen solamente una invitación o sugerencia del documento internacional que se emita; por lo tanto, es de deducir que existe amplia permisibilidad de su cumplimiento, traduciéndose en una “invitación”, de índole moral o político, de ahí lo fundado de los argumentos hechos valer por el demandante, en lo que a este tema se refiere.

 

Y, a este respecto, es importante señalar que el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, así como que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Disposición que literalmente señala lo siguiente:

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

 

En ese orden de ideas, le asiste la razón a la parte actora cuando sostiene que el hecho de que nuestro país pertenezca a la Organización Mundial de la Salud, se encuentra obligado a cumplir con todos los acuerdos y disposiciones de ese organismo internacional, sin embargo, la demandada fue omisa en citar cuál es la norma o disposición legal en la que se establece tal circunstancia, así como el contenido de la misma, en tanto que su determinación a este respecto, debió encontrarse respaldada en el tratado o acuerdo internacional celebrado que establezca tal situación, lo que en la especie no sucedió.

 

Por lo anterior, es insuficiente que en la resolución impugnada, se indicara únicamente que México forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y esto es, precisamente, de conformidad con los convenios celebrados entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que impide la adquisición de derechos de propiedad intelectual (en caso concreto de las marcas), correspondiente a las Denominaciones Comunes Internacionales, donde se señalan los nombres comunes de las sustancias activas con las que se componen los productos farmacéuticos y se pretenden distinguir; los cuales son un nombre único, que se reconoce en todo el mundo como nombre genérico para una sustancia activa.

 

Ahora bien, las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), tienen por objeto identificar las substancias o ingredientes farmacéuticos activos (Identificado con el código WHO/PHARM S/NOM 1570, el cualfue citado en la resolución impugnada; sin embargo,dicho documento, de acuerdo con lo resuelto en la diversa ejecutoria de 9 de febrero de 2012, dictada por el Décimo Primer Colegiado en Materia Administrativa en el D.A.- 809/2011, NO es de observancia obligatoria para “México”, aunque éste sea parte de dicho Organismo Internacional, de conformidad con el artículo 133, Constitucional, ya citado.

 

Se dice lo anterior, porque la Disposición 4 de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (WHO/PHARM S/NOM 1570), en esencia, hizo una recomendación a los Estados miembros para que adoptaran medidas como la promulgación de normas o reglamentos para impedir la adquisición de derechos de propiedad sobre las Denominaciones Comunes Internacionales DCI, incluida la prohibición del registro de una de éstas como marca, ya que las Denominaciones Comunes Internacionales identifican sustancias farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos, esto es, es un nombre único reconocido en todo el mundo y de dominio público, también se les conoce como nombres genéricos.

 

Asimismo, la finalidad de ese sistema de las Denominaciones Comunes Internacionales, es fundamentalmente para evitar confusiones y los consiguientes riesgos para la seguridad de los pacientes, por ello, las marcas no podrán formarse a partir de las Denominaciones Comunes Internacionales y, en particular, no podrán incluir la partícula común de estas denominaciones.

 

Dicho sistema fue iniciado en 1950, al aprobarse en la tercera Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, la resolución WHA3.11, que se realizó con el fin de evitar problemas internacionales de carácter económico y social, en la que se reconoció la conveniencia de establecer un sistema internacional de denominaciones comunes para los nuevos productos farmacéuticos que puedan estimarse oportuno incluir más tarde en la Pharmacopoea Internationalis (farmacopea internacional).

 

De acuerdo con lo cual, el citado organismo aprobó los principios generales establecidos por el Comité de Expertos para la unificación de farmacopeas y determinó que el Comité de Expertos procediera a la selección y aprobación de denominaciones comunes para los medicamentos que hayan de figurar en ediciones sucesivas de la Pharmacopoea Internationalis (farmacopea Internacional).

 

Finalmente, dispuso que el Director General de la Asamblea Mundial de la Salud comunicará a las autoridades nacionales encargadas de las farmacopeas, los nombres que de tiempo en tiempo seleccione el Comité de Expertos; y recomiende que dichos nombres sean oficialmente reconocidos y aprobados y, si deciden incluir las sustancias en la farmacopea nacional, recomiende asimismo la adopción de las denominaciones comunes como nombres de farmacopea; además, pida a los Estados miembros que adopten las medidas que juzguen adecuadas para prohibir el empleo, con fines no autorizados, de las denominaciones elegidas y, en particular, para evitar que se concedan a los fabricantes derechos exclusivos de propiedad sobre esas denominaciones.

 

Así, las denominaciones seleccionadas, una vez realizado un procedimiento, se dan a conocer en la publicación periódica de la Organización Mundial de la Salud "WHO Drug Information con carácter de "DCI propuestas".

 

Y, si bien es cierto, en términos del artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios o tratados que estén de acuerdo con la Constitución, que son celebrados por el Presidente del Estado Mexicano y son aprobados por el Senado, constituyen la Ley Suprema de la Unión y, por ende, son normas de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, también lo es que en la resolución impugnada, no se indicó cuál es el tratado o acuerdo internacional, o bien, la disposición legal interna en que conste la aceptación del Estado Mexicano para que de manera vinculante se obligue a respetar lo establecido en la Disposición 4 de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud, pues esta disposición (recomendación) por sí sola, no puede tener esos efectos vinculantes, sino que es necesario conocer de qué acuerdo internacional o norma jurídica interna parte la obligatoriedad para la República Mexicana.

 

Lo anterior, porque las recomendaciones como la que se citó en la resolución impugnada, por sí solas o en forma aislada, no constituyen fuente del derecho internacional aplicable en nuestro Estado. Además de que la palabra “recomendar” es sinónimo de sugerencia, invitación, aviso, consejo, cuyo significado es, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encargar, pedir o dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio; aconsejar algo a alguien para bien suyo; hablar o empeñarse por alguien, elogiándolo y, hacer recomendable a alguien.

 

De ahí que “las recomendaciones”, son sugerencias emitidas por organismos internacionales para que un Estado miembro adopte una medida en relación con la protección de los derechos, es decir, son sugerencias que tienden a que el Estado actúe en una forma u otra, pero las mismas no pueden considerarse vinculantes, como si se tratase de un tratado internacional; en tanto que la integración de las normas o principios del derecho internacional en un Estado, debe hacerse a través de su adopción al derecho interno, o bien, que éste remita expresamente a la observancia de una disposición de carácter internacional.

 

De modo que, las recomendaciones emitidas en el ámbito internacional pueden ser obligatorias en el orden jurídico de un Estado como el nuestro, por así establecerlo su máximo documento jurídico, siempre y cuando se adopten en el derecho interno o se remita a lo que dispone expresamente una norma externa, pero la recomendación por sí, sin cumplir con los requisitos constitucionales para su integración al derecho interno, no puede resultar obligatoria para el Estado Mexicano, sino que se requiere de su incorporación –vía incorporación al derecho interno o remisión de la norma interna a la internacional- para que sean vinculantes y entonces pueda hablarse que están incorporadas al ordenamiento jurídico positivo o Ley Suprema de la Unión en términos del precepto antes transcrito.

 

En ese orden de ideas, la recomendación establecida a través de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (WHO/PHARM S/NOM 1570), consistente en que los Estados miembros adoptarán medidas como promulgación de normas o reglamentos para evitar que se formen marcas como en el caso es “*********”, o en concreto, impedir la incorporación deliberada de partículas significativas de una Denominación Común International en una marca, para considerarse una disposición legal infringida en concordancia con lo que dispone el numeral 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, debía constituir parte de la Ley Suprema de la Unión, esto es, ser positivada como derecho interno cumpliendo con los requisitos constitucionales que establecen los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, o bien, respaldado con la celebración de un acuerdo internacional en términos del precepto 133 de la Constitución Federal, lo que en la especie NO sucede; como se puntualizó en la ejecutoria de 9 de febrero de 2012.

 

Lo anterior, porque la propiedad intelectual como derecho humano o como cualquier otro derecho de esta naturaleza, sólo puede ser restringido a través de una norma que tenga carácter de ley y que regule sus condiciones generales y las circunstancias que la autorizan; que al estar reguladas por la ley, las limitaciones a los derechos deben atender a ciertas características formales y materiales para su aprobación, y cumplir los requisitos de generalidad y abstracción, esto es, al hablar de ley no puede concebirse en otro sentido más que el de ley formal, que es aquella norma adoptada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno del Estado, o bien, el procedimiento dispuesto para la aceptación de acuerdos internacionales en términos del artículo 133 Constitucional.

 

Por lo anteriormente expuesto, le asiste la razón a la enjuiciante, cuando aduce que en la especie no se surte el impedimento legal citado por la autoridad en la resolución impugnada, pues de acuerdo con lo resuelto en laejecutoria de 9 de febrero de 2012, la recomendación internacional de referencia, NO es de carácter vinculatorio para el Estado Mexicano y no puede aplicarse como si se tratase de una norma que forma parte de la Ley Suprema de la Unión.

 

Ahora bien, el hecho de que las Denominaciones Comunes Internacionales no sean obligatorias, no implica que dichas denominaciones no sean los nombres comunes a nivel internacional y que, por lo tanto, su uso no pueda ser otorgado de manera exclusiva a un particular. En otras palabras, si bien es cierto las Denominaciones Comunes Internacionales como normas de derecho internacional no son obligatorias para México, también debe resaltarse (y no puede soslayarse) que existen nombres únicos reconocidos en todo el mundo, que se han vuelto de uso común para identificar sustancias o ingredientes farmacéuticos activos y que, por lo tanto, no pueden otorgarse como marcas, pues esos términos se tornan descriptivos de los nombres únicos reconocidos en todo el mundo por la costumbre de su uso.

 

Asimismo, como afirma la actora, en el procedimiento de origen, a fin de conseguir el registro de la marca *********, realizó de manera voluntaria una limitación de productos para quedar como “******** ************ **** ** *********** ** ************ ************* ************” , como se advierte de la documental que obra a fojas 107 del presente expediente.

 

Y, para esta Juzgadora, no pasan desapercibidas las probanzas exhibidas por la actora, consistentes en diversos registros y constancias referentes a registros con la denominación *********, en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Hong Kong, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Vietnam, sin embargo, es de señalarse que dichas constancias en nada benefician a los intereses de la actora.

 

Lo anterior puesto que la propiedad intelectual deviene "territorial", por el alcance esencialmente geográfico de su aplicación, mismo que se define por las restricciones o límites nacionales. Esto es, cada país determina, para su propio territorio, e independientemente de cualquier otro país, lo que será protegido como propiedad intelectual y por cuánto tiempo, es decir, la existencia y duración de los beneficios de la protección.

 

Por consiguiente, el hecho de que una persona pueda tener un derecho de propiedad intelectual válido y ejecutable en un país, no significa que pueda hacerlo valer necesariamente en otro.

 

En tal virtud, el hecho de que diversos países hayan concedido a la parte actora un registro marcario respecto de la denominación *********, no significa que por ese hecho el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentre obligado a conceder el registro marcario sobre la misma denominación en nuestro país, toda vez que en materia de propiedad industrial rige el principio de territorialidad, de conformidad con el artículo 1º, de la Ley de la Propiedad Industrial, que en su parte conducente señala:

 

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.”

 

Sin embargo, también le asiste la razón a la accionante, cuando sostiene la ilegalidad de la resolución impugnada porque no se configura alguna de las hipótesis de prohibición de registro de marca, previstas en el artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, de ahí que, con independencia de que la denominación propuesta a registro resulte ser semejante al nombre de uso común a nivel internacional, como lo es la Denominación Común Internacional*********; no puede soslayarse que a ese respecto, la enjuiciada fue omisa en citar de manera específica cuál es la disposición jurídica que prevé dicha hipótesis como impedimento y el por qué, el caso se ajusta a dicha supuesta prohibición, ya que en ningún momento se estableció con exactitud cuál es la prohibición así establecida; por lo que, aun cuando la marca propuesta a registro sea similar en grado de confusión a la denominación común internacional de referencia, para que se pueda negar válidamente el registro, es necesario que exista una disposición específica, de observancia obligatoria, en la cual se establezca la prohibición de registrar como marca una denominación que sea similar en grado de confusión a una denominación común internacional; sin embargo, la autoridad fue omisa en citar tal norma jurídica, porque no existe, basándose sólo en parciales interpretaciones para negar el registro marcario.

 

Disposición necesaria que, efectivamente, no se advierte del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prevé en forma limitativa y específica los supuestos en los cuales no procede el registro de una marca, al establecer lo siguiente:

 

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

 

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

 

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

 

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

 

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

 

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

 

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

 

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

 

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

 

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

 

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

 

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

 

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

 

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

 

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

 

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

 

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

 

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

 

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

 

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

 

XV bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

 

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”

 

Siendo claro que del anterior precepto, no se advierte la prohibición de registrar como marca una denominación que sea similar en grado de confusión a una denominación común internacional; en tanto que la enjuiciada, en la resolución impugnada, sostiene que la marca propuesta a registro es semejante en grado de confusión a una denominación internacional de uso común, sin que al respecto se haya señalado precepto legal alguno que sancione o actualice dicho supuesto ; es decir, no citó el fundamento legal en el que –en todo caso- se prevé la prohibición de registro de marca hecho valer , concretamente, relativo a la semejanza en grado de confusión de una marca con una denominación común internacional.

 

En ese sentido, para esta Sala no resulta correcta la determinación de la negativa de registro de marca, por la autoridad demandada, bajo la consideración de que “se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial”, realizando el examen de la semejanza que, a su juicio, guarda la marca a registrar (*********) con la denominación común internacional (*********), sin que establezca cuál es la disposición legal que prevé ese supuesto y que sea infringida con el registro de marca solicitado.

 

Y si bien es cierto, las Denominaciones Comunes Internacionales son conocidas a nivel internacional, por lo que se busca evitar la incorporación deliberada de partículas significativas de una Denominación Común Internacional en una marca o cualquier otro documento a través del cual se plasme información a nivel mundial que pueda implicar otorgar un derecho de manera indebida, además que como de igual forma se dejó asentado, la marca cuyo registro se pretende *********, es semejante a la de Denominación Común Internacional *********, la cual es mencionada en el listado de Denominaciones Comunes Internacionales, bajo la resolución WHA 29.35.

 

También lo es que, como quedó precisado en párrafo anteriores, la recomendación establecida a través de la Guía Sobre Uso de Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas emitida por la Organización Mundial de la Salud (WHO/PHARM S/NOM 1570), consistente en que los Estados miembros adoptarán medidas como promulgación de normas o reglamentos para evitar que se formen marcas como en el caso es “*********”, o en concreto, impedir la incorporación deliberada de partículas significativas de una Denominación Común International en una marca, para considerarse una disposición legal infringida en concordancia con lo que dispone el numeral 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, debía constituir parte de la Ley Suprema de la Unión, esto es, ser positivada como derecho interno; lo que en la especie no sucede; en tanto que la propiedad intelectual, como derecho humano o como cualquier otro derecho de esta naturaleza, sólo puede ser restringido a través de una norma que tenga carácter de ley y que regule sus condiciones generales y las circunstancias que la autorizan; que al estar reguladas por la ley, las limitaciones a los derechos deben atender a ciertas características formales y materiales para su aprobación, y cumplir los requisitos de generalidad y abstracción, esto es, al hablar de ley no puede concebirse en otro sentido más que el de ley formal, que es aquella norma adoptada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno del Estado, o bien, el procedimiento dispuesto para la aceptación de acuerdos internacionales en términos del artículo 133 Constitucional.

 

En consecuencia, resulta evidente que la resolución impugnada no está debidamente fundada, no obstante que, como fue sostenido con antelación, la debida fundamentación de un acto administrativo radica en el hecho de que la autoridad emisora del mismocite los preceptos legales aplicables, lo cual no aconteció en la especie, debido a que la autoridad demandada NO citó el fundamento de la negativa de registro marcario relativo a la prohibición de registrar como marca una denominación que sea similar en grado de confusión a una denominación común internacional; estableciendo que la marca propuesta a registro es semejante en grado de confusión a una denominación internacional de uso común, sin que al efecto haya señalado precepto legal alguno que sancione o actualice dicho supuesto.

 

Estimar lo contrario, soslaya el requisito de debida fundamentación y motivación previsto por el artículo 3º, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo importante destacar que lo que se pretende a través de dicho requisito es generar certeza jurídica en el particular, lo que en el caso tampoco sucedió.

 

En ese orden de ideas y en estricto cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de 9 de febrero de 2015, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se reiteran las consideraciones y fundamentos sobre la ilegalidad de la resolución en la que se denegó el registro de la marca propuesta por la enjuiciante ( no se surte el impedimento legal que citó la autoridad administrativa en la resolución impugnada porque la recomendación internacional en cita no tiene carácter vinculante para el Estado Mexicano y no puede aplicarse como si se tratase de una norma que forma parte de la Ley Suprema de la Unión).

 

Por lo que ante tal ilegalidad, con base, exclusivamente, en el argumento antes referido -tal como se ordenó en la ejecutoria que se cumplimenta- de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la cual, con libertad decisoria, resuelva si es procedente o no el registro de la marca propuesta por la hoy actora; en el entendido que la misma deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que este fallo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley antes citada.

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 107, 192 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I.- La parte actora probó los extremos de su pretensión, en consecuencia;

 

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, cuyas características se precisan en el resultando primero de esta sentencia, en los términos y para los efectos señalados en el último considerando de este fallo.

 

III.- MEDIANTE ATENTO OFICIO que al efecto se gire al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, REMÍTASE copia certificada de la presente sentencia, como constancia del cumplimiento dado a la ejecutoria de 9 de febrero de 2015, dictada en el D.A.- 663/2014.

 

IV.- NOTIFÍQUESE.

 

Así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, LicenciadosLUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN como Instructor en el juicio y en su carácter de Presidente de la Sala y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciada RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON.

 

 

______________________________

LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ.

Titular de la Primera Ponencia.

 

______________________________

RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN.

Presidente e Instructor Titular de la Segunda Ponencia.

 

______________________________

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CORONA.

Titular de la Tercera Ponencia.

 

______________________________

RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON.

Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe.

 

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la parte actora y de su representante legal, así como los datos relativos a la marca y productos a los que se aplica, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”

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