TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 1571/16-EPI-01-3.

 

ACTOR: ******* ********** **** ** ****

 

MAGISTRADO INSTRUCTOR:

LIC. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CORONA.

 

SECRETARIA DE ACUERDOS:

LIC. SONIA ROJAS DE LA TORRE.

 

Ciudad de México a dos de mayo del dos mil dieciocho.- Encontrándose debidamente integrada la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por los CC. Magistrados, LIC. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, instructor en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y LIC. RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN en su carácter de Presidente de esta Sala, ante la Secretaria de Acuerdos Lic. Sonia Rojas de la Torre, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio citado al rubro, en los términos siguientes:

 

R E S U L T A N D O

 

1°. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual 20 de septiembre del 2016, compareció el C. ***** ***** ********, representante legal de ******* ********** **** ** ****, a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio *****, con código de barras PI/S/2016/******, emitido el 29 de julio del 2016, por la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve el recurso de revisión intentado y confirma la resolución contenida en el oficio **** emitida el 29 de enero de 2016, por la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, mediante la cual en el procedimiento identificado con la clave interna P.C. ********* (****) *****, se declaró la infracción administrativa contemplada en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de

******* ********** **** ** ****

 

2°. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Seguido el juicio en su trámite, con fecha 12 de enero del 2018, quedó cerrada la instrucción, turnándose los autos al Magistrado Instructor para que formule el proyecto de sentencia que en derecho corresponda.

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. COMPETENCIA DE LA SALA. Esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual es competente por cuestión de materia y territorio para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3°, fracción XII y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior de este Tribunal, este órgano jurisdiccional es competente territorial y materialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la competencia de esta Sala comprende todo el territorio nacional, así como que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

 

SEGUNDO. EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La

existencia del acto impugnado se encuentra acreditada con la exhibición que del mismo realiza la parte actora y que hace prueba plena de conformidad con los artículos 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, así como con el reconocimiento expreso que de éste hace la autoridad en su contestación a la demanda, en términos del artículo

46, fracción I, de la ley procedimental citada en primer término.

 

TERCERO. NO SE ACTUALIZAN LAS INFRACCIONES ATRIBUIDAS A LA PARTE ACTORA. Por encontrarse relacionados, esta Sala procede al estudio conjunto de los argumentos de la actora, vertidos en su demanda, en los que alega lo siguiente:

 

1. Respecto al acto confirmado en el impugnado, alega lo siguiente:

 

Indica que la resolución recurrida incumple con los requisitos legales de fundamentación y motivación, porque la demandada no hizo una exposición metodológica ni acató las obligaciones legales y constitucionales antes indicadas.

 

Afirma que el acto combatido se emitió en contravención a los principios de exhaustividad y congruencia.

 

Sostiene que la demandada no valoró las pruebas que soportaron (y objetaron) las infracciones que dieron origen a la resolución recurrida que generó el presente juicio.

 

Precisa que la autoridad emisora de la resolución recurrida, se encontraba obligada a determinar el valor de las pruebas como resultado del estudio o análisis de los argumentos y hechos planteados y sólo así hubiera podido justificar a la resolución original como un acto administrativo objetivo e imparcial. Sin embargo, siendo que la resolución original fue omisa en acatar estas obligaciones, resulta evidente su contravención a los preceptos invocados y su evidente nulidad. 

 

Niega que la demandada haya hecho un análisis (siquiera indiciario) de los argumentos y objeciones vertidos en contra de las mismas pruebas correspondientes y de su contenido y agrega que la autoridad omitió analizar los efectos de cada una de las pruebas ofrecidas, pasando gravemente por alto el hecho de que diversas pruebas ofrecidas y motivadas por la actora destruían los efectos de las pruebas de *****.

 

Agrega que la autoridad administrativa violó sus derechos al considerar “inatendibles las manifestaciones realizadas con relación a las pruebas ofrecidas por su contraparte, en las que señaló que las mismas no acreditan la actualización de las conductas infractoras de las cuales se duele la actora, ya que con ninguna de las afirmaciones que realiza demerita el valor probatorio que le ha sido conferido a las mismas por esta Autoridad en la presente resolución, asimismo, es de indicarse que, en todo caso corresponde a esta Autoridad, determinar si las mismas son o no eficaces para que su contraparte acredite que con su actuar no se actualiza alguna de las causales de infracción invocadas por el solicitante, para lo cual es necesario atender a las pruebas ofrecidas por ambas partes en el presente procedimiento.”

 

Determinación que califica como una violación a sus derechos humanos y al principio de legalidad, ante la parcialidad de la demandada, a pesar de que indicó que analizaría las pruebas de ambas partes.

 

Respecto a la valoración de las muestras físicas ofrecidas por la hoy tercero interesada con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 considera que fue indebida pues no obstante dicha autoridad contaba con libertad para tasar las pruebas, no les podía conferir valor probatorio pleno a las mismas y lo único que se acreditaba con estas pruebas era la existencia de los productos correspondientes, lo cual no implica que éstas acreditaran las conductas que la actora le imputaba.

 

Por cuanto a las pruebas 8 y 9 indica que se les confirió valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos públicos, pero la autoridad acotó el alcance de las mismas a la existencia del registro marcario y de las solicitudes, presentadas en una fecha determinada para amparar diversos diseños y formas tridimensionales y destaca que la prueba 9 sólo hacía prueba de que existían solicitudes de registros marcarios con los números de expediente *******, *******, ******* y *******.

 

Menciona que las solicitudes de marcas no constituyen derechos que se puedan ver afectados, mucho menos que pudieran hacerse oponibles ante terceros, pues es hasta el momento en que fueran concedidos en que los mismos pudieran hacerse oponibles, pero sólo a partir de esa fecha y hacia conductas posteriores después del otorgamiento, por lo que el alcance que se les podía conferir se veía mermado y no resultaba suficiente para acreditar la existencia de la supuesta afectación de la cual se dolía *****, mucho menos para comparar estas solicitudes con los productos de la parte actora.

 

Afirma que las solicitudes debieron haberse desestimado desde un inicio, siendo que la autoridad emisora debió haber hecho el análisis correspondiente sólo con las marcas que se encontraban previamente registradas al momento en que ***** presentó la infracción y que lo único que estas solicitudes demostraban es que ***** tiene como práctica comercial el utilizar los colores de manera descriptiva y funcional, en sus ******** * *****, abundando que existen infinidad de jurisprudencias de Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la nación que señalan que una mera solicitud no puede constituir, bajo óptica o perspectiva alguna, prueba (o indicio) de interés jurídico alguno para iniciar acciones con base en la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Destaca que por lo anterior es ilegal la resolución primigenia, pues al momento de la presentación de la solicitud de infracción planteada por *****, el 10 de diciembre de 2013, el registro ******* NO HABÍA SIDO CONCEDIDO, lo que deriva en que no se podía sancionar a la actora considerando la supuesta transgresión de un derecho que ***** no tenía concedido, y que fue hasta el año 2014, en que podía hacerse oponible, siendo contrario a toda lógica jurídica que la autoridad emisora del acto primigenio haya considerado como afectado un derecho que fue concedido (y que podía hacerse oponible) hasta un año después del año en que supuestamente se cometieron las conductas tildadas de infractoras, pues no puede existir un daño a un derecho que no existía al momento en el cual se interpuso la solicitud de declaración administrativa de infracción (ilegalmente declarada en la resolución primigenia) y pensar lo contrario implicaría una evidente transgresión al principio de no aplicación retroactiva en perjuicio de un gobernado (protegido en rango constitucional), quedando acreditada una clara violación al artículo 14 constitucional.

 

Alega que el alcance que la autoridad emisora podía conferir a dichas solicitudes sólo podía enfocarse a acreditar la existencia de las mismas, más no las conductas desleales que indebidamente se le imputaron.

 

Sostiene que refutó dichas pruebas con el caudal probatorio encontrado en los numerales 2 y 37 cuya descripción obra respectivamente en las páginas 68 a 78 y 136 a 131 del acto recurrido y que se trata de marcas y muestras físicas a las cuales se les confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta legal por ser aquel que le corresponde a las documentales públicas, como en el caso en concreto.

 

Afirma que de la debida concatenación y adminiculación de las pruebas referidas, claramente se desprendía que los registros de las ******** de la marca ******* son de fecha anterior a las solicitudes de las marcas de la hoy tercero interesada, así como la gran mayoría de los signos distintivos, elementos operativos y de imagen que ***** indebidamente acusó como infringidos. 

 

Además indica que dichas pruebas demostraban que, históricamente, la ******* de ******* -ya sea por el diseño de sus ******** o por los colores empleados de forma descriptiva en las mismas- es plenamente identificada por los consumidores y tiene una gran prelación en el mercado en relación con ***** y sus distintas marcas ******, siendo que todos y cada uno de los productos analizados por la autoridad emisora eran y son claramente distinguidos por la marca notoria *******. 

 

Agrega que es evidente que el color de la **** y del cuerpo del producto, indicaban al consumidor la variante del producto que se encontraba comprando, así como los ingredientes que conforman al mismo, por lo que el uso de una ******* verde, o amarilla, o morada no constituye en sí mismo un acto de competencia desleal, más aún si estas ******** * ***** de colores descriptivos despliegan notablemente marcas notoriamente conocidas y famosas (como lo son ******* y *********). Por lo mismo, se demostró que el elemento rosa de la **** y verde de la ******* de ****** eran (y son) elementos funcionales que no pueden recibir protección alguna y sobre los cuales no se pueden tener derechos exclusivos, pues son meramente descriptivos e indicativos de la especie del producto correspondiente.

 

Indica que cuando se trata de productos con un *********** ******* el envase y la **** eran (y son) de un sólo color. Este hecho es para transmitir al consumidor el concepto de que, el producto correspondiente, se trata de un ****** hecho con un solo *********** *******. 

 

Afirma que el uso reiterado en el comercio de ninguna manera puede apropiarse ni adueñarse de colores que representan los ingredientes contenidos en cada producto, tal cual y como pretendió ***** con su registró base de la acción.

 

Señala que Estas manifestaciones, en concatenación con las pruebas correspondientes, no fueron (siquiera) mencionadas por la autoridad emisora, violando con esto su garantía de audiencia.

 

Menciona que contrario a lo expresado por la autoridad emisora a página 145 de la resolución primigenia (en donde se señaló que la causal de infracción en estudio versaba sobre el análisis de la presentación de los productos en pugna y no así sobre las marcas que se emplean en los mismos) el hecho de que la marca notoria ******* y la marca notoria ********* sean parte integrante de los productos que indebidamente fueron señalados como infractores, elimina cualquier tipo de asociación mental, relación de patrocinio, de supervisión, o de coparticipación que se pudiera o pudiera generarse en la mente del público consumidor. 

 

Indica que la autoridad administrativa no advirtió que el público consumidor (de manera indubitable) asocia a ******* con sus productos, máxime si de manera conjunta se despliega la marca notoria *********. La presencia de los términos anteriormente citados hace que el público consumidor pueda identificar de manera fehaciente a la compañía manufacturera QUE TIENE MAS DE CUATRO DÉCADAS en el mercado de ******* y por ello es altamente reconocida y preferida en el mercado.

 

Señala que lo anterior cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que tanto la forma como los distintos elementos implementados en los productos ******* son producto de una evolución histórica, anterior a la de todas y cada una de las marcas de *****. No se puede pasar por desapercibido que los elementos por los que fue sancionada NO son protegibles, porque no son distintivos. NO distinguen productos o servicios de otros en el mercado, ni mucho menos tienen la función de identificadores del origen del producto. 

 

En ese sentido, advierte la actora que el color de la ******* de la tercer interesada no cumple ninguna de estas funciones y señala que en principio se debió desestimar la solicitud de declaración administrativa de infracciones porque los argumentos que se esgrimieron son evidentemente improcedentes. 

 

Afirma que la autoridad emisora se encontraba legalmente imposibilitada de incluir -como parte de los derechos supuestamente invadidos de *****- al registro ******* toda vez que a la fecha de presentación de la marca de cuenta, éste NO SE HABÍA CONCEDIDO, por lo que es evidente que no existía posibilidad de que se pudiera ver transgredido el inexistente derecho de ***** sobre una expectativa de derecho, por supuestas conductas que son claramente anteriores a su concesión. 

 

En tal virtud, sostiene que la autoridad emisora sólo debió haber analizado las infracciones referidas en relación con el registro ******* ****** ******* ***** (cuyo único elemento distintivo es la marca ******):

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

  

Respecto a las pruebas marcadas con los numerales 10, 11 y 14, consistentes en la carta suscrita por ******** *******, Director de Cuenta de ***** ******, las inspecciones oculares que solicitó se realizaran al contenido del CD ROM, que exhibió anexó a su escrito, en el que señaló que se observaba el anuncio publicitario del Producto ****** y la documental privada consistente en el Reporte de Promociones ****** de fecha 2 de diciembre de 2013, elaborado por "************", considera la actora que también fueron mal valoradas porque al tratarse de documentos privados la veracidad y existencia de los mismos debe articularse en conjunto con alguna otra prueba, además, de que lo único que estas pruebas pretendían acreditar era la comercialización del producto ****** en un periodo determinado, máxime que la tercero interesada no acreditó que las personas que “intervenían” en dichas comunicaciones tenían el carácter que ostentaban ni que dichos documentos hayan sido emitidos en la fecha en que se indicó, o que las afirmaciones en ellos fueran ciertas.

 

Por ello, considera la actora que el uso no se analizó hizo atendiendo a la perspectiva del público consumidor.

 

Por lo que hace a la prueba 11, ofrecida por *****, alega la actora que se valoró incorrectamente porque no se robusteció con otra diversa de la que se desprenda que la información generada, comunicada, recibida o archivada en ese medio electrónico, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, por lo que no se le podía conceder el alcance pretendido por la demandada, esto es acreditar la comercialización del producto ****** desde marzo de 2012 hasta marzo de 2013.

 

Señala que si concatenamos las pruebas, el resultado no es diferente pues todas adolecen de elementos que puedan acreditar la veracidad de su contenido. La suma de tres pruebas defectuosas, que no son las idóneas para acreditar el uso de una marca, no puede acarrear como resultado la validación del hecho pretendido por *****, a saber, la comercialización del producto ****** desde marzo de 2012 hasta marzo de 2013.

 

Niega que la tercero interesada haya hecho “uso de combinación de colores” de manera que permitiera identificar la comercialización de algún producto (pues el único término con dichas características es ******) siendo que el uso de los colores por ***** es claramente descriptivo. Con estas pruebas sólo se demostraba el uso descriptivo de los colores correspondientes, mismo que no podía beneficiar a ***** en sus infundadas pretensiones, debiéndose concluir que el alcance que podían tener dichas pruebas se limitaba a la existencia de documentos privados, cuyo contenido dudoso resultaba insuficiente para que se tuviera por cierto o para generar algún indicio de su veracidad. 

 

Respecto a las pruebas marcadas con los numerales 12 y 13 las consistentes en inspecciones oculares y videos de contenidos en las siguientes páginas de internet ****:***********************?*=***********, ****:***********************?*=**********, ****:***********************?*=***********, ****:***********************?*=***********, y ****:***********************?*=* *********, considera la actora que su valoración fue incorrecta porque de la propia transcripción de la autoridad emisora se desprende que las inspecciones fueron fallidas, por lo que el alcance y valor probatorio que estas podían tener es nulo. Asimismo, se advertía que la misma autoridad señaló que no se escuchaban las indicaciones y demás verbalizaciones que se observaban en los videos correspondientes (página 37 primer párrafo). 

 

Lo anterior lo estima la actora como un indicio claro, contundente y muy fuerte de que la encargada de “coordinar” las sesiones de consumidores pudo haber estado comentando cualquier indicación a los consumidores de cuenta, con la única finalidad de beneficiar a ***** (empresa que pagó y contrató los servicios profesionales de dicha persona). Esto es una prueba más para poner en tela de juicio las pruebas de la empresa ****** ****** y demeritan todas y cada una de las pruebas y aseveraciones que dicha empresa rindió y realizó.

 

Por cuanto a las pruebas marcadas con los numerales 15 a la 30 consistentes en diversas fe de hechos, estima la actora que se valorararon incorrectamente porque sólo acreditaron que los Fedatarios Públicos, hicieron constar que en ciertos domicilios visitados se comercializaban los productos ****** y *******.

 

Por cuanto a la valoración de las pruebas ofrecidas por la actora, indica que las marcadas con los numerales 9, 12, 13, 16 y 21 consistentes diversas fe de hechos indica que acreditaron que los Fedatarios Públicos hicieron constar que -en los mismos domicilios visitados la tercero interesada y documentados en las fe de hechos referidas- si bien es cierto se comercializaban los productos ****** y *******, estos no están colocados lado a lado, sino que están colocados en diversos espacios en los anaqueles y lugares distintos, lo cual ahonda en demostrar la ausencia de confusión entre los consumidores correspondientes. 

 

Niega que las pruebas de la actora tengan fuerza probatoria suficiente para que se pudiera determinar que, en concatenación con las demás pruebas, se acreditaba la veracidad de los hechos manifestados por ***** . 

 

Afirma que del cúmulo de pruebas ofrecidas y exhibidas por mí representada, se advertía que los productos correspondientes se exponían al consumidor en anaqueles diversos, y que -en caso de que se expusieran en el mismo anaquel- dicha exposición se hacía siempre guardando una separación considerable (que impedía cualquier confusión o asociación entre consumidores), destacando que el ****** de ****** de la actora claramente apareja y aparejaba dos marcas altamente reconocidas por el público consumidor, ******* y *********, denominaciones cuyo carácter notorio fue demostrado en autos. Estas marcas claramente tenían un impacto profundo e inmediato en la mente del consumidor y su mera presencia hace y hacía imposible que se surtiera cualquier tipo de imitación o conducta desleal. La presencia de éstas impedía (de manera absoluta) cualquier tipo de confusión con cualquier otra denominación o producto que pudiera fungir como competidor en el mercado de *******, ya sea ***** o cualquier otra empresa.

 

Alega que los anexos, consistentes en las fotos de las fe de hechos exhibidas por la hoy tercero interesada, terminaron probando en su contra. Demostraban que los productos ******* ***** ** ******* ***** * ******** y los productos ****** ******* ***** se comercializan en diversos anaqueles y nunca coincidieron de forma lineal o conjunta.

 

Respecto a las pruebas marcadas con los numerales 31 a la 37 consistentes en: "RESULTADOS ESTUDIO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN DE ******* CON ****** EN ANAQUEL DE ******* FASE 1" realizado por la empresa ****** ********, "RESULTADOS ESTUDIO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN DE ******* CON ****** EN ANAQUEL DE ******* FASE 2" realizado por la empresa

****** ********, copa certificada del documento titulado "RESULTADOS ESTUDIO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN DE ******* CON ****** EN ANAQUEL DE ******* FASE 2" realizado por la empresa ****** ********, copia certificada del documento titulado "RESULTADOS ESTUDIO DE PERCEPCIÓN ******* ******* EN ANAQUEL", realizado por la empresa ****** *******, copia certificada del documento titulado "MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO VISUAL EYE SEE APLICADO AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON LAS MARCAS ******* y ****** O ****** y ******* (SIENDO IRRELEVANTE EL ORDEN EN QUE SE PRESENTEN)" realizado por la empresa ******, copia certificada del documento titulado "MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO VISUAL EYE SEE APLICADO AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON LAS MARCAS ******* y ****** O ****** y *******, EN EL MÓDULO DE PRESENTACIÓN O EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO (SIENDO IRRELEVANTE EL ORDEN EN QUE SE PRESENTEN)" realizado por la empresa ****** y el "ESTUDIO DE LA IMAGEN VISUAL QUE PRESENTAN AL CONSUMIDOR FINAL EL DISEÑO ****** (750ML) y ******* (1000ML)" realizado por ***** ** ** **** ***** ****** perito en diseño gráfico, indica que también se valoraron incorrectamente toda vez que no obstante se hayan presentado ante fedatario público, dichas documentales sólo podían conferirse con el valor de que el fedatario público las tuvo a la vista, siendo imposible que el contenido de las mismas constituya prueba plena, pues se tratan de afirmaciones realizadas por un tercero, además se debe tener en cuenta que el margen total de los estudios ****** ******** llegaba a un ¡increíble, irreal y matemáticamente imposible 103%! que devenía de la sumatoria del 95% (de los márgenes de fiabilidad de los estudios) junto con el 8% (que derivaba del margen de error de dichos estudios). 

 

Indica que las pruebas antes mencionadas estuvieron viciadas porque la empresa ****** ******** puso a diversas consumidoras a buscar los productos ****** ***** ** ****** * *****, en aparadores en donde dicho producto no se encontraba, aunado a que las coordinadoras de ****** ******** emitieron indicaciones verbales a los consumidores, sobre las cuales no hay constancia y que no pudieron ser advertidas por la misma autoridad emisora. La misma autoridad admitió que las mismas “no podían escucharse”), lo que evidenció las fallas del contenido de las pruebas de ****** ********, tratándose de estudios que derivaban de un acto viciado. Dicha empresa señaló, de forma cínica e increíble, que “las consumidoras siempre tuvieron a su disposición la opción de manifestar que dicho producto (******) no se encontraba en el anaquel”, pero lo que dicha empresa no manifestó, mañosamente, fue que EN NINGÚN MOMENTO SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LAS CONSUMIDORAS QUE TENÍAN LA OPCIÓN DE SEÑALAR QUE EL PRODUCTO DE CUENTA NO SE ENCONTRABA EN EL ANAQUEL. LO ANTERIOR ES UNA PRUEBA CLARA DE QUE EL ANÁLISIS REALIZADO ****** ******** ERA INSIDIOSO, TENDENCIOSO Y FUE CLARAMENTE MANIPULADO

 

Agrega que los documentos de ****** ******** consistían en documentos privados cuyo contenido no fue convalidado por el notario público (el fedatario sólo dio cuenta de que se le presentaron ciertos papeles) y su autenticidad y la verdad de su contenido queda sujeta a prueba en contrario, situación que aconteció en la realidad porque la actora refutó convictivamente la veracidad del contenido de las documentales de estudio mediante la exhibición de las pruebas 18, 19, 20, 23, 24, 38 y 39, que demostraban lo incorrecto y falso de la manifestación referente a que el 73% del público consumidor de ******* creía que las ******** contendientes se parecían. Con estos estudios se demostró que la ******* de la actora era (y es) altamente distintiva y que los consumidores la reconocen sobre cualquier otra. Que las pruebas de la actora junto con el reconocimiento de ******* demeritaron todas y cada una de las pruebas y argumentos de *****.

 

En cuanto a los porcentajes de consumidores (proporcionados por *****) que “consideran” que los colores empleados por ***** y mi mandante son los mismos, se destaca que mi mandante demostró que los pantones empleados entre las ******** en conflicto eran distintos. 

 

Señala que demostró que el 99% de los entrevistados reconoció la ******* ********* ******* y el 94% reconoció la ******* ****** (destacándose que ante dicho reconocimiento se evitaba cualquier tipo de asociación por parte de los consumidores). Además, el 99% de los entrevistados, en ambos casos, reconoció la marca ******* y ****** de manera independiente, invalidando cualquier argumento referente a la confusión entre las marcas y ******** y demás elementos operativos y de imagen en cuestión.

 

Con lo anterior -considera la actora- se demostraba que el principal elemento operativo y de imagen -en ambas ********- eran, y son, las marcas correspondientes. De la misma forma, se deducía que el 81% de los entrevistados relacionaron a los productos y marcas ******* con mi mandante. Lo anterior, a diferencia de los estudios de *****, si fue sustentado en datos reales y matemáticamente congruentes. 

 

Afirma que resultaba evidente que no existía confusión tanto en el ****** como en el color de la ****, ya que arriba del 95% de los entrevistados identificó cada marca, siendo que un 98% mencionó que la **** de ******* es roja y un 83% mencionó que la **** de ****** es Rosa (diferenciando claramente los colores de una y otra) y por último, el 91% de los entrevistados mencionó que no existía confusión de los productos si se vieran juntos en una tienda de autoservicio o supermercado.

 

Indica que por lo tanto, los resultados de los estudios de *****, resultaban falsos y debían negarse por parte de la autoridad administrativa. 

 

Agrega que también señaló y demostró que era habitual y del conocimiento en general, que ingredientes como la ******, el ****** y el ***** tengan fines *********** y se utilicen como remedios caseros para la ***** *** ******** ** *********** * ***************. Estos argumentos (y las pruebas ofrecidas para soportarlos) no fueron valorados por la autoridad, siendo que de los mismos resultaba obvia la finalidad de ofrecer al consumidor un tratamiento contra la ***** *** ******* (a base de ******* ***** y, en el caso de *******, ********) el cual se haría más visible atendiendo a la función descriptiva de los colores que obran en la ******* de cuenta. 

 

Señala que por lo anterior, no imitó la imagen comercial del hoy actor, o de ningún otro, en razón de que la imagen comercial usada por mi mandante es la imagen comercial de ********* *******, misma que se relaciona con colores descriptivos para señalar un tratamiento que incluye ingredientes como la ******* ** ******** * ** ***** haciendo alusión a los remedios habituales para

********** ** *******.

 

Reitera que existen diferencias notorias y apreciables entre cada producto, imagen comercial, marca y diseño en relación con el ****** ****** ******* ***** y ********* ******* ******* *********. Donde los colores no pueden ser apropiables aisladamente ni exclusivos de un particular y mucho menos constituir la base para demandar una infracción contra un competidor, que además es líder del mercado.

 

En otro orden de ideas, alega que la autoridad dejó de aplicar los artículos 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y 3 y 4 de la Resolución Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (que son de jerarquía superior y de observancia obligatoria).

 

Indica que la autoridad administrativa (en el considerando tercero) estableció la imposibilidad para realizar la declaración de la marca ******* como notoriamente conocida. La autoridad emisora consideró inncesario dicho hecho en virtud de la emision de la resolucion de oficio ***** de fecha 30 de abril de 2015 dentro del expediente identificado como M.N. ******** (***) ****. Este hecho resultó claramente contradictorio, ya que por un lado la emisora reconoció a la marca ******* como notoria, pero no lo relacionó, ni siquiera lo valoró como defensa o excepción. 

 

Posteriormente, la autoridad estableció que si bien las manifestaciones vertidas en la excepcion de notoriedad son improcedentes para ser estimadas como excepcion, sí indicó que valoraría las mismas en el estudio de fondo, lo que no fue así, 

 

Indica que la autoridad estimó que al haberse actualizado las tres hipótesis de la causal de infracción en estudio, lo procedente es DECLARAR administrativamente la infracción administrativa prevista en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que sea óbice a lo anterior que la denominación *******, que se emplea en sus productos, haya sido declarada como notoriamente conocida, ya que la causal de infracción en estudio versa sobre el análisis de la presentación de los productos en pugna y no así sobre las denominaciones o marcas que se emplean en los mismos, pues la notoriedad que refiere recayó sobre la marca *******, siendo esta de carácter nominativo, y no así sobre los elementos de imagen que emplea en sus productos; determinación que estima incorrecta porque contrario a lo establecido por la autoridad, resulta ilegal estimar que la marca notoria *******, por tener carácter nominativo, no constituía parte de los elementos de imagen comercial que emplea en sus productos.

 

A ese respecto, indica la acgtora que sin razonar las consideraciones que la autoridad estimaba suficientes para determinar que una marca de carácter nominativa no forma parte de la imagen comercial de mismo, la autoridad no motivó su dicho ni lo fundó en derecho aplicable. Este hecho, que atenta contra los principios de exhaustividad y de congruencia, trasciende a la fundamentación y motivación de la resolución reclamada. 

 

Señala que la autoridad emisora aplicó un concepto afectado de vaguedad, a saber, su parcial concepto de “IMAGEN” sin razonar el alcance y sentido que le confiere en perjuicio de mi representada. Resulta importante destacar que los conceptos jurídicos indeterminados o afectados de vaguedad deben de ser dotados de contenido concreto mediante la aplicación, correlación, calificación y ponderación de los hechos o circunstancias específicas prevalecientes en el momento en que se realice su valoración, y que puedan resultar congruentes con su expresión genérica y el contexto jurídico.

 

Por lo que considera que para superar la vaguedad contenida en la norma, la autoridad -al momento de su análisis y aplicación- tiene que determinar a priori el alcance, sentido o contenido limitativo del concepto, incluyendo los elementos que de ella se puedan desprender. El ejercicio de la función administrativa está sometido al control de las garantías de fundamentación y motivación tanto en los casos de las facultades regladas como en el de aquellas donde ha de hacerse uso del arbitrio o la discreción, explicando -mediante un procedimiento argumentativo- por qué los hechos o circunstancias particulares encuadran en la hipótesis normativa que resulta aplicable al momento de subsumir los acontecimientos en análisis. Y cita la tesis con el rubro: “CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. LA FORMA DE ACTUALIZARLOS AL CASO CONCRETO EXIGE UN PROCESO ARGUMENTATIVO QUE DEBE REDUCIR LA DISCRECIONALIDAD Y LAS APRECIACIONES SUBJETIVAS, ELIMINANDO LA ARBITRARIEDAD.”

 

Indica que se omitió analizar que la naturaleza jurídica de una marca se encuentra determinada en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que para mejor referencia se transcribe a continuación: del que se desprende que la marca debe ser un signo, que dicho signo debe ser perceptible visualmente y que su finalidad es diferenciar productos o servicios frente a otros que concurren en el mercado. Por lo señalado, es dable concluir que una marca es un signo visible que DISTINGUE productos y servicios, de otros de la misma especie o clase en el mercado. Naturaleza que no sólo se encuentra contemplada en la ley de la materia, sino que también se encuentra contemplada en la doctrina, de donde concluye que la marca *******, aplicada a los productos indebidamente tildados de infractores es una MARCA DECLARADA POR LA MISMA AUTORIDAD EMISORA COMO NOTORIA EN LA CLASE * INTERNACIONAL. Este hecho que se desprende de la resolución de oficio ***** de fecha 30 de abril de 2015 dentro del expediente identificado como M.N. ******** (***) ****, que obra en autos, siendo que tal declaración tiene efectos erga omnes que le confiere un espectro amplificado de protección y reconocimiento tanto en la legislación doméstica como en la normatividad internacional, circunstancia que la autoridad emisora también ignoró, para determinar el alcance del concepto indeterminado o afectado de vaguedad “IMAGEN”.

 

Señala que la demandada ignoró por completo el contexto de la normatividad internacional respecto de la protección de marcas notorias. En específico omitió aplicar los artículos 16 inciso 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y el diverso 3, incisos 1 y 2 de la Resolución Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debió apegarse a la protección establecida por éstos para las marcas notorias, como lo es *******, y considerar que la declaración de marca notoria, es un acto administrativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emanado de una solicitud y llevado a cabo mediante un procedimiento en la cual reconoce que la marca declarada como notoria es distintiva de las demás marcas que se encuentran en el mercado. Por lo mismo la autoridad debía señalar que la marca de cuenta era y es conocida y plenamente identificada por la mayoría del público consumidor y los empresarios de la rama de la industria a la que pertenezca.

 

Indica que es indebida la consideración de la autoridad emisora de no considerar a la marca notoria ******* para realizar el análisis correspondiente, lo que trascendió al fondo del asunto al declarar la infracción incorrectamente imputada.

 

Lo anterior, desemboca en que la presencia de la marca notoria *******, como uso de signo distintivo, eliminaba cualquier tipo de asociación por parte de los consumidores, hecho que la autoridad inadvirtió de forma indebida e ilegal. 

 

Señala que por lo anterior, lo procedente es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (al ser la autoridad a quien corresponde velar por la protección de las marcas notoriamente conocidas como *******), tomando en cuenta el uso de la marca notoria ******* en los productos materia de estudio arribe a la conclusión que la sola presencia impide la asociación de tal producto con otro comerciante u otro producto que exista en el mercado. 

 

Indica que existen vicios del procedimiento porque la actora demostró que los colores “protegidos” por la marca base de la acción de ***** eran descriptivos sin embargo, la autoridad emisora no valoró el material probatorio de la actora para acreditar tal efecto, por lo que dicha falta de admisión y análisis probatorio omisión implica una clara violación a su derecho humano de audiencia y se constituye como una violación a las leyes del procedimiento administrativo que trascienden al sentido de la resolución primigenia.

 

Afirma que de haber valorado dichas pruebas, se hubiera tenido que los colores son descriptivos conforme al artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser utilizados los mismos de forma descriptiva por los demás comerciantes de la Clase ** para señalar la composición de los productos correspondientes.

 

Afirma que demostró de forma contundente que los colores de la ******* y la **** de cuenta eran descriptivos y cumplían una función meramente operativa e indicativa y que se dejó de analizar el hecho de que la misma ***** utilizaba de forma descriptiva los colores de las ***** y los cuerpos de su *******.

 

Por otro lado, alega la actora que la demandada no podía resolver el asunto sin atender a la notoriedad declarada de la marca ******* ********* ******* ******* *********: (Imagen suprimida por razones de privacidad)

  

Lo anterior, porque el hecho de que la misma autoridad emisora haya otorgado el registro correspondiente, evidenciaba que era y es un criterio de la autoridad administrativa correspondiente, que las marcas notorias ********* y *******, eliminaban cualquier semejanza que pudiera aludirse por tercero alguno como perjudicial a sus derechos. 

 

Sostiene que la demandada concedió un registro marcario respecto de la ******* en contienda (estimando con este hecho que dicha marca podía ser utilizada de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial). Por otra parte, de manera totalmente incongruente declaró a la actora como infractora. 

 

Indica que recibió trato desigual al haber sido concedida con el registro ******* ********* ******* ******* ********* (y diseño), y, con base en los mismos elementos de dicho registro, haber sido encontrada (de forma ilegal y en contravención a las disposiciones legales debidas) como infractora de los derechos de marca *****, lo cual es una incongruencia absoluta.

 

Indica que la resolución primigenia se dictó en clara contravención de las disposiciones aplicables porque el artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala, claramente, que para que se surta la infracción referida se debe de realizar una conducta que implique un uso de forma conjunta (no alternativa o aislada) en el que concurran todos y cada uno de los siguientes supuestos: a) el uso de signos distintivos; b) el uso de elementos operativos; y c) el uso de elementos de imagen, para identificar productos iguales a otros protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Que contrario a lo establecido por la emisora, dicho artículo señala que el uso concurrente de signos distintivos, elementos operativos y de imagen deberá (necesariamente) inducir al público a creer o suponer que existe una relación entre el titular de los derechos protegidos y el supuesto infractor.

 

Señala que atendiendo a lo anterior, del mero análisis al inciso c) que se observa en la página 141 de la resolución primigenia, se advierte una clara contravención a lo establecido en la fracción aludida por parte de la autoridad de origen porque señaló “…Para la actualización de la causal en estudio se requiere que se acrediten las siguientes hipótesis:...c) Que un tercero use en los mismos o similares productos o servicios dicha combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen de los protegidos, haciendo creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y éste…”

 

Y, con base en dicho análisis parcial, la autoridad correspondiente procedió a analizar las infracciones alegadas (sin advertir que la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo y fracción citados, fijaba una concurrencia de conductas para la actualización de las infracciones de mérito). Es evidente que esa alteración del contenido de la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial implicó una errónea fundamentación (pues la autoridad administrativa dejó de ver, que la fracción citada requería de tres supuestos de uso necesariamente concurrentes, para su actualización, procediendo a hacer por inadvertencia e incorrecta interpretación, un análisis alternativo y aislado de dichos supuestos de uso, desde el cual la mera actualización de uno solo de estos supuestos pudiera generar la procedencia de las infracciones en comento) y también una actuación parcial (que benefició directamente a nuestra contraparte y generó un acceso a la justicia asimétrico). 

 

Que El caso dirimido en los autos administrativos de origen no se resolvió de conformidad con el régimen legal aplicable. Por el contrario, dada la equivocada interpretación de la autoridad admnistrativa (que cambió un “y” por un “o”) se hizo un análisis de la Litis correspondiente a la luz de supuestos no previstos por la Ley de la Propiedad Industrial, generándose con esto una fundamentación inexistente.

 

Alega que posteriormente, la autoridad emisora continuó con el estudio de la que ella denomina “la primer hipótesis normativa” de la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial (en este caso, que existan productos o servicios protegidos a través de un derecho de propiedad industrial a favor de una persona física o moral), que la autoridad hizo un estudio ilegal de las pruebas ofrecidas por la tercero interesada para acreditar este punto e incluye en el examen correspondiente el registro tridimensional de la marca *******, mismo que no puede formar parte de la presente litis, pues fue otorgado un año después de que nuestra contraria presentara las infracciones correspondientes.

 

Dicha autoridad debió haber hecho el estudio respectivo teniendo en cuenta sólo al registro ******* ****** ******* ***** (* ******):

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

  

Señala que Al haber incluido al registro ******* ****** ******* ***** (* ******), se benefició de forma indebida a la tercero interesada, pues se incluyó (de forma parcial) un registro que no había sido concedido al momento de haber presentado la solicitud de infracción. El hecho de incluir en el estudio correspondiente un registro del año 2014 (en relación con acusaciones de infracciones supuestamente cometidas en el año 2013) es una evidente contravención al artículo 14 constitucional que señala que no puede hacerse una aplicación retroactiva en perjuicio de terceros. Al momento de la interposición de las presentes infracciones, y de la alegada comisión de las supuestas conductas “infractoras”, dicho registro se constituía como una mera solicitud, que sólo generaba una expectativa de derecho a favor de *****, más no un derecho oponible a terceros.

 

Que El hecho de que la autoridad emisora haya incluido el registro posterior como parte de su estudio, no sólo contraviene a la constitución, sino también a los distintos criterios jurisprudenciales que señalan que la mera solicitud de marca no confiere interés jurídico alguno a su solicitante, por lo que se deberá anular la resolución recurrida para que el estudio correspondiente se haga teniendo en cuenta, de forma única y exclusiva al registro ******* ****** ******* ***** (* ******), que era el único registro concedido para el año en que se plantearon las infracciones en contra de mi mandante.

 

Indica que en el (párrafo 8 de la página 141) la autoridad hizo un estudio en contravención sobre lo que denominó “la segunda hipótesis normativa” de la causal de infracción referida, con lo que se vuelve a ver la parcialidad y errónea fundamentación con que se conduce dicha autoridad, pues vuelve a señalar “…es necesario que se acredite que los productos protegidos de referencia, sean identificados mediante la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen…”, lo cual vuelve a evidenciar la incorrecta interpretación y aplicación del artículo correspondiente.

 

Señala que la autoridad consideró que dicha hipótesis fue acreditada con las diversas Fe de Hechos que ofreció ***** de las que desprendió la comercialización de un ****** identificado con la denominación ****** (se destaca aquí, que la misma autoridad está reconociendo a ****** como un elemento de imagen). Posteriormente procedió a reproducir la presentación del producto comercializado por *****, luego determinó si la actora incurría en las infracciones previstas. Señaló que de las pruebas que obraban en autos se advertía un producto identificado con la denominación ******* (de nueva cuenta, la misma autoridad reconoció a ******* como elemento de imagen) y reprodujo la imagen correspondiente del producto.

 

Indica que en el estudio comparativo realizado, la autoridad no distinguió entre el uso de elementos operativos, el uso de elementos de imagen y el uso de signos distintivos, y señaló (en el último párrafo de la página 144 y primero de la 145) que “…atendiendo al primer impacto que le causaría al público consumidor promedio, al ver ambos productos en el mercado, se advierte que la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen de ambos productos son los mismos…”.

 

Que con base en dicha interpetación ilegal de la fracción XXVI del artículo 213 (en razón de que, dicho artículo exige que deberán concurrir necesariamente los tres usos correspondientes, contrario a lo aducido por la autoridad -pues señala que la mera presencia de uno de éstos usos será suficiente para acreditar la infracción-) la autoridad concluyó que la actora “…hace uso en los productos que comercializa, de elementos de imagen que resultan coincidir a los empleados por la accionante del procedimiento en sus productos, por lo que con dicho uso, causa o induce al público consumidor a confusión, error o engaño, haciéndole creer o suponer que al usar los elementos de imagen antes descritos, existe una relación entre las accionantes del procedimiento…y…esta última part demandada…”.

 

De lo que -estima la actora- se advierte la ilegal aplicación e interpretación del precepto en comento porque la demandada estimó, que en el caso en concreto se actualizaba el uso de elementos de imagen similares en grado de confusión (lo cual, como se demostrará más adelante, no ocurrió), siendo alarmante que la autoridad no haya hecho un estudio de cuáles eran los elementos operativos, cuáles los elementos de imagen y cuáles los signos distintivos empleados en las ******** en contienda (estudio que desde la perspectiva del artículo 213, fracción XXVI, estaba obligada a analizar para ver si se surtían todos y cada uno de los elementos correspondiente), lo que evidencia que la autoridad demandada tuvo por actualizada una infracción de manera incorrecta al no atender a lo expresamente previsto en el precepto correspondiente (que requiere un uso combinado de elementos operativos, elementos de imagen y signos distintivos, que, de forma conjunta, altere la percecpión de los consumidores y los confunda) y actualizó la infracción con su parcial percepción de lo que para ella constituye un elemento de imagen (que, además, analizó de manera aislada, sin fundamento jurídico alguno).

 

Indica que la demandada cocncluyó: “…en primera instancia es de indicarse que los productos pertenecientes a las partes se tratan de *******, los cuales comparten elementos de imagen, al ser que ambos se encuentran contenidos en envases alargados, cuyo cuerpo es de color verde, además la **** de dichos envases presenta un tono rojizo, asimismo, en su cara frontal se aprecia un asa en el costado derecho que va desde la parte media del envase hasta casi llegar a la zona donde comienza la ****, de igual forma en la etiqueta que contienen ambos productos se aprecia la ilustración de algunos de los ingredientes que los componen, coincidiendo éstos en la ****** * ** *****...”.

 

Lo anterior lo estima ilegal la actora porque se constituye como el ilegal razonamiento para decretar las alegadas infracciones y de este razonamiento se advierte una incorrecta fundamentación y motivación del artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial y señala las diferentes fallas argumentativas que demuestran la ilegalidad de la resolución, como que los productos de cuenta no comparten elementos de imagen que confundan a los consumidores, poque el hecho de que la imagen de ****** incorpore una ***** ** ****** * ** ***** no implica un uso distintivo que sea identificado por los consumidores con un solo productor, ya que se trata de un el elemento de imagen descriptivo.

 

Indica que considerar que existe coincidencia en grado de confusión entre los elementos de imagen desplegados por las ******** en contienda es una conclusión errónea e ilegal, poque es evidente que todos y cada uno de los comerciantes de ******* realiza este tipo de prácticas para informar a los consumidores sobre el contenido de sus productos, esto es, tiene una naturaleza descriptiva, por lo que el uso de estos elementos de imagen (en la ******* de la actora) no genera confusión alguna entre los consumidores. Esta situación se robustece si se toma en cuenta que, además, los colores y disposición de las fotografías utilizadas como elementos de imagen (en las ******** correspondientes) es radicalmente diversa, emplea fondos, contrastes, inclinaciones y colores muy diferentes.

 

Que por ello, el uso de las imágenes correspondientes (ante su gran diferencia y descriptividad) no generaba posibilidad alguna de confusión entre los consumidores.

 

Señala que los ******* alargados no generan semejanza en grado de confusión y que tal afirmación de la demandada desatiende el hecho de que la ******* de la actora cuenta con un registro de diseño industrial desde el año 2007 (que es anterior, por más de cinco años, a la solicitud de registro de la marca base de la acción) el cual es un hecho notorio que así debe ser invocado por este Instituto.

 

a. ***** MODELO INDUSTRIAL.

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

  

Señala que la demandada pasó por alto (de manera ilegal) que el elemento de imagen consistente en un ****** alargado, fue introducido por la actora con anterioridad a la entrada del envase de *****.

 

Asimismo, en autos quedó demostrado que los consumidores reconocían perfectamente el envase de ******* y lo relacionaban con la actora, siendo que la demandada omitió concatenar los estudios de mercado que demostraban dicho hecho y relacionarlos con que el elemento de imagen correspondiente era identificado por los consumidores con la acrora.

 

Señala que el cuerpo de color verde y la **** rojiza implican el uso de elementos operativos que son claramente descriptivos, y que el color de la **** y del cuerpo de la ******* se constituyen como uso de elementos operativos, no de imagen, porque el despliegue de los colores correspondientes tiene dos finalidades: a) una meramente funcional (reforzar las imágenes/fotografías de los ingredientes correspondientes, generando en los consumidores -mediante el uso de códigos cromáticos- la idea de la presencia del ingrediente respectivo); y b) una meramente descriptiva (en donde el tipo de color indica el tipo de ingrediente), siendo que las empresas dedicadas a vender ******* refuerzan la idea del contenido, desplegando uno o varios colores y que la actora demostró que el uso de los colores verde y rojo era evidentemente descriptivo e indicativo de ******* ***** * ********.

 

Indica que el asa que obra en el costado derecho, constituye el uso de un elemento distintivo que los consumidores ubican y relacionan con la actora, por lo que lejos de ser un uso de elementos de imagen, se trata del uso de un signo distintivo que tiene la función de identificar a los ******* *******, diferenciándose de todas las demás ********, pues en las prácticas comerciales las ******** no incorporan elementos distintivos de este tipo a sus envases. Este tipo de signos distintivos, no existían en las demás ********, por lo que la autoridad pasó por alto que dicho elemento fue introducido por la actora en el mercado mexicano de forma pionera. Además, se había demostrado, con base en los estudios de consumidores que fueron ofrecidos, que todos los consumidores relacionaban el asa de los ******* con mi mandante, lo que se demostró con los elementos probatorios que la demandad no analizó correctamente, como las inspecciones oculares en donde se advierte un uso en comerciales de dicha asa desde por lo menos 1992:

 

Indica que la ilustración de los ingredientes correspondientes no genera semejanza en grado de confusión y refiere a un uso de imagen descriptivo (no apropiable por un solo particular), porque el hecho de que los ingredientes de cuenta se ilustren en la etiqueta correspondiente, no genera asociación alguna, pues e trata de un uso descriptivo y además dicho uso de ilustraciones se hizo de forma completamente diferente.

 

Indica que la autoridad, en ningún momento hizo el estudio del uso de los signos distintivos en las ******** de cuenta, puesto que sólo estudió lo que ella advertía como el uso de elementos de imagen, pero en ningún momento señaló cuál era el uso de los elementos operativos y cual el de los signos ditintivos, para posetriormente analizar si la combinación conjunta de estos tres elementos, causaba o inducía al público consumidor a confusión o engaño. 

 

Alega que además, inclusive analizando de manera aislada los elementos de imagen y los elementos operativos no se generaba confusión alguna, es todavía más evidente que incluyendo los signos distintivos en el examen correspondiente, dicha diferenciación se hacía aún más evidente.

 

Que para tal efecto era más que necesario atender al hecho de que ******* es una marca notoria (cuya mera presencia, en cualquier ******* o ******, genera una identificación directa por parte de los consumidores e imposibilita cualquier tipo de confusión). Este hecho se soportaba con la declaración de notoriedad de dicha marca (emitida por este mismo Instituto) y con los distintos estudios que mi mandante había exhibido y ofrecido al efecto, aunado a que de los estudios ofrecidos, se advertía que todos y cada uno de los consumidores señalaban que la sola presencia de ****** por un lado y *******/********* por el otro evitaba cualquier confusión entre los productos correspondientes.

 

Insiste en que al momento en que se solicitó la infracción, el registro marcario número ******* no había entrado al patrimonio de la parte actora en el procedimiento administrativo de origen y, en consecuencia, no pudo infringirlo, por lo que la autoridad demandada impone una sanción por una conducta cuya actualización jurídica era imposible en el momento en que se planteó la acción de infracción. 

 

2. Respecto a la resolución impugnada, alega la actora lo siguiente

 

Que el acto combatido repite las violaciones relativas a la indebida valoración de sus pruebas.

 

Asimismo, que es infundado que la demandada sí pudiera tomar en cuenta el registro marcario ******* Tridimensional, como uno de los derechos supuestamente invadidos, porque el mismo se otorgó con posterioridad a la solicitud de declaración administrativa de infracción, lo que es relevante porque la comparación entre los productos de la actora, que se integran de marcas, se hizo respecto de dicho registro marcario.

 

Indica que la demandada reconoce la presencia de signos distintivos en las etiquetas haciendo referencia a “******” y “*******”. Dado que la marca *******, perteneciente a la marca del socio comercial de la actora ha sido declarada notoria por el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no cabe más que acentuar el claro error en que se incurrió al declarar que se actualizaba el supuesto de la fracción XXVI del artículo 213 de la ley de la materia. La notoriedad de la marca ******* (que consta en las bases de datos de la autoridad revisora), elimina cualquier posibilidad de ser confundida con los productos de su competencia.

 

Reitera que fue indebido que la demandada estimara, que la causal de infracción actualizada en el procedimiento de origen no versa sobre la invasión de un signo distintivo propiedad de un tercero, caso en el que la declaratoria de notoriedad de la marca ******* destruiría cualquier acción intentada en su contra como consecuencia de los efectos que ésta tiene. 

 

Afirma que la demandada omitió mencionar porqué se desatendió la notoriedad de la marca *******, y se limitó a esbozar la diferencia entre una infracción en detrimento del derecho de un tercero y una generada por actos de competencia desleal, ajenos a la implicación que tienen los signos distintivos en la causal de infracción que de manera equivocada resolvieron actualizada (ver artículo 213 fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial).

 

Que a misma mención y reconocimiento, por parte de la autoridad revisora respecto a la notoriedad de *******, tiene como consecuencia la a necesaria desestimación del cumplimiento de uno de los requisitos de la fracción XXVI del artículo 213 de la ley de la materia y niega que haya utilizado una combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen que por su uso causaren o indujeran al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario.

 

Sostiene que al cuantificar la sanción, la autoridad primigenia no relacionó cada una de las fracciones del artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial para llegar a la fijación de un monto de multa. Contrario a la percepción de la autoridad revisora, asumir que en efecto se pensó en dicha motivación y justificación no es suficiente para considerar satisfecho el imperativo constitucional de motivar. Ni la autoridad de origen, ni la revisora plasmaron las realidades que llevaron a la fijación del monto de la multa impuesta.

 

Indica que por lo anterior, es claro que la autoridad primigenia dictó una resolución administrativa desprovista de una motivación adecuada, error consentido y por tanto compartido por la autoridad revisora, al tratarse claramente de documentos ciegos a las declaraciones de la actora y a las circunstancias específicas del caso. 

 

Como vicio del procedimiento que trasciende al sentido de la resolución impugnada, reitera la actora que la demandada omitió considerar la notoriedad de la marca *******, con lo que se destruía cualquier acción intentada en su contra como consecuencia de los efectos que tiene.

 

Reitera que los hechos se apreciaron en forma equivocada, porque la demandada realizó un estudio equivocado y viciado del supuesto contenido en el artículo 213 fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial, al sujetar los hechos del caso a un estudio equivocado que, necesariamente e indudablemente resultó en una resolución dictada en un sentido errado, siendo incorrecto que la autoridad revisora indique que el cambio del conector “y” por el diverso “o”, se debe a que como es de explorado derecho los elementos operativos hacen referencia únicamente a la forma en que se presta un servicio, mientras que los elementos de imagen pueden hacer referencia tanto a un producto como a un servicio. Es decir, la autoridad determinó, sin justificación alguna que no era necesaria la aplicación estricta de un artículo de la Ley que rige su actuar, decidió que si bien la fracción XXVI del artículo 213 requiere tres elementos, era suficiente tomar en cuenta uno de ellos. La autoridad revisora omitió compartir su entendimiento sobre los requisitos previstos por el artículo de referencia, limitándose a reemplazar sus deberes con una frase hecha y omitiendo a su vez mencionar o dar parte sobre los signos distintivos mencionados por el mismo precepto legal.

 

Siendo que por el contrario, la condicionante “y” implica referencias de agotamiento obligatorio, que son de análisis imperativo previo a declarar la actualización de la causal prevista en el artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo mismo, la autoridad administrativa, se encontraba obligaba a analizar si invariablemente se actualizaban todos y cada uno de los supuestos previstos en dicho artículo y no, como ilegalmente lo determinó, si sólo se actualizaba uno de dichos supuestos (que además, no se actualizaba).

 

Al contestar la demanda la autoridad demandada y apersonarse al juicio la tercero interesada, sostuvieron la legalidad y validez del acto combatido.

 

A consideración de esta Sala los argumentos en estudio son infundados para provocar la nulidad de la resolución impugnada, por lo siguiente:

 

Los artículos 14 y 16 Constitucionales prevén la garantía de legalidad que cada gobernado debe gozar, a la cual deben sujetarse los actos de autoridad, principio que fue recogido en el artículo 3°, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y se traduce en la obligación de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. En efecto, todo acto de autoridad debe tener un motivo, una causa legal, así como la existencia de normas, principios o determinaciones legales, que la faculten a realizarlo.

 

El dispositivo legal citado en último término establece textualmente que:

 

“Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo;

[...]

V.- Estar fundado y motivado.

[…]”

 

En esa tesitura, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación y motivación que consagra el precepto legal transcrito, es necesario que todo acto de autoridad deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello y el acto debe señalar con precisión, las razones que dieron origen a su actuación, esto es, el o nexos causales que dieron motivo a la determinación tomada por la autoridad, so pena de causar un estado de indefensión al particular.

 

En ese sentido, por fundamentación en un acto de autoridad, debe de entenderse como la obligación que tiene la autoridad que emite dicho acto para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye su determinación y por motivación que se expresen una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se consideró que en el caso concretó se ajustó a la hipótesis normativa.

 

Robustece la afirmación anterior, la Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece:

 

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 64, Abril de 1993

Tesis: VI. 2o. J/248

Página: 43

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado”.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

 

Obra agregada a folios 132 a 153 de los autos del juicio que se resuelve, la resolución impugnada, de la que se aprecia que la autoridad demandada resolvió el recurso de revisión interpuesto y determinó acertada la resolución recurrida que concluyó la configuración de la infracción contemplada en las fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la hoy actora por hacer uso en los productos que comercializa, de elementos de imagen que coinciden con los empleados por la accionante del procedimiento en sus productos, haciendo creer que existe una relación entre la hoy tercero interesada y la parte actora.

 

Ahora bien, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando en el juicio contencioso administrativo federal sea impugnada la resolución recaída a un recurso administrativo, se entenderá simultáneamente impugnada la resolución recurrida, en la parte en que siga afectando los intereses del actor, pudiendo hacer valer agravios no planteados en el recurso administrativo; lo que implica que el actor puede hacer valer de manera directa, agravios en contra del acto primigenio que le causa afectación jurídica de origen, lo que se conoce también como litis abierta.

 

Sin que lo anterior implique la inoperancia de los argumentos que la actora hace valer en contra de la resolución recurrida, en específico, los que hace valer de forma reiterativa, esto es, que ya hizo valer en el recurso administrativo de revisión; pues resulta claro que conforme al principio de litis abierta previsto en la ley procesal, si éste permite la posibilidad de plantear argumentos novedosos de forma directa en contra de la resolución recurrida, esto es, agravios que no fueron formulados ante la autoridad en la instancia administrativa, por mayoría de razón, es posible que pueda plantear argumentos reiterativos en contra de la recurrida, esto es, que planteó en la instancia administrativa y que de nueva cuenta plantea en el juicio contencioso administrativo, máxime que en la presente vía, obran dichas resoluciones y se cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse en torno a dicha resolución.

 

Al respecto, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:

 

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003 Página: 193

Tesis: 2a./J. 32/2003

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

 

“JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, contenía el principio de "litis cerrada" que impedía que se examinaran los argumentos dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto administrativo contra el cual se enderezó el recurso, es decir, no permitía que el demandante hiciera valer o reprodujera argumentos relativos a la resolución recurrida; y, por ende, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación no estaba obligado a estudiar los conceptos de anulación que reiteraran argumentos ya expresados y analizados en el recurso ordinario; sin embargo, en el texto vigente del último párrafo del citado numeral se simplificó el procedimiento contencioso administrativo al cambiar el principio de "litis cerrada" por el de "litis abierta", el cual comprende no sólo la resolución impugnada sino también la recurrida; los nuevos argumentos que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria. Por tanto, todos estos argumentos, ya sean novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiarlos.”

 

Contradicción de tesis 171/2002-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Séptimo Circuito. 28 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

 

El artículo 213, en su fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece lo siguiente:

 

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

 

…”

 

De la lectura realizada al artículo trascrito con anterioridad, se advierte que se hace referencia a los siguientes supuestos.

 

a) El uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

 

b) Que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, que hagan creer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y del infractor.

 

Ahora bien, es preciso señalar que los elementos operativos y de imagen son los conocimientos técnicos necesarios para poder vender los bienes o servicios, y para que estos sean proporcionados de una manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos y de imagen, establecidos por el titular de la marca o de la franquicia, ya que estos métodos o elementos operativos o de imagen, implican aquellos conocimientos o técnicas probadas que constituyen un saber hacer (KNOW HOW), es decir aquellos conocimientos o técnicas probadas que constituyen el éxito del negocio, al ser los elementos operativos, o bien el “TRADE DRESS de una marca”, el cual se refiere al reconocimiento que tengan la pluralidad de elementos utilizados para distinguir un producto o servicio, en conjunto con el signo distintivo del cual el titular tiene el derecho exclusivo de utilizar, pues es éste reconocimiento de la imagen terminada de los mismos la que le otorga la protección a través del ya referido “TRADE DRESS”.

 

En este sentido, el “TRADE DRESS” se define como una derivación del derecho de propiedad industrial, entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada.

 

Robustece lo anterior el siguiente criterio: “DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El derecho a la imagen comercial o "trade dress" es una derivación del derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto prohíbe usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por el ordenamiento referido, que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, la fracción aludida sanciona como infracción administrativa las conductas que por el uso de la combinación de ciertos elementos -imagen comercial- lleven al público consumidor a asociar un producto o servicio con otros protegidos por la propia ley o a suponer la existencia de una relación entre el titular del derecho y quien presume serlo sin tener un justo título.

 

Visto lo anterior, en primer lugar se abordan los argumentos de la actora relativos a que la demanda realizó el estudio comparativo de los productos considerando un signo distintivo que no constituía una marca a la fecha de la solicitud de la declaración administrativa de infracciones, esto es, el registro *******, dado que a consideración de la parte actora, al comparar sus productos con los de la tercero interesada, la autoridad utilizó el referido registro.

 

El argumento anterior es infundado, toda vez que contrario a lo aseverado por la parte actora, lo cierto es que la autoridad demandada realizó el estudio comparativo de los productos, por lo que aun en el supuesto de que a la fecha de la solicitud de las infracciones no estuviera ya concedido el título de registro marcario número *******, ello no trasciende a la validez del acto combatido en tanto que no fue el referido registro el que motivó la declaración de la infracción que nos ocupa, sino la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen de los productos de la hoy actora.

 

A ese respecto, cabe precisar que en la especie, no se está sancionando a la parte actora por usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, sino por usar en sus productos la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, lo cual quedó acreditado; de ahí lo infundado de su argumento.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se cita:

 

Época: Novena Época 

Registro: 164947 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXXI, Marzo de 2010 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.4o.A.695 A 

Página: 3037 

 

“PUBLICIDAD EN PRODUCTOS CON EMPAQUES O ENVOLTORIOS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN. ELEMENTOS A LOS QUE DEBE ATENDERSE AL ANALIZAR PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL.

En la práctica es posible que se comercialicen productos con empaques que hagan suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y un usuario no autorizado, porque el consumidor promedio atiende preeminentemente a conceptos que producen impacto, tales como la imagen publicitaria, y no pone atención preponderante a otros datos accesorios, como los relativos a la empresa fabricante, su domicilio o componentes del producto, que no son el elemento publicitario dominante. Es así que en materia de propiedad industrial, al analizar prácticas de competencia desleal por la publicidad en productos con empaques o envoltorios semejantes en grado de confusión, deberán tomarse en consideración elementos como la funcionalidad y el resultado obtenidos con la imagen publicitaria en cuanto al significado o evocación comercial en sí mismos, atendiendo no sólo al aspecto gramatical de las marcas en controversia, sino apreciando en su conjunto la combinación de signos distintivos y de imagen, colores, texto y cualquier otro elemento visual incluidos en la imagen publicitaria, capaces de atraer la atención del consumidor y de crear una relación o asociación de agentes comerciales que los utilicen; por ende, el uso de tales elementos es lo que constituye la competencia desleal, al inducir al público consumidor a confusión, error o engaño.”

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 238/2008. Pepsico, Inc. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

 

En ese orden de ideas, se destaca que para evitar la competencia desleal, se debe prevenir el causar o inducir al público consumidor a confusión, error o engaño en cuanto al origen o procedencia de dichos productos o servicios, por lo que si en la especie la imagen comercial de los productos de la hoy actora reproduce la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen que contiene el producto propiedad de la tercero interesada, ergo, inevitablemente se induciría al público consumidor al error respecto de estos, con independencia de que se cuente o no con derechos protegidos mediante los respectivos registros, porque como ya se indicó, la causal de infracción que nos ocupa se refiere a la imagen comercial y no en particular sólo a signos distintivos.

 

Por cuanto a la supuesta omisión de la autoridad demandada relativa a que no se consideró la declaración de notoriedad de su marca *******, esta Sala estima que tal argumento es también infundado porque contrario a lo aseverado por la parte actora, lo cierto es que de la lectura que se realiza al acto recurrido, se advierte que la autoridad sí se pronunció respecto a dicha notoriedad, pero estimó que ésta no superaba la configuración de la infraccion en tanto que la notoriedad versa sobre la marca ******* de carácter nominativa y o sobre la presentación de los productos en pugna, que es la tutela de la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En esa virtud, contrario a lo aseverado por la parte actora, la determinación de la demandada no es producto de que hubiese omitido pronunciarse sobre la referida notoriedad, sino de que ésta no fue suficiente para considerar desvirtuada la infracción en tanto que ésta última no se limita a la denominación de una marca sino a la presentación de productos, sin que la parte actora en el presente juicio acredite que la notoriedad de una marca nominativa deba trascender a la presentación de productos para efectos de verificar la configuración de la infracción contemplada en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Ahora bien, en cuanto al desechamiento de las pruebas de que se duele la parte actora en su demanda, con las cuales a su decir, demostraba la descriptividad de los colores de las ******** correspondientes, ofrecidas en los números 2 a 10 y 24 y 25 del número 2 del capítulo de pruebas del escrito de contestación a la demanda, esta Sala estima que son insuficientes los argumentos de la parte actora.

 

Lo anterior, porque centra su argumento en el hecho de que de haberse admitido tales pruebas, se hubiera acreditado la función descriptiva del elemento operativo de los productos en conflicto, sin que objete los motivos por los que no se admitieron tales pruebas, sin que sea suficiente apelar a una violación al derecho humano de audiencia y a las leyes del procedimiento administrativo, dado que el actor debe acreditar su dicho exponiendo las razones jurídicas por las cuales el desechamiento de las pruebas mencionadas fue ilegal, sin que esta Sala pueda realizar un estudio oficioso a ese respecto.

 

Ahora bien, es preciso indicar que esta Sala comparte las razones por las que se estimó la comisión de la infracción contemplada en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y que obran a folio 144 de la resolución recurrida, en las que como se advierte a continuación e incluso reconoce la parte actora en su demanda, a foja 69, se consideraron todos los elementos que se contienen en la citada fracción, esto es, los signos distintivos, los elementos operativos y de imagen de los productos comparados. De lo anterior, puede vislumbrarse que existen los siguientes elementos:

 

- En ambos casos tenemos un ****** de plástico alargado, opacos y no transpatentes, de color verde metalizado, con una **** roja semitranspartente, el cual viéndolo de frente cuenta con un asa del lado derecho que inicia en la parte media del ****** hasta llegar debajo de la ****.

 

- En ambos casos se advierten etiquetas colocadas del lado izquierdo, contrario a donde existe el asa, en donde se presentan las imágenes de una ******, junto con ****** ******, (incluyéndose un aguacate en el producto de la tercero interesada) así como de una ***** ***** *** *** ***** ** ***** *** *** *******.

 

- En ambos casos, las etiquetas relativas a la información del producto se encuentran en la parte posterior, colocadas en el espacio que abarca la parte baja de la asa, hacia la base del envase.

 

- En ambos casos se advierte la palabra “*******” pero con denominaciones distintas, como ****** y *******, las cuales se colocan la primera sobre un fondo blanco y la segunda en un fondo negro.

 

Asimismo, viendo los productos a simple vista y sin particularizar en cada uno de los elementos, se aprecia la combinación de colores verde metálico con rojo en la parte superior correspondiente a la ****, así como un asa producto de un hueco en el lado derecho del envase.

 

En ese orden de ideas, contrario a lo que alega la parte actora, sí se puede inducir al público a confusión a error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre la hoy actora y el tercero interesado, pues los productos en comento tienen elementos organizados de una forma muy parecida, así como los mismos colores, en los mismos tonos.

 

De lo anterior, puede válidamente concluirse que el producto de la hoy actora es similar al de la tercero interesada, por lo que aunado al hecho de que se trata de los mismos productos, esto es, *******, la parte actora pretende copiar la imagen y elementos operativos que identifican a ****** ******* ****** ****** * ***** ************** para desviar en su favor la clientela, provocándole un perjuicio.

 

Ergo, del análisis realizado a las probanzas de la actora y de las reproducciones anteriores, se tiene que como resolvió la autoridad demandada, la actora sí usa una la pluralidad de elementos que en su conjunto y como consecuencia de su combinación, inducen al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado, esto es el hoy tercero interesado, razón por la cual sí se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

No es óbice a la conclusión anterior la objeción formulada por la parte actora respecto a la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento de origen.

 

En primer término, se precisa que contario a lo alegado por la actora, la autoridad demandada sí realizó la valoración de todas y cada una de las pruebas ofrecidas, precisando los fundamentos y el valor probatorio de cada una, tal como se advierte a fojas 26 a 143 del acto recurrido.

 

Por otro lado, si bien es cierto que las muestras físicas ofrecidas por la hoy tercero interesada con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 acreditan la existencia de los productos, también lo es que tales elementos no se consideraron determinantes para la configuración de la infracción, como sí lo fueron las características de ambos productos comparados antes reproducidos.

 

Por cuanto a las pruebas 8 y 9 como alega la actora, hacían prueba de que existían solicitudes de registros marcarios con los números de expediente *******, *******, ******* y *******, mas no fue con base en tales pruebas que se determinó la infracción a la hoy actora.

 

Lo mismo acontece con las pruebas de la hoy actora, encontrado en los numerales 2 y 37 cuya descripción obra respectivamente en las páginas 68 a 78 y 136 a 131 del acto recurrido y que se trata de marcas y muestras físicas, que tampoco desvirtúan la semejanza en la imagen de los productos de la tercero interesada porque no confrontan la comparación realizada por la demandada y que se estimó correcta por esta Sala.

 

Sin que el hecho de que la actora haya acreditado contar con más registros de las ******** de la marca ******* y que éstos sean de fecha anterior a las solicitudes de las marcas de la hoy tercero interesada, beneficie sus pretensiones en tanto que la existencia de los registros no desvirtúa la semejanza en la imagen de los productos, antes apuntada.

 

Por otro lado, los argumentos de la parte actora relativos a que los colores usados en los ******* y ***** son indicativos de los ingredientes que conforman los productos, se estiman inoperantes porque al apreciar un producto y ver la forma en que éste se presenta el público consumidor no realiza un razonamiento elaborado acerca del porqué se emplea un color y no otro, por lo que sólo se debe atender a la forma en que se presenta el producto sin formular mayor detalle ni buscando justificar el uso de un color, porque eso no es lo que tiene a la vista el consumidor promedio.

 

Asimismo, son inoperantes los argumentos de la actora en los que cuestiona si la hoy tercero interesada, con sus registros marcarios se adueña de los colores que representan los ingredientes contenidos en cada producto, toda vez que si la actora estima que el derecho exclusivo de la tercero interesada se otorgó en contravención a las disposiciones aplicables cuenta con los medios legales para hacerlo valer ante la autoridad competente y eso no puede ser materia de estudio por esta Sala.

 

Respecto a las pruebas marcadas con los numerales 10, 11 y 14, consistentes en la carta suscrita por ******** *******, Director de Cuenta de ***** ******, las inspecciones oculares que solicitó se realizaran al contenido del CD ROM, que exhibió anexó a su escrito, en el que señaló que se observaba el anuncio publicitario del Producto ****** y la documental privada consistente en el Reporte de Promociones ****** de fecha 2 de diciembre de 2013, elaborado por "************", tampoco por sí mismas provocan la declaración de la infracción, sino que la demandada describió el contenido de las mismas sin que afirmara que demuestran la configuración de la infracción, por lo que con independencia de que no se robusteció la información, tales elementos probatorios no se refirieron a la infracción sino en todo caso a la publicidad de los productos en pugna.

 

Atinente a las pruebas 12 y 13 las consistentes en inspecciones oculares y videos esta Sala estima que tampoco consistieron en el motivo toral de la determinación de las infracciones por lo que no beneficia en nada a la actora que no tengan buena calidad de sonido y no se escuchen las indicaciones y demás verbalizaciones que se observaban en los videos correspondientes.

 

Por cuanto a las pruebas marcadas con los numerales 15 a la 30 consistentes en diversas fe de hechos, es cierto que como alega la actora, sólo hicieron constar que en ciertos domicilios visitados se comercializaban los productos ****** y *******, sin embargo, ello no supera el estudio comparativo antes realizado del que se concluye la similitud en la presentación de los productos en conflicto, situación que también acontece respecto de las pruebas 9, 12 y 13, consistentes diversas fe de hechos referentes a la colocación de los productos.

 

Respecto a las pruebas marcadas con los numerales 31 a la 37 consistentes en: "RESULTADOS ESTUDIO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN DE ******* CON ****** EN ANAQUEL DE ******* FASE 1" realizado por la empresa ****** ********, "RESULTADOS ESTUDIO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN DE ******* CON ****** EN ANAQUEL DE ******* FASE 2" realizado por la empresa ****** ********, copa certificada del documento titulado "RESULTADOS ESTUDIO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN DE ******* CON ****** EN ANAQUEL DE ******* FASE 2" realizado por la empresa ****** ********, copia certificada del documento titulado "RESULTADOS ESTUDIO DE PERCEPCIÓN ENVASES ******* EN ANAQUEL", realizado por la empresa ****** *******, copia certificada del documento titulado "MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO VISUAL EYE SEE APLICADO AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON LAS MARCAS ******* y ****** O ****** y ******* (SIENDO IRRELEVANTE EL ORDEN EN QUE SE PRESENTEN)" realizado por la empresa ******, copia certificada del documento titulado "MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO VISUAL EYE SEE APLICADO AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON LAS MARCAS ******* y ****** O ****** y *******, EN EL MÓDULO DE PRESENTACIÓN O EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO (SIENDO IRRELEVANTE EL ORDEN EN QUE SE PRESENTEN)" realizado por la empresa ****** y el "ESTUDIO DE LA IMAGEN VISUAL QUE PRESENTAN AL CONSUMIDOR FINAL EL DISEÑO ****** (750ML) y ******* (1000ML)" le asiste la razón a la actora en el sentido de que dichas documentales sólo podían conferirse con el valor de que el fedatario público las tuvo a la vista, no obstante ello, al igual que el restante cúmulo probatorio, no constituyen pruebas con las que la demandada haya resuelto la existencia de semejanza que favorezca la confusión en los productos, pues dicha conclusión es resultado de la comparación de los mismos, la cual como ya se dijo, se estimó correcta.

 

Por ello, los documentos aportados por la actora con los números 18, 19, 20, 23, 24, 38 y 39, tampoco podrían provocar la negativa de la infracción.

 

En otro orden de ideas, al afirmar la actora que se dejaron de aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y 3 y 4 de la Resolución Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas la actora no desvirtúa lo ya resuelto en cuanto a que la notoriedad sólo abarca la denominacion ******* y no la conjuncion de los elementos distintivos al momento de presentar un producto, que es la tutela que se advierte de la fraccion XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y que tiende a evitar la imitacion mediante la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen.

 

Por otro lado, el concepto de “IMAGEN”en el particular caso, consiste en la presentacion de los productos en conflicto, por lo que el hecho de que no se hayan incluido conceptos jurídicos para definirlo no trasciende a las defensas de la actora en tanto a que está claro que la imagen de que se habla es la que presentan los productos ante el público consumidor, por lo que no se está en presencia de un concepto indeterminado.

 

Por otro lado, alega la actora que la demandada no podía resolver el asunto sin atender a la notoriedad declarada de la marca ******* ********* ******* ******* *********, argumento que es insuficiente.

 

Lo anterior es así toda vez que la parte actora se limita a afirmar la supuesta notoriedad del registro mencionado sin motivar su dicho en algún documento que contenga la determinación de notoriedad que alega, aunado a que tampoco manifiesta ni mucho menos demuestra que la supuesta notoriedad que alude se haya puesto a consideración de la autoridad demandada en el procedimiento de origen, por lo que ante la insuficiencia probatoria de tal argumento el mismo se desestima.

 

Por otro lado, conforme al estudio comparativo ya realizado, esta Sala estima que sí se realizó una conducta que incluye a) el uso de signos distintivos; b) el uso de elementos operativos; y c) el uso de elementos de imagen, para identificar productos iguales a otros protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Lo anterior, porque la demandada concluyó que en el caso, al ver ambos productos en el mercado se advierte la combinacion de signos distintivos, elementos operativos o de imagen que son los mismos porque se trata de ******** que comparten elementos de imagen, al contenerse en ******* alargados cuyo cuerpo es de color verde, además de que tienen una **** roja, y que tiene un asa del lado derecho con etiquetas similares con informacion similar en cuanto a la composicion del producto, por lo que cuentan con elementos que generan confusion en atencion a la óptica del consumidor promedio que no se detiene a analizar los productos de manera detallada.

 

Por lo anterior, a consideracion de esta Sala, es irrelevante el hecho de que la demandada haya indicado “operativos o de imagen”, porque dicha impresición en relacion con la disposicion legal que indica el conectivo “y” no es relevante porque no provocó que se dejara de analizar alguno de los elementos que conforman la hipótesis de la infraccion que nos ocupa.

 

Por último, sostiene la actora que al cuantificar la sanción, la autoridad primigenia no relacionó cada una de las fracciones del artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial para llegar a la fijación de un monto de multa, lo que es infundado porque contrario a lo alegado, en el Considerando  OCTAVO del acto recurrido se contiene el estudio atinente a la cuantificación de la sanción, en el que se transcribe el artículo 220 y se hace mención a cada uno de los elementos particulares, esto es, el carácter intencional de la acción infractora; las condiciones económicas del infractor, y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

 

Sin que la actora controvierta las razones dadas por la autoridad relativas a cada uno de los aspectos particulares, por lo que tales determinaciones se encuentran intocadas y no son materia de estudio para esta Sala.

 

En virtud de las consideraciones alcanzadas por esta Sala, es evidente que la resolución impugnada se encuentra emitida conforme a derecho; por lo que esta Juzgadora se pronuncia por reconocer la legalidad y validez de la resolución impugnada, al no haber acreditado la parte actora los hechos constitutivos de su acción, de conformidad con el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

 

Finalmente, al no existir cuestiones pendientes de estudio, esta Juzgadora debe señalar que la resolución impugnada descrita en el Resultando Primero del presente fallo, es legal al no haberse desvirtuado la presunción con la que, en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicable supletoriamente a la materia, siendo procedente reconocer su validez de conformidad con el artículo 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I. La parte actora no probó su pretensión, en consecuencia;

 

II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada descrita en el Resultando Primero del presente fallo.

 

 

III. NOTIFÍQUESE.

 

El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

 

 

Lic. Luz María Anaya Domínguez. Magistrada Titular de la Primera Ponencia de esta Sala.

Lic. Ramón Ignacio Cabrera León. Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de esta Sala y en su carácter de Presidente de la misma.

Lic. Juan Antonio Rodríguez Corona. Magistrado Titular de la Tercera Ponencia e Instructor en el presente juicio

 

 

Lic. Sonia Rojas de la Torre Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Ponencia de esta Sala. 

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la parte actora, su representante legal, de terceros extraños, así como los datos relativos a páginas de internet, a las marcas, clase y productos a los que se aplican, así como imágenes que contienen alguno de estos datos, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.