México, Distrito Federal, a nueve de abril del año dos mil uno

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 999/10-EPI-01-9.

ACTOR: ********* ***** ******** ******* ********* ** ********* ******** ** ******* ********.

TERCERO: *********** ****** ****** **** ** ***.

AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

MAGISTRADA INSTRUCTORA:

LIC. MARIA TERESA OLMOS JASSO.

SECRETARIA DE ACUERDOS:

LIC. MARIA DEL ROSARIOMALDONADO NAVA.

México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil once.- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por las CC. Magistradas: LIC. MARÍA TERESA OLMOS JASSO en su carácter de Presidenta e Instructora en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO, ante la Secretaria de Acuerdos Lic. María del Rosario Maldonado Nava, con fundamento en el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con el artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2009, así como segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, así como los diversos 2, primer párrafo, 22, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva.

R E S U L T A N D O

1º. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de mayo de 2010, el C. **** ********* ****** ******* ******** *******, en representación legal de ********* ***** ******** ******* ********* ** ********* ******** ** ******* ********, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio PI/S/2010/004015, de fecha 26 de febrero de 2010, emitida dentro del expediente P.C. ******** (*****) ****, mediante el cual se declara administrativamente la caducidad del registro marcario ******

**’* ****** * ******, emitida por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

2º. Por acuerdo de fecha 24 de mayo de 2010, se admitió a trámite la demanda de nulidad, así como las probanzas ofrecidas, con excepción de las marcadas bajo los numerales iii, iv, v y vi, en tanto que la actora fue omisa en exhibirlas, y por tanto, se requirió a la enjuiciante a efecto de que en el término de cinco días exhibiera las mismas, apercibida que de no hacerlo se tendrían por no ofrecidas las probanzas requeridas; ademas, por lo que hizo a la probanza marcada bajo el numeral ii, se requirió a la autoridad demandada para que a mas tardar al momento de formular su contestación exhibiera el expediente administrativo del cual emanó la resolución impugnada; asimismo, se ordenó correr traslado a la autoridad demandada así como al tercero interesado, a efecto de que en el término legal produjeran su contestación.

3º. Mediante acuerdo de fecha 5 de julio de 2010, la parte actora a través de persona autorizada, desahogó el requerimiento formulado mediante acuerdo de fecha 24 de mayo de 2010.

4º. Por acuerdo de fecha 2 de agosto de 2010, se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la parte actora mediante acuerdo de fecha 24 de mayo de 2010, y en tal virtud, se admitieron las pruebas marcadas bajo los numerales iii, iv, v y vi del escrito inicial de demanda, ordenandose el traslado legal de las mismas a la autoridad y al tercero a efecto de que a más tardar al momento de formular sus alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

5º. Por oficio JNTF.2010.6601, ingresado el día 2 de septiembre de 2010, la Subdirección Divisional de Amparos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.

6º. Mediante escrito presentado el día 3 de septiembre de 2010, la tercero interesada, a través de su representante legal, formuló su contestación a la demanda.

7º. Por acuerdo de fecha 20 de octubre de 2010, se tuvo por apersonado al tercero interesado en juicio, y se ordenó el traslado a las partes con el escrito proveído.

8º. Mediante acuerdo de fecha 21 de octubre de 2010, se tuvo por contestada la demanda de nulidad por parte de la autoridad, así como por admitidas las probanzas ofrecidas, ordenandose en consecuencia correr traslado con el oficio proveído a las partes; asimismo, se concedió a las partes el término legal para que formularan sus alegatos por escrito, derecho que fue ejercido por la autoridad mediante oficio presentado el día 3 de diciembre de 2010, mediante escrito presentado el día 14 de diciembre de 2010 por la tercero interesada, así como mediante escrito presentado el 3 de enero por la parte actora.

9º. Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, con fecha 5 de enero de 2011 quedó cerrada la instrucción del juicio; por lo que mediante acuerdo de 2 de febrero de 2011 se declaró cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponde.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual forma, con fundamento en el artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2009, este órgano jurisdiccional es competente territorialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008.

SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada de fojas 36 a 53, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el articulo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

TERCERO. En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan los argumentos que la parte actora vierte en los conceptos de impugnación de su escrito inicial de demanda.

Sostiene la demandante que la resolución impugnada fue emitida en contravención a los artículos 128, 130 y 152 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación a lo dispuesto por los artículos 1708 del Tratado de Libre Comercio del America del Norte y 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Lo anterior lo considera así al señalar que el Tratado de Libre Comercio del America del Norte y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, han establecido una excepción al requisito de inscripción de licencia contenido en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, al disponer particularmente que los estados miembros reconocerán el uso de una marca de una persona diferente al titular, cuando el uso de la marca esté sujeto al control de este.

En atención a lo anterior, precisa que en el procedimiento administrativo se aportaron probanzas mediante las cuales se acreditaba el uso de la marca **’* ******, emitidas por ********* ****** **** ** ***., de la cual el C.******* ******* ********* ******* mantenía el control corporativo, al ser titular del 50% de las acciones de dicha sociedad y contaba con un poder general para actos de dominio otorgado ante notario por el señor ******* ******* ********* ******, titular del restante 50% de las acciones que conforman a ********* ****** **** ** ***.

De esta forma, sostiene que la autoridad demandada debió estimar que el uso de la marca **’* ****** en nuestro país en servicios de ************ se encuentra bajo el control, supervisión, dirección y/o encargo, por parte de su legitimo titular ******* ******* ********* *******, en base al control accionario que se detentaba de la sociedad ********* ****** **** ** ***.

No obstante ello, aduce que la autoridad ignoró las disposiciones contenidas en los tratados internacionales y consideró al C. ******* ******* ********* ******* como un simple accionista de la sociedad ********* ****** **** ** ****, sin tomar en cuenta que el mismo era titular del 50% de las acciones de la citada sociedad, además de contar con un poder con facultades de dominio y no solamente para pleitos y cobranzas como erróneamente se estableció en el acto impugnado, lo cual demuestra sin lugar a dudas que el C. ******* ******* ********* ******* detentaba el control corporativo de la sociedad de referencia.

Además, sustenta que la autoridad en ningún momento determinó que debe entenderse por control sobre el uso de una marca, así como tampoco especifico el porqué el hecho de contar con el 50% de las acciones de una sociedad y poder para actos de dominio sobre el restante 50% de dichas acciones no puede considerarse como control, siendo que tomando en consideración el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, se demuestra que al contar con poder para actos de dominio se tienen todas las facultades de dueño sobre el 50% de las acciones de la sociedad, lo que no fue analizado por la autoridad y que demuestran plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada.

Asimismo, argumenta que la autoridad no hizo pronunciamiento alguno sobre la forma en la cual afectaría a la cesión de derechos de la marca **’* ****** * ******, a favor de la sociedad ********* ****** **** ** ***., que fue precisamente ********* ** ********* ******** ** ******* ******** quien emitió las facturas mediante las cuales se demostró el uso de la marca de referencia.

Por otra parte, aduce el demandante que las pruebas físicas no debieron ser analizadas de forma aislada, sino de manera adminiculada con las demás probanzas que fueron aportadas para demostrar el uso de la marca **’* ****** * ******, las cuales son suficientes para acreditar el modo, lugar y tiempo en que fueron creadas y utilizadas en servicios de ***********, sosteniendo que si bien se utilizaba la marca en forma nominativa en las facturas que fueron exhibidas, las pruebas físicas demuestran que dicha marca era utilizada para prestar el servicio de *********** de forma mixta, es decir, incluyendo su distintivo diseño, lo cual fue ignorado por la demandada al no haber analizado las pruebas de forma adminiculada.

Asimismo, es de señalar que la enjuiciante al formular sus alegatos por escrito, sostuvo esencialmente argumentos hechos valer en su escrito inicial de demanda.

Por su parte, la autoridad demandada en su contestación sostiene que no es suficiente el señalar que las probanzas emitidas por ********* ****** **** ** ***., beneficiaban al C. ******* ******* ********* *******, en el periodo sujeto a prueba, pues el supuesto control corporativo por ser el titular del 50% de las acciones de dicha sociedad y contar con un poder general para actos de dominio, es infundado al tenor de la legislación mercantil y común.

Que lo anterior lo señala así en el entendido de que ********* ****** **** ** **** * ******* ******* ********* *******, son entes con personalidad jurídica distinta, y que las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios, por tanto, los actos de comercio derivados de la actividad que desempeñe ********* ****** **** ** ***., son independientes de la actividad comercial que desempeñe ******* ******* ********* ******* como titular del registro de marca ****** **’* ****** * ******.

Además, sostiene que una vez valoradas y adminiculadas las probanzas aportadas, la autoridad advirtió que el registro marcario ****** **’* ****** * ****** no ha sido utilizado tal y como fue registrado o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, en atención a la mutación de su naturaleza mixta legalmente concedida **’* ****** * ******, contra la marca nominativa **’* ******.

Finalmente, es de precisar que la autoridad al formular sus alegatos por escrito solicitó se tuviera por reproducida su contestación a la demanda.

Asimismo, la parte tercero interesada al formular su contestación, sostuvo que de las pruebas ofrecidas por la demandada dentro del procedimiento primigenio no se acreditó que la marca **’* ****** * ****** era usada por un tercero bajo el control del titular de dicho registro, puesto que el hecho de que ******* ******* ********* ******* contara con el 50% de la entonces sociedad denominada ********* ****** **** ** ***., no acreditaba que el supuesto uso se encontrara bajo el control del entonces titular de la marca, sino que únicamente acreditaba que el C. ******* ******* ********* ******* era un simple accionista, mas no que tuviera el control del uso de la marca.

Además, sustenta que el poder para actos de dominio al que hace alusión la demandante tampoco podía acreditar el control del uso de la marca a través de un tercero, en virtud de que el poder exhibido se refiere a una persona física, cuyos bienes son independientes de los bienes que corresponden a una sociedad, por lo que dicho documento de ninguna manera podía acreditar que el uso de la marca estuviese controlado por el titular de la marca, siendo que para ello era necesario que se acreditara el control de la sociedad.

En el mismo orden de ideas, manifiesta que en el supuesto no concedido de que el poder otorgado por el C. ******* ******* ********* ****** pudiera ser considerado para acreditar el control de la sociedad, lo cierto es que dicho instrumento fue otorgado el 2 de marzo de 2007, siendo que las facturas ofrecidas corresponden a los años de 2005 y 2006, por lo que dichas facturas no podían ser consideradas para acreditar el supuesto uso de la marca **’* ****** * ******.

Aduce también que las facturas ofrecidas dentro del procedimiento no podían valorarse de forma adminiculada con la publicidad exhibida, ya que dichas facturas son ineficaces para acreditar la fecha en la que fue elaborada la publicidad y cuando fue puesta en circulación, por lo que no había razón para realizar una adminiculación como lo pretende la actora.

Asimismo, esgrime que las únicas pruebas que la autoridad puede considerar para acreditar el uso de la marca son aquellas que sean anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad, por lo que toda vez que la cesión del registro marcario ****** **’* ****** fue posterior a la fecha en que se presentó el procedimiento, es valido que la autoridad no haya tomado en cuenta dicha cesión, al ser la misma ineficaz para acreditar el uso de la marca.

Asimismo, es de señalar que la tercero interesada al formular sus alegatos por escrito, sostuvo esencialmente argumentos hechos valer en su escrito inicial de demanda.

Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estas Juzgadoras consideran que no le asiste la razón a la parte actora.

En principio, resulta importante tomar en consideración algunos antecedentes relevantes que dieron origen a la emisión del acto impugnado, siendo estos los siguientes:

a) Con fecha 13 de septiembre de 2004, el C. ******* ******* ********* ******* obtuvo el registro marcario ****** **’* ****** * ******, para amparar ********* ** ***********, pertenecientes a la clase 43 internacional, siendo el signo distintivo amparado el siguiente (foja 26 del expediente administrativo):

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

b) El día 1º de julio de 2008, el hoy tercero interesado *********** ****** ****** **** ** ****, solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** **’* ****** * ******, al considerar que se actualizaba la causal de caducidad contenida en el artículo 152, fracción II, en relación con el artículo 130, de la Ley de la Propiedad Industrial (foja 1 a 10 del expediente administrativo).

c) Mediante escrito presentado el día 2 de septiembre de 2008, previa trasmisión por fax de la misma a la autoridad, el C. ******* ******* ********* *******, a través de su representante legal, formuló su contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad incoada en su contra (foja 34 a 96 del expediente administrativo).

d) Por escrito presentado el día 4 de febrero de 2009, el apoderado legal de ********* ****** **** ** ***., exhibió escrito con folio 194450, mediante el cual el C. ******* ******* ********* ******* solicitó ante la autoridad la cesión de derechos (foja 278 del expediente administrativo) del registro marcario ****** **’* ****** * ******, a favor de ********* ****** **** ** ***. (foja 230 a 239 del expediente administrativo).

e) Mediante escrito presentado el día 9 de junio de 2009, en el expediente administrativo de marca ****** (foja 70 de autos) ********* ****** **** ** ***., a través de su representante legal, solicitó el cambió de nombre de la misma para quedar **** ********* ****** ******** ******* ********* ** ********* ** ******* ********* lo que quedó inscrito mediante el número 41668/2009, según se desprende del oficio 20090352925, de fecha 30 de julio de 2009, emitido por el Coordinador Departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (foja 123 de autos).

f) Por oficio PI/S/2010/004015, de fecha 26 de febrero de 2010, la Subdirección Divisional del Procesos de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró administrativamente la caducidad del registro marcario ****** **’* ****** * ******, siendo esta la resolución impugnada en el presente juicio.

Ahora bien, en primer lugar es importante señalar que la solicitud de declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** **’* ****** * ******, se solicitó por parte de la empresa *********** ****** ****** **** ** ****, al considerar que la misma había dejado de usarse durante los tres años consecutivos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, lo que solicitó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 152 fracción II, en relación con el artículo 130, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra señalan:

Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

…

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

…

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Es de señalar, que sancionar con caducidad los casos en que la marca materia del registro no es empleada, persigue como fundamento básico evitar la posesión abusiva de derechos, cuando estos no son empleados por su titular; salvo que exista causa justificada, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Un principio universal en materia de propiedad industrial consiste en que la preservación de los derechos exige que los mismos sean explotados por su titular, ya que lo contrario supone una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad.

Ahora bien, de los numerales transcritos se tiene, que el registro de una marca caducará si no es usada durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Al respecto, cabe mencionar que según lo dispuesto por el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado en el país bajo esa marca, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

Precisado lo anterior, y una vez analizada la resolución impugnada, se advierte que la autoridad declaró administrativamente la caducidad del registro marcario ****** **’* ****** * ******, al considerar que efectivamente se actualizaba en la especie lo dispuesto por el artículo 152, fracción II, en relación con el artículo 130, de la Ley de la Propiedad Industrial, al no demostrarse el uso comercial de la misma, esto es, que no se ha explotado durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, lo cual se aprecia de fojas 23 a 34 de la resolución impugnada, argumentos que para mejor apreciación se transcriben a continuación:

“…

Al efecto, en su escrito de contestación, la hoy demandada presentó como pruebas de su parte las siguientes:

De la prueba documental pública ofrecida por la actora del procedimiento en que se actúa, identificada con el número 1, consistente en copia certificada de la carta poder expedida en el extranjero y es valorada de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de los cuales se desprende *** ******* ****** ******** ****** ******* ****** * ******* ****** ******* *** ******* ******* ********* *******.

En razón de lo anterior, se acredita la personalidad que le asiste a la representada para actuar en el presente procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro marcario citado al rubro, a nombre de ******* ******* ********* *******.

Respecto de dicha probanza la parte actora objetó el contenido, alcance y valor probatorio de las mismas, al considerar que el poder no acreditaba en forma alguna el uso de la marca cuestionada.

Con relación a los señalamientos hechos valer por la actora, los mismos son procedentes, en virtud de que el titular afectado debe demostrar el uso de la marca **’* ****** * ******, en relación a los servicios de la 43 a saber ********* ** ***********.

Por lo anterior, esta documental no es idónea para acreditar el uso de la marca ****** **’* ****** * ******, dentro del plazo de tres años anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad que se resuelve.

De la prueba documental pública ofrecida por la actora del procedimiento en que se actúa, identificada con el número 2, consistente en los originales del oficio de fecha 21 de julio de 2008, con número de folio 13940 y del instructivo de fecha 1º de agosto de 2008, son valorados de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de los cuales se desprende lo siguiente:

Con fecha 21 de julio de 2008, el Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad, emitió el acuerdo en donde se notificó la admisión de la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca citada al rubro

Mediante instructivo del día 1° de agosto de 2008, se emplazo al titular afectado.

De la documental ofrecida bajo el numeral 3, consistente en copias certificadas de la solicitud y del título de registro marcario ****** **’* ****** * ******, mismas que ya ha quedado relacionadas en el capítulo de antecedentes y que son valoradas de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos, se desprende la siguiente información:

Con fecha 28 de junio de 2004, ******* ******* ********* *******, solicitó a través de sus apoderados **** ** ******** ******** ****** ******* ****** * ******* ********* ******, el registro de la marca **’* ****** * ******, para ampara servicios de la clase 43 a saber ********* ** ***********.

Con fecha 13 de septiembre de 2004, este Instituto otorgó el registro de la marca ****** **’* ****** * ******, para proteger los servicios solicitados de la clase 43 a saber ********* ** ***********.

Por lo anterior, estas documentales no son idóneas para acreditar el uso de la marca ****** **’* ****** * ******, dentro del plazo de tres años anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad que se resuelve.

De la documental ofrecida bajo el numeral 4, consistente en el instrumento público de fecha 7 de junio de 2005, expedido por el Licenciado Julio Manuel Rivera de Los Reyes, corredor público número 56 del Distrito Federal, probanza que se valora en términos de los artículos 1 29, 1 30, 1 97 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende lo siguiente:

“…

-------------------PRIMERO. ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- I.- Por escritura número Ciento Siete Mil Quinientos Cuatro de fecha seis de julio de de dos mil uno, otorgada ante la fe del licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, titular del la Notaría Pública número Ciento Veintinueve del Distrito Federal, se hizo constar el contrato de la Sociedad por el que se constituye: ********* ****** ******** ******* ** ******* ********, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, bajo folio mercantil número doscientos ochenta y un mil veinticuatro, sociedad con duración de noventa y nueva años, cláusula de admisión de extranjeros, con domicilio en México, Distrito Federal, teniendo por objeto entro otros: a) Compraventa, consignación y distribución de todo tipo de bienes y servicios de uso y consumo. b) La Operación de ***********s y servicios de ********* así como la compra-venta de alimentos y bebidas; c) lnstalar, explotar, administrar y efectuar los servicios de todo tipo de ************* ***************** ********* ******* ********* y, en general, todo tipo de negociaciones que se dediquen al giro de ********* * *******, d) Establecer y desarrollar sistemas de operaciones de ********* ************. e) Proporcionar servicios de asesoría, administración y contratación, así como también el establecimiento de redes internas de cómputo para la industria y hospitales.---------------------------“

“----------------- SEGUNDO.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El número total de accionistas de “********* ****** ******** ******* ** ******** ********, celebraron el día tres de junio de dos mil cinco, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la cual se levantó el acta de la respectiva Asamblea que el compareciente me exhibe asentada en cuatro fojas útiles escritas por un solo lado, debidamente firmadas, en virtud de no haber tenido a su disposición el Libro de Actas correspondientes al momento de celebración de la misma, y me pide la formalice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles documento que se agrega en el apéndice del presente instrumento, como anexo “A”, mismo que copio enseguida y es del tenor literal siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 03 de junio de 2005, se reunieron en el domicilio social de ********* ****** **** ** ****, los señores accionistas de la sociedad cuyos nombres se mencionan más adelante, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la que fueron previa y debidamente convocados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidió la Asamblea el señor ******* ******* ********* ****** * ***** **** ********** ** ***** ******* ******* ********* *******, en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, designaciones que fueron ratificadas por unanimidad de votos de los presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Presidente designó Escrutador a la señora ******* ******* ******, quien previa aceptación de su cargo y después de revisar la documentación respectiva, certificó que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de ********* ****** **** ** **** distribuido en su totalidad de la siguiente forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCIONISTAS CAPITAL FIJO SERIE “A"

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

******* ******* ********* ****** ******

******* ******* ********* ******* 50,000

-------------------TOTAL------------------- 100,000

…”

Al respecto, la parte actora objetó el contenido, alcance y valor de la prueba ofrecida por la parte demandada con el numeral cuatro del escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, consistente en la formalización del acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada ********* ****** **** ** ***** en virtud de que dicha prueba no guarda relación alguna con la litis planteada dentro del presente procedimiento, al corresponder a una persona ajena a la controversia que nos ocupa, por lo que la misma deberá de ser desestimada por esa H. Autoridad en términos de los dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

Aunado a lo anterior, el supuesto uso que la citada sociedad realizara de la marca impugnada, sólo podría ser tomado en consideración por ese H. Autoridad, si existiera licencia de uso inscrita ante ese H. Instituto en términos de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Adicionalmente, debemos señalar que en el supuesto no concedido de que una sociedad diversa a la persona que ostenta la titularidad de la marca fuera la que llevara a cabo el uso de la misma, en todo caso, el titular de la marca de que se trate tendría que comprobar fehacientemente que tiene el control directo de la sociedad que explota la marca, situación que no se actualiza en el presente caso, en razón de que el titular de la marca es simple accionista de la sociedad denominada ********* ****** **** ** ****

De las manifestaciones anteriores cabe decir que efectivamente, de la prueba ofrecida por la parte demandada no se desprende el uso de la marca ****** **’* ****** * ******, por su titular, es decir, por ******* ** ********* *******.

De la documental ofrecida bajo el numeral 5, consistente en copia certificada de la escritura número 124999, de fecha 2 de marzo de 2007, realizada por el Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, titular de la Notaria número 129, de Distrito Federal, probanza que se valora en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se desprende que el señor ******* ******* ********* ****** confirió al señor ******* ******* ********* *******, poder general para pleitos y cobranzas, con todas la facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal, de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las siguientes l.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo, II.- Para transigir, III- Para comprometer en árbitros, IV.- Para absolver y articular posiciones, V.- Para recusar, VI.- Para hacer cesión de bienes, VII.- Para recibir pagos, VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas, cuando lo permita la Ley.

Al respecto, la parte actora objetó el contenido, alcance y valor de la prueba ofrecida por la parte demandada con el numeral cinco del escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, consiste en el poder otorgado por ******* ******* ********* ******, a favor del titular afectado, en virtud de que dicha prueba no guardaba relación alguna con la litis planteada dentro del presente procedimiento, al consistir en un poder otorgado por una persona ajena a la controversia que nos ocupa, por lo que la misma debía de ser desestimada por esta Autoridad en términos de los dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Asimismo manifestó lo siguiente:

Aunado a lo anterior, bajo ninguna perspectiva dicha prueba acredita que el titular de la marca tenga el control directo sobre la sociedad denominada ********* ****** **** ** ***., ya que dicho mandato únicamente faculta al ******* ******* ********* ******* *** ******** * *** ****** *** ******* ******* ********* ******, sin que con el mismo el titular afectado pueda tomar decisiones dentro de la sociedad citada, ni tampoco pueda disponer de los bienes que pertenecen a la misma, ya que hay que distinguir de los bienes de una persona física de los bienes que pertenecen a una sociedad.

De cualquier forma, las pruebas ofrecidas por el titular afectado que corresponden a una sociedad ajena al presente procedimiento, consistente en facturas de los años 2005 y 2006, mientras que el poder a que hacemos referencia es de fecha 2 de marzo de 2007, por lo que en el supuesto no concedido de que fueran procedentes las absurdas consideraciones del titular afectado, el supuesto control sobre la sociedad denominada ********* ****** **** ** **** lo hubiera adquirido a partir de la fecha en que fue otorgado el citado poder, en consecuencia, las pruebas que exhibió fueron ofrecidas cuando nuestra contraparte no tenía el control directo sobre la citada sociedad.

En relación a la objeción de la actora, la misma resulta procedente, ya como se desprende de dicha escritura pública, ******* ******* ********* ******* ******** ** ***** ******* ******* ********* *******, poder general para pleitos y cobranzas, con todas la facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, y no tiene el control directo sobre la sociedad denominada ********* ****** **** ** ***** ya que únicamente faculta a ******* ******* ********* ******** *** ******** * *** ****** ** ******* ******* ********* ******* sin que con el mismo el titular afectado pueda tomar decisiones dentro de la sociedad citada, ni tampoco pueda disponer de los bienes que pertenecen a la misma, puesto que hay que distinguir entre los bienes que pertenecen a una persona física a los bienes que pertenecen a una sociedad.

Al respecto, esta autoridad concluye que de dicha escritura no se desprende el uso de la marca ****** *** ****** * ******, por su titular ******* ** ********* *******, no siendo un medio idóneo que acredite el uso de la misma, ya que en ningún lugar del documento se ostenta dicha marca.

De la documental ofrecida bajo el numeral 6, consistente en diversos panfletos, folletos, promocionales y papelería de la marca *** ****** y diseño, probanza que se valora en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la cuales no es posible inferir circunstancia de modo, tiempo y lugar, por lo que dichas pruebas resultan ineficaz para los extremos pretendidos por el demandado.

Al respecto, la parte actora objetó dicha documental por su valor probatorio, manifestando que se trata de supuesta publicidad, y que no se ofrece ni un solo elemento del que se desprenda que el titular afectado mandó hacer la supuesta publicidad, ni tampoco que la misma haya estado disponible en el comercio y mucho menos se acredita circunstancia de modo lugar y tiempo en que supuestamente dicha publicidad fue elaborada.

De lo anterior resulta procedente la objeción de la parte actora todas vez que de los panfletos, folletos, promocionales y papelería de la marca **’* ******, no se desprende modo lugar y tiempo, en consecuencia dicha prueba no demuestra el uso de la marca ****** **’* ****** * ******, para distinguir servicios de la clase 43, por su titular, durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presensación de la solicitud que nos ocupa.

La documental privada marcada bajo el numeral 7, consistente en 40 facturas expedidas por ********* ****** **** ** ***., probanza que se valora en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismas que se detallan a continuación:

(Se reproduce cuadro)

Asimismo, de las 36 facturas fueron señaladas anteriormente, se desprende en la parte superior la denominación ********* ****** debajo de ella la razón social ********* ****** **** ** ***., Sucursal Satélite **’* ******, con domicilio en ******** ****** ********* *** **** ***** “*” ***** ****** ********* **** ****** ********* ** ******* *** ** ******* ***** ********** ****** *************** ********* ******: ********* ******* ***** **** ******* *** ***** ****** ****** ******* **** ****** ******* ***., asimismo en la parte superior izquierda se reproduce la cédula de identificación Fiscal con el Registro Federal de Contribuyente **************, a nombre de ********* ****** **** ** ****

De las últimas 4 facturas se advierte la denominación ********* ***** debajo de ella la razón social ****** **** ** ***** facturas que fueron expedidas por una sociedad diferente al titular del registro marcario es decir ******* ** ********* ******* Sucursal Perisur **’* ******, con domicilio en ********** *** **** **** **** **** ****** ******** *** ********* ********** ******** **** ****** ******* ***** ****: ********** ****** **************, asimismo en la parte superior izquierda se reproduce la cédula de identificación Fiscal con el Registro Federal de Contribuyente *************** Nombre, Denominación o Razón Social ********* ****** **** ** ****

Cabe señalar que estas documentales no son idóneas para acreditar el uso de la marca ****** **’* ******* * ******, toda vez que estas facturas fueron expedidas por una sociedad ajena a la presente controversia, aunado a que no se advierte licencia de uso inscrita ante este H. Instituto, ya que de las mismas sólo se colige el uso de la denominación **’* ******, sin que se desprenda el uso de la marca en controversia tal y como fue registrada, por lo tanto no se acredita el uso de la marca sujeta a caducidad.

A este respecto, debemos recordar que una marca debe utilizarse tal y como fue registrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial como a continuación se transcribe para mejor proveer:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Por lo que respecta a estas facturas corresponden a una sociedad ajena a la presente controversia, la cual no cuenta con licencia de uso inscrita ante ese H. Instituto, aunado a que no se desprende el uso de la marca **’* ****** * ******, tal y como fue registrada, es decir, con su distintivo diseño, toda vez que en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, impone la obligación de utilizar una marca de la forma en que ésta fue registrada, o bien con variaciones que no alteren su carácter distintivo,

En este orden de ideas, es evidente que la demandada se encontraba obligada a utilizar la marca **’* ****** * ******, en la forma en que ésta fue registrada, o con variaciones que no alteren su carácter distintivo. No obstante, si la demandada utiliza una marca nominativa en lugar de una marca mixta, es claro que existe una variación en carácter distintivo de la marca, en virtud de que se modifica radicalmente su naturaleza al pasar de marca mixta a nominativa.

En efecto, en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, la solicitud de una marca deberá contener el signo distintivo de esta, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixta. Asimismo, el artículo 126 del citado ordenamiento establece que esa H. Autoridad emitirá un título de registro que, entre otras cosas, hará constar el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada tridimensional o mixta.

En este mismo sentido, la fracción II, del artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras no reservables. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tamaño o tipo de letra.

Lo anterior, demuestra que la Ley de la Propiedad Industrial, establecen clara diferencias entre las marcas nominativas y las marca mixtas, razón por la cual si una marca mixta como lo es la marca *** ****** * ****** es utilizado de forma normativa, es claro que ha modificado radicalmente su carácter distintivo, en virtud de que el solicitante se había reservado el uso exclusivo del diseño aplicado a esta marca, es decir, incluyendo el tipo de letra y el diseño difuminado que distingue a la marca COmO a continuación se reproduce consistente en una franja delgada alineada hacia la derecha de color blanco y en la parte superior aparece una letras gruesas en color blanco y un circulo que contiene el numero sesenta apostrofe con la letra minúscula s de color rojo.

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

En esencia, al haber reservado el uso de la marca **’* ****** y diseño, en términos de lo establecido por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el demandado se encontraba obligado a utilizar ésta de la forma en que fue registrada, sin embargo de esta documentales no son idóneas para acreditar la comercializan de los servicios en la clase 43, al amparo de la marca ****** **’* ****** * ******, toda vez que el demandado no ha utilizado la marca de la forma en que ésta fue registrada, lo cual contraviene lo establecido en los artículos 1 13, 126, y 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como la fracción II, del artículo 56 de su Reglamento.

Al respecto, la parte actora objetó dicho documental, por lo que hace a su contenido, alcance y valor probatorio, toda vez que las facturas corresponden a una sociedad ajena a la presente controversia que no cuenta con licencia de uso inscrita ante ese H. Instituto, al no guardar relación alguna con la litis planteada dentro del presente procedimiento.

De lo anterior, esta Autoridad concluye que son validos los argumentos del actor, al no haberse acreditado el uso de la marca sujeta a caducidad por su titular ******* ******* ********* *******, en su escrito de contestación, pues las facturas ofrecidas, si bien es cierto, fueron emitidas en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2006 y amparaban consumos, también lo es que las mismas fueron emitidas por una persona moral denominada ********* ****** **** ** ***** la cual no guarda relación alguna con la litis plateada dentro del presente procedimiento al corresponder a una persona ajena a la controversia que nos ocupa, ya que el titular de la marca tenía que comprobar fehacientemente que tiene el control directo de la sociedad que explota la marca, situación que no se actualiza en el presente caso, en razón de que el titular de la marca es simple accionista de la sociedad denominada ********* ****** **** ** ***.

Además de lo anterior, las facturas exhibidas por la parte demandada, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituyen uno de los medios probatorios conducentes para acreditar el uso de una marca, en el caso que nos ocupa de la marca ****** **’* ****** * ******, por su titular o licenciatario autorizado, máxime que en el caso particular, tal y como se señaló, las exhibidas por la parte demandada están expedidas por diversa persona que no resultó ser licenciatario inscrito, por lo que de ninguna manera acreditan el uso de la marca **’* ****** * ******, para los servicios para los cuales fue registrado por su titular, por lo que se evidencia que la marca *** ****** * ******, no está siendo debidamente utilizada en el comercio con las exigencias del artículo 130 de la Ley de la Propiedad industrial, esto es, por su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita.

Por tanto, debe determinarse en el particular que la marca ****** **’* ****** * ******, no cumple en forma cabal la exigencia contenida en el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el numeral 130 del mismo ordenamiento, para evitar la caducidad del registro marcario, obligación que consiste en usar el signo distintivo por parte de su titular o licenciatario inscrito ante este Instituto, dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha en la cual se solicitó la caducidad de su registro.

Una vez que las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento, fueron valoradas en su conjunto, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este Instituto llega a la conclusión de que la parte demandada ******* ******* ******** *******, no acreditó de manera alguna que ha usado su marca durante un período comprendido por los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presente solicitud de caducidad, actualizándose de esta manera el primer supuesto contenido en la fracción II del artículo 152, en relación con los artículos 1 28 y 1 30 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, de conformidad con el diverso supuesto que integra la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, esta autoridad determina que del estudio de las constancias del presente asunto, así como del registro sujeto a caducidad, no existe una causa justificada que haya impedido el ofrecimiento de los servicios al amparo de la marca ****** **’* ****** * ******, comprendidos en la clase 43, tales como SERVICIOS DE ***********, por su titular o licenciatario debidamente inscrito.

Por lo que hace a las pruebas aportadas por la parte actora y aún y cuando la carga de la prueba no correspondía a ésta, se procede a valorarlas de la siguiente manera:

De la prueba ofrecida bajo el numeral 1 de la solicitud, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que con fecha 13 de septiembre de 2004, se concedió el registro marcario ****** *** ****** * ******, a favor de ******* ******* ********* *******.

De la prueba documental marcada con el numeral 2, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos, se desprende que con fecha 5 de diciembre 2007, *********** ****** ****** **** ** ***., solicitó el registro de la marca nominativa *******, para proteger servicios comprendidos en la clase 43, tales como ***************, asignándole el número de expediente ****** *******.

Asimismo, mediante oficio de fecha 5 de febrero de 2008, con código de barras 20080048788, se citó como anterioridad oponible a la solicitud ****** *** ****** ****** **’* ******** ****** **’* ******* ****** **’* ******* ****** **’* ** ********, de conformidad con el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

Derivado de los razonamientos plasmados en párrafos anteriores, esta autoridad estima que con la documental ofrecida bajo el numeral 2 del escrito de solicitud de declaración administrativa de caducidad, la actora acreditó su interés jurídico al demostrar la existencia de la solicitud del registro marcario en trámite ****** *******, y que el registro marcario impugnado ha sido citado por este Instituto como anterioridad oponible a la concesión de dicha solicitud de registro marcario, constituyendo este un impedimento legal que le afecta en su esfera jurídica.

Respecto a la prueba instrumental de actuaciones, ofrecidas por ambas partes, la cual se valora con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que de las constancias; que integran el procedimiento que nos ocupa, no obra prueba alguna, que acredite el uso de la marca ****** *** ****** * ******, por lo que la prueba en estudio, le beneficia a la parte actora.

Por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano, que se valora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos que beneficia a la parte actora, al ser que la demandada, no acreditó el uso de la marca, citada al rubro.

En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se llega a la conclusión que la marca ****** **’* ****** * ******, no se ha explotado durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad en estudio, es decir, en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2005 al 30 de junio de 2008, y por lo tanto, al no demostrarse su uso en el comercio, se actualizan los supuestos contenidos en la fracción II del artículo 152, en relación con el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta procedente declarar administrativamente la caducidad del registro ****** **’* ****** * ******.

…”

Expuestos los razonamientos esgrimidos por la autoridad en la resolución que se impugna, es de precisar que la enjuiciante en el presente juicio sostiene que las facturas exhibidas y emitidas por ********* ****** **** ** ***., no fueron debidamente valoradas por la autoridad, toda vez que el uso de la marca **’* ****** * ******, se encontraba bajo el control, supervisión, dirección y/o encargo por parte de su entonces titular ******* ******* ********* *******, con base en el control accionario que se detentaba de la sociedad ********* ****** **** ** ***.

No obstante ello, aduce que la autoridad ignoró las disposiciones contenidas en los artículos 1708 del Tratado de Libre Comercio del America del Norte y 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establecen una excepción al requisito de inscripción de licencia contenido en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, y se consideró al C. ******* ******* ********* ******* como un simple accionista de la sociedad ********* ****** **** ** ***., sin tomar en cuenta que el mismo era titular del 50% de las acciones de la citada sociedad, además de contar con un poder con facultades de dominio y no solamente para pleitos y cobranzas como se estableció en el acto impugnado, lo cual demuestra sin lugar a dudas que el C. ******* ******* ********* ******* detentaba el control corporativo de la sociedad de referencia.

Analizados los anteriores argumentos, estas Juzgadoras consideran el agravió esgrimido como parcialmente fundado, pero insuficiente para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en atención a los siguientes razonamientos.

En primer lugar, le asiste la razón a la parte actora en cuanto sostiene que en la especie no se tomó en consideración por parte de la autoridad lo dispuesto por los artículos 1708 del Tratado de Libre Comercio del America del Norte y 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al analizar las facturas exhibidas, preceptos que para mejor comprensión y análisis se transcriben a continuación:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

ARTÍCULO 1708. MARCAS.

…

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

ARTÍCULO 19. REQUISITO DE USO.

…

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica demuestre que hubo paras ello razones validas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones validas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fabrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

De los numerales transcritos, se advierte claramente que ambos preceptos se refieren a la posibilidad de considerar o reconocer el uso de una marca por persona distinta al titular, sobre la cual ésta última ejerza control de uso, siendo que el espíritu denotado por ambos preceptos es precisamente el salvaguardar un derecho previamente adquirido, pues en ambos numerales se delimita claramente su aplicación a situaciones en que se pretenda mantener el registro, lo que denota se insiste, una clara protección a la titularidad de una marca amparada por un registro

previamente adquirido.

En este sentido, es claro que contrario a lo argumentado por la autoridad al analizar las facturas en la resolución impugnada, no resultaba indispensable una licencia de uso inscrita ante el Instituto para tomar en consideración las facturas emitidas por diversa sociedad, amén de que el uso de marcas que en su caso efectuara la empresa ********* ****** **** ** ***. sí puede considerarse bajo el control del C. ******* ******* ********* *******, entonces titular del registro ****** **’* ****** * ******, al haber acreditado este ultimo la titularidad del 50% de las acciones de ********* ****** **** ** ***., como incluso se desprende de la prueba ofrecida y valorada en el procedimiento administrativo como documental 4 (foja 25 y 26 de la resolución impugnada).

Cabe precisar que en este sentido, los artículos 1708 del Tratado de Libre Comercio del América del Norte y 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, establecen como requisito para reconocer el uso de una marca por persona distinta, que el control del uso esté sujeto al titular del registro, y no así el control total o directo de la empresa o sociedad que explota la marca, debiéndose entender entonces que el titular de un registro tiene el control del uso de su marca cuando está conciente y enterado de que su registro marcario está siendo usado por otra persona bajo su autorización, como ocurrió en el presente caso, al acreditarse la titularidad del 50% de las acciones de que se compone la empresa ********* ****** **** ** ***., y en atención a los razonamientos anteriores es que, contrario a lo sostenido por la autoridad, no resultaba indispensable una licencia de uso inscrita ante el Instituto para tomar en consideración facturas emitidas por diversa sociedad.

No obstante lo fundado del argumento anterior, es claro que el mismo resulta insuficiente para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, debido a que la autoridad no sólo consideró la falta de idoneidad de las facturas exhibidas en atención a la falta de licencia de uso inscrita ante el Instituto, sino que la autoridad también determinó que de las facturas analizadas sólo se advertía el uso de la denominación **’* ******, mas no el uso de la marca tal y como fue registrada, por lo que no se acreditaba el uso de la marca sujeta a caducidad, como se desprende de la transcripción siguiente:

“…

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Por lo que respecta a estas facturas corresponden a una sociedad ajena a la presente controversia, la cual no cuenta con licencia de uso inscrita ante ese H. Instituto, aunado a que no se desprende el uso de la marca **’* ****** * ******, tal y como fue registrada, es decir, con su distintivo diseño, toda vez que en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, impone la obligación de utilizar una marca de la forma en que ésta fue registrada, o bien con variaciones que no alteren su carácter distintivo,

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

En esencia, al haber reservado el uso de la marca **’* ****** * ******, en términos de lo establecido por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el demandado se encontraba obligado a utilizar ésta de la forma en que fue registrada, sin embargo de esta documentales no son idóneas para acreditar la comercializan de los servicios en la clase 43, al amparo de la marca ****** **’* ****** * ******, toda vez que el demandado no ha utilizado la marca de la forma en que ésta fue registrada, lo cual contraviene lo establecido en los artículos 1 13, 126, y 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como la fracción II, del artículo 56 de su Reglamento.

De lo anterior, esta Autoridad concluye que son validos los argumentos del actor, al no haberse acreditado el uso de la marca sujeta a caducidad por su titular ******* ******* ********* *******, en su escrito de contestación, pues las facturas ofrecidas, si bien es cierto, fueron emitidas en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2006 y amparaban consumos, también lo es que las mismas fueron emitidas por una persona moral denominada ********* ****** **** ** ***., la cual no guarda relación alguna con la litis plateada dentro del presente procedimiento al corresponder a una persona ajena a la controversia que nos ocupa, ya que el titular de la marca tenía que comprobar fehacientemente que tiene el control directo de la sociedad que explota la marca, situación que no se actualiza en el presente caso, en razón de que el titular de la marca es simple accionista de la sociedad denominada ********* ****** **** ** ****

…”

Al respecto es de mencionar que tal y como lo precisa la autoridad, el uso en territorio nacional que la propia Ley de la Propiedad Industrial previene respecto de una marca concedida, es un uso tal y como fue registrada la marca o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 del citado ordenamiento legal.

Por su parte, el artículo 113, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con diversos datos, entre los cuales se encuentra precisamente el signo distintivo de la marca, mencionando en todo caso si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.

Asimismo, el artículo 56, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserva.

En este orden de ideas, de las constancias que obran agregadas en autos se advierte que la marca registrada resulta ser una marca de carácter mixto, esto es, que se compone tanto de una denominación como de un diseño, tal y como se reproduce a continuación:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

Ahora bien, una vez analizadas las facturas O 0728, O 0729, O 0949, O 1189, O 1190, O 1191, O 1228, O 1231, O 1248, O 1263, O 1264, O 1277, O 1284, O 1299, O 1329, O 1358, O 1369, O 1370, O 1420, O 1425, O 1434, O 1435, O 1437, O 1441, O 1442, O 1445, O 1449, O 1451, O 1453, O 1454, O 1460, O 1461, O 1463, O 1471, O 1473 y O 1475, exhibidas por la hoy enjuiciante, mismas que obran de foja 163 a 195 del expediente administrativo, se aprecia que tal y como lo sostuvo la autoridad, únicamente ostentan la denominación **’* ******, pero de ninguna forma reproducen el diseño particular que fue registrado en su momento, situación por la cual es claro que en todo caso existe una variación en el carácter distintivo de la marca respecto de cómo se encuentra registrada y protegida bajo el registro 849804.

En efecto, al ostentar las facturas exhibidas únicamente la denominación **’* ******, sin el diseño que sin lugar a dudas integra a la marca registrada ****** **’* ****** * ******, es claro que dichas documentales no resultan idóneas para acreditar el uso de la marca sujeta a caducidad, pues de pretenderse acreditar el uso mencionado como lo pretende la actora, en todo caso habría que considerar que la marca ha sido modificada radicalmente en cuanto a su carácter distintivo, al haberse reservado por la hoy demandante el uso exclusivo del diseño aplicado a esa marca y reproducido en fojas anteriores, sin que de las pruebas exhibidas se aprecie el mismo, y en este orden de ideas es claro que las facturas exhibidas, aún y cuando corresponden al periodo sujeto a prueba, de ninguna forma son susceptibles de acreditar un uso de la marca ****** **’* ****** * ******, tal y como fue registrada por la autoridad.

Ahora bien, la enjuiciante también se duele de la resolución impugnada al sostener que las pruebas físicas no debieron ser analizadas de forma aislada, sino de manera adminiculada con las demás probanzas que fueron aportadas para demostrar el uso de la marca **’* ****** * ******, las cuales son suficientes para acreditar el modo, lugar y tiempo en que fueron creadas y utilizadas en servicios de ***********, sosteniendo que si bien se utilizaba la marca en forma nominativa en las facturas que fueron exhibidas, las pruebas físicas demuestran que dicha marca era utilizada para prestar el servicio de *********** de forma mixta, es decir, incluyendo su distintivo diseño, lo cual fue ignorado por la demandada al no haber analizado las pruebas de forma adminiculada.

Al respecto, es de puntualizar que no le asiste la razón a la parte actora en el argumento analizado, toda vez que tal y como lo sostuvo la autoridad, y como se aprecia además de las copias certificadas relativas a las pruebas físicas exhibidas ante la autoridad (foja 157 a 162 del expediente administrativo) consistentes en panfletos, folletos, promocionales y papelería de la marca **’* ******, de las mismas en ningún momento se aprecian elementos que permitan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron elaboradas, y es precisamente ello lo que impide tomarlas en consideración, ya que las mismas no son susceptibles de acreditar un uso de la marca en una fecha determinada, que es fundamentalmente lo que se pretende en el procedimiento administrativo, esto es, el acreditar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad el uso de la marca ****** **’* ****** * ******.

Es así que aunque la actora aporta los diversas elementos como panfletos, folletos, promocionales y papelería en donde se advierte inserta la marca **’* ****** * ******, lo cierto es que ello no puede servir ni siquiera como medio indiciario que permita acreditar que efectivamente se uso dicha marca ****** **’* ****** * ******, por parte de su titular en servicios de ************** dentro del periodo sujeto a prueba, pues como se advirtió en párrafos precedentes, de tales probanzas no se desprenden datos que validen su tiempo de elaboración, fecha de producción o alguna referencia que permita a estas Juzgadoras arribar a la conclusión de que las probanzas analizadas corresponden fehacientemente a los servicios que fueron prestados al amparo de las facturas exhibidas por la actora.

Sin que sea óbice que la actora sostenga que las facturas y las muestras físicas debieron ser adminiculadas al er valoradas, toda vez que dada la ineficacia o insuficiencia de las pruebas en comento en su individualidad, resultaba innecesario efectuar una adminiculacion de las mismas, pues la adminiculacion de las pruebas resulta necesaria y posible siempre y cuando por si mismas resulten al menos idoneas para acreditar alguna circunstancia y que ademas existan otros medios probatorios que le den sustento o certeza respecto de los que se pretende probar, lo que en la especie no sucedió.

Por otra parte, resulta intrascendente el argumento vertido por la actora en el sentido de que la autoridad en ningún momento determinó que debe entenderse por control sobre el uso de una marca, así como tampoco especifico el porqué el hecho de contar con el 50% de las acciones de una sociedad y poder para actos de dominio sobre el restante 50% de dichas acciones no puede considerarse como control.

Lo anterior en virtud de que en la presente resolución ya ha quedado determinado que las facturas emitidas por ********* ****** **** ** **** sí son susceptibles de ser valoradas, al poder ejercer el entonces titular del registro, el C. ******* ******* ********* *******, un control sobre el uso de marcas que en su caso pudiera efectuarse por parte de ********* ****** **** ** ***** por lo que en todo caso el determinar que debe entenderse por control de una marca o como puede ejercerse dicho control en la especie resulta intrascendente.

No obstante lo anterior, en la presente resolución también ha quedado determinado el porqué las probanzas aportadas en el procedimiento, aún siendo valoradas y tomadas en consideración, no resultan idóneas para acreditar un uso de la marca ****** **’* ****** * ****** en el periodo sujeto a prueba, sea porque no se utilizó la marca tal y como fue registrada por lo que hace a las facturas, o porque no se acreditaron circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de la elaboración y/o utilización de los panfletos, folletos, promocionales y papelería exhibida en el procedimiento, lo cual no fue desvirtuado por la actora en el presente juicio, por lo que subsiste la legalidad de la determinación de la autoridad en el sentido de que la marca ****** **’* ****** * ****** debe ser declarada caduca por falta de uso.

De igual forma resulta intrascendente el argumento en el que la actora sostiene que la autoridad no hizo pronunciamiento alguno sobre la forma en la cual afectaría a la cesión de derechos de la marca **’* ****** * ******, a favor de la sociedad ********* ****** **** ** ****, que fue precisamente quien emitió las facturas exhibidas, toda vez que aún y cuando en el trámite del procedimiento se efectuó y acreditó la mencionada cesión de derechos, ello no supera el hecho de que al ser valoradas y tomadas en consideración las facturas exhibidas y emitidas por ********* ****** **** ** ****, las mismas no resultan idóneas para acreditar un uso de la marca en el periodo sujeto a prueba, al no utilizarse la marca en las mismas tal y como fue registrada, lo cual se insiste, no fue desvirtuado por la actora en el presente juicio.

Por los argumentos hasta aquí vertidos, es claro que contrario a lo sostenido por la demandante, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la autoridad correctamente determinó que en la especie se actualizaba la hipótesis prevista por la fracción II, del artículo 152, en relación con el artículo 130, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, para declarar la caducidad de la marca sujeta a estudio, pues en la especie la hoy actora no acreditó el uso de su marca ****** **’* ****** * ******, en el periodo comprendido del 30 de junio de 2005 al 30 de junio de 2008, para amparar ********* ** ***********.

Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la validez de la resolución impugnada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, al tenor de los motivos y fundamentos lógico jurídicos expuestos en esta sentencia;

III.- NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora así como al tercero interesado, mediante oficio a la autoridad.- Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos, quien da fe.

MRMN/ijgs*

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, nombre del tercero, nombre del representante legal, domicilios, número de expediente administrativo, número de registro, denominación y productos que amparan las marcas, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma la secretaria de acuerdos que emite la presente.”

Mexico

MX057-j

R E S U L T A N D O

C O N S I D E R A N D O