sen-1-0034-671053
Sala Primera de la Corte
Resolución Nº 00137 – 2016
Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2016
Expediente: 11-005037-1027-CA
Redactado por: Carmenmaría Escoto Fernández
Clase de Asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo
Analizado por: DIGESTO DE JURISPRUDENCIA
Contenido de Interés:
Temas (descriptores): Patente de invención, Derechos de autor
Subtemas (restrictores): Consideraciones sobre el procedimiento para patentar una invención, Definición de invención y consideraciones sobre el procedimiento para su inscripción
Tipo de contenido: Voto de mayoría
Rama del derecho: Derecho Comercial
“VII.- El numeral uno de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, define como Invención: “…toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”. De igual manera, considera que no son invenciones: “ a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente. b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego. d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”. Asimismo, excluye la patentabilidad, independientemente de su carácter inventivo, de: “a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente. b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos”. Ahora bien, el precepto 2 de la Ley de cita, determina cuales las invenciones son patentables al indicar: “1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. 2. DEROGADO por el artículo 4 de la Ley N° 7979 de 6 de enero del 2000. 3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos. 4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, quedará comprendida en el estado de la técnica, excepto para el caso del solicitante de la patente, o cuando la solicitud en cuestión haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o cuando la publicación se haya hecho indebidamente. 5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. 6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.” De lo reproducido, resulta, la LP ha sido creada, esencialmente para la protección de invenciones. No obstante, no toda creación del intelecto humano puede ser resguardada como tal, sino aquellas capaces de ser aplicables en la industria y que cumplan las condiciones de patentabilidad previstas en dicha Ley. La Ley igualmente determina, cuales obras del intelecto no son invenciones, y cuáles, a pesar de serlo, no son patentables. De esta forma, concluye, son objeto de patentes de invención, las invenciones que sean nuevas, que posean nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Así, se dice que es nueva, la invención “… cuando no existe previamente en el estado de la técnica”. Además, acorde al inciso 3) del numeral 2 de la LP, el estado de la técnica, comprende “…todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica…”, incluyéndose como tal, el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial. En esa misma línea, se entenderá que posee Nivel Inventivo si aquella no resulta obvia: “…para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente…”, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Finalmente, se entiende que es de aplicación industrial, cuando posea “…una utilidad específica, substancial y creíble.” Desde esta perspectiva, es dable esbozar, la LP crea un régimen de protección para ciertas obras del intelecto humano, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad dispuestos al efecto. Actúa como un mecanismo de promoción de la creatividad humana que cumpla con ciertos requerimientos especiales, lo cual se deduce del hecho que, no solo no puede ser obvia, sino que debe ser útil y aplicable industrialmente. Adiciónese a lo expuesto, una vez aceptada la patente, le pertenecerá como derecho al inventor (art. 3º). Para ello, la solicitud, debe incluir una descripción, que especifique la invención de manera suficientemente clara y completa, a fin que pueda ser evaluada, para que una persona versada en la materia, pueda ejecutarla e identificar los resultados mas satisfactorios de su explotación industrial. También aportará un resumen que “…permitirá comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma”. (Artículo 3, incisos 4 y 6 de la LP). Presentada al Registro, en cumplimiento con los requerimientos de forma (art. 9 LP), la solicitud será publicada (art. 10 LP). De la oposición planteada por el fondo, se dará curso al solicitante a fin que aclare lo que crea conveniente (art. 12 LP). Posteriormente, el registro procederá a examinar si la invención es patentable (art. 13 LP), lo anterior, conforme a los ordinales 1 y 2 de dicha Ley, así como si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención, esto es, que solo pueda referirse a una o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general (art. 7 LP). Para ello, acorde al inciso 2) del canon 13 de la Ley de cita, el Registro contará con: “…profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes”, para lo cual “…podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención”. De lo expuesto, resta decir, evidentemente, en todas las etapas del procedimiento, la carga probatoria corresponde al solicitante, quien debe acreditar en forma sustancial, que su requerimiento se ajusta a lo dispuesto por Ley, a fin de obtener la protección legal de interés.”
Texto de la resolución
*110050371027CA*
EXP. 11-005037-1027-CA
RES. 000137-F-S1-2016
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil dieciséis.
Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José por PFIZER PRODUCTS INC., representada por su apoderado, Néstor Morera Víquez, vecino de Heredia; contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto Jorge Andrés Oviedo Álvarez, soltero; la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD, representada por su apoderado general judicial sin límite de suma, Dagoberto Sibaja Morales, vecino de San José; el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, representado por su presidenta Ilse María Díaz Díaz; y, la ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA NACIONAL, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Álvaro Camacho Mejía, vecino de San José. Figuran además, como apoderados especiales judiciales de la Junta co-demandada, los licenciados Luis Enrique Castro Fonseca, vecino de San Ramón de Alajuela y Óscar Abarca Cordero, vecino de San José; y, las licenciadas Magaly Ureña Vargas, vecina de San José, Gabriela Carranza Araya, divorciada, vecina de San Ramón de Alajuela y Viviana Hidalgo Yen, soltera. Las personas físicas son mayores de edad y, con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de Heredia.
RESULTANDO
1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la accionante estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “1) En virtud de la indebida motivación el acto administrativo y por no haberse desvirtuado la existencia de algunos de los requisitos de patentabilidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, solicito que se declare la nulidad absoluta de la resolución de las quince horas y un minuto del 21 de octubre del años dos mil ocho por la cual se denegaron todas las reinvindicaciones pendientes dentro de la solicitud de patente tramitada en el expediente administrativo 708035 de título Sales Tartrato de 5,8,14 Triazatetraciclo (10.3.1.02.11.04.09) Hexadeco-2 (11), 3,5,7,9- Pentaeno y Comisiones Farmacéuticas de las mismas, fase nacional PCT de la solicitud internacional PCT7IB02/01437. 2) En virtud de la indebida motivación del acto administrativo y por no haberse desvirtuado la existencia de algunos de los requisitos sustantivos de patentabilidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención. Solicito que se declare la nulidad absoluta del voto 1216/09 de las ocho horas treinta y cinco minutos del cinco de octubre del años dos mil nueve dictado del Tribunal Registral Administrativo notificado el ocho de setiembre del años dos mil diez por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución, se confirmó lo establecido en ella, negando así el privilegio de patente para la solicitud tramitada en el expediente Nº 7080, dando por agotada la vía gubernativa. 3) Por no haberse desvirtuado la existencia de algunos de los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención y como consecuencia de los anteriores pronunciamientos y a título de restablecimiento de derecho, ruego se ordene al Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial conceder la patente solicitada bajo el expediente 7080, para la totalidad de las reinvindicaciones pendientes según el pliego aportado por el solicitante durante el trámite administrativo con fecha diez de marzo del año dos mil ocho, cuya copia adjunta como anexo número dos del presente escrito, o en su defecto para aquellas reinvindicaciones que el honorable Tribunal considere que cumplen con los requisitos de patentabilidad.”
2.- Todos los co-demandados contestaron negativamente e interpusieron la excepción de falta de derecho. Adicionalmente el Estado opuso la defensa previa de litis consorcio pasivo necesario y la Asociación co-demandada la de prescripción.
3.- La audiencia preliminar se realizó el 30 de abril de 2013, oportunidad en que todas las partes hicieron uso de la palabra y, momento procesal en que se rechazó la defensa previa de prescripción.
4.- El juicio oral y público se celebró 11 de noviembre de 2013 con la participación de todas las partes.
5.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrada por los jueces Juan Luis Giusti Soto, Ileana Sánchez Navarro y Sergio Mena García, en sentencia no. 076-2014-V de las 15 horas 2 minutos del 21 de octubre de 2014, dispuso: “Se rechazan las defensas de "Prescripción" (Caducidad) y Falta de Legitimación ad causam pasiva. Se acoge la defensa conjunta de Falta de Derecho. Se declara SIN LUGAR la demanda incoada por PFIZER PRODUCTS INC. contra el ESTADO, la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL, el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO y la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL. Se condena al pago de las costas a la parte actora.”
6.- La actora formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.
7.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la magistrada Escoto Fernández
CONSIDERANDO
I.- En la demanda origen de este proceso, en el año 2011, Pfizer Products Inc., empresa estadounidense, demandó al Estado, a la Junta Administradora del Registro Público, al Registro de la Propiedad Industrial y al Tribunal Registral Administrativo. Dijo, el 22 de setiembre de 2003, presentó al Registro Nacional de la Propiedad Industrial (en lo que sigue el Registro), en el expediente no. 7080, una solicitud de patente de invención. Lo anterior, esbozó, conforme a las reglas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, solicitud internacional no. PCT/IB02/01437, reclamando mediante 15 reivindicaciones, protección para las “Sales Tartrato” de 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO (10.3.1.02,²,¹¹.04,9 ) HEXADECA-2 (11), 3,5,7,9-PENTAENO, y composiciones farmacéuticas de aquellas”, útiles en el tratamiento de múltiples condiciones médicas y particularmente, en la dependencia, adicción y síndrome de abstinencia de nicotina, incluyendo terapia para dejar de fumar. Agregó, el Registro ordenó publicarla, lo cual se produjo los días 9, 10 y 11 de agosto de 2006 (Gacetas no. 152, 153 y 154), así como en el periódico de circulación nacional La República, el 29 de julio de 2006. Esbozó, el 11 de setiembre de 2006, la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (en adelante ASIFAN), formuló oposición argumentando, carece de novedad, en infracción del artículo 1, numeral 4, literal b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley no. 6867 de 25 de abril de 1983 (en lo sucesivo LP), que excluye de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Añadió, el 27 de octubre de 2006 presentó su respuesta. Dijo, el 8 de febrero de 2008, mediante oficio de las 13 horas 35 minutos, el Registro emitió los resultados del examen de fondo de la solicitud, indicando, cumplía con los requisitos de novedad, suficiencia en la descripción y unidad de invención, sin incurrir en exclusiones o excepciones de patentabilidad. Sin embargo relató, el Registro señaló como excepciones, la falta de claridad en las reivindicaciones 3-8 y 10-12, por utilizar la expresión “caracterizados sustancialmente”; y, la falta de Nivel Inventivo de las reivindicaciones 1-15, respecto a lo revelado en ciertos documentos de patente (estado de la técnica). Enfatizó, en escrito del 10 de marzo de 2008, dio respuesta al examen de fondo y acorde al canon 8 de la LP, aportó un capítulo reivindicatorio modificado, para atender la objeción. Comentó, mediante resolución de las 15 horas y 1 minuto del 21 de octubre de 2008, el Registro negó el privilegio de patente a la solicitud y declaró parcialmente con lugar la oposición formulada, en cuanto al Nivel Inventivo. En su parte resolutiva, acotó, el órgano desconcentrado negó el privilegio de patente de manera general para la totalidad de la invención, omitiendo un análisis independiente de cada reivindicación, en contra del numeral 15 de la LP. De igual forma, adujo, el Registro rechazó las reivindicaciones 14 y 15 por una causal nueva, que no había sido formulada en el examen de fondo de la solicitud, alegando que su materia no se considera una invención. Resaltó, estas reivindicaciones existían en la solicitud desde el momento de su presentación y no fueron objetadas sino hasta su rechazo, cuando no tenía opción de objetar o modificar la solicitud. Aseguró, a las 15 horas 1 minuto del 21 de octubre de 2008 apeló ante el Tribunal Registral Administrativo (en adelante TRA). No obstante, apuntó, en fallo 1216-2009, el TRA ratificó la posición del Registro. Solicita en sentencia se declare: a) la nulidad absoluta de la resolución de las 15 horas 1 minuto del 21 de octubre de 2008, la cual denegó las reivindicaciones parte de la solicitud de patente; b) la nulidad absoluta del voto 1216/09 de las 8 horas 35 minutos del 5 de octubre de 2009 del TRA, el cual confirmó lo resuelto y dio por agotada la vía; c) el Registro deberá conceder la patente solicitada para la totalidad de las reivindicaciones pendientes o en su defecto, las que considere cumplen los requisitos de patentabilidad. Los codemandados contestaron en forma negativa. Opusieron las excepciones de falta de derecho y litis consorcio pasivo necesario. El Juez Tramitador integró a la litis a la ASIFAN quien opuso las defensas de falta de derecho y prescripción, esta última rechazada en forma interlocutoria. El Tribunal acogió la falta de derecho, rechazó las demás defensas. Declaró sin lugar la demanda. Impuso las costas a la actora, quien inconforme acude a casación.
Recurso por motivos procesales
II.- En el único cargo de esta naturaleza, esgrime falta de motivación del fallo. Aduce, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que dicho vicio no sólo cubre los supuestos cuando la motivación sea del todo inexistente, sino también, aquellos en los cuales, el fallo sea abiertamente contradictorio, circunstancia presente en la resolución que ataca. Cita un fallo de esta Cámara en apoyo de su tesis. Apunta, la resolución que pide casar, incurre en claras contradicciones. Subraya, aunque se alegó una cosa, se emitió pronunciamiento negativo sobre otra distinta. Explica, el Tribunal tiene como hechos no probados: “Que a la empresa Pfizer Products Inc. se le hubiera negado acceso al expediente administrativo tramitado en el Registro de la Propiedad Industrial, no. 7080 (no se ha comprobado esa circunstancia)”. Por otra parte, agrega, “ Que en el expediente administrativo no. 7080 del Registro de Propiedad Industrial, no constara el informe denominado “Acción Oficial no. ACRJVZ08/0001 1ª”, desde que éste fue presentado en fecha nueve de abril de dos mil ocho (no se ha comprado esa circunstancia)”. Considera, de una revisión de la demanda, puede confirmarse, no fundó sus pretensiones, en uno u otro hecho. Asegura, lo que en efecto alegó en la demanda, es cosa totalmente distinta, a saber, que previo a dictar el acto final, la Administración debió haberle notificado dicho informe, pues contenía objeciones que no fueron puestas en su conocimiento en el primer examen efectuado, frente a las cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse (como correspondía). Asevera, los hechos no probados del fallo, no tenían razón de demostrarse, pues su tesis se sustentaba en otra cuestión, cual es, la falta de notificación del informe de cita, respecto del cual, se hecha de menos cualquier razonamiento en el fallo. Dicho vicio, señala, impone anular la resolución que impugna, por contravenir el precepto 57 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo que sigue CPCA), así como el debido proceso. Recalca, tenía derecho a que el Tribunal se pronunciara sobre la obligación de notificar el informe denominado “Acción Oficial no. ACRJVZ08/0001 1ª “, sin embargo, la resolución que combate, se “motivó” en otros temas. Dice, la violación al debido proceso radica en que, al demandar y en la etapa de juicio oral, defendió tesis no analizadas en sentencia. De esta forma, considera, se configura la causal prevista por el inciso d) del mandato 137 del CPCA. Añade, al tratarse de un vicio que solo se generó hasta el dictado del fallo, no había oportunidad de gestionar previamente su rectificación ante el Tribunal.
III.- Tocante al único cargo procesal, esta Cámara (resolución no. 328-2012 de las 8 horas 50 minutos del 8 de marzo de 2012), ha indicado que la motivación, en los términos de la norma 137, inciso d) del CPCA, no debe entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia. Surge cuando no hay motivación, ya sea porque no existe, o bien, por cuanto su desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que impide tener claridad en cuanto a los razonamientos que sirvieron de base a la decisión adoptada en el dispositivo del fallo, lo cual vulneraría o no los derechos procesales de las partes, en particular, el del debido proceso y el derecho de defensa. De esa manera, se trata de determinar si el juzgador brindó los fundamentos sobre los cuales adoptó la decisión correspondiente. De igual forma, debe tenerse presente, se trata de un motivo de índole procesal, lo cual atañe a eventuales incumplimientos de disposiciones adjetivas que regulan el “iter ” procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del derecho o la valoración de la prueba, para lo cual el Código de referencia establece causales autónomas (cardinal 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. En esa lid, el Tribunal indicó, el Dr. Vargas Zúñiga emitió el Informe no. RJVZ2008/0001, al cual tuvo ocasión de referirse la empresa solicitante. Mencionó, al respecto fue elaborado un segundo reporte, por parte del Dr. Vargas denominado "Acción Oficial" no. AC/RJVZ/0001a (visible a partir del folio 258 del expediente administrativo), presentado al Registro el 9 de abril de 2008, en el cual se atendieron los argumentos esgrimidos por la empresa Pfizer respecto al documento original. Agregó el Tribunal, el examinador consideró, las reivindicaciones 14 y 15, no se consideran como invención. Continuó, así finalmente fueron rechazadas las reinvindicaciones de la 1 a la 13 por no cumplir lo establecido en el artículo 2 de la LP y se rechazan además las reivindicaciones 14 y 15 por no cumplir lo establecido en el artículo 1 de la misma Ley. Arguyó, el 21 de octubre de 2008, el representante de Pfizer adujo no tener conocimiento sobre lo expuesto en torno al informe, por lo cual solicitó se le comunicara su estado. Argumentó, si bien no se notificó el segundo informe a la empresa Pfizer, este trámite no está dispuesto como parte del procedimiento a seguir. Tampoco, agregó, existía la obligación de volver a dar audiencia al solicitante, pues, ello implicaría un “interminable cuestionamiento” sobre el reporte de interés. Además, dijo, el informe debe verse como uno solo, el cual fundamenta la resolución del Registro del 21 de octubre. Contra esta, agregó, la empresa presentó apelación, para lo cual, pudo revisar la totalidad del expediente, donde constaba la segunda parte del documento, por ende, arguyó, no se dio la violación alegada al debido proceso, pues no se acreditó se hubiera obstaculizado el estudio del expediente administrativo, ni que el estudio en cuestión, no se encontrara agregado. También mencionaron los jueces, Pfizer hizo referencia en su apelación a los pormenores del informe en cuestión. De lo anterior, concluyó el Tribunal, no se está ante un supuesto de violación al derecho de defensa (debido proceso) que arguye la parte actora, ya que tuvo conocimiento del segundo reporte previo a formular su apelación, argumentaciones que fueron contestadas en la resolución del Tribunal Registral Administrativo. De lo expuesto, para éste órgano decisor es evidente, no se está ante un escenario de falta de motivación. Por el contrario, el Tribunal aporta las razones y argumentos por las cuales concibe, ambos actos, el del Registro y el del jerarca impropio (TRA), fueron efectivamente motivados, además, que el contenido de la experticia, fue del conocimiento de la actora, quien al efecto la refutó, razón por la cual el agravio debe rechazarse.
Recurso por razones sustantivas
IV.- La casacionista esgrime dos motivos por el fondo. En el primero reclama preterición de prueba, al dejar los juzgadores de valorar el expediente administrativo y prueba testimonial, en quebranto de los numerales 8 y 13.3 de la LP y los cánones 128, 129, 158, 166, 172 y 223, de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Explica, conforme a las reglas de la sana crítica, previo a dictar el acto final, se debió tener por acreditado, la Administración nunca le notificó las objeciones que motivaron el rechazo de las reivindicaciones 14 y 15. Por ello, considera violados los mandatos 82.2), 82.4), 82.5) y 220 del CPCA, en relación con los numerales 330, 3519 352, 369 y 370 del Código Procesal Civil (en adelante, “CPC”), referentes a la prueba. Estima, de haberse valorado en forma integral el expediente administrativo, el Tribunal Contencioso debió concluir, el informe citado no se le notificó con anterioridad al acto final. Desde tal perspectiva, apunta, el elenco de hechos tenidos por probados de la sentencia atacada, es incompleto. Asegura, el fallo infringe de manera indirecta, por falta de aplicación, los ordinales 8 y 13.3 de la LP, así como el numeral 223 de la LGAP. Argumenta, el mandato 8 de la LP, permite modificar la petición y reivindicaciones a quien solicita una patente, siempre y cuando no se amplíe la gestión original. Dice, tal posibilidad le fue cercenada en lo referente a las reivindicaciones 14 y 15. Expresa, el cardinal 13.3 de cita, señala, tal notificación es preceptiva, a fin que el interesado combata las objeciones, o ajuste su solicitud en los términos del canon 8 antes invocado, oportunidad que no se le brindó. Consecuentemente, refiere, se configuró el vicio de nulidad absoluta de lo actuado por la Administración. Considera, los numerales 128 y 129 de la LGAP, debieron ser interpretados de manera armónica con la disposición 13.3 de la LP, toda vez que la notificación previa de las objeciones de referencia, constituyen un trámite sustancial. Menciona, idéntica explicación se impone respecto de los preceptos 158 y 166 de la LGAP, pues se está ante la ausencia de uno de los requisitos establecidos por la LP como elemento constitutivo del acto final dictado. Finalmente, el fallo dice, también yerra al dejar de aplicar el artículo 172 de la LGAP, debido a que la nulidad absoluta que invoca jamás podría entenderse saneada con la apelación ante el TRA. Adiciona, el 8 de febrero de 2008, acorde a la norma 13 de la LP, el Registro de la Propiedad Industrial emitió los resultados del examen de fondo. En esta oportunidad, menciona, el Registro señaló, la solicitud de patente cumplía con los requisitos sustantivos de: novedad, suficiencia en la descripción, y unidad de invención Determinó de igual forma, la solicitud no incurría en excepciones de patentabilidad. Sin embargo, manifiesta, el Registro detalló objeciones a las reivindicaciones 3-8 y 10 a 12, por basarse supuestamente en una patente de invención anterior, sin que el juicio del examinador permitiera dar una idea clara del alcance de la protección. Además, dice, el Registro alegó falta de Nivel Inventivo de las reivindicaciones 1-15, con respecto a lo revelado por documentos de patentes previas. No obstante, asegura, mediante escrito del 10 de marzo de 2008, contestó las objeciones planteadas y aportó un capítulo reivindicatorio modificado para atender la objeción de claridad efectuada. A pesar de ello, relata, mediante resolución del 21 de octubre de 2008, el Registro negó la solicitud de patente en cuanto al Nivel Inventivo, momento cuando, no se le había notificado una objeción. Posteriormente, establece, el TRA confirmó lo actuado. Considera, de esa forma se constata un vicio, al no brindársele traslado de parte del examen de las reivindicaciones. Agrega, a ésta altura, no tenía ya opción de argumentar ni de modificar su solicitud, con lo cual se violaron las reglas del debido proceso. Advierte, el hecho que haya impugnado lo resuelto ante el TRA, no tiene la virtud de convalidar o sanear la violación de aquella formalidad sustancial. En el segundo motivo, reclamó, violación indirecta de ley sustantiva, al valorar indebidamente la prueba, en infracción de los preceptos 2.1 y 2.5 de la LP, así como el canon 4 del Reglamento a dicha ley, ordinales 16, 16, 128, 133, 136, 158 y 166 de la LGAP. Señala quebrantados los cánones 82.2), 82.4), 82.5), 83.1) y 220 del CPCA, en relación con los artículos 330, 351, 352, 369, 370, 401, 404 y 405 del Código Procesal Civil (en adelante CPC). Arguye, el Dr. Rolando Vargas no rindió declaración en carácter de perito, sino de testigo, sin embargo, el fallo parece darle valor de peritaje a sus manifestaciones. Refiere en lo esencial, el Tribunal interpreta erróneamente el contenido del requisito del Nivel Inventivo; elevándolo a un grado que no le corresponde. Aclara, esta errónea interpretación de las normas sustantivas se generó con la indebida valoración de la declaración del señor Vargas. Acusa, dicho testigo en repetidas oportunidades señaló, no encontró en la solicitud un “resultado sorprendente” (video, minutos 13:27:42; 13:30:40; 13:41:20: 13:42:21; 13:51:50; 13:52:19, 15:10:20). Advierte, el examinador tuvo una confusión de concepto en este caso evidenciada en los minutos 13:50:50, 14:33:35 y 15:1O:09 del video de su declaración. Afirma, el “efecto sorprendente” aparece citado en el “Manual Centroamericano de Evaluación de Patentes”, aportado como Anexo 7 de la demanda. Aquí, agrega, se da una indebida valoración de la prueba en su conjunto, infringiendo los artículos 82.4 del CPCA y 330 del CPC, pues paradójicamente, la sentencia se basa en un Manual al cual le restó todo valor normativo y probatorio, al argüir, su aplicación no es obligatoria. Alega, lo que se trataba de dilucidar con la declaración del señor Vargas, eran los conceptos de “efecto sorprendente” y “Nivel Inventivo”. Argumenta, el fallo “pecó”, porque debió tener como hechos probados, las diferencias entre “sorprendente” y “Nivel Inventivo”. Arguye, Pfizer desarrolló “una sal tartrato” la cual demostró cumplir con las características deseadas para la preparación de tabletas. Asegura, la obtención de una forma más estable de un compuesto activo no es trivial, tal y como fue declarado por el Dr. Ramón Soto (video punto 10:12:40 a 10:25:50 y declaración jurada, Anexo 11 de la demanda). Asevera, no todas las bases reaccionan con cualquier ácido, los parámetros de reacción son diferentes en todos los casos y los resultados son impredecibles. Resume, los inventores no podían tener certeza sobre la formación de la sal tartrato para el compuesto activo “5,8,14- triazatetraciclo [10.3.1.02,11.04, 9j- hexadeca - 2(ll),3,57,9 pentaeno”, pues no había nada en el estado de la técnica que la tornase obvia o evidente. Considera, sobre este aspecto se omitieron las valoraciones del Dr. Ramón Soto (intervalo 10:25:19 del video), y del Dr. Vargas (minutos 13:28:01; 13:29:50; 13:40:10; 13:42:08; 13:51:00. 13:52:31 y 15:10:53, del video), e incluso, la declaración del profesional Esteban Villagra del Organismo de Investigación Judicial (en lo sucesivo OIJ), en las cuales reconoce el carácter impredecible en el resultado de la formación de sales farmacéuticas, de ahí que la solución no pudiera tenerse como evidente. Así, continúa, cabe asumir en el presente asunto, si existe Nivel Inventivo de acuerdo con el canon 2.5 de la LP. Asimismo, destaca, según las testimoniales de los doctores Soto y Vargas, ninguno de los documentos en el estado de la técnica, refiere de manera expresa a la sal/polimorfo propuesta como parte de esta invención, motivo por el cual, no hay obviedad (ver punto 10:40:53 en la declaración del Dr. Soto). Lo anterior, dice fue confirmado por el funcionario judicial Esteban Viliagra. Erróneamente, aduce, se atribuye en sentencia tesis al examinador Vargas en el sentido que, el conocimiento de la sal tartrato data de los años setenta. Agrega, en su momento se opuso a que se solicitara opinión técnica a la Sección de Química Analítica del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, (en adelante (SQADCFOIJ), ello por falta de idoneidad y conocimiento del órgano comisionado, la cual fue reconocida aún por el propio perito del OIJ (Informe Criminalístico 0243-QUI-QDR-2014, folio 1145). Lo más grave, esboza, es que frente a ésta manifestación, el Tribunal persistió, solicitándole ampliar el dictamen. Indica, según anexo aportado, la patente en disputa, ha sido concedida en 109 países. No obstante, insiste, se desestimó todo valor probatorio de ese documento, alegando el Tribunal su no obligatoriedad local. Relata lo actuado ante la Oficina Europea de Patentes, los ordinales 2.1. y 2.5 de la LP, así como el canon 4 del Reglamento a la LP. Sintetiza, acorde a lo expuesto, los juzgadores incurren en tres graves yerros, a saber: a) restringuen la existencia de Nivel Inventivo a un “efecto sorprendente”, lo cual, reclama, quebranta la LP, puesto que se limita a exigir “la no obviedad”; b) equiparan el “Nivel Inventivo” a la “Novedad”. Resalta, acorde al numeral 2.3 de la LP, la “Novedad”, implica ausencia de divulgación o conocimiento previos, lo cual difiere a lo señalado por el Tribunal; c) trasladan su tarea interpretativa un auxiliar de la justicia (perito). Agrega, el “Nivel Inventivo“es un criterio jurídico, que no le corresponde definir al perito técnico. Subraya, la tarea del Tribunal era concluir, si a la luz de la prueba y conceptos técnicos podía acreditarse como evidente la solución propuesta, cosa que no realizó. Asevera, se omitió el análisis de lo manifestado por el Dr. Soto durante su declaración, así como por el examinador Rolando Vargas (punto 13:33:00 del video). Esto, dice, confirma que la aplicación indebida de las normas sustantivas, fue el resultado de una indebida valoración de la prueba en su conjunto. Agrega, la sentencia omite análisis sobre la tabla visible al folio 42 de la demanda, en la cual se resumieron las formas moleculares de los compuestos activos más utilizadas para la preparación de medicamentos. De ello, concluye, la formación de “sales tartrato” con bases activas no es evidente, ni usual en la industria farmacéutica. De hecho, señala, ningún testigo pudo mencionar ejemplos de estas sales, reafirmando ese carácter. Establece, la sentencia confunde el objeto del presente asunto, pues no se trataba de demostrar que no existían más sales tartrato, como compuestos activos en medicamentos, sino que, su incidencia era baja y poco frecuente. Resalta, es indudable, el Tribunal da una interpretación contraria al tenor literal de lo afirmado por el señor Villagra, generando un supuesto de congruencia forzada entre ésta y la del Dr. Vargas. Recalca, no debe perderse de vista, el objeto de la solicitud de patente es la “Sal Tartrato de “Vareniclina” y algunas de sus variaciones (polimorfos), mas no el procedimiento para su obtención. Cita fallo de Tribunal extranjero en apoyo de su tesis. Finalmente, reprocha la total y deliberada omisión de análisis de la prueba del Dr. Rose. (Anexo 10 de la demanda), a la cual no otorgó respaldo, sin adversarla técnicamente. Aduce, la Administración incurrió en una clara falta de motivación de sus actos (artículo 158 de la LGAP), lo cual alegó en la demanda, lo cual se cristalizó al omitir desvirtuar la existencia de alguno de los tres requisitos sustantivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial).
V.- Referente al primer cargo sustantivo, y en los términos ya indicados en el considerando IV de este fallo, el Tribunal indicó, el 21 de octubre de 2008, el representante de Pfizer presentó un escrito ante el Registro, en el cual adujo, no haber sido notificado de parte del informe del examinador, motivo por el cual, requirió se le indicara su estado. Argumentó, si bien no se realizó una comunicación oficial del segundo informe a la empresa Pfizer, ello se debió, a que no existía obligación en ese sentido, pues dicho trámite no está dispuesto como parte del procedimiento a seguir. Además, dijo, ello se justifica por el hecho de que el informe es uno solo, y este fundamentó lo resuelto por el Registro el 21 de octubre de 2008. Expresó, además, notificada de lo resuelto, la empresa presentó apelación, contando en ese momento con la posibilidad de revisar la totalidad del expediente, donde constaba la segunda parte del informe, por lo cual, no hay en la especie violación al debido proceso. Tampoco, agregaron los jueces, se ha probado en autos, se hubiera obstaculizado el estudio del expediente administrativo, ni que en éste, no constara cosido el informe AC/RJVZ08/0001a. Con lo anterior, concluyó el Tribunal, no existe la violación al derecho de defensa ni del debido proceso que arguye la parte actora, ya que tuvo conocimiento del segundo informe antes de formular su apelación. En primer lugar, debe resaltarse, la inconforme acusa violado el canon 13.3 de la LP. Dicha norma establece la obligación de dar traslado del informe del examinador a la solicitante, lo cual en efecto ocurrió. En el mismo sentido, el inciso 4) de dicho precepto, establece: “4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante”. Del mandato transcrito es indubitable, la obligación del Registro consiste en dar traslado a la gestionante del informe vertido por el experto examinador. Una vez puesto en su conocimiento, corresponde al órgano desconcentrado, valorar la respuesta del solicitante otorgando o denegando la patente, mas sin que se observe, exista un requerimiento procedimental que le obligue a seguir dando audiencia a la peticionaria, sobre lo resuelto por el examinador. Sobre el particular, es claro, no procede el argumento de la casacionista en cuanto a la alegada inobservancia procedimental por parte del Registro, ni en consecuencia, respecto al quebranto del debido proceso por el Tribunal. De igual manera, es diáfano, en la especie tampoco se da preterición probatoria, puesto que, los jueces hacen clara alusión a la existencia de un segundo examen de la petición (AC/RJVZ08/0001ª), el cual, aceptan, no fue notificado a la empresa accionante. De ello, surge como corolario, la tesis de los juzgadores no es consecuencia de una prueba preterida, sino, muy por el contrario, de un criterio jurídico, según el cual, el Registro no estaba en obligación de notificar la segunda parte del informe. Así las cosas, tampoco se da la premisa según la cual, la decisión judicial habría partido de una supuesta preterición probatoria. Por consiguiente, el agravio debe rechazarse.
VI.- Tocante al segundo cargo sustantivo, el Tribunal indicó, la empresa solicitante alegó la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), del 19 de junio de 1970, solicitud internacional no. PCT/IB02/01437, que en el país se tramitó en el expediente no. 7080. Indicó, lo resuelto internacionalmente no es vinculante en el país, por aspectos de soberanía, según se desprende del precepto 1.1 del ADPIC. Los juzgadores resaltaron la falta de Nivel Inventivo, que se achacó en el criterio técnico a las reivindicaciones presentadas por Pfizer. Adujo el Tribunal, la legislación interna está compuesta por la LP, su Reglamento y el Decreto Ejecutivo número 15222, del 12 de diciembre de 1983. Estiman los juzgadores, de dichas normas y del Manual, se extrae como elemento indispensable el Nivel Inventivo, el cual incluye: a) Un parámetro subjetivo, sea una persona de nivel medio versada en la materia; y b) un parámetro objetivo, a saber, que del análisis de la invención, ésta no resulte obvia ni derive de manera evidente del estado de la técnica. Continuó el Tribunal, basado en lo anterior, los informes rendidos por el Dr. Rolando Vargas Zúñiga cumplen con ser de una persona de nivel medio versada en la materia. Ahora bien, esbozó, en el informe no. RJVZ2008/0001, el examinador expresó falta claridad a las reivindicaciones 3 a la 8 y de la 10 a la 12. De hecho, esbozó, posteriormente, la empresa modificó las 15 reivindicaciones, solventando la falta de claridad. Por otra parte, aclaró, el informe determinó si se cumplían los aspectos de suficiencia y unidad de invención, sin excepciones de patentabilidad. No obstante, en cuanto al estado de la técnica, detalló, el profesional encontró al menos cuatro documentos con fechas anteriores a la solicitud de Pfizer, de los cuales, los siguientes: EP1 078 637 A, WO 99/35131 y US PATENT 4.451468, afectan las 15 reivindicaciones. Con ese marco, apuntó, para el especialista aunque la reivindicación uno es independiente, carece de Nivel Inventivo, conforme a los documentos denominados D1, D2, D3 y D4). Adicionó, el experto considera: "a la vista de los documentos D1, D2 y D3 citados, resultaría evidente para cualquier profesional dedicado al desarrollo de nuevos productos químicos con aplicación farmacéutica..." Comentaron los juzgadores, el informe técnico se puso en conocimiento de la empresa Pfizer, quien pudo referirse a cada uno de los aspectos refutándolos (folios 245 y siguientes del expediente administrativo). Agregó el Tribunal, al pasar el asunto nuevamente al Dr. Vargas para que se refiriera a los cuestionamientos de la empresa, emitió un segundo informe, denominado "Acción Oficial" no. AC/RJVZ/0001a (folio 258 del expediente administrativo). En este, argumentó, tocante al Nivel Inventivo, aclaró el examinador: "la redacción de las reivindicaciones 14 y 15 no se considera como invención, pues se reivindica el uso de compuestos, y de acuerdo al artículo 1 de la Ley 6867, las invenciones pueden ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación. Además, este tipo de redacción, conocido como de fórmula suiza, en realidad pretende enmascarar un método de tratamiento, por lo cual si lo que interesa es el compuesto en una formulación farmacéutica, debe evitarse". En cuanto al estado de la técnica, relató, en tesis del examinador, los documentos D3 y D4 son referencias previas a la fecha de prioridad reivindicada por la solicitud. Aclaró, tocante al documento D3, el examinador explicó el problema técnico, en torno a la higroscopicidad, indicando, si bien corresponde a un compuesto, base libre, completamente diferente, presenta el mismo problema técnico, sea sales conocidas muy higroscópicas, el cual es solucionado, formando una sal con otro ácido farmacéuticamente aceptable, en este caso el ácido tartárico, por lo cual concluye: " ...la solución al problema planteado no requiere de Nivel Inventivo, pues lo único que debe realizarse es probar con aquellos ácidos farmacéuticamente aceptables que aun no hayan sido utilizados por el solicitante y determinar cuál de ellos permite formar una sal con mejores características físico químicas". En cuanto al Nivel Inventivo, el Tribunal exteriorizó, la prueba del investigador Rose (Ver folios 695 a 697), no le merece respaldo, puesto que es uno de los científicos que cedió sus derechos a la actora. En cuanto al criterio, vertido por el testigo perito Ramón Soto Vásquez (ver video de la audiencia 9 horas 32 minutos), concluyen los jueces, habló de la validación del proceso para obtener mejor calidad y comportamiento, explicando sobre los excipientes. Sobre las patentes en esta materia, aseguró, son complicadas, pues se está ante “poliformos”, sea la modificación de la estructura molecular. Enunció, de acuerdo al testigo, a partir de una sal común se pueden obtener “poliformos” de mejor comportamiento, que es lo que se busca en un principio activo para ser adecuado en la formulación farmacéutica. Habló además de la estabilidad, higroscopia y solubilidad, advirtiendo, la sal tiene que ver con la estabilidad y no con el principio activo, donde el tartrato es parte de la invención, al ser una sal diferente cuando se combina para intentar una sal nueva. Reveló, el testigo admite, el ácido tartárico es poco común, incluso habló de la existencia de una patente en los Estados Unidos. Enunció, además dicha testifical refiere los distintos tipos de cristales posibles y que éstos no aparecen en la naturaleza, donde el más estable no es el más recomendado, por lo que se trabaja para obtenerlo y que eso es lo patentable. Destacó, se refirió igualmente a los documentos usados por el examinador externando argumentos similares a los de la actora. En cuanto a la prueba del Dr. Rolando Vargas, esgrimió, según video, (13 horas 11 minutos), reafirmó lo expresado en sus informes, enfatizando, la sal de tartrato tiene novedad, pero no Nivel Inventivo, ya que se le conoce de los años 70, por lo cual no es sorprendente. Esbozó, el examinador explicó la diferencia “entre lo novedoso y el Nivel Inventivo”, además resaltó el uso y la conveniencia de los tres documentos que dieron pie a su criterio, indicando, cuando hay exploración no siempre se dará invención y que el hecho de no saber cuál será la reacción en la obtención de sales no es sorprendente. Evocó, para el experto, el tartrato le da más estabilidad a la molécula, lo cual en sí no implica Nivel Inventivo, pues aunque el “poliformo” se cristaliza de varias maneras, el compuesto químico es el mismo, de ahí que, sea más un hallazgo. Relató, el profesional analiza la diferencia entre el carácter “sorprendente” y “Nivel Inventivo”, manteniendo que éste último se define por lo establecido en la Ley y el Reglamento, mientras que el manual es solo “ejemplarizante”. También, prosiguió, según el experto, no hay inventiva en los “poliformos”, pues es obvio que una base más el ácido produce una sal, labor en la cual si hay trabajo intelectual, en la escogencia de la más estable, pero no invención. También refirió el Tribunal el testimonio de Maritza Rivera Rodríguez propuesta por la Asifan (video a partir de las 15 horas 42 minutos), quien manifestó, el poliformo es un descubrimiento, no una invención, ya que el “poliformismo” es una calidad natural de las sales, además, acepta, el tartrato no se encuentra en la naturaleza, se hace reaccionar la base con un ácido y el ácido que si se encuentra en la naturaleza. Manifestó, para ella el resultado de la investigación realizada por Pfizer es obvio. En cuanto al profesional, Esteban Villagra Quesada, de la SQADLCFOIJ, dijo, mencionó la teoría de Brönted y Lowry, explicó que es un ácido débil, y la formación de las sales, la cual, dijo, no es más que un procedimiento que se conoce desde los primeros cursos de química. Lo anterior, opinan los jueces, da un parámetro claro para comprender los documentos aportados y los testimonios recibidos. Con ello, señaló el Tribunal, en la especie no se llegó a desvirtuar la posición asumida por la Administración en el punto del Nivel Inventivo en la sal de tartrato (por obviedad y referencias anteriores en el estado de la técnica). Reiteró, la actora no llegó a refutar con contundencia la prueba ofrecida, ni alcanzó a determinar que efectivamente existiera Nivel Inventivo, donde a lo sumo, se da el elemento novedad, pues la característica que el producto de la cristalización sea inesperado y/o sorprendente (así alegado por la parte actora y derivado según su dicho del Manual), no es en sí un parámetro único que lleve indefectiblemente a determinar que por ello se tenga Nivel Inventivo.
VII.- El numeral uno de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, define como Invención: “…toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”. De igual manera, considera que no son invenciones: “ a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente. b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego. d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”. Asimismo, excluye la patentabilidad, independientemente de su carácter inventivo, de: “a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente. b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos”. Ahora bien, el precepto 2 de la Ley de cita, determina cuales las invenciones son patentables al indicar: “1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. 2. DEROGADO por el artículo 4 de la Ley N° 7979 de 6 de enero del 2000. 3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos. 4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, quedará comprendida en el estado de la técnica, excepto para el caso del solicitante de la patente, o cuando la solicitud en cuestión haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o cuando la publicación se haya hecho indebidamente. 5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. 6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.” De lo reproducido, resulta, la LP ha sido creada, esencialmente para la protección de invenciones. No obstante, no toda creación del intelecto humano puede ser resguardada como tal, sino aquellas capaces de ser aplicables en la industria y que cumplan las condiciones de patentabilidad previstas en dicha Ley. La Ley igualmente determina, cuales obras del intelecto no son invenciones, y cuáles, a pesar de serlo, no son patentables. De esta forma, concluye, son objeto de patentes de invención, las invenciones que sean nuevas, que posean nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Así, se dice que es nueva, la invención “… cuando no existe previamente en el estado de la técnica”. Además, acorde al inciso 3) del numeral 2 de la LP, el estado de la técnica, comprende “…todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica…”, incluyéndose como tal, el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial. En esa misma línea, se entenderá que posee Nivel Inventivo si aquella no resulta obvia: “…para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente…”, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Finalmente, se entiende que es de aplicación industrial, cuando posea “…una utilidad específica, substancial y creíble.” Desde esta perspectiva, es dable esbozar, la LP crea un régimen de protección para ciertas obras del intelecto humano, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad dispuestos al efecto. Actúa como un mecanismo de promoción de la creatividad humana que cumpla con ciertos requerimientos especiales, lo cual se deduce del hecho que, no solo no puede ser obvia, sino que debe ser útil y aplicable industrialmente. Adiciónese a lo expuesto, una vez aceptada la patente, le pertenecerá como derecho al inventor (art. 3º). Para ello, la solicitud, debe incluir una descripción, que especifique la invención de manera suficientemente clara y completa, a fin que pueda ser evaluada, para que una persona versada en la materia, pueda ejecutarla e identificar los resultados mas satisfactorios de su explotación industrial. También aportará un resumen que “…permitirá comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma”. (Artículo 3, incisos 4 y 6 de la LP). Presentada al Registro, en cumplimiento con los requerimientos de forma (art. 9 LP), la solicitud será publicada (art. 10 LP). De la oposición planteada por el fondo, se dará curso al solicitante a fin que aclare lo que crea conveniente (art. 12 LP). Posteriormente, el registro procederá a examinar si la invención es patentable (art. 13 LP), lo anterior, conforme a los ordinales 1 y 2 de dicha Ley, así como si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención, esto es, que solo pueda referirse a una o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general (art. 7 LP). Para ello, acorde al inciso 2) del canon 13 de la Ley de cita, el Registro contará con: “…profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes”, para lo cual “…podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención”. De lo expuesto, resta decir, evidentemente, en todas las etapas del procedimiento, la carga probatoria corresponde al solicitante, quien debe acreditar en forma sustancial, que su requerimiento se ajusta a lo dispuesto por Ley, a fin de obtener la protección legal de interés.
VIII.- Para esta Cámara, es evidente, el segundo alegato por el fondo, se sustenta en la supuesta interpretación errónea del Tribunal en cuanto al requisito del Nivel Inventivo; el cual, reclama, elevó a un grado que no le corresponde, todo ello en virtud, de una indebida valoración de la prueba en su conjunto. Desde esa perspectiva, nota este órgano decisor, a fin de establecer los requerimientos de “Novedad” y “Nivel Inventivo”, (pues no se ha discutido el de aplicación industrial), es claro, tanto el Tribunal como el Registro, se sustentaron en el informe RJVZ207/0001 elaborado por el Dr. Rolando Vargas Zúñiga. Dicho experto fue asignado por el Colegio de Farmacéuticos a los efectos del mandato 13.2 de la LP, para que realizara la valoración de fondo de la solicitud de patente no. 7080 (folio 263 de expediente). Posteriormente, también, el Tribunal, se basó en sus declaraciones como testigo. En criterio de este órgano decisor, el perfil de dicho profesional, cumple con los parámetros de análisis dispuesto en el ordinal 2 de la LP, cuando dispone, que a fin de establecer el “Nivel Inventivo”, la solicitud será analizada por una persona de nivel medio versada en la materia. De esa suerte, es indiscutible, el examinador designado, posee el carácter dicho, a fin de emitir el criterio de ley. Ahora bien, el 19 de setiembre de 2003, el Registro recibió solicitud de patente de la accionante, denominada: “SALES TARTRATO DE 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO (10.3.1.02,11.04,9) HEXADECA-2 (11),3,5,7,9-PENTAENO Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE LAS MISMAS”. Publicada la gestión, fue presentada oposición ante el Registro por parte de ASIFAN, ello por cuanto consideró, carecía de novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial. De lo expuesto, el Registro dio traslado a la solicitante, quien además de formular su descargo, requirió enviarla a estudio de fondo (hechos tenidos por demostrados 5 y 6 de la sentencia impugnada). Así, mediante oficio PI-RPI-43-07 de 7 de diciembre de 2007, se otorgó al experto Vargas Zúñiga un plazo de seis meses para rendir el informe (folio 258 del expediente). En informe técnico no. RJVZ2008/0001, dicho profesional determinó, las reivindicaciones 2 a la 15, carecen de Nivel Inventivo, recomendando denegar la solicitud. Específicamente señaló, del estudio de las patentes previas, denominadas D1 y D2, (Patente EP 1078637A del 28 de febrero de 2001 y Patente WO 99/35131 del 15 de julio de 1999), las sales tartrato de “5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO (10.3.1.02,11.04,9) HEXADECA-2 (11),3,5,7,9-PENTAENO“, no se encuentran en el estado de la técnica, por lo tanto se pueden considerar nuevas. No obstante, agrega: “El problema técnico presentado en la descripción es la falta de estabilidad de la sal clorhidrato, principalmente por su alta higroscopicidad, de ahí que la solución planteada corresponde a la sal tartrato”. Asimismo, dijo, en la patente D3 (US Patent 4.451.468 de 29 de mayo de 1984), se refiere que el ácido tartárico es el ácido formador de sal particularmente preferido, lo cual, considera, devela el uso del ácido tartárico como un ácido formador de sales con características físico químicas aceptables farmacéuticamente. De esa suerte estimó, a la vista de los documentos citados, resultaría evidente para cualquier profesional dedicado al desarrollo de nuevos productos químicos con aplicación farmacéutica, que a partir de una base libre, como lo es “5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO (10.3.1.02,11.04,9) HEXADECA-2 (11),3,5,7,9-PENTAENO”, pueden obtenerse sales con cualquier ácido farmacéuticamente aceptable. Por ello, concluyó, el objeto de invención carece de nivel inventivo acorde a la Ley (folios 276 a 279 del expediente). El Registro, en resolución de las 13 horas 35 minutos del 31 de enero de 2008, puso el informe en conocimiento de la solicitante. Ante la audiencia, Pfizer modificó las reivindicaciones originales, de lo cual, en oficio PI-RPI-40-08 de 24 de marzo de 2008, se dio traslado al Colegio de Farmacéuticos y al Dr. Vargas Zúñiga, quien en respuesta, presentó el informe denominado “Acción Oficial no. AC/RJVZ08-0001a”. En este documento, nuevamente rechazó las reivindicaciones no. 1 a la 13 por carecer de nivel inventivo y la 14 y 15 al no considerarlas invenciones. Con este fundamento, mediante resolución de las 15 horas y 1 minuto del 21 de octubre de 2008, el Registro denegó la solicitud (hechos tenidos por demostrados 11 al 16). Dicho lo anterior, es evidente, la demanda de la empresa se dirige a desvirtuar lo actuado por el Registro, a fin de establecer el Nivel Inventivo de su requerimiento, lo cual dice la casacionista, no fue adecuadamente valorado por el Tribunal. En esa dinámica, la recurrente puntualiza, no se tomó en cuenta el testimonio del señor Ramón Soto Vásquez. Sobre dicho testimonio, observa esta Cámara, además de manifestaciones generales sobre el tipo de proceso y explicaciones sobre las sales utilizadas en esta clase de compuesto, en lo primordial, el testigo detalló, la utilización de sales de tartrato no es común en la elaboración de compuestos de esta naturaleza. Enfatizó, lo normal es que se utilicen “hidroclorohidratos”, “ citratos” o incluso “subsinatos ”, y en menor grado los ácidos “tartáricos” (video 10:21:31). Sin embargo agregó, conoce de la mención hecha por la oficina local de patentes, sobre la existencia de un compuesto a base de ácido tartárico, de patente norteamericana (Video 10:23:47). En cuanto a los motivos que dieron lugar al rechazo, el especialista, esclareció (Video 10:40:41), como parte de la investigación sobre el estado de la técnica, el examinador mencionó tres patentes anteriores. Dijo, la primera, denominada D1, es una patente europea (no. 10781037ª), la cual protege un agente para tratar la adicción a la nicotina, en la cual, si bien se utilizan sales de tartrato, se combinan dos moléculas, razón por la cual, razona, no tiene nada que ver con la solicitud planteada por Pfizer y objeto de este proceso. La segunda, D2, aseveró, es una patente de alcance global, (WO 99/35131), relacionada con moléculas de vareniclina, no obstante, anota, es anterior a las sales de tartrato, es decir, a ese momento, no se conocían ni el uso de estas sales ni de los poliformos, razón por la cual, tampoco le es oponible. Luego señala, sobre la patente, denominada D3, patente de los Estados Unidos de América, (US Patent no. 4451468), ésta utiliza sales de tartrato para otra molécula, “esparteína”, sin que resulte “ extrapolable” la sal utilizada, de ahí que no pueda avalarse la altura inventiva para otro principio activo (Video 10:45). Finalmente, en cuanto a la pregunta de si el compuesto objeto de este proceso resultaría obvio para un técnico con conocimiento médico, indicó, aún para él, como especialista en la materia, no resultaría obvia, pues no podría suponer las ventajas de esta sal (10:51:10), ni podría prever esta solución (10:51:57). Arguyó, el salto inventivo que el uso de las sales de tartrato permite, es que pueden probarse en otras moléculas o en poliformos (Video 10:55:25). De lo expuesto por el testigo, cabe subrayar, aunque refiere motivos de excepción que mantendrían el nivel inventivo en el caso concreto, acepta el uso anterior de las sales de tartrato a la fecha de solicitud. Además, tocante a la patente D3, si bien, a fin de excluir su “no oponibilidad”, menciona, el compuesto utiliza otra molécula (esparteína), ello no concuerda con lo expuesto por el propio testigo, al indicar, que el salto inventivo que el desarrollo de este compuesto involucra, es que pueden probarse sales de tartrato con otras moléculas. Así, si el salto inventivo actual, permitiría explorar el uso de sales de tartrato con otras moléculas, acorde a esa misma lógica, el salto inventivo logrado con la patente D3, en la cual, se utilizaron sales de tartrato con otra molécula (esparteína), habría permitido la experimentación con las sales de interés en este proceso. En particular debe tomarse en cuenta, la solicitud de patente planteada por Pfizer, origen del presente asunto, requirió patente de invención sobre: “Sales Tartrato de 5,8,14 Triazatetraciclo (10.3.1.02.11.04.09) Hexadeca-2 (11), 3,5,7,9- Pentaeno y composiciones farmacéuticas de las mismas”. En su especificación para Costa Rica, la invención se refiere a las “Sales Tartrato de 5,8,14 Triazatetraciclo (10.3.1.02.11.04.09) Hexadeca-2 (11), 3,5,7,9- Pentaeno y composiciones farmacéuticas de las mismas”, en particular, la presente invención se refiere a la sal L-tartrato y además a los diversos polimorfos de la sal L-tartrato, incluyendo dos polimorfos anhidros distintos (denominados en este documento Formas a y B y un polimorfo hidratado (denominado en este documento Forma C). Además la presente invención se refiere a la “sal D-tartrato de 5,8,14 Triazatetraciclo (10.3.1.02.11.04.09) Hexadeca-2 (11), 3,5,7,9- Pentaeno y a los diversos polimorfos de la misma; así como a la sal D, L tartrato de dicho compuesto y a sus polimorfos y a la sal meso-tartrato de dicho compuesto y a sus polimorfos” (folio 106 del expediente). Agrega dicho documento, el compuesto “Sales Tartrato de 5,8,14 Triazatetraciclo (10.3.1.02.11.04.09) Hexadeca-2 (11), 3,5,7,9- Pentaeno, se une a sitios receptores y composiciones farmacéuticas de las mismas.” Acorde a lo descrito, dado que, según las probanzas recibidas, el compuesto “Sales Tartrato de 5,8,14 Triazatetraciclo (10.3.1.02.11.04.09) Hexadeca-2 (11), 3,5,7,9- Pentaeno”, aparece mencionado en las patentes anteriores D1, D2 y D3, examinadas a fin de establecer Nivel Inventivo, según estado de la técnica, y en específico el polimorfo sal L- tartrato, aparece en la patente D2, dicho compuesto carece de altura inventiva, ya que sus sales y polimorfos, ya fueron protegidas en patentes anteriores, sin que la accionante lograra establecer el Nivel Inventivo para el caso concreto. Así las cosas, es inobjetable, la prueba fue valorada correctamente por el Tribunal, puesto que de ella en efecto se desprende, no se cumplió con el grado de invención necesario respecto al estado de la técnica, específicamente, con mayor rigurosidad en cuanto a la patente “US PATENT 4.451468 ”. A ello debe agregarse, el Tribunal si hizo mención, a la prueba del investigador Rose (Ver folios 695 a 697), de quien dijo, es uno de los investigadores que tomaron parte en las labores científicas, cuyas declaraciones, esbozó, no merecían respaldo, por tratarse de uno de los inventores que cedió sus derechos a la actora. También citó el testimonio de Maritza Rivera Rodríguez propuesta por la Asifan (video a partir de las 15 horas 42 minutos), para quien, el resultado de la investigación realizada por Pfizer es obvio. De lo expuesto, es incontestable, la carga probatoria correspondía ineludiblemente a la accionante, quien debía desvirtuar el sustento administrativo para el rechazo. No obstante, de las probanzas de examen, no es dable concluir, la Administración no contó con el respaldo científico y jurídico a fin de interpretar, se estaba ante una solicitud de patente de un compuesto protegido por patentes anteriores, pues son amplios los elementos probatorios en ese sentido, mientras las de la actora, carecen de la contundencia necesaria al fin propuesto. De esa suerte, sin que se haya acreditado que el Tribunal incurriera en un vicio por indebida valoración de la prueba, el cargo debe rechazarse.
IX.- De conformidad con lo razonado, lo procedente es declarar sin lugar el presente recurso. Acorde a lo establecido en el numeral 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas del recurso corren por cuenta del casacionista.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso. Son las costas a cargo de la parte actora promovente.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga
Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández
Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez
CGZAMORA/MCAMPOSS
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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 24-01-2019 13:29:33.