Peru

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

 

Sumilla: No se advierte distintividad en el signo pues no se advierten elementos con los cuales poder generar una visión de conjunto particular. Asimismo, no cuenta con una grafía especial que le aporte distintividad, siendo que el trazo grueso del diseño no le otorga mayor diferencia a la escritura regular de la letra W; tampoco genera impacto a la vista ni destaca por algún detalle, por el contrario, se evidencia simpleza en su presentación al registro.

 

EXPEDIENTE N°: 06710-2011

DEMANDANTE: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

DEMANDADOS: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual – INDECOPI

MATERIA : Nulidad de Resolucíon Administrativa

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO

Lima, 03 de setiembre del 2018.

 

VISTOS: Con el expediente administrativo acompañado; contando con lo opinado por la señora Fiscal Superior en el dictamen de fojas 776 a 783; interviniendo como ponente la magistrada Núñez Riva; se emite la presente sentencia.

 

CONSIDERANDO PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

 

PRIMERO.- Es pretensión principal de este proceso que se declare la nulidad de la Resolución N° 2328-2011/TPI-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2011 que confirmó la Resolución 184-2011/DSD-INDECOPI que a su vez denegó de oficio el registro de la marca de servicio del signo constituido por la letra W, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la Clase 35 de la Clasificación Internacional.

 

Como pretensión subordinada se ha solicitado que se conceda a su favor el certificado de registro correspondiente a la marca constituida por la letra W.

 

ANTECEDENTES

 

SEGUNDO: El presente proceso tiene su origen en la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la letra W, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Oficial, conforme al siguiente modelo:

 

INDECOPI consideró que la letra W no suscita en el público usuario idea o concepto alguno referido a los servicios de la clase 35, por lo que tiene un carácter arbitrario con relación a dichos servicios. Además no cuenta con una grafía especial o elementos adicionales, por lo que no ostenta características peculiares que le permitan ser percibida por el público usuario como elemento indicador de un determinado origen empresarial, por lo que se encuentra incurso en la causal de prohibición en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 por carecer de distintividad.

 

SENTIDO DE LA SENTENCIA

 

TERCERO.- Es materia de grado la sentencia contenida en la Resolución Veintiuno, dictada con fecha 27 de enero del 2016, obrante de fojas 585 a 600, que declaró infundada la demanda de fojas 74 a 103, en mérito del recurso de apelación interpuesto por la demandante STARWOOD, mediante escrito de fojas 611 a 629, que fue concedido por Resolución Veintidós, de fecha 12 de abril del 2016, con efecto suspensivo.

 

CUARTO.- La sentencia impugnada; se sustentó en lo siguiente:

 

a) La letra W no guarda relación con los servicios que se pretende distinguir, por lo que posee un carácter arbitrario respecto a los mismos.

 

b) Del reporte de búsqueda fonética por denominación se observa que en la Clase 35 existen diversas marcas conformadas por la letra W o que se encuentran constituidas por combinaciones de letras que utilizan la letra W, por lo que el público usuario de los servicios comprendidos en dicho sector de mercado se encuentra familiarizado con el uso de la letra W en la conformación de marcas de servicio.

 

c) Si bien podría aceptarse el registro de una nueva marca conformada por la letra W, o en combinación con otras letras o números, esta deberá poseer un diseño característico que le proporcione la distintividad requerida para ser asociado con un origen empresarial determinado, más aún cuando en la clase 35 es frecuente el uso de dicha letra en otras marcas.

 

d) Los grafemas aislados están considerados como recursos escasos en virtud a su reducido número, en consecuencia, o pueden ser monopolizados porque se trata de signos que están en el dominio público y deben ser de libre disponibilidad para todos los actores del círculo comercial.

 

e) Nos encontramos ante un signo que por su excesiva simplicidad, no cumple con el requisito de distintividad intrínseca de la marca, debido a que será apreciado como una letra del alfabeto sin mayores elementos distintivos, razón por la cual, no será posible que adquiera de manera exclusiva la protección que confiere el derecho de marcas.

 

f) Respecto a la distintividad adquirida, de la revisión de los medios probatorios aportados en el expediente administrativo se advierte que los mismos están orientados a acreditar el uso de la marca con relación a los servicios de hostelería y restauración de la Clase 43, más no con relación a los de la Clase 35 que pretende distinguir.

 

g) Sobre el registro del signo W en los países de la Comunidad Andina, señala que las decisiones emitidas por autoridades de otros países respecto de la concesión o denegatoria de registros de marcas no le resultan vinculantes a la Autoridad Administrativa al momento de juzgar una solicitud presentada en el territorio nacional, por lo que el INDECOPI no se encontraba obligado a emitir un pronunciamiento favorable a la demandante.

 

h) En relación a que el signo W se encuentra registrado como marca en el Perú en su versión mixta en las clases 36 y 43, refiere que las decisiones emitidas con anterioridad por la Autoridad Administrativa respecto a la concesión o denegatoria de registros de marcas anteriores no le resultan vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, por lo que los registros de marcas citados por la demandante no tienen relevancia en el presente caso, al tratarse de hechos independientes que en modo alguno podrían direccionar el análisis efectuado por la Autoridad Administrativa al resultado que en dichos casos se arribó.

 

AGRAVIOS

 

QUINTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecian los siguientes agravios:

 

1. No se ha tenido en cuenta que la Resolución 1127-1998/TPI-INDECOPI es un precedente de observancia obligatoria para la aplicación de la hoy derogada Decisión 344, siendo que la marca solicitada W no causa confusión con ninguna otra previamente concedida, no es genérica ni descriptiva y es distintiva por ser arbitraria con respecto a los productos que distingue, además de su particular configuración gráfica.

 

2. El INDECOPI no ha tenido en cuenta que en la actualidad al existir una norma como la Decisión 486 que expresamente señala que pueden registrarse como marcas los signos constituidos por letras, ya no es necesario para permitir su registro basarse en un precedente de observancia obligatoria, y que de acuerdo a este, la distintividad de una marca puede basarse en los supuestos de arbitrariedad o configuración gráfica particular.

 

3. El signo solicitado visto en su conjunto es suficientemente distintivo; la letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente, por lo que no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W, como erróneamente se establece en la sentencia.

 

4. El uso continuo de la marca W en el mercado, el nivel de excelencia de los servicios que distingue, la amplia publicidad que despliega su representada en torno a ella y la promoción de los servicios que prestan sus hoteles y centros vacacionales identificados con ella, la han dotado de aptitud distintiva suficiente para ser indicadora de un origen empresarial determinado.

 

5. STARWOOD es una importante cadena hotelera que tiene en su propiedad y gestiona marcas como Sheraton & Hotels and Resorts, Westin Hotels & Resorts, L Méridien, St-Regins y W Hotels. A su vez, la marca W es aprehendida por el público usuario asociada a estándares de la más alta calidad en servicios de hospedaje temporal y servicios de restauración, generando una conexión psicológica con el goodwill o buena fama de los servicios dotados por ella y con su origen empresarial.

 

6. Prueba de la capacidad distintiva del signo W es el hecho que se encuentra registrado solo o con otros elementos en numerosos países del mundo, incluso países que conforman la Comunidad Andina.

 

7. La marca se encuentra registrada en el Perú en su versión mixta.

 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

 

SEXTO.- A través de la Interpretación Prejudicial 426-IP-2016 que obra de fojas 708 a 724, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respondió las preguntas planteadas por esta Sala en la consulta formulada a través de la Resolución Veintisiete, estableciendo lo siguiente:

 

“2. Marcas conformadas por letras

(…)

 

2.2 Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. (…)

 

2.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio, no será registrable.

 

2.5. En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.

 

2.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo será mayor.

 

2.7. Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con lo señalado en la presente Interpretación Prejudicial.

 

3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

(…)

 

3.2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

 

3.3 La distintividad tiene un doble aspecto:

 

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

 

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

 

3.4 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad.

(…)

 

4. La distintividad adquirida o “secondary meaning”

(…)

 

4.2 La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

(…)

 

4.3 El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real, efectivo y prolongado en el tiempo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida. (…)

 

4.5 En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

 

4.6 De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.

 

b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

 

4.7 Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.

(…)

 

5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomas sus decisiones

(…)

 

5.5. (…) el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros.

(…)

 

5.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

(…)

 

5.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signo idénticos o similares.

 

6.1 ¿Cómo determinar la distintividad de signos constituidos únicamente por una letra (W) cuando no se presentan elementos adicionales ni peculiaridad en su diseño y solo poseen un carácter arbitrario con relación de los servicios que pretende distinguir?

 

Para determinar la distintividad de signos constituidos únicamente por una letra se deberán seguir los lineamientos desarrollados en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

 

6.2 ¿Cuál es el criterio a considerar al realizar el examen de registrabilidad del signo (W) si como tal, goza de la protección marcaria en países de la Comunidad Andina y fuera de ella, considerando que en nuestro país registra inscrita su versión mixta en una clase distinta a la sociedad?

 

 Para responder a esta consulta, se deberá en primera instancia tener en cuenta lo explicado en el Tema 5 del Apartado E de la presente providencia. Por otra parte este Tribunal desea realizar ciertas precisiones:

 

- El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

 

- El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.

 

- En consecuencia, se deberá determinar si el análisis de marcas realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedades intelectuales oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

 

6.3. ¿Es relevante para el examen de registrabilidad que el signo solicitado (W) haya adquirido distintividad por su uso en el mercado (extranjero) en una clase diferente?

 

Para responder esta pregunta se deberá tomar en consideración los lineamientos establecidos en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

 

OPINIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

 

SETIMO.- El Ministerio Público, a fojas 776, opinó que se confirme la sentencia que declaró infundada la demanda, en razón a:

 

1. Del reporte de búsqueda fonética por denominación, se observa que en la Clase 35 de la Clasificación existen diversas marcas conformadas por la letra W o que se encuentran constituidas por combinaciones de letras que utilizan la letra W, de lo cual se infiere que el público usuario de los servicios comprendidos en dicho sector de mercado se encuentra familiarizado con el uso de la letra W en la conformación de marcas de servicio, ya sea en su forma mixta o denominativa.

 

2. Por lo tanto, la resolución materia de nulidad se ha emitido en concordancia con el criterio interpretativo de observancia obligatoria establecida en la Resolución 1127-1998-TPI-INDECOPI porque es un requisito esencial para inscribir un signo distintivo compuesto por una letra que se de cumplimiento al carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o sea arbitraria con respecto a los productos o servicios en cuestión; que el signo sirva para diferenciar productos o servicios de un empresario respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada, pues es el elemento que le permite al consumidor diferenciar los productos o servicios de otros similares en el mercado e identificar cuál es el origen empresarial del que estos provienen.

 

3. Los registros concedidos en otros países o en Países Miembros de la Comunidad Andina, no otorgan un mejor derecho para solicitar en el Perú una decisión similar, toda vez que el INDECOPI tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud que se presente, determinando si esta cumple con los requisitos para acceder

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

 

OCTAVO.- En el expediente administrativo podemos apreciar lo siguiente:

 

1. Fojas 01, obra la solicitud de registro de marca presentada por STARWOOD respecto al signo denominativo con grafía

especial para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina de la Clase 35.

 

2. Fojas 6 a 15, obra la Búsqueda Fonética por Denominación de la Clase 35.

 

3. Fojas 18 a 21, obra la Resolución N° 000184-2011/DSD-INDECOPI de fecha 06 de enero de 2011 que deniega el registro de marca solicitado.

 

4. Fojas 23 a 34, obra el recurso de apelación formulado por STARWOOD.

 

5. Fojas 149 a 156, obra la Resolución N° 2328-2011/TPI-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2011 que confirmó la resolución precedente.

 

COMPETENCIA DEL COLEGIADO

 

NOVENO.- El artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

 

DÉCIMO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, María Elena Ledesma Narváez^[1] comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del Juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (…)”, por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito.

 

MARCO LEGAL

 

DÉCIMO PRIMERO.- En el caso bajo análisis resulta de aplicación la normativa siguiente:

 

a) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece respecto de la marca, lo siguiente:

 

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

c) las letras y los números;

d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

e) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

f) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

 

Es decir, la marca constituye un signo distintivo empleado para identificar productos o servicios en el mercado, y puede estar conformado por palabras (signo denominativo), gráficos (signo figurativo), una combinación de los anteriores (signo mixto), así como por sonidos u, olores que posean una distintividad y originalidad tal que permitan que el consumidor los identifique de otros productos o servicios y relacione dicha marca con determinadas cualidades y opte o no por adquirir el producto o servicio. Es así que una marca es aquel signo inmaterial, que consta de originalidad y distintividad que permite al consumidor realizar una elección de consumo, a favor o en contra de la marca en cuestión.

 

Por su parte, en relación a la irregistrabilidad de un signo y el riesgo de confusión se ha señalado las siguientes limitaciones:

 

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad”.

 

RESPECTO AL REQUISITO DE DISTINTIVIDAD Y LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SECONDARY MEANING

 

DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto al requisito de distintividad para el registro marcario, se debe tener en cuenta que éste se constituye en fundamental al momento del análisis de registrabilidad, pues como se ha expresado, la marca sirve para que se identifiquen productos o servicios en el mercado y ello se logra a partir que el signo distintivo a registrar tenga un contenido diferenciador. Es así que la doctrina destaca las funciones de la marca:

 

i) competitiva; ii) publicitaria; iii) de protección del titular; iv) de protección del consumidor, etc.; pero conforme lo detalla el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 04-IP-95, “(…) la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

 

En ese sentido, la distintividad se convierte en el elemento esencial de las marcas, y si bien lo tomamos como un requisito para el registro, ello no debe confundirse con que posteriormente se pueda verificar que el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad. En efecto, tal como señala Parra Satizábal^[2], “al hablar de distintividad como requisito esencial de la marca, mezclan o confunden dicho concepto con el de los signos genéricos o descriptivos, e incluso con el de los signos que son similares o idénticos a otros que ya tienen protección, olvidando que ellos son distintivos en sentido estricto y que están afectados por una falta de distintividad relativa a una clase de productos o servicios específicos, que no obstante, les permite ser marca respecto a otras clases diferentes, lo cual no sucede con un signo afectado por falta de distintividad absoluta, pues aquí el signo carece del elemento esencial para ser marca en términos generales y con independencia de la clases de productos o servicios”, por ende, lo primero que debe analizarse en toda solicitud, es si el signo cumple con los requisitos de registrabilidad (distintividad y susceptibilidad de representación gráfica) y posteriormente, si incurre en alguna de las prohibiciones.

 

Por otra parte, el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 destaca que a pesar de las prohibiciones al registro contenidas en éste, “un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

 

La capacidad distintiva de un signo puede presentar cambios en el transcurso del tiempo, los que pueden ser negativos o positivos. Los negativos se verán reflejados en lo que se conoce como vulgarización de la marca, cuando la marca por el uso y el transcurso del tiempo se convierte en una designación común o genérica para identificar o designar los productos o servicios para los cuales se registró, habiendo perdido su carácter distintivo. Los positivos por otra parte, se darán al momento en que un signo que carecía de distintividad, la adquiere por el uso constante en el mercado, y a ello se conoce como la distintividad adquirida por el uso o “secondary meaning”.

 

Una denominación adquiere un significado secundario cuando se ha obtenido un carácter distintivo como consecuencia de su uso, los posibles compradores han llegado a percibirla como una denominación que identifica los bienes de una determinada forma, es decir, como artículos producidos por una persona o empresa en particular. El concepto del “secondary meaning” se basa en la idea de signos que originariamente (de forma primaria) no son protegibles como marcas por carecer de distintividad, pero posteriormente pueden ser protegidos si el público consumidor, por consecuencia del uso, asocia el signo como un identificador de la fuente de los productos o servicios, siendo ésta su principal característica, en otras palabras, la asociación creada en la mente de los posibles compradores o usuarios entre la supuesta marca y el origen empresarial de los productos, convirtiéndose en un indicador de la procedencia empresarial.

 

Dicha distintividad adquirida por el uso deberá ser examinada por la autoridad administrativa basándose las pruebas que pueda aportar el solicitante, las cuales deben estar orientadas a probar el uso intenso o prolongado del signo, su publicidad y su percepción por parte de los consumidores.

 

ANALISIS DE LOS AGRAVIOS

 

DÉCIMO TERCERO.- Refiere STARWOOD que el Juzgado no ha tenido en cuenta la Resolución 1127-1998/TPI-INDECOPI que es un precedente de observancia obligatoria para la aplicación de la ya derogada Decisión 344, y que estableció que se podrían registrar como marcas los signos constituidos exclusivamente por letras, para posteriormente referir que al existir una norma como la Decisión 486, ya no es necesario para permitir el registro en base a dicho precedente.

 

Lo que se advierte en la demanda es que el cuestionamiento se encuentra dirigido a que el INDECOPI ha sostenido que en aplicación a dicho precedente la marca solicitada no debe ser registrada, al no contar con elementos particulares que le otorguen distintividad, sin tener en consideración ya no es necesario aplicar el precedente pues la Decisión 486 permite el registro de marcas constituidas por letras.

 

Efectivamente, lo que el precedente de observancia obligatoria expresó en su momento ya ha sido superado con la emisión de la Decisión 486 y la referencia expresa en su artículo 134 a la posibilidad de registrar marcas que sean conformadas por letras y números, sin embargo, lo contenido en el precedente 1127-1998/TPI-INDECOPI no se encuentra en oposición a lo actualmente establecido en la Decisión 486 y a la jurisprudencia andina, pues como lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial precedente, el signo compuesto por letras debe analizarse de acuerdo al producto o servicio, si es arbitrario respecto del producto o servicio será registrable y lo contrario sucede si resulta descriptivo, genérico o de uso común; es decir, la misma conclusión a la que arriba la apelante y que incluso comparte el INDECOPI en su Resolución 2328-201/TPI-INDECOPI al haber referido que el signo podrá registrarse en caso se conjugue los 3 supuestos:

 

1. Que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión;

 

2. Que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir; y

 

3. Que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no exista riesgo de confusión.

 

Se debe tener en cuenta que la sola arbitrariedad del signo no otorga distintividad, sino que este último es un requisito a evaluar para el registro, ello es así pues claramente la letra W es arbitraria respecto de los servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina), pero no puede pretenderse que esta sea la única exigencia para el registro, caso contrario se otorgaría registros por el solo hecho de conformarse el signo con una letra o un número, lo cual resulta irrazonable, ya que debe atenderse a los derechos que genera el otorgamiento del registro de una marca, es decir, impedir que otro agente en el mercado emplee el mismo signo o uno similar.

 

Por tales motivos, los argumentos de la apelante desarrollados en este considerando no serán amparados.

DÉCIMO CUARTO.- La empresa impugnante refiere también que el signo visto en su conjunto es suficientemente distintivo, pues está revestida de una configuración particular, al tratarse de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente, generando que no sea percibida por el público ususario relevante como una simple y ordinaria letra W.

 

Contrario a lo expresado por STARWOOD, de la visualización del signo no se advierte distintividad en él, pues no existen mayores elementos que generen una visión de conjunto particular. Asimismo, no cuenta con una grafía especial que le aporte distintividad, siendo que el trazo grueso del diseño no le otorga mayor diferencia a la escritura regular de la letra W; tampoco genera impacto a la vista ni destaca por algún detalle, por el contrario, se evidencia simpleza en su presentación al registro, tal como lo ha expresado la juez de primera instancia, por lo que dicho argumento tampoco desvirtúa la decisión administrativa y lo expresado en primera instancia judicial.

 

DÉCIMO QUINTO.- Por otro lado, se indica que el uso continuo de la marca en el mercado, el nivel de excelencia de los servicios que distingue, la amplia publicidad que despliega y la promoción de los servicios que prestan sus hoteles y centros vacacionales la han dotado de aptitud distintiva suficiente para ser indicador de un origen empresarial determinado.

 

La demandante ha presentado en la vía administrativa impresos de la página web de su empresa (folios 35 a 72), así como del contenido de la página web Wikipedia (folios 73 a

76), de las que se aprecia que la letra para distinguir productos y servicios de su representada, va acompañado de la palabra “Hotels”, como se encuentra registrado en el

Perú con Certificado N° 49441  para distinguir servicios de la clase 43 (fojas 88), lo cual no acredita la alegada publicidad o nivel de excelencia que refiere, más aún cuando la página web no promociona servicios de la clase 35 sino específicamente de la clase 43. En ese sentido, la alegada modernidad y funcionalidad de sus hoteles, su ubicación, diseño sofisticado, estilo elegante, comodidad, servicio atento, cortesía y demás características que se puedan expresar, no tienen repercusión respecto a la posible distintividad adquirida por un signo si es que ello no se acredita debidamente.

 

Si bien se alega que el análisis corresponde a la capacidad distintiva adquirida por el uso de la marca, independientemente de la clasificación, hace referencia específica a que su marca tiene un uso protagónico y una presencia relevante en el sector hostelería y restauración, es decir, respecto de una clase en la que ya cuenta con registro marcario como se expresó líneas arriba, pero que no podría considerarse que el público relevante de los servicios de la clase 35 conozcan o se encuentren familiarizados con este y por ende, sea indicador de procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

 

Por lo tanto, no existe suficiente material probatorio con el que se pueda verificar que el signo ha adquirido distintividad a razón de su uso intenso o prolongado en el mercado, y que se haya implantado en la mente del consumidor la asociación entre el signo y el origen empresarial de los servicios, por lo que no es de aplicación el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

 

DÉCIMO SEXTO.- También se ha expresado que el signo goza de protección marcaria en diversos países, incluso de la Comunidad Andina, por lo que el hecho que se encuentre registrado solo o con otros elementos en numerosos países del mundo es prueba fehaciente de la capacidad distintiva del signo .

 

Sobre ello, tal como ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, bajo el principio de autonomía las oficinas de registro de marcas juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes, por lo que la obtención de un registro de marca en determinado país no supone que se deberá conceder el registro en cualquiera de los países miembros. Más aún, no estamos ante el caso de un derecho de prioridad o de una oposición de carácter andino, por lo que las decisiones de otras autoridades administrativas no vinculan al INDECOPI a otorgar el registro del signo.

 

En tal medida, el hecho de que se haya otorgado el registro del signoen Colombia (folios 77), en nada enerva el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina competente en el país y su independencia frente a las decisiones anteriores otorgadas por otros entes.

 

La misma lógica se debe rebatir ante el argumento que no se ha tenido en cuenta que la

marca en su versión mixta  ya cuenta con protección en el Perú en las clases 43 (Certificado 49441) y 36 (Certificado 49733), puesto que ello no obliga ni vincula a la autoridad a registrar la variación de una marca anteriormente otorgada.

 

Consecuentemente, el signo solicitado a registro se encuentra dentro de lo previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486; en consecuencia, la Resolución N° 2328-2011/TPIINDECOPI, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, de fecha 21 de octubre de 2011, que confirma la Resolución N° 184-2011/DSDINDECOPI expedida el 06 de enero del mismo año, denegando el pedido de registro de marca de servicio solicitado por la actual demandante, ha sido expedida con arreglo a ley.

 

CONCLUSIÓN

 

DÉCIMO OCTAVO.- Atendiendo a las consideraciones expuestas, se concluye que la sentencia impugnada debe ser confirmada.

 

PARTE RESOLUTIVA

 

Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado resuelve:

 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Veintiuno, del 27 de enero de 2016, obrante de fojas 585 a 600, que declaró infundada la demanda de fojas 74 a 103. En los seguidos por STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase.-

 

TORRES GAMARRA DÁVILA BRONCANO

 

NUÑEZ RIVA