Republic of Korea

특 허 법 원

제 1 부

판 결

 

사건:  2008허8150  등록무효(특)

원 고(탈 퇴):  A

미합중국

대표자 B

소송대리인:  변호사 김상근, 오관석, 황민서

소송대리인:  변리사 양영환, 김윤기, 이주호

원고 승계참가인:  C

스위스

대표자 D, E

소송대리인:  변호사 김상근, 오관석, 황민서

소송대리인: 변리사 양영환, 김윤기, 이주호

피고:  F

소송대리인:  변호사 강동세

소송대리인:  특허법인 명문

담당변리사 박건우

 

변 론 종 결:  2010. 2. 24.

판 결 선 고:  2010. 3. 19.

 

주 문

1. 원고 승계참가인의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고 승계참가인이 부담한다.

 

청 구 취 지

특허심판원이 2008. 5. 27. 2007당3289호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

 

이 유

1. 기초사실

 

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

 

가. 이 사건 특허발명

 

(1) 발명의 명칭 : 뼈의 고정에 관련한 외과적 처치를 위한 개선된 팽창 기구

 

(2) 출원일(국제출원일)/우선권 주장일 : 1996. 7. 25.(1995. 1. 24.)/1994. 1. 26.

 

(3) 등록일/등록번호 : 2002. 9. 23./제0355207호

 

(4) 특허권자 : 원고 승계참가인(원고 승계참가인은 이 사건 소 제기 후인 2009. 5. 7. 원고로부터 이 사건 특허발명의 권리를 이전받아 2009. 7. 23. 이 사건 소송절차에 승계참가하였고, 원고는 같은 날 피고의 동의를 얻어 이 사건 소송절차에서 탈퇴하였다.)

 

(5) 특허청구범위

 

청구항 1. 뼈에 삽입되어 해면골을 압박하여 골절된 피질골을 이동시킬 수 있는 힘을 가하는 장치로서(이하 ‘구성 ①’이라 한다), 상기 장치는 카테터를 포함하며, 카뉼라를 통하여 뼈에 삽입되기 위한 크기 및 형상을 가진 원거리 쪽의 단부를 구비하고, 상기 카테터는 그 원거리 단부 부근에서, 수축된 상태에서 카뉼라 내부의 통로를 통해 뼈로 삽입되는 크기 및 형상을 가진 벽을 구비한 팽창 가능한 몸체를 지지하며(이하 ‘구성 ②’라 한다), 더욱 상기 벽은, 팽창 가능한 몸체의 뼈 내부에서의 확장에 대응하여 힘을 가하도록 된 크기 및 형상이며, 더욱 해면골 내의 확장을 구속하도록 팽창 가능한 몸체의 두께를 변화시키는 구조(이하 ‘구성 ③’이라 한다)인 것을 특징으로 하는 장치(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).

 

청구항 2 내지 24. (각 기재 생략)

 

(6) 도면 : 별지 1 이 사건 특허발명의 주요 도면의 도시와 같다.

 

나. 비교대상발명들

 

(1) 비교대상발명 1 (이 사건 심결의 인용발명 1)

 

비교대상발명 1은 1992. 4. 28. 공고된 미국특허공보 제5,108,404호에 게재된 ‘팽창 장치를 이용한 뼈를 고정하기 위한 외과적 방법’에 관한 것으로서, 그 주요 내용과 도면은 별지 2 비교대상발명 1의 기술 내용 및 주요 도면의 기재 및 도시와 같다.

 

(2) 비교대상발명 2 (이 사건 심결의 인용발명 4)

 

비교대상발명 2는 1978. 4. 11. 공고된 미국특허공보 제4,083,369호에 게재된 ‘외과용 기구’에 관한 것으로서, 그 주요 내용과 도면은 별지 3 비교대상발명 2의 기술 내용 및 주요 도면의 기재 및 도시와 같다.

 

(3) 비교대상발명 3

 

비교대상발명 3은 1993. 10. 19. 공고된 미국특허공보 제5,254,091호(을 제1호증)에 게재된 ‘로우 프로파일 풍선 카테터 및 그 제조방법’에 관한 것으로서, 그 주요 내용과 도면은 별지 4 비교대상발명 3의 기술 내용 및 주요 도면의 기재 및 도시와 같다.

 

다. 절차의 경위

 

(1) 피고는, 2007. 11. 27. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 공지된 비교대상발명 1, 2, 3 등으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 등의 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

 

(2) 특허심판원은 위 등록무효심판 사건을 2007당3289호로 심리한 후, 2008. 5. 27. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

 

2. 이 사건의 쟁점

 

당사자들은, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3으로부터 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 관하여 다투고 있으므로, 이 사건의 쟁점은 과연 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부이다(이 외에 피고는 이 사건 제1항 발명에 관하여 기재불비 주장을 하였으나, 이 사건 제1차 변론준비절차 기일에 위 주장을 철회하였다).

 

3. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

 

가. 기술분야 및 목적 대비

 

(1) 기술분야

 

이 사건 제1항 발명은 골절된 뼈를 고정하여 치료하기 위하여 골절된 뼈에 삽입되어 내강(cavity)을 형성 또는 확장하는 팽창 가능한 몸체(풍선)를 갖는 장치를 제공하기 위한 것이고(갑 제3호증 중 제2쪽), 비교대상발명 1은 골절된 뼈를 고정하여 치료하기 위하여 뼈 안에 삽입되어 공동부를 형성 또는 확장하는 팽창 장치에 관한 것이며(갑 제4호증 중 ‘요약’란), 비교대상발명 2는 자궁 적재술과 같은 부인과 의학 분야에 적용되는 팽창 가능한 풍선 부재가 구비된 외과용 기구에 관한 것이고(갑 제5호증 중 ‘요약’란), 비교대상발명 3은 혈관, 요도와 같은 인체도관을 팽창시키거나 메우는 데 사용되는 비팽창성 풍선 카테터에 관한 것이므로(을 제1호증 중 ‘요약’란 및 컬럼 1), 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2, 3은 모두 인체 속에 삽입되어 인체의 특정 부위를 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 외과용 장치에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.

 

이에 대하여 원고 승계참가인은, 이 사건 특허발명은 척추후굴복원술분야에 속하는 발명이고 척추정형외과와 산부인과 및 심장내과는 각기 별도의 전문적 의료분야로 분류되므로 그 통상의 기술자는 척추압박골절에 관한 풍부한 임상경험을 갖는 ‘척추정형외과 전문의’에 한정된다고 보아야 하고, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 당시에는 이 사건 특허발명의 발명자들 이외에는 척추후굴복원술분야에 관여하는 사람이 전무하여 척추후굴복원술용 풍선 카테터 장치가 정형외과분야에조차 그다지 알려져 있지 않았을 뿐만 아니라 척추정형외과와 산부인과 및 심장내과 사이에 교류도 없었으므로 비교대상발명 2 또는 3과 같이 척추정형외과가 아닌 다른 전문적 의료분야의 기기에 관한 발명은 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부를 판단하는 데 비교대상발명으로서 사용되어서는 안 된다는 취지로 주장한다.

 

살피건대, 특허법 제29조 제2항 소정의 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 출원발명이 이용되는 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 할 것이고(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후987 판결 등 참조), ‘통상의 기술자’란 ‘특허발명의 출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인’을 말하는 것이다.

 

이 사건에 관하여 보건대, ① 이 사건 특허발명의 명세서 중 ‘요약’란에는 ‘이 사건 특허발명의 풍선의 주요 목적은 특히 척추체에서(이에 제한되지 않음) 뼈의 통로 또는 내강을 형성 또는 확장하는 데 있다.’라고 기재되어 있고, ‘실시예’란에는 ‘척추체를 위한 풍선’ 외에도 ‘원위부 요골, 근위 경골의 고평부, 근위 상박골, 근위 대퇴골의 두부를 포함하는 긴 뼈들을 위한 풍선’ 등이 기재되어 있는 사실, ② 이 사건 특허발명의 발명자 가운데 한 사람인 G는 ‘척추정형외과 전문의’가 아니라 ‘생화학자’인 사실, ③ 이 사건 특허발명의 명세서 중 ‘배경기술’란에는 다수의 혈관성형용 카테터 등이 선행기술로 기재되어 있는 사실, ④ 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2, 3이 비록 구체적인 치료 대상 질환은 다르지만 모두 인체 속에 삽입되어 인체의 특정 부위를 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 외과용 장치라는 점에서는 공통되는 사실 등은 위에서 본 바와 같거나, 갑 제3호증의 기재, 갑 제12, 20호증 각 일부 기재에 의하여 인정할 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자들 역시 정형외과 분야에 국한되지 않고, 의학·생화학 등 관련 분야의 기초지식을 토대로 하여, 심혈관질환 분야에서 사용되는 혈관성형용 풍선 카테터 등 인체 속에 삽입되어 인체의 특정 부위를 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 다양한 외과용 장치를 선행기술로 삼아 연구·개발한 결과 척추체, 원위부 요골, 근위 경골의 고평부, 근위 상박골, 근위 대퇴골의 두부 등 뼈 내부에서 통로 또는 내강을 형성 또는 확장하는 데 사용될 수 있는 이 사건 특허발명에 이른 것이라고 봄이 상당하여, 이 사건 특허발명에서의 통상의 기술자가 ‘척추정형외과 전문의’로 한정된다거나, 비교대상발명 2 또는 3과 같이 척추정형외과가 아닌 다른 전문적 의료분야의 기기에 관한 발명은 척추정형외과용 의료분야의 기기에 관한 발명인 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부를 판단하는 데 비교대상발명으로서 사용될 수 없다고 볼 수는 없고, 갑 제7 내지 11, 13 내지 19호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 갑 제12, 20호증의 각 일부 기재, 증인 X의 증언 및 이 법원의 대한정형외과학회·식품의약품안전청·건강보험심사평가원에 대한 각 사실조회결과만으로는 이와 달리 볼 수 없다.

 

(2) 목적

 

먼저, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 골절된 뼈를 복원하기 위하여 골절된 뼈에 삽입되어 내강을 형성 또는 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 장치를 제공하기 위한 것이라는 점에서 그 목적이 동일하다.

 

다음으로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 2, 3은 인체 속에 삽입되어 인체 특정 부위를 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 외과용 장치를 제공하기 위한 것이라 점에서는 그 목적에 공통점이 있으나, 다만, 이 사건 제1항 발명은 골절된 뼈를 복원하기 위하여 사용되는 것인데 비하여, 비교대상발명 2는 자궁 적재술과 같은 부인과 의학 분야에 적용되는 외과용 기구에 사용되고, 비교대상발명 3은 혈관, 요도와 같은 인체도관을 확장하는 데 사용된다는 점에서, 달성하고자 하는 구체적인 목적에는 차이가 있다.

 

나. 구성 및 작용효과 대비

 

(1) 구성 ① 대비

 

이 사건 제1항 발명의 구성 ①은 ‘뼈에 삽입되어 해면골을 압박하여 골절된 피질골을 이동시킬 수 있는 힘을 가하는 장치’로서, 이는 비교대상발명 1의 ‘골절된 뼈에 삽입 후 팽창시켜 뼈의 해면골 내지 골수가 뼈 외벽의 내면(피질골)을 압박하게 함으로써 골절된 뼈의 공동부를 확대하는 팽창 장치’(갑 제4호증 중 ‘요약’란, 도 28)에 대응된다.

 

양 구성은 골절된 뼈에 삽입되어 해면골 내지 골수를 압박하여 피질골을 이동시킴으로써 골절된 뼈를 원래 형태 내지 위치로 복원하고 해면골 안에 내강(공동부)을 형성하는 장치라는 점에서 그 구성 및 작용효과가 동일하다.

 

(2) 구성 ② 대비

 

이 사건 제1항 발명의 구성 ②는 위 구성 ①의 장치가 ‘카테터를 포함하고, 카뉼라를 통하여 뼈에 삽입되기 위한 크기 및 형상을 가진 원거리 쪽의 단부를 구비하며, 카테터는 그 원거리 단부 부근에서 수축된 상태에서 카뉼라 내부의 통로를 통해 뼈로 삽입되는 크기 및 형상을 가진 벽을 구비한 팽창 가능한 몸체를 지지’하는 구성으로서, 이는 비교대상발명 1의 ‘카뉼라(30)의 내부 통로를 통해 뼈에 삽입되는, 목 부분(77)이 형성되고 목 부분(77)의 원거리 단부에 체커형 형상을 갖는 풍선(76)을 지지하는 팽창 장치’(갑 제4호증 중 도 21-24)에 대응된다.

 

양 구성은 카뉼라 내부의 통로를 통해 뼈로 삽입되는 장치로서 카테터[목 부분(77)]를 포함하고 카테터[목 부분(77)]의 원거리 단부 부근에서 수축된 상태로 뼈에 삽입되는 팽창 가능한 몸체[풍선(76)]를 지지한다는 점에서 그 구성 및 작용효과가 동일하다.

 

(3) 구성 ③ 대비

 

㈎ 구성 ③의 의미 확정

 

이 사건 제1항 발명의 구성 ③은 ‘팽창 가능한 몸체의 벽은, 팽창 가능한 몸체의 뼈 내부에서의 확장에 대응하여 힘을 가하도록 된 크기 및 형상이고, 더욱 해면골 내의 확장을 구속하도록 팽창 가능한 몸체의 두께를 변화시키는 구조’이다. 그런데 위 구성 ③에서 ‘팽창 가능한 몸체의 뼈 내부에서의 확장에 대응하여 힘을 가하도록 된 크기 및 형상’, ‘해면골 내의 확장을 구속하도록’, ‘팽창 가능한 몸체의 두께를 변화시키는 구조’라는 기재는 추상적이어서 이러한 특허청구범위 기재 자체만으로는 팽창 가능한 몸체의 구조를 구체적으로 확정하기 어려우므로 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 그 기술내용을 확정할 필요가 있다.

 

먼저, ‘팽창 가능한 몸체의 뼈 내부에서의 확장에 대응하여 힘을 가하도록 된 크기 및 형상’, ‘해면골 내의 확장을 구속하도록’이라는 기재의 의미에 관하여 보건대, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 “특히, 본 발명은 골절이나 압박골절되기 쉬운 뼈를 치료하는 데에 사용되는 풍선에 관한 것이다. 이 풍선은 상기 뼈에 삽입되도록 부풀릴 수 있으나(inflatable) 확장되지는 않는(non-expandable) 몸체로 구성된다. 외피골의 원래 위치를 복원하고 해면골 안에 내강을 형성하기 위해 내부 해면골을 압축시키는 데 충분하게 풍선이 팽창되도록 풍선의 몸체는 소정의 모양과 사이즈를 가진다. 풍선 몸체는 상기 소정의 형상과 크기를 창출하도록 제한되는 결과, 팽창된 외피골이 골절 혹은 붕괴되지 않았다면, 완전히 팽창된 풍선 몸체는 외피골의 내부면에 대하여 실질적인 압력을 가하지 않게 된다. … 이들 풍선들은 해면골을 최대한으로 압축하기 위하여 안에 주입될 뼈의 내부 형상에 근접한 모양을 가진다. 바람직하기로 풍선들은 특별한 치료 효과를 얻기 위해 또 다른 디자인 요소를 가질 수 있다. 이 풍선들은 바람직하게는 비탄력성의 물질로 만들어지고, 팽창되었을 때 정해진 형상을 유지하도록 여러 가지 제한 구성이 가해진다.”(갑 제3호증 중 제4-5쪽)라고 기재되어 있는바, 이러한 명세서의 전체적인 기재에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③에서 ‘팽창 가능한 몸체의 뼈 내부에서의 확장에 대응하여 힘을 가하도록 된 크기 및 형상’, ‘해면골 내의 확장을 구속하도록’이라는 기재는 ‘팽창 가능한 몸체(풍선)가 외피골(피질골)을 복원하면서 해면골 안에 내강을 형성하기에 충분한 팽창 크기 및 뼈의 내부 형상에 근접한 형상을 갖지만, 완전히 팽창된 몸체(풍선)는 더 이상 확장(non-expandable)되지 않게 되어 외피골의 내부면에 실질적인 압력을 가하지 않은 채 정해진 형상을 유지(확장을 구속)하는 구성’ 정도를 의미한다고 봄이 상당하다.

 

다음으로, ‘팽창 가능한 몸체의 두께를 변화시키는 구조’라는 기재의 의미에 관하여 보건대, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 “팽창 기구 자체의 모양 이외에도, 본 특허의 다른 중요한 점은 모든 골수에 대하여 최적의 압력을 제공하기 위하여 적합한 팽창이 이루어지도록 하는 풍선의 벽(walls)구조이다.”(갑 제3호증 중 제4쪽), “풍선의 최대한으로 확장된 사이즈와 모양은 풍선 몸체의 부분 부분에 설치된 부가적 재료로 인해 제한되어지는데, 이로 인해 추가되는 두께가 제한 부재의 역할을 한다. 또한, 풍선의 최대 확장 사이즈와 벽 모양은 망작업, 풍선의 몸체의 부분에 녹여 붙어 있는 물질을 감는 것, 연속적인 혹은 비연속적인 줄들이 내부를 가로질러 어느 한 곳에 풀로 고정되어 있거나, 바깥에 연결되어 있어 두 개의 풍선의 몸체를 이어 봉합하거나, 풀이나 열로 몸체의 양 면을 붙이는 것과 같이 장치에 형성되는 내부 혹은 외부의 제한 구조에 의해 제한된다. 풍선의 구면 부분은 풍선의 몸체를 조립하면서 비탄력적인 재료를 사용하거나 위에 설명된 것과 같은 부가적인 장치로 제한될 수 있다.”(갑 제3호증 중 제5쪽)라고 기재되어 있는바, 이러한 명세서의 전체적인 기재에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③에서 ‘팽창 가능한 몸체의 두께를 변화시키는 구조’라는 기재는 ‘팽창 가능한 몸체(풍선)의 부분 부분에 두께를 달리하는 구조’ 정도를 의미하는 것으로 봄이 상당하다.

 

결국, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③은 명세서의 전체적인 기재에 비추어 ‘팽창 가능한 몸체(풍선)의 벽이 뼈 내부에서 완전히 팽창되는 경우 더 이상 확장되지 않으면서 정해진 크기와 형상을 유지하도록 풍선의 부분 부분에 두께를 달리하는 구조’라고 확정할 수 있다.

 

㈏ 대응 구성의 확정

 

① 비교대상발명 1의 대응 구성

 

비교대상발명 1의 명세서에는, “본 발명의 목적은 골다공 뼈 또는 비골다공 뼈의 골절의 각 경우에 있어서 피질골의 내면의 형상과 동일한 형상 또는 그 내면의 형상에 부합할 수 있는 형상을 가지는 팽창 장치를 제공하는 것이다. 예를 들면, 척추체의 피질골의 내면의 형상은 디스크형 또는 체커형이고, 디스탈레디어스의 피질골은 호리병 형상이며, 상완골 근위부의 피질골 또한 호리병 형상이다.”(갑 제4호증 중 컬럼 2), “풍선(76)의 외형은 실질적으로 척추체(66)의 피질벽의 내면과 동일한 외형을 가진다. 상기 풍선의 팽창 과정은 풍선(76)의 적절한 삽입을 보장하기 위해 형광투시법으로 감시된다. 타원형 풍선인 경우의 상기 풍선은 최대 높이가 될 때까지 조영제를 서서히 주입한다. 이 작업을 완수하기 위해서는 300psi 정도의 압력이 필요하다. 상기 풍선의 팽창 상태는 척추의 측방향 형광투시도 상에서 감시되어야 한다. 상기 뼈가 척추관 내부를 향해 후방 변위하거나 풍선(76)이 완전히 팽창하면 풍선의 팽창을 중단시키기 위한 신호를 발생한다. 이 시점에서 풍선을 더욱 팽창시키면 척추 코드나 척추신경근이 손상된다.”(갑 제4호증 중 컬럼 7), “상기 풍선(95)은 피질골의 내면의 형상과 실질적으로 동일한 형상을 갖는다.”(갑 제4호증 중 컬럼 8)라고 기재되어 있는바, 이러한 기재에 비추어 보면, 비교대상발명 1의 풍선은 ‘뼈의 피질골의 내면 형상과 동일하거나 이에 부합하는 형상을 갖고 있어서 완전히 팽창하는 경우 더 이상 확장되지 않는 정해진 크기 및 형상을 갖는 것’이라고 봄이 상당하고, 이는 이 사건 제1항 발명의 구성 ③에 대응된다.

 

이에 대하여 원고 승계참가인은, 비교대상발명 1에서는 풍선의 팽창 전 초기 외형을 척추체(66) 피질벽의 내면 형상과 동일하게 한 것일 뿐, 실제로 풍선이 뼈 내부에 삽입되어 팽창되었을 때 피질벽 내부의 형상에 부합하도록 팽창된다는 의미는 아니므로, 비교대상발명 1에 이 사건 제1항 발명의 구성 ③의 대응 구성이 나타나 있는 것은 아니라는 취지로 주장한다.

 

살피건대, 비교대상발명 1의 명세서에는 ‘풍선의 외형이 척추체 피질골의 내면 형상과 동일하거나 이에 부합하는 외형을 가진다.’라는 취지로만 기재되어 있을 뿐이고, 위 풍선의 외형이 팽창 전 초기 외형을 의미하는 것인지 아니면 팽창 후 외형을 의미하는 것인지에 대하여는 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

 

그러나 비교대상발명 1의 명세서에는 위에서 본 기재 외에도, “본 발명의 방법을 실행하기 전에 먼저 새기탈/코로날(sagittal and coronal) CAT-스캔 화상을 획득해야 한다. 상기 코로날 스캘 화상은 또 치료 대상의 척추체의 폭을 측정하는 데 필요하고, … 치료 대상의 척추체의 높이를 측정하는 데 필요하다.”(갑 제4호증 줄 컬럼 5), “상기 풍선(76)의 직경은 수술 전의 CAT-스캔의 결과에 의해 측정된다. 상기 직경은 1.0-3.5㎝의 범위이다. 상기 풍선(도 23)의 축방향 높이는 척추체 골절의 수술 시의 감소된 높이에 의해 결정된다. 상기 높이는 0.5-4.0㎝의 범위이다. 상기 풍선의 배치가 약간의 편심을 이루면, 보다 작은 치수의 풍선이 필요하다. 상기 풍선(76)에는 목 부분(77)이 있고, 풍선(76)의 외형은 실질적으로 척추체(66)의 피질벽의 내면과 동일한 외형을 가진다.”(갑 제4호증 중 컬럼 7), “도 28A는 척추체 내에 타원형 팽창 장치를 삽입한 초기 상태 및 팽창 장치가 팽창된 후의 상태를 보여주는 척추체의 도식적인 측면도이고, 도 28B는 척추체의 뼈 골수 내의 공동부 또는 통로를 형성하기 위한 도 28A의 팽창 장치의 부분 팽창 상태를 보여주는 도 28A의 유사도이며, 도 28C는 척추체 내의 뼈 골수를 더욱 압박하기 위해 척추체 내에 삽입된 체커형 팽창 장치를 보여주는 도 28B의 유사도이고, 도 28D는 척추체 내에 액상 뼈 또는 메틸 메타크릴레이트 시멘트를 주입하는 초기 주입단계를 보여주는 도 28C의 유사도이며, 도 28E는 상기 액상 뼈 또는 메틸 메타크릴레이트 시멘트가 경화된 후의 척추체를 보여주는 도 28D의 유사도이다.”(갑 제4호증 중 컬럼 3), “타원형 풍선(65)의 목적은 척추체(66)의 내부에서 체커 형상의 제2의 팽창 장치 또는 풍선(76)(도 21-23)의 중심을 결정하기 위한 것이다. 상기 타원형 풍선을 수축시켜 제거한 후, 체커형 또는 원통형 풍선(76)을 카뉼라 내에 삽입하여 도 21에 도시된 척추체(66)의 내부에 진입시킨다.”(갑 제4호증 중 컬럼 6)라고 기재되어 있어, 이러한 기재로부터, 비교대상발명 1에서, ‘풍선의 직경과 축 방향 높이는 치료대상 척추체의 폭과 높이에 의해 결정되고, 척추체 내에서 최종적으로 해면골 또는 골수를 피질골의 내부 표면에 압착하는 풍선은 위와 같은 폭과 높이를 갖는 체커 형상의 풍선이라는 점’을 알 수 있는데, 풍선의 팽창 후 외형이 척추체 피질골의 내면 형상과 동일하지 않다면 굳이 팽창 전 초기 외형을 피질골의 내면 형상과 동일하게 형성할 이유가 없다고 할 것이므로, 비교대상발명 1의 풍선(76)의 팽창 후 외형은 척추체의 피질골 내면 형상과 실질적으로 동일한 것이라고 봄이 상당하다.

 

따라서 위에서 본 바와 같이, 비교대상발명 1의 풍선(76)은 ‘뼈의 피질골의 내면 형상과 동일하거나 이에 부합하는 형상을 갖고 있어서 완전히 팽창하는 경우 더 이상 확장되지 않는 정해진 크기 및 형상을 갖는 것’으로서 이 사건 제1항 발명의 구성 ③에 대응된다고 할 것이므로, 이에 반하는 원고 승계참가인의 위 주장은 받아들일 수 없다. 

 

② 비교대상발명 2, 3의 대응 구성

 

또한 비교대상발명 2의 명세서에는, “본 발명은 … 공기주입식 패킹 및 자궁 적재 수술을 수행하는 드레인 기구와 같은 역할을 할 수 있도록 풍선의 형상이 수정된 개선된 장치를 제공하기 위하여 안출된 것으로, 개선된 장치는 축방향으로 위치된 강성 튜브 부재와 풍성 형상의 팽창 가능한 부재를 포함한다. … 팽창 가능한 부재의 절반은 다른 부분에 비하여 큰 비율로 팽창되어 환자의 등뼈나 골반에 면하도록 위치되고, 이에 따라, 튜브가 캐비티의 내부에 위치될 때, 튜브는 질과 축상으로 정렬될 수 있다. … 개선된 투관침 보호물의 형태의 다른 실시예는 원환체의 형상으로 형성되며, 그에 따라, 외과적인 수술을 수행할 수 있도록 캐비티를 확장시키고 튜브 부재의 단부에서 적절한 공간을 마련하는 팽창 가능한 부재를 제공한다. (상기와 같은 원환체의 형상은) 팽창 가능한 부재를 중간 부분과 중간 부분에 비하여 단면이 상대적으로 두꺼운 외측의 두 부분으로 이루어진 동축상으로 정렬된 세 부분을 포함하도록 함으로써 수행될 수 있다.”(갑 제5호증 중 컬럼 1), “본 발명의 제1실시예에 따르면 장치(10)는 크게 중공의 튜브 부재(11)와 팽창 가능한 부재(12)로 구성된다. … 팽창 가능한 부재(12)는 두께가 다른 비교적 얇은 벽 영역(35)과 비교적 두꺼운 벽 영역(36)을 갖는다.”(갑 제5호증 중 컬럼 1-2, 도 1, 2), “본 발명의 제2실시예에서, … 부재(46)는 각각 환형의 형상을 갖고 그 면이 쉴드 부재(41)의 수직으로 부분적으로 위치되는 제1, 2, 3밴드(47)(48)(49)를 각각 포함한다. 제1 및 제3밴드(47)(49)는 그들의 사이에 배치되는 제2밴드(48)보다 실질적으로 두꺼운 부재로 형성된다. 따라서 팽창 시 팽창된 부재는 밴드(47)(48)(49)의 두께의 차이 때문에 평형 상태에서 거의 도넛형의 형상으로 형성된다. … 거의 도넛형의 형상은 외과용 수술을 완성하기 위하여 캐비티를 확장되도록 할 수 있으며, 팽창 가능한 부재가 차지하지 않은 적절한 공간이 튜브의 말단에 만들어질 수 있도록 캐비티를 푸쉬할 수 있다. 이와 같은 형상은 … 동일한 두께를 갖는 팽창 가능한 부재에 비하여 중요한 공간을 제공할 수 있다.”(갑 제5호증 중 컬럼 2-3, 도 3)라고 기재되어 있고, 비교대상발명 3의 명세서에는, “풍선 카테터는 혈관과 요도와 같은 인체도관, 캐비티 및 개구를 팽창시키거나 메우는 데에 사용된다. 카테터는 길이 방향으로 연장된 카뉼라와 카테터의 말단에 인접되게 카뉼라의 주위에 위치되는 팽창 가능한 풍선으로 형성된다. 전형적인 과정에 따르면, 카테터는 풍선이 수축되거나 로우 프로파일 상태로 제공된다. 카테터는 팽창이 요구되는 부분에 로우 프로파일 상태의 풍선이 위치되도록 인체도관으로 유입된다. 이와 같은 상태에서 풍선은 하이 프로파일 상태가 되도록 팽창되거나 확장되며, 이에 따라 인체도관의 벽을 방사상으로 늘리게 된다. … 이와 같은 팽창 카테터는, 전형적으로 비팽창성 풍선에 의하여 특징되며, 비교적 비가소성, 따라서 팽창되지 않는, 또는 미리 설정한 크기를 넘어 팽창되지 않는 폴리에틸렌 등의 재료로 형성된다. 비팽창성의 특징은, 지나치게 신장되는 것에 의하여 혈관이나 도관이 손상되지 않는 것을 보장하기 때문에 특히 유리하다. 그러나 비팽창성 특성을 갖는 비교적 비가소성의 재료는 풍선을 말리게 하고, 압축하고, 접혀지고, 또는 로우 프로파일의 상태로 되는 특성을 방해하는 경향이 있다.”(을 제1호증 중 컬럼 1), “본 발명에 따르면, 풍선의 길이 방향을 따라 실질적으로 일정한 직경을 갖는 형상으로 카테터 튜브 위에 감기는 것이 가능한 풍선 카테터가 제공된다. 또한 로우 프로파일 상태에서 날카로운 부분이 없다.”(을 제1호증 중 컬럼 2), “팽창 카테터(10)는 벽(11)을 갖는 인체도관의 내부에 위치되고, 길이 방향으로 연장되며, 말단(14)과 근위단을 갖는 카뉼라(12)를 포함한다. 또한 카테터(10)는 풍선(16)의 단부영역(23)(25)에 각각 위치되는 말단벽(18)과 근위단벽(21)을 갖는 풍선(16)을 포함한다. 단벽(18)(21)은 비교적 얇고 직경이 큰 중앙벽(27)에 비하여 두께가 두껍고 직경이 작다.… 본 발명에 따르면 두께천이영역(43)은 높이천이영역(41)에 비하여 짧은 축방향 길이를 갖는다. 이것은 단벽(21)이 비교적 짧은 거리를 가지면서, 단벽(21)의 두께가 천이벽(32)을 따라서 중앙벽(27)의 두께와 대체로 동일한 두께로 얇아지기 때문에 발생된다. … 종래의 풍선은 높이천이영역(41)의 축방향 길이와 대체로 동일한 두께천이영역(43)을 갖는다. 즉, 천이벽(32)의 두께는 단부영역(25)과 중앙영역(30)의 사이의 전체 축방향 거리에서 점진적으로 감소한다. 이것은 풍선이 팽창되거나 하이 프로파일 상태에서는 불리하게 영향을 미치지 않으나, 도 2에 도시된 바와 같이, 풍선의 감긴 상태, 로우 프로파일 상태에서는 큰 영향을 미친다. 카뉼라(12)로부터 짧은 반경 방향의 거리로 이격된 천이영역의 상대 두께로 인하여, 종래의 풍선(10)은 그 감긴 형상이 바람직하지 않은 개의 뼈(dog bone) 형상을 갖는 경향을 갖는다. … 천이영역(36)의 벽(32) 및 천이영역(38)의 벽(34)을 얇게 하는 것으로써, 풍선(16)의 벽은 카뉼라(12)에 인접한 부분에서는 두꺼워지고, 또한 카뉼라(12)로부터 대략 반경 방향의 거리 이르러서는 얇게 된다. 이와 같은 방법으로, 감긴 형태에서 도 1의 풍선은 도3에 도시된 것과 같이, 로우 프로파일 상태를 달성한다.”(을 제1호증 중 컬럼 4-6, 도 1, 2, 3, 6)라고 기재되어 있는바, 이러한 기재에 비추어 보면, 비교대상발명 2, 3에는 풍선이 팽창되거나 수축되었을 때 정해진 크기와 형상을 유지하고자 하는 기술적 과제를 설정하고 이에 대한 구체적인 과제해결의 수단으로 풍선 자체의 벽 두께를 달리하는 구조를 채택하고 있음을 알 수 있으며, 이러한 구조는 이 사건 제1항 발명의 구성 ③에 대응된다.

 

㈐ 대비 판단

 

이 사건 제1항 발명의 구성 ③과 비교대상발명 1의 위 대응 구성을 대비하면, 비교대상발명 1의 대응 구성은 뼈의 피질골의 내면 형상과 실질적으로 동일한 외형을 갖는 풍선으로서 완전히 팽창되었을 때 더 이상 확장되지 않고 정해진 크기와 형상을 유지하는 것이라는 점에서, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③의 ‘팽창 가능한 몸체의 벽이 뼈 내부에서의 확장에 대응하여 힘을 가하도록 된 크기 및 형상’, ‘해면골 내의 확장을 구속하는 구조’와 별다른 차이가 없고, 다만, 비교대상발명 1의 대응 구성에는 풍선이 완전히 팽창되었을 때 더 이상 확장되지 않고 정해진 크기와 형상을 유지하도록 하는 구체적인 수단, 즉 ‘풍선 몸체의 두께를 달리하는 구조’에 관하여 명시적인 기재가 없다는 점에서만 이 사건 제1항 발명의 구성 ③과 차이가 있다.

 

그러나 위에서 본 바와 같이 비교대상발명 2, 3에는 풍선이 팽창되었을 때 정해진 크기와 형상을 유지하고자 하는 기술적 과제와 이를 해결하기 위한 구체적인 수단으로 풍선 자체의 벽 두께를 달리하는 구조가 개시되어 있고, 아래의 각 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2 또는 3을 결합하는 데 결합의 곤란성이 있다고 볼 수 없으며, 결합으로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3으로부터 충분히 예측할 수 있는 범위 내에 있다고 할 것이어서, 결국, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2 또는 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있는 것이다(원고 승계참가인은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 당시에 통상의 기술자의 기술 수준이 매우 낮아서 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2 혹은 1, 3을 용이하게 결합할 수 없다는 취지로 주장하나, 아래의 각 사정에 비추어, 위 주장을 받아들일 수 없다).

 

즉, 비교대상발명 1, 2, 3은 모두 풍선을 인체 내에 삽입시켜 인체의 특정 부위를 외측으로 압박함으로써 내강을 형성하거나 확장하는 풍선 카테터인 점에서 기술분야와 목적이 공통되고, 비교대상발명 1에는 풍선이 완전히 팽창되었을 때 더 이상 확장되지 않고 정해진 크기와 형상을 유지하도록 하는 구체적인 수단을 제외하고는 이 사건 제1항 발명의 기본적인 구성이 모두 개시되어 있으므로, 통상의 기술자는 비교대상발명 1의 다른 핵심적인 구성을 변경하거나 새로운 기술사상을 접목하는 등의 노력 없이 비교대상발명 2 또는 3의 풍선 벽의 두께를 달리하는 구성을 비교대상발명 1의 풍선에 단순히 적용하는 것만으로도 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 도출할 수 있다.

 

다. 대비결과

 

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2, 3과 기술분야가 동일하다. 또한, 이 사건 제1항 발명의 목적은 비교대상발명 1과는 동일하고, 비교대상발명 2, 3과는 전체적으로 공통된 부분이 있어 목적의 특이성이 인정되지 않는다. 나아가, 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1에 비교대상발명 2 또는 3을 결합하면 모두 도출할 수 있는 것인데, 통상의 기술자가 위와 같은 결합을 하는 데에 곤란성이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 위 결합으로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3으로부터 충분히 예측할 수 있는 범위 내에 있어, 그 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 없다.

 

따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 비교대상발명 2 또는 3의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이다.

 

라. 원고 승계참가인의 기타 주장에 대한 판단

 

이에 대하여 원고 승계참가인은, 이 사건 특허발명은 의학적·상업적 성공을 거둔 것이고, 이러한 성공은 이 사건 특허발명의 현저한 효과를 보여주는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되어서는 안 된다는 취지로 주장한다.

 

그러나 특허발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 관한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 등 참조), 이 사건 제1항 발명에 따른 제조품의 의학적·상업적 성공이 위에서 살펴본 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명들의 대비 판단 결과를 좌우할 수 있는 사유라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 24개항에 이르는 점에 비추어 보면, 위에서 배척한 원고 및 원고 승계참가인 제출 증거들만으로는 전적으로 제품의 상업적 성공이 이 사건 제1항 발명에 의한 것이라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없으므로, 원고 승계참가인의 위 주장을 받아들일 수 없다.

 

4. 결론

 

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2 또는 1, 3에 의하여 그 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고 승계참가인의 청구를 기각한다.

 

재판장 판사 김용섭

 

판사 이상균

 

판사 박태일

 

별지 1

이 사건 특허발명의 주요 도면

 

    도 1(본 발명의 한 실시예 투시도)     도 3(본 발명의 다른 실시예 개략도)

          

                   도 8(척추체에 삽입되는 모양의 수직단면도)

              

[도면부호의 설명]

10 : 풍선, 11 : 풍선 몸체, 12, 14 : 풍선 부분, 16 : 흡입튜브, 18, 20 : 튜브, 21 : 카테터, 26 : 카뉼라, 28 : 통로, 77, 79 : 팽창 가능체 양면, 109 : 팽창 기구, 110, 112, 114 : 풍선 부분, 115 : 튜브시스템, 117 : 제한기구  끝.

 

 

별지 2

비교대상발명 1의 기술 내용 및 주요 도면

 

1. 기술 내용

 

팽창 장치를 이용한 뼈를 고정하기 위한 외과적 방법에 관한 것으로서, 그 치료방법은 골절된 뼈 내에 가이드 핀과 카뉼라를 구비한 도구를 침투시키는 단계, 치료 대상의 뼈에 공동부 또는 통로를 확장시키기 위해 뼈의 골수를 드릴링 하는 단계, 풍선과 같은 팽창 장치를 공동부에 삽입한 후 팽창시킴으로써 뼈의 외피질 벽의 내면에 골수를 압박시켜 공동부를 더욱 확장시키는 단계, 공동부 내에 유동성 합성 뼈 물질이나 메틸메타크릴레이트 시멘트를 주입하여 경화시킨 다음 도구를 제거하는 단계를 포함하는데, 위 팽창 장치는 피질골의 내면 형상과 동일한 형상 또는 그 내면 형상에 부합하는 형상을 가진다(예 : 척추체의 피질골 내면 형상은 디스크형 또는 체커형, 디스탈레디어스와 상완골 근위부의 피질골은 호리병 형상)(갑 제4호증 중 컬럼 2).

 

2. 주요 도면

도 21(체커형 팽창 장치가 골수를 확장시키는 모습 상태도)      

          

 

도 22, 23(체커형 팽창 장치의 평면도 및 측면도)

 

도 24(척추제 내에 체커형 팽창 장치가 삽입된 모습 상태도)

도 28(치료 단계 측면도)

  

 

 

별지 3

비교대상발명 2의 기술 내용 및 주요 도면

 

1. 기술 내용

 

자궁 적재술과 같은 부인과 의학분야에 적용되는 외과용 기구에 관한 것으로서, 그 기술구성은 평형에 도달할 때의 형상을 미리 설정할 수 있도록 두께가 다른 팽창 가능한 풍선 부재와, 튜브 부재로 이루어져 있는데, 제1실시예에는 비교적 얇은 벽 영역(35)과 두꺼운 벽 영역(36)을 갖는 비대칭 원통형상의 팽창 가능 부재(12), 그리고 제2실시예에는 제1, 3밴드(47, 49)가 제2밴드(48)보다 두꺼운 부재로 형성되어 있는 도우넛 형상의 팽창 가능 부재(46)가 개시되어 있다(갑 제5호증 중 ‘요약’란, 컬럼 2, 3). 

2. 주요 도면

         도 1(제1실시예의 개략도)             도 2(도 1의 ‘2-2 평면’의 단면도)

               

                           도 3(제2실시예의 개략도) 

                 끝.

 

별지 4

비교대상발명 3의 기술 내용 및 주요 도면

 

1. 기술 내용

 

혈관과 요도와 같은 인체도관을 확장시키는데 사용되는 로우 프로파일(low profile) 풍선 카테터 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 풍선(16) 단벽(18, 21)이 중앙벽(27)에 비해 두께가 두꺼운 풍선(16)이 개시되어 있다(갑 제6호증 중 컬럼 5).

 

2. 주요 도면

 

도 1(풍선 카테터의 축방향 단면도)   도 2(종래 풍선 카테터의 로우 프로파일 상태도)

  

 도 3(본 발명의 로우 프로파일 상태도)   도 6(도 1의 4분면 단면도)

             

 

끝.